ps_07 by Издательский дом "Интеллектуальная собственность"

ps_07

26/6/07

15:27

Page 1

çÄìóçé-èêÄäíàóÖëäàâ ÜìêçÄã «ИС» выходит с 1957 года (до 1992 г. – под названием «Вопросы изобретательства») Периодичность – 12 выпусков в год Журнал зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Регистрационный ПИ № 77-15023 Учредитель – ООО «Издательский Дом «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»

èêéåõòãÖççÄü ëéÅëíÇÖççéëíú

Главный редактор – Н.Б. ЛЬЯНОВА E-mail: pravo@intelpress.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ И АВТОРЫ!

Редакционный совет Б.П. Симонов (д-р техн. наук) – Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) А.Н. Григорьев (канд. юрид. наук) – президент Евразийского патентного ведомства А.Д. Корчагин – заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) А.Б. Кашеваров (канд. экон. наук) – заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) А.В. Наумов – заместитель директора Департамента государственной научно-технической и инновационной политики Минобрнауки России Ю.Ю. Манелис – председатель Республиканского совета ВОИР, действительный член Международной академии авторов научных открытий и изобретений Ю.П. Фомичев (канд. техн. наук) – советник Международного фонда технологий и инвестиций

Объединенная редакция Д.С. Льянова (канд. экон. наук) – генеральный директор. E-mail: diana@intelpress.ru Ю.А. Шевяков – заместитель главного редактора. E-mail: prom@intelpress.ru Н.М. Каменецкая – ведущий редактор. E-mail: avtor@intelpress.ru Е.В. Костромцова – компьютерная верстка

№ 7, 2007

Решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ журналы «ИС. Промышленная собственность» и «ИС. Авторское право и смежные права» включены в новый Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук (редакция октябрь–декабрь 2006 г.) . Новый Перечень введен с 1 января 2007 г.

Адрес объединенной редакции (офис): г. Москва, Раушская наб., 4, комн. 416 Почтовый адрес объединенной редакции: 115035, г. Москва, а/я 66 Тел.: +7 (495) 959-33-24, 230-18-05, 959-33-07 E-mail: pravo@intelpress.ru http://www.intelpress.ru

ps_07

26/6/07

15:27

Page 2

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 4

Н. Нырова Параллельный импорт – за и против

ПРАВО 19

Д. Бондаренко Распоряжение исключительными правами на объекты промышленной собственности Правовое регулирование отношений

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 26

А. Крысанов Перспективы введения института совладения правом на товарный знак в России

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 32

Г. Соловьева Часть четвертая ГК РФ: возможные последствия новаций в гражданском законодательстве

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 39

В. Томашев Куда ведут товарный знак нововведения Гражданского кодекса?

СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 45

Е. Уткина, С. Синеокий, Е. Гаврилова, А. Агранович, О. Скородумова Проблемы депонирования штаммов микроорганизмов для целей патентной процедуры

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 3

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА ОБМЕН ОПЫТОМ 53

В. Малин Опыт защиты прав российской компании на международный товарный знак в Казахстане

СТРАНИЧКА АСПИРАНТА 67

Д. Косунова Применим ли принцип исчерпания прав к услугам?

В. Каневский Информация, составляющая коммерческую тайну: имущественный интерес как показатель ее коммерческой ценности

М. Кошуринов Анализ постановления ЦИК и СНК СССР «о патентах на изобретения» 1924 года Из истории патентного законодательства

М. Тюнин Гражданско-правовые способы защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 90

ЗАКОНЫ. ДОКУМЕНТЫ. КОММЕНТАРИИ 95 135

Тарифы на услуги ФИПС Тарифы на услуги ВПНТБ Роспатента

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 4

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ – ЗА И ПРОТИВ

Н. НЫРОВА, канд. юрид. наук, китаевед, OOO «Агентство международных экономических и правовых поверенных» (г. Хабаровск)

В современной экономике возросла роль нематериальных активов, в числе которых товарные знаки, (далее – ТЗ). Поскольку интеллектуальные права (авторские и патентные права, права на средства индивидуализации продукции и др.) способны обеспечить конкурентные преимущества в экономике и политике, развитые страны стремятся сохранить и усилить их. Однако эти стремления вступают в противоречие с публичными интересами, препятствуют доступности знаний, свободе перемещения товаров (работ и услуг), развитию добросовестной конкуренции. Товарный знак, бывший поначалу просто средством индивидуализации продукции разных изготовителей, сам стал товаром. Теперь одним товарным знаком могут одновременно пользоваться не только собственник или создатель, но и другие добросовестные приобретатели прав на ТЗ (лицензиаты, дистрибъюторы). Естественно, им пытаются воспользоваться и недобросовестные лица – изготовители и продавцы подделок. С усилением роли товарных

знаков возникли проблемы, связанные с пониманием их сущности и использованием. В настоящей статье данные проблемы анализируются на примере российско-китайских торгово-экономических отношений. Проблема 1. С ней столкнулся Китай как ОЕМ-изготовитель продукции для иностранных заказчиков (ОЕМ-производство часто именуется «контрактным производством», «лицензионным производством», «производством по заказу» – прим. автора). Увеличение спроса на товары с определенным товарным знаком привело к превращению ТЗ в желанный международный бренд. Разные компании получают в пользование такой ТЗ на основании лицензионных договоров. Изготовление продукции с известными ТЗ, как правило, заказывается в стране с более дешевым производством, например в Китае. Иностранный заказчик – по сути, владелец прав на ТЗ – стремится зарегистрировать его в стране фактического производства, но это не всегда возможно.

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 5

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА В стране фактического изготовителя этот ТЗ может оказаться уже зарегистрированным другим лицом. Китайский изготовитель на основании документа, подтверждающего право заказчика на ТЗ в стране ввоза и эксплуатации продукции (как правило, легализованного свидетельства о регистрации ТЗ в стране заказчика), выполняет договор производственного подряда. Однако в судебной практике были примеры, когда китайская таможня арестовывала партию такого товара при отправке на экспорт, так как в базе данных таможни обнаруживался другой владелец прав на такой же или схожий до степени смешения товарный знак1. Только в 2004 г. народный суд высшего звена г. Пекина издал разъяснение по данной проблеме2, в котором указал, что выполнение ОЕМ-изготовителем своих обязательств по изготовлению и поставке продукции только на экспорт не нарушает прав других владельцев аналогичного или похожего ТЗ в Китае. Китайскому ОЕМизготовителю достаточно проверить наличие права иностранного заказчика на данный товарный знак и не выпускать продукцию на внутренний рынок КНР. Суд указал, что ОЕМ-производство на основе договора – это вид международного вывоза труда, экспорт услуг по предоставлению рабочей силы (как если бы китайские рабочие занимались производством за рубежом).

Сами китайцы склонны считать излишним административное регулирование в области защиты ТЗ при экспорте. По их мнению, каждая страна должна сама себя защищать в вопросах, касающихся интеллектуальной собственности, и поэтому достаточно ограничиться таможенной защитой при импорте. Проблема 2. Реальность такова, что передача (в виде отчуждения или лицензии) товарного знака другому изготовителю часто приводит к потере первоначального (оригинального) качества продукции. Особенно при производстве в развивающихся странах, где качество оригинала и так называемой стопроцентной копии могут сильно различаться. Однако нормы ответственности за степень несоответствия, как и допустимые нормы отклонения от первоначального качества, не установлены. Например, остается открытым вопрос: как определить, когда продукцию еще можно считать оригинальной, а когда она уже становится фальсификацией? Причинами такого несоответствия качества продукции являются: – использование более дешевого оборудования по сравнению с новым, которое не закупается, а технологии пытаются адаптировать к уже существующим старым линиям; – изменение технологии в сторону адаптации к вкусовым интересам

1 Поставка ОЕМ-продукции только на экспорт не образует состава правонарушения (Судейская оценка дела) // Интеллектуальная собственность Китая. – 2005. – 3 августа. – С. 6; на кит. яз. 2 Пункт 13. Разъяснения по некоторым вопросам, возникающим при рассмотрении гражданских споров, связанных с торговыми знаками. (Документ народного суда высшего звена г. Пекина, № 48 от 18.02.2004 г.); на кит. яз.

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 6

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА потребителя из другой страны; некоторые компоненты заменяются с разрешения владельца товарного знака. Названные изменения технологии при освоении лицензионной продукции многие специалисты считают неизбежными и допустимыми. Однако возникает вопрос: насколько потребитель согласен принять такую замену и платить не за воплощение «вкуса» оригинала, а за марку. С этим связан другой вопрос: не пора ли вводить в обращение такое понятие, как «бренд второго порядка» или «субренд», или «подбренд», которые могли бы характеризовать допустимые отклонения от оригинала, но при этом не претендовать на цену оригинала? Проблема 3. Параллельный импорт товарных знаков (Trade mark Parallel Import) – это ситуация, когда импортер без согласия обладателя прав на товарный знак ввозит однородные товары с таким же ТЗ, изготовленные за рубежом на законном основании3. Чаще всего параллельный импорт осуществляется из страны с низкой ценой на товар в страну с высокой ценой. Параллельный импорт возник изза конфликта принципов, связанных с правами на товарный знак: «принципа исчерпания прав» и «принципа территориальности прав» на ТЗ. Однако оттенок негативности параллель-

ному импорту придали собственники прав на ТЗ и их дистрибьюторы. «Принцип исчерпания прав» также именуется принципом «единовременного исчерпания прав» или «принципом первой продажи». Это означает, что если правообладатель товарного знака выпустил на рынок первую партию товара с данным ТЗ, то он утрачивает контроль над своим правом на этот знак в отношении данной партии товара. Его право как бы «исчерпывает себя». Что касается действия этого принципа на территории одного государства, то практически все соглашаются с его универсальностью. Разногласия возникают тогда, когда речь идет о международной торговле, в которой проявляются экономическое и политическое неравенство стран. Сторонники параллельного импорта считают, что если исчерпание прав произошло в одной стране, то это должно означать исчерпание прав и в международном масштабе4. Противники же параллельного импорта настаивают на том, что если права на товарный знак носят территориальный характер (т. е. действуют только на территории, где они прошли соответствующую регистрацию), то к исчерпанию прав также следует применять территориальный принцип. То есть, исчерпание прав на одной территории не может автоматически привести к исчерпанию прав на дру-

3 Чжао Бо. Юридический теоретический анализ проблемы параллельного импорта товарных знаков //www.law-lib.com (20 марта 2006 г.); на кит. яз. 4 Лю Юнвэй. Об универсальности исчерпания прав / Интеллектуальная собственность, 2001 (1) : 12–18; на кит. яз.

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 7

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА гой территории. Противники параллельного импорта возражают против возможности исчерпания прав в международном масштабе, утверждая, что предел исчерпания прав совпадает с пределом территории действия этих прав. Там, где права не существуют, нельзя говорить об их исчерпании5. Сторонники этого подхода утверждают, что нельзя рассматривать весь мир как единый рынок, пытаясь расширить тем самым юридическую силу прав на товарный знак6. Споры, связанные с параллельным импортом возникли с принятием ГАТТ, созданием ВТО, когда экономически развитые страны стали терять свои конкурентные преимущества и возводить барьеры нетарифного характера, к которым относится и запрет на параллельный импорт. Однако в мире крепнут возражения против запрета параллельного импорта прав на ТЗ. Когда создавалась ВТО, в Соглашении ТРИПС право запрещать другим лицам осуществлять параллельный импорт интеллектуальных прав было предоставлено только обладателям патентов. Иначе говоря, право на импорт патентных прав было предоставлено только патентодержателю и уполномоченному им лицу. Вопрос относительно исчерпания прав ст. 6 Соглашения ТРИПС7 позволяет каждому государству решать

самостоятельно. Поэтому можно утверждать, что ВТО не может и не обязана объединять (унифицировать) позиции разных государств в отношении параллельного импорта ТЗ. Природа параллельного импорта товарных знаков Первоначально товарный знак применялся для того, чтобы потребитель мог различать однородные товары разных производителей8. В настоящее время ТЗ уже может повысить конкурентоспособность товара до такой степени, что сам становится ресурсом при формировании цены товара. Товарный знак обособился от других характеристик товара и уже сам по себе стал товаром. Когда ТЗ несет в себе только отличительную функцию, то в этом проявляется исключительный характер прав на него, и право владельца запрещать всем другим лицам использовать ТЗ не вызывает сомнения. Когда же товарный знак сам становится товаром, то он выполняет уже иную функцию – зарабатывание денег для своего владельца. Здесь исключительность прав приобретает монополистический характер, так как только обладатель прав на ТЗ является лицом, которое может продавать на рынке товары с данным товарным знаком. Отсюда и возникает противостояние

5 Лю Чуньтянь. Право интеллектуальной собственности / Пекин: Изд-во народного университета Китая, 2000 г.; на кит. яз. 6 У Цинван, Ху Биньбинь. Экономико-правовой анализ параллельного импорта товарных знаков (2006-1-19) www.duozhao.com (8 апреля 2006 г.); на кит. яз. 7 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. 8 В настоящей статье мы ведем речь, прежде всего, о товарных знаках как средствах индивидуализации товаров (продукции), а не о знаках обслуживания.

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 8

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА принципа исчерпания прав и принципа территориальности, которые по-разному соотносятся с природой товарного знака. Согласно принципу исчерпаемости прав ТЗ рассматривается как товар, а принцип территориальности предполагает акцентирование на отличительную функцию товарного знака. Однако противники параллельного импорта пытаются поменять эти принципы местами: чтобы принцип территориальности означал рассмотрение товарного знака как товара, а согласно принципу исчерпаемости прав ТЗ считался бы средством индивидуализации однородных товаров. Для чего? Когда обладание правами на ТЗ приобретает монополистический характер, правообладатель рассчитывает получить максимальные выгоды из своего монопольного положения на рынке. На практике это выражается в том, что он в зависимости от готовности зарубежных потребителей стремится установить для рынков разных стран различные цены на однородный товар. Это так называемая ценовая дискриминация. Например, компания «Сони» в 2003 г. сначала в Гонконге, а затем в континентальном Китае выпустила на рынок ноутбуки марки VAIO. Однако для Китая цена на них была установлена на 25% выше, чем для Гонконга. Фактически компания «Сони», используя дискриминацию цен, отказалась от рыночного механизма ценообразования. Вместо того чтобы разрабатывать стратегии маркетинга

и продаж, она стала «установителем цен». В результате рынок данной продукции утратил свою эффективность как регулятора цены, качества, спроса и предложения. Следствием этого стал рост контрабанды9. Поддержание ценовой дискриминации на рынке возможно только с помощью следующих правовых средств: – использование законодательства (лоббирование принятия законов, запрещающих параллельный импорт); – внесение ограничивающих или запрещающих условий в договоры с уполномоченными лицами (дистрибьюторами; лицами, испрашивающими лицензии). Кто-то может возразить, что дискриминация цен допускается Соглашением ТРИПС в упоминании об исключительных правах на объекты патентования. Однако даже такая дискриминация в сфере патентных прав – скорее исключение, чем правило. Природа двух видов исключительных прав (патентных прав и прав на товарные знаки) неодинакова. Удачный патент требует от изобретателя затрат и усилий не только на стадии разработки, но и в ходе доработки продукции, уже выведенной на рынок. Существует большой риск невозврата средств, затраченных на новую продукцию, так как всегда неизвестно, как новинка будет принята рынком. К тому же сроки охраны патента ограничены, и научно-технический прогресс не стоит на месте, в связи с чем держатель патента вряд ли сможет длительное время

9 Чжао Бо. Юридический теоретический анализ проблемы параллельного импорта товарных знаков //www.law-lib.com (20 марта 2006 г.); на кит. яз.

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 9

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА доминировать на рынке. Чрезмерное ограничение обладателя патента не будет стимулировать развитие науки и техники. Поэтому ему предоставлены определенные права, чтобы облегчить проблему окупаемости затрат на создание научно-технического результата. Средства, которые затрачиваются на ТЗ, имеют другое предназначение. Они направляются прежде всего на рекламу чтобы сделать ТЗ, узнаваемым и известным потребителю. Следующая задача товарного знака – увеличение объема продаж с целью занять определенную долю рынка. Однако эти средства, затрачиваемые на создание и раскрутку ТЗ, не являются расходом, требующим обязательной и полной компенсации за счет потребителей. Не каждый товарный знак способен стать брендом. Поэтому не могут быть приняты аргументы обладателей прав на ТЗ, считающих, что дискриминация цен и запрет параллельного импорта ТЗ необходимы, чтобы вернуть средства, затраченные на товарный знак. К тому же, интернационализация (коммерческое распространение) товарных знаков происходит быстрее, чем интернационализация патентов. Поэтому, если патентные права могут быть защищены от параллельного импорта, то в отношении ТЗ частные задачи по окупаемости затрат на их раскрутку подменили социально-значимые задачи, решаемые патентом. В такой подмене заинтересованы только обладатели прав на ТЗ. Ко-

нечно, они пытаются объяснить, что названные затраты направляются на создание репутации товару, обладающему высоким качеством. Однако с этим трудно согласиться: репутация товара должна создаваться хорошим качеством самой продукции и обслуживания потребителей. В последнее время, когда сами брендодержатели не занимаются производственной деятельностью (развивая ОЕМ-производство), они не всегда в состоянии обеспечивать должное качество продукции. Примерами служат участившиеся отзывы продукции с рынков. Получается, что при понижении гарантий качества брендодержатель пытается с помощью дискриминации цен гарантировать себе максимально высокую прибыль. К тому же подобный монополизм позволяет задерживать появление новейших моделей на рынках некоторых стран, чтобы «сплавлять» устаревшую продукцию. Международным сообществам (например Европейскому Союзу) легче расширить территориальность внутри себя, разрешая параллельный импорт ТЗ за счет применения регионального принципа исчерпания прав. Такое сокращение объема охраны прав на товарный знак сразу вызвало снижение цены на товар, рост объема продаж и потребления, а также нанесло удар по производству контрафактного товара и контрабанде. В России закреплен национальный принцип исчерпания прав, основанный на регистрации товарного знака10.

10 Чжао Бо. Юридический теоретический анализ проблемы параллельного импорта товарных знаков // www.law-lib.com (20 марта 2006 г.); на кит. яз.

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 10

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА Из трех принципов исчерпания прав (международный, региональный, национальный) Россией, которая не является родиной большинства мировых брендов и транснациональных компаний (ТНК), выбран и охраняется самый регрессирующий принцип. А вот в Китае, например, неоднозначно относятся к параллельному импорту – в одних случаях считают, что его надо разрешать (так как товар «вышел из одних ворот»), а в других (особых) случаях – запрещать. Можно ерничать, говоря, что их позиция фактически зависит от ответа на вопрос: «А мы продаем или покупаем?». Однако в Китае сформулирована четкая точка зрения, состоящая в том, что запрет или разрешение определяется с учетом торговых интересов государства. Это честная политика, и ее можно понять и уважать. Китайцы склоняются к разрешению параллельного импорта, но с применением особого контроля, вводимого для того, чтобы потребитель мог легко определить, что товар ввезен как параллельный и не является контрабандным или поддельным. При этом при параллельном импорте товаров предлагается использовать отличительную маркировку: или регистрировать товарный знак как коллективный, или провести разделительную классификацию товаров на те, какие можно ввозить параллельно, а какие нет. На основании ст. 11, 12 Патентного закона КНР можно сделать вывод о запрете параллельного импорта па-

тентных прав11. В законе КНР «О товарных знаках»12 нет указаний (запретительных или разрешительных) насчет параллельного импорта. Для себя китайцы не видят достаточных оснований для того, чтобы их страна приняла курс на строгий запрет (или даже ограничение) параллельного импорта. Они считают, что параллельный импорт выгоден широкому кругу потребителей и разнообразит рынок дешевыми и качественными товарами. Конечно, параллельные импортеры получают уже подготовленный рынок, но это «грех небольшой», особенно после вступления Китая в ВТО, когда необходимо укреплять свободу торговли, повышать конкурентоспособность малых и средних отечественных предприятий. К тому же в Китае еще мало собственных, известных на весь мир брендов. Поэтому от параллельного импорта им будет больше пользы, чем вреда. Китайские специалисты полагают, что основным запретом, в сфере ТЗ знаков должен быть запрет на производство контрафактных товаров, подделок. Этот запрет не может распространяться на товар с таким же товарным знаком, произведенным правомерно. Поэтому для упорядочения параллельного импорта достаточно ввести несколько необходимых дополнений в законодательство или уточняющих требований к товару (например, о соответствии упаковки, наличии инструкций на языке потребителя, о четкости и понятности указания

11 Патентный закон КНР от 12.03.1984 г./ в ред. 04.09.1992 г. и 25.08.2000 г.; на кит. яз. 12 Закон КНР «О товарных знаках» от 23.08.1982 г. / в ред. 22.02.1993 г. и 27.10.2001 г.; на кит. яз.

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 11

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА владельца прав на ТЗ, знак изготовителя, импортера и т. д.). Это позволит избежать ущемления потребителя в его правах; лишить владельца прав на товарный знак оснований заявлять, что ему причиняется вред, и обвинять параллельных импортеров в недобросовестной конкуренции. В 2005 г. китайский суд первой инстанции, а затем апелляционный суд по одному из дел о параллельном импорте вынесли оправдательное решение. Суды подтвердили, что эксклюзивный дистрибьютор получил исключительное право продавать продукцию с данным ТЗ на определенной территории, и это право подлежит в Китае охране. Однако другой импортер ввез и продавал товар с таким же товарным знаком, который был изготовлен на законном основании. Так как различий в уровне качества товаров не было, как не было и никаких неточностей, неопределенностей или отличий в товарах и обозначениях, и качество рекламы обоих товаров было надлежащим, то суд не поддержал выдвинутое обвинение в недобросовестной конкуренции. Что же касается параллельного импорта, осуществленного ответчиком, то в законодательстве КНР нет никаких указаний на этот счет. Поэтому, по мнению судов, с точки зрения развития рынка и экономики, расцвета потребительского рынка, экономических интересов Китая не следует налагать на этот

вид деятельности дополнительных ограничений (запретов) под предлогом того, что ущемляются права на товарный знак13. Отношение других стран и сообществ к параллельному импорту также неоднозначно. Китайские специалисты отмечали, например, что в США закон «О таможенном тарифе» (ст. 526) и судебные прецеденты подтверждают противоправность параллельного импорта, но допускают исключения при письменном согласии обладателя прав на товарный знак или наличии соответствующей связи между импортером и обладателем прав на ТЗ. Закон Южной Кореи «О товарных знаках» (ст. 36, абз. 2) однозначно относит параллельный импорт к нарушению прав на ТЗ.

Карандашный рисунок известного китайского художника Хэ Ючжи

13 Тэн Чжицзе (Чжэцзянский университет). Исследование принципа исчерпания прав на товарный знак и проблемы параллельного импорта // www.law-lib.com (26 марта 2006 г.); на кит. яз. 14 Мяо Цзяньвэнь и др. Право интеллектуальной собственности и конкурентное право // «Фасюэ» («Право»). – 1999 г. – № 6. – С. 44; на кит. яз.

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 12

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА На Тайване Комитет по справедливой торговле в принципе признал, что параллельный импорт не всегда является нарушением правил тайваньского закона «О справедливых сделках»14. В Японии параллельный импорт подлинных товаров с товарными знаками не рассматривается как нарушение соответствующих исключительных прав. Судебная практика и законодательство уже заложили основы для того, чтобы параллельные импортеры могли законно ввозить в Японию настоящие товары с товарным знаком, принадлежащим другому лицу15. Еще в 1970 г. суд, рассматривавший иск компании «Паркер» к параллельному импортеру, сформулировал следующий «тест трех критериев» определения подлинности импортируемых товаров: 1) являются ли источники происхождения параллельно импортируемых товаров идентичными источникам происхождения товаров владельца товарного знака; 2) использовался ли товарный знак на параллельно импортируемых товарах законным и надлежащим образом; 3) не причинил ли параллельный импорт вред установившейся репутации владельца товарного знака в отношении обеспечения качества. Впоследствии «тест трех критериев» был уточнен другими судами,

в том числе Верховным судом Японии в ходе рассмотрения дел по искам компаний «Лакост» и «Фред Перри».

Верховный суд сформулировал требование, налагающее дополнительное обязательство на параллельных импортеров, а именно: перед ввозом товаров параллельный импортер должен убедиться, что товары произведены в соответствии с условиями лицензии, имеющейся у лица, уполномоченного владельцем прав на использование ТЗ. Параллельный импортер обязан заблаговременно предоставить японской таможне доказательства того, что планируемые на ввоз товары произведены в соответствии с условиями лицензионного соглашения. Таким образом, в Японии судебным порядком признано, что параллельный импорт не является нарушением прав владельца товарного знака. А запрещение параллельного импорта только потому, что так хотят владельцы ТЗ – это прямой путь к недобросовестной конкуренции и монополизации рынка.

14 Мяо Цзяньвэнь и др. Право интеллектуальной собственности и конкурентное право // «Фасюэ» («Право»). – 1999 г. – № 6. – С. 44; на кит. яз. 15 Development of recent Japanese IP cases. Parallel Import into Japan Carry a Duty of Care / By Jinzo Fujino (Manager of the IP Research Institute at NGB Corporation, Tokyo. Published: Journal of the Licensing Executives Society, les Nouvelles, December 2003) www.ngb.co.jp/english/news/ 2003/200312.html (31 марта 2007 г.).

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 13

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА В Швейцарии ни Акт «Об авторских правах», ни Акт «О товарных знаках», ни Патентный Акт не касаются вопроса разрешения или запрета параллельного импорта товаров, защищаемых правом интеллектуальной собственности. В связи с рядом судебных исков Федеральный Верховный суд по вопросу параллельного импорта издал три разъяснения, касающихся прав на товарные знаки, авторских и патентных прав. В настоящей статье мы отметим только разъяснение, связанное с товарными знаками. Федеральный Верховный суд Швейцарии подтвердил, что и по предыдущему, и по новому закону о товарных знаках (который вступил в силу в 1993 г.) параллельный импорт разрешается при условии, что «…нет никакой вероятности путаницы в отношении происхождения или качества товара, несущего товарный знак». Федеральный Верховный суд поддержал мнение нижестоящих судов, что продукция с товарными знаками, продаваемая вне системы дистрибьюторских каналов может быть импортирована без какого-либо нарушения прав на товарный знак настолько, насколько импортируемые товары, несущие товарный знак, не могут быть отличимы от товаров, продаваемых через систему дистрибьюторских каналов продаж. Другими словами, решение Суда не основывалось на различиях между национальным и международным исчерпанием прав16.

На наш взгляд, в современных условиях ограничение принципа исчерпания прав принципом территориальности нуждается в переосмыслении по следующим причинам: 1. Зарегистрировав товарный знак в одной стране, затем в другой стране правообладатель как бы «стирает» границы между этими странами (рынками этих стран). 2. Регистрируя товарный знак, правообладатель получает право на защиту продукции, несущей этот знак, от незаконного копирования или изготовления (контрафакта). Но вовсе не на защиту своих личных прав управления потоками товаров, ограничения доступа к продажам своего товара, который был произведен вполне легально. Не получает он права и на дискриминацию цен. 3. Регистрация товарного знака делается для защиты индивидуальности продукции, а не для получения разрешения на введение продукции в товарооборот на определенном рынке. В принципе, собственник (создатель, пользователь) товарного знака может и без его регистрации производить и продавать свой товар. 4. Искусственно придает негатив параллельному импорту и такое понятие, как «товар, поставленный с нарушением прав эксклюзивного дистрибьютора». Однако эксклюзивный дистрибьютор как очередной правообладатель на товарный знак появляется на основании договора с основ-

16 Dr. Cyrill P. Rigamonti, Esq. Parallel Import in Switzerland // JURIST – January 25, 2002. – Switzerland Correspondent, Dr. jur., University of Zurich Faculty of Law; http://jurist.law.pitt.edu/ World/swisscor6.htm (31 марта 2007 г.)

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 14

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ным правообладателем. Этот договор как бы пытается убедить общество, что именно дистрибьютор «вводит товар в хозяйственный оборот». Не происходит ли здесь нарушение «правил первой продажи»? Отношения между собственником ТЗ и его дистрибьюторами также представляют собой отношения купли-продажи товара. Просто эти отношения носят специфический финансовый характер: предполагают особые условия по ценам (скидки), расчетам (отсрочка платежа) и т. д. Но дистрибьютор не получает товар безвозмездно. Поэтому продажа товара региональному дистрибьютору и есть факт первой продажи, означающий исчерпание прав. 5. Следует разделять параллельный импорт продукции, защищаемой авторским правом, патентным правом и правом на средства индивидуализации продукции. 6. Следует различать продукцию, которая полностью производится только самим правообладателем ТЗ (непосредственно им), и ту, которая производится по ОЕМ-способу (международному производственному подряду). 7. Сейчас в мире существуют «ключевые технологии», которые не передаются по лицензии. Значит, наличествует «ключевая деталь», которая широко продается по всему миру и обязательно присутствует в технической продукции, защищаемой разными патентами, товарными знаками в различных вариантах. Технически сложная продукция может состоять из большого количества деталей со своими ТЗ, ввезенных из разных стран. Все

это размывает принцип территориальности исчерпания прав. 8. Ценовая дискриминация незаметно приводит к дискриминации в области качества. Такие указания, как «Предназначено для использования в России», «Разработано и произведено только для использования в Китае» не свидетельствуют об улучшении качества продукции. Скорее, наоборот, вызывают сомнение, что в таких случаях качество соответствует лучшим мировым стандартам. Таким образом, возник новый критерий качества – «в зависимости от страны предназначения продукции». Хотя во всем мире при разработке стандартов сохраняется стремление к их унификации.

Таким образом, в настоящее время национальный принцип исчерпания прав на такой объект исключительных прав, как ТЗ, уже не позволяет разумно сочетать интересы государства и потребителей. Принцип международного исчерпания прав наиболее соответствует современной тенденции либерализации международной торговли и защиты экономических интересов страны в ходе глобализации и экономической интеграции.

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 15

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА В России понимание параллельного импорта несколько запутано и усугублено смешиванием с различными дополнительными факторами. Так, сотрудники Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП) МВД РФ указывают17, что нередко параллельно импортированная продукция закупается за границей незадолго до истечения срока ее годности по демпинговым ценам. Разумеется, что при ввозе в страну такого товара импортеры избегают уплаты таможенных пошлин. Однако, во-первых, «демпинговые цены» – это понятие, требующее установленной законом процедуры признания. Во-вторых, не следует забывать о ценах, отражающих конкурентные преимущества той или иной страны. Кроме того, «параллельный импорт» не обязательно означает уклонение от уплаты таможенных платежей. И наоборот, законные дистрибьюторы могут ввозить продукцию с нарушением порядка уплаты таможенных платежей и других налогов (т.е. по так называемым серым схемам). Под «серым импортом», как правило, понимают нарушения порядка таможенного оформления в виде занижения стоимости и/или количества ввозимых товаров, и/или подмены видов товаров, приводящих к незаконному снижению таможенных пошлин. Для усиления негативности «параллельного импорта» его часто связывают с такими понятиями, как «контрафактная продукция», «имитация»,

«фальсифицированная продукция». Но это искажение истинного смысла «параллельного импорта». Ведь контрафактная продукция – это продукция, выпущенная с неправомочным использованием товарных знаков в целях введения потребителей в заблуждение, т. е. подделка, которая выдается за оригинальную продукцию. Имитация связана с копированием или стилевым заимствованием отдельных элементов товарных знаков, «сходных до степени смешения», и рассчитана на устойчивые ассоциации у потребителей с каким-либо известным товарным знаком. Фальсифицированная продукция – это продукция, натуральный состав которой не соответствует ее названию или отклоняется от установленных требований к нему (например, требований ГОСТов). В легенде о «сером импорте», являющемся врагом фискальной политики государства, много надуманного и искаженного. Принадлежность товара к «серому импорту» определяется тем, как проверяют этот товар

17 Шварев Александр, Воронина Анфиса. Время изымать кофе // Время новостей. www.coffeetea.ru (опубл. 7 марта 2002 г., использовано 26 марта 2006 г.).

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 16

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА на линии таможенной границы – полностью или нет. Если проверяют полностью, то сразу может выявиться нечто даже не «серое», а, можно сказать, «черное» – контрабанда. Другое дело, что таможенники не в силах проверять все (нет современной рентгеновской техники, малые штаты и т. д.) или не хотят (коррупция), а порой боятся… из-за несовершенства законов. Всем известно, что, например, в Китае и других странах АзиатскоТихоокеанского региона упаковка товара часто производится с помощью специального оборудования (прессов, вакуумных мешков и др.). При нарушении упаковки таможенниками ее объем увеличивается как минимум на 15–20%18. Это явная мера противодействия работе таможни. Наверное, надо подумать о законодательном введении требований к упаковке, которая обеспечивала бы досмотр без подобных изменений. Или другой пример. Согласно таможенному законодательству расходы по уничтожению конфиската возложены на правообладателя, товарный знак которого подделали. Но непонятно, как получить с него эти деньги19, необходимые для проведения такой акции. Это явный пробел в законодательстве. Словом, можно с уверенностью сказать, что таким понятием, как «се-

рый импорт», таможня оперировать не может. Фактически «серый импорт» – это тот объем товаров, который таможня не проверила на таможенной границе. На фоне такой недоработки на линии таможенной границы сомнительной представляется активность таможенных органов по отвлечению сил на контроль товаров после их таможенного выпуска в свободное обращение20. По данным таможни России, в 2006 г. в ходе 12 тыс. проверок в бюджет в виде дополнительных таможенных платежей, пеней, штрафов поступило почти 2 млрд. руб. И почти на 60 млн. руб. было конфисковано товаров21. При необеспечении тотальной проверки на таможенной границе, желание таможни оставлять проверку «на потом» вызывает подозрение в преобладании здесь фискального интереса – получении дополнительных штрафов и пени. Это напоминает желание «человека с ружьем» вместо нахождения на передовой линии фронта проверять тыловые склады-амбары. Но в российском тылу «заградительных отрядов» и так хватает в лице торговых инспекций, Роспотребнадзора, Санэпидемконтроля, Россельхознадзора, МВД, Федеральной службы судебных приставов и др. Естественно, наши таможенные органы в оценке параллельного им-

18 Владимир Коваленко, Роман Чуркин, Анатолий Грачев Регионы захлебнулись конфискатом // Российская газета. – 2007. – 16 июня. – С. 5. 19 Татьяна Зыкова. Места лишения торговли (Как на рынках изымают и уничтожают некачественные товары) // Российская газета. – 2007. – 16 марта. – С. 5. 20 Татьяна Зыкова. Таможенники объединятся с налоговиками (и будут вместе следить за НДС) // Российская газета. – 2007. – 14 марта. – С. 1,5. 21 См. там же.

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 17

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА порта вынуждены руководствоваться действующим законодательством. А оно сейчас таково, что таможня должна защищать интересы обладателя прав на товарный знак, как бы явно за этим ни просматривались его монополистический интерес, политика дискриминации цен, ограничения поставок качественного товара и другие корпоративно-частные и политикоторговые интересы узкого круга компаний или стран. Известно, что Генеральная прокуратура РФ проверяла данные исключительные права на предмет нарушения антимонопольного законодательства, но не нашла их, сославшись при этом на то, что исключительные права не регулируются антимонопольным законом22. Хотя о недобросовестной конкуренции все-таки было упомянуто. На наш взгляд, в таком упрощенном отделении прав на товарные знаки от правил конкуренции явно заинтересованы владельцы прав на ТЗ и их дистрибьюторы. Однако для российских правоохранительных органов правомерность такого упрощенного подхода сомнительна потому, что в данном случае права на ТЗ существуют не сами по себе в изоляции, а приложены к товару, который представляет интерес для потребителя. Продажа товара больше регулируется торговым законодательством, а не нормами, касающимися интеллектуальной собственности. Потребитель покупа-

ет не изображение товарного знака и не должен оставаться один на один с собственником прав на ТЗ и его дистрибъюторами, которых к тому же поддерживают правоохранительные органы. Поэтому импорт товаров с нанесенными товарными знаками должен регулироваться как минимум тремя законодательствами – об исключительных правах, о конкуренции и о защите прав потребителей. Почему контролирующие органы должны в отношении исключительных прав на ТЗ активизировать применение законодательства о конкуренции? Нетрудно заметить, что компании-правообладатели активно противодействуют фактически конкурирующему с ними параллельному импорту, используя различные меры, больше похожие на военные действия, а именно: 1. Экономические меры (проверки и контрольные закупки; построение собственной сети реализации; «воспитание» клиентов за счет предоставления скидок; ценовые удары; отсечение изготовителя продукции от «параллельных» импортеров и т. п.). Однако такие компании стараются не замечать, что самый эффективный способ борьбы с параллельным импортом – это организация производства товаров в России. Возникает мысль: может быть, Россия должна поощрять параллельный импорт, чтобы производство быстрее перетекало на ее территорию?

22 По материалам выступления заместителя начальника Главного управления тарифного и нетарифного регулирования ГТК Сергея Шурыгина на встрече в Американской торговой палате (Американская торговая палата, 31 октября 2003 г., 10:10) // Federal News Service http://www.amcham.ru/userupload/amcham/Transcripts/2003/Shurygin.rus.doc (использовано 26 марта 2006 г.).

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 18

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 2. Административные меры. Например, компании-правообладатели стремятся наладить более тесную связь с российскими таможенными органами и побудить их усилить контроль по двум направлениям: а) поддержание уровня «нормальной таможенной стоимости». Компании готовы информировать таможенников об «официальных ценах». Но им трудно доказать таможне, что ввоз по более низким ценам возможен только за счет недоплаты таможенных платежей и налогов, а не усиления рыночной конкуренции, снижения себестоимости продукции, перепроизводства товаров и др.; б) жесткое закрепление ввоза аналогичных товаров за конкретными таможенными постами (даже вопреки здравой транспортной логистике и учету территориальных особенностей России). Это обосновывается необходимостью своевременного уведомления своих представителей о прохождении всех партий продукции с соответствующими ТЗ в целях борьбы с подделками. Надо признать, что конкурентные интересы компаний-правообладате-

лей совпадают с фискальными интересами таможни, которая особо не вникает в специфику разных объектов интеллектуальной собственности, в частности товарных знаков, а также в состояние баланса публичных и частных интересов. Исходя из изложенного можно утверждать, что России надо пересмотреть свое отрицательное отношение к параллельному импорту. Не следует слепо идти на поводу у транснациональных корпораций, усекать добросовестную конкуренцию, искусственно завышать цены для отечественного потребителя. А борьба с контрафактом и контрабандой должна осуществляться совсем другими методами: реальным и оперативным таможенным досмотром товаров, стимулированием ввоза высококачественных товаров, организацией грамотного и быстрого документооборота в таможенных органах, ликвидацией длинных очередей на таможенной границе, совершенствованием законодательства, постоянной ротацией и постоянным повышением квалификации сотрудников таможни.

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 19

ПРАВО РАСПОРЯЖЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ НА ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ*. Правовое регулирование отношений

Д. БОНДАРЕНКО, старший государственный патентный эксперт ФГУ ФИПС (Москва)

Частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), вводимой с 01.01.2008 г. Федеральным законом от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ, обобщены объекты, на которые распространяется законодательство по интеллектуальной собственности, под такими понятиями, как «результаты интеллектуальной деятельности» (произведения науки, литературы и искусства; объекты патентного права; секреты производства; единые технологии; селекционные достижения и др.) и «средства индивидуализации» (товарные знаки; коммерческие обозначения; фирменные наименования и др.). По форме изложения раздел VII ГК РФ «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» представлен общей частью (гл. 69 – Общие положения) и специальной частью (другие главы).

В главе 69 ГК РФ приведены положения, распространяющиеся на все результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД) и средства индивидуализации. В главах 70–77 ГК РФ раскрыты особенности определенных объектов интеллектуальной собственности. Представляется, что такое изложение позволит в дальнейшем уточнять и совершенствовать законодательство по интеллектуальной собственности, внося изменения в статьи, касающиеся определенного объекта. Часть четвертая ГК РФ содержит ряд специальных норм, регулирующих правоотношения, связанные с передачей исключительного права или предоставлением исключительного права на объект промышленной собственности. При этом, как указано в п. 2 ст. 1233 ГК РФ, помимо специальных норм, регулирующих рассматриваемые правоотношения, к договорам

* Выступление Д. Бондаренко прозвучало на Международной конференции по патентной охране объектов промышленной собственности, проводившейся в рамках X Московского международного салона «Архимед» в Москве, на территории Культурно-выставочного центра «Сокольники» 27–30 марта 2007 г. «ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 20

ПРАВО об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам применяются общие положения об обязательствах (ст. 307–419) и о договоре (ст. 420– 453). Несмотря на то, что положения раздела VII ГК РФ еще не введены в действие, было бы недальновидно не учитывать их на перспективу при составлении и заключении договоров в рассматриваемой сфере. Общие положения по распоряжению РИД и средствами индивидуализации, относящиеся к объектам промышленной собственности, изложены в статьях 1233–1240 ГК РФ. Первое, что обращает на себя внимание, – это изменения в терминологии, касающейся договорных отношений. Так, ст. 1233 ГК РФ предусмотрена не «передача (уступка) исключительного права», а «отчуждение исключительного права». Введение термина «отчуждение исключительного права», в частности, на объекты патентного права – изобретение, полезную модель или промышленный образец, позволяет однозначно судить о том, что в случае отчуждения права на получение патента лицом, создавшим указанный РИД не в связи с выполнением служебного задания работодателя, речь об авторском вознаграждении не идет. Такое отчуждение предполагает передачу всего комплекса имущественных прав, если стороны по договору не предусмотрят иное. Учитывая, что правообладатель может распорядиться исключительным правом любым не противоречащим закону и существу такого права спо-

собом, полагаю возможным частичное отчуждение исключительного права, например, на запатентованное изобретение, или частичное отчуждение права на получение патента. Договорные отношения в сфере интеллектуальной собственности не ограничиваются договорами об отчуждении исключительного права или договорами предоставления другому лицу права на использование охраняемого объекта (лицензионными договорами). Немаловажное значение для надлежащего регулирования возможных в будущем отношений, связанных с распоряжением правами на объекты промышленной собственности, имеют также договоры, изложенные в п. 3 ст. 1229 и п. 4 ст. 1357 ГК РФ. Так, перед подачей заявки на выдачу патента несколькими заявителями можно предусмотреть порядок распределения доходов от совместного использования РИД, которые при отсутствии в договоре иных условий распределяются поровну. Кроме того, возможно предусмотреть последствия, связанные с риском непатентоспособности в случае договора об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, учитывая, что при отсутствии в данном договоре иных условий риск непатентоспособности несет приобретатель права. В настоящее время ст. 772 ГК РФ предусматривается право заказчика на результаты работ, способные к правовой охране, созданные при исполнении договора на выполнение

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 21

ПРАВО научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ, если договором не предусмотрено иное. В ст. же 1371 ГК РФ данный вопрос разрешается аналогично тому, как предусмотрено ст. 91 Патентного закона Российской Федерации в отношении работ по государственному контракту – право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при исполнении вышеуказанных договоров, которыми прямо не предусматривалось их создание, принадлежит подрядчику (исполнителю). Важным инструментом при разработке текста лицензионного договора могут быть положения, изложенные в п. 3 ст. 1236 ГК РФ, напрямую указывающие на возможность преобразования при наступлении тех или иных условий одного вида лицензионного договора в другой, например, договора исключительной лицензии в договор неисключительной лицензии. Такая ситуация может быть актуальной, например, в случае если лицензиат обременен необходимостью привлечения инвестиций для производства продукта в объеме, предусмотренном по договору исключительной лицензии. Учитывая заинтересованность лицензиара в платежах по лицензии, если лицензиат не обеспечивает должный уровень инвестиций в определенный договором срок, исключительная лицензия переходит в неисключительную. Необходимо отметить, что возможность преобразования лицензионного договора в случае ликвидации (банкротства) лицен-

зиара – юридического лица – в договор об отчуждении исключительного права для лицензиата не предусмотрена, поскольку на данную ситуацию распространяется законодательство, связанное с ликвидацией и банкротством юридических лиц и распоряжением принадлежащим им имуществом в предусмотренном законодательством порядке расчетов с кредиторами. Если лицензиар не отразил должным образом принадлежащие ему права на РИД или средства индивидуализации в составе имущества прекратившего свою деятельность предприятия, его банкротство или ликвидация может стать проблемой для лицензиата, вложившего существенные средства в производство продукта по лицензии. Однако в случае смерти правообладателя и перехода исключительного права другим лицам или в случае реорганизации юридического лица действие лицензионного договора сохраняется, если в договоре не предусмотрено иное. Указанное вытекает из содержания п. 7 ст. 1235 ГК РФ, согласно которому переход исключительного права на РИД или средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного с прежним правообладателем. Моментом перехода исключительного права согласно п. 4 ст. 1234 ГК РФ, в которой изложены общие требования, предъявляемые к договору об отчуждении исключительного права, является момент заключения указанного договора, если в нем не предус-

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 22

ПРАВО мотрено иное. Если же договор подлежит государственной регистрации, исключительное право по нему переходит от правообладателя к приобретателю в момент его государственной регистрации. Здесь же следует обратить внимание на то, что в измененном законодательстве введено обозначение лица, стороны по договору об отчуждении исключительного права – «приобретатель права». Необходимо учитывать, что договор, в котором прямо не указано, что исключительное право на РИД или на средство индивидуализации передается в полном объеме, считается лицензионным договором (п. 3 ст. 1233 ГК РФ). Обратим внимание на нововведение, изложенное в п. 5 ст. 1234 ГК РФ. Его суть в том, что при существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором срок вознаграждение за приобретаемое по договору право, прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода прав на охраняемый объект на себя и возмещения убытков. Если же исключительное право по договору еще не перешло к приобретателю, которым не выплачено вознаграждение в установленный договором срок, то правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и требовать возмещения убытков, связанных с расторжением договора. В п. 2 ст. 1234 и п. 2 ст. 1235 ГК РФ приведено специальное требование, согласно которому договор об отчуж-

дении исключительного права, лицензионный договор должны быть заключены в письменной форме, и несоблюдение данного условия влечет недействительность договора. Приобретателям права на получение патента следует обратить внимание на то, что несоблюдение письменной формы влечет также недействительность договора об отчуждении права на получение патента (п. 3 ст. 1357 ГК РФ). Претерпело изменение и содержание существенных условий лицензионного договора. Статья 1234 ГК РФ предусматривает, что при отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условий о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом указано, что правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 настоящего Кодекса, не применяются. В настоящее время допускается определение этой цены, если она не указана в возмездном договоре, такой, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги. Однако такое положение должным образом не способствует правовой определенности в договорных отношениях в области интеллектуальной собственности, поскольку отсутствие ясного определения цены в договоре служит предпосылкой для возникновения судебного разбирательства. Таким образом, с вступлением в силу части четвертой ГК РФ цена по договору об отчуждении исключительного права рассматривается как его существенное условие.

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 23

ПРАВО Кроме того, внесена ясность в отношении срока действия лицензионного договора, так как согласно п. 4 ст. 1235 ГК РФ, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если ГК РФ не определено другое. Следует также обратить внимание на нововведение, которое способно благоприятно отразиться на возможности получения денежных средств в кредитных организациях под залог имущественных прав, связанных с РИД и средствами индивидуализации. Изложенное в ст. 1232, оно предусматривает государственную регистрацию залога исключительного права на РИД или на средство индивидуализации. При этом в п. 5 ст. 1233 содержатся положения, касающиеся того, что в случае заключения договора залога исключительного права на РИД или на средство индивидуализации, залогодатель вправе в течение срока действия этого договора использовать объект залога и распоряжаться исключительным правом на него без согласия залогодержателя, если договором не предусмотрено иное. В отношении лицензионного договора, касающегося предоставления права на использование товарного знака, помимо того, что он должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата должно быть не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар должен осуществлять контроль за выполнением этого условия, в п. 2 ст. 1489 ГК РФ предусмотрена солидарная ответственность ука-

занных лиц за исполнение требований, предъявляемых к лицензиату как изготовителю товаров. Представляется, что данная мера направлена на обеспечение качества товаров, предлагаемых потребителю. Необходимо также отметить, что положения ст. 1254 ГК РФ наделяют лицензиата правами по защите от нарушения исключительных прав, в отношении которых у него имеется разрешение правообладателя на использование, сопоставимыми с правами лицензиара. С учетом положений, предусмотренных частью четвертой ГК РФ, изменяется содержание договора коммерческой концессии, поскольку согласно п. 2 ст. 1474 распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования) не допускается. Еще одно изменение касается того, что договор коммерческой концессии не будет регистрироваться в налоговых органах. В настоящее время в силу указаний, содержащихся в нормативных документах, а также с учетом сложившейся практики договоры о передаче права на ноу-хау составляются по типу лицензионных. Как следует из гл. 75 ГК РФ, посвященной правам на секрет производства (ноу-хау), предусмотрена единая терминология для договоров в сфере интеллектуальной собственности. Так, статьями 1468 и 1469 ГК РФ регламентированы договор об отчуждении исключительного права на секрет производства

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 24

ПРАВО и лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства соответственно. Указанные договоры предусматривают обязанность сторон сохранять конфиденциальность секрета производства и после исполнения договора. В ст. 1469 ГК РФ, касающейся лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства, предусмотрено, что он может быть заключен как с указанием, так и без указания срока его действия. Если срок не указан, то любая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не позднее чем за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более длительный срок. Таким образом, положения п. 4 ст. 1235 ГК РФ на договоры о передаче ноу-хау не распространяются. Лицензионные договоры о передаче ноу-хау Роспатентом не регистрируются. Однако если ноу-хау передается в рамках патентно-лицензионного договора или соответствующего договора коммерческой концессии, то указанный договор должен быть зарегистрирован в Роспатенте. Если это требование не соблюдено, то договор считается недействительным (п. 6 ст. 1232 ГК РФ). Одной из мер гражданской ответственности за нарушение исключительных прав статьей 1253 ГК РФ предусмотрена ликвидация юридического лица по требованию прокурора на основании решения суда, а также прекращение по решению суда деятельности гражданина в качестве

индивидуального предпринимателя. Представляется, что данное нововведение может быть одним из решающих аргументов, стимулирующих участников правоотношений в рассматриваемой сфере к получению легального доступа к охраняемой интеллектуальной собственности путем заключения соответствующих договоров. Все споры, связанные с заключением и исполнением лицензионных договоров, договоров об отчуждении исключительного права на объект промышленной собственности, договоров коммерческой концессии рассматриваются в судебном порядке (п. 1 ст. 11 ГК РФ). В настоящее время судебная практика рассмотрения споров, связанных с данными договорами, недостаточна для того, чтобы подвергнуть ее систематизации и извлечь определенные выводы. Однако с каждым годом количество судебных дел, касающихся промышленной собственности, возрастает. Введение в действие части четвертой ГК РФ требует разработки соответствующей процедуры государственной регистрации договоров, связанных с распоряжением правами на объекты промышленной собственности. Возможно, что в ходе этой работы многие проблемные вопросы будут разрешены. Некоторые специалисты предлагают уведомительный характер государственной регистрации договоров. Несомненно, данный подход позволил бы сократить сроки регистрации, которые в настоящее время

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 25

ПРАВО довольно длительны. Учитывая то, что договор вступает в силу с момента его государственной регистрации, продолжительные сроки регистрации препятствуют хозяйствующим субъектам в короткие сроки приступить к законному использованию объектов промышленной собственности, введению их в экономический оборот, а также влияют на вопросы, связанные с налогообложением. Тем не менее, принимая во внимание отсутствие сложившейся практики рассмотрения споров по интеллектуальным правам, а в некоторых случаях – и отсутствие необходимого уровня подготовленности судей для рассмотрения споров в этой области, возможность формальной государственной регистрации договоров может породить гораздо большие проблемы, чем существуют сегодня.

Представляется, что решение многих проблемных вопросов, связанных с правами на РИД и средства индивидуализации, распоряжением этими правами и их защитой, будет возможно при создании в судебной системе Российской Федерации специализированных судейских коллегий.

Информация

Уважаемые читатели! 11-я научно-практическая конференция Роспатента будет посвящена вопросу «Проблемы правовой охраны объектов интеллектуальной собственности в условиях проведения Административной реформы и вступления в силу части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Она состоится 10–11 октября 2007 г. Место проведения – Роспатент. Образован Оргкомитет, который возглавляет Руководитель Роспатента Б.П. Симонов. Более подробная информация о конференции – в ближайшие месяцы. Оргкомитет конференции

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 26

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ ПЕРСПЕКТИВЫ ВВЕДЕНИЯ ИНСТИТУТА СОВЛАДЕНИЯ ПРАВОМ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК В РОССИИ*

А. КРЫСАНОВ, главный специалист-эксперт Роспатента (Москва)

Вопрос совладения правом на товарный знак (далее – ТЗ) в отечественной юридической литературе фактически не исследован. Вместе с тем изучение данной проблемы представляется весьма актуальным. Прежде всего это объясняется тем, что в определенных случаях возникает необходимость использования одного ТЗ несколькими товаропроизводителями, которые выражают желание быть равными правообладателями ТЗ и по этой причине не намерены создавать объединение – юридическое лицо с целью регистрации на его имя коллективного знака. Вопрос о совладении правом на ТЗ диктуется практикой применения Закона РФ от 23.09.1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 г. (да-

лее – Закон о товарных знаках). Потребность в регистрации ТЗ на имя нескольких производителей представляется наиболее актуальной для изготовителей, например, в таких отраслях промышленности, как химическая, фармацевтическая, кондитерская, ликеро-водочная и пр. Другая причина актуальности изучения правового института совладения – это необходимость гармонизировать российское законодательство с международными соглашениями, функционирующими в рамках ВОИС, участницей которых является Россия, а также с законодательствами многих экономически развитых стран, предусматривающими возможность предоставления правовой охраны ТЗ на имя нескольких лиц. Соответствующие положения включены в таких странах в общие нормы действующего законодательства или в законы,

* Выступление А.Б. Крысанова на Московском международном Салоне промышленной собственности «Архимед», проходившем в период с 27 по 30 марта 2007 г. в Москве, на территории Культурно-выставочного центра «Сокольники».

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 27

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ регулирующие правоотношения относительно товарных знаков. Специалистами системы Роспатента проведена научно-исследовательская работа по вопросу о целесообразности введения в России института совладения правом на товарный знак. В ходе этой работы подробно проанализированы законодательства Российской Федерации и ряда зарубежных стран, в частности, Австралии, Великобритании, Германии, Ирландии, США и Франции, а также международные договоры, предусматривающие возможность применения института совладения правом на ТЗ. Исследование общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по вопросу определения правового положения субъектов гражданских правоотношений в части наличия условий, не позволяющих им выступать в качестве совладельцев права на ТЗ, позволило установить, что общие нормы действующего гражданского законодательства не содержат препятствий для введения института совладения. Некоторые специалисты подчеркивают, что в Законе о товарных знаках отсутствует прямой запрет регистрации одного товарного знака на имя нескольких лиц, и такой запрет не должен быть предусмотрен. Возможность совместного владения ТЗ вытекает также из положений Договора о законах по товарным знакам, подписанного 27.10.1994 г. на Женевской дипломатической конференции и вступившего в силу с 01.08.1996 г. В пункте (d) ст. 11 этого Договора указано, что «в случае изменения одного

или нескольких совладельцев в результате заключения контракта или слияния, любая Договаривающаяся сторона может требовать, чтобы любой совладелец, на которого не распространяется изменение, в подписанном им документе дал специальное согласие на изменение владельца». Это положение полностью вошло в Сингапурский договор о законах по товарным знакам, подписанный от имени Правительства Российской Федерации 26.03.2007 г. Возможность подачи одной заявки на международную регистрацию ТЗ несколькими заявителями предусмотрена положениями Мадридского соглашения о международной регистрации знаков и Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков. Россия является участницей Мадридского соглашения с 01.07.1976 г., а Протокола – с 10.06.1997 г. Положения этих соглашений конкретизированы в Общей инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к Мадридскому соглашению, вступившей в действие с 01.04.2004 г. В частности, в разделе 2 (правило 8) Общей инструкции указано: «Два или несколько заявителей могут совместно подать международную заявку, регулируемую исключительно Соглашением, или регулируемую Соглашением и Протоколом, если они являются совместными владельцами базовой регистрации и если страна происхождения, в соответствии с определением, содержащимся в ст. 1(3) Соглашения, является

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 28

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ одной и той же для всех заявителей. Два или несколько заявителей могут совместно подать международную заявку, регулируемую исключительно Протоколом, если базовая заявка была подана ими совместно или если они являются совместными владельцами базовой регистрации, и если в отношении Договаривающейся стороны, чье ведомство является ведомством происхождения, каждый из них отвечает требованиям для целей подачи международной заявки в соответствии со ст. 2 (1) Протокола». Несмотря на то что Закон о товарных знаках прямо не предусматривает механизма реализации института совладения правом на ТЗ, Россия, являясь участницей Парижской конвенции и других международных договоров, обязана предусмотреть меры, обеспечивающие возможность принимать и рассматривать заявки на регистрацию ТЗ на имя нескольких заявителей на территории России. В статье 1229 части четвертой ГК РФ прямо упоминается о ситуации, когда исключительное право на средство индивидуализации принадлежит нескольким лицам совместно. При этом установлено, что в этом случае каждый из правообладателей может использовать такое средство по своему усмотрению, если ГК РФ или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное. Взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, определяются соглашением между ними. Доходы от совместного использования средства индиви-

дуализации распределяются между всеми правообладателями поровну, если соглашением между ними не предусмотрено иное. Распоряжение исключительным правом на средство индивидуализации осуществляется правообладателями совместно, если ГК РФ не предусмотрено иное. С учетом всех положений Закона о товарных знаках и соответствующих им положений ГК РФ представляется, что упомянутые положения части четвертой ГК РФ содержат лишь предпосылки для формирования правового института совладения в России, поскольку в них говорится только о возможности совместно обладать и осуществлять исключительное право на ТЗ. Пункт второй ст. 1229 ГК РФ может применяться вместе с пунктом четвертым указанной статьи. В этом случае речь идет о коллективном знаке и наименовании места происхождения товара, порядок подачи заявки на которые предусматривает совладение. Наличие в общих положениях части четвертой ГК РФ указанных норм недостаточно для того, чтобы говорить о полноценном введении в законодательство института совладения правом на ТЗ. Такой вывод следует из того, что указанные нормы ГК РФ не содержат специальных положений, устанавливающих право двух или более лиц совместно подать заявку на государственную регистрацию одного и того же ТЗ. По указанной причине «Проект Административного регламента Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 29

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ и товарным знакам по исполнению государственной функции по организации приема заявок на ТЗ и знаки обслуживания, их регистрации и экспертизы, выдачи в установленном порядке свидетельств Российской Федерации на ТЗ, знак обслуживания, общеизвестный в Российской Федерации товарный знак» (далее – проект Административного регламента), не предусматривает положения, относящегося к осуществлению права на подачу заявки несколькими лицами совместно и ведению дел по заявкам, право на подачу которых осуществлено несколькими лицами совместно. С даты вступления в силу части четвертой ГК РФ (01.01.2008 г.) право на подачу заявки на обычный ТЗ не может быть осуществлено несколькими лицами совместно на основании положений ст. 1229 ГК РФ. В случае поступления таких заявок они не могут быть приняты к рассмотрению. Вследствие неправильного указания сведений о заявителе (п. 3.2 и подпункт 13.4.1 действующих Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на товарный знак и знак обслуживания и соответственно пп. 7. 3.1.2 и 13. 4.1, доработанного с учетом поступивших замечаний Административного регламента) на этапе формальной экспертизы может быть направлен запрос заявителю с предложением устранить несоответствие указанных в заявке сведений о заявителе установленным требованиям, например, уточнив указание заявителя только одним лицом. Если представленный ответ не будет содержать

уточненных сведений о заявителе, то может быть принято решение об отказе в принятии заявки к рассмотрению (п. 13.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на товарный знак и знак обслуживания или п. 8.1 проекта). Следует отметить, что в анализируемой ситуации решение формальной экспертизы будет мотивировано тем, что Роспатент, являясь федеральным органом исполнительной власти, вправе осуществлять только те действия, которые ему предписаны нормативными актами, и не вправе принимать к рассмотрению заявки на ТЗ, поданные несколькими заявителями, поскольку порядок рассмотрения таких заявок и ведения дел по ним не урегулирован соответствующими статьями ГК РФ. Исключением, как представляется, следует считать случаи предоставления правовой охраны международному знаку на основании поступившего из Международного Бюро ВОИС уведомления о международной регистрации и территориальном расширении. Это обусловлено тем, что отказ в предоставлении охраны может быть основан только на условиях, применяемых в соответствии с положениями Парижской конвенцией по охране промышленной собственности, где предусмотрен институт совладения правом на ТЗ. Согласно положениям международной регистрации субъектный состав владельцев определяется в соответствии с национальным законодательством страны, в которой произведена базовая регистрация или подана базовая заявка. В настоя-

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 30

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ щее время на территории Российской Федерации предоставлена правая охрана ряду международных знаков (в соответствии с Мадридским соглашением и Протоколом), исключительное право на которые принадлежит нескольким лицам совместно. При разработке предложений по внесению изменений в часть четвертую ГК РФ представляется необходимым разрешить комплекс вопросов, связанных с институтом совладения правом на ТЗ. Так, параграф 2 гл. 76 ГК РФ, посвященный особенностям правового регулирования товарных знаков и знаков обслуживания, не раскрывает механизма реализации института совладения правом на ТЗ, не урегулированы вопросы о порядке совместного использования ТЗ, принадлежащего нескольким совладельцам, о порядке защиты исключительного права на ТЗ, которое принадлежит нескольким лицам совместно (право на подачу иска), не определен круг субъектов совладения правом на ТЗ, (т. е. должны ли совладельцы быть связаны между собой договорными или экономическими отношениями, зависимыми друг от друга или выступать совладельцами независимо друг от друга). Кроме того, остается открытым вопрос поддержания качества товара (работы или услуги), выпускаемого под одним ТЗ его совладельцами, осуществления надлежащего контроля за качеством товара (работ, услуг). Товарный знак – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физи-

ческих лиц (ст. 1 Закона о товарных знаках). Аналогичное определение ТЗ содержится в ГК РФ. Товарный знак несет функцию индивидуализации товаров конкретного субъекта хозяйственной деятельности или группы таких субъектов в случае коллективного знака. Необходимо четко определить в нормативных актах и понятие совладения правом на товарный знак. Термин «владение» в гражданском праве употребляется в значении одной из форм собственности, и законным владельцем может выступать не только собственник вещи (имущества), но и наниматель (арендатор). В связи с этим, представляется, что в качестве совладельца не подразумевается лицензиат по лицензионному договору или пользователь по договору коммерческой концессии. Совладение правом на товарный знак можно определить как принадлежность нескольким лицам совместно исключительного права на ТЗ, которое включает в себя комплекс таких прав, как право использования товарного знака по своему усмотрению любым способом, не противоречащим закону; право распоряжаться исключительным правом на товарный знак, разрешать или запрещать другим лицам его использование. В связи с тем, что совладение правом на ТЗ предполагает реализацию каждым из совладельцев одного из принадлежащих им правомочий, а именно права использования одного и того же ТЗ на товарах, производителями которых являются разные лица, то принадлежность товаров/ус-

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 31

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

луг разным лицам, которые юридически или экономически не связаны между собой, способна привести к смешению производителей однородных

товаров на рынке и соответственно ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товара. В условиях современной России, когда между товаропроизводителями возникают различные экономические связи и происходит их объединение, изучение проблемы совладения средствами индивидуализации весьма своевременно. Внесение ясности в вопрос о возможности отражения института совладения в российском законодательстве требует сегодня более четкой правовой регламентации.

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 32

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГК РФ: ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НОВАЦИЙ В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Г. СОЛОВЬЕВА, канд. экон. наук, заведующая сектором приоритетных направлений и критических технологий Российского научно-исследовательского института экономики, политики и права в научно-технической сфере (Москва)

С принятием части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) были завершены длительные споры о целесообразности кодификации законодательства об интеллектуальной собственности (далее – ИС). И хотя среди специалистов до сих пор не утихают дискуссии о преемственности норм права в сфере ИС, охрана прав на результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД) и средства индивидуализации с 01.01.2008 г. будет осуществляться в соответствии с новым разделом гражданского законодательства. Несомненно, к достоинствам части четвертой ГК РФ относится закрепление в законодательстве основных понятий сферы интеллектуальной собственности, в том числе ноу-хау, и их классификация, а также уточнение понятия коммерческой тайны. Несмотря на то что юридическая наука уже давно создала понятийный аппарат данной сферы, отсутствие системы поня-

тий и определений в законах стимулировало правовой нигилизм. Теперь, когда все правовые нормы данной сферы собраны в Гражданском кодексе, исключается возможность оправдывать неправильное применение терминов и нарушение прав в сфере ИС незнанием тех или иных законов. Положительным фактором для защиты интересов авторов стало введение государственной аккредитации организаций по управлению правами на коллективной основе (ст. 1244 ГК РФ), положений о возможности требования компенсации за нарушение права вместо возмещения убытков (п. 3 ст. 1252 ГК РФ) и об обеспечении иска по делам о нарушении авторских прав (п. 2 ст. 1252; ст. 1302, 1312 ГК РФ), а также положений об ответственности за нарушение прав (ст. 1250– 1253, 1301, 1311 ГК РФ). Однако, ненормируемый характер «требований разумности и справедливости» (п. 3 ст. 1252 ГК РФ), исходя из которых суд должен по требованию правооблада-

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 33

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА теля определять размер компенсации за нарушение преимущественно авторских прав, даже в условиях доказанности факта правонарушения и законности требований правообладателя создает почву для судебного произвола. Из ранее действовавшего законодательства согласно Федеральному закону Российской Федерации от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ, кроме основных положений об охране объектов авторских и смежных прав, промышленной собственности, в том числе норм административного характера, сохранены возможности обмена авторских свидетельств СССР на патенты Российской Федерации (ст. 11), а также пролонгированы действия положений пп. 1, 3 и 5 ст. 32–34 Закона СССР от 31.05.1991 г. № 2213-I «Об изобретениях в СССР», пп. 1 и 3 ст. 22 и ст. 23 Закона СССР от 10.07.1991 г. № 2328-I «О промышленных образцах», о льготах и материальном стимулировании до принятия законодательных актов РФ о развитии изобретательства и художественно-конструкторского творчества (ст. 12). Стимулирующее воздействие на рынок может оказать также введение в гражданское законодательство положений о договорах, специфичных для сферы интеллектуальной собственности, в частности, договоре об отчуждении права (ранее – договор уступки), лицензионном договоре. Такие положения отражают единообразные подходы к договорам вне зависимости от предмета сделки. Однако замена законодателем

устоявшихся понятий на новые (например, «отчуждение» вместо «уступки», «патентные права» вместо предусмотренной Парижской конвенцией «промышленной собственности»), а также введение новых объектов правового регулирования (например, интеллектуальные права, сложный объект, единая технология, право на получение патента, право публикатора произведения, секрет производства) требуют достаточно длительного времени для адаптации юристов в сфере авторского и патентного права, патентных поверенных, патентоведов и иных специалистов в сфере ИС, а также самих авторов результатов интеллектуальной деятельности. В ближайшее время следует ожидать как массовое явление если не неправильное применение норм Гражданского кодекса, то, по меньшей мере, трактовку новых положений законов, исходя из прежних норм и доктрин отмененного законодательства. На фоне стремительных общемировых процессов научно-технологического обновления развитие отечественного рынка новых, в том числе высоких технологий и наукоемкой продукции, сдерживала неопределенность в регулировании правоотношений, связанных с закреплением и распоряжением прав на РИД в условиях преобладающего финансирования научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ за счет средств федерального бюджета. С введением в действие части четвертой ГК РФ появились правовые

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 34

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА основания для активизации процессов коммерциализации, передачи и внедрения в производство новых технологий, разработанных за счет или с привлечением средств федерального бюджета. Введено новое понятие объекта гражданских прав «единая технология» в качестве сложного объекта, в состав которого входят несколько охраняемых РИД. Единой технологией в смысле гл. 77 ГК РФ признается выраженный в объективной форме результат научно-технической деятельности, который включает в том или ином сочетании изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ или другие результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране, и может служить технологической основой определенной практической деятельности в гражданской или военной сфере. Под правом на технологию понимается право использовать РИД в составе единой технологии, как в составе сложного объекта, причем такое право принадлежит лицу, организовавшему создание единой технологии (ст. 1542 ГК РФ). Правила о праве на технологию применяются к отношениям, связанным с правом на технологию, созданную за счет или с привлечением средств федерального бюджета либо бюджетов субъектов Российской Федерации (далее – РФ), исключая случаи возмездного бюджетного кредита. Этот неизвестный ранее правовой институт представляется чрезвычайно важным сегодня, когда до сих пор в условиях сохране-

ния значительной доли и даже роста объемов государственного финансирования НИОКР были не урегулированы обязанности как федеральных органов, так и исполнителей работ по практическому применению единой технологии и распоряжению правами на нее. Примечательно, что законодатель исходит из доктрины обременения права на технологию обязанностями принимать предусмотренные законодательством меры по признанию и получению прав на РИД, входящих в единую технологию, и обязанностями практического применения технологии (ст. 1545). Именно бездействием исполнителя работ в отношении признания или приобретения прав, обусловлена принадлежность права РФ (кроме задач обеспечения обороны и безопасности, и случая принятия Российской Федерацией на себя обязанности финансирования работ по доведению единой технологии до стадии практического применения). В совокупности с последующим обязательным отчуждением права РФ на технологию лицу, заинтересованному во внедрении технологии и обладающему реальными возможностями для ее внедрения (исключая технологии, обеспечивающие оборону и безопасность), положения гл. 77 ГК РФ позволят существенно интенсифицировать процессы закрепления прав и внедрения технологий, созданных за счет государственного бюджета. Для сферы НИОКР, финансируемой частным предпринимательским сектором, возникает возможность применения по

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 35

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА аналогии с некоторыми положениями о единой технологии в рамках применения норм гражданского законодательства о сложном объекте. Законодатель при принятии части четвертой ГК РФ исходил из необходимости обеспечения соответствия российского законодательства международным обязательствам Российской Федерации, в том числе в рамках договоров Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), а также перспективы участия в Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС) в связи с готовящимся вступлением России во Всемирную торговую организацию (ВТО). С принятием Федерального закона от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» признаны утратившими силу с 01.01.2008 г. Гражданский кодекс РСФСР, Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3517-I, Закон Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», Закон Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных», Закон Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3526-1 «О правовой охране топологий интегральных микросхем», Закон Российской Федерации от 09.07.1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах», Закон Российской Федерации от 06.08.1993 г.

№ 5605-1 «О селекционных достижениях». Также признаны недействующими на территории РФ с 01.01.2008 г. Положение о фирме от 22.06.1927 г. и Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г. В связи с этим возникает вопрос об осуществлении первоочередной регламентации ряда юридически значимых действий в данной сфере, в том числе государственной регистрации прав на РИД и средства индивидуализации. Это представляется особенно важным, если принять во внимание, что с 01.01.2008 г. утратит силу как несоответствующий законодательству комплекс подзаконных актов. Это – правила составления, подачи и рассмотрения заявок на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, на регистрацию программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем, товарных знаков, административноправовые акты о селекционных достижениях, акты о порядке осуществления государственной регистрации договоров, порядке ведения государственных реестров, правил и рекомендаций по осуществлению экспертизы вышеупомянутых заявок и пр. Если не будет своевременно осуществлена (причем без значительных смысловых потерь) замена таких актов на новые, система органов исполнительной власти, осуществляющих свои полномочия по данным вопросам, попадет в нештатную ситуацию с масштабными последствиями в виде массового нарушения гражданских прав. Возникает также вопрос относи-

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 36

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА тельно правового регулирования тех правоотношений, которые ранее не являлись предметом законодательного регулирования, например, государственная аккредитация организаций по управлению правами на коллективной основе (ст. 1244 ГК РФ), передача федеральных технологий и государственная регистрация сделок, предусматривающих использование единой технологии за пределами Российской Федерации (ст. 1546, 1547, 1551 ГК РФ). Законодатель посредством введения данной части ГК РФ устанавливает, какие нормативные правовые акты должны быть приняты Правительством РФ (далее – Правительство) или уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности (Министерством образования и науки Российской Федерации), а также какие аспекты правоотношений Правительство регулировать вправе (но не обязано). Перед органами исполнительной власти стоит масштабная задача по созданию нового механизма применения гражданского законодательства касательно охраны прав на РИД и средств индивидуализации. При этом как излишняя поспешность, так и чрезмерная медлительность в разработке и принятии закона о передаче федеральных технологий и многочисленных актов подзаконного уровня, образующих такой механизм, может существенно исказить правоприменительную практику. Новые положения гражданского за-

конодательства ставят также вопросы дальнейшего развития правового регулирования и методологических основ бухгалтерского (бюджетного) учета и оценки нематериальных активов (далее – НМА). Нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету и по оценке интеллектуальной собственности должны быть приведены в соответствие с частью четвертой ГК РФ. Кроме этого, возмездный характер отчуждения Российской Федерацией права на технологию третьим лицам на конкурсной основе, по результатам проведения аукциона или без их проведения (ст. 1547), определение вознаграждения за технологию по соглашению сторон (ст. 1548), возможность выделения из технологии части, имеющей самостоятельное значение как оборотоспособный объект прав, и возможность раздельного использования ее при совместной принадлежности права на технологию нескольким лицам (ст. 1549), легализация ноу-хау (гл. 75 ГК РФ), признание исключительного права имущественным правом (ст. 1226), установление оборотоспособности прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а также материальных носителей, в которых они выражены, при запрете на отчуждение самих упомянутых результатов и средств (ст. 129) создают условия для совершенствования методических подходов к содержанию и оценке нематериальных активов. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности могут иметь денежную оценку. Встает

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 37

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА вопрос о переносе стоимости единой технологии в целом на те ее части, которые получили правовую охрану и были признаны нематериальными активами, о возможности учета всех затрат по созданию единой технологии в совокупности при формировании первоначальной стоимости отдельных НМА, входящих в ее состав, о введении в состав НМА наряду с прочими исключительного права на секреты производства. Положения Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», «Стандарты оценки, обязательные к применению субъектами оценочной деятельности», утвержденные постановлением Правительства РФ от 06.07.2001г. № 519 «Об утверждении стандартов оценки», а также «Методические рекомендации по определению рыночной стоимости интеллектуальной собственности», утвержденные заместителем министра имущественных отношений РФ от 26.11.2002 г. № СК-4/21297, не содержат нормы, которые отражали бы специфику оценки технологий как сложных объектов права, в том числе при таких случаях распоряжения исключительным правом, правом на технологию, как отчуждение прав (уступка), заключение лицензионного договора, внесение прав в имущество общества, в уставный капитал акционерного общества. Так же обстоит дело и с законодательством в сфере бухгалтерского (бюджетного) учета. Данные аспекты никоим образом не отражены в Положении по бухгалтерскому учету «Учет нематериаль-

ных активов» ПБУ 14/2000 (утверждено приказом Минфина России от 16.10.2000 г. № 91н, с изменениями от 18.09.2006 г. № 115н, от 27.11.2006 г. № 155н), Положении по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02 (утверждено приказом Минфина России от 19.11.2002 г. № 115н, с изменениями от 18.09.2006 г. № 116н), Инструкции по бюджетному учету (утверждено приказом Минфина РФ от 10.02.2006 г. № 25н). Один из основных принципов осуществления государством регулирования рынков, в том числе рынков технологий и наукоемкой продукции, – единообразие применяемых правил, порядка принятия решения для однотипных ситуаций. Так, например, целесообразность действий представителей государства по достижению соглашения сторон при проведении подготовительных мероприятий к конкурсу или аукциону по поводу единой технологии должна быть обоснована едиными правилами, в том числе в части примерных условий лицензионного или иного договора, расчета минимального предложения по размеру вознаграждения за предоставляемое право. Регулирование процедур расчета вознаграждения за право на технологию (или за право на имеющие самостоятельное значение РИД, входящие в ее состав) сопряжено с вопросами регулирования оценки охраняемых РИД и прав на них в качестве нематериальных активов, признаваемых в рамках бухгалтерского (или бюджетного) уче-

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 38

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА та. Расчет вознаграждения за право на технологию в ряде ситуаций может рассматриваться так же, как предмет регулирования законодательства об оценочной деятельности. Актуальным может стать вопрос основания, по которому будут рассчитывать вознаграждение авторам. Представляется вероятным, что изобретение или иной РИД в составе единой технологии при рассмотрении споров о вознаграждении автору может быть отождествлено со всей совокупностью результатов, со всей технологией. Относительная применимость норм Закона СССР от 31.05.1991 г. № 2213-I «Об изобретениях в СССР», Закона СССР от 10.07.1991 г. № 2328-I «О промышленных образцах» – о доле вознаграждения автора в получаемых правообладателем доходах или о расчете вознаграждения автора в виде доли себестоимости в отсутствии разъяс-

няющих правовых актов по конкретному применению данных норм в случаях самостоятельных изобретений и промышленных образцов, а также в составе сложного объекта, в том числе единой технологии, как предполагается, создает повод для непреднамеренных нарушений прав авторов. Кроме того, может породить значительные трудности при рассмотрении судами споров о защите прав авторов на вознаграждение. В целом с принятием части четвертой ГК РФ ликвидируется многослойная структура прежнего законодательства. Уходит в прошлое институт рационализаторства, что полностью соответствует новым условиям современной социально-экономической формации Российской Федерации. Будущие аспекты правоприменения еще потребуют своего должного осмысления.

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 39

ТОЧКА ЗРЕНИЯ КУДА ВЕДУТ ТОВАРНЫЙ ЗНАК НОВОВВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА?

В. ТОМАШЕВ, патентный поверенный, эксперт по сертификации услуг ННОУ «УМНЦ «Межрегиональное агентство качества» (Москва)

Как известно, с 1 января 2008 г. начнет действовать часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс), на основании которой будут регулироваться права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе на конкурирующие между собой товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования и коммерческие обозначения. Права на товарный знак и наименование места происхождения товара перенесены в Кодекс из Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках, Закон) с очередными изменениями и дополнениями. Право на фирменное наименование, также с изменениями и дополнениями перенесено из разных законов и нормативных документов, а право на коммерческое обозначение излагается в нашей стране впервые. Одновременно с введением в дей-

ствие части четвертой Кодекса утратит силу ряд законов и нормативных актов, регулирующих ныне эти права, в том числе Закон о товарных знаках, Положение о фирме и др. В новой трактовке право на товарный знак значительно перераспределено в пользу прав на фирменное наименование и коммерческое обозначение. Такое перераспределение в пользу фирменного наименования логически оправданно, так как в определенной мере упорядочивает противостояние товарных знаков и фирменных наименований, но выполнено это однобоко из-за отсутствия взаимной корректировки права на фирменное наименование в отношении товарного знака. Что же касается перераспределения права в пользу коммерческого обозначения, то оно, по мнению автора, не только логически не оправданно, но и приведет к непредсказуемым негативным последствиям по следующим причинам. 1. ГК РФ по многим позициям урав-

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 40

ТОЧКА ЗРЕНИЯ нивает право на товарный знак, получение которого требует больших затрат средств и времени, с правом на менее престижное коммерческое обозначение, получение которого практически не требует никаких затрат. 2. Кодексом введен запрет регистрировать в отношении однородных товаров товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с охраняемым в РФ коммерческим обозначением или его отдельными элементами, без проверок этого запрета. Такое нововведение будет способствовать понижению престижности товарных знаков и регистрации большого количества «дефектных» ТЗ, правовая охрана которым будет предоставляться с нарушением запретов Кодекса и в любое время может быть признана недействительной и аннулирована. А это, в свою очередь, приведет к нецелесообразности регистрации большого количества потенциальных ТЗ, надежность которых будет вызывать сомнения. Постараемся обосновать столь печальные выводы и сделать предложения по устранению указанных недостатков Кодекса. Прежде всего, возникает вопрос: что следует понимать под термином «товар»? В Законе о товарных знаках этот термин используется как обобщающий с распространением сферы действия и на выполняемые работы, и оказываемые услуги (ст. 1 Закона). В вводимой части Кодекса таких указаний нет. Большинство формулировок с использованием термина «товар» полностью или с частичными

изменениями перенесены из Закона в ГК РФ, что формально ограничивает сферу действия этих формулировок, относя их только к товарам. Вряд ли это сделано умышленно, так как указанное нововведение противоречит логике и сложившейся практике использования и предоставления права на ТЗ. Скорее всего, это техническая ошибка, которая будет устранена, но пока придется воспринимать часть четвертую ГК РФ с оглядкой на нее. А теперь рассмотрим новые препятствия для регистрации товарных знаков. Пункт 8 ст. 1483 ГК РФ гласит: «Не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименований или обозначений) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака». В Законе аналогичных запретов в отношении наименований селекционных достижений и коммерческих обозначений нет, а запрет в отношении фирменных наименований действует только в отношении тождественных, а не сходных обозначений (ст. 7, п. 3 Закона). Оставив за скобками редкие случаи возможного сходства ТЗ

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 41

ТОЧКА ЗРЕНИЯ с наименованиями селекционных достижений, проанализируем последствия распространения запретов на коммерческие обозначения и фирменные наименования. Наиболее опасен запрет в отношении коммерческих обозначений. Права на коммерческие обозначения изложены в ст. 1538–1541 ГК РФ. Cогласно пункту 1 ст. 1538 «Юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (ст. 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый Государственный реестр юридических лиц». Согласно пункту 1 ст. 1539, «Правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаков-

ках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории». В соответствии с этими статьями почти каждое из названий многочисленных предприятий страны можно рассматривать как потенциально охраняемое коммерческое обозначение, препятствующее регистрации в качестве товарных знаков большой группы обозначений, подпадающих под критерий сходства до степени смешения не только с этим обозначением в целом, но и с его отдельными элементами. А если учесть, что словарный запас названий предприятий включает в себя почти все известные имена и географические названия и соизмерим с запасом слов русского языка, то нетрудно представить, насколько для большинства обозначений велика опасность подпадания под этот запрет. Однако эта опасность скрытая из-за невозможности серьезного проведения соответствующих проверок и узаконенного непроведения их при экспертизе заявок. Тождественное или сходное коммерческое обозначение, как мина замедленного действия, может подстерегать правообладателя в самый неблагоприятный для него момент. Найти такое обозначение трудно. Но если конкретный товарный знак будет сильно мешать конкуренту, то он, не считаясь с дополнительными расходами, приложит максимум усилий для того, чтобы через Интернет и раз-

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 42

ТОЧКА ЗРЕНИЯ личные, в том числе региональные, справочники и/или с помощью заинтересованных им лиц отыскать «компрометирующее» охраняемое коммерческое обозначение и добиться аннулирования прав на мешающий товарный знак. В отличие от экспертов Роспатента, не проверяющих вышеуказанный запрет и не несущих ответственность за регистрацию товарных знаков с нарушением этого запрета, в незавидное положение поставлены патентоведы и патентные поверенные, консультирующие и помогающие потенциальным заявителям товарных знаков добиваться их регистрации, так как они не могут качественно провести соответствующие проверки и гарантировать патентную чистоту полученного охранного документа – свидетельства на товарный знак. Согласен, что коммерческие обозначения давно нуждаются в правовой охране, и сам факт введения их правовой охраны в нашей стране – явление весьма положительное. Но по престижу и потребительской ценности они значительно уступают товарным знакам и фирменным наименованиям, не говоря уж о затратах на их получение. Поэтому условия предоставления охраны товарным знакам и фирменным наименованиям должны быть более льготными по сравнению с аналогичными условиями для коммерческих обозначений, а сами права – более жесткими. Запрет регистрировать товарные знаки, тождественные и сходные с фирменными наименованиями, без про-

верок выполнения этого запрета при экспертизе заявок также увеличит количество товарных знаков, регистрация которых изначально будет осуществляться с нарушением требований Кодекса. Но с этим еще можно согласиться. Фирменные наименования по своему значению близки к товарным знакам, и запрет в отношении тождественных обозначений действует в Законе. Распространение запрета на регистрацию сходных с ними до степени смешения товарных знаков логически оправдан, так как устранит лазейку для регистрации знаков, фактически воспроизводящих фирменные наименования, но искусственно выведенных из-под действия критерия тождественности путем внесения в знак незначительных изменений или добавлений. В отличие от аналогичного запрета, касающегося коммерческих обозначений, запрет в отношении фирменных наименований, хотя и трудно, но все же легче проверить, так как эти наименования вносятся в государственные реестры. Недостатком является отсутствие в ГК РФ аналогичного запрета регистрации фирм с наименованиями, тождественными и сходными с охраняемыми товарными знаками. Теперь обратим внимание на ст. 1484 Кодекса, регламентирующую исключительное право на товарный знак: «1. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не про-

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 43

ТОЧКА ЗРЕНИЯ тиворечащим закону способом (исключительное право на ТЗ), в том числе способами, указанными в п. 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 2. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 3. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого

использования возникнет вероятность смешения». Существенной здесь является оговорка п. 3, допускающая в ряде случаев использование чужого ТЗ и обязывающая его правообладателя при отстаивании своих прав доказывать наличие критерия «возникновение вероятности смешения». Исход споров между сторонами во многом будет зависеть от заинтересованности и профессионализма патентных поверенных или адвокатов сторон, так как вышеуказанный критерий весьма субъективен. Таковы, по мнению автора, основные недостатки части четвертой ГК РФ в отношении правовой охраны товарных знаков. Конечно, критиковать законы и нормативные акты легче, чем их создавать, согласовывать и утверждать. Однако, чтобы не допустить снижения престижа и надежности товарных знаков и неразберихи при определении охраноспособности заявляемых на регистрацию обозначений, отмеченные недостатки вводимой части Кодекса должны быть устранены до начала ее действия. В первую очередь следует аннулировать запрет на регистрацию товарных знаков, тождественных или сходных с коммерческими обозначениями, а в отношении последних установить право преждепользования в отношении товарных знаков и фирменных наименований. Логически это будет оправданно. Лицо, использующее коммерческое обозначение до даты приоритета тождественного или сходного товарного

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 44

ТОЧКА ЗРЕНИЯ знака и/или до даты регистрации фирмы с тождественным или сходным наименованием, не будет опасаться претензий от последующего правообладателя ТЗ или фирменного наименования. А если правообладатель коммерческого обозначения не пожелает своевременно зарегистрировать его в качестве товарного знака или зарегистрировать с его использованием свою фирму и таким образом защитить это обозначение более дорогостоящим и престижным видом охраны, то после того, как это сделают другие лица, он потеряет такую возможность и винить в этом должен будет только себя. Что же касается любых запретов, то они должны вводиться в законы и нормативные документы только тогда, когда есть механизм, позволяющий осуществлять их проверку. Следует также уточнить сферу действия термина «товар», сферу действия оговорки ст. 1484, допускающей использование чужих товарных знаков, а также то, какие элементы фирменных наименований могут противопоставляться товарным знакам. Работа по устранению указанных

недостатков с учетом процедур согласования и утверждения изменений, конечно, очень большая, но ее можно было избежать при более тщательной подготовке и согласовании вводимой части четвертой ГК РФ. Пока предлагаемые недостатки Кодекса не будут устранены, автор посоветовал бы коллегам – патентоведам и патентным поверенным – сообщать о них потенциальным заявителям товарных знаков и в зависимости от конкретных ситуаций давать соответствующие советы о степени целесообразности попыток регистрации в качестве товарных знаков конкретных обозначений. А юридическим лицам можно посоветовать, если есть такая возможность, быстрее в качестве первой охраны используемых обозначений получать ее в виде права на коммерческое обозначение, закрепляя эти права документами, указанными в ст. 1539 ГК РФ, с возможностью при необходимости доказать правомерность получения этого права и подтвердить дату начала его действия. Одним из таких документов может стать сертификат соответствия.

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 45

СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ДЕПОНИРОВАНИЯ ШТАММОВ МИКРООРГАНИЗМОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПАТЕНТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ

Е. УТКИНА1

Е. ГАВРИЛОВА3

C. СИНЕОКИЙ2

А. АГРАНОВИЧ4

Принятые за последние годы правовые акты в области патентной экспертизы изобретений и, в первую очередь, Патентный Закон Российской Федерации с изменениями и дополнениями от 11.03.2003 г. сыграли положительную роль в плане расширения круга патентуемых объектов в области биотехнологии и в отношении совершенствования методологии их

О.СКОРОДУМОВА5

правовой охраны как объектов изобретений. Так, впервые патентуемыми в России стали трансформированные (генетически измененные) прокариотические и эукариотические клетки, трансгенные растения и трансгенные животные (не относящиеся к сортам растений и породам животных соответственно). Правовая охрана этих объектов, а также других биотехно-

1 канд. хим. наук, заместитель директора ФГУ ФИПС. 2 д-р биол. наук, профессор, директор Всероссийской коллекции промышленных микроорга-

низмов ГосНИИГенетика. 3 зам. зав. отдела пищевой промышленности и биотехнологии ФГУ ФИПС. 4 канд. хим. наук, старший научный сотрудник, руководитель службы патентного депонирования Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов ГосНИИГенетика. 5 зам. зав. отделом пищевой промышленности и биотехнологии ФГУ ФИПС.

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 46

СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ логических продуктов успешно реализуется через концепцию объекта изобретения «генетическая конструкция» (прежде всего за счет характеристики модифицирующего элемента в геноме). Детальная трактовка ряда нормативных положений в области биотехнологии нашла свое отражение в «Рекомендациях по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели» (с изменениями и дополнениями), выпущенных в 2006 г. Разработка современных подходов к охране биотехнологических изобретений позволяет достичь большего соответствия духу времени, однако пока не все вопросы правовой базы достаточно проработаны. В частности, необходимо отметить неурегулированность вопросов, связанных с депонированием биообъектов для целей национальной патентной процедуры. Для понимания истоков проблемы необходимо обратиться к истории вопроса. Впервые депонирование микроорганизмов для целей патентной процедуры было осуществлено в США в 1949 г. В СССР данная процедура стала применяться с 1976 г. Для ее осуществления были определены коллекции, депонирование в которых признавалось необходимым и достаточным для целей патентной процедуры. При этом обязательным условием при подаче заявки на изобретение было объявлено предоставление справки о депонировании штамма. В «Методических рекомендациях по вопросам проведения экспертизы

изобретений», опубликованных в 1988 г. указывалось: «Авторские свидетельства и патенты на изобретения выдаются на штаммы микроорганизмов при условии депонирования (регистрации и хранения) нового штамма микроорганизма в одной из официально утвержденных в СССР (для целей патентной процедуры) коллекций микроорганизмов или в одном из международных органов по депонированию микроорганизмов в связи с Будапештским договором о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры». Причем требование депонирования распространялось не только на заявки на изобретения, объектами которых являлись непосредственно новые штаммы микроорганизмов, но и на другие объекты изобретения (способ, вещество, устройство), связанные с получением и/или использованием новых штаммов микроорганизмов. Данная норма, касающаяся депонирования для целей патентной процедуры в СССР, рассматривалась как одно из необходимых условий обеспечения раскрытия и осуществимости изобретения. Она полностью соответствовала патентному законодательству ведущих промышленно развитых стран. Для осуществления процедуры международного патентования микроорганизмов в 1977 г. в Будапеште был заключен «Договор о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры» (далее – Будапештский

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 47

СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ договор). До его подписания заявителю приходилось осуществлять депонирование штаммов микроорганизмов в каждой стране, где предполагалась патентная охрана, что значительно осложняло международное патентование таких изобретений. СССР ратифицировал данный договор в 1980 г. После этого в соответствии с указанным Договором в нашей стране были разработаны нормативные документы, касающиеся порядка депонирования штаммов микроорганизмов для целей международной патентной процедуры. В частности, в соответствии с требованиями Будапештского договора для целей международного депонирования микробиологических изобретений было введено понятие Международного органа по депонированию (далее – МОД) и определены правила, регламентирующие его работу, в том числе правила обращения с депонированными микроорганизмами и их выдачи третьим лицам. В соответствии с Будапештским договором для того, чтобы факт и дата депонирования были признаны другими странами, международное патентное депонирование должно быть осуществлено в МОД. При этом Будапештский договор предусматривал наличие национального законодательства, касающегося вопросов депонирования микроорганизмов. В соответствии с Договором каждое Договаривающееся государство само вправе устанавливать поря-

док и условия депонирования микроорганизмов для целей национальной патентной процедуры. В том числе определять, в каких депозитариях, кроме МОД, может быть осуществлено депонирование для целей национальной патентной процедуры; сроки и правила депонирования; правила обращения с депонированными микроорганизмами, включая возможность и условия их выдачи заинтересованным лицам. Поскольку Российская Федерация является правопреемником СССР, то все обязательства, в том числе касающиеся Будапештского договора, были оставлены в силе. Вместе с тем Патентный закон Российской Федерации, принятый в 1992 г. и действующий с изменениями и дополнениями в настоящее время (c 2003 г.), не содержит в явном виде требования обязательного депонирования штаммов микроорганизмов для целей патентной процедуры. Однако это не означает его отсутствия, поскольку согласно действующим Правилам составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденным приказом Роспатента от 06.06.2003 г. № 82, зарегистрированным в Минюсте России 30.06.2003 г.* (далее – Правила), депонирование остается одним из условий подтверждения осуществимости изобретения, относящегося как непосредственно к штамму микроорганизма, так и к другим изобретениям, в которых используют новые штаммы.

* Опубликовано в «Российской газете» 8 октября 2003 г, № 2002. «ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 48

СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ Вместе с тем формулировка пункта 3.2.4.5 (3) Правил неоднозначна. Ее редакция требует дополнительного разъяснения, поскольку в соответствии с ней для подтверждения возможности осуществления изобретения, относящегося к штамму микроорганизма «…приводится описание способа его получения. Если описания недостаточно для осуществления изобретения, предоставляются сведения о депонировании штамма…, дата которого не должна быть более поздней, чем дата подачи заявки…». Из данной формулировки неясно, в каком же случае описания способа получения штамма достаточно для его осуществления, а в каком – необходимо представлять справку о депонировании. Специалисту в области биотехнологии ясно, что штаммы природного происхождения, которые выделены из природных источников или получены

из известных штаммов путем традиционного мутагенеза, в результате случайных обстоятельств и т. д., невозможно многократно воспроизвести по детальной таксонометрической характеристике или способу его получения, поскольку это уникальное событие, повторение которого с ожидаемым результатом в принципе неосуществимо. Следовательно, названные штаммы необходимо депонировать, поскольку только таким образом возможно их многократное воспроизведение. Достаточным же для осуществления изобретения может считаться описание способа получения лишь в отношении рекомбинантных штаммов, которые получены с помощью генноинженерных методик, позволяющих их конструировать и неоднократно воспроизводить. Требует пояснения также следующая норма, включенная в вышеуказанный пункт 3.2.4.5(3) Правил. В соответствии с ней, «депонирование для целей патентной процедуры считается осуществленным, если штамм… помещен в международный орган по депонированию, предусмотренный Будапештским договором о международном признании депонирования для целей патентной процедуры (Будапешт, 28 апреля 1977 года) или в уполномоченную на их депонирование российскую коллекцию, гарантирующую поддержание жизнеспособности объекта в течение, по меньшей мере, срока действия патента и удовлетворяющую другим установленным требованиям к коллекциям, осуще-

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 49

СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ствляющим депонирование для целей патентной процедуры». Фактически редакция данной нормы ориентирует заявителей, подающих заявки на штаммы микроорганизмов, не на их депонирование в специализированной коллекции, а именно на предоставление сведений о депонировании. При этом заявители часто смешивают понятия «депонирование» и «хранение» штамма в своей собственной коллекции. Кроме того, отсутствие на сегодня утвержденного перечня российских коллекций, уполномоченных на депонирование микроорганизмов для целей национальной патентной процедуры приводит к тому, что штаммы депонируются в случайных коллекциях, которые не гарантируют поддержание их жизнеспособности в течение всего срока действия патента. В связи с этим необходимо охарактеризовать принципы и основные понятия, касающиеся депонирования штаммов микроорганизмов. Депонирование штамма микроорганизма – это передача его в коллекцию с целью регистрации, хранения, защиты от неправомерного использования и выдачи образца в соответствии с установленными правилами. Депонирующие коллекции подразделяются на исследовательские и сервисные. Задача исследовательских коллекций, которые обычно создаются в научно-исследовательских организациях, вузах, состоит в хранении штаммов, необходимых для обеспечения функционирования данной организа-

ции. Деятельность таких коллекций и порядок их работы обеспечиваются и контролируются руководством организаций, к которым относится соответствующая коллекция. Они могут отличаться друг от друга условиями функционирования, правилами работы, материальной базой и т. д. По своей сути, это коллекции, существующие внутри института.

Основная задача сервисной коллекции – обеспечение сохранности и доступности наиболее ценных штаммов, созданных различными исследовательскими организациями или физическими лицами и предназначенных для научных исследований или решения прикладных задач. Функции сервисных коллекций шире круга задач ведомственных исследовательских коллекций. Деятельность национальных сервисных коллекций, согласно мировой практике, обеспечивается и гарантируется государством. Смысл деятельности таких коллекций – обеспечить сохранение, расширение и эффективное использование национального фонда

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 50

СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ коллекционных штаммов микроорганизмов. Конкретные задачи и функции сервисной коллекции весьма разнообразны. Депонирование штамма в сервисной коллекции может осуществляться депозитором с разными целями, что обусловливает необходимость наличия в сервисной коллекции различных форм депонирования, отличающихся правилами обращения с микроорганизмами. В зависимости от задач, решаемых при депонировании, предусмотрены разные формы депонирования: хранение, гарантийное (конфиденциальное) хранение, патентное депонирование. Последний вид депонирования предусмотрен для случаев, когда на штамм или его применение планируется подать заявку на патент в России (национальное патентное депонирование) или в зарубежных странах (международное патентное депонирование). Патентное депонирование имеет специфику, которая состоит в том, что депонируемый в коллекции образец микроорганизма должен храниться надлежащим образом в течение всего срока действия патента, т. е. в течение 20 лет, и при выполнении определенных условий должен быть доступен заинтересованным лицам. Это означает, что коллекция, осуществляющая патентное депонирование, должна принять на себя ряд обязательств и удовлетворять ряду специфических требований. В первую очередь, это непрерывность существования коллекции, обеспеченность ее необходимым персоналом и оборудо-

ванием для выполнения своих задач, доступность для любого депозитора, обеспечение хранения образцов штаммов в соответствии с установленными правилами. Далеко не все коллекции, предназначенные для депонирования штаммов микроорганизмов и приравненных к ним биообъектов, действовавших в СССР, в силу объективных причин сохранили свой статус и положение, а также возможности для функционирования. Из-за отсутствия утвержденного перечня коллекций, предназначенных для патентного депонирования, заявляемые в качестве объектов изобретений штаммы депонируются в случайных коллекциях или вообще не депонируются. Поскольку до настоящего времени законодателем не определен перечень уполномоченных коллекций и не закреплен их статус, то депонирование зачастую отождествляется с хранением микроорганизмов в коллекции заявителя, что по определению не совпадает с идеологией Будапештского договора. Согласно этому договору в коллекции должен быть обеспечен определенный контроль за биобезопасностью в отношении нового биологического материала, который, будучи неизвестным, может представлять повышенный риск. И кроме того, для сохранения своей жизнеспособности микроорганизмы должны храниться в коллекции со всеми необходимыми для этого предосторожностями в течение, по крайней мере, 30 лет. Цель депонирования состоит также в том, чтобы сделать биоматериал

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 51

СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ доступным для публики, не ставя под угрозу интересы заявителя или владельца патента. По нашему убеждению, это возможно лишь в коллекции, статус которой утвержден государством. В соответствии с действующим патентным законодательством РФ, но при отсутствии перечня уполномоченных коллекций, вопрос о приемлемости депонирования в «неуполномоченных» коллекциях для целей патентной процедуры остается открытым и неопределенным. Таким образом, в связи с неурегулированностью данного вопроса, депонирование для целей национальной патентной процедуры может считаться осуществленным только в том случае, если оно произведено в МОД. В настоящее время статус МОД имеют три российские коллекции: Всероссийский научный центр антибиотиков (NRCA), Всероссийская коллекция промышленных микроорганизмов (VKM), Всероссийская коллекция промышленных микроорганизмов (VKPM).

Неопределенность данной ситуации свидетельствует о том, что патентное законодательство в России отстает от европейского законодательства и Договора РСТ в части правового регулирования депонирования биологического материала, к которому нет публичного доступа и который не может быть описан в заявке на патент так, чтобы специалист смог осуществить соответствующее изобретение. В соответствии с правилами 28 и 29bis – Инструкции к ЕПК и правилам 13bis – Инструкции к РСТ изобретение только тогда считается раскрытым, когда образец биологического материала был депонирован не позднее даты подачи заявки в уполномоченном для этого учреждении. Следует отметить, что, начиная с 1992 г., подобные проблемы уже решались в бывших республиках СССР. Так, в 1994 г. принято Постановление Кабинета Министров Украины № 705 «О государственной системе депонирования штаммов микроорганизмов», согласно которому были оперативно разрешены все назревшие вопросы, а именно: 1. Разработаны этапы создания государственной системы депонирования штаммов микроорганизмов. 2. Утвержден перечень депозитариев для депонирования штаммов микроорганизмов с целью осуществления патентной процедуры. Для реализации этих предложений были выделены целевые бюджетные средства. В результате проведенной работы была принята «Инструкция о порядке депонирования в Украине

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 52

СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ штаммов микроорганизмов с целью осуществления патентной процедуры», утвержденная Министерством юстиции Украины 04.08.1995 г. Перечень депозитариев был предложен национальной академией наук Украины. Аналогичные действия предприняты и в Республике Казахстан. Так, 04.03.1996 г. председателем национального патентного ведомства Республики Казахстан были утверждены «Правила депонирования микроорганизмов при подаче заявок на изобретения», порядок и условия депонирования, перечень коллекций, предназначенных для депонирования, и обозначено, какими министерствами должны быть созданы условия для нормального функционирования этих коллекций. Таким образом, можно констатировать, что решение проблемы депонирования в Российской Федерации явно затянулось. Такие важные вопросы, как условия депонирования, правила доступа к депонированному штамму, определение перечня коллекций, имеющих право осуществлять депонирование для целей патентной процедуры, остаются нерешенными. А между тем они тесно связаны со стратегией сохранения микробного разнообразия, состоянием экологии и безопасностью людей. Решение данной проблемы способствовало бы сохранению национальных генетических ресурсов нашей страны в русле положений принятой 05.06.1992 г. в Рио-де-Жанейро «Конвенции о биологическом разнообразии». В ней заявлено о непреходящей ценности био-

логического разнообразия, ответственности каждого государства за сохранение и устойчивое использование своих биологических ресурсов. Необходимость создания нормативной базы, касающейся национального патентного депонирования, осознается широкой научной общественностью, в том числе Обществом биотехнологов России, предложившим включить этот вопрос для обсуждения в Государственной Думе при подготовке Закона РФ «Об обороте генетических ресурсов». В настоящее время в Федеральном институте промышленной собственности по заказу Роспатента проводится научно-исследовательская работа, касающаяся вопросов, связанных с депонированием штаммов микроорганизмов для целей патентной процедуры, предоставления к ним доступа третьих лиц. Результатом этой работы, как планируется, должно стать внесение изменений и дополнений в Правила и рекомендации по вопросам экспертизы изобретений, относящихся к штаммам микроорганизмов, а также предложения по определению перечня коллекций, которые могут быть уполномочены на депонирование микроорганизмов для целей национальной патентной процедуры, а также предложения по порядку и условиям их депонирования. Это позволит повысить качество патентования биотехнологических изобретений, касающихся объектов живой природы и будет способствовать инновационным процессам в данной области.

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 53

ОБМЕН ОПЫТОМ ОПЫТ ЗАЩИТЫ ПРАВ РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК В КАЗАХСТАНЕ

В. МАЛИН, генеральный директор юридической и консалтинговой фирмы ЗАО «МАЛИН», патентный поверенный РФ (Москва)

Защита прав на объекты интеллектуальной собственности (далее – ИС) в современном мире является одним из условий успешного экономического развития. Именно поэтому продолжается совершенствование всего комплекса международных соглашений, национальных законодательств и правоприменительной практики в области ИС. Особенно актуальна эта деятельность для стран, стремящихся вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО), поскольку эффективная охрана прав ИС – одно из условий вступления в эту организацию. К таким странам относятся Российская Федерация (далее – РФ) и Республика Казахстан (далее – РК), принявшие на себя при создании Евроазиатского экономического сообщества обязательство формировать единое экономическое пространство с учетом общепризнанных норм и принципов международного права, а также опыта и законодательства Евросоюза, в том числе путем про-

ведения единой политики в области охраны прав ИС. Как в конкретной ситуации реализована возможность защиты прав российской компании на международный товарный знак (ТЗ) в РК? Каковы особенности законодательства и правоприменительной практики в РК в области охраны прав на международный ТЗ, с которыми пришлось столкнуться? Какие аспекты защиты прав и в каких направлениях еще предстоит решать? Эти актуальные вопросы правоприменения в области охраны прав ИС рассматриваются в предлагаемой статье на реальном примере. Приобретение прав Российская фармацевтическая компания (далее – Компания) на основании Мадридского соглашения о международной регистрации знаков (далее – Мадридское соглашение) и в соответствии с международной заявкой приобрела права на ТЗ с 01.12.99 г.

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 54

ОБМЕН ОПЫТОМ Поскольку Республика Казахстан является участницей Мадридского соглашения, и в международной заявке она была указана среди стран, на территорию которых распространяется действие заявки, охраняемые законом права Компании в соответствии со ст. 3, 4 Мадридского соглашения и п. 1 ст. 4 Закона РК от 26.07.99 г. № 456-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (Закон о товарных знаках) должны были действовать в РК с 01.12.99 г. Однако уполномоченный государственный орган РК по правам ИС – Республиканское государственное предприятие по патентам и товарным знакам «Казпатент» (далее – Казпатент), на основании ст. 5 Мадридского соглашения уведомило Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) об отказе в охране ТЗ по международной заявке Компании. Причина отказа – наличие произведенной ранее регистрации в РК двух ТЗ, принадлежащих другой фармацевтической фирме, которые, по мнению Казпатента, являлись сходными до степени смешения с ТЗ Компании. Поэтому на основании п. 1 ст. 7 Закона о товарных знаках и ст. 5 Мадридского соглашения Казпатент отказал товарному знаку Компании в охране на территории РК. Впоследствии Казпатент удовлетворил возражение Компании, изменил свое первоначальное решение и предоставил правовую охрану ТЗ Компании в РК с 20.02.02 г., известив об этом Международное бюро ВОИС.

Таким образом, вследствие действий Казпатента, по независящим от нее обстоятельствам, Компания не имела правовой охраны своего ТЗ в РК вплоть до 20.02.02 г. и по этой причине не могла использовать его на территории РК на законном основании до 20.02.02 г. Следует подчеркнуть, что право на ТЗ возникло у Компании не вследствие регистрации знака в РК, а без регистрации в РК – в силу международного договора РК согласно п. 1 ст. 4 Закона о товарных знаках и п. 1 ст. 1024 Гражданского кодекса (ГК) РК. Нарушение прав В 2004 г. уполномоченным государственным органом РК по правам ИС стало Государственное учреждение «Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК» (далее – Комитет). Апелляционный совет Комитета – подразделение Комитета по досудебному рассмотрению споров принял 23.12.05 г. решение удовлетворить возражение против действия регистрации ТЗ Компании в связи с его неиспользованием. В качестве правового основания такого решения Апелляционный совет сослался на п. 4 ст. 19 Закона о товарных знаках, которым установлено, что «любое заинтересованное лицо может подать в уполномоченный орган возражение против действия регистрации ТЗ в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче возражения».

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 55

ОБМЕН ОПЫТОМ В связи с этим отметим два следующих важных обстоятельства. 1. Возражение против действия регистрации ТЗ было подано казахстанским фармацевтическим предприятием (далее – Предприятие), производившим на протяжении ряда лет лекарственное средство (далее – ЛС), в наименовании которого использован ТЗ Компании без ее согласия на это. Выпуская такое ЛС, Предприятие нарушало права Компании на ТЗ. 2. Хотя возражение было подано Предприятием в Комитет 07.02.05 г., Компании стало известно об этом только за месяц до рассмотрения возражения в Апелляционном совете Комитета, состоявшегося 23.12.05 г. Комитет и Предприятие не предприняли предусмотренных законодательством РК действий, чтобы должным образом известить Компанию о подаче возражения, его содержании и приложенных к нему документах, подтверждающих доводы заявителя. Все указанные документы стали доступны Компании только через три месяца после рассмотрения возражения. Заблаговременно поданное ходатайство Компании о переносе рассмотрения возражения в Апелляционном совете на более поздний срок не было удовлетворено, и заседание совета проводилось в отсутствие правообладателя. Решение Апелляционного совета от 23.12.05 г. было утверждено приказом Председателя Комитета 17.01.06 г., несмотря на аргументированное возражение, поданное Компанией в Комитет. С этого момента в соответст-

вии с п. 3 ст. 41 Закона о товарных знаках право на ТЗ могло быть защищено только в судебном порядке. Защита прав Прежде всего необходимо было решить четыре взаимосвязанные задачи: определить подсудность, срок исковой давности, содержание исковых требований и подготовить необходимые доказательства, сформировав в результате правовую позицию, а затем защищать ее в судебном процессе. Подсудность Судебная система в Республике Казахстан отличается от судебной системы в РФ. В РК отсутствует система арбитражных судов. Их роль выполняют в зависимости от категории дела суды, соответствующие судам общей юрисдикции в РФ, или межрайонные экономические суды. Анализ Положения о Комитете, утвержденного Постановлением Правительства РК от 28.10.04 г. № 1120, ст. 3 Закона о товарных знаках, п. 2 ст. 1, п. 1 – 3 ст. 4 Закона РК от 27.11.00 г.

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 56

ОБМЕН ОПЫТОМ № 107-II «Об административных процедурах» показал, что приказ председателя Комитета является ненормативным правовым актом индивидуального применения, изданным государственным органом, являющимся ведомством Министерства юстиции РК. Согласно п. 2 ст. 28 Гражданского процессуального кодекса (далее – ГПК) РК дела об оспаривании ненормативных актов министерств и других республиканских исполнительных органов, касающихся прав организаций, рассматриваются судом г. Астаны. Согласно ст. 333 и 386 ГПК РК апелляционной инстанцией по таким делам является коллегия по гражданским делам, а надзорной инстанцией – надзорная коллегия Верховного суда (ВС) РК. Таким образом, иск мог быть предъявлен в суд г. Астаны, что с учетом последующих инстанций давало надежду на квалифицированное рассмотрение дела. Коллизии, связанные со сроком исковой давности Тем не менее, в предъявлении иска об оспаривании ненормативного акта республиканского исполнительного органа (решения органа государственной власти) была серьезная проблема, связанная со сроком исковой давности. Правила производства по делам об оспаривании решений органов государственной власти установлены гл. 27 ГПК РК. Согласно п. 1 ст. 280 гл. 27 ГПК РК срок исковой давности для таких исков составляет три месяца со дня, когда юридическому лицу

стало известно о нарушении его прав и охраняемых законом интересов. Для подтверждения существенных обстоятельств, связанных с приобретением и нарушением прав Компании на ТЗ в РК, следовало обращаться к разным организациям, находящимся в Швейцарии и РК, в том числе к ВОИС, к Комитету и к подведомственной ему экспертной организации – бывшему Казпатенту. Поэтому подготовка необходимых доказательств, искового заявления и предъявление иска потребовали бы заведомо большего времени, чем три месяца. Правда, п. 2 ст. 279 гл. 27 ГПК РК устанавливает, что индивидуальные правовые акты государственных органов, в отношении которых законом предусмотрен иной порядок судебного обжалования, не могут быть оспорены в суде в соответствии с гл. 27 ГПК РК. Поскольку п. 3 ст. 41 Закона о товарных знаках устанавливает, что срок обжалования решения апелляционного совета составляет шесть месяцев с даты получения решения, то, казалось бы, можно применять этот больший срок. Однако, во-первых, и этот срок мог быть недостаточным для полноценной подготовки и предъявления иска. Во-вторых, п. 5 нормативного постановления ВС РК от 19.12.03 г. № 10 определяет, что споры по поводу решений, являющихся актами индивидуального применения, рассматриваются по правилам гл. 27 ГПК РК. Пункт же 12 этого постановления определяет также, что установленные иными законами сроки для обраще-

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 57

ОБМЕН ОПЫТОМ ния в суд, не совпадающие со сроком, предусмотренным п. 1 ст. 280 ГПК РК (три месяца), в силу п. 2 ст. 3 ГПК РК применению не подлежат. Второе означало, что в рассматриваемом случае применим все же трехмесячный, а не шестимесячный срок исковой давности. Согласно п. 2 нормативного постановления ВС РК от 19.12.03 г. № 10 решения, указанные в п. 2 ст. 279 ГПК РК (индивидуальные правовые акты государственных органов, в отношении которых законом предусмотрен иной порядок судебного обжалования), не подлежат рассмотрению по правилам гл. 27 ГПК РК. Однако эта норма не дает однозначного разрешения рассматриваемой коллизии, так как находится в противоречии с п. 5 этого же постановления, не содержащим оговорку «кроме случаев, предусмотренных п. 2 настоящего постановления». Следует пояснить, что согласно ст. 1, 3 и 4 Закона РК от 24.03.98 г. № 213-I «О нормативных правовых актах» нормативные постановления ВС РК являются одним из основных видов нормативных правовых актов, частью законодательства РК и находятся вне иерархии нормативных правовых актов, установленной названным законом, т. е. как бы имеют некое абсолютное действие. Итак, анализ показывал наличие сложной и неоднозначной коллизии правовых норм вышеназванных кодекса, закона и нормативного постановления ВС РК, регулирующих срок исковой давности для рассматривае-

мого случая, которая в свою очередь могла быть разрешена только в судебном порядке. Таким образом, преимущества предъявления иска об оспаривании решения органа государственной власти, связанные с правилами подсудности, установленными ГПК РК, подрывались неопределенностью в применимом сроке исковой давности и в соотношении этого срока с ожидаемым сроком полноценной подготовки и предъявления иска. Эта проблема потребовала более глубокого правового анализа ситуации. Содержание исковых требований Было очевидно, что оспаривание приказа Председателя Комитета должно, с учетом обстоятельств дела, привести к его отмене и восстановлению нарушенного права на ТЗ. Однако логика исковых требований может быть и обратной: добиваться признания права на ТЗ, и, как следствие, – отмены приказа. Оказалось, что второй подход позволяет, во-первых, использовать указанные выше преимущества подсудности и одновременно разрешить коллизии, связанные со сроком исковой давности, и, во-вторых, как будет показано ниже, использовать более широкий круг доказательств. Особенность гражданского законодательства РК состоит в том, что согласно п. 2 ст. 115 Гражданского кодекса (далее – ГК) РК ТЗ относятся «к имущественным благам и правам (имуществу)». Поэтому нарушение прав на ТЗ, выразившееся в издании не соответствующего законодатель-

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 58

ОБМЕН ОПЫТОМ ству РК приказа Председателя Комитета, касается права собственности на имущество, которое в силу п. 1 ст. 188 ГК РК «есть признаваемое и охраняемое законодательными актами право субъекта по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом». Вместе с тем, согласно ст. 267 ГК РК, если в результате издания не соответствующего законодательству индивидуального акта органа государственного управления нарушаются права собственника по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим ему имуществом, то такой акт признается в судебном порядке недействительным по иску собственника; при вынесении судом решения по конкретному делу акты органов государственного управления, противоречащие законодательным актам, не применяются. Кроме того, согласно п. 13 нормативного постановления ВС РК от 19.12.03 г. № 10 в указанном случае не соответствующие законодательству решения государственного органа суд должен признать незаконными и возложить на соответствующий государственный орган обязанность устранить в полном объеме допущенное нарушение прав и охраняемых законом интересов юридического лица. Таким образом, из признания судом права или нарушения права на ТЗ однозначно следует отмена решения государственного органа, нарушившего право. Очевидно также, что иск о признании права на ТЗ должен рассматриваться в порядке искового про-

изводства. Для такого иска действует общий срок исковой давности – три года, установленный п. 1 ст. 178 ГК РК. Вместе с тем, такой иск должен содержать дополнительное исковое требование, вытекающее из основного и неразрывно связанное с ним, о признании незаконным и отмене решения государственного органа, нарушившего право, т. е. требование об оспаривании решения государственного органа. Вследствие этого к такому иску будет применимо правило о подсудности, установленное п. 2 ст. 28 ГПК РК, т. е. такой иск должен рассматриваться в суде г. Астаны. Высказанные положения подтверждаются также пп. 2 и 3 нормативного постановления ВС РК от 19.12.03 г. № 10, которые определяют, что заявления, подлежащие рассмотрению в порядке искового производства, и решения, указанные в п. 2 ст. 279 ГПК РК (индивидуальные правовые акты государственных органов, в отношении которых законом предусмотрен иной порядок судебного обжалования), не подлежат рассмотрению по правилам гл. 27 ГПК РК, а также что требования юридических лиц о признании неправомерными решений органов государственной власти и связанные с ними исковые требования подлежат рассмотрению в порядке искового производства. В итоге исковые требования были сформулированы следующим образом: 1) признание права истца на ТЗ в РК; 2) восстановление положения, существовавшего до нарушения права,

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 59

ОБМЕН ОПЫТОМ а именно: признание не соответствующим международным договорам РК, законодательству РК, незаконным, недействительным с момента принятия и не подлежащим применению правового акта государственного органа – приказа Председателя Комитета от 17.01.06 г. об утверждении решения Апелляционного совета от 23.12.05 г.; возложение на ответчика обязанности устранить в полном объеме допущенное нарушение права истца и отменить приказ Председателя Комитета от 17.01.06 г. Доказательства Дополнительное преимущество выбранной формулировки исковых требований состояло в том, что она позволила использовать более широкий круг доказательств, в том числе бесспорные доказательства, которые сложно было бы применить, если основным исковым требованием было бы оспаривание решения государственного органа. 1. Незаконность решения государственного органа Как уже отмечалось, при рассмотрении в Апелляционном совете возражения против действия регистрации ТЗ в связи с его неиспользованием были допущены существенные нарушения прав владельца ТЗ. Эти нарушения касались всех этапов процедуры (прием и рассмотрение возражения, вынесение и утверждение решения), предусмотренной Правилами подачи и рассмотрения в Апелляционном совете возражений, связан-

ных с патентованием и регистрацией объектов промышленной собственности (Правилами), утвержденными приказом Председателя Комитета от 01.11.01 г. № 69. Фактические обстоятельства, связанные с нарушением Правил, являющихся нормативным правовым актом и частью законодательства РК, были таковы, что они свидетельствовали также о нарушении Закона о товарных знаках в части п. 2 ст. 23, предусматривающего право владельца ТЗ на участие в рассмотрении спора в Апелляционном совете; Мадридского соглашения в части п. 6 ст. 5, согласно которому «решение о признании международного знака недействительным не может быть вынесено компетентными органами без предоставления владельцу знака возможности для защиты своих прав»; Парижской конвенции об охране промышленной собственности в части п. С ст. 5, устанавливающего, что регистрация ТЗ может быть аннулирована в стране использования, в которой использование зарегистрированного ТЗ является обязательным, только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия. Для подтверждения обстоятельств, касающихся нарушений законодательства РК и норм международных договоров, участником которых является РК, и фиксации соответствующих доказательств, необходимо было на этапе подготовки иска получить удостоверенную Комитетом, т. е. ответчиком, копию дела Апелляционного

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 60

ОБМЕН ОПЫТОМ

совета с документами, на основании которых принято оспариваемое решение. Правила предусматривают право владельца ТЗ знакомиться и снимать копию с материалов дела. Однако с февраля по ноябрь 2005 г. Комитет в нарушение требований законодательства РК не предпринял действий по предоставлению Компании необходимой информации и документов по возбужденному в Комитете досудебному разбирательству, касающемуся прав Компании на ТЗ в РК. Выяснилось также, что в Комитете отсутствует инструкция или иной документ, регламентирующий ведение дел в Апелляционном совете (наличие описи дела, нумерация и прошивка листов дела и т. п.), что создает условия для изменения содержания дела на любом этапе рассмотрения спора. В итоге все же удалось получить прошитую, пронумерованную и скрепленную печатью Комитета копию всех документов, связанных с рассмотрением возражения. Все полученные доказательства подтверждали незаконность приказа Председателя Комитета от 17.01.06 г., но лишь косвенно свидетельствовали

в пользу признания права истца на ТЗ в РК. К тому же процедуру рассмотрения возражения против действия регистрации ТЗ можно было провести повторно, без нарушения Правил. Для обоснования основного искового требования были использованы две группы доказательств: доказательства, свидетельствующие об использовании ТЗ в РК в течение предусмотренного Законом о товарных знаках пятилетнего срока, и доказательства, подтверждающие отсутствие непрерывного пятилетнего периода неиспользования ТЗ. 2. Использование знака Важная особенность рассматриваемой ситуации состояла в следующем. Международный товарный знак Компании был зарегистрирован 01.12.99 г. для лекарственного средства, производство которого и продажа в РФ начались в 1999 г. Специфика ЛС как товара состоит в том, что фармацевтическая компания, если она заботится о своей репутации в долгосрочной перспективе, отслеживает практику медицинского применения нового ЛС, прошедшего клинические испытания и получившего государственную регистрацию, как правило, в течение 3–5 лет. Только потом, получив убедительную положительную статистику медицинского применения, расширив стабильно качественное производство, компания приступает к продвижению ЛС на новые зарубежные рынки. Если учесть, что затраты времени на государственную регистрацию ЛС составляют до 12 и более

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 61

ОБМЕН ОПЫТОМ месяцев, а к началу государственной регистрации желательно, чтобы соответствующий ТЗ уже был зарегистрирован, то становится понятным, что для ЛС установленный п. 4 ст. 19 Закона о товарных знаках непрерывный пятилетний срок неиспользования ТЗ достаточно короток, чтобы и гарантировать права владельца ТЗ, и обеспечить права потребителей. Ввиду указанной особенности к моменту рассмотрения возражения против действия регистрации ТЗ в Комитете государственная регистрация соответствующего ЛС в Республике Казахстан только началась. Использование, в том числе хранение, реализация и применение в медицинской практике ЛС без государственной регистрации в соответствии с п. 4 ст. 12 Закона РК от 13.01.04 г. № 522-II «О лекарственных средствах» запрещено. Компания исполняла это требование закона. Поэтому доказательства применения товарного знака в РК на товаре, его упаковке, а также доказательства изготовления, применения, ввоза, хранения, предложения к продаже, продажи товара с ТЗ Компании в РК, т. е. доказательства основных видов использования товарного знака, предусмотренных п. 4 ст. 19, подпунктом 6 ст. 1 Закона о товарных знаках, п. 2 ст. 1025 ГК РК, отсутствовали. Согласно п. 4 ст. 19 Закона о товарных знаках «может признаваться использованием ТЗ применение его в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, вывесках или при демонстрации товаров на выставках, проводимых в РК». Поскольку в 2004 г.

лекарственное средство, в наименовании которого использовался ТЗ Компании, демонстрировалось на выставке в РК, при подготовке иска удалось получить документы, подтверждающие это обстоятельство, а также то, что ТЗ демонстрировался не только на упаковке экспонировавшегося товара, но и распространялся в виде печатной продукции, рекламировался через оформление выставочного стенда, был указан на официальном бланке благодарственного сертификата, выданного Компании организаторами выставки. Сложность использования этих доказательств была связана с тем, что в выставке участвовала не сама Компания, а на основании агентского договора от ее имени действовала дочерняя фирма. Особенность же гражданского законодательства РК состоит в том, что институт агентского договора в нем отсутствует, хотя такой договор соответствует принципу свободы договора и не противоречит гражданскому законодательству РК. Вместе с тем, п. 4 ст. 19 Закона о товарных знаках требует, чтобы ТЗ был использован владельцем или иным лицом на основании права, полученного от владельца в соответствии с лицензионным договором, подлежащим согласно п. 3 ст. 21 названного закона государственной регистрации. Кроме того, ТЗ был использован на официальном бланке Евразийского патента, выданного Компании Евразийским патентным ведомством 27.06.02 г. Патент имеет срок действия до 03.02.20 г., в том числе в РК, которая ратифицировала Евразий-

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 62

ОБМЕН ОПЫТОМ скую патентную конвенцию в 1994 г. В тексте описания патента ТЗ упоминается многократно. Сведения о патенте были опубликованы на официальном сайте Евразийской патентной организации, а также в официальном печатном издании – Бюллетене Евразийского патентного ведомства. Эта информация была общедоступной в РК. Однако все вышеуказанные виды использования ТЗ и соответствующие им доказательства не давали абсолютной уверенности, что суд признает факт использования ТЗ в РК, в том числе потому, что формулировка п. 4 ст. 19 Закона о товарных знаках («может признаваться») оставляла этот вопрос на усмотрение суда. В таких условиях необходимо было реализовать принципиально иной подход для защиты права на ТЗ – доказать, что не было непрерывного пятилетнего периода неиспользования ТЗ. 3. Отсутствие непрерывного пятилетнего периода неиспользования знака Согласно п. 4 ст. 19 Закона о товарных знаках «при решении вопроса о прекращении действия регистрации ТЗ в связи с его неиспользованием принимаются во внимание предоставленные владельцем доказательства того, что ТЗ не использовался по не зависящим от него обстоятельствам». В отличие от формулировки «может признаваться» эта норма – более обязывающая, хотя и не имеющая строго императивного характера.

Такие обстоятельства как раз имели место в рассматриваемом случае, поскольку после регистрации ТЗ, произведенной ВОИС 01.12.99 г., именно уполномоченный государственный орган РК по правам ИС – Казпатент сначала отказал в предоставлении правовой охраны ТЗ по международной заявке Компании, а затем с 20.02.02 г. предоставил правовую охрану. Напомним, что в соответствии с п. 4 ст. 19 Закона о товарных знаках пятилетний период неиспользования ТЗ должен исчисляться непрерывно с даты регистрации ТЗ или до даты подачи возражения против регистрации ТЗ. В рассматриваемом случае такими двумя обязательными для анализа непрерывными пятилетними периодами времени были периоды с 01.12.99 г. по 01.12.04 г. (пять лет с даты регистрации) и с 06.02.00 г. по 06.02.05 г. (пять лет, предшествующие подаче возражения). Из сопоставления указанных периодов времени с датой предоставления правовой охраны ТЗ в РК следует, что ни один из этих периодов не является непрерывным пятилетним периодом времени неиспользования ТЗ. Если из них исключить период времени с 01.12.99 г. по 19.02.02 г., когда Компания не могла использовать ТЗ в РК на законном основании, то оба вышеуказанных периода времени будут иметь продолжительность менее трех лет. Доказательства отсутствия пятилетнего периода неиспользования ТЗ составили базис правовой позиции по защите прав истца на ТЗ.

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 63

ОБМЕН ОПЫТОМ Правовая позиция Сложность реализации в судебном процессе такой правовой позиции состояла в том, чтобы убедить суд принять во внимание предоставленные доказательства неиспользования ТЗ по не зависящим от владельца обстоятельствам. Однако эта задача решалась путем предложения суду исследовать альтернативу: что произошло бы, если Компания использовала свой ТЗ в РК до 20.02.02 г.? Поскольку отказ в предоставлении правовой охраны был мотивирован Казпатентом наличием двух ТЗ, зарегистрированных в РК, сходных с ТЗ Компании до степени смешения, это означало бы прямое нарушение прав владельца двух зарегистрированных знаков, охраняемых государством в силу ст. 4 Закона о товарных знаках. То есть такое использование было бы незаконным. Таким образом, были завершены подготовка доказательств и формулирование правовой позиции, которая вкратце сводилась к следующему. Компания приобрела права на ТЗ с 01.12.99 г. в соответствии с международной заявкой. В РК правовая охрана ТЗ была предоставлена на основании решения Казпатента с 20.02.02 г. Следует признать, что, несмотря на издание приказа Председателя Комитета от 17.01.06 г., Компания попрежнему обладает правами на зарегистрированный международный ТЗ в РК в силу следующих обстоятельств, подтверждаемых соответствующими доказательствами: 1) непрерывный пятилетний период неиспользования ТЗ, предусмот-

ренный п. 4 ст. 19 Закона о товарных знаках, необходимый для удовлетворения возражения против действия регистрации ТЗ в связи с его неиспользованием, отсутствовал; 2) с учетом особенностей продвижения товара, для которого был зарегистрирован ТЗ, владелец использовал ТЗ в РК способами, предусмотренными п. 4 ст. 19 Закона о товарных знаках; 3) возражение против действия регистрации ТЗ в связи с его неиспользованием принималось, рассматривалось, а решение по нему выносилось и утверждалось с нарушениями Правил, Закона о товарных знаках, международных договоров РК и в силу этого, а также с учетом двух предыдущих пунктов, удовлетворено незаконно. В соответствии с этим приказ Председателя Комитета от 17.01.06 г. подлежит отмене. Судебный процесс Особенностью гражданского процессуального законодательства РК, важной в рассматриваемой ситуации, является то, что согласно пп. 1 и 2 ст. 14 ГПК РК судопроизводство по гражданским делам ведется на русском языке, если исковое заявление подано в суд на русском языке, хотя государственным языком в РК является казахский язык. Отметим также, что согласно п. 2 ст. 13 ГПК РК в ходе гражданского судопроизводства «никому из… юридических лиц не может быть отдано предпочтение и ни одно из них не может подвергаться дискриминации по мотивам места их нахождения, организационно-правовой

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 64

ОБМЕН ОПЫТОМ формы, подчиненности, формы собственности и других обстоятельств». Оба эти положения были использованы в судебном процессе. Иск был предъявлен на русском языке, и языком судопроизводства стал русский язык. Что касается п. 2 ст. 13 ГПК РК, то на него, как и на ряд других норм, гарантирующих процессуальные права сторон, истцу пришлось ссылаться в письменном обращении к суду, когда извещение о собеседовании со сторонами по обсуждению ходатайства об обеспечении иска, предъявленного в суд вместе с исковым заявлением, поступило истцу менее чем за сутки до назначенного времени. В итоге время собеседования было назначено на более поздний срок, и истец был об этом заблаговременно извещен. Предъявление ходатайства об обеспечении иска имело своей целью, вопервых, защитить права истца на ТЗ на период судебного разбирательства, во-вторых, прояснить позицию суда и ответчика по предъявленному иску в ходе собеседования со сторонами. В ходатайстве были обоснованы и сформулированы следующие меры по обеспечению иска: 1) приостановить действие оспариваемого акта государственного органа – приказа Председателя Комитета от 17.01.06 г.; 2) запретить Комитету и подведомственной ему организации – бывшему Казпатенту совершать ряд действий, в том числе информировать ВОИС о прекращении действия регистрации ТЗ Компании в РК, публиковать сведения о прекращении действия регистрации ТЗ в РК и за ее пределами.

Уже в ходе собеседования выяснились особенности технического обеспечения судебного процесса в суде г. Астаны: места судьи, сторон, других лиц, участвующих в деле, в зале судебных заседаний оснащены микрофонами; производится аудиозапись всего, что происходит в судебном процессе. Эта запись служит основой для составления протокола судебного заседания, что дополнительно гарантирует права сторон. К сожалению, суд не удовлетворил ходатайство истца об обеспечении иска, сославшись на п. 4 ст. 8 Закона РК от 27.11.00 г. № 107-II «Об административных процедурах», который устанавливает, что действие правового акта государственного органа приостанавливается в случае подачи заявления об отмене, изменении или приостановлении действия правового акта в суд до принятия соответствующего решения судом. Но фактически это означало удовлетворение одного из двух требований ходатайства на основании закона. Судебное разбирательство продолжалось шесть дней, из которых три дня пришлись на перерыв в судебном заседании, объявленный судом для вынесения решения. В судебном процессе помимо истца и ответчика участвовал прокурор, а в качестве третьего лица было привлечено Предприятие, подавшее возражение против действия регистрации ТЗ. По окончании судебного разбирательства иск был поддержан прокурором. В итоге судом г. Астаны было принято решение от 18.07.06 г., кото-

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 65

ОБМЕН ОПЫТОМ рым исковые требования были полностью удовлетворены. Опасения, связанные с возможной оценкой судом доказательств, свидетельствовавших об использовании ТЗ, полностью оправдались. В мотивировочной части решения суд не счел возможным признать использование ТЗ, что не повлияло на резолютивную часть решения. Тем самым подтвердилась верность акцента, сделанного на доказательства, указывающие на отсутствие непрерывного пятилетнего периода неиспользования ТЗ. Важно отметить также, каким образом суд определил дату, начиная с которой им было признано право истца на ТЗ в РК. Истец настаивал на признании в качестве таковой даты, указанной в решении Казпатента о предоставлении правовой охраны ТЗ Компании в РК, а именно 20.02.02 г. Однако суд, не имея на этот счет четких указаний для международных ТЗ, содержащихся в нормах Закона о товарных знаках или Мадридского соглашения, применил аналогию закона. Он посчитал, что раз право на ТЗ, возникающее в силу государственной регистрации по национальной процедуре, подтверждается согласно п. 3 ст. 4 Закона о товарных знаках свидетельством, в котором указывается дата, начиная с которой право на соответствующий ТЗ принадлежит конкретному владельцу, а для международных знаков государственная регистрация и выдача свидетельства по национальной процедуре не предусматривается, то аналогией выдачи свидетельства для международного

знака является публикация в бюллетене ВОИС информации о предоставлении правовой охраны международному ТЗ в соответствии с решением уполномоченного национального ведомства. Такой датой публикации в рассматриваемом случае явилось 19.04.02 г. Эта дата и была отражена в решении суда, как дата, начиная с которой суд признал права истца на ТЗ в РК. Эта часть решения представлялась истцу спорной, т. к. Мадридское соглашение связывает изменения в статусе международного ТЗ на территории конкретных стран с решениями уполномоченных национальных ведомств, а не с публикациями в бюллетене ВОИС сведений об этих решениях. Очевидно, что отсутствие правового регулирования указанной ситуации является пробелом в законодательстве РК. Несмотря на спорность указанной части решения суда г. Астаны истец не намерен был его обжаловать. Однако апелляционная жалоба была подана ответчиком, хотя принятое судебное решение было, безусловно, в целом законным и обоснованным. Еще до начала судебного заседания в коллегии по гражданским делам ВС РК апелляционная жалоба была ответчиком отозвана. Выяснилось это уже на судебном заседании в ВС РК, в ходе которого коллегия приняла постановление от 05.09.06 г. о прекращении производства по делу. С этого момента решение суда г. Астаны от 18.07.06 г. вступило в законную силу. Право Компании на международный ТЗ в РК было восстановлено.

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 66

ОБМЕН ОПЫТОМ Перспективы дальнейшей защиты прав Полученное решение суда позволяет предпринимать другие действия по пресечению нарушения прав на ТЗ субъектами экономических отношений и, возможно, государственными органами в РК. Речь идет, прежде всего, о прекращении незаконного использования ТЗ Предприятием. Законодательство РК позволяет, действуя в судебном или во внесудебном порядке, добиваться прекращения производства и реализации контрафактной продукции, выпускаемой Предприятием с нарушением прав

владельца международного ТЗ. Правовой основой для таких действий является антимонопольное и таможенное законодательство, законодательство в области здравоохранения, а также гражданское, административное и уголовное законодательство РК. Закон позволяет также взыскать с нарушителя прав на ТЗ убытки, причиненные владельцу ТЗ. Отметим, что для решения этой задачи законодательство РК предоставляет истцу некоторые уникальные возможности, не предусмотренные законодательством РФ.

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 67

СТРАНИЧКА АСПИРАНТА ПРИМЕНИМ ЛИ ПРИНЦИП ИСЧЕРПАНИЯ ПРАВ К УСЛУГАМ?

Д. КОСУНОВА, патентный поверенный РФ, аспирант Российского института интеллектуальной собственности (Москва)

В последнее время в судах все чаще рассматриваются споры, связанные с применением положений ст. 23 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках, Закон) от 23.09.1992 г. № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 г. № 166-ФЗ*, об исчерпании прав, основанных на регистрации товарного знака (далее – ТЗ, товарный знак). Впервые положения, касающиеся принципа исчерпания прав, появились в национальном законодательстве в сентябре 1992 г. с принятием Закона о товарных знаках. Положение о товарных знаках, введенное в действие в 1974 г., подобных норм не содержало. Смысл принципа исчерпания прав сводится к тому, что правообладатель не может запрещать использование товарного знака в отношении тех товаров, которые были введены в граж-

данский оборот им самим либо с его согласия, т. е. осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на рынок. С появлением данной законодательной новеллы был решен ряд вопросов, однако в 2002 г. при внесении изменений и дополнений в Закон о товарных знаках положения ст. 23 подверглись изменениям, обусловленным территориальным принципом действия права на ТЗ, который не был принят во внимание при подготовке начальной редакции Закона о товарных знаках. В частности, данная статья Закона была дополнена указанием на то, что введение в оборот должно осуществляться непосредственно правообладателем или с его согласия на территории Российской Федерации. Таким образом, была реализована экономическая направленность принципа исчерпания прав – решение проблемы так называемого параллельного импорта.

* Опубликован в «Российской газете», 2002. – 17 декабря. – № 236 (3104). Введен в действие с 27.12.2002 г.

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 68

СТРАНИЧКА АСПИРАНТА К сожалению, сложности применения анализируемого принципа на этом не закончились. Все чаще на практике приходится сталкиваться с ситуациями, так или иначе затрагивающими принцип исчерпания прав. Одну из возникших проблемных ситуаций можно показать на следующем примере. Компания «А», уже более 20 лет являющаяся организатором детской научной конференции, зарегистрировала название данной конференции в качестве товарного знака на свое имя в отношении услуг по проведению конференций. При этом руководство данной организации не сочло необходимым поставить об этом в известность Компанию «В», которая также участвовала в организации проведения конференций согласно договорам о совместной деятельности, заключаемым в течение нескольких последних лет в рамках федеральной образовательной программы. В частности, в проведении детской научной конференции. Кроме того, организацияправообладатель не давала также согласия на использование своего ТЗ, в том числе в рамках лицензионного договора. После совместного проведения очередной научной конференции Компания «В» заявила правообладателю – Компании «А», что намерена самостоятельно проводить детские научные конференции под названием, соответствующим зарегистрированному товарному знаку Компании «А». Обосновывала она это следующим. Поскольку услуга по проведению конференции

уже введена в оборот как правообладателем, так и Компанией «В», действовавшей в рамках договора о совместной деятельности наряду с Компанией «А», якобы имевшей согласие правообладателя на использование знака, то, соответственно, здесь имеет место исчерпание прав, предусмотренное ст. 23 Закона о товарных знаках. Представляется, что в рассмотренной ситуации ссылка на принцип исчерпания прав не применима. Во-первых, наличие договора о совместной деятельности, в котором не содержится упоминаний о товарном знаке, не является согласием на введение в гражданский оборот товаров и услуг, поскольку распоряжение правом на ТЗ, в частности, предоставление права на его использование, осуществляется посредством лицензионных договоров, которые должны быть зарегистрированы в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Во-вторых, услуги, в том числе по проведению конференций, являются конечными и, по сути, неповторимыми действиями, которые подобно товарам не могут быть объектом каких-либо сделок после первичного введения в гражданский оборот. Показательными в данном случае можно считать парикмахерские услуги или, например, услуги ресторанов, которые будучи введенными в гражданский оборот правообладателем товарного знака или иным лицом с его согласия не могут быть дальнейшим объектом оборота, даже если лицо, которому данные услуги были оказаны,

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 69

СТРАНИЧКА АСПИРАНТА является профессиональным парикмахером или поваром. Это в принципе невозможно. Также сложно представить, что клиент банка после получения соответствующих услуг будет выдавать кредиты, совершать расчетные операции и т. д. под товарным знаком своего банка, ссылаясь на принцип исчерпания прав. Однако как бы логично и просто ни выглядели приведенные выше доводы, их использование на практике представляется крайне затруднительным, и причина тому – недостаточно четкое правовое регулирование отношений, возникающих в связи с применением принципа исчерпания прав. Так, исходя из положений ст. 1 Закона о товарных знаках, товары, выполняемые работы и оказываемые услуги в дальнейшем тексте Закона (ст. 4) объединяются под единым термином «товары», что с точки зрения юридической техники вполне допустимо и служит сокращению объема правовых актов, хотя в ряде случаев подобное объединение может привести к нежелательным последствиям. Именно такую ситуацию мы наблюдаем, толкуя ст. 23 Закона – «Исчерпание прав, основанных на регистрации товарного знака», исходя из предложенного законодателем в первой статье Закона объединяющего термина «товары», подразумевающего и товары, и услуги. Безусловно, в остальных статьях Закона указание на «товары» вполне уместно. Однако исходя из приведенных выше доводов применение подобного объединяющего термина совершенно нелогично там, где

речь идет об исчерпании прав, возможном, по нашему мнению, только в отношении товаров, но никак не услуг. Представляется, что в целях более четкого регулирования отношений, связанных с товарными знаками, положения части четвертой Гражданского кодекса РФ, практически полностью воспринявшей нормы Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», касающиеся исчерпания прав, и в частности ст. 1487 «Исчерпание исключительного права на товарный знак», необходимо дополнить оговоркой, исключающей применение данной нормы в отношении услуг. Надо отметить, что подобный подход имеет место в законодательстве разных зарубежных стран. Например, Закон о товарных знаках Ирландии 1996 года, содержащий указания и на товары, и на услуги, т. е. не использующий объединяющих терминов, в ст. 16 «Исчерпание прав, предоставленных зарегистрированным товарным знаком» содержит указание только на товары: «Право на зарегистрированный товарный знак не нарушается путем использования товарного знака в отношении товаров, выпущенных под этим знаком на рынок Европейской экономической зоны владельцем данного товарного знака или с его согласия». Аналогичный подход отражен в п. 1 ст. 6 Сводного закона о товарных знаках Дании: «Владелец товарного знака не имеет права запретить исполь-

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 70

СТРАНИЧКА АСПИРАНТА зование товарного знака в отношении товаров, которые были выпущены на рынок Европейского Сообщества под товарным знаком самим владельцем или с его согласия». Заметим, что при этом по всему тексту закона термин «товарный знак» использует-

ся применительно к сочетанию «товары и услуги», и лишь в тех случаях, когда из контекста нормы очевидна возможность ее применения к отношениям, связанным с товарами (но не услугами), закон использует термин «товар».

ВНИМАНИЕ! Российский государственный институт интеллектуальной собственности объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по профилю Института.

Адрес: Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 55-а, комн. 201 Тел.: (495) 330-40-25

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 71

СТРАНИЧКА АСПИРАНТА ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ: ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЕЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ

В. КАНЕВСКИЙ, аспирант кафедры гражданского права факультета права Государственного университета – Высшей школы экономики (Москва)

Один из признаков информации, составляющей коммерческую тайну, в соответствии со ст. 139 ГК РФ и п. 2 ст. 3 Федерального закона от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»1 (далее – Закон), – действительная или потенциальная коммерческая ценность информации в силу неизвестности ее третьим лицам2. В отечественных исследованиях, посвященных охраняемой, необщедоступной коммерческой информации, существует несколько точек зрения относительно коммерческой ценности как одного из условий правовой охраны такой информации. В частности, по мнению некоторых ученых, дей-

ствительная или потенциальная коммерческая ценность информации – это свидетельство того, что информация обладает качеством товара, способного выступать объектом рыночного оборота, источником получения прибыли3. Другие полагают, что коммерческая ценность информации заключается в возможности извлечения из нее выгод в процессе экономического оборота, и если оборотоспособность информации исключена, значит, она не обладает коммерческой ценностью4. Существует также позиция, в соответствии с которой коммерческая ценность информации не может быть обусловлена ее неизвестностью треть-

1 СЗ РФ. – 2004. – № 32. – Ст. 3283. 2 Вопрос о коммерческой ценности останется актуальным и после вступления в силу части IV

ГК РФ, поскольку предусмотренное в ней определение секрета производства (ст. 1465) в целом воспроизводит существующее в настоящее время определение информации, составляющей коммерческую тайну. 3 Городов О.А. Информационное право: учебник. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – С. 69; Трахтенгерц Л.А. Статья 139. Служебная и коммерческая тайна // Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части первой (постатейный) / Отв. ред. Садиков О.Н. – М. : ИНФРА-М, 2002. – С. 337. 4 Дозорцев В.А. Понятие секрета промысла («ноу-хау») // Интеллектуальные права. Понятие, система, задачи кодификации: Сборник статей. – М., 2003. – С. 247.

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 72

СТРАНИЧКА АСПИРАНТА им лицам, поскольку ценность информации – это объективное, внутренне присущее ей свойство5. Диапазон мнений по данной проблеме достаточно широк, однако единства взглядов на сущность коммерческой ценности и критерии ее определения в отечественной юриспруденции пока не достигнуто. В связи с этим изучение указанной проблемы представляется актуальным. Для начала ответим на вопрос о том, что в общем следует понимать под ценностью информации. Как отмечается в специальной литературе, на уровне прагматики (прагматический аспект информации) к определению ценности информации обычно подходят исходя из ситуации конфликта или принятия решения. При этом с количеством информации сопоставляют значения критерия качества, достижимые при отсутствии и при наличии информации. Ценность информации выражается через повышение значения критерия качества6. Таким образом, ценность информации на прагматическом уровне можно понимать как «комплексный показатель ее качества, меру пригодности для принятия решений в конкретной сфере»7 или, иными словами, как полезность информации, то есть способность удовлетворять публичные или частные по-

требности8. Например, открытие групп крови человека, а позднее – и резусфактора, сделало переливание крови обычной процедурой, что помогло спасти жизни огромному количеству людей. Безусловно, с точки зрения прагматического аспекта информация о группах крови является ценной. Здесь возникает вопрос. Если данная информация получила широкое распространение во всем мире, и это нисколько не снизило ее ценность, может быть, есть основания согласиться с учеными, которые утверждают, что ценность информации – внутренне присущее ей свойство, которое никак не связано с ее необщеизвестностью? Ответ на данный вопрос, по нашему мнению, заключается в следующем: коммерческую ценность как признак информации, составляющей коммерческую тайну, нельзя отождествлять с ценностью в прагматическом аспекте. Как отмечал еще в начале ХХ в. В. Розенберг, «охрана тайны допустима постольку, поскольку с сохранением тайны сопряжен какой-либо защищаемый правом интерес»9. При анализе коммерческой ценности информации, составляющей коммерческую тайну, в первую очередь следует исходить из того, что с этой информацией связаны определенные иму-

5 Гаврилов Э.П. Вопросы правовой охраны коммерческой тайны // Хозяйство и право. – 2004. – № 11. – С. 4; Зельцер М.С. Гражданско-правовой режим информации. Дисс. … канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 11. 6 Полетаев И.А. К определению понятия «информация». II. Прагматический аспект. О ценности информации // Исследования по кибернетике. – М., 1970. – С. 228. 7 Гаврилов О.А. Курс правовой информатики. Учебник. – М. : НОРМА, 2000. – С. 2. 8 Городов О.А. Указ. соч. – С. 11. 9 Розенберг В. Промысловая тайна. – СПб, 1910. – С. 30.

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 73

СТРАНИЧКА АСПИРАНТА щественные интересы ее обладателя10. В самом общем виде указанные интересы обозначены в п. 1 ст. 3 Закона, где установлено, что коммерческая тайна позволяет обладателю информации «при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду». Имущественные интересы обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, можно разделить на три вида: а) интерес в получении конкурентного преимущества от использования (непосредственного применения) информации; б) интерес в получении дохода в процессе гражданского оборота информации, т. е. извлечении выгод из свойств информации как товара; в) интерес в недопущении причинения обладателю информации убытков, которые может повлечь получение доступа к ней третьими лицами. На наш взгляд, если с информацией связано удовлетворение какоголибо из названных имущественных

интересов обладателя, это свидетельствует, что она имеет коммерческую ценность. Между тем удовлетворение данных интересов возможно лишь тогда, когда их носитель обладает монополией на использование информации, что в рамках института коммерческой тайны обеспечивается путем ее засекречивания. Так, если информация является общеизвестной, ее использование не может быть для обладателя источником конкурентного преимущества, поскольку конкуренты обладателя вправе использовать ее самостоятельно без каких-либо ограничений. Общеизвестная информация не будет оборотоспособной, так как никто не заинтересован в том, чтобы платить за получение информации, если она и так находится в свободном доступе. Нельзя в этом случае говорить и об удовлетворении интереса, указанного в пункте «в». Отсюда очевидно, что конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну, сообщает данной информации именно коммерческую ценность, поскольку неизвестность информации третьим лицам11 обеспечивает ее обладателю возмож-

10 Шишмарева Е.В. также полагает, что основанием определения коммерческой ценности информации, составляющей коммерческую тайну, следует признать юридический интерес, удовлетворение которого обеспечивается такой информацией (см. Шишмарева Е.В. Коммерческая тайна в российском гражданском праве. Дисс. … канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 92–96), с чем можно согласиться. Однако представляется ошибочным утверждение этого автора о том, что поскольку засекречивание информации в режиме коммерческой тайны обеспечивает не только имущественные, но и некоторые неимущественные интересы, коммерческую ценность информации в зависимости от характера обеспечиваемого ею интереса следует подразделять на имущественную коммерческую ценность и неимущественную коммерческую ценность. Использование в Законе по отношению к ценности информации характеристики «коммерческая» свидетельствует, что ценность такой информации должна быть обусловлена возможностью извлечения определенной экономической выгоды. Отсюда коммерческая, то есть, по сути, имущественная ценность информации, предопределяется интересами именно имущественного характера и не может быть связана с неимущественными интересами. 11 В рамках настоящей статьи мы не имеем возможности затронуть вопрос о том, какому кругу «третьих лиц» такая информация должна быть неизвестна.

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 74

СТРАНИЧКА АСПИРАНТА ность реализовать свои имущественные интересы. С этой точки зрения информация, ценная в прагматическом аспекте, но при этом общеизвестная, обладать коммерческой ценностью не будет. В то же время между коммерческой ценностью и ценностью в прагматическом аспекте существует взаимосвязь, которую нельзя не учитывать. Ценность информации с точки зрения прагматики выступает предпосылкой возникновения ее коммерческой ценности, выражающейся в возможности удовлетворения интересов, упомянутых прежде всего в пунктах «а» и «б». Так, использование информации, которая обладает внутренне присущей ей ценностью, полезностью для практического применения, может при условии ее засекречивания обеспечить обладателю этой информации преимущество перед конкурентами. Последние будут также заинтересованы в приобретении информации, если смогут извлечь выгоду из ее использования или последующего оборота. Поэтому, когда речь идет о реализации интересов «а» и «б», возникает следующее взаимодействие ценностных характеристик: информация будет обладать коммерческой ценностью при условии, что она является таковой в прагматическом аспекте, т. е. полезна в практическом применении и при этом необщеизвестна. В режиме коммерческой тайны

может охраняться также информация, которую нельзя признать ценной с точки зрения практического применения, однако ее разглашение связано с возможностью причинения обладателю убытков. Как правило, это определенная информация фактического характера, касающаяся внутренней деятельности обладателя (к примеру, планы по проведению реорганизации предприятия, реструктуризации бизнеса, выходу на новые рынки и пр.). Использование такой информации само по себе не обеспечивает обладателю выгод или преимуществ перед третьими лицами, она вряд ли будет предложена к продаже, то есть не обладает оборотоспособностью. Вместе с тем, ее разглашение способно повлечь для обладателя убытки в связи со срывом реализации проектов, потерей клиентов, контрагентов, утратой положения на рынке и пр. Таким образом, коммерческая ценность информации определяется имеющимся у ее обладателя интересом, указанным выше в пункте «в». Причем в данном случае эта ценность обеспечивается исключительно ее неизвестностью третьим лицам. Взаимосвязь коммерческой ценности с ценностью на уровне прагматики здесь отсутствует. Важно также обратить внимание еще на одно обстоятельство. Известно, что интерес включает в себя сочетание объективного и субъективного моментов12. С одной стороны, любой

12 Иногда также говорят о существовании двух различных, хотя и взаимосвязанных явлений: «объективный интерес» и «субъективный интерес» (Курбатов А.Я. Теоретические основы сочетания частных и публичных интересов при правовом регулировании предпринимательской деятельности // Черные дыры в российском законодательстве. – 2001. – № 1).

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 75

СТРАНИЧКА АСПИРАНТА интерес – это интерес определенного субъекта, вне зависимости от того, является ли таким субъектом отдельный человек, группа людей, юридическое лицо или какое-либо публичноправовое образование. И в этом смысле интерес – явление субъективное. Но, с другой стороны, интересы возникают не произвольно, а формируются под воздействием объективных факторов: материальных условий существования субъекта, политики, права, морали и пр.13 Такие характеристики интереса влияют и на характеристики коммерческой ценности, которую тоже можно рассматривать как объективно-субъективную категорию. Возникновение прав обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, Закон не связывает с официальной регистрацией или соблюдением иных не зависящих от обладателя информации процедур, подтверждающих ее соответствие установленным критериям правовой охраны. Поэтому обладатель, принимая решение о засекречивании информации, действует, руководствуясь во многом внутренним убеждением о том, что такая информация представляет для него коммерческую ценность. В этом выражается субъективный аспект коммерческой ценности. В то же время коммерческая ценность информации и, соответственно, связанные с ней имущественные интересы должны быть основаны на объективных факторах. Подтверждением

коммерческой ценности информации может быть, к примеру, готовность конкурентов приобрести у обладателя эти сведения по высокой цене. О коммерческой ценности информации могут свидетельствовать и попытки третьих лиц неправомерно завладеть ею, а также и незаконное использование этой информации. К примеру, один из апелляционных судов США доказательством ценности посчитал использование конкурентом конфиденциальной информации истца (в данном судебном деле речь шла о секретной компьютерной программе) для оказания тех же услуг, которые предоставлял истец14. Таким образом, даже противоправный интерес третьих лиц к информации можно рассматривать как объективный показатель ее коммерческой ценности. Когда речь идет об информации фактического характера, разглашение которой, как полагает обладатель, повлечет для него убытки, вероятность таких последствий тоже должна определяться исходя из объективных факторов. В случае, если после незаконного разглашения информации ее обладатель обратится в суд с требованием о взыскании убытков, то он должен будет доказать причинно-следственную связь между фактом разглашения информации и понесенными убытками, а также обосновать сам размер убытков. Очевидно, что информация, которая относится к каким-то незначительным для хозяйственной

13 Грибанов В.П. Интерес в гражданском праве // Осуществление и защита гражданских прав. – М. : Статут, 2000. – С. 235–236. 14 Trandes Corp. v. Guy F. Atkinson Co, 996 F.2d 655 (4th Cir 1993).

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 76

СТРАНИЧКА АСПИРАНТА деятельности обладателя обстоятельствам и разглашение которой не может повлиять на его имущественное положение (к примеру, информация о том, что в подсобном помещении организации перегорела лампочка), не отвечает критерию коммерческой ценности и не может составлять коммерческую тайну. С учетом сказанного, следует согласиться с мнением А.П. Сергеева, который считает, что «из числа сведений, составляющих коммерческую тайну, исключаются те из них, которые не представляют никакого интереса для окружающих, которые не могут быть использованы третьими лицами для достижения своих целей, никто бы не приобрел, если бы они были предложены к продаже»15. Таким образом, важным показателем коммерческой ценности сведений, охраняемых в режиме коммерческой тайны, свидетельствующим о том, что имущественные интересы ее обладателя носят объективный характер, следует признать интерес к таким сведениям со стороны третьих лиц. Этот интерес не обязательно должен быть имущественным и выражаться в желании завладеть информацией в целях извлечения выгод из ее использования. Так, интерес к конфиденциальной информации, касающейся финансового положения юридического лица, может быть обусловлен не возможностью извлечения из этой информации дохода, а определенным интересом к деятельности самого

юридического лица. В таком случае получение указанных сведений (к примеру, сведений об отсутствии средств на погашение крупного кредита) может стать для третьих лиц основанием для принятия решения об отказе от дальнейшего сотрудничества с этим юридическим лицом, что повлечет для него негативные имущественные последствия. Согласно п. 2 ст. 3 Закона информация, составляющая коммерческую тайну, должна обладать действительной или потенциальной коммерческой ценностью. По нашему мнению, для определения характера ценности следует установить, обеспечивается ли благодаря информации, составляющей коммерческую тайну, фактическое удовлетворение имущественных интересов ее обладателя или такое удовлетворение является потенциально возможным. Так, к сведениям, имеющим действительную коммерческую ценность, следует относить те сведения, благодаря использованию которых обеспечивается удовлетворение имущественных интересов их обладателя. Речь в данном случае идет об интересах, указанных выше в пунктах «а» и «б». К примеру, имеющими действительную коммерческую ценность следует признать технические, организационные или иные решения, применение которых позволяет обладателю снизить себестоимость выпускаемой продукции, что за счет снижения цены продукции обеспечивает

15 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. – М. : Проспект, 2006. – С. 678.

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 77

СТРАНИЧКА АСПИРАНТА ему конкурентное преимущество. Действительной коммерческой ценностью может обладать и негативная информация (сведения о том, что определенный продукт не будет пользоваться спросом на рынке и т. п.), если ее использование позволяет избежать лишних расходов, что положительно отражается на показателях прибыли обладателя информации. Кроме того, о действительной ценности информации, безусловно, можно говорить и в тех случаях, когда такая информация выступает объектом гражданского оборота. Информацией, имеющей потенциальную коммерческую ценность, следует признавать ту информацию, благодаря которой, исходя из существующих объективных предпосылок, реализация имущественных интересов ее обладателя потенциально возможна. Речь идет, во-первых, об информации, которая хотя и способна обеспечить ее обладателю экономическое преимущество или использоваться в качестве товара, однако в данный конкретный момент времени ее обладателем не используется. Во-вторых, сюда можно отнести информацию, не представляющую собой практических рекомендаций или решений, непосредственно позволяющих обеспечить конкурентные преимущества или выгоду, но применяемую для разработки решений, которые в дальнейшем такими свойствами будут обладать. Кроме того, на наш взгляд, потенциальной коммерческой ценностью

характеризуется информация фактического характера, то есть информация, засекречивание которой позволяет ее обладателю реализовать, в основном, имущественный интерес, выделенный нами в пункте «в». Дело в том, что пока такие сведения находятся в тайне, их обладатель может лишь предполагать, каков будет характер неблагоприятных последствий, вызванных разглашением, и наступят ли они вообще (хотя в своих предположениях он должен основываться на объективных предпосылках). Установить, действительно ли засекречивание информации обеспечивало упомянутый имущественный интерес, возможно только post factum, после разглашения информации. Таким образом, важнейшим показателем коммерческой ценности информации, составляющей коммерческую тайну, следует признать наличие у ее обладателя объективных имущественных интересов в получении конкурентного преимущества благодаря использованию информации, извлечения выгод из свойств информации как товара либо избежании убытков от ознакомления с ней третьими лицами. Если с информацией связано фактическое удовлетворение имущественных интересов обладателя, то она имеет действительную коммерческую ценность. Если удовлетворение данных интересов потенциально возможно, то это свидетельствует о потенциальной коммерческой ценности информации.

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 78

СТРАНИЧКА АСПИРАНТА АНАЛИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦИК И СНК СССР «О ПАТЕНТАХ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ» 1924 ГОДА Из истории патентного законодательства

М. КОШУРИНОВ, аспирант НОУ «Нижегородская правовая академия (институт)» (г. Нижний Новгород)

В настоящей статье рассматриваются и анализируются основные положения Постановления ЦИК и СНК СССР «О патентах на изобретения» от 15 сентября 1924 г. – единственного закона СССР о патентах на изобретения, действовавшего в условиях более или менее свободного гражданского оборота в период проведения Новой экономической политики. Во время разработки концепции нового закона была издана Декларация ВЦИК «Об имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых ее судами» от 22 мая 1922 г.1 Декларация принципиально приравняла право изобретателя к вещным правам. Постановление ЦИК и СНК СССР «О патентах на изобретения» было введено в действие с 15 сентября 1924 г. Постановлением ЦИК и СНК СССР от

12 сентября 1924 г.2 (далее – Постановление). В соответствии со ст. 2 указанного Постановления патенты и привилегии на изобретения, выданные не советскими органами, теряли всякую силу. Лицам, утратившим право на патент, выданный досоветской властью, а также лицам, сделавшим заявки в соответствующие учреждения до установления на данной территории советской власти, предоставлялось право ходатайствовать о выдаче патента в соответствии с новым Положением (ст. 3). Указанное право распространялось на действительных авторов изобретения и на юридические лица – предприятия, но только в том случае, если изобретение носило статус заводского, т. е. созданного всем коллективом предприятия3. В соответствии с практикой Комитета по делам изобретений СССР автор

1 СУ РСФСР, 1922. – № 36. – С. 423. 2 Известия ЦИК и ВЦИК, 1924. – 19 сентября. – № 214. 3 Из Постановлений комитета по делам изобретений СССР // Вестник комитета по делам

изобретений СССР, 1924. – № 2. – С. 40.

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 79

СТРАНИЧКА АСПИРАНТА имел право заявлять свои права даже в том случае, если он уступил до октября 1917 г. право на получение патента юридическому лицу. С такой точкой зрения не согласился Л.И. Поволоцкий. Ученый полагал, что более верным и отвечающим интересам государственной промышленности был бы подход, при котором автор, уступивший до Октябрьской революции право на получение патента юридическому лицу, уже не имел право заявлять его вновь4. В соответствии со ст. 4 Постановления сохраняли силу права на изобретения, зарегистрированные или признанные Комитетом по техническим делам Народного Комиссариата торговли и промышленности и Комитетом по делам изобретений (или подотделом изобретений) ВСНХ. Такой порядок распространялся и на случаи, когда основной патент не был признан советскими органами, но признана заявка на дополнительный патент5. Уплата патентных пошлин за досоветские патенты после 25.10.1917 г. также являлась основанием для возобновления данных патентов в соответствии с указанной статьей6. Субъектом указанного возобновляемого права мог быть только автор,

однако согласно ст. 4 Постановления права автора переходили к наследникам или правопреемникам, и последние могли вступить в дело по выдаче патента7. Всего по ст. 3 Постановления было восстановлено 116 охранительных свидетельств и 40 привилегий. По ст. 4 в делопроизводство перешли заявки по 179 досоветским охранительным свидетельствам и 47 привилегиям8. В соответствии со ст. 5 на изобретения, отчужденные в пользу государства до издания настоящего Постановления, патенты не выдавались. И.Я. Хейфец считал, что указанное положение должно относиться ко всем актам отчуждения изобретений, независимо от того, были ли они совершены Советской властью или до нее, царским или временным правительством: «Раз изобретение перешло во владение государства как его монополия, то нет основания его денационализировать»9. Л. Поволоцкий, рассуждая о формах, в которых изобретение могло перейти государству, говорил, что «актом отчуждения» по отношению к изобретениям, права на которые принадлежали до Октябрьской революции национализированным предприятиям, является Декрет от 28 июня

4 Поволоцкий Л.И. Госпромышленность и досоветские патентные заявки // Вестник комитета по делам изобретений СССР. – 1927.– № 8. – С. 18. 5 Из Постановлений комитета по делам изобретений СССР // Вестник комитета по делам изобретений СССР, 1924.– № 2. – С. 44. 6 Из Постановлений комитета по делам изобретений СССР // Вестник комитета по делам изобретений СССР, 1925. – № 7. – С. 39. 7 Из Постановлений комитета по делам изобретений СССР // Вестник комитета по делам изобретений СССР, 1924. – № 2. – С. 45. 8 Отчет о деятельности Комитета по делам Изобретений ВСНХ СССР за время с 01.10.1924 по 01.10.1925 гг . // Вестник комитета по делам изобретений СССР, 1926. – № 1. – С. 48. 9 Хейфец И.Я. Основы патентного права. – М. : 1925. – С. 402.

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 80

СТРАНИЧКА АСПИРАНТА 1918 г. о национализации крупной промышленности»10. В соответствии со ст. 1 Постановления «О патентах на изобретения» (далее в тексте указываются номера статей данного Постановления, например: ст. 14 – если нет ссылок на другие нормативно-правовые документы) патенты выдавались на новые изобретения, допускающие промышленное использование, сроком на 15 лет со дня опубликования. Патент мог быть продлен не более чем на пять лет в случае наступления в течение срока его действия непреодолимых препятствий к его осуществлению (ст. 17). Из числа патентоспособных изобретений были исключены лечебные, пищевые, вкусовые вещества, а также вещества, полученные химическим путем. Однако патенты на новые способы получения таких веществ выдавались в отличие от тех, применение которых противоречило бы закону. Таким образом, Постановление не содержало требования «пользы изобретений», в отличие от Положения об изобретениях от 30 июня 1919 года11. Обстоятельствами, исключающими новизну, считалось описание или применение изобретения полностью либо в существенных частях на территории СССР или за границей ко времени подачи заявки. Между тем при исследовании новизны изобретения

в соответствии со ст. 36 иностранная патентная литература принималась во внимание только по возможности. Однако факт применения или опубликования изобретения за границей мог повлечь аннулирование заявочного свидетельства или признание уже выданного патента недействительным по заявлению (протесту) третьих лиц. Новизну изобретения порочила не только известность аналогичного устройства в целом, но и известность его отдельных существенных частей. Изобретение считалось не новым независимо от того, было ли применено в промышленности уже описанное в литературе изобретение или нет. Комитет допускал при рассмотрении вопроса о новизне заявленного изобретения ссылку на ранее выданный промышленный образец как на обстоятельство, порочащее новизну предложения12. Постановлением была предусмотрена возможность показа изобретений на выставках, который не порочил новизну изобретения. В соответствии со ст. 22 автор изобретения, демонстрирующий его на выставке в пределах СССР на основании отдельного в каждом случае постановления СНК СССР или Совета Труда и Обороны СССР, мог получить патент на свое изобретение, подав заявку в течение шести месяцев со дня открытия выставки.

10 Поволоцкий Л.И. Госпромышленность и досоветские патентные заявки // Вестник комитета по делам изобретений СССР. – 1927. – № 8. – С. 17. 11 Собрание узаконений и распоряжений РСФСР. – 1919. – № 34. – Ст. 341. 12 Практика совета по рассмотрению жалоб // Вестник комитета по делам изобретений СССР. – 1931. – № 1. – С. 40–41. 13 Вестник Комитета по делам изобретений СССР. – 1927. – № 9. – С. 71.

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 81

СТРАНИЧКА АСПИРАНТА Субъектом права на получение патента по Постановлению «О патентах на изобретение» являлся сам автор либо его правопреемник. Кроме того, как отмечалось выше, получить патент могло и предприятие в случае, если изобретение, сделанное в рамках служебной деятельности на нем, не могло быть приписано отдельным лицам. В соответствии со ст. 8, если изобретение было заявлено лицом, не имеющим право на получение патента на данное изобретение, то спор об авторстве изобретения до выдачи патента мог быть возбужден только в Комитете по делам изобретений СССР путем подачи ходатайства о признании заявки недействительной, а после выдачи патента – в судебном порядке путем подачи иска о признании патента недействительным. Такой иск мог быть подан в течение трех лет со дня выдачи патента. Авторство заявителя подтверждалось распиской, в которой он указывал, что заявленное изобретение ни у кого не заимствовано и что он является действительным автором этого изобретения. В расписке автор предупреждался об уголовной ответственности по ст. 226 (б) Уголовного кодекса РСФСР, а с введением в действие редакции Уголовного кодекса РСФСР от 1926 г. – по ст. 187. Cогласно ст. 5 иностранные граждане пользовались всеми правами, предоставлявшимися указанным законом, наравне с гражданами СССР.

Субъектом права на патент не могли быть лица без гражданства13. В соответствии со ст. 27 Постановления заявка на изобретение должна была подаваться в Комитет по делам изобретений в письменном виде. Все заявки проходили предварительную (формальную) экспертизу. При ее положительном результате заявителю высылалось заявочное свидетельство. Информация о выданных заявочных свидетельствах, кроме тех, которые касались секретных изобретений, публиковалась в «Вестнике Комитета по делам изобретений СССР». Обладатель заявочного свидетельства получал права на гражданский иск и на уголовное преследование только со дня опубликования окончательного постановления Комитета о выдаче патента, право предупреждать нарушителей его прав об их возможной уголовной ответственности, а также право обеспечения доказательств14. Кроме того, согласно ст. 34 получение заявочного свидетельства позволяло заявителю открыто производить новое изобретение, публиковать его описание и т. д. После прохождения формальной экспертизы заявка на изобретение проходила экспертизу на новизну. В случае положительного решения экспертизы Комитет принимал Постановление о публикации заявки не позднее 18 месяцев со дня ее подачи (ст. 37). В течение трех месяцев после опубликования заявки заинтересован-

14 Вестник Комитета по Делам Изобретений. – 1925. – № 5. – С. 18.

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 82

СТРАНИЧКА АСПИРАНТА ные лица могли подавать протесты против выдачи патента. По истечении указанного срока Комитет выносил окончательное постановление о выдаче патента, которое также подлежало опубликованию. Обязанностями патентообладателя согласно Постановлению «О патентах на изобретения» являлись уплата патентных пошлин и осуществление изобретения. В соответствии со ст. 18 патентообладатель был обязан осуществить свое изобретение лично или путем передачи другим лицам по лицензии в течение пяти лет с момента выдачи патента. Изобретение считалось осуществленным, если оно было выполнено хотя бы в одном экземпляре, в форме, допускающей промышленное или торговое использование этого экземпляра. Днем осуществления считался день окончания изготовления такого экземпляра, даже если бы он представлял собой первый образец, допускающий дальнейшие конструктивные улучшения в пределах патентной формулы. Если предметом изобретения являлся способ, то моментом осуществления считался момент получения первой партии продукта, пригодного для промышленного или торгового использования, хотя бы в форме, допускающей дальнейшие технические улучшения15. Однако не все специалисты были согласны с этим

положением. Например, И.Я. Хейфец указывал, что «недостаточно изготовления одного экземпляра объекта, как это имело место при дореволюционном законе 1896 года»16. Прекращение действия патента являлось санкцией только за его умышленное неосуществление. Вопрос о такой санкции решался только в судебном порядке. По толкованию Комитета по Делам изобретений в Законе имела место презумпция умышленного неосуществления изобретения, и патентодержатель должен был доказать, что им предприняты надлежащие меры с целью осуществления изобретения, например, предложение передать его по лицензии, ходатайство о разрешении открытия производства и т. п.17 В некоторых случаях суд мог прекратить действие патента по своей инициативе. Например, при рассмотрении иска о выдаче принудительной лицензии, когда истец просит не прекращать действие патента, а, допустим, выдать принудительную лицензию, суд мог принять решение о прекращении действия патента, усмотрев его умышленное неосуществление. Следует отметить и особенность, касающуюся порядка уплаты патентной пошлины, предусмотренную Постановлением 1924 г. Она состояла в том, что обязанность уплаты пошлины патентообладателем возникала

15 Извещение № 7 Комитета по Делам Изобретений // Вестник Комитета по Делам Изобретений СССР. – 1924. – № 1. – С. 15. 16 Хейфец И.Я. Основы патентного права. – М.: 1925. – С. 361. 17 Из Постановлений Комитета по делам изобретений СССР // Вестник Комитета по Делам Изобретений СССР. – 1925. – № 7. – С. 42–43.

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 83

СТРАНИЧКА АСПИРАНТА только с момента осуществления изобретения. При просрочке уплаты пошлины с патентообладателя взимались пени в предусмотренном законодательством размере. Если просрочка уплаты превышала три месяца, право на патент утрачивалось по постановлению Комитета по делам изобретений. Последний имел право предоставлять рабочим и служащим, не подлежащим обложению подоходным налогом, а также другим неимущим изобретателям отсрочку или рассрочку уплаты патентной пошлины. В соответствии со ст. 9 Постановления, обладателями патента могли быть как граждане, так и организации, занимающиеся промышленным производством. Первой категории патентообладателей предоставлялись полномочия по осуществлению изобретения в виде промысла, а полномочия субъектов второй определялись формулировкой: «вообще употреблять предмет изобретения в промышленных целях». В отношении данной статьи И.Я. Хейфец указывал, что «монопольная сфера патентообладателя является сферой промысловой; всякое пользование изобретением в личных целях, а не в виде промысла, не является контрафакцией»18. То есть, ученый утверждал, что третьи лица имеют право пользоваться изобретением в личных целях без согласия патентодержателя. Следует также отметить, что в соответствии со ст. 16 субъектом права преждепользования

могло стать только промышленное предприятие, но не частное лицо. Патентообладатель имел право на отчуждение патента по своему усмотрению. После передачи патента по лицензии последняя вступала в силу лишь со дня отметки об этом в патентом реестре (уступка патента по договору означала либо смену патентообладателя, либо лицензионный договор – договор о передаче исключительных прав на время и на определенных договором условиях). Договоры уступки патента и лицензионные договоры вступали в силу лишь со дня отметки об их совершении в патентом реестре. Патентообладатель мог быть ограничен в праве по своему усмотрению распоряжаться патентом. Постановлением Совета Труда и Обороны патент мог быть принудительно отчужден в пользу государства либо в его же пользу могла быть установлена принудительная лицензия при условии справедливого вознаграждения. Анализируя данные положения, И.Я. Хейфец указывал, что патент по Постановлению 1924 г. не представлял собой запретительной монополии в отношении государственной промышленности19. Решение о принудительной лицензии в пользу частного лица могло быть принято судом в случае неосуществления изобретения в установленный срок. Патент и лицензии переходили по наследству и не включались в состав

18 Хейфец И.Я. Основы патентного права. – М, 1925. – С. 354. 19 Хейфец И.Я. Государственная промышленность и патентодержатель // Вестник комитета по

делам изобретений. – 1924. – № 1. – С. 68. «ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 84

СТРАНИЧКА АСПИРАНТА наследственной массы. В соответствии со ст. 416 Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. допускалось наследование по закону и по завещанию в пределах общей стоимости наследственного имущества не свыше 10 тыс. золотых рублей за вычетом всех долгов умершего. Таким образом, указанная ограничительная норма не имела отношения к патенту. Подводя итог рассмотрению основных положений Постановления ЦИК и СНК СССР «О патентах на изобретения» от 12.09.1924 г., можно согласиться со взглядом исследователей, которые считали его соответствующим своему времени и зарубежным аналогам. При подготовке этого документа удалось избежать преобладания идеологической, неправовой состав-

ляющей, во многом определившей содержание его предшественника – Положения об изобретениях от 30 июня 1919 года (право государства на принудительное отчуждение патента укладывалось в общемировые тенденции по ограничению монопольного права патентодержателя, а также основывалось на эквивалентном возмещении). В связи с этим при свертывании НЭПа судьба Постановления была предрешена. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 09.04.1931 г. № 3/256 было введено в действие новое «Положение об изобретениях и технических усовершенствованиях», которое возвратило в патентное право СССР понятие авторского свидетельства и стало источником новой отрасли права – изобретательского права.

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 85

СТРАНИЧКА АСПИРАНТА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

М. ТЮНИН, начальник юридического отдела ООО «Терминал «Евразия», аспирант Российского государственного института интеллектуальной собственности (Москва)

В целях эффективного развития экономики России все очевиднее становится необходимость придания ей инновационного характера за счет перехода к экономике знаний и создания рынка интеллектуальной собственности. Наша страна является одним из крупнейших экспортеров произведений литературы, науки, искусства и других объектов интеллектуальной собственности1. Сегодня состояние мировой торговли характеризуется расширением номенклатуры объектов торговли, производство и реализация которых самым непосредственным образом связаны с вопросами защиты интеллектуальных прав. Интересы России в использовании новейших технологий и защита отечественных правообладателей в сфере интеллектуальной собственности (далее – ИС) не являются исключением из общемировой прак-

тики. Поэтому наша страна должна обеспечить высокий уровень охраны и защиты ИС. В условиях глобализации мировой экономики для успешной борьбы с распространением контрафактной и фальсифицированной продукции гражданско-правовые способы являются основной формой защиты интеллектуальных прав. Суть указанных способов состоит в том, что лицо, чьи права и законные интересы нарушены, обращается за защитой в специальные юрисдикционные органы, которые обязаны принять все необходимые меры для восстановления нарушенного права. При этом следует различать меры защиты и меры ответственности как правовые средства, направленные на защиту интеллектуальных прав. Российское законодательство предусматривает гражданско-правовую

1 См.: Л.И. Подшибихин., К.Б. Леонтьев Реализация в Российской Федерации положений Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений. – М., 2004, http://copyright.ru/ru/library/stati_knigi/avtorskoe_pravo_i_smezhnye_prava/ире

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 86

СТРАНИЧКА АСПИРАНТА ответственность как один из способов защиты за нарушение интеллектуальных прав. Данная возможность реализуется путем обращения заинтересованного лица (истца) в судебные органы, когда, руководствуясь арбитражным и гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации (далее – РФ), он подает исковое заявление. Требования к исковому заявлению изложены в ст. 131 ГПК РФ и ст. 125 АПК РФ. Как показывает практика, эффективность защиты в суде интеллектуальных прав во многом зависит от самого правообладателя, от того, насколько обдуманными и выверенными будут его действия. Статья 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 г. допускает защиту прав не только судом, но и специальными органами, осуществляющими такую защиту. При этом административная процедура рассмотрения жалоб может быть достаточно эффективной при условии наличия общедоступной возможности прибегнуть к последующей судебной защите прав. Патентный закон Российской Федерации (далее – Патентный закон) и Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках) предусматривают досудебный порядок разрешения споров. Он заключается в рассмотрении и разрешении спора Федеральным государственным учреждением «Палатой по

патентным спорам», (далее – Палата), на которое Уставом, утвержденным приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 03.02.2005 г. № 21 возложена обязанность рассмотрения отдельных категорий дел, связанных с защитой интеллектуальных прав. В случае, когда законом прямо не предусмотрен административный порядок защиты интеллектуальных прав, потерпевшее лицо может по своему усмотрению обратиться за защитой в антимонопольный орган. Согласно Федеральному закону от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» антимонопольный орган вправе рассматривать дела по фактам нарушения антимонопольного законодательства и принимать по ним соответствующие решения. В современном мире все больший сегмент рынка стала занимать торговля результатами интеллектуальной деятельности в сфере современных технологий. На сегодняшний день практически все виды объектов ИС вышли на мировой рынок. Большое количество международных соглашений, принятых с целью обеспечения эффективной защиты прав интеллектуальной собственности, а также создание международных организаций (ВОИС, ЮНЕСКО и др.), обеспечивающих такую защиту, свидетельствуют о том, что защита прав ИС имеет важное мировое значение. Ввоз товаров, декларированных не своим наименованием, с использованием фирменных знаков без разре-

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 87

СТРАНИЧКА АСПИРАНТА шения, фальсифицированных, низкого качества наносит вред российским потребителям, уменьшает таможенные сборы, налоги, пошлины, нарушает права фирм на интеллектуальную собственность и дает экономическое преимущество фальсификаторам, контрабандистам и лицам, незаконно использующим фирменные знаки. В соответствии с п. 5.3.6 Положения о Федеральной таможенной службе (далее – ФТС) одной из основных функций таможенных органов РФ является обеспечение в пределах своей компетенции защиты прав интеллектуальной собственности. С этой целью ФТС ведет таможенный реестр объектов ИС, где формируются, в частности, списки товарных знаков (далее – ТЗ), подлежащих охране на территории России. В этом документе на 01.01.2007 г. отечественными и зарубежными компаниями-правообладателями добровольно зарегистрировано около тысячи ТЗ, которые легко диагностируются таможенными органами, если имеет место попытка перевозки пиратской продукции под известной маркой. При обнаружении нарушений интеллектуальных прав на ТЗ таможенные органы принимают решение о приостановлении выпуска товаров. В целях противодействия интеллектуальному пиратству и распространению контрафактной и фальсифицированной продукции руководство ФТС РФ предлагает использовать опыт европейских стран и ввести ответственность не только для производителей нелегальной продукции,

но и для потребителей. Эксперты идею таможенной службы считают вполне логичной, но опасаются, что в случае ее реализации правоохранительные органы будут чаще ловить плохо информированных покупателей, а не производителей контрафакта. Предложение о введении ответственности покупателя они обосновывают опытом Италии и Франции, где действует закон об ответственности покупателя за приобретение контрафакта. Согласно ему, покупка товара, подделанного под всемирно известные торговые марки, наказывается штрафом в 5–10 тыс. евро. А провоз контрафакта через французскую таможню частным лицом может привести не только к штрафу и конфискации товара, но и тюремному заключению на три года. Ситуация, когда при несовершенстве правоприменительной практики находят «стрелочника» в лице обычного потребителя – давняя российская традиция. Поэтому, по мнению автора статьи, данное предложение руководства ФТС является спорным, так как это ни что иное, как попытка переложить ответственность за нарушение интеллектуальных прав с производителей товаров непосредственно на потребителей, которые могут невольно стать нарушителями закона и понести гражданско-правовую ответственность. Меры по обеспечению защиты интеллектуальных прав внутри страны направлены на борьбу с производством и распространением контрафактной и фальсифицированной продукции и имеют своей целью перекрыть

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:27

Page 88

СТРАНИЧКА АСПИРАНТА основные источники поставки пиратских товаров на рынок. Пиратское производство подрывает авторитет истинного производителя, несущего ответственность за выявленные производственные дефекты изделий, а также снижает его доходы. В условиях рыночной экономики бренд в добавление к цене товара выполняет функцию рыночного сигнала2, позволяющего уменьшить транзакционные издержки. С точки зрения производителя, по мнению отдельных авторов3, бренд является средством и объектом дифференциации продукции, позволяющим выделить продукт фирмы среди аналогичных (схожих) продуктов конкурентов. Предприятие, дифференцируя свою продукцию, получает возможность использовать эффективные стратегические и маркетинговые инструменты, а также проводить гибкую ценовую политику и грамотную рекламную кампанию. Невозможно не согласиться с Ю.А. Варфоломеевым4, отметившим, что отсутствие в российском законодательстве понятия «бренд», является его большим пробелом, поскольку это понятие давно вошло в повседневную жизнь. В словаре по экономике и финансам5 бренд определяется как образ марки товара или услуги в сознании покупателя, выделяющий его в ряду конкурирующих марок. Он подразделяется на brand-

name (имя) и brand-image (изображение). В свете вышеизложенного можно сделать вывод о необходимости правового определения понятия «бренд», под которым, по мнению автора статьи, следует понимать «зарегистрированное словесное, изобразительное, объемное или другое обозначение, служащее для индивидуализации товаров, работ и услуг юридических лиц или предпринимателей и самих юридических лиц или индивидуальных предпринимателей». Данное определение целесообразно включить в часть четвертую ГК РФ, дополнив ст. 1477 п. 3. Нельзя забывать и о самозащите правообладателей на ТЗ. Ее способы должны быть соразмерны нарушению и не могут выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения. В качестве таких мер можно предложить юридически обоснованные технические средства защиты путем проставления на оригинальных товарах специальных голограмм и других трудно копируемых приспособлений (неповторяющейся буквенной, цифровой или знаковой маркировки), с помощью которых можно отличить оригинальные товары от подделок. Проверить нанесенную на товары информацию можно, послав запрос в базу данных, которая имеется у предприятия-изготовителя, правообладателя, в информационно-правовом центре

2 См.: Транзакционные издержки, связанные с созданием и использованием прав на товарные знаки /под ред. А. Е. Шаститко. – М.: Бюро экономического анализа, 2000. – С. 35. 3 См., напр.: Ю.А. Варфоломеев. Интеллектуальная собственность в условиях инновационного развития: Монография. – М.: «Ось-89», 2006. – С. 50. 4 См. там же, С. 53. 5 См.: www.glossary.ru

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:28

Page 89

СТРАНИЧКА АСПИРАНТА по интеллектуальной собственности или у специализированного федерального органа власти. В соответствии с полученным ответом можно судить о подлинности товара и даже определить субъект производства или реализации контрафактной и фальсифицированной продукции. Данные сведения могут поступать в правоохранительные органы для проверки в режиме реального времени. Правовые и процессуальные нормы, регулирующие деятельность по самозащите правообладателей, представляется целесообразным закрепить в предлагаемом ниже законе. Особую проблему представляет отсутствие системности и взаимной увязки полномочий органов исполнительной власти, призванных осуществлять контрольно-надзорные функции, пресекать оборот и производство пиратской продукции. При этом нормы действующего законодательства регулируют отдельные аспекты борьбы с контрафактной и фальсифицированной продукцией, однако эти нормы не унифицированы для различных объектов ИС. По мнению автора данной статьи, не сформулирована также институциональная структура противодействия обороту контрафактной и фальсифицированной продукции. В этой связи возникает необходимость за-

конодательного регулирования деятельности государственных органов, союзов правообладателей и потребителей в области противодействия легализации контрафактной и фальсифицированной продукции, что требует принятия Федерального закона «О противодействии легализации контрафактной и фальсифицированной продукции». При этом указанный Закон должен представлять собой кодифицированный нормативный правовой акт, разработанный с учетом специфики интеллектуальной деятельности, с минимальным количеством отсылочных норм, которые должны подлежать первоочередному применению и иметь большую юридическую силу, если возникает вопрос о коллизии правовых норм. Обобщая вышесказанное, следует отметить, что для успешной борьбы с контрафактной и фальсифицированной продукцией необходимо определить федеральный орган государственной власти, ответственный за реализацию политики в сфере противодействия легализации контрафактной и фальсифицированной продукции, а также совместно с союзами правообладателей и производителей выработать государственную программу профилактики правонарушений в сфере защиты прав интеллектуальной собственности.

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:28

Page 90

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ ДИСКУССИЯ ОБ ИНТЕГРАЦИИ МОЛОДЕЖИ В НАУКУ

Очередное заседание круглого стола из цикла семинаров и экспертных обсуждений, организованного фондом «Центр экономических исследований и распространения экономической информации «Открытая экономика», состоялось в Москве 25 мая 2007 г. На этот раз круг вынесенных на обсуждение вопросов объединялся темой «Система мотивации молодых ученых к активной научной деятельности». К участию в дискуссии были приглашены, руководящие работники Минобрнауки России, представители академической науки, вузов, Российского фонда фундаментальных исследований, а также малого и среднего бизнеса. Открывший заседание исполнительный директор «Центра «Открытая экономика» А.И. Гордеев призвал собравшихся говорить не вообще о проблемах интеграции молодежи

в науку, а о конкретных путях их решения. В частности, пока идет процесс реформирования системы науки, сказал он, важно иметь механизмы, с помощью которых деньги гарантированно доходили бы до молодых ученых, исследовательских групп, где активно работает молодежь. Никто не говорит, что такие механизмы должны быть долгосрочными, но на период реформирования они могут оказать существенную помощь, в том числе и самому реформированию. Директор департамента государственной научно-технической и инновационной политики Минобрнауки России А.В. Хлунов обрисовал задачи министерства в области сохранения кадров, привлечения молодежи и сокращения утечки мозгов. Это достижение адекватного уровня заработной платы, создание условий для реализации карьеры в науке и проведения исследований. Однако, как он заметил, даже при удовлетворении зарплатных и бытовых потребностей, а также гарантировании всем карьерного роста, если не будет серьезной научной базы, дающей возможность проводить исследования мирового уровня, многие откажутся от такого благополучия, потому что это неинтересно. Докладчик остановился на мерах, которые предпринимаются исходя из названных задач. Так, в самой крупной федеральной целевой программе

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:28

Page 91

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ (далее – ФЦП) по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса РФ на 2007–2012 гг. (объем финансирования 134 млрд. руб.) по ряду мероприятий предусмотрено обременение по поводу участия молодежи, но по другим мероприятиям, даже если и нет обременения, то при прочих равных условиях при подаче заявок предпочтение отдается тем из них, где в том или ином виде представлены молодежные коллективы. Другой пример – ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры», которая должна быть запущена с 2009 г. Цель этой программы – обеспечить сохранение и привлечение в науку и систему высшего образования кадров, в том числе молодежи на тот переходный период структурных изменений, которые в настоящее время наблюдается в данных секторах. Кроме того, в Минэкономразвития России внесена ФЦП развития наноиндустрии, цель которой состоит в обеспечении новейшими исследовательским оборудованием и приборами сети российских исследовательских организаций, в том числе около 40 вузов, которым будут выделяться соответствующие средства. При получении положительного опыта его можно будет распространять и на другие приоритетные научно-технические направления. В докладе было уделено внимание и таким мерам в рамках реализации молодежной политики, как совершенствование системы грантов Президента, выдаваемых кандидатам, докторам наук и научным школам. Речь

идет о том, что в ходе ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры» будет сделана выборка более 1000 активных научных коллективов, в том числе молодежных. Опираясь на проделанную работу, планируется провести и вторичную выборку наиболее продвинутых кандидатов и докторов наук, которым президентские гранты смогут оказать еще более весомую поддержку. Позицию, разделяемую многими представителями Академии наук по вопросам молодежной научной политики изложил в своем докладе советник РАН, академик Г.П. Георгиев. Он предложил пути преодоления основных трудностей (материальных, бытовых и касающихся профессионального роста), с которыми сталкивается молодой научный сотрудник. Успех здесь во многом зависит от надлежащего финансирования науки. По оценке ученого, разумный размер программ фундаментальных исследований в стране, в том числе программ российских академий, должен составлять сегодня 10–15 млрд. руб. Эти

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:28

Page 92

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ программы должны базироваться на выдаче крупных грантов, предоставляемых не вузам, а добивающимся лучших результатов лабораториям или другим подразделениям научных организаций. Важным моментом выступавший назвал увеличение срока обучения в аспирантуре с нынешних трех лет до пяти. Аспирант должен сделать работу, показывающую, что он способен стать исследователем высокого уровня. А за три года аспирантуры в фундаментальной науке сделать это невозможно. В то же время по прошествии пяти лет с аспиранта можно спрашивать многого и жестко, и если не получилось требуемого результата, он должен уйти из фундаментальной науки. Академик Георгиев назвал три главных условия интеграции молодых ученых в отечественную науку. 1. Выдача лучшим научным лабораториям крупных грантов на фундаментальные исследования (6–7 млн. руб. в год в течение пяти лет) с тем, чтобы аспирант, придя туда, мог работать на современном исследовательском оборудовании, и при этом размер его зарплаты составлял бы не менее 15 тыс. руб., а после защиты диссертации – не менее 30 тыс. руб. 2. Обеспечение возможности для молодых кандидатов наук, уже добившихся успеха в науке и стремящихся полнее реализовать свой творческий потенциал, формировать собственные исследовательские группы и новые лаборатории. При этом для участия в конкурсах на финансовую поддержку про-

ектов новых подразделений должны привлекаться научные сотрудники не только из российских регионов, но и наши соотечественники из-за рубежа. 3. Получение высшего образования, а может быть и обучение в аспирантуре в тех областях, в которых наши специалисты испытывают мощный прессинг со стороны Запада, должно быть не бесплатным, а кредитным. Молодой человек, склонный к научной работе, должен иметь возможность получить кредит на высшее образование по рыночной цене. И если он проработает в научном секторе России (при этом может выезжать на стажировку и на работу за рубеж) не менее 15 лет, то кредит автоматически списывается. Что касается обеспечения научной молодежи жильем, то возможным решением этой острой проблемы академик Георгиев считает замену нынешних весьма скромных субвенций системой служебного жилья, предоставляемого молодым ученым без права приватизации. Если получивший такую жилплощадь уходит из науки, то ее он должен освободить. В ходе дальнейших обсуждений затрагивались многие проблемы и недостатки в сферах науки и высшей школы, которые могут способствовать созданию негативного имиджа профессии ученого в глазах молодых людей. Речь шла, например, о повышение мобильности научных сотрудников. Система, как в Японии, при которой молодой человек, попав на кафедру, так и работает там всю жизнь,

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:28

Page 93

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ часто приводит к застою. У молодых ученых должны быть возможности для перехода в другой институт, в аспирантуру или из бакалавриата в магистратуру в другой институт или университет и т. д. Выступавшие отмечали и невнятность, связанную с провозглашением Болонской системы двухступенчатого обучения (бакалавриат и магистратура). Эта система сама по себе разумна, но есть опасность, что она будет реализована «как всегда». В частности, непонятно, каким образом переход на Болонскую систему связан с повышением доли платного образования. Минобрнауки считает, что надо повышать долю платного образования в магистратуре. Но при существенном повышении этой доли возникнет проблема из-за того, что нет системы стипендий для сильных студентов и не работает система образовательных кредитов.

Значительное место в дискуссии было отведено конкурсам проектов, которые предусмотрены в каждом мероприятии и в каждой программе, но процедура конкурсов не разработана. Вместе с тем она должна быть готова до запуска программы. Именно регламенты конкурсов делают последние открытыми и реальными. Поэтому должна быть прописана процедура экспертизы и учета ее результатов, разработаны четкие критерии успешности проекта В выступлениях прозвучали настораживающие ноты, связанные с бюрократической реальностью, в которой существует наука. Приводился пример, когда стало известно, что деньги, полагающиеся за победу в конкурсе, в текущем году придут в институты РАН только в июне–июле. Это значит, что полгода научные сотрудники – участники конкурса не будут получать надбавок к зарплате ни за счет акаде-

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07

15:28

Page 94

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ мических программ, ни за счет грантов РФФИ. Они не смогут покупать в течение этого периода необходимое оборудование, приборы и расходные материалы. Это все равно что предложить молодому ученому, чтобы он полгода оставался без необходимых денег. Когда затрагивался вопрос о привлечении молодежи в науку, все соглашались с тем, что здесь определяющим фактором будет зарплата. Однако это мнение было несколько уточнено при упоминании в одном из выступлений новой доктрины США, согласно которой лидерство американцев в мире определяется обеспечением их организационного и интеллектуального превосходства, а не материально-техническими факторами, как это декларировалось 10–15 лет назад. И если говорить о привлечении в науку российской молодежи, то ее надо убеждать в престижности моральных стимулов, в том, что она, умножая достижения отечественной науки, будет участвовать в формировании положительного имиджа нашей страны. Конечно, без денег невозможно решить важнейшую задачу интеграции молодежи в науку, но деньги должны ложиться на благоприятный фон.

Помимо названных выше выступающих в ходе дискуссии много практически важных мыслей высказали зам. директора по науке Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН М.С. Гельфанд, руководитель проекта ЦВТ ХИМРАР А.А. Иващенко, председатель совета по научно-исследовательской работе студентов Московского энергетического института Ю.Ю. Комаров, проректор по инновациям и стратегическому развитию Владимирского государственного университета С.М. Аракелян, зав. кафедрой общей и экспериментальной физики Московского педагогического государственного университета Г.Н. Гольцман, зам. директора Института физики атмосферы им. А.М. Обуха РАН А.С. Гинзбург, старший научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной физики В.И. Шевченко, зав. лабораторией центра перспективных исследований СПб ГПУ В.А. Ерохин и др. Наш корр. При подготовке данного обзора использован источник: http://www.strf.ru/client/ events.aspx?ob_no=5198

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2007

ps_07

26/6/07