MIPC 0313

内容包括 IP Asia www.managingip.cn 2013年3月

2013年

各地区

最佳专 排名揭

利所

晓

2012年度

全球十大知识产权案件 年度最佳 专利事务所 排名

谁来接任 离任的David Kappos

合作专利分类 体系 是如何诞生的

专利申请大户 亲睐的 前五名律所

leadership in u.s. ip law 专精于美国知识产权法律

North American Full Service IP Firm of the Year, 2008-2011 2008-2011 年度最佳北美全方位知识产权律师事务所 Managing Intellectual Property • • •

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www.finnegan.com

内容: 2013年3月

内容包括 IP Asia www.managingip.cn 2013年3月

封面故事

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2012年度全球十大知识产权案件

详细内容 我们的英国编辑部精选出过去一年间引发世界范围内广泛讨论的 十大知识产权案件。此中可知，全球的知识产权人、各地法院在 过去一年间在面临着怎样棘手的问题，案例涉及制药业、时装与 奢侈品、网络媒体、智能手机、软件业、进出口贸易等等诸多领 域。

专题报道

美国 28 | 美国大型企业如何分配专利申请工作？

美国各大专利申请公司处理自己法律工作的方式各有不同，且大型律师事 务所操持的工作并没有你想的那么多。Alli Pyrah从公司的内部法律顾问那 里了解到他们的策略。

28 | 2012年度企业在美专利申请调查结果 2011-12年度 在美专利申请增速最快的企业 1

Google

170%

2

Apple

68%

3

Alcatel-Lucent

59%

4

Hong Fu Jin Precision

59%

5

Ericsson

59%

6

Research in Motion

49%

EPO 和USPTO 合作开发了新型分类体系。我们的编辑对话了两局高层， 了解到这个构想如何诞生的。

7

Taiwan Semiconductor

49%

8

Qualcomm

40%

9

Hon Hai Precision Industry

33%

美国 39 | 《美国发明法案》中授权前举发的使用技巧

10

NEC

32%

11

Sony

33%

12

Toyota

29%

13

Sharp

27%

美国 35 | EPO、USPTO高层论合作专利分类

Courtenay Brinckerhoff 解释了企业应该如何根据《美国发明法案》使用 新的授权前举发(Third party Pre-Issuance Submission Process)。

国际 54 | 全球分析:“外观设计权”和“版权”这两种权益怎 么用？

35 | GM EPO高层Benoît Battistelli 回忆同 14 Global Technology 26% USPTO的David Kappos合作开发分类体 系的趣事

保护外观设计权的概念相对较新，但在苹果的诉讼案之后，开始变得时 髦。而版权保护也因其悠久的发展历史而深受工业产品的青睐，因此版权 与外观设计权的双重保护有望在大部分国家/地区实现。然而，有一些国家 为版权设置了较高的创意门槛，或将版权保护对象限定为具有一定数量的 产品，从而限制了这种保护。

全球知识产权调查 41 | 2013 年度各地最佳专利事务所排名

《知识产权管理》一年一度的知识产权调查已经结束。在中文版中，我 们选取了重要的司法区，按专利申请和专利诉讼或综合业务分类而排名。 具体调查方法详见内页及卷首语。

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1

内容: 2013年3月 6 | Kappos离职后，暂由副局长 Teresa Stanek Rea代职

新闻分析 6 | David Kappos 从美国专利商标局辞职

USPTO前局长David Kappos宣布自己将于1月份辞职，业内人称他是USPTO史上最成功的领导人之一。

他离开后，该局前途如何？他的职位将由谁来接替？

8 | HR6621法案：美国在专利系统上做出最新改进

继《美国发明法案》出台了修改其中争议条款的修正案后，另一个旨在澄清AIA歧义部分的HR6621法案

即将被立法。HR6621法案对现有操作有何影响？

10 | 欧洲单一专利体系将如何运作？以及相关的七大问题 欧洲议会成员签署了统一专利法院协议，这意味着正在规划自己专利提交策略的知识产权所有人很快 就可以采用一种新方法来保护自己在欧洲的权利了。

12 | 烟草平装法席卷亚洲 澳大利亚通过了烟草平装法案(Plain packaging), 要求出售的所有香烟包装都采用标准化颜色、 字体且不带商标。无独有偶，另一些亚洲国家也正着手修改烟草包装法规。这些法规是怎样的？

54 | 德国法院对工业产品的版权保护， 一直以来只是经典设计作品的专享。

知识产权诊所 60 | 如何与同行合作联合打假？ 国际新闻概要 63 | 澳大利亚 |戴维斯∙格林森∙凯夫事务所 (Davies Collison Cave) 63 | 巴西 | Kasznar Leonardos Intellectual Property 事务所 64 | 德国 | 法思博知识产权律师事务所 （Vossius & Partner） 64 | 印度 | Anand and Anand 事务所 65 | 墨西哥 | 奥立佛奇亚律师事务所 （Olivares & Cia） 65 | 荷兰 |福瑞德专利商标设计代理所 （Vereenigde） 66 | 英国 | 睿阁律师事务所 （Wragge & Co LLP） 67 | 美国国际贸易委员会 | 美国奥睿律师事务所 （Orrick, Herriington & Sutcliffe LLP） 67 | 美国专利诉讼 | 美国飞翰律师事务所 (Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP ) 68 | 美国专利申请 | 飞泽知识产权律师事务所 （Fitzpatrick, Cella, Harper & Scinto）

12 | 如果你的国家要求烟草标准化包 装，那会是怎样？

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浅谈MIP榜单的公信力 这期我们公布了一年一度的全球专利事务所

订阅 亚洲订阅 Matthew Siu 电话：+852 2842 6937 传真： +852 2521 8900 电邮：matthew.siu@euromoneyasia.com

排名。之后的六月刊我们将公布商标和版权 业务方面的事务所排名。五月份，我们第 20期全球知识产权手册(IP handbook)将面 世，里面既有各地排名，还有我们对各地知 识产权市场的社评分析。

Peter Ollier（欧礼华） 亚洲区出版人

仔细看一看各地专利事务所的排名，一些主 要司法区的排名变动不大。比如在英国，只有两所的排名变动了一下 (Powell Gilbert 和Withers & Rogers)。 我们在制作这类榜单方面是有点经验的，每年我们都投入大量的时 间、人力和金钱来调研，以确保得出的结果是真实反映市场现况的， 且是可靠的。作为知识产权内容领域的媒体，和同行相比，我们算是 历史最久、调查问卷最细化、约见独立访问最多的一间媒体——这 些因素是我们的调查结果在行业中赖以信任的基石。 本期的封面故事是2012年度的十大专利案件，由我们在英国的编辑 部完成。这十大案件体现了知识产权所有人去年面对的各种各样的问 题，从英国制药到澳大利亚的网络媒体的案件。其中有一个中国案件 也入了“十大”，是关于法国品牌Lacoste在中国的商标，这个案子 提醒我们，在中国，只是注册了商标是不够的，也要被使用才行。 这期的“知识产权诊所”板块是很有趣的，我们探讨的是不同行业内 的企业内部律师怎样看待与其他行业企业（很多是竞争对手）合作打 假的问题。Joseph

Simone，是这方面顶尖的打假律师（在中国）

，也写了一段，他推荐到可以寻求中国的一些行业协会来完成打假。

总编辑 James Nurton 电话：+40 20 7779 8685 电邮：jnurton@managingip.com 团队编辑 Emma Barraclough 电话：+40 20 7779 8334 电邮：ebarraclough@managingip.com 杂志编辑 Simon Crompton 电话:＋44 20 7779 8251 电邮：scrompton@managingip.com 美国区编辑 Eileen McDermott 电话：+1 212 224 3329 电邮：emcdermott@euromoneyny.com 亚洲区记者 Peter Leung 电话：+852 2842 6934 电邮：peter.leung@euromoneyasia.com 中国区撰稿人/中文网站编辑 Eve Yao 电话：+852 2842 6916 电邮：eve.yao@managingip.cn 制作部 驻亚洲制作编辑 Andy Alcock 驻英国制作编辑 Luca Ercolani 网上制作编辑 João Fernandes 广告部 英文版出版人 Tom St Denis 电话：+1 212 224 3412 邮件：tstdenis@iinvestor.net 亚洲区出版人 Peter Ollier（欧礼华） 电话：+852 2842 6944 传真：+852 2842 7076 邮件：peter.ollier@managingip.cn 拉丁美洲销售经理 Alissa Rozen 电话：+1 212 224 3673 邮件：arozen@euromoneyny.com 欧洲销售经理 Ali Jawad 电话：+44 20 779 8682 邮件：ajawad@managingip.com 北亚地区销售经理 Matthew Siu 电话：+852 2842 6937 传真: +852 2521 8900 邮件：matthew.siu@euromoneyasia.com 南亚地区销售经理 Daniel Boland 电话：+852 2842 6965 传真: +852 2521 8900 邮件：daniel.boland@euromoneyasia.com 市场部 Tom Berry 区域董事 Danny Williams

专利内容方面，我们的编辑James Nurton和Eileen McDermott采

董事 Sir Patrick Sergeant, The Viscount Rothermere, Richard Ensor (managing director), Neil Osborn, Dan Cohen, John Botts, Colin Jones, Diane Alfano, Christopher Fordham, Jaime Gonzalez, Jane Wilkinson, Martin Morgan.

访了USTPO和EPO的最高层，和他们探讨了欧洲和美国两局推出合

© Euromoney Institutional Investor PLC 2013.

作专利分类的构想，了解到两局合作的一些经验和小故事。此外，也

The copyright of all editorial matter appearing in this magazine is reserved by the publisher. No matter contained herein may be reproduced, duplicated or copied by any means without the prior consent of the holder of the copyright, requests for which should be addressed to the publisher.

许已经众所周知，David Kappos决定离开UPSTO， 这个被业界认 为最有能力的家伙的离开令大家着实吃了一惊，不过我们依然希望他 的继任者能接好他的班。 我衷心希望你们喜欢这期杂志。如果你对内容有任何建议，比如想知 道哪些海外的行业内容，请写邮件给我们。

No legal responsibility can be accepted by Euromoney Institutional Investor PLC or Managing Intellectual Property for the articles which appear in this publication. While the greatest care has been taken in the preparation of this publication, no warranty is given or implied as to the accuracy of any of the contents. While all efforts were made to insure the accuracy of the information, details are bound to change from time to time. 出版者保留本杂志所有刊载内容之版权。未经版权所有者的事先许可，任何人不 得用任何方法转载、复制或拷贝本杂志所刊载之内容，如有相关之请求，应联系 出版者。 欧洲货币机构投资公司或《知识产权管理》杂志对本出版物所刊载之所有文章不 承担任何法律责任。尽管在本出版物准备过程中已尽最大之注意，但本杂志不明 确或隐含地保证任何刊载内容的准确性。虽然已尽所有可能之努力以确保信息的 准确性，但细节仍有可能会随时作出变动。 Printed in Hong Kong ISSN 0960-5002 本杂志的中文翻译部分由江苏省舜禹信息技术有限公司完成。 Translation services provided by Jiangsu Sunyu Information Technology Co., Ltd

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新聞分析

Alli Pyrah 和 Eileen McDermott，纽约

David Kappos 从美国专利商标局辞职 • 该决定是美国大选之后出 人意料的声明 • 行 业 人 评 价 说 K a p p o s 是“至少是一代人中的最 强的领导人” • 前 美 国 礼 来 制 药 厂 的 Robert Armitage 被推荐 接任该职位

USPTO 副局长

Teresa Stanek Rea

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U

SPTO前局长David Kappos宣布自己 于1月份辞职，消息一出引发知识产 权界一片震惊。当初他任职后不久即被誉 为USPTO史上最成功的领导人之一。 尤其是他监督实施《美国发明法案》 (AIA) 和大幅减少专利积压的功绩将被人们 所牢记。在过去两年内，专利审查员的数 量增长了30%，达到了八千多人。 Kappos 在2009年 8月接任USPTO局 长。大多数人都认为只要奥巴马在11月6 日的总统改选中赢得连任，Kappos也一 定会留任。但是，USPTO在 11月底证实 Kappos已经以电子邮件形式将他即将离职 的消息通知了 USPTO全体员工。 Kappos的声明中并未透露太多信息， 同时USPTO也声称不会发布其他任何信 息。Kappos说：“我很荣幸能够领导 USPTO为政府和人民服务。我相信我们在 减少专利积压、提高运作效率以及在国内 外知识产权政策中发挥带头作用方面都取 得了显著的进步。”

在9 月份接受《知识产权管理》杂志的 采访中，Eli Lilly（礼来制药厂）前高级 副总裁兼总顾问Robert Armitage曾提到 Kappos可能不会在职太久。“我正在尽 力劝他继续担任这个职位，”Armitage说 道，暗示Kappos可能需要有说服力的理由 才能被留下。 业界反应 美国联邦巡回法院(Federal Circuit)已退休的 审判长Judge Paul Michel将Kappos誉为“ 至少是一代人中最强的USPTO领导人“。 “David Kappos挽救了专利局，使其 摆脱了前几届政府领导时业绩不断下滑和 障碍日益增多的困境。“他说。 “他本着爱国精神和慷慨之心，在薪水 剧减的环境下临危受命，而且在任的三年 半时间内，他坚持每天工作18 个小时，单 从这一点来讲，每个关心革新和专利系统 的人都必须向他致敬。” Michel暗示局长做出这一决定可能是因 为工作过于繁重，他想要花更多的时间陪 伴家人和实现自己的其他的人生目标。 但他同时也表示相信Kappos已經组建 了一个“极具才华”的领导团队，可以在 他离职后继续处理重要的任务，但前提是 国会不削减组织经费。 院外集团“21 世纪专利改革联合会” 成员Philip Johnson称Kappos在专利界建 立了“良好的声誉”。 “这种公共服务工作的特殊性加上他 对此投入的精力实在太多，任何人可能都 很难坚持很长时间，”他说。“我很佩服 他，因为要在很短的时间内重新编写法规 实在不是易事。” 前USPTO局长、现任美国知识产权法律 协会 (AIPLA) 执行官的Q Todd Dickinson 接受《知识产权管理》杂志采访时说：“对 于Kappos局长的辞职，我们很难过，但是 我们理解万事皆有定时，每个人都需要做适 合自己的事情。” 他提到，Kappos在任期间“获得了很多 巨大的成功”，例如提高工作效率、开始实 施 《美国发明法案》、重新启动协调讨论 以及帮助修复USPTO与专利界的关系。

新聞分析

可能的接班人 K&L Gates（高盖茨律师事务所）的 Stephen Glazier第一次听到这个消息时 说：“这个消息很意外也很重要，因为在 他的领导下USPTO做了很多实事。” Glazier说USPTO可以从知识产权界内 部招聘下一任局长（和当时招聘 Kappos 时一样），这样可以让知识产权界的人放 心。他提到制药和软件行业都有一些非常 优秀的候选人。 副 局 长 Te r e s a St a n e k Re a 已 经 在 Kappos离职之后担任代理局长，并且可能 会被提名成为继任者。Rea 在2011年加入 USPTO之前曾是Crowell & Moring（克罗 维尔与莫林律师事务所）的私人律师。她 还曾担任AIPLA的会长并在Ethyl Corporation（乙基公司）工作过。 尽管Rea不比Kappos有丰富的企业管理 经验（Kappos曾任IBM公司副总裁兼知识 产权总助理顾问），但各方都夸她是“非常

“我们很难过，但是我们理解万 事皆有定时，每个人都需要做适 合自己的事情。” Q Todd Dickinson AIPLA 有能力的律师和非常好的代理人”，“应该 被考虑”接任这个职位。 前 U S P TO 专 利 专 员 、 现 为 D r i n k e r Biddle & Reath员工的Robert Stoll说 Kappos的离职“对USPTO 和国家而言都 是巨大损失”。 在《知识产权管理》杂志的最近一次采 访中，Stoll 说最近的选举中少了Kappos 将是“巨大的改变和难题”。Stoll夸赞 Rea“很有能力，而且有几十年的知识产 权方面经验”，相信她会受欢迎。 各方还推荐了最近退休的Eli Lilly（礼

来制药厂）前高级副总裁兼总法律顾问 Robert Armitage，称其为该职位合适的 接班人。 他们说Armitage“几乎领导过国内每 一个主要的知识产权组织”，而且“一直 是专利局的好朋友”。 Armitage还说：“全世界的知识产权 界都应该尊重Kappos的离职决定，我们应 该怀着敬意、自觉地赞扬他在过去四年内 取得的辉煌成就。这些成就在国内外都有 很重要的作用，这使得Kappos与他的前任 相比更加卓尔不群。 “除了令人瞩目的成就本身，Kappos 以开放、包容且直率的态度实现这些成 就的方式同样值得特别赞赏。这代表了 以最佳态度对待多样化选区的政府机 关。” Kappos的接任者和新国会领导下 USPTO的预算将是美国政府在2013年面临 的两大不确定因素。n

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新聞分析

作者： Alli Pyrah，纽约

HR6621法案：美国在专利系统 上做出最新改进 新推出的HR6621法案 • 解决了专利上诉方面的“ 死区”问题 • 删除了 GATT 专利条款 • 错过的机会

Lamar Smith

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HR6621法案 继《美国发明法案》(America Invents Act, AIA) 出台了修改其中争议条款的修 正案后，另一个旨在澄清AIA歧义部分的 HR6621法案即将被立法。 该 HR6621 法案由参众两院一致通过， 并由奥巴马总统于 1 月 14 日签署。 专利律师称，众议员Lamar Smith 提出的这一法案是对现有法律的改良。 但它仍然未能解决有关 AIA的一些遗留问 题。 这带来的最重要变化之一，就是取消了 对在今年3月16日之前对专利提起诉讼必 须是在“专利获得授权之日起9个月后”的 规定。 对于今年 3 月 16 日之后根据申请在先 (first-inventor-to-file) 体系申请和授权的 专利，将有资格进行授权后重审。但是， 首个此类专利可能在数年之内都无法获得 授权，因此在某些情况下，授权后重审诉 讼并不是最佳选择。 双方重审 (Inter parte review, IPR) 诉 讼程序从去年 9 月 16 日开始生效。但是， 根据原 AIA规定，必须在专利获得授权之 日起算至少九个月后，上诉人才能够申请 进行IPR程序。这就形成了一个“死区”， 即无论通过任何授权后重审程序都无法对 授予期限短于九个月的专利提起上诉。 该HR6621法案允许随时对申请日期早 于 3 月 16 日的专利提出双方重审程序， 从而解决了这一问题。 Cooley 合伙人、专门研究专利法的Erik Milch 说：“过去的问题在于，在任何一 个专利发布后的九个月内，你没有任何机 会去上诉。” 错过的机会 许多律师都希望有关授权后重审程序的不 得翻供条款 (Estoppel Provisions) 能有所 放松，但实际上该法案中并不包含这一技 术变革，Milch 称此为“错过的机会”。 他表示该漏洞可能会阻碍人们使用授权后 重审体系。 但总体说来，法案所做更改仍是对现有 AIA的“绝对改进”。

但据Foley & Lardner 的知识产权合伙 人Courtenay Brinckerhoff所说，该法案 仍然存在一些负面问题。 这其中包括对专利权期进行调整的所需 的时间期限的改变，因为它限制了申请人 不满其专利被驳回而尝试提起上诉的可选 做法。 目前，申请人可以选择请求专利局重新 进行审查或者向州地方法院提起诉讼。请 求专利局重新审查的要求必须在两个月内

“过去的问题在于，在任何一个 专利发布后的九个月内，你没有 任何机会去上诉。” Erik Milch Cooley

提出，而向州地方法院提起诉讼的有效期 限为 180 天。 “该法案的措辞好像是，不管您是不是 在根据现有法规做的上诉，你都必须先向 专利局提出请求，”Brinckerhoff 说。 HR6621中涉及关税与贸易总协定 （GATT）专利的新条款 HR 6621 的预案中也包含了一条具有争 议性的条款，可能缩短了约200 个所谓前 GATT专利（关税与贸易总协定专利）的有 效期限。前 GATT专利指在 1995 年 6 月 《关税及贸易总协定》(GATT)颁布之前的 专利，现在仍由 USPTO进行处理。 但是该法案后来的修正案中删除了这 一有争议的条款。取而代之的是另一新条 款，规定 USPTO必须向众议院和参议院的 司法委员会提供关于前 GATT专利状态的 报告。 这一条款在 12 月向众议院提请通过 时受到了许多人的反对，其中包括众议 员 Dana Rohrabacher，他认为专利申请 人的姓名一向都是保密的，公开发明者的 姓名会使他们受到“企图窃取其发明的利

新聞分析

虚假标志 (False Marking) 诉讼减少 就在《美国发明法案》(AIA) 修订案通过 之前，联邦巡回法院驳回了一个持续很长 时间的、有关其虚假标志部分的条款False Marking Provision的上诉。 今年一月，联邦巡回法院批准了 AIA 中有关禁止公众揭发虚假专利标志的条款 (qui tam lawsuits against false patent markings)。这一裁决支持了之前加利福 尼亚州北区地方法院对 Brooks与 Dunlop Manufacturing 之间的诉讼案做出的判 决。 以前，公众能够对宣称拥有虚假或过期 专利号的品牌所有者提起法律诉讼。从被 告处收取的所有罚金将在原告和美国政府 间平分。 由于每个违规产品最多可以收取 500 美 元的罚金，因此提出这些法律诉讼可能会 获得巨额收益，使得这类案件增多。

新法律已经开始实施，这使得仍在进行 中的相关案件不再有效。这现在限制了向 美国政府或“违规竞争中遭受损害”的法 人提请索赔的权利。 原告 Kenneth Brooks 认为继续提出罚 金诉讼的权利代表了议会和公众间的一种 合约形式，现在议会单方面废除了这一合 约。但是联邦巡回法院批准了地方法院驳 回这一说法的裁决。 一直关注此案的Pillsbur y Winthrop Shaw Pittman 律师事务所合作伙伴Jack Barufka 说，由于专利号是连续的，因此提 出诉讼的个人或专利律师可以轻松识别过 期的专利号。 他对这一变化大加赞赏，认为引用过期 的专利号不符合公司的最大利益，因为这 样等于通知聪明的竞争对手实际上并无有 效专利。

益相关者的攻击，而这些人往往还很有权 势”。 该法案的修正案中还删除了规定再颁布 专利（Reissue Patents)必须接受授权后重 审(post-grant review)的要求。 Bracewell & Giuliani 律师事务所合作 伙伴Michael Samardzija 同样也认为，该 法案未能解决发明者最大的担忧之一，即 向申请在先体系(first-inventor-to-file)的 过渡。 “这将使某些大公司的为有机可乘，试 图按照自己的意愿控制许可证发放协商的 进度，或者尝试扼杀想与其竞争的小公司 的专利。即使未能成功扼杀专利，其在专 利上耗费巨大开销的不争事实也会令与其 竞争的小公司望而却步。” Samardzija 建议为了获得更多平衡， 法律应做出更改，使经由USPTO 对某专利 提起上诉的公司无法再次利用其他法律手 段对同一专利提起其他挑战。n

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新聞分析

作者：Emma Barraclough，伦敦

欧洲单一专利体系将如何运作？ 以及相关的七大问题 欧洲议会成员于今年2月签署 了统一专利法院协议，这意味 着正在规划自己专利提交策略 的知识产权所有人很快就可以 采用一种新方法来保护自己在 欧洲的权利了。

目

前，位于欧洲的发明者可以采用两 种方法申请专利：可以直接向自己 的国家专利局提交，也可以申请欧洲专利 （向欧洲专利局提交单个专利申请，然后 指明想要在其中得到保护的国家/地区）。 专利授予后，欧洲专利必须在注册的各国 家/地区单独实施。 从 2014 年起，在欧洲的知识产权所 有人还有一种新选择：申请欧盟单一专利 (Unitary Patent)。 如果一切都按计划进行，那么申请人 仍将可以直接申请国家专利，也可以通过 EPO 申请一系列国家专利。 目前，西班牙已选择退出单一专利协 议。如果西班牙仍不加入这种单一专利， 那么想要在这个国家获得保护的知识产权 所有人将需要直接在马德里申请国家专 利，或者在EPO 申请欧洲专利时指明这个 国家。 类似地，如果知识产权申请人想要在瑞 士和挪威等属于欧洲专利公约但不属于欧 盟成员的国家/地区获得保护，则需要直接 提交申请或者通过EPO 提交。

不过，最终这种新的单一专利体系将能 够节省翻译和验证费用，还可以简化维护 和实施过程。 申请人可以使用任何语言提交申请，但 如果使用的不是单一专利的三种官方语言 （法语、德语和英语）之一，就需要提供 翻译。 获得单一专利授权后，如果知识产权 所有人认为自己的权利遭到侵犯，则需要 在统一专利法院（Unified Patent Court UPC，将作为十二月达成的协定的一部分 建立）处提起诉讼。UPC 将同时处理单一 专利和传统欧洲专利纠纷。 而供律师施展自己才智策略的空间很 大。欧洲专利所有人有七年的迁移期，在 迁移期内他们可以在国家法院提起侵权诉 讼。 在单一专利生效前申请权利（或者已 获得专利授权）的欧洲专利所有人直到七 年的迁移期结束前一个月都可以选择不在 UPC 中提起诉讼，只要诉讼在该处尚未开 始即可。 对于想在欧盟处理知识产权侵权问题 的知识产权所有人而言，选择统一专利法 院UPC 作为诉讼手段的费用可能会便宜得 多。不过，如果您即将成为诉讼当事人， 则需要仔细研究相关法院及其流程的管辖 规则。明年较早时候有望发布规则集合草 案，以征询民意。早期草案已收到大量批 评意见。n

而供律师施展自己才智策略的空 间很大。欧洲专利所有人有七年 的迁移期，在迁移期内他们可以 在国家法院提起侵权诉讼。

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新聞分析

七大问题 1

将有多少个法院？

所谓的统一专利法院(UPC) 包含的部门和 法官目前尚不清楚。主要地点已确定：中 央部门将位于巴黎，而某些案件将发送到慕尼 黑和伦敦；上诉法院将位于卢森堡；而且还有 其他部门位于匈牙利、斯洛文尼亚和葡萄牙。 但在本地和区域分区划分方面仍存在疑问。 成员国可以在每年至少有50起案件的地方建立 一个或多个本地分区，否则将建立区域分区。 德国（目前拥有的专利案件数量最多的欧 洲国家）有望建立四个本地分区。德国还可能 会与奥地利共同建立一个区域分区。

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法官会是哪些人？

单一专利系统成功与否关键取决于申 请人是否对专利的使用品质有足够的信心 （否则他们就会转回全国系统）。这意味着 法官的身份和经验至关重要。 由于统一专利法院预计会接管大部分国家 法院的相关工作，因此欧洲最有经验的法官 有望加入。其中包括德国的 Klaus Grabinski 和 P e t e r M e i e r- B e c k ； 英 国 的 D a v i d Kitchin、Christopher Floyd 和 Richard

Arnold；法国的Alice Pezard 和荷兰的Rian Kalden。另一位荷兰法官van Peursem 曾被 认为是有力人选，但他现在已经不太从事专利 工作了。 一审法院和上诉法院的院长将由选举决 定。由于中央部门将位于巴黎，因此各政府首 脑于2012 年同意首任院长将由法国人担任。

3

法院规则是怎样的？

新专利法院的流程规则正由一个委员会 起草，该委员会由Simmons & Simmons 的Kevin Mooney 担任主席。这些规则将在协 议签署后由筹备委员会敲定，该委员会由分别 来自各成员国的一名代表组成。 《知识产权管理》了解到，规则已根据去 年收到的大量评论进行了修订，而且新草案可 能很快就会发布。针对不同法院间分歧的解决 方法是很重要的一点。

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成本？

申请单一专利的成本与现有欧洲专利的 相同，而且还可节省额外的翻译费用。不 过，除此之外的不确定因素颇多。年度维护费 用尚未设定，而且可能会导致EPO 和成员国之 间关系紧张。

法院成本也尚不清楚。法院需要自筹资 金，但在早期，部门所在的国家/地区会提供 补助。

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转介机制 （Referrals)

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有否遗漏内容？

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该制度的成功可能性？

律师中的大部分人都不愿意承担风险， 他们很关心单一专利相关案件呈报到欧盟 法院的范围。请示可能会拖慢诉讼，并会使诉 讼结果更难预测。

对于联合侵权和在获得授予后修改专利 的行为仍存在疑问，因为协议中未涉及这 些内容。

至截稿时，该制度已经在欧洲成员国中 达成协议。但还有很多人反对协议细节 （大部分原则上都是欧盟专利的支持者）。 其中包括诺基亚、爱立信和BAE 等大型技术 公司，害怕这会鼓励专利流氓行为；也包括制 药公司，担心重要专利经过严苛裁决而失去效 用；还包括反软件专利活动者，认为EPO 应 由欧盟法律约束；以及反欧盟团体，如英国独 立党。

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新聞分析

作者：Peter Leung，香港

烟草平装法席卷亚洲 澳大利亚通过了烟草平装法案 (Plain packaging), 要求出售 的所有香烟包装都采用标准化 颜色、字体且不带商标。无独 有偶，另一些亚洲国家也正着 手修改烟草包装法规。这些法 规是怎样的？品牌所有者又会 作何回应？

泰国 泰国提出的烟草包装法名 为《烟草消费控制法案》 （Tobacco Consumption Control Act)，与澳 大利亚的平装法则相比，该法案在削减品 牌所有者的权利方面似乎更进一步。 泰国已经制定了针对烟草包装管理的法 律，其中要求健康警示图片必须占包装面 积的 55%。 而且，烟草广告和市场推广也是法律禁 止的。 泰国的最新烟草平装法草案并未涉 及包装方面的细节，但让政府机构负责 起草具体的规章制度。尽管还没有编写 完主要的规章制度，但该法律草案的 第 40 条部分指明了各元素，其中包括 包装的“尺寸、颜色、符号以及包括显 示商标、符号和图片的字符在内的标记 等”。 “该草案规定，制造商和进口商应 在‘管理委员会的指导下’包装烟草 产品”，Tilleke & Gibbons 的 Alan Adcock 解释道，“管理委员会一般由除 烟草制造商之外的人组成，包括公共卫 生部长、常任秘书、各部长（例如财务 部长和文化部长）以及 NGO 代表。”“ 目前，该草案的措辞是很开放的，”他 补充道。“第 32条部分有点严格，如果 您是商标律师的话，可能会让您夜不能 寐。该部分提到，如果是非烟草产品， 连相关的烟草名称、烟草标记或烟草制 造商名称提都不能提”也就是说，如果 一个制造商拥有一系列产品，那么该烟 草产品标记不能用于母公司旗下的其他 任何产品。

“泰国的第32条部分有点严 格，如果您是商标律师，可能会 让您夜不能寐。” Tilleke & Gibbons 的Alan Adcock 评价 泰国的烟草包装法规

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Adcock 认为公共卫生部颁布的这个法 案主要体现了外部组织对主要烟草商的施 压。 新西兰 在澳大利亚，品牌所有者 密切关注烟草平装法的命 运，而与其紧密相连的新 西兰，人们则怀着特别的 兴趣关注这一事件的发展。 2012 年 4 月，新西兰卫生部副部长 Tariana Turia 宣布，内阁“原则上已经同 意推行与澳大利亚一致的平装制度”。此 说法与去年七月份公布的公众咨询文件相 符，该文件声明“建议新西兰推行与澳大 利亚一致的平装意味着，建议采用相同或 非常相似的详细管理要求”，重点关注以 下几个方面：禁止使用品牌意象、标准化 设计元素以及对文本字体、覆盖范围和位 置的严格控制。

新聞分析

“如果烟草公司想要挑战新西兰标准，就必须出奇招。” AJ Park的Corinne Blumsky评价新西兰烟草包装法规

尽管内阁文件标明相关法律可能会在 2013 年 12 月通过，但卫生部尚未发布去 年 10 月结束的公众咨询的结果。 AJ Park 的 Corinne Blumsky 指出， 目前仍未确定该法律能否通过。她特别提 到，该标准的最大支持者之一 Turia 不准 备在 2014 年连任，而且尚不确定她是否 会在任期结束前优先通过该标准。 不过，奥塔哥大学最近的一项研究表 明，包装限制的公众支持率很高。更让品 牌所有者头疼的是，如果该标准通过的 话，那么他们将无法像某些国际同行那样 通过相同途径挑战该标准。 “新西兰不像澳大利亚拥有最高宪 法，”Blumsky 解释道。“司法部长会 针对有效性问题以及是否违反《权利法 案》等其他法律咨询议会。但该措施一 旦通过，就无法依据宪法质疑其有效性 了。” “如果烟草公司想要挑战该标准，就必 须出奇招。”他说。

印度 印 度 议 会 下 议 院 于 去 年 12 月份提出要求烟草产 品使用平装的法案。与澳大 利亚的法律类似，该法案对 商标和品牌的使用进行了限制，同时要求 包装上出现的品牌和产品名称使用标准化 的字体、颜色且位于指定的位置。该法案 还对其他设计元素进行了限制，而且强制 要求加上警示图片。 Lall & Sethi Associates 的 Chander Lall 指出尽管该法案还处于立法程序的初 级阶段，但权利人应对此持续关注。 “该法案是作为私人法案提出 的，”Lall 说明在每周五的民主会议上， 任何成员均可提出一项法案进行讨论，尽 管没有党派支持该法案。 “据我所知，在没有任何党派支持的情 况下，私人法案无法在印度通过，”她说。 在撰写本文时，还没有党派接受该法 案。但这种情况可能会有所改变，因为政

府正在寻找限制烟草使用的方法。 Lall 列举了高级法院的一个案件，在该案件 中，烟草公司对《烟草限制法》(Tobacco Restrictions Act) 中禁止在电视上描述烟 草使用的规章制度提出了质疑。 同样，如果平装法案在印度通过的话， 烟草公司可能会以宪法为依据挑战该法 案，尽管在澳大利亚这样的做法被证明是 没用的。 印度已经制定了有关限制包装的法则， 因此法院可能会认为该法律只属于限制范 畴，而不是剥夺。而宪法第 19(1)(g) 部分 规定保障公民“从事任何职业或进行任何 工作、贸易或业务”的权利，这一依据对 于想要进一步挑战的烟草商品牌可能是有 效的工具。

“据我所知，在没有任何党派支 持的情况下，私人法案无法在印 度通过。” Lall & Sethi Associates 的 Chander Lall 评价印度做法

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封面故事：年度十大知识产权案件

2012年度全球十大知识产权案件 作者：Emma Barraclough、Simon Crompton、Peter Leung、Paul Madill、 Eileen McDermott、James Nurton 和Alli Pyrah

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012年《知识产权管理》杂志重点列 出了引发世界范围内广泛讨论的 十大案例。 这些轰动一时的案例过去还 不到一年时间。尽管诉讼的声 音仍然很高，但无论欧洲还 是亚洲都没有给出令人惊喜 的成果。虽然美国给出了 Louboutin 红底鞋案以及 Apple 与Samsung 间诉 讼案的第一次陪审团庭审 结果，但其实这两个案例 所涉及的问题都是一年前 就出现的。 而2012年发生的一系 列案例中包含了很重要但 却也是很微妙的点。欧洲的 UsedSoft 案和澳大利亚的 OptusTV案解决了有关版权未 来的根本问题。美国的Oracle 与Google 间的诉讼案抛出了专利 和版权两大问题。 与往常一样，我们列出了年度十大案 例。这些案例都是经过《知识产权管理》杂 志驻伦敦、纽约和香港的记者精挑细选出来的。 这些案例不是通过推荐或投票入选的。

內容 2012年度全球十大知识产权案件

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制药行业新刺激：Neurim 公司与英国政府间的诉讼案

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印度允许平行进口：Samsung Electronics 与Kapil Wadhwa 间诉讼案

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红鞋底不再是独一无二：Louboutin 与YSL 间诉讼案

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加拿大公平交易的胜利：在线音乐片段试听纳入公平交易

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流媒体向手机推送体育节目造成侵权：Optus 与AFL、NRL、Telstra 间诉讼案

18

在中国注册了商标不使用： Lacoste 与金仲能间的诉讼案

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智能手机大战：Apple 与Samsung间诉讼案

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软件编写之争：Google 与Oracle间诉讼

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软件许可证可转售：UsedSoft 与Oracle间诉讼案

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欧盟测试案例澄清了类目：英国特许专利律师协会 与英国政府间的诉讼案

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封面故事：年度十大知识产权案件

结果 将补充保护证书 (Supplementary protection certificate, SPC) 纳入第二医疗使 用专利

Neurim 公司 与英国政府间的诉讼案 欧

盟法院对专利问题有点无所作为（至少现在是这 样）。因此，当其在自己有司法管辖权的有限专 案件細節 利相关领域之一做出裁决时，相关的知识产权律师会诚 惶诚恐地等待裁决结果。毕竟欧盟法院限制Brüstle 人 Neurim 公司与英国政府间的诉讼案 类胚胎干细胞申请专利的裁决只是去年的事，这项裁决 专利号：EP (UK) 0 518 468 明确了生物技术发明的法律保护指令。 发明： 治疗失眠症的褪黑激素（商标为 但是今年，欧盟法院向制药公司给予例如补充保护证 Circadin） 书 (Supplementary protection certificate, SPC) 相关 技术：制药 的刺激政策却饱受争议。这是一项独特的权利，可以延 长特种医药产品的专利期限，用来补偿厂商耗费在等待 专利权所有人：Neurim Pharmaceuticals 药品审批结果的那段时间。 其他参与方：英国知识产权局 2009 年末，英国知识产权局 (IPO) 的一名听证官拒 法院：从伦敦上诉法院移交至欧盟法院 绝授予SPC 给Neurim 公司的产品Ciracadin。Circadin Neurim 方律师： Carpmaels & Ransford 是用于治疗失眠的药，使用一种利用褪黑激素来改善人 体血浆褪黑激素结构变形或缺陷的专利。 英国政府方律师： S Ossowski 和A Robinson（作为代理人）以及Charlotte May 英国知识产权局声明，由于褪黑激素早在2001 年 就已上市（通过CEVA Animal Health 以Regulin 的名 义），因此Neurim 的产品不符合获取SPC 的资格。这 位听证官特别说明，在考虑早期上市授权的相关性时，医药产品的预期用途并未列入 考虑范围。 于是，相关专利所有人将该案上诉至高等法院。在一审中，法官Arnold 表示支持 IPO 的决定，但上诉法院随后向欧盟高等法院提出了五个问题。当时的上诉法院法官 Jacob 在为上诉法院写的文件中 明确表示，他认为下级法院裁决有 误。他说，如果这一裁决是正确 的，那么“对于很多领域的医学研 究而言，该法规都无法实现其关键 目标。无论如何，这都是欧盟高等 法院所面临的一大问题”。 现在，欧盟法院表示支持Jacob 对SPC 法则的解读。 “少数兽药产品获得早期上市 授权，但这并不妨碍已获得上市授 权的产品获得针对不同用途的补充 保护证书，”法院认为，“但前提是补充保护证书所针对的用途，必须在该基本专利 对制药企业研发 所授予的保护限制范围内。” 是有利的决定 这项裁决对于Neurim 和其他投资开发不同用途产品的医药公司而言是个好消息。 但是和其他一些法院裁决一样，它也遗留了一些问题尚未解决。例如，兽医用药和人 类用药获取早期上市授权之间是否存在差异？虽然知识产权所有人欢迎Neurim案的结 果，但是关于SPC 的争论还远未结束。

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封面故事：年度十大知识产权案件

结果 Louboutin的商 标被恢复但被加 以限制，且YSL没 有构成侵权

Louboutin 与YSL 诉讼案 美

国上诉法院承认了Louboutin 的红底鞋可以作 为一种商标，同时也裁定YSL 的纯红色鞋底未 案件細節 构成侵权，对双方Christian Louboutin 和Yves Saint Laurent来说，是一种共赢的局面。 Louboutin 与YSL 间的诉讼案 第二巡回法院的裁决推翻了州地区法院于2011 年 设计局：美国 8 月做出的Louboutin 红鞋底商标无效的裁决，法院 设计编号： 3361597 称“对使用红色的垄断可能会严重阻碍竞争”。 设计持有人： Christian Louboutin 该争议解决了当单一颜色成为一种商标之后的设计 边界问题。一个饱受争议的问题加上两个势均力敌的 其他当事方：Yves Saint Laurent 对手，使得该案成为本年度最受关注的案例之一。 法院：第二巡回上诉法院 争议从2011 年4 月Louboutin 状告YSL 商标侵权 案件编号： 11-3303-cv 开始。州地方法院法官Victor Marrero 做出裁决：取 Louboutin 方律师：McCarter & English 消红底鞋商标，随后Louboutin 向第二巡回法院提出 上诉。 YSL 方律师：Debevoise & Plimpton YSL 又以Louboutin在业务上进行侵权为由，提起 反诉，宣称其竞争对手游说百货公司不要引进YSL 品 牌鞋履。YSL 还声称应取消Louboutin自称的红底鞋 商标，因为颜色是设计中的一个功能元素，因此不符 合商标保护的标准。 包括国际商标协会INTA和以蓝盒子闻名的珠宝零 售商Tiffany’s 在内的各方法庭之友纷纷表示支持 Louboutin。双方都担心州地方法院的裁决会对时尚 品牌所有者不利，因为单一颜色商标在其他行业都是 裁定允许的。 该案的判决还阐明了具有争议性又有点晦涩的“审 美功能”这种东西。在最初的裁决中，法官Marrero 说，在时尚界，颜色是设计中经常会用到的一种审美 功能，因此始终具有功能性。同时引用美国最高法院 对Qualitex 与Jacobson Products 公司间诉讼案的裁 决，他总结说因此颜色在时尚界不能受到商标保护。 然而，第二巡回法院认为Qualitex一案的裁决不能 解读为创立了行业特定规则，且功能性应根据具体案 例具体分析审查。 法院认为，红色鞋底的确是“标识Louboutin 品 牌的独特符号”。Louboutin 商标得以恢复，但限定 说该种商标当且仅当为为红色大底和对比色鞋面的设 计。 法院并没有对YSL 关于Louboutin在业务上的侵权行为进行裁定。YSL 后来放弃了反 诉。 单一颜色商标在时尚界裁定允许后，商标所有者悬着的心终于放下了。然而对 Louboutin 商标的限制表明，品牌所有者应避免泛泛地称自己的”单一颜色”是一种商 标。 单一颜色作为商 该案例同时也警告商标所有者在起诉他人侵权前一定要三思。Louboutin 发起诉讼 标在时尚界是受 后，经历了其商标被州地方法院判决为无效的惨重后果，直到第二巡回法庭裁定恢复其 认可的 商标后才有好转。 最终，品牌所有者都意识到尽早注册商标的重要性。Louboutin 从1992 年就开始使 用红色鞋底，但是直到2007 年才开始注册该商标。

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结果 Optus 电视流媒 体 TV Now 服务 关闭

Optus 与AFL、 NRL、Telstra 间的诉讼案 近

年来，内容提供者与新兴技术（如云服务器和流 媒体服务 (Streaming service）之间的持久战从 案件細節 未停歇。虽然消费者认为这些技术是非常棒的访问内容 的新方式，但权利人一直争论这些技术侵犯了他们的版 Optus 与AFL、NRL、Telstra 间的诉讼案 权。今年年初，澳大利亚Optus一案的裁决凸显了这些 技术：电视节目的流媒体服务 相互竞争的利益关系。 法院：澳大利亚全联邦法院 同年4 月，澳大利亚全联邦法院裁定Optus 公司通过 版权持有人：澳大利亚澳式足球联盟(Austra流媒体技术将无线广播电视推送至客户手机的TV Now 服 lian Football League)、澳大利亚国家联盟 务 对 澳 大 利 亚 澳 式 足 球 联 盟 ( A u s t r a l i a n F o o t ba l l 式橄榄球联赛(National Rugby League) 和 League，AFL) 和澳大利亚国家联盟式橄榄球联赛 Telstra (National Rugby League, NRL) 的版权造成了侵权。 被告：Optus SingTel TV Now 服务允许订阅者选择要从无线广播电台录制 的电视节目，录制过程在Optus 的服务器上进行。录制 案件编号：FCAFC 59 的节目随后将采用流技术推送至用户设备（如手机和电 版权持有人一方律师：Kennedys; King & 脑）上，与现场直播相比仅有两分钟延迟。 Wood Mallesons AFL 和NRL 连同电信公司Telstra 一起对Optus 提起 被告方律师：Baker & McKenzie 诉讼。Telstra 拥有AFL 和NRL 的独家网络转播权。原告 认为，Optus 侵犯了其作品的版权并将侵权复制品分发 给观众，而Optus 的立场是自己只是提供一种将副本提供给用户的服务，而根据《版权 法》第111 条关于允许私人复制供日后使用的规定，这些复制行为是合法的。 法院驳回了Optus 公司的说法，Gilbert + Tobin 的Michael Williams 对第111 条的 作了“正统”解释。“法院仔细分析了该条款 的根本目的后认为，其中没有任何迹象表明其 适用范围中包含为个人提供商业内容复制服 务，”Williams 说道。 Banki Haddock Fiora 的Peter Banki 同意法 院的说法，并指出Optus 的说法实际上是允许公 司通过网络转播竞争对手的作品而无需支付任何 许可费用，这是不合理的。 Optus 申请向高等法院提出上诉，但法院 驳回了该申请。不久后，Optus 公司宣布关闭 TV Now 服务。 该裁决受到了大家的欢迎，且本案和年初的 AFACT 与iiNet 间诉讼案的裁决都表明了法院不 接受扩展《版权法》中条款的说法，同时也是 对立法机构处理该问题的隐含请求。 此外，Optus 的决定也突显了权利人与不断变化的内容消费模式之间的斗争。日益普及 编程版权受到保 的新服务（例如，基于云的存储可实现即时访问）使观众的期待有所改变，而且法律往往 护，但这仅仅是 也努力对这些新技术作出解释。美国的Cartoon Network裁决和日本的Nagano Shoten 案 一种技术形式 等案件也都处理了类似的基于云的流媒体服务问题，突显了这些服务已在全球普及。 一些权利人还试图解释新的消费者期望。香港某个座谈小组在讨论电视内容的网络盗 版问题时，来自AETN All Asia Networks 的Louis Boswell 说道，虽然盗版是个很严 重的问题，但现实情况是观众要求可以轻松方便地获取电视节目，而这些非法服务是目 前唯一能填补这块需求的方法。 他说：“我们正处于不同文化相互融合的时刻，消费者希望能够随时随地获取内 容。”

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结果 美国陪审团庭审 裁定Apple 公司 获赔10 亿美元赔 偿金

Apple 与Samsung 间的 诉讼案 8

月份，美国法院裁定Samsung 公司因三项专利和三 项设计专利侵权而必须向Apple 公司支付10.5 亿美 案件細節 元的高额赔偿金，这引发了两种看法的激烈讨论，有一 Apple 与Samsung 间的诉讼案 部分人认为Samsung 公司“罪有应得”，而另外一部 分人则认为惩罚过重。 专利和设计专利：平板电脑设计以及在触摸屏 上滚动和缩放文本的专利 对设计专利的争论忽略了本案的一个基本情况：在所 有认定为侵权的专利中，只有著名的D504889 平板电脑 专利局：美国 设计未裁定为侵权，也就是Samsung 声明中所谓的“ 专利号：7469381, 7844915, 7864163 圆角矩形”。而其余三项都裁定为侵权，这是美国设计 设计编号：504889, 593087, 618677, 604305 案件中有史以来赔偿金额最高的一起案件。 设计/专利持有人：Apple 此外，这是近年来陪审团人数最多的专利案，加上陪 其他当事方：Samsung 审团主席Velvin Hogan 在案件结束后接受采访，更是 法院：加利福尼亚州北区地方法院 让这九位陪审团成员成为焦点。 案件编号：C 11-1846 和C 12-0630 在采访中，Hogan 透露对陪审团影响最大的是包 Apple 方律师：Morrison & Foerster (Harold 含Samsung 公司在韩国的会议记录文档，这其中包括 McElhinny) Google 高管对Samsung 产品与Apple 产品过于相似表 Samsung 方律师：Quinn Emanuel Urquhart 示不满的评论。在另一份文档中，Samsung 公司的一 & Sullivan 名副总裁说这些产品与 Apple 产品的相似度并不够高。 据 Velvin 所言，该副总裁说的实际上是“你们的产品 应该再接近一点”，Velvin 又 补充道：“他们确实在靠拢， 但同时也逾越了底线。” 面对技术产品和不确定的法 律区域，陪审团专注于这些证 据确凿的声明也许是可以理解 的。事实上，陪审团顾问、来 自Trial Graphix 公司的Ronald Beaton 在案件审判前接受《知 识产权管理》杂志采访时就曾预 测了这个结果。“即使陪审团成 员聪明绝顶，他们对案件的印象 只会停留在一些显著特征上，就 像售楼人员在兜售房子时一样。 因此，我们必须研究电子邮件和文档中的线索，了解 Samsung 在设计时到底在想些什么，”他说道。 高额的赔偿金让大多数人大吃一惊，同时也显示了陪审团裁决在此类案件中的不可预 测性。虽然远低于Apple 索赔的27 亿美元，但如果在联邦巡回法庭的上诉仍维持原判 的话，这将成为有史以来金额最高的专利赔偿。 在等待上诉时，根据Lucy Koh 法官裁定Samsung为故意侵权，Apple 申请了部分 聚焦设计专利 Samsung 产品的销售禁令以及额外7.07 亿美元的损害赔偿。Samsung 已要求重新审 理。

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结果 软件许可证可以 转售

UsedSoft 与Oracle 间的 诉讼案 去

年7 月，欧洲最高法院的裁决使得人们拥有的软 件太多时，可以方便将软件出售给其他有需要的 案件細節 人。这对于软件用户而言的确是个好消息，但对于编程 公司而言恐怕就不是了。 UsedSoft 与Oracle 间的诉讼案 7 月3 日，欧盟法院对软件经销商UsedSoft 和技术 技术：软件 公司Oracle 之间的纠纷作出了裁决。裁决声明，软件经 版权所有人：Oracle 销商的客户如果购买了更新的用户许可证，就可以从版 其他参与方：UsedSoft 权所有者的网站下载软件。 尚未拥有该软件的UsedSoft 客户在获取所谓的用户 法院：从德国联邦法院移交至欧盟法院 许可证后，就可以从Oracle 网站下载相应软件。已经拥 UsedSoft 方律师：Meisterernst Rechtsan有该软件的客户可以为其他用户购买许可证或为自己更 wälte 新软件购买许可证。然后，软件已有用户将相应软件下 Oracle 方律师：TCI Rechtsanwalte 载到这些新用户计算机的主存储器上。 Oracle 反对转售行为并要求德国法院命令UsedSoft 立刻停止。德国联邦法院要求欧盟法院对计算机程序的法律保护指令作出解释。 欧盟最高法院的裁决意味着软件作者无法阻止预用许可证的转售，他编写的程序可 以通过网络进行下载使用。许可证所包含的程序独家使用权在其首次销售时即视为已用 尽。 尽管许可证协议禁止进一步转让，但 知识产权所有人无法反对转售副本或更 新副本。 Hogan Lovells 合伙人Conor Ward 说，这一裁决将会对软件行业产生深远 的影响。在疲软的经济环境下，许多 企业解雇工人后剩余了大量软件许可 证：“预用软件许可证的市场可能会发 展得相当迅速。 但是Oracle 等软件公司也可以从法 院裁决中得到些许安慰。法官认为， 如果Oracle 客户购买许可证只是为了 将软件提供给更多的用户而不是因为自己用，该客户不可以对许可证进行划分并销 售。 此外，任何Oracle 客户出售自己的许可证后都必须使下载到自己计算机上的软件无 法使用。 当然，任何技术方面的裁决最终都有可能被行业内的发展所取代。在本案中，汉堡 Norton Rose 的Flemming Moos 表示，技术措施可能会破坏该裁决的潜在影响。“德 国联邦法院认为，软件制造商可能会采取技术手段保护自己的软件（例如，将软件程序 链接到特定用户的产品激活机制），使软件只能用户自己使用，同时利用技术手段阻止 预用软件许可证 转售行为，”他说道。如果该裁决维持原判，软件制造商可以使用技术措施维护自己的 市场将会发展 利益。另一种选择是通过所谓的云在互联网上提供软件。 迅速 如今UsedSoft 案的结果已对欧洲软件转售市场放宽了限制，美国也将面临开放其转 售市场的压力。

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结果 印度适用于国际 商标用尽原则

Samsung Electronics 与 Kapil Wadhwa 间的诉讼案 在

过去的两年间，在印度由于法院和海关对《商标 法》的解释互相冲突，印度国内的平行进口问题 案件細節 一直不断。在之前最近的一个案例中，德里高等法院为 Samsung Electronics 与Kapil Wadhwa 间 品牌所有者提供了迫切需要的明确说明，但除非该说明 的诉讼案 在上诉中被推翻，这永远不会是品牌所有者希望得到的 答案。 主题： 平行进口 10 月，德里高等法院分庭对Samsung Electronics 法院：德里高等法院 与Kapil Wadhwa 间的诉讼案裁定为适用国际商标用尽 品牌所有人：Samsung 原则，而且在不同管辖区域内的合法产品可在不违反品 被告：Kapil Wadhwa 牌所有者商标的情况下在印度出售。对《商标法》的这 案件编号： FAO(OS) 93/2012 一解释推翻了德里高等法院之前的独任法官关于禁止平 行出口的裁决。 品牌所有人一方的律师：Anand and Anand 在本案中，Kapil Wadhwa 是Samsung 产品授权经 被告方律师：Fidus Law Chambers 销商的主管。然而，Samsung 发现有零售商在销售从 其他市场进口或打算用于其他市场的原装Samsung 打 印机。 虽然法院根据《商标法》认定进口打印机的转售构成了对Samsung 商标的使用，但 这并不意味着禁止其使用。此外，它认为印度遵守国际商标用尽原则，即一旦在任何国 家/地区进行首次销售后，对该商标的商业利用即已用尽。法院还发现《商标法》第30 条规定进口产品的销售无需得到商标持有人的同意。 现在法律允许上诉人进口用于不同市场的Samsung 打印机及耗材并在印度出售。但 是必须明确标明这是进口产品，而且Samsung 公司将不会为该产品提供任何保修或服 务。 来自Ranjan Narula & Associates 的 Ranjan Narula 认为这种做法存在严重 的政策影响。他指出，允许平行进口可 能会开放印度成为产品倾销市场，从长 远来看对印度制造商不利。 这项裁决可能还涉及到健康和安全问 题。Philips 印度分公司的知识产权部门 主管Viswanathan Seshan 认为，像Philips 这样的高科技公司往往会根据不同市场的 不同规则来销售不同规格的产品。正因为如此，进口产品可能无法正常运作，甚至会给 用户带来风险。 Samsung 提出了其中一些问题，但法院认为这些政策问题应由立法机构决定，且其 裁决应基于对法律的解读。Narula 说虽然他希望立法机构能够解决该问题，但他并没 有看到任何即将发生改变的迹象。 该裁决可能并不是权利人所希望的结果，案件可能会继续上诉到最高法院，但笔者在 撰写本文时并未发现有任何迹象表明Samsung 是否会如此做。到那时，品牌所有人在 与灰色市场商品的抗争中将缺少一大利器。 无法禁止正版商

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品的未经授权 进口

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结果 将在线音乐试听 片段纳入公平 交易

加拿大版权案例 加

拿大作曲者、作词者及音乐出版者协会(SOCAN) 与加拿大Bell 公司间的诉讼案是2012 年加拿大 案件細節 最高法院接手的五宗版权案件之一。本案的裁决有助于 版权局：加拿大知识产权局(CIPO) 界定加拿大互联网版权法，开创了权衡有利于终端用户 版权持有人：很多，以SOCAN、加拿大版权许可 和公共利益的先例。所有案例都源自加拿大版权局的裁 代理(Access Copyright) 和Re:Sound 为代表 决，且案件均由国家最高法院审理。 法院：加拿大最高法院 在加拿大Bell 公司一案中，法院就普遍关注的版权所 案件编号：33800, 33922, 33921, 33888, 34210 有人是否应该对音乐试听片段收取版税的问题给出了答 案。法院认为30-90 秒的试听属于以调查研究为目的的 原告方律师：SOCAN 的代理律师是Gowling Lafleur Henderson，Rogers Communications 公平交易，符合版权局关于客户通过试听进行研究以决 的代理律师是Fasken Martineau DuMoulin， 定购买音乐的结论。 娱乐软件协会(Entertainment Software AssoRogers Communications 与SOCAN间的诉讼案中 ciation) 的代理律师是McCarthy Tétrault， 涉及了相似的问题。法院参照《商标法》考虑了流媒 亚伯达省的代理律师是Fasken Martineau 体在线音乐是否构成与公众间的远程通信，这将决定 DuMoulin，Re:Sound 的代理律师是Osler SOCAN 是否有权收取特许使用金。法官确定了流媒体 Hoskin & Harcourt 音乐在线构成与公众间的通信这一原则。然而，他们得 被告方律师：加拿大Bell 公司的代理律师是 出的结论是提供音乐下载并不应该归类为通信，所以像 Fasken Martineau DuMoulin，SOCAN 的代 iTunes 之类的服务并不需要支付额外的作品版税。 理律师是Gowling Lafleur Henderson，加拿大 在加拿大娱乐软件协会与SOCAN 间的诉讼案中， 版权许可代理(Access Copyright) 的代理律师 是Norton Rose，加拿大电影戏剧协会(Motion 法院考虑了与已下载视频游戏中的音乐版税相关的问 Picture Theatre Associations of Canada) 的代 题。核心问题是“下载包含音乐的视频游戏是否存在通 理律师是McMillan 过《版权法》第3(1)(f) 章所规定意义的远程通信手段 与公众间进行该音乐的通信”。 法院裁定，在通过互联网提供包含有版权音乐的视频游戏时，版权持有人除了收取音 乐复制的相关版税之外，不得再收取任何版税费用。法官认为，设立单独的通信税则可 能违反技术中立性原则，因为这样为互联 网分发方法创建了一套不同于其他分发方 法的特殊规则。 在以教育部长为代表的亚伯达省 (Province of Alberta as represented by the Minister of Education) 与充当版权许可 代理的加拿大版权许可代办处 (Canadian Copyright Licensing Agency Operating as Access Copyright) 间的诉讼案中，法 院裁定教师在课堂教学中使用影印文件包 含在公平交易的研究条款中。法官驳回了 加拿大版权许可代理 (Access Copyright) 认为教师使用影印文件对各学生有不同用 途的说法。 在Re:Sound 与加拿大电影协会(Motion Picture Association of Canada) 间的诉讼 案中，法院考虑了版权持有人是否有权对其用作电视或电影中配乐部分的音乐收取额外 更强大的公平交 版税的问题。法院裁定，以这种方式转播音乐并不构成“公开演出”，因此无需向艺术 易条款，尤其是 家和唱片工作室支付额外费用。 针对在线方面

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封面故事：年度十大知识产权案件

结果 Lacoste 的鳄鱼 标志因“未使 用”被取消

Lacoste 与 金仲能间的诉讼案 商

标抢注是中国的国际品牌所有者面临的一个主要 问题。律师一直建议客户要尽早且广泛地注册以 案件細節 保护其商标，但是最近的法国服饰品牌Lacoste 商标被 Lacoste 与金仲能间的诉讼案 撤消案件表明除了注册之外，还要积极地使用和管理商 标。 主题：由于“未使用”遭撤消商标 2003 年，Lacoste 为其鳄鱼标志和相关商标注册了 法院： 北京市第一中级人民法院 类别16 的商标保护，其中包含多种纸制品。2007 年， 品牌所有人：Lacoste 金仲能申请取消的商标，原因是此商标已连续三年未 被告：金仲能 使用。2009 年，商标局撤消了该商标。商标评审委员 会 (The Trademark Review and Adjudication Board, 品牌所有人一方的律师：万慧达 TRAB) 提出反对意见，给出了使用证据。 金仲能向北京市第一中级人民法院提出上诉 后，Lacoste 出示了自己在服饰和杂志中使用该商标的 证据，同时也出示了公司的封皮、包装和自行出版关于 公司历史的书籍。但法院裁定虽然涉及到纸制品，这些 用途仍然不充分，因为这些商标只是用于宣传材料中， 并不在类别范围内。 法院基于“未使用”原因撤销Lacoste 商标的裁决 使很多权利人忧心忡忡。根据《商标法》，“使用”包 括在产品、包装、产品的容器上或交易文件中以及在广 告、展览或其他商业活动中使用商标。来自Kangxin 的 Brandy Baker 在此说道，法院对所谓使用证据的认定 标准非常严格。这“会成为一种趋势，商标所有者想要 将注册范围宽泛的商标保持超过三年的时间越来越困 难，”她说道。 来自Rouse 的George Chan 表示同意该说法，他 认为这起案件表明了未使用的防御性注册不具有可持续 性。他还指出，构成“使用商标”的行为定义既具体又 易变。然而，更严格的“使用”定义从根本上说对权利人是有利的。 “中国现在有超过550 万种注册商标，”Chan 说道。“这种混乱的注册体制实际上 会阻碍知识经济和品牌化经济的发展。如果法院施行更严格的“使用”定义，可能是考 虑到消除这种混乱问题的必要性事实。” 其他方面的好消息是根据最近的《中国商标法修正案（草案）》，品牌所有者无需过 早注册商标来避免商标抢注。 《商标法第三修正案（草案）》已提交至人民代表大会常务委员会，其中有一处更改 解决了不诚实注册的问题。《草案》中增加了“商标的申请或使用必须遵守诚实守信原 则”的要求。虽然有必要对“诚实守信”的含义进行解释，但提出该问题的事实标志着 商标局已经意识到商标抢注问题，并且准备赋予权利人所需要的工具来保护他们自己的 品牌。 法庭提高了“商

影响

标使用”的认定 标准

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封面故事：年度十大知识产权案件

结果 Google 在 Oracle 的专利 索赔案中胜诉， 但陪审团在版权 侵权问题上悬而 未决

Oracle 与 Google 间的 诉讼案 2

案件細節

010 年8 月，Oracle 在美国加利福尼亚州北区地方 Oracle 与Google 间的诉讼案 法院就专利和版权侵权问题对Google 提起诉讼，这 版权：Java API 中的37 种程序包 是对Google所开发的Android 操作系统的第一次重大 打击。这宗案件十分复杂，陪审团耗时六周、分多个阶 专利：七种Java 相关专利 段对专利和版权要求对专利和版权索赔进行审理。 政府机关：美国专利商标局(USPTO)；美国版权 在诉讼的版权部分，陪审团裁定Google 侵犯了37 种 局(US Copyright Office) Oracle 受版权保护的JAVA应用程序编程接口(API) 程序 专利号：6,125,447；6,192,476；5,966,702 包的“整体结构、序列和组织”，这些API 程序包主要 ；7,426,720；RE38,104；6,910,205 和 用于软件程序之间的互相通信。但旧金山陪审团无法根 6,061,520 据美国法律裁定Google 对这些程序的使用是否构成公 专利/版权持有人：Oracle 平使用。陪审团还裁定Google 使用这37 种程序包的文 其他当事方：Google 档并不构成侵权。 其他使用则裁定为侵权，但陪审团也表示，Oracle 的 法院：美国加利福尼亚州北区地方法院（上诉至 联邦巡回法院） 表现可能误导Google 认为无需许可证就可以使用这37 种API 的结构、序列和组织。不过陪审员表示，Google 案件编号：3:10-CV-03561 无法证明其是根据该表现来决定使用这些API，因此裁 Oracle 方律师：Boies Schiller & Flexner 和 定为双方均有过错。 Morrison & Foerster 在单独审理专利索赔部分时，另一个陪审团裁定 Google 方律师：King & Spalding、Keker & Oracle 无法提供决定性证据证明Google 是否对专利 Van Nest 和Greenberg Traurig RE38、104 和6,061,520 造成侵权，也无法提供明确可 信的证据证明Google 是否故意侵犯专利。 现在本案的两个部分都已上诉至联邦法院，但是我们 可以从William Alsup 法官对Java API 申请版权保护可 行性的观点中明确几点。 首先，Alsup 认为Java API 程序包的代码具有功 能性，因为Oracle 要求相同的方法规范执行相同的功 能。“如果某种程序编写方式是唯一的，那根据合并原 将禁止任何人宣称自己独家拥有该软件编写版权，”该 法官写道。为了解决这个问题，来自Burr & Forman 的 Michael Lasky 告诉《知识产权管理》杂志说Oracle（ 当时的Sun Microsystems 公司）已可以提供API 间互 相链接的其他方法。“吸取的教训是：不要全盘托出。 要有所保留，”他说道。 其次，Lasky 认为将所有程序都注册在一个注册项 下，往往会使其具有所谓的最低减让标准参数，这意 味着被侵权部分小到可以忽略不计。在Oracle 声称的 37 种API 程序包中，陪审团裁定九行（或3%）的代码 被侵权。Oracle 在产品开发初期，已单独为其最重要的代码行进行了注册。 最后，Alsup 并不怀疑Oracle 的方法具有创造性，他对专利和版权之间作出了区 在应用程序 分。“这种概念和功能性级别的发明只收到《专利法》的保护，”他说道。如果Oracle 编程接口 提交更多的专利申请而不是主要依赖于版权，也许会得到更好的结果。 (Application Programming Interface) 和版 权问题上吸取教 训，Android 系 统发展更为强大

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封面故事：年度十大知识产权案件

结果 使用类目时，商 标申请人必须是 明确的

英国特许专利律师协会与英 国政府间的诉讼案 对

欧共体商标能提供多大保护？引进16 年后，申请 次数已超过100 万，但对答案仍有疑问。 案件細節 其中一个原因是，欧洲内部市场协调局 (Office for CIPA 与英国政府间的诉讼案 Harmonization in the Internal Market -Trade Marks and Designs, OHIM ) 对申请的做法是将所有一般指示 商标：IP Translator（类别41） 都列在该申请的一个类目中，而不是分门别类列入具体 官方政府：英国知识产权局 的产品或服务里。OHIM 认为，此类申请应视为申请了 商标编号：2528977 类别中的所有产品和服务。但是，欧洲大部分国家政府 申请人：英国特许专利律师协会(CIPA) 应用一般指示只涵盖其一般含义的规则，都不同意这种 说法。 法院：欧盟法院 于是，商标申请人陷入了困惑。OHIM 的做法原则 案件编号：C-307/10 上给予权利人更多的保护，但同时也造成了法律不确定 CIPA 方律师：Michael Edenborough QC 性。为了理清这种混乱的局面，英国特许专利律师协会 英国政府方律师：Simon Malynicz (CIPA) 先于英国知识产权局(UK IPO) 发布了一个测试案 例，申请类别41 中的IP Translator 商标，列出了以下一 般指示：该申请遭拒，描述原因是类别41 中已包含翻译服务。 这导致了三个问题提交至欧盟法院，欧盟法院的大法庭于6 月19 日对本案作出裁 决，很大程度上否定了OHIM“类目涵盖所有”的做法，认为申请人必须“足够清晰和 精确”地确定产品和服务。法院认为，如果使用类目的一般指示，申请人必须指定相关 申请是涵盖该类别中按字母顺序列 出的所有产品和服务，还是仅涵盖 其中一部分。 为了表示对该裁决的重视程 度，OHIM 在一天后就发布了一 套冗长的新指导方针，内容包括如 果申请人想要申请特定类别中按字 母顺序列出的所有产品和服务，他 们可以在备案表上的声明处打钩标 记。该指导方针中还提出了处理先 前申请案的方法。 尽管经过深思熟虑才得出这一仔 细权衡的新政策，但出台后立即受 到一些商标所有人的批评。例如在7 月4 日，MARQUES 写的一封信中 表示，OHIM 的新方法并没有提供 必要的明确和精确，第三方不得不 参考旧版《尼斯分类》(Nice Classification) 才能理解注册的范围。 这表明，这一复杂问题依然没有令人满意的完整回答–不过，总有希望。OHIM 在其 欧洲内部市场协 所谓的融合计划(Convergence Programme) 中推出了五个与欧洲国家政府合作的项 调局的分类系统 目，其中有两个项目涉及到分类和类目问题。这项工作涉及到创建统一的分类术语数据 被彻底考察，但 问题依然存在 库，以分类法形式继续进行。如有可能，大部分欧盟国家政府以及OHIM 和WIPO 都会 欣然接受，但要最终提供欧洲商标类目的统一方法，这些项目还有很长的路要走。

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美国：企业专利申请

美国大型企业 如何分配专利申请工作？ 美国各大专利申请公司处理自己法律工作的方式各有不同，且大型律师事务所操持的工作并没有你想的那么 多。Alli Pyrah 查看了2012 年的专利申请数据后，从公司的内部法律顾问那里了解到他们的策略。

若

说去年美国专利申请增长最快的是科技领域（包括所谓 智能手机大战中的若干“弄潮儿”），大家应该都不会 感到惊奇。Google在美国最大专利申请公司的排名从 第 65位跃升至第 21位，专利申请数增长了 170%。Apple 的专利 申请数则增长了68%。 IBM 连续第 20年蝉联最大专利申请公司排行榜首。该公司在 2012年共获得 6,478项实用专利授权，相比 2011年增长了近 5%。 这些都是整体数字。但是，到底是哪些律师事务所在为这些专 利申请大户操刀实战？这些公司如何分派工作？这又会出现怎样的 变化？ 美国商业专利数据库(IFI Claims Patent Services) 根据USPTO 发布的数据，按专利申请数排出了前50家公司，并在之后进一步 调查确定了实际申请这些专利的律师事务所和个人。从这些结果中 可以得知专利申请在不同市场间的变化以及律师事务所的自我营销 手段。 专业化，社会化 观察 IFI确定的50 家公司中的前25 家， 可以明显看出它们在管理专利申请上所采 用的方法截然不同。一些公司极度依赖内 部法律顾问，而 Apple等其他一些公司则 将大部分专利申请工作进行了外包。第三 种方法是 AT&T 等公司所采取的将以上 两种方法结合使用。 IBM 的首席专利法律顾问Manny Schecter 在接受《知识产权管理》杂 志采访时说，公司在这个领域发展了近 百年，自成了一套专利申请的模式和方 法。IBM 一开始通过制造天平、制表机 和时钟起家，之后才逐步进入到现在的计 算机和网络领域。“我们已经适应了改 变，”他说道。 Schecter 说，(IBM) 在决定专利申请 工作是由内部人员完成还是进行外包时， 首先要考虑的就是成本和质量。但是，要 选择能胜任工作的合适律师，还需要考虑 很多其他因素。例如，Schecter 说他会 试图将技术与某位律师的专长进行匹配。 他指出，有时他还会考虑律师的性格因 素。 “选择自己熟悉的律师总是最好的， 因为大家合作起来很舒服，”他说道，“ 如果我们发现某律师和某发明家之间协同 愉快，我们一定会将这因素考虑进去，成 为将他们配对的依据。”

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“IBM 在决定专利申请工作是由内部人员完成还 是进行外包时，首先考虑的是成本和质量。但同时 会选择能胜任工作的合适律师，会试图将技术与某 位律师的专长进行匹配。有时会考虑律师的性格因 素。” IBM 的首席专利法律顾问Manny Schecter

在某些情况下，发明者和专利律师之间的实际距离也会产生一 定的影响。虽然在数字时代，地理相邻性已经不再那么重要，但 Schecter认为，发明者如果能面对面地向专利律师介绍相关技术 的话，在某些时候是有一定优势的。 不同公司分派外包工作的方式也是千差万别。美国商业专利数 据库(IFI Claims Patent Services) 首席执行官Mike Baycroft指 出，外国公司（尤其是日本公司）相比美国公司而言，通常雇佣较 小规模的律师事务所来处理自己的专利申 请事宜。“这有可能是因为大部分的申请 都已写好，只需找一方来负责跟进专利申 请在美国的进展即可，”他说道。 美国商业专利数据库(IFI Claims Patent 可以预见，规模较大的律师事务所为前 Services) 是一家专门提供知识产权相关信 25 家公司申请了大部分的专利。在接受《 息并提供常用算法以分析美国专利商标局 知识产权管理》杂志的采访时，很多人都 (USPTO) 公开发布数据的公司。 强调专利申请是他们的业务重点，或至少 《知识产权管理》杂志随后对最大的25 是若干核心业务之一。然而，前 25家公司 家公司的内部法律顾问以及承接这些公司 外包专利申请工作的律师事务所的合伙人 也经常将专利申请工作外包给个人或小型 进行了采访。 律师事务所。 我们的问题是： 1. 在决定将专利申请 “对于排名靠前的大型专利申请公司， 工作外包给哪些律师事务所时，内部法律 我们几乎可以预言一定有一批大型律师事 顾问主要考虑哪些因素？2. 大型公司在外 务所在帮它们操控相关事宜，”Baycroft 包工作和内部处理时所采取的方法有何不 说。“但是这些律所操持的工作并没有你 同？为什么存在区别？3. 美国公司处理 想的那么多，因为那些专利技术真的很难 自己专利档案的方式是否与其外国同行有 懂，这些律所靠的是真正的科学专家。” 所不同？4. 哪些公司正在加大对专利的 例如，排在第 16位的 Wenderoth Lind 投资力度，又有哪些公司正在削减这一投 & Ponack就是一家专帮人申请专利的“ 资？5. 这些数据揭示了有关繁荣发展行业 精品代理公司”，里面的人员设置都是按 和节节衰退行业的哪些信息？ 备注：第一张图表显示的是2012年在 USPTO 的类别进行安排的。这对很多公司 美国专利申请数量从多到少排名的前25家 都会有很大的吸引力，因为它们都希望能 公司。第二张图表显示的是前 25家公司 找到一些经常处理同类专利申请案例并熟 共同雇用的前 25家律师事务所，按专利申 知其审查人员习性的代理人/公司。 请总数排名。第三张图表显示的是曾代表 尽管数量大得惊人，前25家公司的做法 每家公司都申请过专利的前 5家律师事务 是，只要有一个专利，就专门给派给一个 所。后两张图表中均不包含个人或内部法 律所/法律顾问。例如IBM、Microsoft 和 律顾问。 General Electric 等公司都会这么做，主

统计方法及备注

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美国：企业专利申请

2012年度 在美国申请专利最多的前25间企业

2012年度 在美国受专利申请大户亲睐的前25间律所

1

International Business Machines

6478

United States

1

Oblon Spivak McClelland Maier & Neustadt

2875

2

Samsung Electronics

5081

Korea

2

Altis Law Group

2544

3

Canon

3174

Japan

3

Sughrue Mion

1871

4

Sony

3032

Japan

4

Fitzpatrick Cella Harper & Scinto

1612

5

Panasonic

2769

Japan

5

Harness Dickey & Pierce

1500

6

Microsoft

2613

United States

6

Birch Stewart Kolasch & Birch

1424

7

Toshiba

2447

Japan

7

Oliff & Berridge

1275

8

Hon Hai Precision Industry

2013

Taiwan

8

Staas & Halsey

1154

9

General Electric

1652

United States

9

Cantor Colburn

1028

10

LG Electronics

1624

Korea

10

Canon USA Inc IP Division

976

11

Fujitsu

1535

Japan

11

Finnegan Henderson Farabow Garrett & Dunner

915

12

Seiko Epson

1461

Japan

12

Fish & Richardson

892

13

Hitachi

1436

Japan

13

Telecky, Frederick

825

14

Ricoh

1410

Japan

14

Nixon & Vanderhye

807

15

Hewlett-Packard Development

1394

United States

15

Brady, Wade

802

16

GM Global Technology

1377

United States

16

Wenderoth Lind & Ponack

756

17

Qualcomm

1292

United States

17

McDermott Will & Emery

722

18

Intel

1290

United States

18

Blakely Sokoloff Taylor & Zafman

648

19

Toyota Jidosha

1285

Japan

19

Kenyon & Kenyon

559

20

Broadcom

1157

United States

20

Baker Botts

558

21

Google

1151

United States

21

Yee & Associates

534

22

Apple

1136

United States

22

Lee Hong Degerman Kang & Waimey

495

23

Honda Motor

1132

Japan

23

Antonelli Terry Stout & Kraus

483

24

Sharp

1118

Japan

24

McGinn IP Law Group

483

25

Xerox

1050

United States

25

Ingrassia Fisher & Lorenz

450

要是因为这些专利的内容高度专业化。如果某个专利由两个实体一 起申请，那就要考虑是用一方熟悉的老律所，还是用一个双方都没 用过，但都认可的律所。 中国异军突起 从本年度的结果中还可以明显看出，中国已成为一个全球范围内的 主要专利市场。有一家过去未曾上榜的中国公司冲进了前50 强。 鸿富锦精密工业有限公司(Hong Fu Jin Precision Industry) 是一 家电子设备制造公司，也是富士康企业集团(Foxconn) 的子公司， 主要生产Apple 公司的iPod 产品。在今年的排名中，它以782 个 申请专利排在第40 位。 Brad Lytle 是Oblon Spivak McClelland Maier & Neustadt 的执行合伙人，该事务所承接了包括Toshiba 在内的前25 家公司 的大部分专利申请工作。他认为，中国公司逐渐进入了前50—— 这种变化虽然有点姗姗来迟，但至少说明中国企业也开始转向海外 申请专利了。“我一直感到很惊讶的是，真的没有多少大型中国公 司会在美国申请专利，”他说道。“中国公司的专利申请行为与日 本公司的申请方式形成了鲜明的对比，在这次的前 25家公司中， 有 11家是日本公司。” Lytle 指出，他的律师事务所与许多出口到美国的日本公司有过 合作，这些公司都需要通过专利技术来作为砝码达到议价目的。“ 看来许多中国公司都有制造业务并将产品投放在美国市场，因此 可能也需要获得同样的保护，”他说道。“但是这尚未实现。”他 认为正是因为针对中国公司的专利诉讼成功率相对较低，才导致他 们低估了申请防御用专利的重要性。但是，他预测这只是“时间问 题”，变化迟早会发生。 另一方面，许多律师事务所告知《知识产权管理》杂志，美国

“我很惊讶的是，真的没有多少大型中国公司会在 美国申请专利。中国公司的专利申请行为与日本公 司的申请方式形成了鲜明的对比，在这次的前 25 家公司中，有 11家是日本公司。” Oblon Spivak McClelland Maier & Neustadt 的执行合伙人Brad Lytle

公司在中国申请专利的需求大幅增加，这点他们已深有体会。Jeff Nelson 是 Nixon & Vanderhye 的合伙人，该律师事务所凭借与 Sharp 等公司之间的合作关系，也跻身前25 强专利申请律师事务 所。他说，中国现已频繁成为客户选择申请专利的第二大市场，仅 次于欧洲。 在中国，维护知识产权通常是一项复杂的任务。政府影响、文 化差异以及发展尚不如美国和欧洲成熟的知识产权法律，这几个因 素结合更加大了实施难度。 并且，在访问了中国之后，Nelson 获得了不同的视角。“中国 的法院系统在试图颁发和实施专利方面的所为相当可圈可点，但在 中国文化中，专利尚未被完全重视，”他说道。“很多企业几乎认 为，模仿竞争对手其实是对他们的称赞恭维。” 但是中国的这一局面正在改变，部分原因在于繁荣发展的制造 业和持续增长的经济，而据美国政府机构国家情报委员会称，中国 甚至有望在 20年内赶超美国。 “目前在中国申请专利的人当中，没有人会想到在不久的将来 将能够主张自己的权利，”Whelan 说道。“但专利是一项长期投

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31

美国：企业专利申请

美国专利申请大户最爱的前五名律所 该表呈现的是在美国受专利申请排名前25的企业专利分配最多的专利事务所。该表不包括他们所雇佣的个人律师或企业内部专利部门处 理的数量。此中，排名有并列，且斜体部分表示该公司主要采用为内部律师。

International Business Machines

Samsung Electronics

Canon

> Sughrue Mion (569)

> Fitzpatrick Cella Harper & Scinto (1607)

> Cantor Colburn (487)

> Staas & Halsey (440)

> Rossi Kimms & McDowell (271)

> Yee & Associates (393)

> Stanzione & Kim (392)

> Cowan Liebowitz & Latman (252)

> Schmeiser Olsen & Watts (251)

> The Farrell Law Firm (388)

> Carter DeLuca Farrell & Schmidt (82)

> Yudell Isidore Ng Russell (217)

> Harness Dickey & Pierce (367)

> Steptoe & Johnson (1)

Microsoft

Toshiba

Hon Hai Precision Industry

> Lee & Hayes (398)

> Oblon Spivak McClelland Maier & Neustadt (1055)

> Altis Law Group (1763)

> Merchant & Gould (252)

> Turocy & Watson (334)

Other filing work done in-house

> Workman Nydegger (220)

> Finnegan Henderson Farabow Garrett & Dunner

> Shook Hardy & Bacon (154)

(310)

> Woodcock Washburn (136)

> Knobbe Martens Olson & Bear (178)

> Hoffman Warnick (214)

> Patterson & Sheridan (128)

Fujitsu

Seiko Epson

Hitachi

> Staas & Halsey (528)

> Oliff & Berridge (333)

> Antonelli Terry Stout & Kraus (437)

> Westerman Hattori Daniels & Adrian (144)

> Harness Dickey & Pierce (199)

> Mattingly & Malur (233)

> Katten Muchin Rosenman (106)

> Workman Nydegger (159)

> Brundidge & Stanger (186)

> Murphy & King (95)

> Nutter McClennen & Fish (110)

> Crowell & Moring (110)

> Greer Burns & Crain (94)

> DLA Piper (93)

> Stites & Harbison (107)

GM Global Technology Operations

Qualcomm

Intel

In-house

> Blakely Sokoloff Taylor & Zafman (300)

> Ingrassia Fisher & Lorenz (235)

> Trop Pruner & Hu (175)

> Quinn Law Group (211)

> Schwegman Lundberg & Woessner (75)

> Miller IP Group (80)

> Schwabe Williamson & Wyatt (74)

> Harness Dickey & Pierce (52)

> Cool Patent (39)

> Reising Ethington (38)

32

Google

Apple

Honda Motor

> Fish & Richardson (303)

> Blakely Sokoloff Taylor & Zafman (165)

> Rankin Hill & Clark (231)

> Harrity & Harrity (83)

> Meyertons Hood Kivlin Kowert & Goetzel (150)

> Arent Fox (147)

> Sterne Kessler Goldstein & Fox (81)

> Fish & Richardson (99)

> Carrier Blackman & Associates (133)

> Morgan Lewis & Bockius (73)

> Kilpatrick Townsend & Stockton (68)

> Birch Stewart Kolasch & Birch (103)

> Fenwick & West (73)

> Treyz Law Group (60)

> Nelson Mullins Riley & Scarborough (98)

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美国：企业专利申请

资。许多公司在申请专利时都抱有一定的 期望，希望中国的知识产权法律能得到长 足发展，将越来越有利于发明者。”

Sony

Panasonic

> Oblon Spivak McClelland Maier & Neustadt (703)

> Wenderoth Lind & Ponack (739)

> Finnegan Henderson Farabow Garrett & Dunner

> McDermott Will & Emery (502)

(356)

> Greenblum & Bernstein (250)

> Lerner David Littenberg Krumholz & Mentlik (350)

> Pearne & Gordon (200)

> SNR Denton US (316)

> Dickinson Wright (179)

> K&L Gates (291)

> Hamre Schumann Mueller & Larson (179)

General Electric

LG Electronics

> Armstrong Teasdale (144)

> Lee Hong Degerman Kang & Waimey (495)

> Cantor Colburn (134)

> Birch Stewart Kolasch & Birch (469)

> Fletcher Yoder (105)

> McKenna Long & Aldridge (252)

> Dority & Manning (77)

> Harness Dickey & Pierce (115)

Other filing work done in-house

> Fish & Richardson (108)

Ricoh > Oblon Spivak McClelland Maier & Neustadt (598)

Hewlett Packard Development

> Harness Dickey & Pierce (304)

In-house

> Cooper & Dunham (227)

增长背后的原因 虽然专利申请数的增长符合历史趋势，但 仍有若干特定因素促成了本年度创纪录的 数字。Whelan 说，AIA 中所作的简化了 专利申请流程。按照专利申请量，她的律 师事务所也跻身前 25家律师事务所之列， 在 IFI所确定的 50家公司中，前 25家公司 都曾委托她的事务所代办专利申请。 Whelan特别指出，AIA 中新引入的快 速通道审查程序帮助简化了专利申请流 程，尤其是在产品周期较短的技术行业。 在优先审查程序中，USPTO 可以为加速 审查授予申请特殊状态。USPTO 的目标是 在申请获得此状态后的平均12 个月内最终 定案，而不必像常规情况一样等待三至四 年。 Nixon and Vanderhye 因其与Sharp等 公司间的合作关系，跻身前25家专利申请 律师事务所之列。来自该事务所的Nixon 对现在企业结构内如此频繁地讨论专利问 题表示很惊讶。“在 20年甚至10年以前， 都很少有人会谈论如何将专利货币化以及 专利对公司的价值将会如何，”他说道。 虽然如今，人们讨论专利还主要停留 在——专利授权可以赚钱——这个问题 上，但很多客户仍未充分意识到以防御 为目的获取专利的重要性。“当客户问我 们‘这些专利有什么用？’时，我们通常 会说是为了防御，”他说道。“我想很多 公司可能不会经常讨论这一点。”

> Dickinson Wright (130) > Hickman Palermo Truong Becker Bingham Wong (41)

Toyota Jidosha

Broadcom

> Oliff & Berridge (403)

> Garlick Harrison & Markison (330)

> Kenyon & Kenyon (225)

> Sterne Kessler Goldstein & Fox (293)

> Oblon Spivak McClelland Maier & Neustadt (219)

> Thomas Kayden Horstemeyer & Risley (181)

> Sughrue Mion (164)

> Farjami & Farjami (101)

> Finnegan Henderson Farabow Garrett & Dunner

> Brinks Hofer Gilson & Lione (65)

(156)

Sharp

Xerox

> Birch Stewart Kolasch & Birch (352)

> Fay Sharpe (233)

> Nixon & Vanderhye (256)

> Maginot Moore & Beck (115)

> Edwards Wildman Palmer (147)

> Oliff & Berridge (108)

> Keating & Bennett (119)

> Pillsbury Winthrop Shaw Pittman (86)

> Harness, Dickey & Pierce (96)

> Prass (81)

专利申请预测 这一转变应该会给专利律师带来大量机 会，促进中国公司在美国申请专利的 增长，反之亦然。“如果你无法进入 中国市场并制造产品，将很难参与竞 争。”Nelson 说道。 更宽泛地来讲，虽然专利申请很有可能 继续攀升，但有些行业可能会受到法律的 冲击。例如，在美国的Myriad一案中， 与基因相关的专利申请因不确定性而遭驳 回，如果今年上诉到最高法院的裁决也偏 向于支持美国分子病理学协会(The Association for Molecular Pathology) 的结 论，则可能导致此类专利申请量大幅减 少。 而且，智能手机大战虽然在近年来大大 推动了技术行业的专利申请，但终究会随 着主要参与者协商达成商业协议或随着新 发明普及而沉寂下去。 Lytle 说，他认为BluRay/HD DVD 和 VHS/Betamax 等有竞争性的技术之间存 在一场更为持久的对战，智能手机大战只 是其中的一部分。“专利只是这场大战的 其中一些方面，并不是竞争的全部，”他 说道。

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美国：企业专利申请

促进专利申请数增长的因素

2011-12年度 在美专利申请增速最快的企业 1

Google

170%

2

Apple

68%

3

Alcatel-Lucent

59%

4

Hong Fu Jin Precision

59%

5

Ericsson

59%

6

Research in Motion

49%

7

Taiwan Semiconductor

49%

8

Qualcomm

40%

9

Hon Hai Precision Industry

33%

10

NEC

32%

11

Sony

33%

12

Toyota

29%

13

Sharp

27%

14

GM Global Technology

26%

• (在美国）申请专利数最多的类别包括：计算机运算、计算 和计数；电子通信技术；基本电器元件；以及医疗或兽医 科学/保健。 • 今年，智能手机诉讼成为一个主要促进因素，许多公司采 用的是进攻、防御和许可目的的专利策略。外部法律顾问 在接受《知识产权管理》杂志采访时表示，现在许多公司 主要考虑的是进攻目的，而实际上应更多地考虑将获得的 专利用于防御目的。 • 《美国发明法案》(America Invents Act)中所作的更改 简化了专利申请流程，尤其是增加了快速通道。这对技术 行业而言尤为重要，因为该行业中的产品生命周期十分短 暂。

他还指出，可以将专利申请视为赢取消费者之争中避免失利 的“避险策略”。“对于因投资方法不当而赔钱的公司而言，仍然 可以通过对幸存的技术产品收取专利费来赚钱。” Whelan 预测实力较强的技术竞争对手最终会同意停战，正如 医疗器械行业中已大范围发生的情况一样。“各大主要竞争参与方 之间相互控告了许多年，但是之后他们都厌倦了，”她说道。“这 场竞争最终会重回正轨，但不久又会有新的战场铺开。

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Bryn Aarflot

(

)

美国/欧洲：合作专利分类体系

EPO、USPTO高层论 合作专利分类 EPO 和USPTO 引入的新型分类体系将对专利申请人和搜索人造成怎样的影响？James Nurton和 Eileen McDermott与这两局的负责人进行了对话，以寻求这个问题的答案。

由

欧洲专利局EPO和 美国专利商标局USPTO开发的合作专 利分类 (Cooperative Patent Classification,CPC，www. cpcinfo.org) 的发布进一步实现了专利分类的统一性。EPO和 USPTO已合作开发了新型分类体系并取代了现有的专利相关文档 分类体系。 CPC不仅与WIPO和许多国家政府所采用的国际专利分 类 (International Patent Classification, IPC)相兼容，而且其中 包含了约 250,000 个类别，因此更为详细具体。这一体系经过两 年多的研究开发，最终于 1 月 2 日开始在两局同时实施生效，其 中的定义还会定期更新。 将分类系统统一是知识产权五大局（欧洲专利局EPO、日本专 利局JPO、韩国专利局KIPO、中国知识产权局SIPO 和美国专利商 标局USPTO）在2007 年批准的10 大基金项目之一。这些项目致 力于统一各局之间的做法，从而提高效率和改进专利质量。它们不 涉及实质性法律问题的统一。 早前，《知识产权管理》杂志采访了欧洲专利局总裁 Benoît Battistelli以及已经离任的 USPTO局长 David Kappos，请他们 解释了为什么新的分类方法非常重要、其对专利用户有何影响以及 未来的发展趋势。CPC 网站提供了有关新体系的更多详细信息， 以及有关推广和培训活动的信息。 这个项目是怎么产生的呢？ Battistelli：全球范围内（包括三边协定机构和知识产权五大局）使 用的分类体系有很多种，我们致力于尽可能统一世界各地的做法和 流程。分类这一话题是最初作为 2007 年批准的 10 大基金项目的一 部分，在知识产权五大局内进行探讨的。虽然专家已着手对分类进 行统一，但进展非常缓慢。他们花一年之间只统一了600 多个区域 中的六个区域，这意味着，要统一现有方案，还得花 100 年时间。 2010 年 9 月，就在我加入 EPO 后不久，我与 USPTO 局长 David Kappos 有过一次会面。讨论了这一问题后，我们发现有必 要采取另一种方法。几周后，我们又见了一面，看看是否有可能创 建一种可以为双方共用的新型分类体系，从而取 代 USPTO 使用 的美国专利分类(United States Patent Classification，USPC) 以 及 EPO 使用的欧洲分类(European Classification ECLA)。我们 的专家说这一想法是可行的，但为了加快进展速度，需要将 USPC 或 ECLA 用作参考体系。然后，我们决定将这一合作分类体系以 ECLA 为基础，并结合两局以及商业方法区域（该区域的可专利性 标准与我们两大管辖范围中的标准大为不同）现有的最佳做法。

CPC 代表两局付出巨大投入后的成果。EPO 对该项目投入的精 力相当于1个全职审查员150年的时间。此外，用于必要的 IT 改进 的费用共计约 1200 万英镑。但是我认为结果会充分证明这样做是 没错的。 对用户而言有哪些不同之处？ Battistelli：从一种分类体系转换成另一种分类体系涉及技术变 更，因此我们会为有需要的相关专业人员提供培训。 主要的好处是简化搜索。以前，大洋两岸的用户要精通两种分 类原理来进行搜索，即先使用欧洲方式然后使用美国方式。现在， 他们使用一个分类体系即可，该体系涵盖美国和欧洲等地的所有文 档资料。对用户而言，这是一个显而易见的好处。 CPC 也会提高搜索质量，从而提高整个专利体系的质量。 其他国家/地区呢？它们会加入吗？ Battistelli：CPC 与国际专利分类兼容，因此使用国际专利分类 所有机构都不会对CPC 的结构原理感到陌生。国际专利分类有约 70,000 个细分；而 CPC 有大约250,000 个细分，因此更为复杂 和精确。 分类体系的目的是什么？它是一种整理文档的方法。比如说， 您在IPC国际专利分类中有针对汽车引擎的类别。在CPC 中，这将 会被分成大概10 个子类别。尤其对中小型专利局而言，使用这些 精确的类别可让用户更轻松地找到相关文档。 另一个现有精细分类是日本体系，但该体系未涵盖欧洲和美国 的全部现有技术。我们已经开始与日本同事交流，看看如何改善这 种状况。

为什么以 ECLA 为基础？ Battistelli：其中一个原因是ECLA 以国际专利分类（IPC)为基 础，因此它与WIPO管理的国际专利分类兼容；同时，ECLA 还被 60 多个专利局采用。另一个原因是所有美国现有技术已被 EPO 纳入 ECLA 中。David Kappos 是一个非常讲求实效的人，他认可 了将ECLA 用作参考体系这一明智行为。因此，2010 年 10 月，我 们毫不犹豫地以 ECLA 为基础发布了 CPC 项目。

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35

美国/欧洲：合作专利分类体系 我们也与其他众多专利局（尤其是中国、巴西、俄国和韩国的 专利局）进行了对话，它们表示对 CPC 很有兴趣。我深信，CPC 有潜力在几年时间内成为全球标准。 它对审查员也有帮助吗？它能提高质量并加快处理速度吗？ Battistelli：审查员也是用户，因此 CPC 也会为他们简化操作。更 轻松地访问文档将有助于他们节省搜索时间，这无疑会提高效率。 然而，速度并不是唯一考虑因素。最重要的方面是质量，这一 点也会通过更快速更优质的搜索获得。 CPC的实现过程中有什么其他的所得，可以适用于其他领域？ Battistelli：有时双边合作更为高效，有时是三边合作更为高效， 有时则是知识产权五大局合作更为高效。这视具体项目而定。基 金项目通常进展非常良好，我们在三边合作层面致力于共有引用 文献 ( Common Citation Document, CCD) 等倡议，并将延伸 至知识产权五大局。CCD 可让您在同一页面上看到各局审查同 类申请时所查找的所有参考资料。这对用户和审查员而言都很有 帮助。 我很高兴我们两局合作是非常重实际操作的。我们的任务就 是，以一种简化手续并减少不必要惯例的方式来组织我们的工作。 我们不能放弃去解决那些本质上的工作难题，我们不应低估它 的难度，看起来好像非常技术性的活，但实际影响颇大。 您可以预见到 CPC 将来可能遇到哪些难题？ Battistelli：对我们而言的难题是，我们已经习惯了已有的分类方 案。现在，我们需要共同管理一个体系，这就意味着几乎每天都要 不断做出决策。我们得确保考虑到双方意见，同时确保工作高效进 行的同时避免降低工作质量。虽然各团队已非常了解彼此，但我们 仍需保持警惕，以便合作顺利进行。 好在能借助现代通讯技术，即便人们相隔千里，也可以进行紧 密合作。

为什么 USPTO 认为CPC 是一个好的设想？ Kappos：我已经知道，即便 Alison Brimelow 仍在 EPO，美国 分类体系也会被淘汰。相关机构已不再对该分类体系进行投资。我 们已停止继续使用该体系。但是据估计，挽回美国自己的分类体系 要耗费大量资金，除此之外，该体系仍与其他所有分类体系都不 兼容。我们知道，WIPO体系更优质也更先进。因此从内部角度而 言，从我加入 USPTO开始工作起，我就已经开始了解哪一种体系 可以长期使用，然后才开始与 EPO 洽谈合作。我们查看并研究了 日本人如何配置他们的体系，因为日本体系具备 IPC或 ECLA都不 具备的优势，我们同时研究了 ECLA，并确定 ECLA可以转换到国 际专利分类方法，而 USPTO也可以转换到 ECLA。因此在 2010 年夏天，我向 EPO 提出了这一设想。

始终 未雨绸缪

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美国/欧洲：合作专利分类体系 为什么美国体系会被淘汰？

它会对美国审查员造成困扰吗？

Kappos：维护分类工作需要耗费大量财力和人力。在 2000初， 我们打算降低成本，因此削减了长期投资。而就在这段时间内，积 压的工作不断增加，负责分类工作的人员也非常能干，他们能够更 好地帮助完成更多审查工作。因此随着这些人员逐渐离开，两三年 过后，该体系就落后了。当然，这种解释带有推测性，因为我当时 并不在那儿。

Kappos：一年多以前，我们制定了一个全面的沟通计划。我们 扩大了和利益相关者的沟通，这些直到现在都处于领先水平。如 今，我们正处于转型，我们希望不论是专利申请者还是审查员， 都有足够的时间来学习新的分类技术。我们会系统性地向审查 员逐个培训现有技术类别，直到每一个人都掌握。我们已经在内 部开展培训，同时还会在外部举办会议。该转变要花两年多的时 间。

推行了CPC，将对美国的业务有何帮助呢？ Kappos：它为申请人提供的帮助真的非常多：现在只需使用一 个系统，就可获取已分类并且最新的内容了。例如，在 IT 业务方 面，过去你得搜索数以万计的专利。虽然技术发展，但我们未能及 时更新体系，那种体系救命变得无用。这应该是查找现有技术的工 具。因此现在，我们有最更新的主分类和子分类，可供您获取所需 的现有技术。所以，第一个优势就是现在可以高效搜索美国技术。 第二个优势就是您也可以查看所有欧盟国家的技术，并可以跨所有 欧盟国家进行搜索。 对审查员而言又有什么好处？ Kappos：自 2009 年夏天起，从我开始讨论是不是要对分类体系 做点什么改进的时候，我们就将审查员纳入了考虑范围。它提高 了搜索结果的质量；现在审查员们还可以搜索欧盟国家的技术， 非常棒！而且借助该体系，我们可以更轻松地将申请分配给合适 的审查员。现在有 8,000名审查员对专利进行审查，虽然在决 定哪一位审查员对哪一个申请进行审查方面具有一定的灵活性， 但不可以随意将申请发送给任意审查员。收到申请时，我们会先 使用预分类体系来决定将其转至哪一位审查员，这其中某些流程 是电子化完成的，但最后还需要人工查看具体情况后再将其分配 给合适的审查员。这非常耗时。因此，在诉讼事件表分配流程方 面，这将是一个巨大优势。未来两年，这个活将转变为由 CPC 系 统进行审查分配。

至今为止的反馈如何？ Kappos：申请人给出的反馈都是积极的。我们从 2009 年夏天开 始到 2010 年期间与专利公开咨询委员会(Patent Public Advisory Committee, PPAC）多次会面，开始讨论我们应该采取哪些措 施。我了解到的申请人提出的唯一抱怨就是为什么要花这么长时间 才能转换到新体系。但是对用户而言无需作出太多改变，因为这对 他们都是有利方面。 而对审查员而言就有很多工作要做。他们已经提出了很多意 见。但主流心态是积极的，因为他们知道原来的体系已经淘汰了。 但是与所有人一样，我们经历了转变的各个阶段。大约一年前，我 从一些存有困扰的审查员处得到反馈。他们说：“我不知道 CPC 是什么，但它将会影响到我的工作量”等。然后，我们就开始与他 们进行沟通。我们向他们清楚地展示了使用 CPC 时的全新目录格 式，然后审查员对这一困扰的态度快速转变为：“这不算是个大问 题。” 虽然如此，但我们也曾收到部分反对意见，他们问我们为什么 要做此改变，因为对他们来说一切都运作良好。这些审查员所在的 工作区域通常都有优秀的分类员为他们保持体系良好运作，所以他 们没有感受到新体系有任何显著优势。这一情况在拥有11,000 名 审查员的机构中始终存在。我们试图让他们知道这不是个大问题， 但很显然，这会造成很多影响，甚至可能是破坏性的影响。但是， 与生活中的很多事情一样，总会改变的。

在 墨 西 哥，成 功 的 知 识 产 权保 护 体系 要 能 预 见 潜 在 的 陷 阱。在 法 律 监 管 的 环 境 下， 风 险 并 不 容 易预 测，这 就 有必 要 用 长 远 的 眼 光，采 用 可 替 代 的 解 决 方 案 – 我 们 的 服 务 建 立于此 原 则 上 。 信 任，价 值，经 验

O li v a r e s & Ci a . 在Ch a m b e r s L a t in A m e r i c a 和《 知 识 产 权 管 理 》（Ma n a gin g I n te ll e c t u a l Pr o p e r t y）的 全 球 知 识 产 权调 查 中，在 所 有 知 识 产 权领 域 中 排 名第一， 我 们 为此 感 到 骄 傲 。 o li v l aw@o li v a r e s .co m . m x

w w w.o li v a r e s .co m . m x

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美国/欧洲：合作专利分类体系

国际保护知识产权协会AIPPI 前任秘书长Michael Brunner：“制定新分类只是应该处理的众多项目之一” 您欢迎 CPC 的发布吗？ Brunner：是的，我可以肯定这项计划一 定会受到人们的普遍欢迎，但这只是应该 处理的众多项目之一。合作专利分类CPC 只是让专利局之间更为一致的第一阶段。 您认为此类计划的目标应是什么？ Brunner：其最终目标应该是提高专利质 量。无法产生高质量专利的专利体系是毫 无意义的。我们曾就专利质量展开多次讨 论并提出过多个倡议（如 EPO 的“提高 门槛”(Raising the Bar)），但我们需要 更实际的举措。我认为我们可以从实际层 面（低于法律层面）出发来解决问题，可 以取得更多进步。 所以我们得从检索开始。2009 年 9 月，当我受国际知识产权组织 WIPO 邀请 在全球知识产权局研讨会上发言时，我强 调的其中一点就是我们得先拥有高质量的 搜索，然后才能获得高质量的专利。 困难之处在于对不同问题的解决方案也 不统一，不理想的方案即便再多，对申请 人或第三方都没有帮助。 各国家专利局都会径直推出自己的流 程而不会借鉴世界任何其他国家/地区 的成功经验，这就出于一种很扭曲的心 态——“这不是我们这里的发明”。（所 以想办法排斥其他的地方的）。于是乎， 我们看到不同国家解决一样的问题，就各 有各的解决办法。 您认为这种双边解决方案(EPO+USPTO) 是有利还是有弊？ Brunner：双边解决方案可能会产生问 题，但我们得找到一个出发点，我认为只

要解决方案与国际体系（如 Patent Cooperation Treaty, PCT）兼容，我们就欢 迎。例如，我一直对多个“专利审查高速 公路”（Patent Prosecution Highway) 不满，在某些情况下，它更像是通向死胡 同的双行道。 关于分类，我知道是EPO 投入了大量 时间来做的，这样做当然很有意义。 您认为您前面提到的那种奇怪心态（“这 专利不是我们这里的发明”）在演变吗？ Brunner：在部分地区有改变，但这种改 变必须普及到更多地区。10 月份在韩国 首尔举办的上届 AIPPI 会议上，就有一 个来自知识产权五大局的多名高级管理人 员组成的研讨会，专门探讨统一性问题。 是观众发言告诉他们有问题了，并告诉这 群管理者需要做出更多能让群众看到的实 事。令人惋惜的是，至今也没有取得更多 进展。 AIPPI 目前成立了“专利审查特别小 组”（由我负责），看看我们能不能做点 什么。我们将吸收来自不同国家/地区、 具备全球专利申请经验的专业人员。例 如，我们将优先列出需要首先解决问题的 10 到 20 个地区。

这些行政上的，操作层面上的工作要 使申请人需要承担很多费用，而且专利人 要在不同司法管辖区申请，成本一点都不 低，因此我们需要一个国际性的解决方 案。 以现有的申报要求为例，美国使用的是 IDS 体系，但在 EPO 和英国知识产权局各 有不同的流程，而在以色列等其他国家/ 地区又要求使用 CD-ROM 提交现有技术 的副本。这就是我们认为需要统一做事方 法的领域。

你觉得国际知识产权组织WIPO 是否还有 作用？

但总有国家/地区不接受其他地方“强 加”的方案，对吧？

Brunner：WIPO 的作用很重要，它是将 人们聚集在一起的平台。就这方面而言， 全球研讨会是一个很好的方法。但WIPO 也面临很多政治问题，而且这些大问题必 须很久才能解决。这一点可以理解，但这 并不意味着发展要停留在较低的水平。

Brunner：当然，如果影响到实质性问题 或专利可注册性以及国家文化，一定会有 抵触的情况的，但这些情况并不在我们讨 论的范围内。我们需要从简单的事做起， 然后找到我们的共通之处：正如俗语所 说，聚沙成塔，积少成多。

您认为让USPTO 审查员适应欧盟体系公平吗？ Kappos：这不是公平不公平的问题，而是关乎到是不是最优的方 法。我们认真讨论了什么是最优的办法，最后一致认为新分类方法 就是最好的。问题在于是否有勇气承认我们过去的分类不是最好 的，有其他人比我们做得更好。 目前，实现全球分类体系所面临的挑战是与日本 F-term分类体 系（一种分面分类体系）进行合作，并将其与 CPC 相结合以开发 出最佳技术。日本的分类法在某些领域（尤其是对于高度交联技 术）是一种非常好的分类方法。 为什么 CPC 能成功，而其他为类似的努力都失败了？ Kappos：分类的改革是一道程序上的革新。而我们以前做的可能 是在立法方面作出的努力。这种“操作”层面的革新有时候是优于 立法上的作为的。（因为这只是操作层面），我们无需获取任何 其他国家/地区的批准。但同时，即便这种变化听起来有点自娱自 乐。而且只有当领导层面对这些举措有信心，并且推进了，否则

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这些工作都是无用功的。这从 Benoît (前一个被采访者）和我做 起。我们忠于自己的承诺，并向相关机构的所有行政领导表明我们 的承诺。我们告诉他们，我们是认真的，并且我们会对说出的话负 责，所以他们愿意面对挑 战并率先采取行动。 另一个因素是合作。合作就像婚姻一样，有时也存在令人厌恶 的事情。其中也有斗争，有人得加夜班，这种状态持续了很长时 间。有很多次 Benoît 和我一大早就得上线召开视频会议，因为两 个团队已经陷入僵持状态。找到突破难题的方法需要很长时间。我 以前从未遇到这样的问题，我们双方曾就 CPC 进行了紧密合作。 而机构之间通常不会如此紧密地合作。 这是否会成为进一步实现各地区和谐操作的模型？ Kappos：显然是的，我也希望它是，但这可能要由 USPTO 的下 一代成员来实现了。不过它确实是完美合作的榜样，我在政府工作 时曾听说过，政府人员很擅长沿用前人的做法。所以，我对此抱有 希望。

美国：《美国发明法案》之“授权前举发”

《美国发明法案》中 授权前举发的使用技巧 Courtenay Brinckerhoff 解释了企业应该如何根据《美国发明法案》使用新的第三方现有技术呈报程序 (Thirdparty Pre-Issuance Submission Process)。

任

何第三方可以针对某个待批专利申请进行授予前举发——这是《美国发明法 案》（AIA）中第八部分的规定。授予前举发可匿名进行，无需明确背后的真正 利益方，但意见书必须由注册律师或专利代理人举发。此外，USPTO 要求每份意见书 都必须包括一份“申请方的声明…且该方并非[37 CFR §1.56] 所规定的有义务披露申请 相关信息的个人”。这是因为USPTO不希望申请人利用授予前举发来回避“信息揭露 声明”规定。 根据法规中规定，授予前提交可举发“可能与申请审查相关的任何专利、已公布的专 利申请或其他印刷出版物”。UPSTO 已明确解读了这句话。例如，与USPTO 实施细则 一起公布的注解中说明这些信息不需要一定是申请的现有技术，甚至不一定是首次提出。 法规要求第三方提供一份“简要描述，说明其认为所举发的每份文档的相关 性”。USPTO 已解读此要求是为了限制第三方可提供的信息量。USPTO 发布的 《美国发明法案实施》网页上的指导意见指出，该要求“不允许第三方提交对专利性 的质疑，或者对一个或多个声明是否可以取得专利权妄下论断”，而且该要求“并 非邀请第三方提出驳回”。实际上，这意味着USPTO 有权驳回涉及美国专利法中 第102 或103 部分或者讨论“预期”或“显著性”的授予前举发。相反，USPTO 建议“简要描述”引用文档中的特定页面或段落，同时简单说明引用的文本如何具 有相关性，例如将其与特定的专利要求限制相关联。实际上USPTO 已经指出，可 以参照申报表的形式提供“简要描述”。 总之，USPTO 细则要求授予前举发应包括： (1) 一份标明要提交文档的文档列表； (2) 说明文档列表中所列各项的声明相关性的简要描述； (3) 文档列表中所列各项的清晰复印件（除了美国专利和美国专利申请出版物以外）； (4) 所有非英文项的英文翻译；以及 (5) 举发方声明(i) 该方并非有信息披露义务的个人，和(ii) 举发意见书符合法规(35 USC §122(e)) 和规则(37 CFR §1.290) 的要求。

快速阅读 《 美 国 发 明 法 案 》 (Leahy-Smith America Invents Act) 的首要目标 之 一 是 提 高 专 利质量。 新的当事人间审查(new inter par tes review) 以及授权后审查诉讼(post-grant review proceeding)提供了新的质疑已授权专利的机 制，有助于实现“提高质量”的目标。而授予 前举发(pre-issuance submission)是在专利 授权前向审查员提供相关信息，可能对专利质 量有更直接的影响。考虑利用这一新机会的竞 争者需要了解其相关要求，同时应权衡对竞争 对手的专利申请进行举发的利与弊。

《美国发明法案》中有关授予前举发的条款规定从2012 年9 月16 日起生效。即日 起，只要满足法规的时效要求，即可对任何申请（无论申请日期）提起授予前举发。 授予前举发甚至可以针对已放弃的申请，尽管在该申请重新举发之前，审查员并不会 考虑此类举发。但是，授予前举发无法针对重新颁布的专利申请。 提交时机 法规中规定了可提起授予前举发的特定时间窗口。尽管法规中使用了“在较早时间之前” 和“在较晚时间之前”等复杂语言，但只要理解句意，仍可以轻松适用。首先，授予前举 发必须在核准通知发布之前提出。一旦核准通知发布之后，即无法提起授予前举发。只要 核准通知尚未发布，在所涉及的申请作为美国专利申请发布而首次发布之日起六个月内都 可提起授予前举发（PCT 发布不适用六个月时效）。超过发布后六个月期限之后，只有 在专利局发布驳回审查决定书（或核准通知）之后，才能提起授予前举发。第一次专利局 审查决定书的平均下达时间约为22 个月（根据2012 年9 月的数据），也就是说可在平均 专利申请提交21 个月后提起授予前举发，这依然满足时效要求。 时效要求中规定的最后期限不可延期，且如果授予前举发时间与专利局审查决定书或 核准通知发布时间重叠，无任何例外情况。如果使用USPTO 的EFS-Web 电子提交系统 中的专用界面进行授予前提交，则系统将确认所涉及的专利申请是否满足时效要求。 筛选过程 USPTO 将会从符合时效、内容和费用要求方面对授予前举发进行筛选。如果发现授 予前举发有问题，将予以废弃。如果提交方在提交授予前举发时提供了电子邮箱地

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美国：《美国发明法案》之“授权前举发” 址，USPTO 会将有问题部分告知提交方，但 会造成审查过程时间延长或复杂化。这些申 提交方必须重新提交一份新的同样满足时效和 请人可能会考虑一些可以加快审查的选项， 费用要求的授予前举发，以实现可记录文档。 例如“优先审查”计划或“专利审查高速公 如果授予前举发是完整的，将输入申请记录 路”制度。这是因为这些计划可增加核准通 • 当所举发文档未被用于驳回该专 中。如果申请人参加了“电子审查决定书”计 知在申请发布之前发布或至少在发布后六个 利——是否会令否决该专利变得 划，则USPTO 会将授予前举发情况告知申请 月内发布的几率，使竞争者有较少的时间可 更为困难？ • 当驳回中使用了引用的文档，但 人。否则，只有在收到下一封专利局审查决定 以准备和提交授予前举发。 申请人对此据理力争——是否会 书连同授予前举发副本时或在USPTO 的专利 申请人如果有美国或其他国家的申请在同 使否决该专利变得更为困难？ 申请信息检索(PAIR) 网站上查看申请的Image 时审查，则应注意授予前举发中可能会引用 • 当驳回中使用了引用的文档，且 File Wrapper 时，申请人才会得到通知。 类似情况下的专利局审查决定书或回复。这 申请人进行了相关修改——是否 审查员处理授予前举发的方法和“信息揭露 可能要求更好地协调国际专利审查，以确保 会使否决该已被修改的专利变得 更为困难？修改后的专利是否提 声明”差不多。也就是说，审查员将会审查引 同时审查的申请中的立场与美国申请中的立 供了操作自由？ 用的文档（同时在表单上签名指示已考虑这些 场一致（或至少不冲突）。 参考），但可能会，也可能不会做出引用任一 已提交文档的驳回。申请人只需对专利局审查决定书中的驳回部分 费用的考虑 做出回复，不需要处理在授予前举发中引用但驳回中未提及的任何 每份授予前举发最多可包含10 个文档，USPTO 共收取180 美元。 文档。 但是，如果授予前举发引用的文档数不超过三个，且是提交方或与 其有共同利益的任何一方作出的第一份授予前举发，而授予前举发 竞争对手的策略 中又提交了费用豁免声明，则将免除费用。 对可能会进行授予前举发的竞争对手，需要能够早在其检举时就明 尽管该费用相对比较适中，但是与确定目标申请、确定相关已发 确目标申请，并需要设计策略以确定和选择要在授予前举发中使用 布文档和准备授予前举发相关的高额成本可能会让很多人对这一全 的出版物。 新机会望而却步。不过，USPTO 在2012 年9 月16 日之后的第一 一种方法是着手观察特定技术领域和特定申请人提交的已发布申 个六周内就收到了100 多份授予前举发。如果这些案例均由审查员 请。这种观察可包括《专利合作条约》(PCT) 和外国申请案例，以便 引用文档而提出驳回，则这些数据可能会促使其他人提起授予前举 尽早（例如，在优先申请阶段）确定潜在目标申请。类似搜索可扩 发，尤其是在人们已经预见这个做法能够影响已授权专利要求的范 展到非专利文献，可形成潜在现有技术的“图书馆”。一旦确定目 围时。n 标申请后，要密切关注其审查过程，以确保所有的授予前举发都满 足时效要求。然后，需要选出要包含在授予前举发中的适当文档。 如上所述，USPTO 已解释可提交文档的范围不仅限于现有技 Courtenay Brinckerhoff 术。可能相关的其他类型文档包括相关的美国和国外申请的专利局 ©Courtenay Brinckerhoff 2012。Brinckerhoff 审查决定书和回复，如果这些资料可以公开获取，则可界定为印刷 是华盛顿 Foley & Lardner（富理达律师事务所） 出版物。如果确定此类相关申请适用于目标申请，则可关注其驳回 的合伙人。 情况及其与目标申请之间潜在相关性的声明。此类文档可能会非常 有用，因为文档本身可能会详细解释相关性，例如专利局审查决定 书中会解释某个文档如何提前使用某个专利要求，或者某个回复中 会提出对某个专利要求术语的具体定义。需要考虑的另一种类型的 非现有技术出版物是 USPTO 董事会决议或法院判决，例如涉及与 目标申请相类似的专利要求语言或技术的决议，或者讨论与目标申 请之间潜在相关性的其他问题的决议。例如，适用 Bilski v Kappos 的案例可能与商业方法方面的专利要求相关，而适用 Mayo v Prometheus的案例可能与个体化医学方面的专利要求相关。 竞争对手确定目标申请和用于授予前举发的潜在文档后，应考 虑提起举发的可能后果，尤其是这些文档只能提供有限的信息量。 虽然授予前举发没有任何具体的禁止反言效应，但基于审查员提交 并考虑的文档对某个已授权的专利提出质疑可能更为困难。因此， 对于每份文档和目标专利要求，都要权衡与特定情境相关联的风险 （参见上方框）。 在某些情况下，可通过有选择性地确定要提交的文档来降低这 些风险。例如，竞争者可能想要提交一份强有力的预期参考，可以 提高其在驳回中使用的可能性。或者，竞争者可能倾向于保留这样 的一个参考，用于日后在其可以更积极参与的论坛中提出质疑。在 这种情况下，竞争者可能会提交其他参考和/或非现有技术文档的 www.alvarezdelucio.com 结合，而将最有力的证据保留用于当事人间诉讼流程中。

了解该方法举发的风险

申请人的策略 认为自己的申请可能成为授予前举发目标的申请人需要确保他们注 册加入了USPTO 的“电子审查决定书”计划，以便提早收到任何 授予前举发的通知。或者，申请人可以通过PAIR 系统经常关注自 己的申请。 虽然很多申请人可能会愉快地接受授予前举发，以确保在审 查过程中将最相关的现有技术考虑在内，但还有一些申请人可能 希望他们的申请免受授予前举发的影响，尤其是担心这些举发

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专题报道：2013年全球专利事务所排名揭晓

2013年全球专利事务所排名揭晓 专利界其人其事

榜单变动亮点

“如果我参加了电视真人秀 《谁将成为百万富翁》, 而且我也可以问一个关于知识产权的问题， 我会打个十万火急的电话给John Pegram” 1. 传说中Fish & Richardson事务所的John Pegram只要讲半分钟电话就 能帮人解决问题，堪称业界最经济的收费服务！

s 排名上升：德国 Quinn Emmanuel律所在德国接连第二

年在榜单中排名上升，主要归功于他们 将Allen & Overy’s 的知识产权事务负责 人挖到了自己律所。

s 排名上升：韩国 “你应见见这个人，他总是在各类审判室出没。” 2．Simmons & Simmons事务所的Bas Berghuis van Woortman 给客 户这种特别的印象

Yu l c h o n 在 韩 国 进 行 的 苹 果 与 三 星 案 中，成功代表三星 ，同案中，由Kim & Chang代表苹果公司。

s 排名上升：美国 “Peter能把最痛苦的过程变得很有趣。” 3. Gill Jennings & Every事务所的Peter Finnie能把乏味的专利申请变成 有趣的事情

“在庭上，诉讼律师就是这间公司的‘脸面’，

可以看出这公司多有活力，业务多么前沿。” 4. Quinn Emmanuel 的合伙人Marcus Grosch广受业界尊敬

“简单来说， Alicia就是我们认为全球最好的律师！”

1.

3.

s 排名上升：澳大利亚 Freehills Patent Attorneys在澳洲的排 名依然上升了，即使他们刚因为Freehills要同Herbert Smith合并而被独立分 离出来。

t 排名下降： 墨西哥

5. Lloreda Camacho & Co 事务所的Alicia Lloreda的客户这样评价她

4.

Morrison & Foerster 在美国的排名 上升，进入第一级。他们成功代苹果公 司，在苹果与三星案中为客户争取到10 亿美金的赔偿裁决。

5.

Uhthoff Gomez Vega & Uhthoff 在墨 西哥的专业诉讼方面的排名下滑了，即 便该所过去表现一直不错。

2.

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专题报道：2013年全球专利事务所排名揭晓

调查方法 我们一年一度的专利排行中囊括了各国顶 尖的知识产权律所，我们以一级、二级、 三级等等来排列。各司法区域排名中，所 罗列出的公司总数可能不同，这是因为具 体地区的市场规模不尽相同。有些排名相 对较低的律所，我们也收到过来自其同行 及客户的推荐，但恕无法尽述所有优秀的 律所，我们终究是本着专业精神及客观公 正的原则安排了此榜单。 我们之后将根据榜单对在印度、美 国、中国的部分律所加以社评。该社评将 在五月份于我们的英文网站上首先刊登。 之后相关内容将会被汇编成册，纳入我们 的IP Handbook （知识产权年度名录） 中。另有一大亮点是，我们将首次在IP Handbook中列出知识产权业界的年度人 物社评。

此外，《知识产权管理》杂志还有地 区的年度大奖颁布，将在伦敦颁授全球区 域的奖项，以及在华盛顿颁授北美区域的 奖项。该类奖项的结果都是从我们的同一 个调研团队所作出。区域奖项以鼓励各地 区的年度明星们。但这里所列出的排行 榜，则更多地基于律所在该地区长期以来 的努力。 榜单的形成 我们在伦敦、香港和纽约有专门的调研团 队。调研员将联系在全球范围内80多个司 法辖区的公司和律所来完成调研工作。这 些律所的客户的反馈是重要的。我们汇总 了各类反馈将各公司按照第一级、第二级 这样的顺序罗列，并且按照专利申请及专 利诉讼的逻辑安排。

专利申请主要是指在当地辖区为当地 及海外客户申请当地专利的案件。专利诉 讼包括专利的执法方面的工作及许可。排 名最前级别的律所是他们的客户一致认表 现最好的律所。在同一级别中，公司的排 名先后是按照英文首字母的顺序。 值得注意的是，律所是无法通过投 票、赞助、互相推介的形式来改变他们在 各地区排名中的位置。我们的调研工作是 在2012年9月至2013年1月间进行的，所 以命名为2012年度榜单。

澳大利亚 专利申请

专利诉讼

第一级

第一级

Davies Collison Cave

Allens

Griffith Hack

Ashurst

Phillips Ormonde Fitzpatrick

Davies Collison Cave

Spruson & Ferguson

Herbert Smith Freehills King & Wood Mallesons

第二级 FB Rice

第二级

Freehills Patent Attorneys

Corrs Chambers Westgarth

Shelston IP

Griffith Hack

Watermark

Spruson & Ferguson

第三级

第三级

Madderns

Baker & McKenzie

Fisher Adams Kelly

Clayton Utz

Pizzeys

Jones Day

Wrays

K&L Gates Minter Ellison

第四级

Norton Rose

Allens

Phillips Ormonde Fitzpatrick Lawyers

Callinans

Shelston IP

Cullens Halfords IP

第四级

IP Gateway

Banki Haddock Fiora

King & Wood Mallesons

Gilbert + Tobin

Marks & Clerk 第五级 Addisons DLA Piper

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专题报道：2013年全球专利事务所排名揭晓

巴西

中国 — 国际律所

专利申请

专利诉讼

专利

第一级

第一级

第一级

Dannemann Siemsen

Dannemann Siemsen

Bird & Bird

第二级

第二级

Orrick Herrington & Sutcliffe

Daniel Advogados

Gusmão & Labrunie

Rouse

第三级

第二级

Advocacia Pietro Ariboni –

Allen & Overy

第三级

Ariboni Fabbri Schmidt &

Baker & McKenzie

Di Blasi Parente & Associados

Advogados Associados

Deacons

Montaury Pimenta Machado &

Daniel Advogados

Hogan Lovells

Vieira de Mello

Kasznar Leonardos

JSM

Jones Day

Gusmão & Labrunie Kasznar Leonardos

Pinheiro Nunes Arnaud e Scatamburlo Advogados

Ropes & Gray 第四级 David do Nascimento

第三级

第四级

Advogados Associados

Foley & Lardner

Advocacia Pietro Ariboni –

Di Blasi Parente & Associado

Finnegan Henderson Farabow Garrett & Dunner

Ariboni Fabbri Schmidt &

Guerra Law

Morrison & Foerster

Advogados Associados

Montaury Pimenta Machado &

Norton Rose

Clarke Modet & Co

Vieira de Mello

Simmons & Simmons

David do Nascimento

Pinheiro Nunes Arnaud e

Vivien Chan & Co

Advogados Associados

Scatamburlo Advogados

Wilkinson & Grist

Guerra Law

Soerensen Garcia Advogados

Soerensen Garcia Advogados

Associados

第四级

Associados

Veirano Advogados

Clifford Chance

Veirano Advogados

Ella Cheong (Hong Kong & Beijing) Freshfields Bruckhaus Deringer

加拿大 专利申请

专利诉讼

第一级

第四级

第一级

第四级

Gowling Lafleur Henderson

Cassan Maclean

Dimock Stratton

Belmore Neidrauer

Smart & Biggar/

Deeth Williams Wall

Goodmans

Bennett Jones

Fetherstonhaugh

Dimock Stratton

Gowling Lafleur Henderson

McMillan

Goudreau Gage Dubuc

Smart & Biggar/

第二级

Kirby Eades Gale Baker

Fetherstonhaugh

Bereskin & Parr

McCarthy Tétrault

Borden Ladner Gervais

McMillan

第二级

Norton Rose

Oyen Wiggs Green & Mutala

Bereskin & Parr

PCK

Heenan Blaikie

第三级

Riches McKenzie & Herbert

McCarthy Tétrault

Bennett Jones

Torys

Norton Rose

Blake Cassels & Graydon

Osler Hoskin & Harcourt

Marks & Clerk

Torys

Moffat & Co Macera & Jarzyna Osler Hoskin & Harcourt

第三级

Ridout & Maybee

Blake Cassels & Graydon

Robic

Borden Ladner Gervais

Sim & McBurney/ Sim Lowman

Deeth Williams Wall

Ashton & McKay

Fasken Martineau DuMoulin Gilbert’s Ridout & Maybee Robic

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专题报道：2013年全球专利事务所排名揭晓

Rott, Ruz˘ ic˘ ka & Guttmann

Viering, jentschura & Partner

Patent, Trademark and Law Offices

飞任 • 颜特舒拉知识产权法律事务所 专利代理人 • 律师

Vinohradská 37/938, 120 00 Prague 2, Czech Republic Tel: (+420)2 33 37 17 89 (+420)2 33 37 00 84 Fax: (+420)2 33 38 22 63 (+420)2 33 38 15 23 E-mail: rrg@rrg.cz www.rrg.cz

欧洲专利律师 • 欧洲商标律师 • 新加坡专利代理人 • 美国专利律师

The firm was established in 1990, provides full service intellectual property rights, litigation and combating counterfeiting.

全球个性化客户解决方案

Language spoken: English, German, French, Russian, Japanese and Slovak 知识产权管理

Foreign office in Slovakia:

专利 • 实用新型 • 商标 • 外观设计

Rott, Ruz˘ ic˘ ka & Guttmann

诉讼 • 反不正当竞争法 • 版权 商业秘密 • 许可 • 检索服务

Pionierska 15, 831 02 Bratislava 3, Slovak Republic Tel: (+421) 244 454 197 (+421) 244 454 195 Fax: (+421) 244 454 195 (+421) 254 777 593 E-mail: rrg@rrg.sk

捷克共和国

慕尼 黑 • 杜 塞尔多夫 • 德 累 斯 顿 • 新加 坡 • 台湾 • 美国 Munich Headquarter Office: Viering, Jentschura & Partner Grillparzerstr. 14 · 81675 Munich · Germany · Tel: + 49 89 210 69 70 Singapore Office: Viering, Jentschura & Partner LLP 210 Middle Road · #09-07/08 · Singapore 188994 · Tel: + 65 6334 94 11

法国

专利申请

专利诉讼

专利申请

专利诉讼

第一级

第一级 Cermák a spol Rott Ruzicka & Guttmann

第一级

第一级 Allen & Overy Duclos Thorne Mollet-Viéville & Associés Véron & Associés

Cermák a spol Rott Ruzicka & Guttmann

Cabinet Beau de Loménie Cabinet Plasseraud Cabinet Regimbeau

第二级 Patentservis Praha Traplová Hakr Kubát Vsetecka Zeleny Svorcik Kalensky and Partners 第三级 Korejzová & spol

第二级 Patentservis Praha Traplová Hakr Kubát Vsetecka Zeleny Svorcik Kalensky and Partners 第三级 Baker & McKenzie Korejzová & spol

Casalonga & Associés Ernest Gutmann-Yves Plasseraud (EGYP) Lavoix Santarelli 第二级 Germain & Maureau Hirsch & Associés 第三级 Brevalex Marks & Clerk Novagraaf

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第二级 August & Debouzy Armengaud Guerlain Bird & Bird Cousin & Associés Gaultier Lakits Szleper Gide Loyrette Nouel Hogan Lovells Hoyng Monegier 第三级 Bardehle Pagenberg Casalonga Avocats Lavoix Avocats Reed Smith Salans

专题报道：2013年全球专利事务所排名揭晓

德国 专利申请

专利诉讼

第一级

第四级

第一级

第四级

Boehmert & Boehmert

Diehl & Partner

Bird & Bird

Allen & Overy

Grünecker

Dreiss Patentanwälte

Hogan Lovells

Fish & Richardson

Hoffmann Eitle

Kuhnen & Wacker

Krieger Mes & Graf v der

Jones Day

Samson & Partner

Manitz Finsterwald & Partner

Groeben

Meissner Bolte & Partner

Vossius & Partner

TBK

Reimann Osterrieth Köhler

Simmons & Simmons

Wagner & Geyer

Haft

Witte Weller & Partner

Rospatt Osten Pross

第二级 Bardehle Pagenberg Isenbruck Bösl Hörschler

第二级

Maiwald Patentanwalts

Bardehle Pagenberg

Uexküll & Stolberg

Freshfields Bruckhaus

Weickmann & Weickmann

Deringer

Wuesthoff & Wuesthoff

Klaka Rechtsanwälte Preu Bohlig & Partner

第三级

Quinn Emanuel Urquhart &

Cohausz & Florack

Sullivan

Eisenführ Speiser & Partner

Taylor Wessing

König Szynka Tilmann von

Wildanger

Renesse Kraus & Weisert

第三级

Lederer Keller

Gleiss Lutz

Meissner Bolte & Partner

Grünecker

Viering Jentschura & Partner

Hoffmann Eitle Lorenz Seidler Gossel Vossius & Partner

香港

不论您想飞得多高

专利申请

专利诉讼

第一级

第一级 Bird & Bird Deacons

Deacons Marks & Clerk

我们始终伴您翱翔

Wilkinson & Grist 第二级 Baker & McKenzie Ella Cheong (Hong Kong & Beijing) Mayer Brown JSM Vivien Chen & Co 第三级 Bird & Bird

第二级 Baker & McKenzie Hogan Lovells Mayer Brown JSM Wilkinson & Grist 第三级 Norton Rose Robin Bridge & John Liu Rouse Legal

Eagle IP Eccles & Lee Hogan Lovells Jones Day ONC Lawyers Robin Bridge & John Liu Rouse Legal Sit Fung Kwong & Shum

www.grunecker.de/zh/

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专题报道：2013年全球专利事务所排名揭晓

印度 专利申请

专利诉讼

第一级

第四级

第一级

第四级

K & S Partners

Amarchand & Mangaldas &

Anand and Anand

Aditya & Associates

Remfry & Sagar

Suresh A Shroff & Co

K & S Partners

Amarjit & Associates

S Majumdar & Co

Chadha & Co

Remfry & Sagar

Chadha & Co

HK Acharya & Co

Singh & Singh

D P Ahuja & Co

第二级

Khurana & Khurana Advocates

Anand and Anand

& IP Attorneys

第二级

Khurana & Khurana Advocates

D P Ahuja & Co

Mohan Associates

Lakshmi Kumaran & Sridharan

& IP Attorneys

De Penning & De Penning

Obhan & Associates

Lall Lahiri & Salhotra

Mohan Associates

Krishna & Saurastri Associates

R K Dewan & Co

Saikrishna & Associates

Perfexio Legal

Lakshmi Kumaran & Sridharan

Zeus IP

Subramaniam Nataraj &

Sushant M Singh & Associates

Subramaniam Nataraj & Associates

Inttl Advocare

Associates 第五级 Inttl Advocare

第三级

第三级

L S Davar & Co

Amarchand & Mangaldas &

Aditya & Associates

SKS Law Associates

Suresh A Shroff & Co

Groser & Groser

De Penning & De Penning

Kan & Krishme

HK Acharya & Co

Khaitan & Co

Kan & Krishme

Lall Lahiri & Salhotra

Khaitan & Co

LexOrbis IP Practice

Krishna & Saurastri Associates LexOrbis IP Practice Obhan & Associates S Majumdar & Co

意大利 专利申请

专利诉讼

第一级

第一级

第四级

Buzzi Notaro & Antonielli d’Oulx

Bird & Bird

Alfio Rapisardi e Associati

Jacobacci & Partners

Studio Legale Sena e Tarchini

Bonelli Erede Papalardo

Studio Torta

Studio Vanzetti e Associati

Studio Legale

Trevisan & Cuonzo

Feltrinelli & Brogi

第二级

Gianni Origoni Grippo & Partners

Barzanò & Zanardo

第二级

Studio Legale Casucci

Bugnion

Hogan Lovells

Studio Legale SIB

Modiano & Partners

Franzosi Dal Negro

Studio Torta

Societá Italiana Brevetti

Studio Legale Galli Studio Legale Jacobacci

第三级

第五级 Barzanò & Zanardo

Bianchetti Bracco Minoja

第三级

DLA Piper

Giambrocono & C

Studio Legale Floridia e Associati

Modiano & Partners

Notarbartolo & Gervasi

Studio Legale Massimo Cartella

Notarbartolo & Gervasi Tornato Prado

第四级 Botti & Ferrari GLP Porta Checcacci & Associati Racheli & C

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ANAND AND ANAND ANAND AND ANAND Plot No. 17A, Sector 16A, Film City, Noida 201301 (UP) India Tel: +91.120.4059300 (100 Lines), Fax: +91.120.4243056-058 Email: email@anandandanand.com Registered Office: B-41, Nizamuddin East, New Delhi 110 013 (India) Other Offices: MUMBAI: 57-58 Rajgir Chambers, S.B. S. Road Opp. Customs House, Fort Mumbai 400 023 (India) Tel: +91 22 22631488 Fax: +91 22 22631487 CHENNAI: Flat GA, AR Villa, New No. 31, Old No. 13, 3rd Main Road Gandhi Nagar, Adyar, Chennai 600 020 (India) Tel: +91 44 43443777 Fax: +91 44 4350 4232 Anand and Anand, established in 1979, is a full service IP law firm, providing end-to-end legal solutions covering all the cross-sections of IP domain. The firm is professionally managed by a partnership board comprising of 13 partners assisted by a CEO, CFO, chartered accountants, business consultants and IT experts. The firm’s current strength is 250, which includes 65 qualified attorneys and engineers, and over 150 members in support services including a management team, paralegals and researchers. Their lawyers are fluent in English and Hindi and are based in New Delhi, Noida, Chennai and Mumbai.

Their clients consists of several large multinational and Indian companies representing a broad spectrum of industries including Health Care, Electronics, Consumer Goods, Industrial Goods, Automobiles, Wind Energy, Technology, Financial Institutions, Hospitality, and Entertainment. The firm has an extensive intellectual infrastructure in all the aspects related to Trademark registrations, Copyright registrations, and IP monetization as well as in Licensing and franchising. The firm also has an in-house ‘Anti-Counterfeiting’ & ‘Anti-Piracy’ team, dedicated to provide the clients pro-active and robust legal protection for safeguarding the brand identity in the commercial space.

Anand and Anand has an industry wide acclaimed prominence and leadership in the IP space. Their expertise is widely acknowledged in addressing complex IP challenges of all hues. They have been servicing a diverse profile of clients in conventional areas of trademarks, patents, designs, trade secrets and confidential information as well as expanded areas of intellectual property such as EMRs, domain names, media & entertainment law, IT & e-commerce, Technology transfer and issues on the internet and privacy laws. Anand and Anand specialises in Copyright - Media, Entertainment Law and represents authors, musicians, software programmers, artists, designers and many others from the fraternity of copyright owners as well as collecting societies such as IPRS (Indian Performing Rights Society).

The firm has a substantial techno-legal expertise and valuable insight into strategic and procedural issues and a wealth of experience in patent prosecution and litigation to advise, assist and equip international and domestic clients with comprehensive and innovative intellectual property solutions in this domain. The firm’s capabilities include drafting, filing and the prosecution of patents in diverse disciplines.

To the firm’s credit the firm has received many prominent accolades for the year 2012, such as Managing Intellectual Property-IP Contentious Firm of the Year and the ILO Client Choice Award.

IP365°Leading Innovating Inspiring

www.anandandanand.com

专题报道：2013年全球专利事务所排名揭晓

日本 专利申请

专利诉讼

第一级 Abe Ikubo & Katayama Aoyama & Partners Nakamura & Partners Yuasa and Hara

第一级

第二级 Kyowa Patent and Law Office Seiwa Patent & Law Suzuye & Suzuye TMI Associates 第三级 Abe Wada & Watanabe Asamura Patent Office Fukami Patent Office Hiroe and Associates Miyoshi & Miyoshi Ohtsuka Patent Office Ryuka IP Law Firm Shiga International Patent Office Sugimura International Patent and Trademark Attorneys

Abe Ikubo & Katayama Nakamura & Partners 第二级 Anderson Mori & Tomotsune Mori Hamada & Matsumoto Ohno & Partners TMI Associates Yuasa and Hara 第三级 Nagashima Ohno & Tsunematsu Nishimura & Asahi STW & Partners 第四级 Abe Wada & Watanabe City-Yuwa Partners Hibiya Park Law Offices

第四级 ITOH International Patent Office Okabe International Patent Office Shobayashi International Patent & Trademark Office Soei Patent & Law Firm Sonoda & Kobayashi Intellectual Property Law Firm Yamakawa International Patent Office

日本– 国际律所 专利 第一级 Finnegan Henderson Farabow Garrett & Dunner Hogan Lovells Morrison & Foerster 第二级

再版要求 如您是律所或机构，想获得调查榜单结果 的电子版本，或索取您在我们刊物发表文 章的电子版本，请联系：

Foley & Lardner Ropes & Gray 第三级

Matthew Siu matthew.siu@euromoneyasia.com

Baker & McKenzie DLA Piper Herbert Smith Jones Day Morgan Lewis & Bockius 第四级 Orrick Herrington & Sutcliffe

再版要求

Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan Sughrue Mion

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专题报道：2013年全球专利事务所排名揭晓

韩国 专利申请

专利诉讼

第一级

第五级

第一级

First Law / Lee & Ko

Barun IP & Law

Kim & Chang

Kim & Chang

Cho & Partners

Lee & Ko / First Law

DeRyook International Patent

Yulchon

第二级

& Law Firm

Lee International IP & Law

EM Hwang & Partners

第二级

Group

Kims & Lees International

Bae Kim & Lee

You Me Patent & Law Firm

Patent & Law Offices

Darae Law & IP Firm

YP Lee Mock & Partners

Lee International IP & Law Group You Me Patent & Law Firm

第三级

YP Lee Mock & Partners

AIP Patent & Law Firm Bae Kim & Lee

第三级

Koreana Patent Firm

AIP Patent & Law Firm

Nam & Nam World Patent &

Central Intellectual Property & Law

Law Firm

Hanyang International Patent & Law Firm

Park Kim & Partner

Hwang Mok Park Koreana Patent Firm

第四级

Nam & Nam World Patent & Law Firm

Central Intellectual Property &

Shin & Kim

Law

Yoon & Yang

Hanyang International Patent

YS Chang & Associates

& Law Firm Muhann Patent & Law Firm Shin & Kim Yoon & Yang YS Chang & Associates

墨西哥 专利申请

专利诉讼

第一级 Becerril Coca & Becerril Olivares & Cia Uhthoff Gomez Vega & Uhthoff

第一级

第二级 Arochi Marroquín & Lindner Basham Ringe y Correa Dumont Bergman Bider & Co Goodrich Riquelme y Asociados 第三级 Bufete Soní Calderón & De La Sierra Clarke Modet & Co Panamericana de Patentes y Marcas Santamarina y Steta 第四级 AVAH Legal

Becerril Coca & Becerril Olivares & Cía 第二级 Arochi Marroquín & Lindner Basham Ringe y Correa Uhthoff Gomez Vega & Uhthoff 第三级 Calderón & De La Sierra Dumont Bergman Bider & Co Goodrich Riquelme y Asociados Müggenburg Gorches Peñalosa y Sepúlveda 第四级 AVAH Legal Beltrán Fortuny y Beltrán Rivera Bufete Soní Clarke Modet & Co Noriega y Escobedo Abogados Santamarina y Steta Tsuru Morales Isla Abogados (TMI Abogados)

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专题报道：2013年全球专利事务所排名揭晓

荷兰

南非

专利申请

专利诉讼

专利申请

专利诉讼

第一级

第一级 Brinkhof Hoyng Monegier

第一级

第一级 Adams & Adams Spoor & Fisher

第二级 Bird & Bird De Brauw Blackstone Westbroek Freshfields Bruckhaus Deringer Hogan Lovells Simmons & Simmons

第二级

De Vries & Metman Nederlandsch Octrooibureau

Adams & Adams Spoor & Fisher

Vereenigde 第二级 Algemeen Octrooi & Merkenbureau Arnold & Siedsma Exter Polak & Charlouis 第三级 Los & Stigter Patentwerk Octrooibureau Vriesendorp & Gaade

第三级 Klos Morel Vos & Schaap NautaDutilh Vondst 第四级 Barents & Krans CMS Derks Star Busmann Ventoux Advocaten

V ier ing, jentschur a & Pa rtner LLP

DM Kisch Hahn & Hahn Von Seidels IP Attorneys 第三级 Dessington de Beer Dr Gernholtz McCallum Rademeyer & Freimond 第四级 Brian Bacon & Associates ENS Galgut & Galgut Smit & Van Wyk

新加坡 专利申请

专利诉讼

第一级

新加坡专利代理人

Drew & Napier

第一级 Allen & Gledhill ATMD Bird & Bird Drew & Napier

欧洲 • 德国 • 美国专利律师和商标律师

Marks & Clerk Singapore Spruson & Ferguson

全球个性化客户解决方案

Viering Jentschura & Partner 第二级 Allen & Gledhill Amica Law ATMD Bird & Bird 第三级 Donaldson & Burkinshaw Lee & Lee One Legal Rajah & Tann Rodyk & Davidson

飞任 • 颜特舒拉有限责任合伙事务所（新加坡）提供知识产权服务： 专利撰写 • 新加坡及全球专利申请 专利审查及流程 • 外观设计服务 • 商标服务

第四级 Baker & McKenzie.Wong & Leow Pyprus

慕尼黑 • 杜塞尔多夫 • 德 累 斯顿 • 新加坡 • 台湾 • 美国 Viering, Jentschura & Partner LLP 230 Victoria Street · #07-06/07 · Bugis Junction Towers · Singapore 188024 Tel: + 65 6334 9411 Munich Headquarters: Grillparzerstr. 14 · 81675 Munich · Germany Tel: + 49 89 2106 970

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第三级 Brian Bacon & Associates ENS Hahn & Hahn Von Seidels IP Attorneys

飞任 • 颜特舒拉有限责任合伙事务所（新加坡）

singa Por e

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第二级 DM Kisch

Ravindran Associates

第二级 Amica Law Lee & Lee Rajah & Tann Rodyk & Davidson 第三级 Donaldson & Burkinshaw One Legal 第四级 Ravindran Associates

专题报道：2013年全球专利事务所排名揭晓

瑞典 专利申请

专利诉讼

第一级

第一级 Lindahl Sandart & Partners

Awapatent Valea 第二级 Brann Zacco 第三级 Bergenstråhle & Lindvall Groth & Co Ström & Gulliksson 第四级 Aros

第二级 Awapatent Bird & Bird Mannheimer Swartling Setterwalls

再版要求 如您是律所或机构，想获得调查榜单结果 的电子版本，或索取您在我们刊物发表文 章的电子版本，请联系： Matthew Siu matthew.siu@euromoneyasia.com

第三级 Brann Gozzo Advokater Gulliksson Advocates Zacco

Ehrner & Delmar

再版要求

Hynell IPQ Kransell & Wennborg Noréns

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瑞士 专利申请

专利诉讼

第一级

第一级 Homburger Lenz & Staehelin

E Blum & Co Isler & Pedrazzini 第二级 Bohest Intellectual Property Hepp Wenger Ryffel Rentsch & Partner Troesch Scheidegger Werner 第三级 Bovard Braunpat Braun Eder Schaad Balass Menzl & Partner 第四级

第二级 Fuhrer Marbach & Partner Meyerlustenberger Lachenal Rentsch & Partner ThomannFischer Troller Hitz Troller & Partners 第三级 Bär & Karrer Junod Muhlstein Levy & Puder Niederer Kraft & Frey Pestalozzi Walder Wyss

Bugnion Frei Patentanwaltsbüro Kirker & Cie Micheli & Cie Ritscher & Partner Schmauder & Partner

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专题报道：2013年全球专利事务所排名揭晓

英国 专利申请

专利诉讼

第一级

第四级

第一级

第五级

Boult Wade Tennant

Abel & Imray

Bird & Bird

Arnold & Porter

Carpmaels & Ransford

Barker Brettell

Bristows

Eversheds

Dehns

Beresford & Co

Powell Gilbert

Field Fisher Waterhouse

Gill Jennings & Every

EIP

Simmons & Simmons

Latham & Watkins

Kilburn & Strode

Harrison Goddard Foote

Potter Clarkson

Ipulse

第二级

Keltie

Herbert Smith Freehills

第二级

Murgitroyd & Company

Taylor Wessing

D Young & Co

Urquhart-Dykes & Lord

Wragge & Co

J A Kemp & Co

Venner Shipley

Marks & Clerk

Wilson Gunn

Mewburn Ellis

Nabarro Rouse Legal

第三级 Allen & Overy

Reddie & Grose

第五级

Hogan Lovells

RGC Jenkins

AA Thornton & Co

Marks & Clerk Solicitors

Withers & Rogers

Avidity IP Beck Greener

第四级

第三级

Elkington & Fife

CMS Cameron McKenna

Appleyard Lees

Haseltine Lake

DLA Piper

Forresters

Page White & Farrer

Freshfields Bruckhaus

Mathys & Squire

WP Thompson & Co

Deringer Linklaters McDermott Will & Emery Olswang SJ Berwin

美国

美国

生物技术 — 全国排名

国际贸易委员会（ITC）— 全国排名

第一级

Kaye Scholer

第一级

第三级

Finnegan Henderson Farabow

Marshall Gerstein & Borun

Covington & Burling

Foley & Lardner

Garrett & Dunner

McDonnell Boehnen Hulbert &

Finnegan Henderson Farabow

Gibson Dunn & Crutcher

Fish & Richardson

Berghoff

Garrett & Dunner

Hogan Lovells

Fitzpatrick Cella Harper & Scinto

Rakoczy Molina Mazzochi Siwik

Fish & Richardson

Jones Day

Ropes & Gray

Winston & Strawn

Kirkland & Ellis

King & Spalding

Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan

K & L Gates

WilmerHale

McDermott Will & Emery

WilmerHale 第四级 第二级

Alston & Bird

Goodwin Procter

Fenwick & West

Irell & Manella

Foley Hoag

Jones Day

Latham & Watkins

Kenyon & Kenyon

Leydig Voit & Mayer

Kilpatrick Townsend & Stockton

McDermott Will & Emery

Kirkland & Ellis Knobbe Martens Olson & Bear

Wilson Sonsini Goodrich & Rosati

Adduci Mastriani & Schaumberg Foster Murphy Altman & Nickel

第四级

Kenyon & Kenyon

Akin Gump Strauss Hauer & Feld

Nixon Peabody

Morrison & Foerster

Alston & Bird

Perkins Coie

Orrick Herrington & Sutcliffe

Baker Botts

Morrison & Foerster

Bingham McCutchen

Paul Hastings

第五级

Sidley Austin

Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan

Baker Botts

Weil Gotshal & Manges

Sidley Austin

Greenberg Traurig

Sterne Kessler Goldstein & Fox

King & Spalding

Wilson Sonsini Goodrich & Rosati

McAndrews Held & Malloy Mintz Levin Cohn Ferris

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Steptoe & Johnson 第二级

第三级

Glovsky and Popeo

Choate Hall & Stewart

Oblon Spivak McClelland Maier

Cooley

& Neustadt

Covington & Burling

SNR Denton

Foley & Lardner

Thompson Hine

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专题报道：2013年全球专利事务所排名揭晓

美国 专利申请 — 全国排名

专利诉讼 — 全国排名

第一级 Finnegan Henderson Farabow Garrett & Dunner Fish & Richardson Knobbe Martens Olson & Bear

第一级 Finnegan Henderson Farabow Garrett & Dunner Fish & Richardson Kirkland & Ellis Morrison & Foerster Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan WilmerHale

第二级 Fitzpatrick Cella Harper & Scinto Foley & Lardner Kenyon & Kenyon Kilpatrick Townsend & Stockton Oblon Spivak McClelland Maier & Neustadt Sterne Kessler Goldstein & Fox Sughrue Mion 第三级 Banner & Witcoff Birch Stewart Kolasch & Birch Blakely Sokoloff Taylor & Zafman Brinks Hofer Gilson & Lione Harness Dickey Jones Day Leydig Voit & Mayer McDermott Will & Emery Merchant & Gould Morrison & Foerster Perkins Coie Pillsbury Winthrop Shaw Pittman Ropes & Gray Schwegman Lundberg & Woessner 第四级 Choate Hall & Stewart Dickstein Shapiro Greenberg Traurig Ladas & Parry Marshall Gerstein & Borun McDonnell Boehnen Hulbert & Berghoff Nixon & Vanderhye Novak Druce & Quigg WilmerHale 第五级 Baker Botts Ballard Spahr Andrews & Ingersoll DLA Piper Drinker Biddle Faegre Baker Daniels Fulbright & Jaworski Husch Blackwell Oliff & Berridge Proskauer Rose Sheridan Ross White & Case

第二级 Durie Tangri Irell & Manella Keker & Van Nest Kenyon & Kenyon McKool Smith 第三级 Cooley Covington & Burling Desmarais Fitzpatrick Cella Harper & Scinto Goodwin Procter Jones Day Kilpatrick Townsend & Stockton Latham & Watkins Leydig Voit & Mayer McDermott Will & Emery Niro Haller & Niro Orrick Herrington & Sutcliffe Ropes & Gray Sidley Austin Susman Godfrey 第四级 Baker Botts Brinks Hofer Gilson & Lione Foley & Lardner Gibson Dunn & Crutcher Greenberg Traurig Hogan Lovells K & L Gates Knobbe Martens Olson & Bear O’Melveny & Myers Patterson Belknap Webb & Tyler Paul Hastings Robins Kaplan Miller & Ciresi Weil Gotshal & Manges White & Case Williams & Connolly Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 第五级 Alston & Bird Arnold & Porter Banner & Witcoff Choate Hall & Stewart Dickstein Shapiro DLA Piper Fulbright & Jaworski Jenner & Block Kaye Scholer King & Spalding Mayer Brown Milbank Tweed Hadley & McCloy Oblon Spivak McClelland Maier & Neustadt Shook Hardy & Bacon Steptoe & Johnson

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全球分析：外观设计权、版权的使用方法

全球分析: “外观设计权”和 “版权”这两种权益怎么用？ 不同国家和地区对外观设计(Design)和版权(Copyright)的处理方法都有很大差异，其中主要是法院审判流程的区 别，并不是立法本身的区别。来自六个司法管辖区的律师们对此提出了他们的建议。

澳大利亚 一 外观设计权和版权的保护 在澳大利亚，工业产品的外观设计可受到《2003 年外观设计 法》的保护。外观设计是指产品具有一项或多项视觉特性，而所具备 的产品整体外观。其中的“视觉特性”包括形状、结构、图案或装饰的一种或多种特 性。外观设计在申请时必须有不同于现有设计的新颖性和独特性。现有设计包括在澳 大利亚已发布的设计，以及在其他任何国家/地区发布的设计。 澳大利亚的外观设计申请可以包含多种体现，但前提是所有这些外观设计体现都同 为洛迦诺分类(Locarno Class)。然而，外观设计局会对其中每个单独的外观体现分开 收费。 外观设计局收到申请后，会组织进行程序性审查。如果审查通过，申请就可继续， 而无需进行任何实质性审查。注册成功了就相当于发布了。注册后头一个有效期为五 年，续签后最长有效期限为十年。 注册后，外观设计的所有者、注册员或其他任何人都可随时要求对该设计注册实施 实质性审查。但只要注册员信任该注册是有效的，该注册就能获得证书。仅当获得合 格证书后，设计所有者才可对第三方提起侵权诉讼。 然而，如果某个已获得合格证书的设计，是单纯用于维修目的配件（例如，维修零 备件），则可免受侵权的起诉。 二 多重保护（Cumulative Protection) 在澳大利亚，只有二维设计可以享有澳大利亚1968年《版权法》和《2003年澳 大利亚外观设计法》的双重或多重保护。三维产品不享有双重保护。 而且，如果设计未注册，就算该设计已在工业中使用，且包含该设计的产品已在澳 大利亚或其他国家/地区进行出售，该设计依然不受版权保护。但也存在例外情况，相 应设计即使未注册但产品是建筑、建筑模型或美术工艺品，版权受到保护。 三 法庭案件 由于《外观设计法》相对较新，因此相关案例也较少。一系列LED 车灯案例证 实，要确定一项涉嫌侵权的外观设计是否在整体上与另一个已注册的设计相同，法院 必须： • • • • •

关注两种设计之间的相似性多于差异性； 关注现有该领域的发展状况； 特别关注在申请陈述时对新颖性、独特性的声明部分； 关注设计创意人的创新自由；以及 关注这种涉嫌侵权的设计的数量、质量和价值。

在有关Polo 衬衫的案例中，争论点在于衬衫上缝制的刺绣马球运动员徽标是否受 《版权法》第 74条的保护，但因为该徽标是三维的，且会根据面料的变化变化。因 此，法院裁定 Polo衫的该马球徽标无法享受版权保护。 Burge 游艇船体案件也证实了同一种判断，裁决认定游艇的船体和甲板不属于享有 版权保护的制作工艺。

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快速阅读 外 观 设 计 权 是 一种相对 较 新 的 知 识 产 权保护途 径 ， 但 在 苹 果 的一系列 诉 讼 案 之 后 ， 开始变得 时 髦 起 来 。 而 版权保护 也 因 其 悠 久 的 发展历史 而深受工业产品的青睐，因此版权与外观设计 权的双重保护有望在大部分国家/地区实现。 然而，有一些国家为版权设置了较高的创意门 槛，或将版权保护对象限定为具有一定数量的 产品，从而限制了这种保护。

全球分析：外观设计权、版权的使用方法

我们探讨的几大问题 1. 您所在的国家/地区对工业产品提供哪些外观设计和版权保 护？ 2. 可否在该司法区享有设计和版权的双重保护？ 3. 法院是如何处理这两项权利的，有哪些重要案例？ 4. 您对此类产品的生产者有什么实用的建议？他们应该谋求什 么权利，是否随产品而异？

四 实用建议 强烈建议要悉心准备证明某设计新颖、和独特的声明，因为 如上所述，法院在考虑是否侵权时，会特别关注这个特性。 由于澳大利亚的设计注册可在申请后三到四个月内完成，因此 设计所有者不妨纳入自己在全球范围的申请策略。例如，一份在其 他国家的早期出版物可能将在产品发布前就已向竞争对手透露了产 品相关信息。 要注意的是，在澳大利亚，如果设计已被注册，是无法推迟其 发布的。但在申请阶段，需要提交正式推延手续，该流程可被推 延。

Ed Gennocchio Spruson & Ferguson 律所 悉尼

二 多重保护（Cumulative Protection) 在某些情况下，工业产品可以受到版权和工业设计权的双重 保护。如果一个艺术品既满足了设计上的原创性要求，又满足了版 权上的原创性要求，那它的形状、结构、图案及装饰可被视作工业 设计。但是，一般这样的双重保护通常是同时生效的，且不可以用 于扩大保护的范畴。 需要注意的重要一点是，如果一个“实用作品”(useful article) 已经被（社会上团体）复制超过50 次后，第三方，或者 下一个复制该作品的人将不构成侵权（这就是所谓的“超过50次 复制”规则）。法庭对这第三方不可采取强制措施。除非是以下表 格列出的几种情况，不在“超过50次复制”的规则内，法庭依然 可以对超过50次复制后的那个复制团体采取强制措施。 当该版权作品是： 一个摄影作品、图案设计，被印在产品表面 （例如印花T恤衫上的印花）

商标或标签，包括三维商标或识别性外观（例 如可口可乐的瓶身形状）

有绞花纹的面料或材料，用于装饰表面或者服 装（例如地砖）

加拿大 一 外观设计权和版权的保护 在加拿大，工业产品的视觉特性可能受到工 业外观设计和版权（也可能是商标）这两种不同范 畴的保护。如果一个产品具有独特的美学设计特点，那这两种保护 可能导致对该产品的交易垄断，但还是要具体问题具体分析。 设计保护的范畴包括：（产品的）形状、结构、图案或装饰。 这些特性必须完全凭眼睛判断，但设计中功能性的特征并不在“设 计”保护的范畴。 若要获得保护，设计必须体现它独特的“灵感火花”，必须具 备足够的原创性、新颖性，并与现有设计存在实质性区别。而且如 果该设计的产品已经在世界上任何地方发布了、售卖了，在加拿 大，就必须赶在售卖后的一年内注册该设计。一旦在加拿大获得了 工业设计保护，设计者将获得制造、进口、销售、租赁或出让具有 该设计或与该设计无本质区别产品的十年垄断权。因此，在加拿 大，保护的范畴远远超出了这个设计本身，但还是需要具体问题具 体分析的。 （加拿大）《版权法》保护原创的“文学、戏剧、音乐和艺术 作品”。版权法对于工业产品而言，最相关的作品形式，是绘画、 摄影、雕塑以及美术工艺品。一个作品只要诞生了，被制作出来， 本身就包含版权，不需要额外进行版权注册。 一个工业产品，如要申请外观设计权和版权，外观设计权的获 取要求中“原创性”要求较高，版权获取时原创性要求较低。版权 要求的原创性方面，只要求该作品不是先前作品的复制品，并且产 品作者必须证明其在创作过程中运用了“技巧与自己的判断”。 在加拿大，版权的保护期限一般为作者离世后50 年，在此期 间内，所有者独家具有复制该作品或其中任意部分的权利。第三方 对该作品的复制、买卖行为都会构成侵权，这就是说，所有者在生 前及去世后50年内，对作品具有垄断权。

真实或虚构形象，以及某活动某地点等应用于 某种实物，具有特别的形状、结构、图案或装 饰要素（如图所示的人形维他命丸）

以上情况，即使该实用产品被复制超过50 次，也可以同时受 版权和工业设计的双重保护。 三 法庭案件 在加拿大，处理版权和工业设计交叉范畴的法律（包括“超 过50次复制”原则）相对较新。于是，就这些规定是好还是不好 的讨论很少。 在Pyrrah Design 与623735 Saskatchewan 间的诉讼案中， 一名珠宝设计师起诉被告抄袭其珠宝设计的行为构成侵权。被告跟 法庭申请了简易判决，辩称由于珠宝是“实用作品”，应遵从“超 过50次复制”规则，所以复制原告的珠宝并不构成版权侵犯。动 议法官接受了这一论点并立刻驳回了诉讼。原告随后向联邦上诉法 院提起上诉，法院得出的结论是，目前尚不明确珠宝首饰是属于实 用作品而应遵从“超过50次复制”规则，还是仅仅作为艺术作品 的载体而无需遵从“超过50次复制”规则。该案被发回重审，最 终因为没有最后裁决而搁置。然而，该案表明了法院应先研究所有 相关证据再确认这个具有版权的作品是否是“实用”作品，同时还 提到，一个“实用作品”必须具有“美学价值以外的实际用途”。 四 实用建议 如果产品中的某个方面有版权，则版权方面的保护从产品创 作之日起一直独立存在；并不需要特地去注册版权，而且注册本身

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全球分析：外观设计权、版权的使用方法 很快就可以完成（大约一周时间）。版权注册相对于专利注册，非 常便宜。因得益于证据/程序优势，使诉讼成为一种必然。 如有你不确定，不妨为产品中最重要的方面进行工业设计注 册，并谨记必须在设计首次发布后一年内提交申请。进行工业设计 注册的价格相对低廉（相比于专利而言），而且简便高效。 如果您试图保护的产品是或可能成为您企业的重要业务产品， 您应该考虑部署一个长达十年的营销策略，来配合您产品在市场上 拥有的设计垄断地位，以确保您产品的设计在这段时间内被强化地 灌输给消费者。一旦消费者将该产品的设计与您企业本能地联系起 来，并的确具有独特性，那你的产品设计可能还可以申请为商标， 享有保护（例如，商品或容器的形状、包装或打包的方法）。一经 商标注册，这种保护不仅将持续更长一段时间（可能为无限期，只 要您使用和注册该外观），而且商标受到的保护可能不适用“超过 50次复制”，使得作为版权而申请的部分也可受到保护。

François Guay（左边）和 Ekaterina Tsimber Smart & Biggar Fetherstonhaugh 蒙特利尔

中国 一 外观设计权 中国的外观设计保护体系与英国注册设计 体系类似。外观设计专利的持有人在首次向中国国家知识产权局 (SIPO) 提出申请之日起十年内，享有对该设计的独家使用权。 《专利法》中将外观设计定义为“产品中任何关于形状、图 案、色彩或组合方面的，富有美感的并适于工业应用的新的设计特 征”。该外观设计必须具备新颖性，即“…不得…与申请日期之前 已在国内外出版物上公开发布或者已在国内公开使用过的外观设计 完全相同或相似，并且不得与其他任何已有法定权利相冲突”。 中国实行先申请制度。如果外观设计是员工在受雇期间创造出 来的，则该外观设计连同产生的任何设计专利都归雇主所有，除非 当事人另有约定，这将在签署的合同中说明。员工还必须支付使用 雇主设备的费用。 在中国，外观设计由形状、图案或二者组合以及色彩与形状或图 案的组合所构成。因此，以下是确定外观设计是否相似的重要基准： • • • • •

三 法庭案件 作为一个大陆法系国家，中国并不像普通法系国家那样强调 判例法。但最高法院会经常发布官方解释作为指导意见。 在最近的官方解释中，最高法院给出了如下指导意见： 外观设计专利 人民法院应根据产品的功能来确定此类外观设计产品是否属于相同 或相似的类别。要确定产品的功能，就要综合考虑外观设计的国际 分类、产品规格中说明的此类产品的名称和功能，以及该产品的销 售情况、实际运用情况等其他因素。 构成版权侵犯的证据种类 由一方提供的手稿、原件、合法出版物、版权注册证书、由认证机 构颁发的证书或规定享有权利的合同等材料在与版权相关的情况下 都可用作证据。 四 实用建议 生产者应尽快在中国注册和自己知识产权相关的权利。这个 过程简单，但却最有效地防御侵权。对权利人而言重要的是，要有 足够的时间和金钱来申请注册自己的权利，才能确能有力地实施该 权利。 知识产权权利人往往会忽略实用新型专利（Utility Model Patents）的注册。相比于发明专利，它们具有注册快速费用低廉 的优势。相比于简单的外观设计专利，它们又可以提供更多的保 护。 实用新型专利与发明专利的区别主要体现在以下四个方面： • 实用新型专利的有效期较短，只有 10 年，而发明专利的有效 期为 20 年； • 实用新型专利对于发明的要求标准较低； • 申请实用新型专利时不需要搜索是否已有相关发明，因此不需 要接受与发明专利相同级别的详细审查； • 实用新型专利的注册费用更低。 如果一种发明技术，在进入市场不久后很快会被复制，那应当 考虑申请实用新型专利保护。与外观设计专利不同的是，它们保护 的不仅仅是产品的外观设计。

Tom Carver（左边）和 Liam Gasior Wragge & Co 广州

以普通消费者的角度作出的分析和判断； 肉眼观察； 观察外观设计的整体，而不考虑细微差别； 外部形状、图案和色彩； 对图案和色彩进行综合审查。

如果产品的状态是不定的，则可以使用其基本状态来确定是否 相似的问题。 外观设计的结构、尺寸、材料和功能不予考虑。

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权利相冲突”的规定避免了多种保护的出现。例如，某个外观设计 已经受到版权保护，则其将不再受专利保护。

德国

版权 中国遵循国际上大多数国家遵循的知识产权保护公约和条例，包括 《伯尔尼公约》和《知识产权协议》(TRIPs)。 如果包装的外观设计是“精美或实用艺术的作品”，在中国， 这样的包装将仅受到《版权法》的保护。 大多数的包装外观都不 受版权法保护。

一 外观设计权和版权的保护 在德国，工业产品理论上可同时受到外观设 计和版权的双重保护。而实际上，德国法院多年来 制定的有关工业产品版权保护的要求相当严格，因此绝大部分的工 业产品只能享有外观设计保护。

二 多重保护（Cumulative Protection) 中国的《专利法》中提到，“设计不得与任何其他已有法定

版权保护 根据德国法律规定，符合版权保护条件的作品需是个人智慧创作的

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全球分析：外观设计权、版权的使用方法 别，才会被认定为不构成侵权。因此，如果要提起诉讼，当事人对 现有设计/技术方面要多花功夫研究。 四 实用建议 由于很少有工业产品受到版权保护，因此生产者应注册自 己的外观设计，最好是注册为欧共体外观设计，可享受欧共体范 围的保护。此类注册过程简单且费用低廉。但是需要牢记的一点 是，OHIM 并不会审查外观设计的独特性和新颖性，因此只有在 涉嫌侵权或撤销诉讼时才会论及其可保护性。

结晶，并具有高水平的原创性。与艺术品不同，工业产品必须符合 极其严格的要求才能达到德国法院所规定的足够级别的创造性。该 产品的外观设计必须明显超过市面上的平均水平。 但是，一旦一个工业产品符合了这些要求，则其从创造之日起 自动受到保护了。根据德国版权法，版权保护或版权执法不需要满 足预先注册的要求。 外观设计保护 因德国对工业设计作品的版权申请门槛较高，在实践中，更多相关 的工业产品是作为已注册的德国外观设计、已注册的欧共体外观设 计或未注册的欧共体外观设计而受到保护的。 由于欧盟的外观设计法律（几乎）完全相同，因此在德国，或 是在欧盟，遵循相同的外观设计保护要求：即外观设计必须具有新 颖性和独特性。外观设计的新颖性是指此前没有其他类同的设计发 布过，而独特性是指，对一个见多识广的使用者来说，该外观设计 的总体感觉是不同于其他设计的。 外观设计可通过德国专利商标局或欧洲内部市场协调局 (OHIM) 进行注册。且该两个机构并不会审查该外观设计是否符合 保护要求。 二 多重保护（Cumulative Protection) （外观设计保护和版权保护的）多重保护是有可能实现的。 如果某个工业产品因其高度创造性而享有版权保护，其也可以额外 进行注册并作为（德国或欧盟共同体认可的）外观设计而受到保 护。 三 法庭案件 如上所述，德国法院对工业产品的版权保护要求一直非常严 格。版权保护一直以来几乎只是经典设计作品和收藏珍品的专享， 例如 Wilhelm Wagenfeld 设计的 Bauhaus 灯具、Mart Stam 设 计的钢管椅（如图）或者如慕尼黑上诉法院的最近一次裁决中涉及 的由 Wagenfeld 设计的家用电器煮蛋器（如图）。 德国法院开始更多地认可外观设计保护。在评估外观设计的独 特性以及随之产生的可保护性问题时，德国法院倾向于应用较为宽 松的标准。自从实施欧盟外观设计指令后(EU Design Directive)， 外观设计必须分别与现有技术中的每一个外观设计进行比较，如果 其特性与现有其他外观设计有明显区别，则该外观设计注册申请将 得到支持。最近，法院开始对平板电脑（根据 2012 年杜塞尔多夫 上诉法院做出的两项裁决）和折叠式婴儿车（根据 2011 年德国联 邦最高法院审理的案件）实施外观设计保护。 必须要补充的是，当涉及到侵权问题时，实践经验表明德国法 院倾向于对外观设计给予较大范围的保护。一旦外观设计被认为具 有独特性，仅当涉嫌侵权的外观设计与受保护的设计有巨大的区

德国法院对工业产品的版权保护要求非常高，一直 以来几乎只是经典设计作品和收藏珍品的专享。 例如Bauhaus灯具、Mart Stam 设计的钢管椅等 等。”

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Frederike Kerl Baker & McKenzie 法兰克福市

英国 一 外观设计和版权保护 在英国，对工业产品的保护实际仅限于外观 设计保护。除了少数符合“雕塑品”或“美术工艺 品”条件的 3D 作品之外，很少有工业产品中包含版权。此外， 如果某些工业产品因为批量生产的缘故而获得版权保护，则这种 保护的有效期最长为 25 年，但此上限可能随着制度变化而变化。 （例如，某个草案规定应取消这一限制，使这些作品能够享受完 整的版权保护期限）。 工业品外观设计，在英国，受得英国外观设计权 (UK Design Right, UDR) 保护，或者根据欧盟共同体的机制获得“未注册” 和“已注册”的双重保护。在这两种制度中，UDR 保护更为局 限，因为它不包括对设计表面装饰的保护。 2001 年英国引入了欧盟共同体机制，提供了长达三年期限的 未注册保护 (CUDR)，以及最长 25 年的英国已注册保护 (RUKD) 或整个欧盟共同体范围内的已注册保护 (RCD)。所有这些权利保护 的范围都十分宽泛，任何具有新颖性（非模仿作品）和独特性（不 同于现有的任何外观设计）的 2D 或 3D 外观设计都可获得保护， 但排除了那些因功能需要而申请的蕴涵在大型复杂产品中的设计。 在英国，由于没有等同于实用新型专利或设计专利的机制存 在，纯粹功能性的外观设计并不在保护范围内，因为相关法律主要 保护的是产品的外观（根据 CUDR、RCD 和 RUKD）、形状或结 构（根据 UDR）。需要注意的一个重点是，（所有途径的）外观 设计保护可以是针对产品的某个部分，也可以针对产品整体。因 此，现有或已上市产品的新设计也可以受到保护。 二 多重保护（Cumulative Protection) 如上所述，在英国，绝大部分的工业品外观设计都不享有版 权保护，必须依赖于英国或欧盟共同体的外观设计制度。事实上， 一个2D 外观设计图纸拥有的版权，无法对制作该外观设计的 3D 作品侵权者采取法律强制实施。 UDR 往往与 CUDR 或英国/欧盟共同体注册外观设计共存，但 欧盟共同体制度所提供的保护范围更广泛，导致了近年来英国法院 受理的与此相关的执法案件越来越多。 三 法庭案件 现有设计如何评估： 在 P&G 与 Reckitt Benkiser 间的诉讼案（上诉法院受理的第一 宗有关欧盟共同体制度的案例）中，法院阐明了，虽然测试“是 否存在”和“是否侵权”问题时都需要评估外观设计的“总体印 象”——这两种测试看似类似，但实有不同。 要符合受保护条件并

全球分析：外观设计权、版权的使用方法 展示其具有独特性，外观设计必须与现有外观设计大全有“明显不 同”。然而，在考虑已注册外观设计是否受到涉嫌侵权作品的侵权 时，后者只需形成一种与前者不同的总体印象就可避免法律责任。 设计自由度成为考虑因素： 在最近的 Apple 与 Samsung 间的诉讼案中，Birss 法官裁定在设 计自由度有限的情况（如平板电脑的设计），即使是平板电脑表面 上的细微区别（如宽度、弯曲度和装饰），也足以形成一种不同的 总体印象，因此不构成侵权。 这一观点得到了上诉法院的支持。 零备件 虽然英国和欧盟共同体制度都承认有必要允许第三方提供零备件的 替代来源，但这两种制度又都没有全权授权制造商复制原始工业产 品的零件。 在最近有关欧盟共同体制度的 BMW 一案中，被告（即 Round and Metal）生产仿真 BMW 合金车轮。高等法院裁定，如果一个 零备件的设计完全只是外形上的元素（而非功能上），且这个貌 似侵权的零备件设计不能使整体恢复到原告所称的样子，那就不构 成侵权。具体来说，这个案件中，合金车轮制造商有一系列合金车 轮产品，所以不能说某一个车轮设计是完全抄袭了BMW的原创设 计。而且，这种合金车轮是用来提升轿车整体外观，并不能说是为 将轿车变成看似成BMW的样子而存在的。 四 实用建议 申请注册外观设计保护的费用相对低廉，而且已赋予生产者 非常强大的权利可以对抗抄袭者，尽管在实际操作时，设计的有效 性会遭到质疑。 如今，申请注册外观设计保护已经变得普遍，但由于 OHIM 的搜索引擎尚不成熟，加上可以在洛迦诺分类范围之外进行注册和 法律执行的事实，也存在一定的挑战。

Sarah Wright （Julian Rayner、Emmy Hunt 和 Claire Stringer 协助） Olswang 伦敦

美国 一 外观设计和版权保护 在美国，《专利法》提供了外观设计保护。 这项权利又称为外观设计专利，保护期限为自发行 之日起 14 年，而且仅允许包含一个声明（因此不存在多个外观设 计）。该声明是指“如图纸中所示和所述”的外观设计的装饰性外 观。 与世界上大多数的外观设计权利体系不同，美国的外观设计专 利体系要求进行实质性审查。要获得外观设计专利保护，所声明 的外观设计必须是制品中具有新颖性、独创性和装饰性的外观设 计。联邦巡回法院（第一级受理所有美国专利上诉的法院）对法 律用语“新颖性”的传统解释为——不存在和任何现有设计与所 声明的外观设计上有“实质方面完全相同”。然而，最近一些法 院（不认可早期先例）对这一审查略有放松，只要求从一般观察 者来看现有外观设计与申请专利的外观设计是否存在“实质上相 同”。可见，在美国，关于外观设计新颖性的法律总是在不断变 化。 若要驳回一项设计的保护申请，法院要求，至少提供一份主参 考书，表明这项设计和另一项设计在视觉总体感官上基本相同（可

能依然有不同的地方），所以不受保护。主参照书写完后，还要附 上二级参考，来阐明两个设计上面究竟有何不同。是否要考虑将两 份参考书合并起来，两设计究竟是“同”是“异”会请这个行业内 一个普通水准的人来判断。 至于所谓的对外观设计专利的“装饰性”要求，法院的测试方 法较为开明，只要求所声明的外观设计不“由功能决定”。事实上 实证分析表明，USPTO 或法院因缺乏装饰性而宣告外观设计无效 的情况较为罕见。 既然工业产品在美国可以享有版权保护，主要困难就在于所谓 的实用物品例外(Useful Article Exception)情况。 实用物品是指 具有内在实用功能（不仅仅是为了构成物品的外观或为了传递信 息）的物体。 例如服装、汽车车身、家具、机械（包括家电）、 餐具和灯具等。 虽然机械或实用的物品并不在版权保护范围内，但对于绘画 的、图形的、有雕塑原作者的的实用物品可以被认为不算完全的实 用物品，因而可以收到版权保护。这些受保护的部分，必须与基本 实用物品本身可分离（有形或无形）。 值得一提的是，美国并不禁止对批量生产物品的保护（一些国 家/地区禁止对生产次数超过 50 次的产品进行版权保护），也就 是说，即便已经被批量生产了，依然可以当侵权执行保护。 二 多重保护（Cumulative Protection) 大部分法院认为多重保护是可能存在的。尚不存在禁止并存 或连续权利的规定。 多重权利包含实用专利、外观设计专利、版 权、商业外观权和商标权在内的所有知识产权。因此，单个工业产 品中可能会包含多个知识产权（包括外观设计专利和版权），前提 是满足每项知识产权的法律要求。 三 法庭案件 法院（和 USPTO）已经注意到版权和外观设计专利条例之间 存在一个法定形成的交叉区域，例如装饰性外观设计可能会受到版 权和外观设计专利的双重保护。这方面的重要案例是 In re Yardley 案，法院认为外观设计专利和版权保护可以并存。Yardley 法院明 确说没有“权利人必须在外观设计专利和版权之间二选一”的说 法。法院指出，“国会并没有规定发明者必须在保护版权还是保护 外观设计专利二者之间选择其一”。虽然现行法律规定这些权利可 以并存，但应注意的是，最高法院在 Mazer 与 Stein 间的诉讼案 中的却认可了（至少说明有这种法庭倾向）施行保护方法的选择原 则。 多种保护的反对者声称，知识产权这样被多重累加，可能会被 延伸至其法定期限之外，且不说，每知种识产权的侵权检验方式都 不同。例如，复制会构成版权侵犯，却不构成外观设计专利侵权。 因此，对于同一标的物，外观设计专利的 14 年保护期并不适用于 版权保护，而版权保护的有效期一直延续到作者离世后 75 年。 四 实用建议 普遍建议是在资源许可的情况下，抓住一切可用的保护方 法。版权保护的成本最低，但可以有效打击仿冒。如果申请迅速， 侵权赔偿可包含法定损害赔偿和律师费。但是要知道，复制品总会 有。还应牢记的是，对于外观设计专利，有一年的申报截止日，对 版权申请，没有截止日。因此，版权申请甚至可在发现侵权行为后 提交。 对于作为企业利益中心的产品，我们建议（同时）申请外观设 计专利保护。不论是什么产品，通过各种方法，外观设计专利保护 可以用来打击假货和相似品。

Christopher Carani McAndrews Held & Malloy 芝加哥

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知識產權診所

如何与同行合作联 合打假？

知识 产权 诊所

行业企业要不要互相联手合力打假？这样做有没有好处？我们 邀请到来自于荷兰、法国和香港的行业专家为我们现身说法。

印刷行业 我认为这个问题可以扩展为三个问题： • 为什么要防止假冒产品？ • 如何防止假冒产品？ • Kyocera 应在行业内与谁合作防止假冒 产品？ 这是因为该问题的深层背景不仅决定了 我们的行业合作程度和范围，还决定了重 要的限制。 为什么？2007 年，Kyocera 发现通 过非官方渠道销售的耗材存在碳粉质量问 题，经分析证实该耗材是假冒产品，并不 是由 Kyocera 官方经销商出售的。这一 初步调查现在已发展为有组织的全球防伪 计划，该计划的实施需要更多的员工和年 度打假预算。和其他公司一样，我们也知 道有限的员工和预算会对活动造成不利影 响。正是在这个阶段，有人向我们介绍了 ICCE。 与谁合作？ICCE (www.icce.net) 是 一个行业组织，它是一些贴牌制造商 （OEMs) 发起的，旨在打击印刷行业的假

冒产品。该组织有九大行业成员，这些代 表拥有立法或执法权利以及市场或技术背 景。关键的是，他们没有销售背景，这是 因为ICCE 组织不是万能的，它只是协调打 假的一个途径。 怎样合作？与业界同行合作的第一步是 持有正确的态度，单就打假活动而言，业 界同行不是我们的竞争对手。我们目标几 乎相同，这是因为造假者很少只针对一个 品牌，而是针对整个行业。例如，你有可 能会发现别人品牌的假墨盒，也有可能发 现自己品牌的假墨盒。因此，合作意味着 各种贴牌制造商之间可以共享最新消息。 重要的是，合作者可以联合行动，例如联 合调查或联合突击行动。 2012 年9 月，ICCE 的某个成员联系 了 Kyocera，他们了解到欧洲的某个工厂 生产了一系列假冒耗材产品。Kyocera 参 与了此次行动，最终没收了价值320 万欧 元的假冒产品，同时还获得了有关该犯罪 网络的消息。联合行动还能引起比较广泛 的媒体关注，从而推动我们独立防伪计划

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的宣传活动。当然，合作的优势还包括共 享成本。其他ICCE 活动包括针对行业提供 的海关培训、为加强知识产权立法而进行 的宣传以及在国际组织中建立行业地位， 例如，ICCE 正在申请加入欧洲内部市场 协调局OHIM 的欧洲观测站 (European Observatory). 建立ICCE的最终目标在于鼓励和支持 成员的防伪活动，从而与我们各自的策略 活动相协调。有时候，合作可能会损害我 们的利益，关乎安全特性或各公司具体防 伪战略相关的情况下。但正如所有的合作 一样，都有好和不好的地方，我们可以接 受这些不利因素的存在，而只关注我们能 够合作且已开展合作的领域即可。

Damon Dean 京瓷 Kyocera 阿姆斯特丹

知識產權診所

制药业 Sanofi（赛诺菲）是制药安全协会(Pharmaceutical Security Institute) 的一员， 这一国内和国际制药联合会是制药组织之间 为防止出现假冒药品而进行有效协调和共同 努力的中心。 2002 年，来自 14 家主流制药公司 的安全主管在华盛顿建立了制药安全协 会，在成员间建立了合作关系。PSI 开发 了完善的系统，用来鉴定问题的严重程度 并帮助协调国际调查。现在，该协会已经 包含了25 家制药厂商，这些成员来自众多 不同国家。该协会还在香港和伦敦建立了 由本地员工组成的代表办事处。 而国际制药厂商联合会及协会（International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations，即

IFPMA）是一个全球性的非盈利NGO，该 组织代表以研究为基础的制药业（包括生 物技术领域和疫苗领域）。其成员包括25 家国际领先的公司和45 家国家和地区行 业协会（其中涵盖众多发达国家和发展中 国家）。IFPMA 呼吁包括政府、卫生服务 人员、病人、私营机构以及世界卫生组织 (WHO) 在内的所有利益相关者采取联合行 动，共同建立一个能够识别、优化和有效 解决假冒药品造成的全球健康威胁的全球 政策环境。 那么，这些组织的优势是什么呢？在针 对假冒药品开展的斗争中，这些组织在争 取时间和加强与国内外当局合作方面都卓 有成效。 这些组织取得了显著的成功。这些组

织为大型行动的成功作出了贡献，例如在 Pangea 国际行动周中，这些组织在国际 刑警的协助下打击了网上销售假冒和非法 药品的行为，并强调了网上购买药品的危 险。另一个成功的例子是Vice Grip II 活 动，该活动得到了安哥拉的世界海关组 织(World Customs Organization) 的支 持，最终海关查收了一个集装箱，其中藏 有3300 万的假冒药品。

碍以及为克服这些障碍进行宣传的潜在计 划。 品牌所有者还应该考虑共享侵权人的 相关数据。这可以帮助明确先打击哪个目 标，并且明确如何深层次开展调查。从而 更容易决定是否进行刑事诉讼，因为行政 当局的调查能力和处罚权利较低。 共享侵权人的相关数据还有助于定罪 最大化，实现更重的判决以及阻止法院 实施缓刑。根据刑事责任门槛，制造商制 造假冒商品的门槛一般为 50,000 人民 币（约 8,000 美元），而经销商的则为 150,000 人民币。同时根据最高人民法院 发布的规则，在“违法经营额”超出这些 门槛金额五倍的案件中，至少应对涉案者 判处为期三年的监禁。如果合作者将多个 案件放在一起时，更容易达到这些门槛。 而且，不同时期没收的侵权产品的案件价 值可以累加。 合作者之间的灵活合作以及频繁沟通有 助于获得更好的结果。越早与您的同行合 作，越有可能分担成本。同样，如果某次 突击行动涉及的假冒产品针对的不是您的

品牌而是竞争品牌，请准备好移交案件。 侵权人不管侵犯了谁的品牌都会得到相应 的惩罚，从而达到威慑目的。 除了与业界同行建立非正式的合作以 外，权利人还应该将行业组织或贸易组织 用作联合宣传的平台，并在中国当局建立 品牌档案。在中国很活跃的协会有优质 品牌保护协会(Quality Brands Protection Committee,QBPC)、国际反假 冒联盟(International Anti Counterfeiting Coalition，IACC) 以及INTA。其 中，QBPC赞助了许多事件，为品牌所有 者提供了很多向国家和地方当局提出实际 问题和法律问题的机会。

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中国现况 中国的大多数公司倾向于独立处理打假 案件和刑事假冒案件，寻求与竞争对手 的合作对他们而言很具挑战性。但与其 他品牌合作可以大大地改善结果。某些 最佳实践在中国具有特殊的应用，因为 在这里，集体努力有助于使相关违法行 为达到构成刑事责任的伤害门槛并增加 行动的威慑力。 在与业界同行合作时，权利人之间应 该起草一份MOU 或合同，以确定较长 时期内成本、信息和其他重要事项的共 享原则。同时，他们在就分担费用（例 如某个合作者面临内部预算压力）时， 也应该慷慨一些。毕竟合作的整体价值 远远超过了通过分担个别案件成本所节 约的费用。 品牌之间还应在讨论中建立更高层次的 管理以及对这种合作关系的监管机制。这 样，当合作出现问题时，就可以通过特有 的渠道来防范和处理纠纷。 建立合作关系后，应该经常碰面分享经 验，包括服务提供者品质、特定区域的执 行、因法律限制或贸易保护主义产生的障

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MONETIZE YOUR IP PORTFOLIO | 知识产权组合 之商业运作 MONETIZE YOUR IP PORTFOLIO | 知识产权组合 U S商 E业 I T运 C作 T O R E D U C E L I T I G AT I O N C O S T S I N T H E 之 US | 利用ITC条款降低在美诉讼费用 U S E I T C T O R E D U C E L I T I G AT I O N C O S T S I N T H E EU P E用 , TI THCE条U款 N降 I TA Y美 PAT E N费T 用A N D U N I F I E D U S R|O 利 低R在 诉讼 COURT | 欧洲单一专利体系新动向 E U R O P E , T H E U N I TA R Y PAT E N T A N D U N I F I E D | 专 R U单 S 一 聚利 焦体 俄系 罗新 斯动 向 CU OSUSRI A T |F O欧C洲 T RUAS D CC R EUTS P|R O EC I O斯 N A N D I N N O VAT I O N R S IEA SFEO 聚T焦 俄T罗 PROMOTION | 商业秘密的保护及技术创新如何权衡 T R A D E S E C R E T P R O T E C T I O N A N D I N N O VAT I O N PROMOTION | 商业秘密的保护及技术创新如何权衡

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國際簡訊 澳大利亚 戴维斯•格林森•凯夫 事务所 (Davies Collison Cave) 墨尔本 克里斯•乔丹 (Chris Jordan) 和 Jessica Sapountsis

澳大利亚初级法院的改革：新名称 和扩大的知识产权司法权

根

据澳大利亚国会于 2012 年 11 月通 过的法律，联邦初级法院 (Federal Magistrates Court) 即将更名为澳大利亚 联邦巡回法院 (Federal Circuit Court of Australia)。在这些变化之前，今年早些时 候还通过了其他改革，旨在扩大法院的司 法权以处理更多知识产权事务。 联邦初级法院的新名称 根据参议院于 2012 年 11 月 19 日通过的 法律，澳大利亚联邦初级法院将更名为“澳 大利亚联邦巡回法院”。总检察长尼古拉 • 罗森(Nicola Roxon)说，提出这一更改是 为了更准确地反映联邦初级法院的“现代化 角色及其对所有法院用户开放的特点”。 这还反映了“其（法院）对偏远地区巡回 工作的突出性及其司法权的联邦性质”（这 两条均引用自 2012 年 11 月 21 日媒体发 布中澳大利亚总检察长的发言）。根据该法 律，“联邦初级法官”也将更名为“法官” ，以便更好地反映他们在司法系统中的重要 作用（引自 2012 年 9 月 13 日媒体发布中 澳大利亚总检察长的发言）。 澳洲联邦初级法院之知识产权司法权的扩 大 法院的名称更改预期将于 2013 年上半年 生效，这将是对该国提高标准的立法改革 的一大补充，该国将从 2013 年 4 月 15 日 起扩大联邦初级法院的司法权以处理更多 的知识产权案件，包括： • 与《商标法》(Trade Marks Act) 相关 的问题，包括商标侵权和整改问题，以 及针对商标注册官的裁决提起的上诉。 • 与《外观设计法》(Designs Act) 相关 的问题，包括外观设计侵权和撤销问 题。这意味着在外观设计问题方面，联 邦巡回法院拥有与澳大利亚联邦法院基 本相同的司法权，但在审理上诉方面有 例外。（根据《外观设计法》第87条 的规定，联邦巡回法院不得受理来自其 他法院的上诉。见提高标准立法改革解 释性备忘录的115页。）。 在此次变更之前，联邦初级法院只能审 理民事版权问题。 政府的法院改革议程 这两部法律都是政府法院改革议程中的组

成部分，该议程旨在提高联邦法院角色和 职责的确定性。此次更广泛的法院改革 议程始于 2009 年，目标是提高司法透明 度、开放性和及时解决纠纷的能力。 请联系: Davies Collison Cave 1 Nicholson Street Melbourne VIC 3000 Australia Tel: +61 3 9254 2888 Fax: +61 3 9254 2770 Email: mail@davies.com.au Website: www.davies.com.au

巴西 Kasznar Leonardos Intellectual Property

巴西里约热内卢

Liz Starling

保护巴西的著名商标

根

据商标的信誉度或认知度，商标可 获“著名商标”或“驰名商标”（被 一般消费公众广泛认可/为大多数公众所熟 知）称号。这些商标享有不同程度的保护。 “著名“商标的法律保护 符合 CUP 第六条之第二分条的规定形式的 著名商标将受到《巴西知识产权法》的保 护，在相同或相关细分市场中可免遭仿制 或复制。正式申请或注册的先存性并不是 寻求保护的条件。因为这不适用巴西实施 的先申请（first-to-file rule) 规则，巴西 法律要求对手必须为自己的商标提交申请 才能实施特殊保护。 一个商标获得认可成为著名商标的过程 可能出于偶然，可能在巴西专利商标局驳 回（预注册）或进行（注册后）行政无效 诉讼的过程中，也可能是在巴西法院审理 案件期间获得。 尽管“著名商标”不一定必须在巴西很 出名，但需要证明该商标在某细分市场是 知名的商标。 BPTO（巴西专利商标局，The Brazilian Patent and Trademark Office）和法 院在界定某个商标是否是著名商标时会考 虑以下因素：该商标在巴西进行广告宣传 的持续时间和范围；为宣传推广该商标所 支出的广告经费和相应投资；商标的现有 注册所适用的地区和有效期；使用该商标 的产品在全球的销售情况。 在巴西，没有注册“著名商标”的做 法。认可商标是著名商标的判决可用于其 他案件，用作判例依据，但并不能提供法 律保护。由于未为“著名”设置有效期，

商标的著名地位可能随时被驳回或遭到质 疑。 “驰名“商标的法律保护 驰名商标受到《巴西知识产权法》保护， 所有类别的产品和服务都可免遭仿制或复 制。只有在巴西注册的商标才能享受这一 最大范围的保护。由于这一保护不适用商 标特性原则，因此需要有相关证据证明该 商标已在其相关行业之外获得良好的口 碑、为公众所熟知并受到广泛的认可。 商标获得驰名称号的认可只能是在巴西 专利商标局进行驳回或行政无效诉讼期间 进行附带声明，获得授权后将记录在案且 在五年内有效。因此，除非商标的驰名称 号早在被驳回之前或行政无效请求之前就 已得到 BPTO 认可，各种法律保护不适用 于正在使用的但尚未申请或注册的商标。 在巴西，商标获得驰名称号的认可需遵 循一套程序（BPTO 指令），但这一程序 既不是自主程序也不是注册程序。认可某 个商标为驰名商标的因素和标准比 CUP 第 六条之二中规定的著名商标的认定标准严 格得多。 好消息是，BPTO 即将发布新准则制定 有关如何获得驰名商标认可的程序。新规 则应更加灵活，并会给整个流程带来重要 变化。预期的变化包括：相关诉讼将不再 是附带性的，将在申请相应注册的文件中 声明获得驰名商标称号；声明的有效期可 能会从 5 年延长至 10 年。同时，还会为 第三方提供机会反对驰名商标的声明。 商标淡化 在巴西，商标淡化不能作为商标被驳回和 行政无效诉讼的依据。 商标淡化是指由于相同或相似商标的使 用，著名品牌的显著特征或声誉可能受到 损害，这与商标所在的细分市场或者是否 存在混淆或竞争可能性无关。 在巴西，驰名商标（知名度很高的商 标；为大多数公众所熟知的商标）已受防 商标淡化保护，不完全适用商标淡化规 则，但是《巴西知识产权法》能够为其能 够提供足够的保护。 著名商标的所有者可根据《WTO 知识产 权协议》第 16(3) 条规定获得相应保护， 且根据 1994 年 12 月 30 日颁布的《法令 1355》，这种保护在整个巴西境内完全有 效，但前提条件是其商标需在巴西注册。不 过，巴西法院比 BPTO 更愿意实施这一法 律规定。 请联系: Kasznar Leonardos (巴西里约热内卢) Rua Teófilo Otoni, 63 5º – 8º andares 20090-080 Rio de Janeiro, Brazil Tel: +55 (21) 2113.1919 Fax: +55 (21) 2113.1920 Email: mail@kasznarleonardos.com Website: www.kasznarleonardos.com

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國際簡訊 德国 法思博知识产权律师事务所 (Vossius & Partner)

陈乐 Le Chen

Rainer Viktor

Dr. Thure Schubert

标准基础专利的威力

近

年来，中国一直致力于从一个单纯 的产品生产基地转变为一个高科技 创新国家。这个转变在通讯领域尤为引人 瞩目，特别是在此领域里的中兴、华为两 家中国公司。这两家企业均成立于20世纪 80年代，但如今都已名列所属领域的全球 五强之内。这些年的高速发展主要归功于 他们对研发的大量资金投入。 众所周知，由此而带来的技术成果可以 通过知识产权获得保护。要在保障现有企 业市场地位的同时进行深度开拓，知识产 权的保护必须是多维度的。以下将结合通 讯领域的标准相关专利进行详细解释： 1. 标准专利的形成 国际公认标准由国际标准化组织（ISO） 颁布。在通讯领域，是由ITU-T 和 ETSI等 标准化机构负责。 20世纪90年代末，标准化机构在移动 通信领域完成了一个以标准化为目的的全 球合作项目，即第三代移动通信技术合作 伙伴项目（简称3GPP）。此合作项目通 过详细制定并总结移动通信领域的各项技 术指标，来使不同制造商的移动通信设备 能够在现有移动通信网络中相互兼容。正 如中兴与华为两家企业，一方面对移动通 信技术的发展和标准化在世界范围内共同 合作，而另一方面，每个企业都只为各自 在合作过程中形成的技术发明的专利权负 责，因为3GPP 既 不对制定标准过程中产 生的技术发明分级，也不对其进行统一管 理。 合作企业的授权专利大部分都是关乎标 准的。一个企业越早参与3GPP，其越有可 能得到更多的通讯领域的基础专利。如果 一个新的制造商想进入移动通信市场，其 产品的开发和生产必须被迫符合3GPP 标 准。所以，该企业无论如何都会涉及其他 先参与3GPP 的合作企业的关乎标准基础 专利。

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2. 标准专利的许可 为协调通讯行业制造商之间的合作，标准 专利的许可应在不违反反垄断法的前提 下，以所谓的FRAND（公平，合理和无歧 视）方式进行。在德国，这尤其体现在备 受关注的联邦最高法院的“Orange-BookStandard”案件判决(KZR 39/06)中。 在移动通信标准领域现已按照FRAND 规则建立了统一的标准收费模式，特别是 在GSM和UMTS领域非常成功。因此，众 多制造商之间为终端和基站产品的研发及 生产展开了竞争。 3. 中兴和华为在欧洲的专利纠纷 尽管在移动通信领域有基于FRAND的收 费模式，但制造商之间的分歧总是接踵而 来。近两年，苹果与三星的纠纷时常出现 在媒体报道中，除此以外，通讯领域巨头 如中兴和华为早已将专利斗争从中国延展 到了欧洲。 纠纷始于2011年4月爱立信在德国诉 中兴专利侵权以及由此衍生的专利无效诉 讼。华为在稍后很短的时间内，即2011年 5月也对中兴提交了多个专利侵权诉讼。 前后两个系列的侵权诉讼均涉及与标准有 关的专利。当爱立信于2012年初与中兴在 交叉使用专利方面达成一致并和解时，华 为和中兴之间的法律纠纷仍然没有停止的 迹象。中兴在纠纷开始就选择了欧洲知识 产权界享有盛誉的德国法思博知识产权律 师事务所(Vossius & Partner)以及另一家 国际综合型律师事务所共同代理诉讼。法 思博团队主要由Josef Schmidt，Rainer Viktor和陈乐先生组成，向中兴提供量身 订制的策略以及相关的法律服务。 在侵权诉讼中，华为的大部分涉案专利 刚由欧洲专利局于2011年授权，因此在 提起侵权诉讼时这些专利仍处于异议期限 内。华为在德国同时对德国中兴有限公司 （ZTE Deutschland GmbH）及其母公司 中兴通讯股份公司（ZTE Corporation） 提起了侵权诉讼。德国中兴作为被告针对 涉案专利的稳定性向欧洲专利局提出了授 权异议进行还击。在侵权诉讼相关材料大 约在一年后被送达至中兴通讯股份公司在 中国的住所后，其随后宣布加入该异议程 序。 2012年6月，欧洲专利局撤消了华为 的一个涉案专利，基于该专利提起的侵 权诉讼因此随之被德国杜塞尔多夫法院中 止。2012年12月，欧洲专利局对华为的另 一个涉案专利做出了限制，这同样影响了 基于该涉案专利提起的侵权诉讼程序的时 间进程。 截止于目前，上述的侵权案件法院还没 有判决。值得关注的是，这场在两个中国 通讯技术先驱者之间的纠纷会走向何方， 是否会出现庭外和解而提前结束纠纷。毕 竟，中兴也拥有一系列华为也会感兴趣的 涉及标准的专利。

结论： 为保护技术发明以及确保市场地位，尽早 的进行专利申请至关重要，特别是在标准 方面的全球合作尤为重要的移动通信技术 领域。此外，在进行专利撰写时能够根据 务实经验将未来可能出现的专利纠纷的多 方面因素纳入考虑范围也是最根本的，以 此可以确保后期授权的专利的保护范围以 及权利稳定性。因为专利申请中大部分的 错误或陷阱在若干年后才会显现，到那时 通常已无法再消除。 请联系: Vossius & Partner Siebertstraße 3 81675 Munich, Germany Phone: +49 (0) 89 4 13 04 0 Fax: +49 (0) 89 4 13 04 111 Email: info@vossiusandpartner.com Website: www.vossiusandpartner.com

印度 Anand and Anand

诺伊达 （印度新德里地区）

Pravin Anand

Aditya Gupta

印度专利管理局错在何处

随

着印度颁布其在后TRIPs (TRIPs: 与 贸易有关的知识产权)时代的第一个 强制许可法令，关于医药的国民可负担性 的这一争论被重新激起。印度专利管理局 通过这一法令的导因是 Natco Pharma 提 交了一项申请，要求对 Bayer 注册的“多 吉美”强制许可专利。这一法令尽管遭到 了上诉，但仍对印度制药行业产生了广泛 的影响。 根据印度法律，自专利授权之日起三年 内，可向印度专利管理局提交专利强制许 可申请。满足以下任一要求，即可授予专 利强制许可：i) 公众无法满足对该项专利 进行发明的条件。ii) 专利发明的价格不合 理，公众无法负担。iii)专利发明未在印度 实施。笔者认为，印度专利管理局的这一决 策存在很多明显的法律错误和事实错误。 未实施 关于“未实施”（即上述条件iii）这一问 题，印度专利管理局认为实施并不包括进

國際簡訊 口，仅当专利发明在印度的生产水平达到 合理程度时，才会将该专利发明视为在印 度境内已实施。印度专利管理局的这一意 见具有深远的意义，几乎影响了所有行 业，因为根据这种说法，各行业的专利持 有人可能需要在他们持有专利的每个国家/ 地区都建立制造基地。 从司法判例、法定方案以及印度的国际 义务来看，印度专利管理局的意见存在明 显的缺陷。 例如，印度专利管理局曲解了《巴黎公 约》第 5A (1) 条和第 5A (2) 条的规定。 《巴黎公约》仅限制了专利权人对专利进 口实施处罚，但并没有批准强制实施减轻 处罚（例如，授予强制许可）。此外，将 《巴黎公约》中的这一解释延伸到《知识 产权协议》的第 27 条是有缺陷的，特别是 《巴黎公约》中并没有关于因缺乏本地制 造而实行制裁的规定。《知识产权协议》 的第 27 条明确要求成员国确保进口产品 和本地生产的产品应平等地享有专利权。 公众的要求 关于“公众无法满足合理需求”（即上述 条件i）这一问题，印度专利管理局认为专 利权人进口药品的数量远小于需要消费该 药品的病患数量，并据此作出了不利于专 利权人的判决。 印度专利管理局的这一分析存在根 本性的缺陷，因为《专利法》中的方案 并没有要求专利权人考虑可能使用专 利发明的消费者（换句话说，即专利发 明的潜在消费者）数量。《专利法》 第 84(7) 条明确规定，应从经济上的 供求关系来考虑公众的合理需求这一问 题。因此，请求强制许可的申请人必须 证明市场对专利发明有实际的需求， 而专利权人因供应短缺无法满足这一需 求。仅仅是潜在消费者的可能需求并不 等同于对专利发明有实际需求。 合理价格 关于专利发明价格的合理性和可负担性这 一问题，印度专利管理局发现专利权人为 专利发明制定的价格（一个月疗程的价格 为 2,80,000 卢比，约合 5,000 美元）并不 合理，公众无法负担。管理局还认为，病 患不购买专利药物的唯一原因就在于其昂 贵的价格，而这也明显证明了专利发明的 价格并不合理，公众无法负担。 管理局认为药物价格不合理且公众无 法负担，进而否定了合理的可负担价格必 须由公众和专利权人双方共同决定这一论 点。管理局认为此类价格必须主要参照公 众需求来决定，但这一结论并没有任何法 律依据。这一假定太过武断，使第 84(1) (b) 条中出现的术语“合理”显得多余。 值得注意的是，专利权人需要为专利发明 制定合理的可负担价格，而不是最低的可 负担价格。实际上，在确定许可授予的条 款和条件时，管理局必须确保，相对于专 利权人为研发发明、获得专利和实施专利

所承担的费用，版税和其他报酬应是合理 的。由于许可的条款取决于专利权人承担 的费用，因此许可授予本身的费用必须从 专利权人承担的费用中扣除。 印度专利管理局针对 Bayer-Natco 争论 而颁布的法令引发了一些有争议的问题， 这些问题必定会在未来几年内引发非常多 的诉讼。这一法令激起了利益相关者、媒 体和政府机构的兴趣，而全世界都会密切 关注该法令在上诉法庭的命运。 请联系: Anand and Anand（印度新德里地区） First Channel Building Plot No. 17 A Sector 16 A, Film City, Noida 201301 (UP), India Tel: +91 120 4059300 Fax: +91 120 4243056 – 058 Website: www.anandandanand.com

4) 将商标作为一个整体进行分析。标志必 须与其所有权人相关联。 请联系: Olivares & Cía Pedro Luiz Ogazón No 17 Col. San Ángel 01000 México, D.F. Tel: +5255 53 22 30 00 Fax: +5255 53 22 30 01 Email: olivlaw@olivares.com.mx Website: www.olivares.com.mx

荷兰 福瑞德专利商标设计代理所 (Vereenigde)

海牙

墨西哥

余力安 •克雷瓦尔 Jurriaan Cleuver 奥立佛奇亚律师事务所 (Olivares & Cía)

墨西哥城

Jaime Rodriguez

改变标志的显著特征

根

据《墨西哥工业产权法》(Mexican Industrial Property Law)，商标必 须以其注册或修改（显著特征未改变）的 形式在国家领域内使用。 如果商标连续三年未用于相应商品或服 务，则很容易因未使用而遭撤销。 因此，如果未以注册形式使用商标或使 用商标时改变了其显著特征，都可能因未 使用而导致相关商标注册被撤销。 法律没有对“商标显著特征的改变”进 行定义，而是规定应根据司法判例界定此 类概念。但是目前尚无此类判例，因此墨 西哥商标局 (Mexican Trademark Office) 审查员的专断行为使我们面临一个非常主 观和危险的局面。 所以在我们看来，不能按照字面意思研 究分析商标显著特征的改变，而应考虑以 下准则： 1) 确定分析中涉及商标的类型。对记名标 志进行的修改与对文字设计、设备或三 维标志进行的修改不同。 2) 思考标志给消费者的第一印象。当看到 修改后的标志时，消费者应不会联想到 其他所有权人拥有的其他注册商标。 3) 确定标志的显著部分。一些标志包括描 述性、通用或普遍的使用条款。对这些 条款的修改不得改变商标的显著特征。

未注册商标保护：在荷兰尚未普及

在

荷兰或比利时-荷兰-卢森堡（比荷 卢）地区，仅仅通过商标使用很难享 受到商标保护的权利。换句话说，一般只有 注册商标才能受到保护。但是，在近期一宗 关于 Popstars（2008 年至 2011 年间荷兰 非常著名的一档电视节目）商标的诉讼案件 中，尽管所涉及的标志具有描述性特点，但 由于其广泛的使用，这一成功电视节目模式 的所有者依然赢得了商标保护权。 流 行 电 视 节 目 Po p s t a r s 的 所 有 者 Screentime 将宣传新电视节目 The Next Popstar 的商业广告告上法庭，该电视节目 与 Popstars 类似，都是关于电视歌唱选秀 节目比赛。尽管该案件看似是关于确定是否 存在混淆风险的简单事件，但此次事件演变 成了对荷兰未注册商标地位的明智裁决。 无效注册 为支持其申诉，Screentime 提出其近 期刚申请将 Popstars 商标注册为比荷卢 商标，并认为 The Next Popstar 标志与 Popstars 商标非常相似，存在混淆风险。 但是，Screentime 的近期申请暂时被驳 回，因为比荷卢三国关税同盟知识产权局 (Benelux Office for Intellectual Property) 认为，Popstars 代表了关于（未来） 明星的电视节目，是描述性商标，本身并 不易于区分。 法院遵循比荷卢三国关税同盟知识产权 局的推论作出裁决，公众不能将 Popstars 商标认定为制作和电视播放选秀节目这一 服务的起源标记。另外，关于 Screentime 的论点说该节目在2008 年至 2011 年播 放期间的流行程度使 Popstars 已成为著 名商标，法院并未予以支持，因为 Pop-

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國際簡訊 stars 从未在比利时和卢森堡播出过，因 此并不具备著名商标的条件。因此，无论 是凭借其固有的特点还是取得的独特特 点，Screentime 近期的比荷卢商标申请都 无法成功。

的欧共体外观设计。另外，法庭要求苹果 必须在其官方网站上公布该判决。 这仅仅是两公司间关于智能手机和平板 电脑于全球多处进行的数起知识产权诉讼 的一起判决。

有效的商标，非注册的商标 然而，Screentime 可以依据 Popstars 的 广泛使用，记住根据《巴黎公约》(Paris Convention) 第六条之二和《知识产权 协议》(TRIPs Agreement) 第十六条第 二项，Popstars 在荷兰国内的广泛使用 足够申请获得保护。尽管法规的荷兰语翻 译版本中是说“普遍著名商标”，但是法 院裁定，在特定公众群（本案中即为观看 电视选秀节目的公众）中的著名地位足够 被视为“普遍著名”，这在某种程度上降 低了标准。 基于这个考虑，Screentime 可以反对使用 The Next Popstar 标志。 尽管并不理想，但非注册商标的使用 者在荷兰并非一无所有，法院应用的“著 名”标准似乎有利于没有进行商标注册的 公司。但公司不应该冒不必要的风险，只 需对其认为相关的商标进行注册即可免除 烦恼。

背景 本起苹果平板电脑外观设计纠纷始于苹果 在德国和荷兰向三星电子（英国）有限公 司采取的法律行动。在英国，三星要求法 院宣布其Galaxy平板电脑并未侵权，苹果 反诉三星侵犯其号码为000181607-0001 的欧共体外观设计，事件升级至英国高等 法院。三星随后向欧盟协调统一局就苹果 的欧共体外观设计提出无效申请。 苹果在英国提交申请要求将三星的宣告 未侵权之诉与其反诉一并延迟直至欧盟协 调统一局对无效申请做出决定。欧盟协调 统一局的处理程序并不要求延迟未侵权宣 告程序并且有专门理由不延迟对侵权诉讼 的反诉。 高等法院的判决 法院于是乎必须确认究竟Galaxy平板电脑 是否给了解平板电脑的用户带来不一样的 整体外观印象。如果不能带来不同的整体 外观印象，则将落入苹果的欧共体外观设 计保护范围内。在评价保护范围时应当考 虑设计者自由发展其设计的限度。对这些 设计进行的评价都是由了解相关手持平板 电脑的用户的角度出发的。 法官Birss，英国皇家御用大律师，强 调了考虑苹果之欧共体外观设计、被诉侵 权产品和现存所有同类设计的视觉效果的 必要性。在对相似处和不同处以及究竟三 星Galaxy平板电脑是否带来不一样的整体 外观印象进行评价后，法官认为三星Galaxy平板电脑的确有不相同的整体外观印 象。 除了正面外观使人联想到苹果的设 计，Galaxy侧面和背面的设计，包括其 厚度之“薄”，都给人不同于苹果的外观 设计的印象。至于设计的自由，法院只认 定一些方面，包括装饰、边缘以及整体形 状。法官扼要的表明，三星的设计“不 具备苹果设计低调而又极致的简约”，而 且“没那么酷”。 判决宣告后，三星提请法院命令苹果 于其主页和国家性报纸发布声明称三星 Galaxy平板电脑并未侵犯苹果的欧共体外 观设计。法庭准许其请求但要求将声明的 发布延迟，并待上诉法院做出判决再行发 布。

请联系: Vereenigde – 福瑞德 Johan de Wittlaan 7 2517 JR The Hague The Netherlands Tel.: +31 70 416 67 11 Fax: +31 70 416 67 99 Email: chinadesk@vereenigde.cn Website: www.vereenigde.cn

英国 英国睿阁律师事务所 (Wragge & Co LLP) 广州

Gordon Harris

广州

Jian Xu

苹果三星平板电脑之争苹果于英国败 诉

英

国上诉法院于2012年10月12日就苹 果与三星因三款三星 Galaxy平板电 脑之设计而产生的纠纷下达判决。法庭一 致维持高等法院于七月九日做出的判决， 认定三星产品并未侵犯苹果iPad平板电脑

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上诉法院的判决 今天，上诉法院法官Longmore，Kitchin 和Robin Jacob爵士维持了高等法院法官 HHJ Birss的判决。苹果对要求其于主页和 公共媒体公开发布该判决之要求的上诉也 被驳回。然而，所发布的声明仅确认了法 官Birss的判决在欧盟境内普遍有效，并确 认了欧盟境内并无关于其欧共体外观设计 的禁止令。

在判决中，Robin Jacob爵士重申“争 议焦点在于根据法律规定的标准，被诉外 观设计是否过于接近苹果之欧共体外观设 计”。“而不是关于三星是否抄袭苹果的 iPAD平板电脑”。最后，法院维持了高等 法院的判决。Robin Jacob爵士总结道“ 如果其欧共体外观设计的保护范围真如苹 果阐述的那么宽泛，那么许多产品将被排 除出平板电脑市场。厚度的变化、侧面的 曲度以及装饰等等的变化将无法逾越其范 畴。不同设计的合法竞争将被扼杀”。 值得一提的是，Robin Jacob爵士在判 决书中提到了德国一法院做出的判决，裁 定Galaxy 7.7代侵犯苹果的设计并通过了 一项严禁韩国三星电器有限公司销售该产 品的泛欧盟禁令。苹果于2011年11月针对 三星的全部平板电脑启动了侵权诉讼法律 程序但最终于2012年2月撤回了当中声称 侵犯苹果欧共体外观设计的部分。 在法官Birss做出高等法院判决 后，2012年7月9日，苹果在德国继续就于 2011年10月被驳回的就三星Galaxy 7.7 针 对韩国三星公司及其德国子公司提出的泛 欧盟诉前禁令提起上诉。在可能带来争议 的评述中，Robin Jacob爵士质疑德国法 院据以行使管辖权之依据，认为德国法院 并未先受理案件因此未取得管辖权。 他认为既然英国法院已经做出了在欧洲 境内有效的未侵权之最终宣告，德国法院 没有任何理由颁布诉前禁令。“没有一个 国家的法院，尤其是未优先受理案件的法 院，能够干涉英法院对该案件的泛欧洲管 辖权和宣告决定”。苹果已经承诺向德国 法院申请撤回诉前禁令。 上诉法院的最新判决突显了英国法院 就设计专利进行相对限定的解释的一贯立 场。 请联系: 英国睿阁律师事务所 广州市天河路208号 粤海天河城大厦3405B 邮编 510620 Tel: +86 20 3810 3778 Fax: +86 20 3810 3779 Email: jian_xu@wragge.com Website: www.wragge.com

國際簡訊 美国国际贸易委员会 美国奥睿律师事务所 (Orrick, Herriington & Sutcliffe LLP)

刘铮 Zheng Liu

T. Vann Pearce Jr.

利许可授予有关；(3) 该投资属于国内投 资；并且 (4) 该投资是实质性的。见InterDigital Communications, LLC诉ITC 案（2013 U.S. App. LEXIS 689 [Fed. Cir. 2013]）。但是，获得许可的物品并不一 定必须在美国制造。联邦巡回上诉法院认 为，尽管专利物品并非在美国制造，但是 原告（该原告有多家许可授权，包括大型 无线设备制造商）符合“国内产业”要求 的规定。 人们越来越担心通过专利许可授权认 定“国内产业”资格的标准可能太宽松 了。为此，有多种解决方案正在考虑中：

美国专利诉讼 美国飞翰律师事务所 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP

王宁玲 Ningling Wang

Cargill欧洲分公司 首席知识产权法务顾问

Filip De Corte

Bas de Blank

美国国际贸易委员会对“国内产 业”要求的规定日益放松

在

美国国际贸易委员会（ITC）的新 337调查案在2000年至2011年间 增加了530%。一个原因可能是ITC对“ 国内产业”定义越来越宽松。在历史上， 企业必须证明实际利用了知识产权在美国 制造了某些产品，才会被认定为“国内产 业”。1988年，国会修订了337条款，允 许并不实际制造产品的知识产权所有人基 于实质性投资于知识产权的“利用，包括 设计、研究和开发或许可授予”在ITC起 诉。在此修订前ITC曾经做出一项裁决， 拒绝华纳兄弟公司的请求，因为ITC不承 认华纳的许可授予属于国内产业范畴。国 会修订的动机之一就是推翻ITC的这一裁 决。 过去几年的案件表明，ITC 1 和联邦巡 回上诉法院接受对“国内产业”的广义解 释。在去年的InterDigital Communications, LLC诉ITC一案（690 F.3d 1318 [Fed. Cir. 2012]）中，联邦巡回上诉法院 裁定：“[ITC案件中]所要求的美国产业资 格可以仅仅基于专利许可授权认定，并不 要求许可授权活动的目的（即受专利保护 的物品）必须在美国制造。也就是说，如 果基于实质性投资于[专利的]利用，且该利 用是通过各种方式（包括‘许可授权’） 实现的，则可认定有一个国内产业，即符 合国内产业的认定要求。”（Slip op. at 21-22） 以前 “国内产业”定义的法律问题是： 只有许可授权是否可以满足“国内产业” 的要求？以上这一裁决把问题转变为：需 要多少许可授权就可以满足要求？这个转 变大幅度降低了 NPE 在ITC的诉讼门槛。 联邦巡回上诉法院拒绝重审InterDigital案，但在2013年1月做出如下澄清：原 告可以通过专利许可授权证据建立“国内 产业”资格，条件是 (1) 该投资与对所 主张的专利的利用有关；(2) 该投资与专

• ITC已经提议实施新规则，要求原告说 明其所主张的“国内产业”是已经存在 还是正在酝酿成立。 • 一位ITC行政法法官（AL J）已经开始 要求原告在调查的开始阶段详细说明原 告“国内产业”的情况； • 还有其他一些提议将“国内产业”的证 据限定于原告在起诉状上列出的证据。 通过专利许可授权来认定“国内产业” 的争论远未结束。关于什么是“实质性” 的许可授权活动以及诉讼费用是否可以并 在何时可以被用于认定“实质性”投资等 问题尚未得到解决。如果NPE被认为从ITC 占了便宜，美国的产业界领袖可能会做出 强烈反应，而国会也会因此再次采取行 动，对NPE使用ITC进行限制2。 请联系: 美国奥睿律师事务所 中国北京朝阳区光华路1号 嘉里中心南楼22层 邮编：100020 Tel: +86 10 8595 5600 Fax: +86 10 8595 5700 Website: www.orrick.com 1. 参阅T. Vann Pearce Jr. and Bas de Blank,“Will the ITC’s‘Domestic Industry’Requirement Keep Out Patent Trolls” (ITC的国内产业认定要 求是否能够杜绝专利流氓), June 2010, Managing Intellectual Property.

2. 今年二月二十八日的国会新题案(H.R.845)就是一 个很好的例子。

Stacy Lewis、Christina N Gervasi 和 Tom Irving 对本文亦有贡献

AIA 授权后审查与欧洲异议程序之 对比

美

国发明法案 (AIA) 中提出了美国专利 商标局 (US Patent and Trademark Office, USPTO) 的一种新型行政程序，即 第三方可以请求撤销某个已颁布的专利。 授权后审查 (Post-grant Review, PGR) 是 准司法性的行政程序，有助于减轻美国联 邦法院在专利诉讼方面的负担。PGR 可能 仅适用于 2013 年 3 月 15 日之后提交申 请的专利颁布。 PGR 在某种程度上效仿了欧洲专利局 (European Patent Office, EPO) 的异议 程序 (Opposition Proceedings)。这两种 程序都必须在专利授权后九个月内提出请 求。但是，PGR 和欧洲异议程序之间的不 同点远远多于相似点。 由谁提出？ 异议可以由除专利所有者之外的任何人提 出，而且可通过所谓的“稻草人”（代表 别人提出请求的人）提出。 美国的 PGR 请求必须由真实利害关系 方提出，但是不包括专利所有者。 持续时间 异议的持续时间平均为三十四个月，如果 请求加速申请，则持续时间平均为十二个 月。 依据法规，PGR 最终裁决必须在诉讼开 始后的 12 个月至 18 个月内颁布。目前尚 未出现任何 PGR 案例，我们应预测 PGR 的实际平均持续时间。 审裁处 EPO 异议部门 (EPO Opposition Division) 包括三名在技术方面著有资格的成员。在 大多数情况下，其中一名成员将担任主审 查员，负责在授权前处理专利申请。其他 两名成员将不参与专利申请程序。 专利审判与上诉委员会 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 是美国 PGR 的 审裁处，由行政专利法官组成，不包括审 查员。

www.managingip.cn 2013年3月

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國際簡訊 费用 欧洲异议诉讼的费用约为 1000 美元。美 国 PGR 上诉的费用为 12000 美元，最多 可审理 20 项权利要求，超出部分需额外支 付每项权利要求 250 美元的费用。PGR 立 案后即需 18,000 美元的费用。 门槛 在异议程序中，如果对手提出的理由中至 少有一条对专利有损害，该专利即被废 除。修正结果可能推翻提出的异议，但专 利可能会保持修正形式。 如果法院认为“请求中提出质疑的权 利要求中至少有一条很可能无法取得专利 权”，则将授权进行 PGR。 修正 在异议程序中，专利所有者可对有异议的 专利进行修正，但是不能改进与异议无关 的专利部分，也不能将保护范围扩大至最 初授权范围之外。 在 PGR 程序中，专利所有者可以对权 利要求进行一次修正，但这个修正不能扩 大声明范围或引入新的内容。专利所有者 可申请额外一次修正权利要求的机会。

披露的批准。首批 PGR 裁决公布后，可以 允许多少“额外证据披露”将更加清楚。 请联系: 美国飞翰律师事务所 上海市浦东新区陆家嘴环路166号 未来资产大厦28楼A-B单元 邮编：200120 Tel: +86 21 6194 2000 Fax: +86 21 6194 2018 Email: info@finnegan.com Website: www.finnegan.com

美国专利申请 飞泽知识产权律师事务所 (Fitzpatrick, Cella, Harper & Scinto) 纽约

Scott D. Malpede

第三方质疑现已实施 禁止反言 异议程序中没有任何关于国家诉讼的禁止 反言规定。PGR 有法定的禁止反言规定。 如果 PTAB 颁布了 PGR 最终书面裁决， 则禁止上诉者在以后的任何 USPTO、州地 区法院或 ITC 诉讼中，以“申请人在授权 后审查期间提出或可能合理提出的任何理 由”提出反言。但是，PGR 的禁止反言不 适用于后续诉讼中的侵权或不正当行为抗 辩。 中止 异议程序不一定优先于相应的国家无效程 序和/或相关的专利侵权诉讼。但是，国家 专利局或法院可以中止这类诉讼直至异议 程序解决；不同国家/地区的法院可能有不 同的惯例。 对于先前已提出民事诉讼质疑专利有效 性的上诉者，不能提出 PGR。除某些例外 情况外，在提起 PGR 上诉之日或之后提出 的质疑有效性的民事诉讼会“自动中止”。 如果专利所有者在专利颁布后三个月内 提出侵权诉讼，则“法院在已经提出 [PGR] 上诉或已经开始此类 [PGR] 的基础上，...可 能不会考虑采取临时禁令动议。” 证据披露 PGR 诉讼提供的证据披露与美国专利诉讼 相比较为有限，但仍比 EPO 异议诉讼中 的证据披露广泛得多。PGR 中的证据披露 一般“限于由诉讼中任一方提出的、与事 实断言直接相关的证据”。但是也包括与 PGR 中提出的观点“相矛盾的信息”。 在 PGR 中，双方可能同意进行更多的证 据披露，或提出额外证据披露的动议。只 有出示“正当理由”，才能获得额外证据

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有

关第三方对已颁布的专利提出质疑 的 AIA 规定已实施六个月。这些规 定（双方审查、授权后审查以及针对涉及 商业方法专利的过渡计划）为第三方提供 了比以往更多的机会，可对美国专利和商 标局授予的专利提出质疑。 双方审查 双方审查 (Inter Partes Review, IPR) 取代 了双方复审 (Inter Partes Reexamination) ，并且对2012年9月16日之前、当日或之 后颁布的所有专利都有效。只要请求者在 上诉中提出至少一条声明无法取得专利权 的合理可能性，则将启动 IPR 程序。仅可 基于专利或打印出版物根据 35 USC §102 或 §103 对原始声明提出质疑，并根据技 术规范对声明给出最宽泛的合理解释。 专利获得授权后九个月内不得提出 IPR 上诉。如果授权后审查 (Post-grant Review, PGR) 程序已开始，则须等PGR结 束之后才能提出IPR请求。如果上诉人之 前曾提交过质疑专利有效性的诉讼，或超 过一年以前曾被投诉涉嫌侵权，则无法 提出 IPR 请求。如果 IPR 最终得到了由 新成立的专利审判暨上诉委员会（简称委 员会）作出的书面裁决，则上诉人不得就 IPR 中已提出或本可合理提出的任何问题 向 USPTO、USITC 或州地方法院提出对未 来诉讼中声明有效性的质疑。 这种新规则限制了专利权人在 IPR 执 行期间只能添加合理数量的替代声明，前 提是只需一个声明即可替代每个受质疑的 声明。因此，专利权人将无法像在双方复 审期间的通常操作一样在其回复中添加多 个新声明。IPR 的执行速度也比双方复审

更快，因为上交到委员会之前的诉讼程序 耗时不会超过一年，而为展示正当理由， 委员会允许六个月的延长期。完整IPR诉 讼程序的费用也较高，前 20 个声明收费 27,200 美元，超过部分按每个声明600美 元的费用收取。 授权后审查 授权后审查程序可根据任何基础之上的 35 USC §102 和 §103 以及 §112（除最佳 模式以外）和 §101 对专利提出质疑。然 而，必须在专利颁布日起九个月内提交上 诉，并且如果有证据表明很可能至少有一 个声明无法取得专利权，则上诉将获得授 权。 PGR 诉讼程序与 IPR 相似，在上交到委 员会之前耗时通常不超过一年，并有六个 月的延长期，而且专利权人受限只能提交 合理数量的替代声明。在PGR执行期间， 将适用与IPR中相同的申请专利范围和禁止 反言规则。但与 IPR 不同的是，PGR 只对 申请在先的专利有效，即提交申请的有效 日期在 2013 年 3 月 16 日当日或之后颁布 的专利。PGR 诉讼程序的费用为 35,800美 元，超过 20 个声明的部分会按每个 800美 元的费用额外收取。 过渡计划 针对涉及商业方法专利的过渡计划遵从相 同的 PGR 程序，但在一些关键方面有所不 同。首先，过渡计划现已实施，并适用于 2012 年 9 月 16 日之前、当日或之后颁布 的任何涉及商业方法专利。其次，该计划 将在 2020 年 9 月 16 日到期。第三，只有 曾被起诉或控告侵权的商业方法专利可提 交上诉。 最后，禁止反言规定不比 IPR 和 PGR 中严格；禁止反言仅适用于实际提出 的问题。与IPR相同，上诉不得在专利授权 后九个月内提出。过渡计划中的声明将根 据技术规范获得最宽泛的合理解释。 新的质疑 因此，质疑专利的新时代正要来临。由于 诉讼程序的速度加快、申请专利范围较为 有利，且专利权人添加新声明的数量有 限，因此这些诉讼程序很有可能会成为质 疑专利有效性的普遍方法。 请联系: Fitzpatrick, Cella, Harper & Scinto 1290 Avenue of the Americas New York, NY 10104 Tel: 212-218-2100 Fax: 212-218-2200 Email: info@fchs.com Website: www.fitzpatrickcella.com

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