Valoración de patentes y toma de decisiones en una OTRI universitaria: propuesta para una evaluación cualitativa Congreso Internacional Red Universidad-Empresa ALCUE Granada, del 26 al 28 de octubre de 2016 Ecosistemas de innovación y Vinculación Unión Europea-Latinoamérica (VUELA)
Rebeca Fernández Sánchez - Juan Antonio Muñoz Orellana OTRI - Universidad de Granada
Antecedentes y estado de la cuestiรณn
Valoración de patentes y toma de decisiones en una OTRI universitaria: propuesta para una evaluación cualitativa
Gestión de IPR en el contexto universitario • OTRIs: unidades competentes en procesos de valorización y transferencia de tecnologías y conocimiento de las universidades
• Gestión de patentes: aspectos – Estratégicos – Técnicos – Administrativos
• Tareas: consumo de recursos – Económicos – Materiales – Humanos
Múltiples tareas durante todo el ciclo de vida de las patentes Toma de Decisiones: -Estratégicas -Tácticas -Operativas
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Problemas para la Toma de Decisiones •
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Económicos: – Presupuestos muy limitados – No existe cultura para la búsqueda de fondos propios desde los grupos de investigación Tecnológicos: – Grado de desarrollo – Viabilidad Comerciales: – Interés económico potencial – Expresiones de interés Legales: – Titularidad compartida – Cesión de derechos Otros aspectos más subjetivos: idiosincrasia del equipo investigador, idiosincrasia de otros titulares, presiones internas y externas, conflictos en la gestión de la patentes, etc.
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Valoración de patentes y tecnologías • Valor, precio y coste – Precio: pago o recompensa por algo Transacción entre partes – Coste: inputs usados en su producción – Valor: su grado de utilidad (preferencias individuales, futuros beneficios que se espera obtener, depende del binomio sujeto-objeto que estemos considerando)
En una negociación o venta, tanto el comprador como el vendedor otorgan internamente un valor al producto, en función de sus propias percepciones, mientras que el precio es lo que una de las partes propone a la otra como base de la negociación y acuerdo final.
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Dimensiones de la valoración • Dimensión Tecnológica • Dimensión Económica • Dimensión Legal
Calidad de las patentes: cumplimiento de un conjunto de requisitos aceptados por convenio (estándar) , en ocasiones establecidos normativamente
Métodos de valoración de patentes • Cuantitativos: tratan de asignar un valor monetario a las patentes, por lo que son más adecuados en un contexto de transacciones de mercado • Cualitativos: tratan de identificar fortalezas y debilidades de cada patente y suelen emplearse como herramientas de gestión de los activos de propiedad industrial
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Métodos Cuantitativos • Métodos basados en costes: hay una relación directa entre los costes incurridos durante el desarrollo de la invención y su valor económico • Métodos basados en el mercado: el valor de la patente se estima a partir de los mecanismos de fijación de precios en el mercado • Métodos basados en ingresos: el valor de la patente se relaciona con el flujo de ingresos (cash flows) que se prevé que su explotación genere durante la vida de la patente Ventajas: pueden usarse de manera general en todas las ocasiones y en gran medida pueden estandarizarse y usarse comparativamente Inconvenientes: difícil aplicación en una OTRI
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Métodos Cualitativos • Analizan los riesgos y oportunidades asociados a los derechos de propiedad industrial de la organización, a través del análisis de indicadores que afectan a la tecnología patentada, determinando su relevancia en relación a aquellos aspectos que pueden influir en el valor de la patente. • Evaluación: no arroja un valor monetario sino que evalúa la patente en función de su potencialidad (valor relativo) Ventajas: pueden adaptarse bien a las circunstancias y necesidades de la organización que los emplea, proporcionando una base suficiente para la toma de decisiones operativas y estratégicas Inconvenientes: no son adecuados para propósitos financieros o contables
Objetivos
Valoración de patentes y toma de decisiones en una OTRI universitaria: propuesta para una evaluación cualitativa
• Se han analizado una serie de métodos de valoración cualitativa de patentes, los aspectos de valoración que los componen y el resultado de su aplicación, para generar una propuesta de metodología de evaluación de tecnologías más adaptada a OTRIs universitarias. • Se pretende obtener una herramienta de valoración relativa basada en criterios cualitativos y adaptada al contexto universitario para la toma de decisiones y desarrollo de estrategias de valorización.
MetodologĂa
Valoración de patentes y toma de decisiones en una OTRI universitaria: propuesta para una evaluación cualitativa
• 1ª etapa: Revisión bibliográfica - Compendio de los principales factores o variables que afectan al valor de las patentes y de las tecnologías patentadas = tabla de aspectos y consideraciones • 2ª etapa: Análisis en profundidad de métodos y herramientas de valoración de patentes (TIME, COAP, 2XTRA, TRIP, IPscore,...) + Opinión de técnicos especialistas = selección de factores adaptados, definición de nuevos factores y escalas de valoración – Criterios de selección: relevancia de los factores, pertinencia, accesibilidad de la información y facilidad de implementación – Definición de stoppers: valores particulares que paralizan el proceso de protección/desarrollo/comercialización
Resultados
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• Tabla de dimensiones y aspectos que influyen en la gestión y evaluación de tecnologías patentadas
Tecnológica
Económica
Legal y de Responsabilidad
de Gestión
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• Dimensiones Dimensión Tecnológica Unicidad de la tecnología Novedad Actividad Inventiva Estado de desarrollo Dependencia Impacto tecnológico Innovación
Evolución del área tecnológica Crecimiento del área tecnológica Paquete Tecnológico Usos / Aplicaciones Ventajas Desventajas
Dimensión Económica Mercado potencial Volumen de mercado Crecimiento del mercado Estructura del sector industrial Ciclo de vida del producto Tecnologías alternativas Productos competidores Intensidad de la competencia Potenciales licenciatarios
Costes de desarrollo Costes de producción Costes de comercialización y marketing Otros costes Estrategia de venta Sector industrial Público objetivo (target) Tendencias de consumo Marco normativo Royalties
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Dimensión Legal y de Responsabilidad Estado de protección / Estatus de la patente / Nivel de protección Fortaleza (enforceability) Validez / Nulidad Unicidad / Singularidad de la patente (uniqueness) Dependencia de otras patentes Alcance de la protección Duración de la protección
Riesgos de infracción sobre nuestra patente Grado de dependencia / Libertad de Operaciones (FTO, Freedom To Operate) Capacidad para litigar Sistema de patentes Marco normativo Alcance territorial
Dimensión de Gestión Estrategia de transferencia
Previsión de costes de extensión internacional
Estrategia de protección
Capacidad de negociación
Recursos
Idiosincrasia del grupo de investigación
Promoción de la tecnología
Idiosincrasia de los cotitulares
Previsión de costes de gestión
Otros factores
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58 factores, junto con sus escalas y ponderaciones conforman el Cuestionario de Potencial de Explotación de Resultados de Investigación (CPE) Escala Numérica - Valores: 1-5 - Stoppers: 0 Ponderación factores: 1: poco importante 2: importante 3: muy importante
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Ejemplos de factores y valores orientativos
Cuestionario de Potencial de Explotaci贸n de Resultados de Investigaci贸n (CPE)
Valoraci贸n de patentes y toma de decisiones en una OTRI universitaria: propuesta para una evaluaci贸n cualitativa
Cuestionario de Potencial de Explotaci贸n de Resultados de Investigaci贸n (CPE)
Ejemplos de factores y valores orientativos
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Cuestionario de Potencial de Explotaci贸n de Resultados de Investigaci贸n (CPE)
Ejemplos de factores y valores orientativos
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Cuestionario de Potencial de Explotaci贸n de Resultados de Investigaci贸n (CPE)
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Cuestionario de Potencial de Explotación de Resultados de Investigación (CPE): hoja de cálculo, medias ponderadas para cada dimensión
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• Visualización de Resultados: ejemplos de Tecnologías (heterogéneas) – – – – –
IPR-453: Dispositivo protector de Bellotas IPR-400: Quitacementos IPR-551: Procedimiento limpieza IPR-398: Herramienta para mecanizado IPR-479: Medio de Cultivo para CMCs
Figura 1. La representación gráfica permite visualizar las tecnologías con mayor potencial (área sombreada), en relación a las dimensiones tecnológica y de mercado. Adicionalmente proporciona información sobre aspectos relacionados con la protección de la tecnología y responsabilidad asociada a la explotación (representada por el radio del círculo).
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• Visualización de Resultados: subgrupos de factores Factores Tecnológicos Factores asociados a la ventaja tecnológica Factores asociados al desarrollo e implantación
Factores de Mercado Factores asociados a la tecnología Factores asociados al sector
Factores Legales y de Responsabilidad Factores asociados a la protección (Patente) Otros factores legales, de responsabilidad y riesgo
Factores de Gestión Factores asociados al proceso de comercialización Factores asociados al equipo investigador
Figura 3. Obteniendo la media ponderada para cada subgrupo de factores, se representa la tecnología evaluada con un gráfico de radar. Nos permite representar los ocho subgrupos de factores, para obtener más información visual acerca de las fortalezas, debilidades y áreas de mejora de la tecnología que estamos valorando .
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• Temporalización: ¿cuándo evaluar? Cuestionario vivo: El valor de la tecnología/patente varía en el tiempo: actualizar la evaluación con los inputs que vayamos recibiendo Negociaciones: escenarios con valoraciones distintas para cada una de las partes (términos de la licencia: usos, plazos, territorios, paquete tecnológico,…) Momentos para la evaluación: – – – – –
Comunicación de invención Tras el informe preliminar de protección 10 meses de prioridad (extensión int., vía PCT) IET 26-28 meses (entrada en fases nacionales)
Proceso de Protección
– Tras el informe preliminar de protección – Información relevante de aspectos de mercado
Comercialización
– Estudio temprano de viabilidad – Formación del equipo promotor – Plan de negocio
Creación spin-offs
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• Particularizaciones para la toma de decisiones Ámbitos principales de aplicación: Protección (Gestión de IPR), Desarrollo (Pruebas de Concepto), Promoción y Comercialización, y Creación de EBCs Usos particularizados del CPE: – Paralizar o descartar patentes (stoppers) • Stoppers: valor 0 • Stoppers: umbral mínimo (requisitos mínimos para la asignación de recursos)
– baremo para la selección de resultados con opciones para la creación de planes de explotación empresarial • Mayor peso a factores asociados con: socios, recursos necesarios para poner en marcha la tecnología e introducirla en el mercado, productos sustitutivos, equipo investigador • Definir stoppers para descartar la creación de empresas
Proceso de Protección
Creación spin-offs
Conclusiones
Valoración de patentes y toma de decisiones en una OTRI universitaria: propuesta para una evaluación cualitativa
• Valoración de tecnologías: Es de utilidad en diversas circunstancias Puede hacerse con diversos enfoques y metodologías OTRIs universitarias: mayor adecuación del enfoque cualitativo (cuestionarios ponderados)
• Propuesta de Evaluación Cualitativa - CPE:
Valoración cualitativa / evaluación Acercamiento al valor potencial Cuestionario con factores ponderados Mejora en la asignación de recursos Tecnologías patentadas y no patentadas Toma de decisiones Facilita y orienta el análisis Estrategia de protección, valorización Proceso de búsqueda y análisis de datos y transferencia Cumplimentación por técnicos de distintas áreas (especialización, ponderación) En colaboración con el equipo investigador Stakeholders, expertos externos,…
Valoración de patentes y toma de decisiones en una OTRI universitaria: propuesta para una evaluación cualitativa
• Propuesta de Evaluación Cualitativa - CPE: Alimentación con inputs robustos Reflejar la incertidumbre en aspectos críticos del proceso de transferencia Realizar valoraciones complementarias con otros métodos
• Mejoras:
Implementación en aplicación web Actualización Depurar factores y ponderaciones Definición de escalas Jerarquización del cuestionario
Menor subjetividad Análisis más robustos
El método propuesto es una herramienta con un grado relativo de subjetividad y limitaciones inherentes. No debemos pretender valoraciones cerradas ni concluyentes en la mayoría de los casos, sino orientaciones que faciliten el trabajo de gestión y la toma de decisiones operativas y estratégicas y, llegado el caso, información relevante para los procesos de negociación con terceros y el planteamiento de nuestra propuesta de valor.
Gracias por su atenciรณn