Secretos Empresariales (“Trade Secrets”), protección legal y su potencial de explotación como activo intangible, por Hugo Rivas de Mayora IP

La ley guatemalteca reconoce y otorga especial protección a la institución de los secretos empresariales . La ley establece que secreto empresarial es “cualquier información no divulgada”, que una persona natural o jurídica posea, y que pueda usarse para alguna actividad productiva; ello implica que debe ser susceptible de poder transmitirse a un tercero. La Norma Internacional de Contabilidad 38 (NIC 38) reconoce a los secretos empresariales como activos intangibles, siempre y cuando observen las siguientes tres características: que sean (i) identificables, (ii) que un titular ejerza control sobre los mismos (para impedir su divulgación a terceros), y (iii) que permitan un beneficio económico futuro.

Cualquier individuo u organización puede ser titular originario de un secreto empresarial, por haber participado, en todo o en parte, en la construcción o elaboración de dicha información “no divulgada”.

Tanto al identificar la creación/existencia de un nuevo secreto empresarial, como al momento de buscar protección de información no divulgada cuya divulgación se evita de manera “artesanal”, es necesario observar ciertos aspectos esenciales para la adecuada protección legal del mismo. En resumen, el titular originario del mismo debe trasladar/plasmar la información confidencial no divulgada a un medio físico y/o electrónico, para luego restringir, a nivel contractual, el acceso a dicho medio. Bajo el supuesto que dicha información no haya sido objeto de divulgaciones, el titular de la misma puede disponer de su información secreta de la manera que estime conveniente, buscando su mejor explotación, siempre bajo un esquema contractual que asegure, como regla general, las medidas que impidan la divulgación de dicha información, como manifestación del control que ejerce el titular sobre su secreto empresarial.

La potencialidad de explotación del secreto empresarial es prácticamente ilimitada. Existen tres formas o “modelos” comúnmente utilizados que permiten al titular de un secreto empresarial monetizar sobre aquello que es objeto del secreto empresarial; dicho secreto empresarial puede constituir un elemento de un producto o servicio, o bien puede englobar todo un producto o servicio. Esas tres formas o modelos son: (i) la no divulgación del secreto empresarial, mediante un “vehículo” que permita crear el producto por un tercero, sin necesidad de que el tercero conozca la información subyacente sino sólo participa en la ejecución (i.e. TCCC; se comparte únicamente materia prima a partir de la cual se puede elaborar el producto); (ii) la divulgación parcial de información específica que engloba algunos elementos del “todo”, pero con reserva de los elementos más importantes, y la ejecución se hace posible con la intervención del titular en cuanto a la configuración de maquinaria, etc. (generalmente, a través de segmentación de dicha información); y (iii) la divulgación completa del secreto, lo cual supone consideraciones de indemnizaciones por divulgación, fiscalización rigurosa y obligación de no competencia por las duraciones más extensas que permita la ley (e.g.. algunos casos de franquicias).

Por otro lado, por ser “información no divulgada”, un secreto empresarial puede también ser objeto de protección a nivel de derecho de patentes, asumiendo que cumpla con los requisitos de patentabilidad, es decir que alcance la categoría de una invención. Las razones por la que el titular de un secreto empresarial optaría a ´migrar” de régimen de protección (secreto empresarial a patentes) obedecen a consideraciones estratégicas; la naturaleza de la tecnología sería uno de los factores de mayor peso, pues ulteriormente las probabilidades de que una tercera persona pudiese desarrollar esa misma invención en forma independiente en un corto-mediado plazo determinaría la necesidad de ´migrar´ o no de régimen.

La patente otorga un monopolio legal a su titular, para la explotación exclusiva de la misma, por 20 años, a su titular, a cambio que, terminados esos 20 años, cualquier tercero pueda ser uso de dicha tecnología. Si bien es cierto al momento de la presentación de una solicitud de patente, se cuenta con un período de secretividad respecto a la divulgación de la misma, la mera presentación de la solicitud de patente, a partir de información que previamente constituía secreto empresarial, supone el fin del secreto empresarial como tal. De ahí que la decisión de patentar o no patentar el secreto empresarial se mida, por lo general, en la probabilidad que el avance de la ciencia y técnica permita, con el tiempo, que terceros distintos al titular obtengan, por sus propios medios, la información no divulgada que constituye el secreto empresarial. Cuando esa probabilidad es mínima, el titular del secreto empresarial se inclina a invertir en el mantenimiento de una estructura contractual adecuada, para impedir la divulgación de la información que constituye el secreto empresarial, manteniéndola así por tiempo indeterminado, con el ánimo de explotar indefinidamente el mismo. (e.g. la formulación para preparar la bebida “Coca- Cola”, la receta del “Pollo Campero”, la elaboración de “Zacapa Centenario”).

En resumen, la adopción de una adecuada estructura contractual asegurará que los esfuerzos para la explotación de un secreto empresarial, como activo intangible que es, se traduzcan en beneficios económicos a futuro, para beneficio de los titulares del mismo, indefinidamente.

En un siguiente artículo procuraré profundizar en la necesidad de proteger, como regla general, toda información útil no divulgada propia de una organización, lo cual es el preámbulo para la explotación de dicha información, sea a través de la figura del secreto empresarial, o bien, a través de una patente.