Mercosur protocolo marcas by Beatriz Bugallo Montaño

Protocolo de Marcas del Mercosur: frustrada elaboración regional de Derecho Marcario

Dra Beatriz Bugallo Montaño

Decisión CM 8/95 del 5 de agosto de 1995. Ni siquiera logró concitar la adhesión de los cuatro miembros del Mercosur. Solamente está vigente para Uruguay y Paraguay... Argentina y Brasil, al poco tiempo de su aprobación directamente manifestaron que no la internalizarían, no la ratificarían en definitiva. En 1995 estaban para más los países miembros del Mercosur cuando se firmó el documento que estamos analizando. Efectivamente, en el artículo 24 declaran que “se comprometen a realizar esfuerzos en el sentido de concluir, a la mayor brevedad, acuerdos, adicionales” sobre otros institutos de la Propiedad Intelectual. Expresamente mencionan patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, derechos de autor y conexos, y demás materias relativas a la propiedad intelectual. De todos ellos solamente llegaron a aprobar un Protocolo sobre Diseños industriales, que luego de todo el trabajo de redacción, ni siquiera uno – ni uno solo – de los países miembros del Mercosur lo internalizó. El llamado “simplificadamente” Protocolo de Marcas del MERCOSUR (en adelante PMM) se ocupa más que de las marcas. Se trata del “Protocolo de armonización de normas sobre propiedad intelectual en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen”, signos distintivos fundamentales en el mercado. La armonización en esta materia es de pura lógica para un proyecto de integración económica, no importa en qué grado se encuentre. Establece el artículo 26 PMM que este instrumento entrará en vigor para los dos primeros Estados que lo ratifiquen treinta días después del depósito del segundo instrumento de ratificación. En caso que hubieren posteriores ratificaciones, entrará en vigor a los treinta días posteriores al depósito de cada instrumento de ratificación. Resultó internalizado solamente por dos de los países del Mercosur, los suficientes para que se considerara vigente: Paraguay, por Ley 912/1996 de 27 de junio de 1996; y Uruguay, por ley Nº 17.052 de 14 de diciembre de 1998. Como todo instrumento internacional tiene, por un lado, disposiciones propias de la 1

naturaleza y organización supranacional y, por otro lado, contenidos específicos sobre su materia, en este caso los signos distintivos (marcas e indicaciones geográficas). En primer lugar, nuestro propósito es plantear su contenido. Esta norma internacional rige las relaciones de Uruguay con Paraguay en el tema. Si bien su aplicación no se extiende directamente por todo el territorio uruguayo, al menos como doctrina más recibida se ha de tener en consideración en la perspectiva nacional. En segundo lugar, formularemos alguna reflexión, a más de veinte años de su aprobación. I Disposiciones propias por ser instrumento internacional El artículo 1 PMM se ocupa de la naturaleza y el alcance de las obligaciones que consagra, para los Estados Partes, esta Decisión. Concretamente, se establece que los Estados Partes “garantizarán una protección efectiva a la propiedad intelectual en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, asegurando al menos la protección que deriva de los principios y normas enunciados en este Protocolo”. Es decir, establece un mínimo común en los niveles del Derecho de los Signos Distintivos para respetar en su territorio. Sin embargo, este mínimo no los ata a la hora de reforzar la protección. El inciso final del artículo 1 PMM admite que se consagre el algún país una protección más amplia, en tanto “no sea incompatible con las normas y principios de los Tratados mencionados en este Protocolo”. A efectos prácticos, el verdadero pisos de derechos está dado por la enunciación del artículo 2 PMM, que menciona el mismo nivel al que están obligados los Estados del Mercosur, en tanto son también Estados Miembros de la Organización Mundial del Comercio. Es decir, establece como obligación la observancia de normas y principios del CUP Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967) y el AADPIC, Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Apendice 1C del Tratado constitutivo de la Organización Mundial de Comercio (1994). Asimismo, según este mismo articulo, fijando pautas para la interpretación, ninguna disposición del PMM afectará las obligaciones de los Estados Partes resultantes de la propia Convención de la Unión de París ya citada, ni del AADPIC El artículo 3 PMM consagra el trato nacional, con la redacción usual, estableciendo que “Cada Estado Parte concederá a los nacionales de los demás Estados Partes un tratamiento no menos favorable que el que concede a sus propios nacionales en cuanto a la protección y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen.” También se formulan intenciones entre los Estados Partes para dispensa de legalizaciones y facilitar otros aspectos de trámite, artículo 4 PMM. Asimismo, en las disposiciones finales, se acuerda que:

a. que las “controversias que surgieren entre los Estados Partes en relación a la aplicación, interpretación o incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Protocolo serán resueltas mediante negociaciones diplomáticas directas.”; si no se acordara en su totalidad se aplicará el sistema de solución de controversias del Mercosur, artículo 25 PMM; b. la adhesión de un Estado (en adelante) al Tratado de Asunción implicará ipso jure la adhesión al PNN, artículo 27 PMM1; c. que el depositario del PMM y de sus instrumentos de ratificación será el Gobierno de la República de Paraguay, quien enviará copias autenticadas de las ratificaciones a los demás Estados Parte, artículo 28 PMM. II Marcas El artículo 5 PMM, que encabeza la sección referida a marcas, se encuentra dedicado a la definición de marca. El numeral 1, plantea una definición amplia, obligando a los Estados Parte a reconocer como marca para admitir su registro “cualquier signo que sea susceptible de distinguir en el comercio productos o servicios”. Asimismo, consagra la facultad de los Estados de exigir que el signo sea visualmente perceptible, como condición de registro. Las tendencias modernas han dejado de lado esta condición. Nuestra propia ley Uruguaya de 1998 ya no la establece. Sin embargo, para no dejar fuera a algún Estado que todavía la tenga incorporada en su legislación, establece dicha posibilidad. No se limita la protección a las marcas comunes tradicionales, según el numeral 3, estableciéndose que se protegerán las marcas de servicios, colectivas y de certificación. No es una norma particularmente exigente, se trata de un standard a nivel de signos marcarios protegidos. Finalmente, procurando eliminar barreras a los registros de marcas, el numeral 4 establece que “La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será, en ningún caso, obstáculo para el registro de la marca.” Complementando el artículo anterior, el artículo 6 PMM, indicando en sus dos numerales (enunciación no excluyente) que las marcas pueden consistir en: 1 palabras de fantasía, nombres, seudónimos, lemas comerciales, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampas, orlas, líneas y franjas, combinaciones y disposiciones de colores, y la forma de los productos, de sus envases o acondicionamientos, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios. 2 indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que no constituyan indicaciones de procedencia o una denominación de origen conforme con la definición dada en los artículos 19 y 20 del PMM. 1 Ha ingresado Venezuela al Mercosur, desde la aprobación del PMM. No obstante no tenemos pauta o referencia alguna del cumplimiento de esta norma en referido país. Atendiendo al texto del artículo debería ser pertinente.

Estas dos disposiciones, a su vez, se deben integrar con el listado de signos que no pueden constituir marca, que el artículo 9 PMM denomina “marcas irregistrables”. La enumeración recoge las disposiciones internacionales ya existentes, no constituyendo en ningún caso innovación respecto del derecho existente en los miembros del Mecosur. Transcribimos los numerales a continuación. “1) Los Estados Partes prohibirán el registro, entre otros, de signos descriptivos o genéricamente empleados para designar los productos o servicios o tipos de productos o servicios que la marca distingue, o que constituya indicación de procedencia o denominación de origen. 2) También prohibirán el registro, entre otros, de signos engañosos, contrarios a la moral o al orden público, ofensivos a las personas vivas o muertas o a los credos; constituidos por símbolos nacionales de cualquier País; susceptibles de sugerir falsamente vinculación con personas vivas o muertas o con símbolos nacionales de cualquier país, o atentatorios de su valor o respetabilidad. 3) Los Estados Partes denegarán las solicitudes de registro de marcas que comprobadamente afecten derechos de terceros y declararán nulos los registros de marcas solicitados de mala fe que afecten comprobadamente derechos de terceros. 4) Los Estados Partes prohibirán en particular el registro de un signo que imite o reproduzca, en todo o en parte, una marca que el solicitante evidentemente no podía desconocer como perteneciente a un titular establecido o domiciliado en cualquiera de los Estados Partes y susceptible de causar confusión o asociación. 5) El artículo 6 bis de la Convención de París para la protección de la propiedad Industrial se aplicará mutatis mutandis, a los servicios. Para determinar la notoriedad de la marca en el sentido de la citada disposición, se tomará en cuenta el conocimiento del signo en el sector de mercado pertinente, inclusive el conocimiento en el Estado Parte en que se reclama la protección, adquirido por el efecto de una publicidad del signo. 6) Los Estados Partes asegurarán en su territorio la protección de las marcas de los nacionales de los Estados Partes que hayan alcanzado un grado de conocimiento excepcional contra su reproducción o imitación, en cualquier ramo de actividad, siempre que haya posibilidad de perjuicio.” Las situaciones que se enuncian son regularmente conocidas en el Derecho Comparado y, en general, en todos o en algunos de los Estados Miembros del Mercosur. De las arriba referidas queremos destacar el numeral 5), en tanto consagra pautas para la determinación e la notoriedad de la marca que no se encuentran presentes en nuestra Ley de Marcas de 1998. Hace referencia la extensión del conocimiento del signo “en el mercado pertinente” así como la extensión que tenga el conocimiento del signo en función de la fuerza de la publicidad comercial. Son criterios usuales, evidentemente, aplicados por la jurisprudencia. Se trata de una innovación que podría considerarse como “doctrina más recibida” a efectos de la interpretación legal en el Derecho uruguayo. También se hace referencia a condiciones respecto de los titulares del registro y el surgimiento del derecho. 4

Pueden ser titulares del registro marcario, en los Estados Miembro del Mercosur, según el artículo 7 PMM las personas físicas o jurídicas de derecho público o de derecho privado que tengan un legítimo interés. El derecho surge por la prelación en la presentación solicitando el registro de la marca, artículo 8 PMM. Se consagra como salvedad que ese derecho sea reclamado por un tercero que la haya usado de forma pública, pacífica y de buena fe, en cualquier Estado Parte, durante un plazo mínimo de seis meses, siempre que al formular su impugnación solicite el registro de la marca. Con esta última disposición se recoge un instituto tradicional ya en el Derecho Comparado que implica proteger el uso anterior como si fuera una marca del signo cuyo registro solicita otra persona. No se trata de la existencia de “marcas de hecho”: partiendo de que no existe marca sin registro, sería imposible. Hay un derecho sobre signo distintivo, que no es marca que, reconociendo la realidad, permite una muy puntual forma de protección ante la solicitud de registro marcario. Desde la perspectiva como norma internacional de esta disposición, esto implica que un ciudadano de un país del Mercosur (Uruguay o Paraguay, solamente) usando una mraca en su país o un signo como marca, puede reclamar por esta norma contra un registro que se pretenda hacer en otro país. Para ejercer dicho derecho el PMM no plantea requisitos de radicación o nacionalidad, de manera que los beneficiarios van más allá de los ciudadanos o residentes formales de cada Estado 2. En cuanto al plazo de registro y su renovación, como principio general el artículo 10 PMM, establece los 10 años contados desde la fecha de su concesión en el respectivo Estado Parte. Añade en el numeral 2 que podrá ser prorrogado por períodos iguales y sucesivos de diez años, contados desde la fecha de vencimiento precedente. Según el numeral 3, los Estados Partes mantienen el compromiso de cumplimiento del mínimo en materia de plazos de gracia, que establece el artículo 5bis del CUP en su Acta de Estocolmo. En lo referido a las marcas, la citada norma dice lo siguiente: “1) Se concederá un plazo de gracia, que deberá ser de seis meses como mínimo, para el pago de las tasas previstas para el mantenimiento de los derechos de propiedad industrial, mediante el pago de una sobretasa, si la legislación nacional lo impone. ” Para el caso de prórroga del plazo de vigencia de las marcas se establece también que: a no se podrá introducir ninguna modificación en la marca, ni tampoco la ampliación de la lista de productos o servicios cubiertos por el registro, numeral 4; b no habrá una revisión material ni formal del registro antes realizado, y en tal sentido ningún Estado Parte podrá: realizar un examen de fondo del registro, llamar a oposiciones o admitirlas, exigir que la marca esté en uso, exigir que la marca se haya registrado o prorrogado en algún otro país u oficina regional, numeral 5.

2 Cfme LAMAS, Mario Daniel, “Derecho de Marcas en Uruguay”, Montevideo: Barbat y Cikato, 1999, pag, 70.

Los derechos del titular registral de la marca se encuentran establecidos en el artículo 11 PMM. Se define, en su enunciado general, como derecho de uso exclusivo, y de impedir a cualquier tercero realice sin su consentimiento, entre otros, una serie de actos que detalla: 1 uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca para cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro; 2 daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca, o de un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca o de su titular. Los actos indicados con el número 2 constituyen un interesante aporte al derecho uruguayo, aunque más no sea como “doctrina más recibida”, pues nuestra ley vigente, de 1998, nada establece respecto de la dilución o aprovechamiento indebido de prestigio de la marca. Otra disposición interesante, en cuanto aporta conceptos modernos, es la referencia a la admision de uso descriptivo de marca ajena o uso autorizado de marca ajena, tal como establece el artículo 12 PMM. Precisa las limitaciones a la que una interpretación equivocadamente extensiva del derecho de exclusividad puede dar lugar, estableciendo que el registro de una marca no conferirá el derecho de prohibir que un tercero use indicaciones, en la forma que enumera - sin agotar las posibildidades -, siempre que tal uso se haga de buena fe y no sea capaz de causar confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios. Los casos que presenta como posibles son: a . su nombre o dirección, o los de sus establecimientos mercantiles; b. indicaciones o informaciones sobre la disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, en particular con relación a piezas de recambio o accesorios. A diferencia de los tratados globales que hacen referencia a la Propiedad Intelectual, el PMM en su artículo 13 hace referencia al agotamiento del derecho de la marca como obligación entre los miembros del Mercosur, aunque tampoco define. Lo hace en la siguiente forma: “El registro de una marca no podrá impedir la libre circulación de los productos marcados, introducidos legítimamente en el comercio por el titular o con la autorización del mismo. Los Estados Partes se comprometen a prever en sus respectivas legislaciones medidas que establezcan el Agotamiento del Derecho conferido por el registro.” Es decir que, si bien da lugar a un compromiso para la regulación del agotamiento no define una extensión común del agotamiento, sea nacional, internacional o dentro del territorio de la integración. No expresa concretamente el ámbito de introducción legítima en el comercio que habrán de tomar los Estados para la regulación, ni siquiera como un mínimo. Es de estimar que al menos esta última extensión – la de los territorios de los miembros - sería lógica para un documento internacional como el que estamos analizando. Las normas comunes sobre nulidad del registro y prohibición de uso se encuentran previstas en el artículo 14 PMM. 6

La nulidad podrá ser solicitada a pedido de cualquier persona interesada, y previa audiencia del titular del registro de la marca, la autoridad nacional competente del Estado Parte declarará la nulidad de ese registro si él se efectuó en contravención con alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 8 y 9 PMM, dice el numeral 1. La nulidad no tiene por qué afectar la totalidad de los productos y servicios alcanzados por el derecho de marca. Podrá tratarse de una nulidad que afecte solamente uno o algunos de ellos, numeral 2. Deberá establecerse por todos los Estados Partes un plazo de prescripción para la acción de nulidad, que quedará sujeto a lo que cada uno resuelva, numeral 3. No operará la prescripción de la acción de nulidad, cuando se obtuvo el registro de mala fe. Otro de los temas a los que se refiere el PMM es el de la obligatoriedad de uso de la marca y eventual cancelación del registro por falta de uso. El artículo 15 PMM establece que, en caso que los Estados Partes hayan previsto uso obligatorio de la marca, a solicitud de cualquier persona interesada, y previa audiencia del titular del registro de la marca, la autoridad nacional competente podrá cancelar su registro cuando ésta no se hubiese usado en ninguno de los Estados Partes durante los cinco años precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La solicitud de cancelacion por falta de uso no podrá ser presentada antes de cinco años de plazo de efectivo registro de la marca en cuestión. Agrega la disposición, también en el numeral 1, en forma demasiado amplia a nuestro entender, que “No se cancelará el registro cuando existieran motivos que la autoridad nacional competente considere justifican la falta de uso”. Asimismo, respecto de este mismo tema y en el numeral 2 del referido artículo, también se podrá prever en la Ley la caducidad parcial del registro por falta de uso, cuando no afecta sino a alguno o algunos de los productos o servicios distinguidos por la marca. En cuanto al régimen de uso de la marca, el artículo 16 PMM, deja librado a los Estados Partes, que efectivamente prevean la obligación de uso de la marca, la opción por los criterios para la obligación de uso de la marca, fijados de común acuerdo por los órganos nacionales competentes de cada uno. Como signo indudable de organización de integración, se consagra en el numeral 2 que el uso de la marca en cualquiera de los Estados Partes bastará para evitar la cancelación del registro que se hubiese pedido en alguno de ellos. En cualquier caso, la carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular de la marca, numeral 3.

Como corresponde a las obligaciones asumidas en el AADPIC, se prevén compromisos de los Estados Partes para caso de impugnación de pedido de registro y de registros: deberán reglamentar un procedimiento administrativo de oposición a las solicitudes de registro de marca así como para nulidad de registro. Finalmente en cuanto a marcas, se establece en el artículo 18 PMM que a efectos de la clasificación de productos y servicios al momento del registro todos los Estados Partes utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas del Arreglo de Niza de 1957, sus revisiones y actualizaciones. Si alguno de los Estados todavía no lo hiciere se compromete a tomar las medidas necesarias para su aplicación.l III Indicaciones geográficas: Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen Respecto de las indicaciones geográficas el PMM formula dos artículos básicos, muy concretos. Si bien la temática ofrece gran futuro para el desarrollo de varias localidades geográficas, no tenía demasiado desarrollo en la época de la suscripcióin del Protocolo. No lo tiene, intensamente, todavía hoy en la región. La primera disposición, el artículo 19 PMM consagra la obligación de protección y definiciones básicas. En su numeral 1, los Estados Partes establecen la regla básica de este Tratado entre Estados, mediante el compromiso de “proteger recíprocamente sus indicaciones de procedencia y sus denominaciones de origen”. Posteriormente, establece las siguientes definiciones comunes: a. indicación de procedencia, “el nombre geográfico de país, ciudad, región o localidad de su territorio, que sea conocido como centro de extracción, producción o fabricación de determinado producto o de prestación de determinado servicio”, numeral 2; b. denominación de origen, “el nombre geográfico de país, ciudad, región o localidad de su territorio, que designe productos o servicios cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales y humanos”. La segunda disposición, se refiere a la relación enre indicaciones geográficas y marca. Manteniendo la tendencia del Derecho Comparado, el artículo 20 PMM consagra la prohibición de registro de las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen previstas como marcas. Es una regla de protección vigente ya en las legislaciones de los países del Mercosur.

Otras disposiciones sobre Propiedad Intelectual

El espíritu de los negociadores de esta Decisión del Mercosur, el PMM, fue entenderlo como un primer paso de otras medidas sobre Propiedad Intelectual que seguirían en adelante. Ello queda en evidencia tanto por el contenido del artículo que ya mencionamos, como por el artículo 21 PMM que establece como obligación para los Estados Partes, proteger “las variedades de plantas y de otras obtenciones vegetales mediante patentes, o un sistema sui-generis, o cualquier otro sistema resultante de la combinación de ambos”. Asimismo, se comprometen los Estados Partes a tomar un par de medidas que beneficiarán la protección de la Propiedad Intelectual en el Mercosur: a. en el artículo 22 PMM declaran que “implementarán medidas efectivas para reprimir la producción en el comercio de los productos piratas o falsificados”; b en el artículo 23PMM, se comprometen a cooperar en el examen y la solución de las dificultades “inherentes a la circulación de bienes y servicios en el MERCOSUR”, en todo lo relativo a la propiedad intelectual. Algunas reflexiones finales El PMM tuvo un punto de partida con mucha fuerza, en un momento que la visión organizacional del Mercosur era constructiva y se focalizaba en toda una serie de temas comerciales para su implementación. Pasó el tiempo, como pasó el entusiasmo por la integración entre nuestros países. También el mundo y el contexto normativo de cada país en Propiedad Intelectual cambió. El propósito armonizador del PMM no operó directamente, desde todos los países, pues solamente dos Miembros lo hicieron suyo. No obstante, por la lógica del cumplimiento de los estándares globales (OMC, especialmente) se puede decir que las legislaciones de marcas e indicaciones geográficas de los países miembros del Mercosur se encuentran armonizadas. En relación con los temas tratados por el PMM, se puede afirmar que pocas de sus disposiciones no se encuentran ya incorporadas a la aplicación normativa de sus países. De todas formas, la Propiedad Intelectual es un tema de fundamental importancia en cualquier tipo de modelo de integración que pretenda generar un espacio común, por básico que sea. Un TLC Mercosur – Unión Europea está latente, periódicamente de acá o de allá se plantea el interés, se da algún paso, incluso algún gobierno con optimismo propone plazos cercanos para su concreción... En este planteo, la Propiedad Intelectual dará lugar a una instancia ineludible de negociación.

Con Mercosur, sin Mercosur, o – probablemente – renegociando un cambio estructural del Mercosur, la Propiedad Intelectual seguirá siendo – a todos los efectos – un tema que habrá que profundizar.

Bibliografía de interés: CABANELLAS, Guillermo, “El uso atípico de la marca ajena”, Temas de derecho industrial y de la competencia 3, Derecho de Marcas, Buenos Aires, 1999 LAMAS, Mario Daniel, Derecho de Marcas en Uruguay, Montevideo, 70 MITELMANN, Octavio, “Las Marcas. Régimen Legal en el Mercosur”, Revista Aplicación Profesional, N° 18, Buenos Aires: Editorial Aplicación Tributaria, 1998. http://www.obligado.com.ar/pdfs/marcas_mercosur.pdf Cons. 12/09/2017 MODICA BARREIRO, Fabrizio, “El “Protocolo del Mercosur” en materia de Marcas y Denominaciones de Origen: 20 años después y sus innovaciones a la legislación paraguaya”, http://www.pj.gov.py/ebook/monografias/nacional/marcas/Fabrizio-Modica-BareiroProtocolo-del-Mercosur.pdf Cons. 12/09/2017 SALIS, Eli, “El protocolo de marcas del Mercosur y el sistema de marcas argentino”, en: Temas de Derecho Industrial y de la Competencia 3: Derecho de marcas, Madrid: Ciudad Argentina, 1999. UZCATEGUI, Astrid, KINOSHITA, Fernando, “Propiedad intelectual en el marco del acuerdo mercosur – union europea de 1995: apuntes teoricos para las negociaciones intercontinentales” (1999-2002), Revista Sequencia Revista Seqüência, n.º 45, 2002, pág. 229-246. file:///C:/Users/Electroshop/Downloads/DialnetPropriedadIntelectualEnElMarcoDelAcuerdoMercosurUn-4818456.pdf Cons. 12/09/2017

LINK con texto del protocolo: http://www.sice.oas.org/Trade/MRCSRS/Decisions/dec0895.asp