Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León
Título:
Control de Registro de Marca Área:
Innovación Empresa otorgante:
Vitro
CONTROL DE REGISTRO DE MARCA
MARCAS
Definición de marca • Es todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. (Art. 88 LPI) • Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. (Art. 87 LPI) • Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el IMPI, el cual tendrá una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro y podrán renovarse por periodos de la misma duración. (Art. 95 LPI)
Clasificaci贸n de las marcas (Signos Distintivos)
Son todo medio material (signo) que sirve para distinguir productos servicios o establecimientos, de otros iguales o semejantes. Marcas de productos o servicios: se dividen en nominativas, innominadas, tridimensionales y mixtas. Marcas colectivas: son las marcas que las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, solicitan para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros. Nombre comercial: es el nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios que se utiliza para distinguir su actividad y sus cualidades, de las de otros iguales o semejantes. Aviso comercial: es el lema, anuncio, comercial o "slogan", que sirve para llamar la atenci贸n hacia un establecimiento o hacia una mercader铆a determinada, para realizar las bondades de estos y atraer a la clientela.
Beneficios del registro de una marca •
Se obtiene el derecho de uso exclusivo.
•
Evita riesgo de usurpar una que ya este registrada.
•
Se reserva su valor y crédito potencial.
•
Se asegura la colección de clientela.
•
Configura la Notoriedad Internacional.
•
Evita que pueda caer en el dominio público, ser genérica o descriptiva.
•
Confiere el derecho a oponerse legalmente a que un tercero utilice la marca
Protección de la marca Sí protege: • • • •
El signo o medio material con que se identifica el producto o servicio. El derecho exclusivo de usarla por tiempo indefinido. El uso solo en la clase o clases en las que se registre (principio de especialización de la marca). El crédito del producto y/o productor.
No protege: • • •
El producto y su genero. Las envolturas, envases o empaques per se, solo el uso para identificar el producto. La clientela per se, ya que es inherente a la calidad del producto.
Características de una marca registrable •
Deber der distintiva: (peculiar, individualizadora, singular, original, tener poder de penetración)
•
Debe ser especial (Que diferencie los productos para que no se confundan; sea identificable o reconocida; distinta a otras; solo se aplique a las categorías para las que fue creada)
•
Debe ser novedosa (Que difiera de las de sus competidores, no sea usada por otros, no de uso vulgar, no sea del dominio público, no sea nombre comercial de otro.)
•
Debe ser lícita (Que no sea contraria a las leyes prohibitivas, la moral y/o las buenas costumbres.
•
Debe ser veraz (Que no contenga indicaciones contrarias a la verdad, no confunda al público sobre su origen y calidad, no sea fraudulenta y que no constituyan engaño.)
Tipos de signos (Registrables como Marca)
• Nominativos: se conocen también como verbales, denominativas, nominales, nominadas, fonéticas o de palabra, comprenden los nombres propios, comerciales, geográficos, de fantasía y evocativos. • Figurativos: se conocen también como innominadas visuales, graficas o emblemáticas, e incluyen las viñetas, diseños, figuras, dibujos, emblemas, imágenes, firmas, escudos, monogramas, logotipos, etc. • Mixtos: se conocen también como compuestos y comprenden la combinación de las dos especies anteriores. • Tridimensionales: comprenden cuerpos y formas plásticas, envases, empaques, etc. Que sirvan para distinguir productos.
Ejemplos • Marca Nominativa
• Marca Mixta
VITRO
• Marca Figurativa
• Marca Tridimensional
Signos registrables como marca (Ley de la Propiedad Industrial, Art. 89)
I.
Figuras visibles suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los producto servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase. Se conocen también como: figurativas, innominadas, visuales, gráficas o emblemáticas,
II.
Las formas tridimensionales;
III.
Los nombres comerciales y las denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en lo que la ley no considera registrable; y
IV.
El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.
Signos NO registrables como marca. (Ley de la Propiedad Industrial, Art. 90) •
Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica (hologramas), aún cuando sean visibles;
•
Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;
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Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial.
•
Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción.
•
Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo;
Signos NO registrables como marca. (Ley de la Propiedad Industrial, Art. 90) •
Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo;
•
La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;
•
Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como, las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como, la designación verbal de los mismos;
•
Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;
•
Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente.
Signos NO registrables como marca Ley (Ley de la Propiedad Industrial, Art. 90) •
Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia;
•
Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar estos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;
•
Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados.
•
Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como, los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos, a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente.
Signos NO registrables como marca. (Ley de la Propiedad Industrial, Art. 90)
•
Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;
•
Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio ;
•
Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, si podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares; y
Signos NO registrables como marca. (Ley de la Propiedad Industrial, Art. 90)
•
Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente.
Identificación de la clase (Selección de productos/servicios a incluir en la solicitud)
•
Las marcas se registran en relación con los productos o servicios según la clasificación que establezca el reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (Art. 94 LPI), según la clasificación internacional del arreglo de NIZA.
•
Para proteger posteriormente un producto o servicio diverso con la misma marca, será necesario obtener el registro en la clase que le corresponda.
Identificación de clase (Selección de productos/servicios a incluir en la solicitud) La clasificación internacional vigente se puede consultar a través del portal de Internet del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial www.impi.gob.mx:
Dar click en la sección de “servicios electrónicos”
Identificación de clase (Selección de productos/servicios a incluir en la solicitud) Dar click en la sección de “Banco Nacional de Marcas (Marca-Net)”
…Se abrirá una nueva ventana
Identificación de clase (Selección de productos/servicios a incluir en la solicitud) Dar click en “ Consultar Catálogo de Clases”
Identificación de clase (Selección de productos/servicios a incluir en la solicitud) Seleccionar “I” para consultar clasificación internacional.
Procedimiento de búsqueda de marcas similares o idénticas
• Las búsquedas ayudan a economizar tiempo y dinero pues permiten conocer al interesado las marcas idénticas y/o similares que ya se encuentran registradas o que se encuentran en trámite de registro. • El momento ideal para hacer una búsqueda es antes de proceder a presentar una solicitud de registro. • Se recomienda tener varias opciones para la marca del producto o servicio que se ofrecerá de tal forma que, si al hacer la búsqueda resulta que una o varias ya están “registradas” o son similares en grado de confusión, el interesado tendrá otras opciones como respaldo.
Procedimiento de búsqueda de marcas similares o idénticas Existen dos tipos de búsqueda: •
Búsqueda por denominación: permite conocer si existe una denominación registrada o en trámite que sea idéntica a la que se pretende registrar.
•
Búsqueda fonética: permite conocer aquellas denominaciones registradas o en trámite que son similares ortográfica y fonéticamente a la que se pretende registrar.
El riesgo que se corre al no realizar una búsqueda previa a la presentación de una solicitud de registro, en el supuesto de que exista un registro o una solicitud de marca en trámite que sea idéntica o similar a la que interesa registrar, es que el Instituto negará la solicitud de registro al solicitante a fin de proteger los derechos de las marcas idénticas o similares; el pago de derechos por la presentación de una solicitud de registro de marca no es reembolsable y el tiempo de respuesta del Instituto a una solicitud de registro de marca es de aproximadamente 3 meses.
Procedimiento de búsqueda de marcas similares o idénticas Las búsquedas son gratuitas a través del portal de internet del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial: www.impi.gob.mx:
Dar click en la sección de “servicios electrónicos”
Procedimiento de búsqueda de marcas similares o idénticas Dar click en la sección de “Banco Nacional de Marcas (Marca-Net)”
…Se abrirá una nueva ventana
Procedimiento de búsqueda de marcas similares o idénticas
“Búsqueda por Denominación” “Búsqueda fonética”
Procedimiento de búsqueda de marcas similares o idénticas Búsqueda por denominación Escribir la marca que se pretende registrar (evitara utilizar signos de puntuación)
Procedimiento de búsqueda de marcas similares o idénticas Búsqueda fonética Escribir la marca que se pretende registrar y la clase que se pretende registrar (evitara utilizar signos de puntuación)
Procedimiento para registrar marcas Presentación de solicitud en IMPI
Análisis de registro
2 meses a partir de recepción de oficio (2 meses prorroga)
Causahabiente contesta oficio
por el IMPI
No
IMPI notifica anterioridades
Concesión No
IMPI notifica negativa
Si
IMPI envía título de registro
Si
Amparo
Sí
Renovación de registro
No
Abandono, la marca no podrá usarse en México
Llenado de la solicitud de marca Parte frontal: Indicación de la marca de que se trata (marca, marca colectiva, aviso comercial, nombre comercial). (1-6) Datos del (o de los) solicitante(s). (7-12) Datos del (de los) apoderado (s) en caso de que el solicitante sea una persona moral (empresa); en este caso tendrá que acompañarse a la solicitud de registro con el mandato o la carta poder que acredite al apoderado como el legal representante de la sociedad. (13) Signo distintivo = denominación. En caso de que se trate de una marca mixta (denominación + logotipo o tipografía) escribir “denominación (y diseño)”. (14) Tipo de marca: clasificar la marca de que se trata. (15) Fecha de primer uso: en el supuesto de que la marca ya haya sido utilizada con antelación a la fecha de presentación de la solicitud de registro, deberá de indicarse en los recuadros correspondientes de la solicitud a fin de demostrar una fecha de mejor uso en caso de una oposición al registro de la denominación de que se trate.
Llenado de solicitud de Marca
(17) Clase: es necesario identificar la clase con base en la clasificación internacional de NIZA. (18) Productos/servicios: seleccionar los productos/servicios en los que la marca se va a utilizar. (20) Datos de ubicación del establecimiento en el que la marca está siendo o será utilizada/desplegada. (21) Los datos y figuras no reservables son aquellos que, en base a lo previsto por el artículo 90 de la LPI, no son susceptibles de registro y no pueden ser parte de la marca.
Llenado de solicitud de Marca Parte posterior: Comprobante de pago de tarifa, puede consultarse la tarifa actualizada en el portal de internet del Instituto www.impi.gob.mx) •
6 etiquetas de las marcas: únicamente para las marcas mixtas e innominadas. No tienen que estar impresas en papel autoadherible, solamente deben de estar recortadas con las medidas reglamentarias (10x10).
•
En caso de las marcas tridimensionales, deberán presentarse 6 impresiones fotográficas o dibujos.
•
En caso de que dos o más personas (físicas o morales) sean titulares de la marca, al momento de presentar la solicitud de registro, deberán de presentarse las reglas de uso de la marca de que se trate. El Instituto no exige una forma especial para la presentación de las reglas de uso, bastará con hacer una descripción clara y específica de las condiciones bajo las cuales los titulares podrán utilizar la marca sobre la cual comparten la propiedad.
•
Carta poder o mandato en la que consten las facultades del representante legal (en caso de que el titular de la marca sea una persona moral). Si es carta poder deberá de presentarse en original y tendrá que haber sido otorgada frente a dos testigos.
•
Fe de hechos (solo para Nombre Comercial). El Notario deberá de otorgar una fe de hechos mediante la cual declare que ha estado en el establecimiento comercial cuyo nombre se intenta registrar.
•
Documento de prioridad: en caso de que la marca ya haya sido registrada en otro país.
Leyendas de registro • Los productos, envases o embalajes que contengan productos que se identifican y distinguen mediante una marca registrada, o la documentación con la que se presten servicios identificados y distinguidos por una marca registrada, deberán ostentar la leyenda: – – –
“Marca registrada”; o Las siglas “M.R”; o El símbolo ®
• La omisión de esta leyenda no afecta la validez de los registros marcarios, pero priva a su titular del ejercicio de las acciones civiles y/o penales que le correspondan (Arts. 29, 131 y 229 LPI)
Acciones que concede la ley en materia de marcas •
Contra FALSIFICACION DE MARCA.
•
Contra imitación de marcas y nombres comerciales
•
Nulidad del registro
•
Extinción del registro
•
Contra usurpación del nombre comercial.
•
Cesación de efectos de publicación del nombre comercial
•
Acción genérica contra la "competencia desleal”. - Como protección a los titulares. - Como protección del publico .
Infracciones administrativas en materia de marcas (Art. 213 LPI)
•
Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta ley regula.
•
Poner en venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por marca registrada sin que lo estén. Si el registro ha caducado, ha sido anulado o cancelado se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o nulidad.
•
Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.
•
Usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o viceversa, siempre que operen en los mismos productos o servicios.
Infracciones administrativas en materia de marcas (Art. 213 LPI)
•
Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial o comercial o de servicios del mismo o similar giro.
•
Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas no registrables.
•
Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o comerciales, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño por hacer creer o suponer infundadamente: A) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero. B) Que se fabriquen o vendan productos o se presten servicios bajo especificaciones, licencia o autorización de un tercero.
Infracciones administrativas en materia de marcas (Art. 213 LPI)
•
Intentar o lograr desprestigiar los productos, servicios establecimiento de otro. No esta comprendida la comparación de productos o servicios que ampare las marca, para informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada.
•
Usar un nombre comercial o aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin consentimiento del titular.
•
Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, que hayan sido alterados.
•
Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, substituido o suprimido parcial o totalmente esta
Delitos en materia de marcas (Art. 223 LIM)
•
Reincidir en las infracciones administrativas, una vez que haya quedado firme la primera sanción administrativa impuesta.
•
Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial.
•
Estos delitos se perseguirán por querella (denuncia) de la parte
Bibliografía
• Ley de la Propiedad Industrial vigente en el país • Portal de Internet del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial www.impi.gob.mx