Libro Verde sobre la protección Jurídica del diseño industrial by CDE UV

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Bruselas, Junio 1991 11 I/F/5131/91-ES Orig. EN

LIBRO VERDE SOBRE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL

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Documento de trábalo de les servicios de la Comisión

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LIBRO VERDE DE LA COMISIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL

ÍNDICE

pág. INTRODUCCIÓN

RESUMEN

CAP ITULO 1

Introducción

CAP 1TULO

Antecedentes Jurídicos

CAP ITULO 3

La Comunidad y la protección de los diseños

CAP ITULO •4

Necesidades de la Industria en materia de protección de diseños Industriales

Diseño comunitario y condiciones de protección

El derecho sustantivo de los diseños comunitarios

La titularidad del diseño comunitario

CAP 1TULO

CAP ITULO § CAPITULO

CAP ITULO

El procedimiento de registro

108

El procedimiento ante los tribunales

122

Los diseños comunitarios y los diseños nacionales

134

El diseño comunitario y otras figuras Jurídicas de protección.

145

CAP ITULO 9 CAP ITULO 10

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CAP ITULQ 11

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INTRODUCCIÓN En los últimos años, la protección Jurídica del diseño Industrial se ha convertido en un tema de Importancia creciente. Los productos de diseño ocupan un lugar Importante en la economía. La protección de los diseños a escala nacional ha existido desde los Inicios de la Industrialización, pero las legislaciones nacionales suelen ser Insuficientes para satisfacer las necesidades de la Industria, al menos en dos aspectos. En primer lugar, sus efectos Jurídicos se limitan al territorio de un sólo Estado miembro (salvo en los países del Benelux, en los que se ha Introducido un sistema de protección regional); en segundo lugar, la protección del rasgo fundamental del diseño Industrial contemporáneo, que es la mejora de la funcionalidad de un producto a través de su diseño, es InsatIsfactorla. A menudo la protección se limita al aspecto exterior de un producto. El desarrollo del diseño constituye un Instrumento importante para que las empresas europeas compitan con las empresas de terceros países, cuyos costes de fabricación son más bajos. En muchos casos, es el diseño el que determina el éxito comercial de los productos, con lo que se consigue que las empresas europeas Inviertan en la creación de diseños. La falta de una protección Jurídica eficaz puede conducir a la apropiación Indebida de los diseños. En muchos casos, para reproducir productos de diseño no es necesario poseer unos conocimientos técnicos sobre los complejos procesos de fabricación. Por eso es Importante que se tomen las medidas adecuadas para Impedir el plagio de los productos de diseño. El diseño Industrial desempeña una función Importante en la Innovación y en el desarrollo de los productos y, en consecuencia, también en el desarrollo de nuevos sectores Industriales. La labor de los diseñadores de productos especiales para personas con mi ñusva I las ha sido determinante para el éxito de estos productos y para que se puedan adquirir a precios razonables. La Comunidad está muy Interesada en apoyar y, en la medida de lo posible, Intensificar esta evolución.

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No obstante, la protección de los diseños Industriales a escala nacional es muy diversa en cada Estado miembro en aspectos como los requisitos de protección y el alcance, contenido y duración de la misma. En once Estados miembros existe un sistema de protección basado en el registro. Existe también un sistema internacional de registro de aplicación limitada que se establece en el Acuerdo de la Haya (1925) sobre depósito Internacional de modelos y diseños, al que se han adherido 19 Estados (entre ellos 7 Estados comunitarios) y que no se aplica en algunos países Industrializados y en vías de Industrialización no comunitarios (por ejemplo, no se han adherido al convenio los Estados Unidos, Japón, Australia, Canadá, la República Sudafricana, Suecla o B r a s i l ) . Como consecuencia de la limitación del ámbito de aplicación, del procedimiento y de las tasas de registro, el número de depósitos Internacionales realizados al amparo del Acuerdo de la Haya es relativamente bajo: 4.000 depósitos anuales (en la antigua República Federal de Alemania se realizaban aproximadamente 15.000 depósitos anuales). En la práctica la protección de los diseños sigue realizándose a escala naclona I.

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La existencia de distintos mercados nacionales dentro de la Comunidad es Incompatible con la creación de las condiciones necesarias para la realización del mercado Interior. Es preciso crear un sistema de protección comunitaria con un único registro válido en todo el territorio de la Comunidad. La Introducción de un sistema de protección de los diseños en toda la Comunidad no va a ser una labor fácil. Por el contrario, es preciso resolver una serle de problemas Jurídicos muy complejos antes de legislar sobre la materia. Cuestiones como los requisitos de la protección, el alcance y el contenido de la misma, la coexistencia de los sistema de protección nacional con otros Instrumentos legales como la propiedad Intelectual, etc., son aspectos que han de ser estudiados con detenimiento antes de presentar al Consejo y al Parlamento Europeo propuestas legislativas completas. Por ello, la Comisión ha decidido publicar un Libro Verde como primer paso del proceso legislativo.

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El objetivo del Libro Verde es fomentar, en la medida de lo posible, las consultas sobre los rasgos fundamentales del futuro sistema de protección comunitario. La Comisión desea Iniciar un diálogo con todas las partes Interesadas y espera que los distintos grupos de interés le expongan sus observaciones sobre las Ideas contenidas en el Libro Verde.

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LIBRO VERDE DE LA COMISIÓN SOBRE DISEÑO INDUSTRIAL RESUMEN El mercado único comunitario sólo se hará realidad para el sector europeo del diseño cuando desaparezcan los efectos y limitaciones territoriales de las legislaciones nacionales sobre propiedad Intelectual y sean sustituidos por una legislación de alcance comunitario. En la actualidad, las empresas europeas que quieren proteger sus diseños frente a las reproducciones tienen que presentar solicitudes de protección en los distintos países, tener presente la distinta duración de la protección en cada país y pagar las tasas de registro y de renovación en distintos momentos y en monedas diferentes, y aún asi puede resultarles Imposible obtener protección Jurídica en todo el territorio de la Comunidad, por encontrarse dicho territorio dividido en muchas Jurisdicciones diferentes. La diversidad de las legislaciones sobre propiedad Intelectual constituye un obstáculo para la libre circulación de mercancías. Por otra parte, esas normas tal vez sigan Impidiendo la libre circulación de mercancías después del 1 de enero de 1993, salvo que sean derogadas por una normativa comunitaria o mediante la armonización de las legislaciones nacionales en virtud del articulo 36 del Tratado CEE. De ahí que se precisen medidas comunitarias para crear las condiciones necesarias para un mercado único de los productos de diseño. Obletlvos del Libro Verde El principal objetivo de este Libro Verde es servir de base para la celebración generalizada de consultas entre todos los colectivos Interesados acerca de la futura protección Jurídica de los diseños Industriales (modelos y d i s e ñ o s ) . Se pretende aclarar las cuestiones Jurídicas planteadas para analizar los obstáculos existentes en las distintas legislaciones nacionales, poniendo de relieve por otra parte las ventajas de las soluciones comunitarias que se proponen. Este documento no pretende ser un estudio de derecho comparado; sencillamente expone de forma detallada las posibles soluciones a los problemas que se analizan y va acompañado de anteproyectos de las posibles propuestas legislativas. Tras la celebración de consultas con los colectivos Interesados, la Comisión podrá presentar las propuestas pertinentes al Consejo y al Parlamento Europeo. Contenido del Libro Verde

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El Libro Verde consta de cuatro partes. Los capítulos 1 a 3 contienen una introducción general y exponen los antecedentes Jurídicos y el interés especifico de la Comunidad en una legislación sobre los diseños. En estos capítulos se explica por qué la Comisión considera necesaria la Implantación de un diseño comunitario mediante reglamento.

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El capitulo 4 constituye la segunda parte, en la que se examinan las principales opciones del futuro sistema de protección de los diseños a escala comunitaria, y sobre todo, si el sistema debe basarse en el registro o si se debe conceder la protección de forma automática. La tercera parte del Libro Verde, formada por los capítulos 5 a 9, contiene las disposiciones de derecho sustantivo por las que se regirá el diseño comunitario (capítulos 5 a 7 ) , el registro (capitulo 8) y el procedimiento (capitulo 9 ) . Estas disposiciones siguen el modelo de la marca comunitaria y son objeto de una breve explicación. La cuarta y última parte es la formada por los capítulos 10 y 11. En ellos se estudia la relación entre la futura protección del diseño comunitario y las legislaciones nacionales vigentes sobre protección especifica de los diseños (capitulo 10) y con otros Instrumentos de protección, sobre todo las legislaciones nacionales sobre propiedad Intelectual (capitulo 1 1 ) . Conclusiones del Libro Verde Las principales conclusiones del Libro Verde en consultas se pueden resumir como sigue:

las que se basarán

las

(I)

Ha de Introduclse una protección de los diseños de alcance comunitario ("diseño comunitario") a través de un reglamento. El objetivo es proteger los "diseños", definidos como las características bidImenslona les o tridimensionales de la apariencia de un producto que pueden ser percibidas por los sentidos humanos. No se aplica ningún otro criterio estético, pero se exige que la apariencia no obedezca únicamente al dictado de la función técnica del producto.

(II)

El diseño comunitario se basa fundamentalmente en el registro. La duración de la protección que se propone es de cinco años, con la posibilidad de renovarla hasta un máximo de veinticinco años.

(III) Los requisitos para obtener la protección son que el diseño se distinga de los diseños conocidos por los circuios especializados del sector correspondiente dentro de la Comunidad, y que sea distinto de cualquier otro diseño conocido en dichos circuios por la impresión general que cause en el público. La protección se concede sin que se realice un examen previo al registro del cumplimiento de estos requisitos. El diseño comunitario conferirá a su titular el derecho exclusivo a Impedir que terceros no autorizados por él fabriquen, ofrezcan, comercialicen o empleen un producto al que se haya aplicado el mismo diseño o uno sustanclaImente similar.

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En algunos sectores industriales se crea un gran número de diseños con Intervalos muy breves. De todos ellos, tan sólo algunos son objeto de explotación comercial. En la situación actual, no es posible por lo general probar el valor comercial de un diseño en el mercado antes de proceder a su registro, pues puede perder su carácter novedoso. Además, el diseño carecerá de protección si se prueba antes de obtener protección mediante su registro. Para evitar esta situación, se ha propuesto conceder

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protección a corto plazo a los diseños no registrados ("diseño comunitario no registrado"). La Comisión sugiere que esta protección dure tres años desde que se haga público el diseño. Para que se pueda llevar a cabo el registro después de la divulgación de un diseño, se establece un periodo de gracia de 12 meses contados a partir de la fecha de divulgación. Durante este periodo de gracia, el diseño no pierde su carácter distintivo por el hecho de ser conocido, y se puede solicitar su registro. El diseño comunitario no registrado debe conferir a su titular los mismos derechos que el diseño comunitario registrado, con la salvedad de que el derecho exclusivo se limitará a la protección contra las coplas del diseño. De este modo, los diseños idénticos o sustanciaImente similares que hayan sido creados por separado no Infringirán el derecho sobre el diseño, sino que podrán acogerse a protección por derecho propio. Los derechos exclusivos conferidos por el diseño comunitario deben limitarse en dos aspectos. Asi, no se protegen los Interfaces, definidos como las características de la apariencia de un producto que deben necesariamente reproducirse en su forma y dimensiones exactas a fin de que el producto al que se aplica el diseño pueda ser montado o conectado con otro producto. Por otra parte, los derechos conferidos por el diseño comunitario no conceden protección frente a los actos realizados con fines personales, no comerciales o experimentales ni frente a la reproducción del diseño con fines docentes. El procedimiento de registro debe ser tan rápido y barato como sea posible. Se podrían minimizar los costes para los usuarios del sistema mediante la protección con un solo registro de un máximo de 100 diseños relacionados. Se ha propuesto también el aplazamiento de la publicación del registro, no sólo por las ventajas que puede representar la protección complementarla frente a las reproducciones que supone un depósito secreto, sino también como forma de reducir costes, prescindiendo provisionalmente de la elaboración y publicación de una representación gráfica del diseño. El diseño comunitario no puede provocar la desaparición, de un día para otro, de las legislaciones nacionales sobre protección de diseños, que deberán coexistir durante algún tiempo con el futuro sistema comunitario. Por eso es preciso armonizar los rasgos fundamentales de estas legislaciones, mediante una directiva, para adaptarlos al futuro diseño común Itarlo.

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En la mayor parte de los Estados miembros se puede acumular la protección al amparo de la legislación especifica sobre protección de los diseños con una posible protección al amparo de la legislación sobre defensa de la competencia y sobre propiedad Intelectual. Se da también el caso de un Estado miembro en el que el registro de un diseño Implica que no se puede ya obtener protección como propiedad Intelectual. En ese mismo Estado, se supedita la aplicación de la protección de la propiedad Intelectual a que el diseño sea separable del producto al que se aplica. Por e l l o , se propone que desaparezca esta limitación y que se Imponga la acumulación de la protección como propiedad Intelectual, con arreglo a las condiciones establecidas en las legislaciones sobre propiedad intelectual de los Estados miembros. En el marco de esta Iniciativa sobre los diseños no se va a llevar a cabo ningún Intento de armonizar las condiciones de la protección al amparo de las legislaciones sobre propiedad Intelectual.

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Fases ulterlores La Comisión dará amplia difusión a este Libro Verde. Las partes Interesadas quedan Invitadas a presentar sus comentarlos en los 6 meses siguientes a su publicación. SI procede, la Dirección General del Mercado Interior y de Asuntos Industriales organizará una reunión para que los diversos grupos de Interés discutan directamente los temas clave a fin de encontrar una solución equilibrada a los problemas existentes. A la luz de los comentarlos recibidos y del resultado de la reunión, la Comisión decidirá el curso a seguir en su actuación y presentará las propuestas oportunas. Las observaciones sobre el presente Libro Verde deberán enviarse al Director General de Mercado Interior y Asuntos Industriales, Rond Polnt Schuman 6, 1040 Bruselas. Debe Indicarse si el remitente estarla Interesado en participar en una eventual reunión. o

telefax

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Pueden solicitarse coplas del Libro Verde mediante carta dIrIgIdos a: Unidad I I I.F.3, Dirección General de Mercado Interior y de Asuntos Industriales Comisión de las Comunidades Europeas Avenue de Nervlen 9, B - 1040 Bruselas Teléfono: 32/2/2351861 Telefax: 32/2/2359331 ó 32/2/2350992

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CAPITULO 1 Introducción 1.1. El Interés mostrado por la Comunidad por la protección Jurídica del diseño Industrial se remonta a los propios orígenes de aquélla. En 1959, consciente de los problemas que los derechos de propiedad Industrial podían plantear al buen funcionamiento del mercado común, la Comisión se dirigió a los ministros de los seis Estados miembros originales competentes en este ámbito para que constituyeran tres grupos de trabajo encargados de los sectores de las patentes, las marcas y el diseño, respectivamente. Los dos primeros, presididos respectivamente por los Srs. Haertel (Alemania) y De Haan (Países Bajos), presentaron en breve plazo sugerencias concretas para la creación de las figuras de patente y marca comunitarias. Los anteproyectos de convenio por ambos redactados constituyeron la base para lo que en el futuro Iba a convertirse en el Convenio Europeo de Patentes de 1973 y el Acuerdo sobre Patentes Comunitarias de 1989, por un lado, y la propuesta de Reglamento del Consejo sobre la Marca Comunitaria, por otro. 1.2. Menos fructíferos fueron los resultados del Grupo de Trabajo sobre Diseño Industrial, presidido por el Sr. Rosclonl (Italia). El Informe 2 elaborado en 1962 señalaba que las diferencias existentes en las legislaciones nacionales eran de tal calibre que resultaba por completo Inútil Intentar su armonización. No obstante, en el Informe se sugería que tal vez fuera viable la adopción de legislación comunitaria propia en materia de diseño Industrial que se situarla Junto a la de carácter naclona I.

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1.3. Por razones de diversa índole, sobre todo la prioridad concedida en los primeros años de la Comunidad a las patentes y marcas, la Idea de adoptar una normativa comunitaria propia sobre diseño industrial no fue seguida de Iniciativas especificas. Con todo, la Comisión fue reiterando ocasionalmente su preocupación por los problemas derivados de las discrepancias legislativas en materia de diseño Industrial y sólo la existencia de otras prioridades le Impidió tomar la iniciativa en este ámbIto.

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1.4. La Importancia del d i s e ñ o industrial, que ha Ido a u m e n t a n d o n o t a b l e m e n t e en la última década en su c a l i d a d de e l e m e n t o esencial para la c o m e r c i a l i z a c i ó n de los b i e n e s de c o n s u m o , y de su pertinente p r o t e c c i ó n J u r í d i c a suscita cada vez m á s la a t e n c i ó n de los c i r c u i o s Interesados de los p a í s e s I n d u s t r i a l i z a d o s , sobre t o d o , de los e u r o p e o s . 1.5. En un p r i n c i p i o , la c u e s t i ó n m á s d e s t a c a d a era el problema de los p r o d u c t o s f a l s i f i c a d o s p r o c e d e n t e s de t e r c e r o s p a í s e s . Empresas s i t u a d a s en d i c h o s p a í s e s , en los que a p e n a s e x i s t í a o surtía e f e c t o s la p r o t e c c i ó n legal de los d e r e c h o s de p r o p i e d a d I n d u s t r i a l , c o p i a b a n s i s t e m á t i c a m e n t e p r o d u c t o s f a b r i c a d o s en Europa de g r a n c a l i d a d Industrial o valor e s t é t i c o y los v e n d í a n a precios m á s b a j o s . Ello era p o s i b l e no sólo por factores m e r a m e n t e e c o n ó m i c o s , como u n o s m e n o r e s c o s t e s de m a n o de obra, sino porque los f a l s i f i c a d o r e s se a p r o p i a b a n Indebidamente de las inversiones I n t e l e c t u a l e s , a r t í s t i c a s , e c o n ó m i c a s y c o m e r c i a l e s de los fabricantes de los p r o d u c t o s o r i g i n a l e s . Sin c o m p e t e n c i a para actuar fuera del territorio c o m u n i t a r i o , la C o m u n i d a d tenia que limitarse a adoptar m e d i d a s para Impedir la e n t r a d a de tales p r o d u c t o s en el m i s m o . A s i , en diciembre de 1986 se a p r o b ó un primer R e g l a m e n t o del C o n s e j o r e l a t i v o a la falsificación de m a r c a s ^ . 1.6. Sin e m b a r g o , el problema de los p r o d u c t o s f a l s i f i c a d o s no se limita tan s ó l o a los p r o d u c t o s f a b r i c a d o s fuera de la C o m u n i d a d . Existe también la n e c e s i d a d de establecer una p r o t e c c i ó n c o n t r a las coplas realizadas en el m i s m o país en el que se fabrica el original o en o t r o s países de la C E E . En el p a s a d o , la necesidad de una mayor p r o t e c c i ó n Jurídica dio lugar a la p r o m u l g a c i ó n de n o r m a s de carácter nacional (Dinamarca, 1970; B e n e l u x , 1 9 7 5 ) o a reformas s u s t a n c i a l e s de la legislación vigente (sobre todo, en el R e i n o U n i d o en 1968 y 1988 y en A l e m a n i a en 1 9 8 8 ) . Estas nuevas n o r m a s o r e f o r m a s legislativas han Ido p r e c e d i d a s de un e s t u d i o amplio y d e t e n i d o de todas las facetas de la cuestión por parte de las a u t o r i d a d e s de los p a í s e s a f e c t a d o s , previa consulta con r e p r e s e n t a n t e s de los circuios Interesados ( f a b r i c a n t e s , autores de d i s e ñ o s , c o n s u m i d o r e s ) y a c a d é m i c o s . 1.7.

El problema de la p r o t e c c i ó n de á m b i t o c o m u n i t a r i o ha sido también el

c e n t r o de n u m e r o s a s reuniones y s i m p o s i o s I n t e r n a c i o n a l e s a los que se hará

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r e f e r e n c i a en el a p a r t a d o 1.10.3.

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1.8. En tres distintas o c a s i o n e s , se ha requerido al Tribunal de Justicia para que resolviera determinadas cuestiones de derecho comunitario que Incidían en el ámbito de la protección del diseño Industrial (Keurkoop en 1 9 8 2 ^ , R e n a u l t 4 y V o l v o ^ en 1 9 8 8 ) . En los tres casos, el Tribunal c o n f i r m ó la eficacia de las normas nacionales, que no estaban armonizadas a nivel comunitario, con las c o n s e c u e n c i a s que se derivaban de ello para la libre circulación de m e r c a n c í a s . La Jurisprudencia sentada es asimismo Interesante desde el punto de vista de la aplicación de las normas c o m u n i t a r i a s de competencia sobre los derechos exclusivos nacidos de la p r o t e c c i ó n del diseño Industrial. 1.9. NI en el "Libro verde sobre derechos de propiedad Industrial y el reto de la tecnología"^ ni en el "Libro Blanco sobre la plena realización del mercado Interior" 7 de la Comisión se trató el tema de la protección Jurídica del diseño Industrial, por lo que en este Libro Verde se pretende abordar el tema y formular propuestas al respecto. 1.10. El presente "Libro Verde colmar esta laguna.

sobre

diseño

Industrial" se

propone

1.10.1. El objetivo de este documento es exponer los problemas derivados de las discrepancias legislativas existentes en la CEE para el buen f u n c i o n a m i e n t o del mercado común y analizar los diversos medios y formas para resolver estas d i f i c u l t a d e s . 1.10.2. Tras haberse enumerado las causas que sustentan la preocupación de la Comisión en cuanto al posible efecto de la actual situación sobre el buen funcionamiento del m e r c a d o Interior, en el presente Libro Verde se p r e s e n t a r á una posible s o l u c i ó n , que se basa en dos principios fundamenta les: - la creación de un derecho comunitario unitario, el diseño comunitario, v á l i d o en toda la Comunidad y regido por la normativa comunitaria;

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- una armonización limitada de los principales rasgos de derecho sustantivo que rigen la protección especifica de los diseños en los Estados mlembros.

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1.10.3. Esta solución se ha expuesto en profundidad en dos proyectos de propuesta de reglamento y de directiva que constituyen los anexos 1 y 2 al presente Libro Verde. Para la elaboración de estos documentos, la Comisión ha recurrido a trabajos ya realizados en el plano Internacional. En los últimos años, se han celebrado diversos simposios internacionales dedicados a la problemática de la protección de los diseños. La Comisión estuvo representada en el simposio celebrado en Junio de 1988 en Grenoble y o r g a n i z a d o por el Centre Universltaire d'Enselgnement et de Recherche en Proprlété Industrlelle (CUERPI) y la Associatlon pour le Développement de I'EnseIgnement et de la Recherche en matiére de Proprlété Inte IlectueI le (ADERPI)8, en las reuniones celebradas en Trevlso en octubre de 1988 bajo los auspicios de la Camera di commerclo, Industria, artlglanato ed a g r i c u l t u r a ^ y en el simposio organizado en Ambolse en octubre de 1990 por la World Intellectual Property Organlzatlon y el Institut Natlonale de la Proprlétó Industrlelle f r a n c é s 1 0 . Sin olvidar que el Max Planck Instituto for Forelgn and International Patent, Copyright and Competltlon Law elaboró por propia Iniciativa un proyecto de reglamento sobre el diseño comunitario, que en Julio de 1990 se sometió para su estudio a un grupo de expertos de diversos Estados europeos. Dichos expertos, entre los que se contaban algunos de la Comisión, llegaron a la conclusión de que los principios expuestos en el borrador de reglamento podían constituir la base de futuros trabajos de la C o m u n i d a d 1 1 . La Comisión desea agradecer en particular al Max Planck Instituto la realización de este valioso trabajo p r e l i m i n a r , que ha servido de punto de partida para la elaboración del presente Libro Verde. La Comisión desea recibir comentarios sobre las propuestas contenidas en este Libro Verde. Sin embargo, es Importante que se tengan presentes las dificultades políticas que suscitarían otras soluciones más ambiciosas que exigiesen una plena armonización de la protección Jurídica de los diseños, en caso de que tratasen de aplicarse buscando al mismo tiempo una solución unitaria en materia de protección especifica. La Comisión no ha decidido aún definitivamente cuál es la solución que debe adoptarse.

Muchos

pormenores

propuesta

merecen

examen

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profundidad para determinar su posible validez o eficacia. De hecho* en el

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propio documento se apuntan soluciones alternativas, cuando ello procede. El objetivo de este Libro Verde es estimular el Intercambio de opiniones y pareceres en este campo antes de que la Comisión adopte su decisión definitiva en la propuesta que presente formalmente al Consejo. 1.10.4. La Comisión confia en que el Libro Verde suscitará comentarlos procedentes de los diversos colectivos Interesados. La Comisión organizará una reunión para que los diversos grupos de Interés discutan sus distintas posturas

fin

hallar

una

solución

equilibrada

los

problemas

existentes.

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Es de esperar que las propuestas lleguen rápidamente al Consejo y al Parlamento Europeo con objeto de que los pertinentes textos legislativos sean aprobados en el marco de la realización del mercado Interior.

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2143/IV/62, de 17 de diciembre de 1962.

Reglamento del Consejo el

que

establece

(CEE) na 3842, de 1 de diciembre de 1986, por la

prohibiciรณn

comercializar

productos

falsificados. D.O. no. L 357/1, de 18 de diciembre de 1986.

(1982) RTJ 2853

(1988) RTJ 6039

(1988) RTJ 6211

COM (88) 172 final

COM (85) 310 final

El CUERPI publicรณ en 1984 un Informe sobre el simposio.

9 El organizador publicรณ en 1990 una memoria sobre el simposio.

La OMPI publicarรก en 1991 un Informe sobre el simposio de Ambolse.

anteproyecto

fue publicado en alemรกn en GRUR

International, no. 8,

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1990.

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CAPITULO 2 Antecedentes lurldlcos

2.1. El aspecto externo los productos 2.1.1. El presente Libro Verde se ocupa de la protección Jurídica del aspecto externo -la apariencia- de los productos. Se trata del concepto más a m p l i o posible que puede aplicarse sin recurrir a términos Jurídicos que, con frecuencia* difieren en cuanto a significado y alcance entre los d i v e r s o s ordenamientos jurídicos e Incluso Idiomas. 2 . 1 . 2 . El presente documento trata del valor económico atribuido a la apariencia de los productos pues el aspecto externo de un producto reviste una considerable Importancia económica. En cuanto parece rentable copiar la a p a r i e n c i a , se plantea el problema de si procede dictar normas para la p r o t e c c i ó n de ese valor y, en caso afirmativo, cuál ha de ser su alcance y en qué condiciones ha de hacerse. Todos los ordenamientos jurídicos de los doce Estados miembros dan su propia respuesta a este problema. En todos e l l o s , la cuestión es muy compleja, pues los instrumentos al alcance de los fabricantes son muy diversos y reflejan los diferentes intereses c o m e r c i a l e s y económicos de cada uno de e l l o s . En tales condiciones, no p a r e c e sorprendente que el panorama difiera enormemente entre un país y o t r o , aun c u a n d o , a nivel puramente nacional, la posibilidad de acumular d i v e r s o s Instrumentos legales en los diversos Estados miembros permita obtener un grado satisfactorio de protección. 2.1.3.

En el capitulo 3 del presente Libro Verde se efectúa un a n á l i s i s de

las consecuencias de esta situación para el

funcionamiento del

mercado

Interior, que debe haberse completado el 1 de enero de 1993, conforme al Acta

Única

Europea.

obstante,

para

una

mejor

comprensión

los

p r o b l e m a s es preciso exponer con cierto detenimiento los antecedentes, esto

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e s , la protección Jurídica existente en los Estados miembros de la C E E .

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2.2. Las

diversas

formas

protección

del

aspecto

externo

los

productos. 2.2.1. El panorama que surge de los diversos ordenamientos nacionales pone de m a n i f i e s t o que los Instrumentos Jurídicos utilizados para la protección de los diseños parten de premisas muy diversas y dan mayor peso a distintos factores. Entre las principales consideraciones que deben citarse están las sIgulentes: a) el deseo de fomentar las Inversiones en la creación de diseños como factor de política Industrial; b) la necesidad de proteger la creatividad de los autores de diseños en el campo del diseño Industrial; c) la necesidad de evitar toda confusión entre los consumidores en cuanto al origen de productos de aspecto similar o Idéntico; d) el diseño como aportación significativa a la Innovación técnica; e ) el respeto al principio de seguridad en el comercio. 2.2.2. En primer lugar, debe recordarse que hay dos tipos de Instrumento Jurídico a los que el fabricante puede recurrir de forma alternativa o acumulativa para proteger su diseño: la protección derivada del registro del m i s m o conforme a la pertinente legislación de tutela de diseños y los d i v e r s o s tipos de protección establecidos para proteger una amplia gama de Intereses Jurídicos, sobre todo los derechos de propiedad Intelectual y, en segundo lugar, la protección resultante de la aplicación de las normas contra la competencia desleal, de las normativa sobre marcas comerciales y los derechos sobre patentes y modelos de utilidad.

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2.2.3. La Interacción entre los mecanismos específicos y los demás s i s t e m a s de protección produce en la mayoría de Estados miembros una situación que, a nivel nacional, no deja a la Industria enteramente expuesta al riesgo de reproducción no autorizada, como a veces se aduce. La proporción aplicada de los diversos factores que componen el mecanismo de protección difiere entre los distintos países, pero no parece posible afirmar que actualmente exista un problema grave en cuanto a la protección

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de los diseños a nivel nacional. Con todo, esta visión optimista está menos Justificada en algunos Estados miembros. La legislación española y portuguesa al respecto precisa una considerable actualización. En Italia se alzan voces de protesta contra la prohibición de acumular los derechos específicos de protección de diseños y los derechos de autor y en Grecia aún no existen normas que prevean una protección especifica de los diseños. 2.3. La protección especifica del "diseño Industrial" 2.3.1. Once de los doce Estados que componen la Comunidad han adoptado normas especificas de protección del diseño Industrial. Grecia es el único país que carece de este tipo de Instrumento Jurídico, pero parece existir una clara Intención de promulgar normas en el futuro próximo y con carácter prioritario en el marco de la política oficial relativa a la propiedad Industrial e Intelectual. 2.3.2 Las características de la protección especifica ofrecida en los once Estados miembros están muy lejos de ser uniformes. La única excepción es la de los tres países del Benelux, que han adoptado una ley uniforme sobre diseños y modelos, lo que deja a la Comunidad con nueve regímenes legales distintos relativos a esta forma concreta de protección.

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2.3.3. Hay, sin embargo, un factor común a estos regímenes: todos ellos establecen un mecanismo de Inscripción del diseño en un registro público. Este factor, característico de la normativa sobre patentes, responde a un principio del derecho de patentes que ha prevalecido en la mayoría de países debido a la forma en que se crearon los primeros mecanismos de protección. El sistema de registro fue la respuesta napoleónica a las peticiones de protección de los fabricantes de Lyon frente a quienes copiaban los dibujos de sus tapices. Prescindiendo del hecho de que, en la resolución del problema de la protección de diseños, Francia es probablemente el país del mundo más volcado hacia la normativa de patentes, la mayoría de países europeos ha seguido e Incluso reforzado este planteamiento; en Portugal, su aplicación casi Incita a hablar de un "planteamiento de marca". La gran ventaja del sistema es que ofrece a los usuarios y sus competidores un alto grado de seguridad Jurídica, pero su gran Inconveniente es que lleva consigo un procedimiento de depósito del diseño ante el registro a veces muy gravoso.

- 17 -

2.3.4. Debe señalarse que esa seguridad Jurídica objetivo del nacimiento de este sistema no deja de ser, en buena medida, una entelequla. La Inscripción de un diseño en el registro no ofrece garantía alguna de que la protección sea válida. Ello suele deberse a que no hay procedimiento de examen de fondo o de forma anterior al registro. Y cuando se lleva a cabo tal examen, las condiciones en que se realiza llevan consigo un grado de seguridad sobre la validez que no puede compararse con el que se obtiene con respecto al registro de una marca o patente. 2.3.5.

Aparte del registro, resultarla difícil hallar otros factores que

puedan

considerarse

comunes

los nueve

sistemas

a que antes se

hizo

referencia. Los requisitos formales y procesales difieren sobremanera entre si: - conforme a determinadas n o r m a t i v a s , existen posibilidades de depósito m ú l t i p l e , prohibido o autorizado en otras en condiciones muy rigurosas; - algunas oficinas nacionales efectúan una Investigación preliminar sobre el requisito de novedad, a veces acompañada de un procedimiento de o p o s i c i ó n ; otras pasan directamente a Inscribir la solicitud en el registro, dejando a los tribunales la tarea de determinar su validez-, - en aquellos sistemas en los que existe examen preliminar, las causas de desestimación del registro sólo pueden ser aducidas de oficio por la oficina o a Instancia de un Interesado, o de ambas formas. 2.3.6.

Sin

embargo,

aún

más

Importante

destacar

hasta

qué

punto

discrepan estos nueve regímenes en cuestiones de derecho sustantivo.

cde.uv.es

2.3.7. Para la obtención de la protección, suele requerirse un elemento de "novedad", a veces Junto a o t r o de "originalidad". Las normativas nacionales supeditan la protección del diseño al hecho de que sea "nuevo", lo que podría constituir un segundo factor común a los nueve países. Sin embargo* un análisis detenido pone de manifiesto que ello no es asi. En la abrumadora mayoría de ellos, se exige una novedad "objetiva", pero la normativa de algunos (Francia y cierta tendencia Jurisprudencial española) parten de un planteamiento "subjetivo" que aproxima enormemente el concepto de "novedad" al de "originalidad". Los ordenamientos basados en la "novedad o b j e t i v a " difieren a su vez entre si en cuanto a los matices de tal concepto. Existen limitaciones espaciales (el diseño debe ser nuevo en el

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Estado o Estados afectados: Irlanda, Reino Unido y Benelux) o temporales (el diseño de considera de facto nuevo si no se ha utilizado o concedido protección a una forma idéntica desde un momento concreto en el tiempo: Dinamarca y P o r t u g a l ) . En la legislación del Benelux y la práctica reglstral alemana, se Introduce un nuevo matiz de gran interés: el diseño no se tiene por nuevo si es conocido entre los circuios especializados del sector nacional de que se trate. Según la práctica alemana, ello Incluye las formas difundidas en el e x t r a n j e r o , en países o lugares (exposiciones y f e r i a s ) en los que cabe esperar que los expertos nacionales presten atención a las novedades del m e r c a d o .

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2 . 3 . 8 . Como se Indicó a n t e r i o r m e n t e , diversas normativas exigen, amén de la novedad, un nuevo requisito: para obtener la protección no basta que el d i s e ñ o sea nuevo, también ha de ser "original" (Reino Unido e Irlanda) o poseer "physlonomle propre" (Francia) o conferir al producto un "ornato e s p e c i a l " ( I t a l i a ) . La ley alemana exige "E IgentümlIchkelt", lo que lleva también consigo un requisito de creatividad por parte del autor del diseño. Este requisito, que aparece bajo distintas denominaciones, es la piedra de toque en que se basan los o r d e n a m i e n t o s para responder a la siguiente p r e g u n t a : ¿Cuándo deja un diseño que sólo se distingue de otro anterior en a l g u n o s detalles de constituir una Imitación para pasar a ser uno "nuevo"? En los ordenamientos que exigen tan sólo el requisito de novedad se plantea también la misma cuestión. Las autoridades del Benelux responden interpretando el criterio de novedad como si contuviera un elemento de o r i g i n a l i d a d . En la práctica reglstral danesa, las diferencias de menor entidad respecto de diseños registrados anteriores no Impiden la Inscripción en el registro, pese al tenor literal de la ley, que exige "diferencias significativas". La legislación española y la portuguesa tratan de trazar una linea de demarcación al establecer que sólo existe novedad cuando las diferencias superan un nivel concreto, con lo que se introduce la necesidad de distinguir entre dos diseños, para evitar una p o s i b l e confusión entre el público. De lo expuesto hasta ahora cabe concluir que ambos regímenes legales exigen para proteger a un diseño que posea un "carácter distintivo" frente a otros ya conocidos. El quid de la cuestión es cómo calibrar la diferencia entre una modificación significativa y otra no significativa con respecto a un diseño anterior.

- 19 -

Los c r i t e r i o s aplicados para trazar esta linea de demarcación no son u n i f o r m e s : en ocasiones son muy rígidos y en otras muy vagos y, en todo c a s o , resulta difícil detectar una o r i e n t a c i ó n clara en la Jurisprudencia de los diversos países. 2.3.9. La naturaleza de los derechos d e r i v a d o s del registro d i f i e r e también entre los diversos o r d e n a m i e n t o s . En la gran mayoría de p a í s e s , el d i s e ñ o registrado confiere a su titular un derecho exclusivo semejante al de una patente, eficaz frente a cualquier persona que, sin autorización del t i t u l a r , realice actos de carácter comercial relativos a los productos que lleven Incorporado tal diseño. C a r e c e de trascendencia que el Infractor c o n o c i e r a o no la existencia del derecho. En otros ordenamientos (Francia, A l e m a n i a ) , el diseño confiere derechos e x c l u s i v o s frente a cualesquiera actos de copla o Imitación. Como consecuencia del Influjo ejercido en ellos por el planteamiento basado en la propiedad Intelectual, se tienen en cuenta elementos subjetivos: el infractor debía saber que estaba Infringiendo un derecho o al menos actuar con negligencia. 2 . 3 . 1 0 . El plazo de protección tampoco es u n i f o r m e , aunque en los ú l t i m o s años debe destacarse una clara tendencia hacia la ampliación del m i s m o . El plazo m á x i m o de protección de un diseño registrado en la CEE suele ser de 15 a ñ o s (Benelux, Dinamarca, Irlanda e I t a l i a ) ; en España el plazo es de 10, en el Reino Unido hasta 25 años y en Francia de 5 0 . En Portugal e x i s t e la posibilidad de prorrogar Indefinidamente el plazo Inicial, que es de 5 años.

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2 . 3 . 1 1 . Hay muchos otros aspectos de las legislaciones nacionales que p r e s e n t a n notables diferencias. En los capítulos siguientes haremos referencia a algunas de ellas para fundamentar las propuestas de la C o m i s i ó n . Con todo, dada su Importancia conviene en este momento enumerar al m e n o s las tres materias s i g u i e n t e s : los efectos sobre el requisito de "novedad" de la divulgación del diseño por parte de su autor; la p o s i b i l i d a d de mantener en secreto un diseño depositado y la posibilidad de "acumular" la protección conferida por el registro con otras formas de protección.

- 20 -

2 . 3 . 1 2 . Por último, debe s e ñ a l a r s e que, en 1 9 8 8 , el Reino Unido c r e ó un n u e v o Instrumento, el diseño no r e g i s t r a d o , que en principio coexiste con el registrado y que tiene a s i m i s m o por o b j e t o ofrecer una p r o t e c c i ó n especifica a los rasgos t r i d i m e n s i o n a l e s de los p r o d u c t o s Industriales con a r r e g l o a un planteamiento b a s a d o en la propiedad Intelectual, e s t o e s , sin Imponer trámite alguno al titular. Se trata de un hecho de Indudable Interés, ya es la primera vez que se Introduce en Europa una forma de p r o t e c c i ó n de diseños de tales c a r a c t e r í s t i c a s al margen de la a p l i c a c i ó n de las normas generales de propiedad Intelectual. 2.4. Protección al amparo de la propiedad

Intelectual

2 . 4 . 1 . Todos los Estados m i e m b r o s son s i g n a t a r i o s del C o n v e n i o de B e r n a 1 que confiere una amplia p r o t e c c i ó n a las "obras de artes a p l i c a d a s y m o d e l o s y diseños Industriales". Las o b r a s m e n c i o n a d a s pueden p r o t e g e r s e al amparo de la normativa de propiedad Intelectual, conforme una legislación especifica o de ambas formas (art. 2 . 7 ) . La falta de d e f i n i c i o n e s y el solapamlento del concepto de "obras de artes a p l i c a d a s " con el de d i s e ñ o permiten al titular de un d i s e ñ o registrado obtener protección Invocando d e r e c h o s de autor sobre el m i s m o diseño. Esta posibilidad de " a c u m u l a c i ó n " existe en diez Estados m i e m b r o s , aun cuando las c o n d i c i o n e s de e j e r c i c i o sean muy distintas entre si. La situación es d i f e r e n t e en Grecia e Italia.

cde.uv.es

2 . 4 . 2 . En Francia es donde se aplica de forma m á s plena el p r i n c i p i o de "acumulación", pues el alcance de la protección brindada por los d e r e c h o s de propiedad Intelectual y la protección e s p e c i f i c a es idéntico. Dado que en Francia, conforme a la teoría de "unidad de a r t e " , el diseño r e g i s t r a d o desempeña sobre todo una función probatoria del d e r e c h o Inmaterial d e r i v a d o del acto de creación, la protección de la propiedad Intelectual se o f r e c e aunque no se haya efectuado Inscripción en el registro o el titular haya r e n u n c i a d o a su diseño r e g i s t r a d o . Por c o n s i g u i e n t e , la p r o p i e d a d Intelectual es en Francia el e l e m e n t o central y la protección e s p e c i f i c a desempeña un papel s u b o r d i n a d o , aunque se hace uso de ella en cierta medIda.

- 21 -

2.4.3. Conforme a su tenor literal, la normativa del Benelux debía en principio ser más restrictiva en cuanto a la "acumulación"; sólo los diseños que presentaran un "marcado carácter artístico" podían acogerse a la protección de la propiedad Intelectual. No obstante, la J u r i s p r u d e n c i a 2 ha Interpretado en sentido tan amplio este requisito que, a efectos prácticos, resulta difícil distinguir entre este modelo y el francés. 2.4.4. Muy diferente es la consideración del principio de "acumulación" en Alemania, España y Portugal. En estos países, el beneficio de la protección de la propiedad Intelectual se circunscribe a los diseños que presenten un mérito artístico particularmente elevado, muy superior al "grado de originalidad" que dicha normativa exige para la protección de las "bellas artes". La Interpretación del criterio se deja a los jueces, que pueden recabar el consejo de expertos. La Jurisprudencia revela un planteamiento más bien restrictivo de forma que, a efectos prácticos, la acumulación sólo tiene lugar en casos muy excepcionales. 2.4.5. El modelo danés es similar al alemán, español y portugués, pero las posibilidades de "acumulación" son más factibles, ya que el concepto de "originalidad" se Interpreta de forma algo menos restrictiva. 2.4.6. En Irlanda, la protección mediante la propiedad Intelectual se ajusta al modelo británico de la ley de 1956. Sin embargo, con la Ley de Reforma de la Propiedad Intelectual, de 1987, la aplicación de esta normativa y, por ende, las posibilidades de acumulación quedaron notablemente mermadas al limitarse la gama de obras que podían acogerse a la protección de la propiedad Intelectual. 2.4.7.

aprobación

situación

nuevas

1986

Reino

Unido

normas.

es El

más

compleja

sistema

debido

configurado

siguiente: el diseño de artículos útiles, en el sentido del presente Libro Verde, no está comprendido en las definiciones de obras sujetas a derechos de autor de

los artículos 3 y 4 de la Ley de 1988. El diseño sobre el

papel, esto es, la Imagen sobre la que se fabrica el objeto tridimensional, sujeta

a derechos

autor,

pero

éstos

Infringen

por

cde.uv.es

está

- 22 -

reproducción de dicho objeto conforme al diseño. Más aún, si una obra artística (sobre la que pueden reclamarse derechos de a u t o r ) , por ejemplo, una escultura, se explota Industrtalmente, lo que Implica la realización de más de 50 coplas, los derechos de propiedad Intelectual expiran a los 25 años. En lugar de este tipo de protección, se ha creado el denominado diseño no registrado, que Incluye los de carácter funcional, aunque con las excepciones que se denominan "must flt" y "must match". 2.4.8. En Italia, la "acumulación" se excluye por Imperativo legal. El depósito de una solicitud de registro de un diseño lleva automáticamente aparejada la pérdida del derecho a reivindicar el amparo de la propiedad Intelectual. La protección de este tipo de los diseños no registrados está sujeta a la condición de "seindlbi I i tá", esto e s . que la obra pueda "disociarse" del producto que la Incorpora^. 2.4.9. La falta hasta el momento de una protección especifica en Grecia Implica que la protección se canaliza a través de la propiedad Intelectual y de las normas de competencia desleal. 2.5. La protección en calidad de marca 2.5.1. A este respecto, la situación es armónica en los Estados miembros. La primera Directiva sobre aproximación de legislaciones en materia de m a r c a s , de 21 de diciembre de 1 9 8 4 4 , ha Introducido normas uniformes sobre la protección de los diseños en calidad de marcas. En principio, los diseños bidlmenslonales y las formas tridimensionales pueden protegerse en calidad de marcas. Las formas excluidas de la protección son las que resultan de la naturaleza propia de los artículos o las necesarias para obtener un resultado técnico o que confieren a aquéllos un valor sustancial. Idénticas reglas se aplicarán a las marcas comunitarias conforme al Reglamento que está examinando el Consejo. 2.6. La protección conforme a la normativa de patentes 2.6.1. Un rasgo común a todos los sistemas nacionales es la exclusión del ámbito de protección especifica de los diseños cuya función sea meramente Se

trata

de diseños

que se

Justifican

exclusivamente

por

los cde.uv.es

técnica.

- 23 -

resultados técnicos que deben alcanzar, de forma que no se deja

libertad

alguna a su autor para su creación, ya que cualquier cambio en su forma, por mínimo que sea, puede afectar a sus resultados técnicos.

2.6.2

principio,

representa

una

diseño

Invención

cuya

por

función

sea

exclusivamente

consiguiente,

puede

técnica

acogerse

protección dispensada por la patente de la Invención (y no del diseño como tal),

las condiciones

concretas

la normativa

respecto.

cumplen dichas condiciones, sobre todo la relativa a la fase de Invención, no

cabe

posibilidad

alguna

"acumulación".

interés

que

las

Invenciones pasen a ser de dominio público una vez expirado el plazo de protección de la patente prima sobre la concesión de otros derechos que se prolonguen

más allá

de dicho plazo, por

ejemplo*

derechos

propiedad

Intelectual o de marca; en cuanto al plazo anterior a la expiración de la patente,

Intensa protección

conferida

por esta última

hace

superflua

cualesquiera otras formas de protección.

2.6.3.

Sin

embargo,

exclusivamente porque

técnica

fase

muchos

queda

Invención

casos

margen

diseño

la protección

lo suficientemente

Estados miembros han configurado un

Instrumento

hacerse

menores",

cargo

las

"Invenciones

cuya

función de

clara.

sea

patente Diversos

Jurídico especifico el

denominado

para

"modelo

utilidad". Asi ocurre en Alemania, Italia, Grecia, España y Portugal. En el Reino Unido,

la definición del

diseño no registrado abarca este tipo de

Invenciones, salvo los principios y métodos de construcción. En los demás Estados miembros existe un vacio

legal al respecto: en defecto del modelo

de utilidad, tales diseños carecen de toda protección. En los países en los que la concesión de derechos nacionales de patente no se sujeta a un examen preliminar, dichas Invenciones menores se depositan a veces como patentes, pero su validez quedarla sin duda en entredicho si se

Impugnase ante

los

trIbunales.

2.6.4.

No obstante, el mayor

problema

se plantea

los diseños

cuyas

funciones técnicas y estéticas están Intimamente ligadas, esto es, la gran mayoría

de diseños

Industriales. Algunos

países

resuelven

este

problema

cde.uv.es

aceptando que los rasgos estéticos del diseño queden protegidos como diseño

- 24 -

registrado

y/o

mediante

derechos

características

general,

características

las

Innovación

p r o t e c c i ó n , pero cabe legislativa)

técnica

como

ambas

Intelectual

modelo

predominantes

la posibilidad

acumular

propiedad

utilidad.

determinan

protección

las

Por

(como se ha hecho en

formas

tipo

Italia por

vía

efectuando

dos

registros sobre el mismo diseño. En el Reino Unido, el diseño no registrado extiende

sus

efectos

a ambos

aspectos.

Instrumento Jurídico especifico para colmar

este

Intelectual registrados protección

vacio mediante o especifica y

derechos

los

donde

existe

las invenciones m e n o r e s , se tiende a

recurso

la protección

los d i s e ñ o s . La

países

propiedad

Indirecta de los e l e m e n t o s

Interrelaclón

Intelectual

propiedad

entre

lleva

diseños

consigo

Innovadores, de resultas de

una

la cual

estos últimos quedan protegidos durante un plazo superior al de protección conferida por una patente o un m o d e l o de utilidad.

2 . 7 . Protección al amparo de las normas de competencia desleal

2.7.1.

ámbito

de protección

amparo

las normas

competencia

desleal puede acumularse al de los otros mecanismos de protección en todos los Estados miembros, salvo en el Reino Unido, donde no existe este tipo de n o r m a t i v a . Ello parece lógico si se piensa en la naturaleza diferenciada de e s t a s normas, que protegen

la seguridad del comercio y que e x i g e n ,

además

de un elemento objetivo de acción, la concurrencia de un elemento s u b j e t i v o de dolo o negligencia por parte del

Infractor.

2 . 7 . 2 . Dejando aparte el ámbito de protección de los diseños, la principal diferencia necesidad

entre

las

de una

legislaciones

armonización

vigentes,

general

estas

prescindimos

normas

con

vistas

c r e a c i ó n del mercado Interior,

reside en la prohibición vigente en algunos

países

acogerse

(Benelux

Italia)

d e s l e a l , una vez expirado el aunque

exista una

copla

las

normas

plazo de protección

Irrebatible

del

producto

del

sobre

competencia

diseño

registrado,

de que se trate.

Esta

p r o h i b i c i ó n , basada en la teoría de que el objeto de un derecho e x c l u s i v o debe

poder

reproducirse

una

vez

que

aquél

haya

expirado,

f a b r i c a n t e s de dichos países protegerse contra la apropiación valor comercial

impide

los

Indebida del

ligado a un diseño conocido y todavía valioso cuyo plazo de

cde.uv.es

protección ha tocado a su fin.

- 25 -

2.8. Panorámica

Internacional

2 . 8 . 1 . Para completar el panorama de la situación existente en los Estados m i e m b r o s , deben repasarse los diversos Instrumentos Internacionales que revisten Importancia a este r e s p e c t o : los dos convenios generales, de París y B e r n a , de los que todos los Estados miembros son signatarios, y un c o n v e n i o especifico, el A c u e r d o de La Haya, relativo al depósito Internacional de diseños Industriales. 2 . 8 . 2 . El Convenio de P a r í s 5 e s t a b l e c e en el apartado 5 de su articulo 5 el p r i n c i p i o general de que "todos los diseños industriales quedarán p r o t e g i d o s en todos los Estados de la Unión". Este requisito, al que no acompañan normas concretas sobre los m e d i o s con que debe dársele c u m p l i m i e n t o , se tiene por cumplido en cuanto se establezca alguno de los m e c a n i s m o s de protección antes Indicados para los diseños Industriales. No se exige que exista un m e c a n i s m o de protección especifico mediante registro. En C o n v e n i o de París establece, asimismo, en su articulo 5B que "la protección de los diseños Industriales no podrá extinguirse, en c i r c u n s t a n c i a alguna, por m o t i v o s de funcionamiento Indebido o por la Importación de productos c o r r e s p o n d i e n t e s a los protegidos". Esta d i s p o s i c i ó n Impide a los Estados signatarios Introducir una o b l i g a c i ó n de uso del diseño que pudiera sancionarse mediante revocación. El C o n v e n i o de París extiende a los diseños Industriales la aplicación de los dos principios básicos de trato nacional (articulo 2) y de prioridad, que en este ámbito se fija en seis mesas (articulo 4 c ( 1 ) ) . Los diseños Industriales pueden asimismo acogerse a la protección temporal concedida a d e t e r m i n a d o s artículos expuestos en exposiciones Internacionales (articulo 11).

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2.8.3. El Convenio de Berna ya se ha m e n c i o n a d o brevemente en el apartado 2.4.1. Con todo, hay una disposición del m i s m o , aparte de las c i t a d a s , que m e r e c e cierta consideración. El apartado 7 del articulo 2 del texto de E s t o c o i m o de 1967 establece que "las obras protegidas en su país de origen tan sólo como modelos o diseños podrán acogerse en los demás países de la

- 26 -

Unión a la protección especial concedida en él a los diseños y modelos; no o b s t a n t e , si en ese país no existe este tipo de protección, tales obras quedarán protegidas como obras artísticas". Esta disposición autoriza a determinados países a sustituir el principio de trato nacional por el de reciprocidad. Como podrá apreciarse en los apartados 33.5 y 11.2.6 y ss., ello tiene por efecto en la Comunidad plantear un auténtico riesgo de discriminación entre las empresas según el país en el que estén establecldas. 2.8.4. Otra disposición relevante en este contexto es al apartado 4 del articulo 7 del texto de Estocolmo de 1967 del Convenio de Berna, que fija un plazo mínimo de protección de 25 años desde la realización de la obra cuando se trata de artes aplicadas y siempre que gocen de la protección dispensada a las obras artísticas. A s i , la posibilidad de conceder plazos de protección más cortos a dichas obras se limita a la protección reconocida por la normativa especifica.

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2.8.5. El Acuerdo de La Haya de 1925 sobre depósito internacional de diseños industriales es un Instrumento especifico Inscrito en el marco del Convenio de París. Existe dos textos en vigor, el de Londres de 1934 y el de La Haya de 1960. De los Estados miembros, España es signataria del texto de L o n d r e s , los países del Benelux e Italia del de La Haya y Francia y Alemania de ambos-, los demás Estados miembros no son parte del Acuerdo. El o b j e t o del mismo es facilitar la obtención de protección en diversos Estados mediante un único depósito Internacional realizado ante la O M P I ^ . Este Acuerdo sólo se ocupa de cuestiones de procedimiento relativas al depósito o la publicación de los diseños. Los efectos Jurídicos del depósito Internacional en los Estados de que se trate consisten en que el diseño recibe la misma consideración que si se hubiera depositado directamente en ellos. Aunque constituye una excelente herramienta de cooperación Internacional, el problema de este Acuerdo en la Comunidad es que diversos Estados miembros no participan en el sistema establecido e Incluso por lo que respecta a los Estados signatarios, no puede establecerse vinculo alguno entre los que lo han ratificado en una versión y los que lo han hecho en otra (Benelux e Italia/España).

- 27 -

Como se Indicará posteriormente, la Comisión confia en que será posible vincular la Iniciativa que va a emprenderse a escala comunitaria con una mejor gestión del Acuerdo de la Haya, que deberá extenderse al mayor número de Estados miembros posible. El precedente de la vinculación entre la marca comunitaria y el Acuerdo de Madrid sobre registro Internacional de marcas puede mostrar el camino que debe seguirse.

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2.8.6. Por último, debe citarse el Acuerdo de Locarno de 1986 por el que se establece una clasificación Internacional de diseños Industriales y que aplican diversos Estados miembros a meros efectos de clasificación.

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Convenio de Berna para la protección de obras artísticas y literarias.

Véase la resolución del Tribunal de Justicia del Benelux de 22 de mayo de 1987 en el asunto ScreenoprInts Ltd./Cltroen Nederland B.V.

3 v é a s e articulo 5 del Real Decreto de 21 de Julio de 1940, modificado el 23 de mayo de 1977 y el 24 de Junio de 1979. Directiva 89/104 CEE D.O. no. L 40, de 11 de febrero de 1989.

5 Convenio de París para la protección de la propiedad 6 Organización Mundial de la Propiedad

Industrial

Intelectual.

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CAPITULO 3 La C o m u n i d a d y la p r o t e c c i ó n de los d i s e ñ o s

3 . 1 . La C o m u n i d a d y la p r o t e c c i ó n de los d i s e ñ o s 3 . 1 . 1 . C o m o se d e s p r e n d e del c a p i t u l o 2r en p o c o s á m b i t o s de la legislación s o b r e p r o p i e d a d Intelectual se o b s e r v a n d i f e r e n c i a s tan n o t a b l e s e n t r e los E s t a d o s m i e m b r o s como en el de la p r o t e c c i ó n de los d i s e ñ o s . Los I n s t r u m e n t o s d e s t i n a d o s a tal fin son muy d i v e r s o s en los d i s t i n t o s p a í s e s , d e b i d o en parte a m o t i v o s h i s t ó r i c o s y en parte a los d i s t i n t o s s i s t e m a s s e g u i d o s por las legislaciones en esta m a t e r i a . 3 . 1 . 2 . La C o m i s i ó n no pretende que en este L i b r o V e r d e se haga un e s t u d i o m i n u c i o s o y c o m p a r a d o sobre esta m a t e r i a de mayor a l c a n c e que el c o n t e n i d o en el c a p i t u l o 2. En los ú l t i m o s a ñ o s se han r e a l i z a d o varios e s t u d i o s que p r o p o r c i o n a n una visión b a s t a n t e p r e c i s a de la s i t u a c i ó n en los d i f e r e n t e s E s t a d o s m i e m b r o s . En los p r ó x i m o s c a p í t u l o s , que tratan c u e s t i o n e s J u r í d i c a s c o n c r e t a s , se hará a l u s i ó n c u a n d o sea n e c e s a r i o a las s o l u c i o n e s a d o p t a d a s en cada p a í s ; se c o n s i d e r a que dicha Información es s u f i c i e n t e para lo que se p r e t e n d e con este d o c u m e n t o .

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3 . 1 . 3 . Desde el punto de vista de la C o m u n i d a d , la situación d e s c r i t a en el c a p i t u l o 2 no resulta en a b s o l u t o s a t i s f a c t o r i a . P a r e c e difícil que pueda f u n c i o n a r bien una zona e c o n ó m i c a u n i f i c a d a (el m e r c a d o Interior) d i v i d i d a en una serle de t e r r i t o r i o s en los que la p r o t e c c i ó n de los d i s e ñ o s se rige por n o r m a s s u s t a n c l a I m e n t e d i f e r e n t e s . Se trata de un problema e v i d e n t e , cuya Importancia se percibe con mayor c l a r i d a d tras analizar los d i v e r s o s a s p e c t o s en los que puede afectar al m e r c a d o Interior.

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3.2. La libre circulación de mercancías 3.2.1. En la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la Interpretación de los artículos 30 a 36 del Tratado CEE (en adelante denominado C E E ) , figuran varios casos en los que se examina hasta qué punto los derechos de propiedad Intelectual e industrial pueden Impedir la circulación transfronterIza de mercancías dentro de la Comunidad. Dicha Jurisprudencia establece en esencia que cuando las mercancías se han comercializado de forma licita (con el consentimiento del titular) en un Estado miembro, los derechos de propiedad Intelectual o Industrial, Incluidos los relativos al diseño, no pueden ya Impedir su libre circulación dentro de la Comunidad. 3.2.2. No obstante, la teoría de la llamada "extinción de los derechos dentro de la Comunidad" tiene unos efectos claramente limitados. En varios c a s o s , el articulo 36 CEE permite que el titular del derecho continúe Impidiendo la libre circulación de mercancías dentro de la Comunidad. Esto sucede, por ejemplo, cuando distintos derechos sobre un mismo objeto tienen titulares diferentes en los diversos Estados (y no existe ninguna relación económica entre los titulares) o cuando un derecho existe en un Estado determinado pero no en los d e m á s .

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3.2.3. A diferencia de otras m a t e r i a s , como los derechos de patente o de m a r c a , en las que existe un Instrumento unitario (la patente comunitaria o la marca comunitaria) a disposición de los operadores Industriales, y en las que se ha llevado a cabo una armonización sustancial de las legislaciones nacionales, ya sea directamente (Primera Directiva del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de m a r c a s 1 ) o Indirectamente (Incidencia en las legislaciones nacionales del Convenio Europeo de Patentes y del Acuerdo sobre patentes c o m u n i t a r i a s ) , en el ámbito del diseño, en el que la homogeneidad Jurídica es m í n i m a , existe el riesgo de que el articulo 36 CEE se aplique con demasiada frecuencia.

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3.2.4. Un ejemplo de esta situación se encuentra en la distinta protección de los diseños de piezas de repuesto. Mientras que con arreglo a algunas legislaciones nacionales se puede conseguir en principio la protección de las piezas de repuesto mediante el diseño registrado, no ocurre asi en el caso de las piezas funcionales en el Reino Unido, a raíz de la nueva legislación aprobada en 1988. SI no se hace nada por evitarlo, esta situación creará una barrera entre el mercado del Reino Unido y los demás mercados. 3.2.5. Por lo tanto, se minimizar la Incidencia articulo 36 CEE sobre adelante se examinarán resultado.

precisa una actuación de la Comunidad con el fin de negativa de medidas nacionales comptabIb les con el el mercado Interior en el ámbito del diseño. Más los Instrumentos con los que se puede obtener este

3.3. La defensa de la competencia en el Mercado Común 3.3.1. Otro argumento en favor de una iniciativa comunitaria en el ámbito del diseño es la necesidad de garantizar que todas las empresas operen en el mercado común en condiciones equitativas de competencia (art. 3 ( f ) C E E ) . 3.3.2. Las divergencias entre los sistemas Jurídicos vigentes de protección de los diseños constituyen en si mismas un factor de falta de homogeneidad y de falseamiento de las condiciones de competencia. SI el fabricante de un producto al que se haya Incorporado un diseño desea comercializarlo en varios Estados miembros, deberá obtener la protección con arreglo a distintas legislaciones; tendrá que hacer frente a gastos elevados de asesoría Jurídica y a tareas muy Incómodas de gestión de los distintos derechos registrados en cada Estado. Las dificultades derivadas de los distintos sistemas de protección se ven agravadas por la existencia de distintas normas de ejecución. 3.3.3. Es posible que las empresas grandes, que pueden Invertir cantidades Importantes

de dinero en

la promoción

la protección

de sus

diseños,

puedan controlar esta situación. Sin embargo, no ocurre asi en el caso de

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las pequeñas y medianas empresas, que muchas veces Ignoran la existencia de

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estas diferencias en la legislación y que no pueden hacer frente a los gastos de asesoría jurídica que serian necesarios. El problema adquiere mayor relevancia si se piensa que gran parte de la Innovación ha sido posible gracias a los diseños Industriales desarrollados por las pequeñas y m e d i a n a s empresas, a las que se podría Impedir de facto el pleno aprovechamiento de las posibilidades que ofrece un mercado Interior Integrado. 3.3.4. Las diferencias existentes en la protección de los diseños afectan también desde otros puntos de vista a la competencia en el mercado común. En los países en los que la legislación sobre protección de los diseños o f r e c e un grado de protección Insuficiente, se tiende a copiar con más frecuencia que en las Jurisdicciones con una protección eficaz de los d i s e ñ o s . Las coplas, fabricadas por lo general con costes menores que los o r i g i n a l e s , desplazarán a estos últimos del mercado. De este modo resultará directamente afectado el buen funcionamiento del mercado Interior, dado que los productos copiados de forma Ilícita disfrutarán de una cuota de mercado mucho mayor en un Estado miembro con escasa protección que en cualquier otro lugar. Además, existe el riesgo de que tales productos penetren de una u otra forma en los mercados nacionales en los que la protección es efectiva. Para Impedirlo serla necesaria una acción legal por parte del titular del derecho original, y para entonces los productos pueden estar ya en manos de operadores económicos de buena fe. La necesidad de emprender acciones contra los productos Importados haría que se perpetuaran los controles en las fronteras interiores, en contra de la política general de la Comunidad conforme al párrafo A del articula 8 CEE. Por lo tanto, para conseguir un grado razonable de homogeneidad de las condiciones de competencia entre las empresas, es preciso acercar las normativas aplicables a los diseños Industriales, de modo que se tenga una visión clara de las condiciones que han de cumplirse si se desea que exista protección en cada uno de los Estados miembros. 3.3.5. Por otra parte,

los Estados miembros pueden conceder un tipo de

protección a los diseños de o r i g e n nacional

y otro tipo diferente a los

d i s e ñ o s procedentes de otros Estados miembros. Con arreglo al articulo 2(7) Convenio

Berna,

los

Estados

contratantes

pueden

denegar

las

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del

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p r o t e c c i ó n de

los derechos de propiedad

Intelectual

a los diseños que no

gocen de tal protección en su país de origen (salvo que en el país en el que se desea obtener

la protección

no exista una

legislación

especifica

relativa a los d i s e ñ o s ) . En virtud de esta disposición Francia p o d r í a , por e j e m p l o , denegar Intelectual

la protección prevista en

los diseños

Italianos,

que

la legislación sobre en

Italia

propiedad

resultan

protegidos

m e d i a n t e su depósito. Al igual que en el caso de los diseños p r o c e d e n t e s de p a í s e s en los que la propiedad Intelectual se aplica de forma restrictiva a los d i s e ñ o s ,

los tribunales franceses tendrían que cerciorarse de que un

d i s e ñ o e s p e c i f i c o disfruta de protección como propiedad

Intelectual

país de origen para determinar si el diseño es susceptible de con

arreglo

legislación

francesa

sobre

propiedad

en el

protección

intelectual.

r e s u l t a d o serla un trato distinto de los nacionales de los diversos E s t a d o s m i e m b r o s , en contradicción con el principio de no discriminación c o n s a g r a d o en eI a r t I c u l o 7 CEE.

3.4. La melora de la competItIvIdad de la economía comunitaria 3.4.1.

margen

la preocupación

fundamental

por

conseguir

plena

realización del mercado interior, existe otra razón por la que la Comunidad está

Interesada en

la protección de

los d i s e ñ o s . Se trata del

interés por

elaborar políticas que mejoren la compet111vI dad de la economía c o m u n i t a r i a frente a sus socios comerciales e x t e r i o r e s . Por este motivo, es que

Importante

los autores de diseños y las empresas e u r o p e a s puedan confiar

p r o t e c c i ó n Jurídica de sus productos como compensación de la Inversión que s u p o n e el desarrollo de diseños.

3 . 4 . 2 . En el ámbito del diseño,

las m o d e r n a s del mundo. Son mucho más a v a n z a d a s , por ejemplo, que el

desfasado sobre en

Design

Patent

Approach

(Sistema

estadounidense

Patente

los D i s e ñ o s ) que el Congreso de los Estados Unidos no ha a c t u a l i z a d o

los

últimos

años.

obstante,

pluralidad

falta

homogeneidad

de las legislaciones e u r o p e a s constituyen dos de las m a y o r e s

dificultades

las que

establecer

estrategias

unificado.

Por

enfrenta

comerciales

todo ello,

la para

la unificación

industria un de

europea

mercado las

Interior

legislaciones

hora

(europeo) europeas

cde.uv.es

entre

las legislaciones europeas se e n c u e n t r a n

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favorecerla en gran medida los Intentos de la Industria y de los diseñadores europeos de consolidar y desarrollar la situación del diseño europeo en el mercado mundial. 3.5. La lucha contra el plaolo 3.5.1. Otro de los objetivos que Justifican una Iniciativa comunitaria es la mejora de las condiciones en las que se puede luchar contra la apropiación Indebida de diseños dentro de la Comunidad. La lucha contra el plagio puede basarse en la creación de un Instrumento legal comunitario único, la armonización del derecho sustantivo y el fomento de la Implantación de sanciones y recursos eficaces en las legislaciones naclona les. 3.5.2. Los derechos derivados del esfuerzo creativo de los diseñadores europeos y de las Importantes Inversiones de las empresas europeas en este ámbito deben protegerse también frente a toda apropiación Indebida que tenga lugar fuera de la Comunidad. Este objetivo sólo se alcanzará con una política dirigida a mejorar el nivel de protección de los derechos de propiedad Intelectual e Industrial a escala mundial. La unificación de la legislación comunitaria en este ámbito reforzará de forma automática la posición de la Comunidad en las negociaciones internacionales. 3.6. Los Instrumentos legales de una Iniciativa comunitaria

De ahí que las empresas que deseen protección en más de un Estado deban recurrir a los mecanismos establecidos en el Convenio de París o en el Convenio de Berna. Para ello es preciso efectuar varios registros paralelos en los diversos Estados por la vía del diseño registrado, o alegar los distintos derechos derivados de esa creación en cada uno de los Estados en que se admita un sistema de propiedad Intelectual.

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3.6.1. Como suele ocurrir en el ámbito de la propiedad Industrial o Intelectual, al abordar el problema de la protección de los diseños la Comunidad ha de enfrentarse al carácter "territorial" de los derechos afectados. Tanto los derechos adquiridos a través de diseños registrados como los derechos no registrados existen únicamente en el territorio del Estado afectado.

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3.6.2. Como ya se ha expuesto antes, las consecuencias de esta situación son dos: - a una empresa le resulta muy difícil evaluar por adelantado las peculiaridades de los distintos sistemas Jurídicos y, en consecuencia, cumplir los requisitos Jurídicos para obtener la protección necesaria; - esta situación conduce Ineludiblemente a una aplicación extensiva de la excepción prevista en el articulo 36 CEE con relación a la libre circulación de mercancías, y a un resultado muy poco satisfactorio respecto a las condiciones para la libre competencia entre empresas. 3.6.3. Para Intentar resolver esta situación la Comunidad puede elegir uno de los dos sistemas posibles, no excluyentes entre si. 3.6.4. La Comunidad puede respetar el principio de territorialidad "nacional". En tal caso, los problemas a los que se enfrenta la Industria se intentarían superar mediante un nivel de armonización suficiente. Serla ya un avance Importante que los sistemas básicos de los Estados miembros se parecieran lo bastante como para que la Industria pudiera desarrollarse a escala multinacional. Este es el sistema por el que ha optado la Comunidad en la protección de las topografías de productos semiconductores o la protección Jurídica de los programas Informáticos. Se trata también del sistema seguido en el ámbito de las marcas por la Primera Directiva de aproximación, si bien en este sector la Iniciativa comunitaria se ha visto complementada por la propuesta de marca comunitaria.

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3.6.5. Otra posibilidad es que la Comunidad abandone el principio de territorialidad "nacional" y lo sustituya por un principio de territorialidad "comunitaria". Se trata del sistema seguido en el caso de la patente y la marca comunitaria. En ambos casos el derecho nace mediante el registro. No obstante, esta característica no va necesariamente unida a la naturaleza comunitaria del derecho, de modo que se puede concebir perfectamente un derecho no registrado que exista en toda la Comunidad y que sea regulado exclusivamente por la legislación comunitaria.

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3.6.6. Como ya se ha Indicado, estos dos sistemas no se excluyen entre si. Se puede concebir la coexistencia de un derecho de alcance comunitario y otros derechos limitados con carácter nacional, dejando la elección al solicitante del derecho. Esta es la solución defendida por la Comunidad en el ámbito de las marcas. Coincide también con el sistema de la patente europea y comunitaria, en el que los Inventores pueden optar entre una patente meramente nacional, una patente europea y una comunitaria. 3.6.7. Por lo tanto, los Instrumentos legales a los que puede recurrir la Comunidad para abordar la cuestión de la protección Jurídica de los diseños son fundamentalmente dos: la armonización de las legislaciones nacionales a través de directivas o la creación mediante reglamento de una legislación comunitaria autónoma que coexista con las legislaciones nacionales. 3.7. Exclusión de un convenio Internacional 3.7.1. En la fase actual de desarrollo de la Comunidad y en vista de la estrecha relación existente entre la protección jurídica de los diseños y la realización del mercado Interior, debe descartarse la posibilidad de celebrar un convenio Internacional entre los Estados miembros, y ello por varias razones que no procede detallar aquí.

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3.7.2. Baste con recordar que la única razón válida para elegir el instrumento de un convenio internacional serla la posibilidad de incluir a los países de la EFTA en las negociaciones desde su fase Inicial. Ciertamente, podría ser de gran Interés para la Comunidad ofrecer a estos países la posibilidad de participar en el sistema que se adopte, dado que se trata de socios comerciales próximos e Importantes. No obstante, esta posibilidad deberá examinarse en las actuales negociaciones entre la Comunidad y dicha organización sobre el Área Económica Europea. Los m e c a n i s m o s que se adopten a raíz de dichas negociaciones podrán aplicarse sin duda a esta Iniciativa para resolver asi un aspecto tan concreto como éste sin acudir a un convenio Internacional.

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3.8. Una Directiva comunitaria 3 . 8 . 1 . S e p u e d e c o n s e g u i r la a p r o x i m a c i ó n de las l e g i s l a c i o n e s n a c i o n a l e s m e d i a n t e u n a d i r e c t i v a con a r r e g l o al a r t i c u l o 1 0 0 A C E E . Sin lugar a d u d a s , las d i f e r e n c i a s e n t r e las l e g i s l a c i o n e s n a c i o n a l e s y su I n c i d e n c i a e n el f u n c i o n a m i e n t o del m e r c a d o Interior son de tal e n t i d a d q u e J u s t i f i c a r í a n u n a a c t u a c i ó n de la C o m u n i d a d . R e s p e c t o a las d u d a s e x p r e s a d a s e n el p a s a d o s o b r e la c o m p e t e n c i a de la C o m u n i d a d para l e g i s l a r e n las m a t e r i a s c o m p r e n d i d a s en el a r t i c u l o 36 C E E , han s i d o d i s i p a d a s n o s ó l o c o n u n a s e r l e de a r g u m e n t o s j u r í d i c o s de p e s o b a s a d o s e n la J u r i s p r u d e n c i a del T r i b u n a l de J u s t i c i a , s i n o t a m b i é n por varios p r e c e d e n t e s en los q u e el C o n s e j o ha l e g i s l a d o en e s t a m a t e r i a ( D i r e c t i v a sobre la protección Jurídica de las topografías de productos semiconductores, Primera Directiva sobre la aproximación de las l e g i s l a c i o n e s de los E s t a d o s m i e m b r o s s o b r e m a r c a s ) y v a r i a s p r o p u e s t a s de D i r e c t i v a q u e e s t á n s i e n d o e x a m i n a d a s en la a c t u a l i d a d por el C o n s e j o . 3 . 8 . 2 . A u n q u e n o se p o n g a en d u d a la v i a b i l i d a d J u r í d i c a de u n a d i r e c t i v a de e s t e t i p o , han de e s t u d i a r s e c o n d e t e n i m i e n t o u n a s e r l e de c u e s t i o n e s q u e s u r g i r í a n I n e l u d i b l e m e n t e . En p r i m e r lugar, y sin p r e j u z g a r el a n á l i s i s q u e s e h a r á en los s i g u i e n t e s c a p í t u l o s , e x i s t e n t r e s á m b i t o s J u r í d i c o s I m p o r t a n t e s en los q u e a p r i m e r a v i s t a p a r e c e útil una a p r o x i m a c i ó n l e g i s l a t i v a : la l e g i s l a c i ó n e s p e c i f i c a s o b r e d i s e ñ o s r e g i s t r a d o s , v a r i o s a s p e c t o s del d e r e c h o general de p r o p i e d a d intelectual y a l g u n o s p u n t o s de la l e g i s l a c i ó n s o b r e d e f e n s a de la c o m p e t e n c i a , en c o n c r e t o , las d i s p o s i c i o n e s r e l a t i v a s a las I m i t a c i o n e s . Es m u y d i s t i n t o el g r a d o de d i f i c u l t a d q u e r e p r e s e n t a la a r m o n i z a c i ó n de c a d a u n o de e s t o s t r e s ámbI t o s .

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3 . 8 . 3 . A p r i m e r a v i s t a , p a r e c e v i a b l e a r m o n i z a r la l e g i s l a c i ó n e s p e c i f i c a s o b r e d i s e ñ o s r e g i s t r a d o s . E x i s t e una n o r m a t i v a de e s t e t i p o e n o n c e E s t a d o s m i e m b r o s , y en un f u t u r o p r ó x i m o G r e c i a a d o p t a r á p r o b a b l e m e n t e u n a l e g i s l a c i ó n s e m e j a n t e . Es t a m b i é n muy d i v e r s a la f r e c u e n c i a c o n q u e la I n d u s t r i a r e c u r r e a la p r o t e c c i ó n c o n c e d i d a por los s i s t e m a s n a c i o n a l e s e s p e c í f i c o s , p u e s t o que d e p e n d e de la e x i s t e n c i a de o t r a s f o r m a s de p r o t e c c i ó n q u e s e a n m á s f á c i l e s de o b t e n e r o de llevar a la p r á c t i c a . S i n

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e m b a r g o , sigue siendo la forma principal de protección, y la que ha sido concebida específicamente con el fin de proteger los diseños Industriales. Esto no significa que haya que despreciar las dificultades para conseguir la uniformidad mediante una armonización en este ámbito. 3.8.4. Serian aún mayores las dificultades para armonizar los aspectos pertinentes de la legislación sobre propiedad Intelectual. En esta materia, la situación es muy diferente en los distintos Estados miembros y va desde, una protección generalizada con arreglo a la teoría de la "unidad de arte" ( F r a n c i a ) , en un extremo, hasta una protección que depende del cumplimiento de una serle de requisitos muy estrictos, como la "sclndlblI Itá" de la obra de arte del producto al que se Incorpora (Italia) o la existencia de un valor artístico especialmente elevado (Alemania, España y P o r t u g a l ) . En un Informe sobre este problema elaborado en 1962 por el profesor R o s c l o n l 4 , que se refería en aquella época a la situación en los seis Estados miembros originarlos de la Comunidad, ya se subrayaba la enorme dificultad de unificar perspectivas tan diferentes, dificultad que ha tenido forzosamente que aumentar al duplicarse por dos el número de Estados miembros de la Comunidad. Por lo tanto, antes de abordar una tarea tan compleja ha de estudiarse detenidamente si los resultados previsibles justifican el esfuerzo.

3.8.5. Por lo que se refiere a la defensa de la competencia, el problema fundamental es que no parece lógico que la aproximación afecte sólo a un "fragmento" de legislación, el relativo a su aplicación al diseño, sino que quizá sea más conveniente para la Comunidad estudiar en su m o m e n t o una Iniciativa de armonización de mayor alcance en este ámbito.

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3.8.6. La posibilidad de aprobar una directiva plantea una segunda consideración que ha de ser examinada. A través de la armonización sólo se conseguirla que los derechos limitados con carácter territorial se rijan por normas parecidas, lo que serla de gran utilidad a la hora de buscar protección en los diversos Estados miembros. No obstante, con arreglo al principio de territorialidad, seguirla siendo aplicable la disposición del articulo 36 CEE. En caso de que dos diseños Idénticos o sustanclalmente

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s i m i l a r e s gocen de protección en dos E s t a d o s distintos y pertenezcan a titulares d i f e r e n t e s (cuando no e x i s t a una relación económica entre e l l o s ) , cada u n o de ellos podrá hacer valer sus d e r e c h o s en el Estado en que goce de p r o t e c c i ó n e Impedir de este m o d o la entrada de las mercancías de la otra p e r s o n a . 3.8.7. De todo lo anterior se d e s p r e n d e que es Jurídicamente viable acudir a una directiva de armonización con a r r e g l o al articulo 100 A C E E . La adopción de una directiva en este s e n t i d o mejorarla notablemente la s i t u a c i ó n , pero no superarla el p r i n c i p i o de territorialidad "nacional"; la Industria seguirla viéndose o b l i g a d a a obtener una protección nacional en los d i v e r s o s p a í s e s , con la c o n s i g u i e n t e incidencia sobre la libre c i r c u l a c i ó n de mercancías en virtud del articulo 36 CEE. No obstante, tal vez sea c o n v e n i e n t e adoptar una Iniciativa en el caso de las legislaciones e s p e c i f i c a s sobre diseños registrados. Por o t r o lado, y a pesar de la regla de la m a y o r í a cualificada, será difícil encontrar soluciones comunes en un futuro próximo para aproximar las legislaciones sobre propiedad Intelectual en lo relativo a los casos en que se puede proteger un diseño por c o n s i d e r a r l o una obra de arte a p l i c a d o y, en consecuencia, crear una regla común sobre "acumulación" de la protección como diseño registrado y al amparo de la legislación general sobre propiedad Intelectual. Por lo que se refiere a la armonización de las normas sobre defensa de la competencia, serla m á s conveniente abordar la cuestión por separado y desde un punto de vista g e n e r a l , teniendo presentes las necesidades de funcionamiento del m e r c a d o Interior y no de una forma especifica para el caso del diseño. 3.9. Un Reglamento comunitario 3.9.1. Como solución alternativa

se puede considerar

legislación

que

comunitaria

autónoma

Instituya

una

la creación de una protección

unitaria

válida en

los doce Estados m i e m b r o s . Se trata del sistema seguido en el

caso

patente

comunitaria

(mediante

convenio)

marca

cde.uv.es

comunitaria (mediante r e g l a m e n t o ) .

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3.9.2. La principal

ventaja

desarrollar con mayor en

legislación

que ofrece

esta

solución

es que se

libertad que la opción de Introducir

existente.

esperar

que

puede

modificaciones

los Estados

miembros

busquen las soluciones más adecuadas y modernas si se parte de cero. 3.9.3. De este modo la Industria contarla con un Instrumento plenamente adaptado a las necesidades del mercado Interior. Dado que la protección existiría simultáneamente y de forma uniforme en los doce Estados miembros, se tratarla de un mecanismo a la altura del futuro mercado Integrado, que al mismo tiempo reducirla el peligro de que se alegue el articulo 36 CEE para Impedir la libre circulación de las mercancías protegidas en este mercado. 3.9.4. Dicha solución se puede conseguir de dos formas distintas: el Reglamento puede crear un "diseño comunitario registrado", gestionado por una "Oficina de Diseños Comunitarios", o bien un "diseño comunitario no registrado", que será objeto de protección sin necesidad de formalidades de registro. La elección de una de estas posibilidades o la posible Introducción de ambas es una opción política, pero lo que parece claro es que la Comunidad tendría competencia para actuar en este ámbito ya que, a pesar de la aproximación de las legislaciones, se producirían una serle de lagunas en el establecimiento y el buen funcionamiento del mercado ínterlor. 3.9.5. En Iniciativa en el caso el articulo

esta fase es prematuro estudiar de forma detallada si una de este tipo debe basarse en el articulo 235 CEE, como se hizo de la propuesta de Reglamento sobre la marca comunitaria, o en 100 A CEE.

3.10. La relación entre un diseño comunitario Y otras formas de protección

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3.10.1. SI se opta por un diseño comunitario surge Inmediatamente la cuestión de su relación con los sistemas nacionales de protección. Se trata de un problema complejo de enorme Importancia para la Industria-, resulta Impensable que la nueva protección comunitaria derogue de un día para otro todas las demás formas de protección nacional existentes. Dos de los

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c a p í t u l o s de este Libro Verde están dedicados a analizar este problema, tanto desde el punto de vista Jurídico del respeto de los derechos a d q u i r i d o s , como desde la perspectiva política de la futura coexistencia de las formas nacionales de protección con el diseño comunitario. 3 . 1 0 . 2 . Sin Intención de prejuzgar los resultados de este estudio, debe s u b r a y a r s e en este momento que, en vista de la complejidad de los p r o b l e m a s que plantea la protección Jurídica de los d i s e ñ o s , es más deseable que nunca que la futura actuación de la Comunidad sea progresiva y creativa. Es difícil prever en la actualidad la Incidencia que tendrá sobre las a c t i v i d a d e s de diseño la creación de un derecho de diseño comunitario. Por todo e l l o , es de esperar que también en el futuro sea precisa una actividad legislativa dinámica por parte de la Comunidad, con el fin de eliminar o atenuar los efectos no deseados y de avanzar hacia un sistema de protección d o t a d o de una mayor uniformidad interna. 3.11. La

búsqueda

del

equilibrio

entre

los derechos

del

titular

d i s e ñ o v los Intereses de terceros v del público en general

cde.uv.es

La creación de un diseño comunitario presenta otro aspecto político que la C o m i s i ó n pretende estudiar con d e t e n i m i e n t o . A la concesión de derechos exclusivos a los titulares de los diseños deben oponerse otras consideraciones, con el fin de evitar los efectos Indebidamente r e s t r i c t i v o s sobre la competencia legitima. En concreto, este problema suele plantearse en relación con los diseños funcionales, en los que a m e n u d o se trata también de una Innovación tecnológica. Es importante que se tengan en cuenta los Intereses de terceros y del público en general a la hora de establecer las normas por las que se regirán los derechos e x c l u s i v o s si se adopta una solución comunitaria.

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Directiva 89/104/CEE de 21 de diciembre de 1988. DO na L 40 de 11 de febrero de 1989.

Directiva 87/54 CEE de 16 de diciembre de 1986,

Loe, clt.

cde.uv.es

DO na L 24 de 27 de enero de 1987

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CAPITULO 4 Necesidades de la Industria en materia de protección de diseños Industriales 4.1. Aspiraciones y expectativas de la Industria 4.1.1. SI bien la publicación del presente Libro Verde no ha venido precedida de consultas formales con medios empresariales y otros circuios Interesados, ni estaban éstas previstas, algunos sectores Industriales expresaron, por escrito o en conversaciones con los servicios de la Comisión, sus aspiraciones y expectativas en materia de protección de diseños Industriales. Sus comentarlos han sido de gran utilidad, pues han permitido a la Comisión comprender mejor los problemas que supone para determinados sectores la aplicación a sus diseños de los sistemas de protección actualmente vigentes. 4.1.2. Ahora bien, esos comentarlos han puesto de manifiesto que las aspiraciones y expectativas de las empresas de los diferentes sectores no se articulan en torno a un denominador común. Elementos que en un sector determinado parecen muy convenientes, tienen menor aceptación en otro e Incluso pueden considerarse contraproducentes.

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4.1.3. Aunque, obviamente, la Comunidad no puede emprender tareas legislativas dirigidas específicamente a uno u otro sector industrial concreto, cabe examinar la posibilidad de suprimir los aspectos negativos de los sistemas de protección vigentes con vistas a mantener cierto equilibrio entre los diversos grupos de Interés: autores de los diseños, fabricantes y consumidores. Puede que, de este modo, se llegue a una solución de compromiso que satisfaga las necesidades más Imperiosas de la mayoría de los sectores industriales.

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4.2. La protección "Ideal" 4.2.1. Para muchos sectores la protección Ideal serla la proporcionada por los derechos de propiedad Intelectual u otra similar. Son evidentes las ventajas que para esos sectores presenta la aplicación de los derechos de propiedad Intelectual a los diseños industriales. 4.2.2. Estos derechos tienen una validez prolongada y ofrecen una protección automática desde el momento de la creación de la obra o desde su fijación, sin necesidad de formalidad alguna, como el registro y el pago de derechos de Inscripción y de renovación. Además, en el plano Internacional muchos países y reglones cuentan con un marco muy satisfactorio para el reconocimiento de estos derechos gracias a la adhesión general de los países Industrializados y en vías de Industrialización al Convenio de Berna o a la Convención Internacional de Derechos de Autor. Por lo tanto, para determinados sectores industriales, el régimen Jurídico más apropiado es sencillamente el de la propiedad Intelectual. 4.2.3. No obstante,, parecen válidas las razones por las que muchas legislaciones, como se Indicó el Capitulo 2, no aplican el derecho de propiedad Intelectual de modo general para proteger los diseños Industrla les.

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En muchos casos hay que contrapesar los intereses de los autores de los diseños con los de otras partes Interesadas, como pueden ser los demás autores y fabricantes rivales del mismo sector Industrial o la sociedad en su conjunto. En el caso de las obras literarias o artísticas tradicionales, la concesión de una protección prolongada no ha acarreado problema alguno, ya que los derechos de autor no constituyen un verdadero monopolio sino más bien una protección contra las reproducciones no autorizadas. Dicha protección no ha Impedido en absoluto la creación de obras nuevas. Cada año se publica una media de 600.000 títulos literarios nuevos en todo el mundo y son contadas las ocasiones en que una obra es objeto de denuncia por plagio. Puesto que la protección se limita a la expresión de la Idea del autor y no se extiende a la Idea misma, no se ponen trabas a la Imaginación

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de los autores. Asi pues, para fomentar la creación de obras nuevas, no es necesario ni restringir en exceso la duración o el alcance de la protección concedida a obras anteriores, ni supeditar la protección al cumplimiento de determinados requisitos mínimos de calidad. 4.2.4. Pero no siempre es patente la conveniencia de aplicar ese mismo régimen Jurídico a productos que tienen una función práctica. Para que un producto cumpla la función para la que ha sido concebido, el autor del diseño puede verse obligado a sacrificar parte de la libertad de que goza el escritor. Bien puede ocurrir que, a causa de las restricciones derivadas de su función, un producto sólo admita un número limitado de diseños. En tal caso, una protección de larga duración unida a la Interdicción general de reproducción Incluso de partes reducidas de la obra en virtud de los derechos de propiedad Intelectual puede desembocar en un monopolio efectivo del m e r c a d o . Por esta razón, en diversas legislaciones se ha limitado la aplicación del derecho de propiedad Intelectual para la protección de diseños Industriales. Aunque en algunos casos este enfoque está Justificado, no siempre parece oportuno. Cuanto más artístico sea un diseño, menos Justificada parecerá la negativa a conceder la protección dimanante de los derechos de propiedad Intelectual; mientras que, por el contrario, cuanto más funcional sea, menos natural parecerá la aplicación de dichos derechos. 4.2.5. Los Estados miembros de la Comunidad han encontrado soluciones a estos problemas acordes con su propia tradición Jurídica. En Francia los derechos de propiedad Intelectual son extensivos de modo general a los diseños Industriales, mientras que en Dinamarca su aplicación está sujeta a ciertas restricciones, que en el caso de Alemania son extremas. Ninguna de estas opciones puede calificarse de errónea o correcta. 4.2.6. A excepción del Reino Unido y de Irlanda, los Estados miembros que no aplican de modo general a los diseños propiedad

Intelectual

protegen

esos

Industriales el régimen de

diseños

aplicando

requisito

la de

originalidad del derecho de propiedad Intelectual de modo diferente de como intelectual para

obras

resultado de este enfoque es que

artísticas y

literarias. El

la protección de

las en

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se aplica el derecho de propiedad

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determinados países los diseños Industriales ("obras de artes aplicadas") deben cumplir requisitos de originalidad más estrictos que las obras artísticas y literarias tradicionales. Muchos sectores Industriales consideran ilógica e Innecesaria esta situación y se muestran partidarios de hacer extensiva a los diseños industriales la protección dimanante del derecho de propiedad Intelectual. Para ello, según los defensores de este e n f o q u e , es necesario armonizar el requisito de originalidad en su nivel más bajo, ya que, si algo merece el esfuerzo de ser plagiado, debe ser proteg ido. 4.2.7. Resulta extremadamente difícil satisfacer las aspiraciones de algunos sectores Industriales que abogan por una aplicación general y generosa en todos los Estados miembros del derecho de propiedad Intelectual como Instrumento de protección de los diseños industriales. No sólo constituirla una ardua tarea armonizar el criterio de originalidad, debido a que las diferencias en su aplicación están fundamentadas en tradiciones Jurídicas e Incluso culturales diferentes, sino que la Comisión tiene dudas en cuanto a los motivos esenciales que Justifican la protección de productos en ocasiones bastante comunes al amparo del régimen de la propiedad intelectual. A entender de la Comisión, en esta fase del desarrollo de la normativa comunitaria es preferible satisfacer de otro modo algunas de las demandas legitimas de la Industria en m a t e r i a de formalidades, costes y otros factores. 4.3. Quelas relacionadas con la protección mediante un sistema de registro

los diseños

Industriales

4.3.1. De los comentarlos de diferentes sectores Industriales sobre la protección da los diseños por medio de un sistema de registro se desprende que no todos se oponen a este principio. Antes bien, las o b j e c i o n e s se centran en algunas características especificas de los procedimientos de registro vigentes en algunos Estados miembros. 4.3.2. La característica más criticada es el modo de aplicar el requisito de novedad y, en particular, el hecho de que la divulgación del diseño por su autor con anterioridad al registro puede acarrear en la mayoría de los

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Estados miembros la pérdida del carácter novedoso del mismo.

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4.3.3. En Francia, por el contrario, la comercialización de un producto en el que se Incorpora un diseño antes del registro de éste no tiene por efecto anular el carácter de novedad del diseño. Parece que las empresas francesas consideran apropiada esta solución, aunque señalan que la vigencia de normas completamente opuestas en otros Estados miembros constituye una trampa en la que caen con frecuencia. Confiadas en las disposiciones del ordenamiento Interno de su país, estas empresas comercializan en el mercado francés productos que Incorporan un diseño y, como consecuencia, pierden la posibilidad de registrar ese diseño en otros Estados miembros por no cumplirse el criterio de novedad. 4.3.4. El hecho de que la utilización previa de un diseño pueda suponer la pérdida de su carácter de novedad tiene graves repercusiones para los sectores Industriales que en periodos de tiempo bastante reducidos crean numerosos diseños, de los que sólo unos pocos llegan a tener éxito comercial y necesitan protección contra reproducciones Ilícitas. En la actual situación Jurídica de la mayor parte de los Estados miembros, los fabricantes no pueden arriesgarse a probar sus productos en el mercado antes de registrarlos. En algunos sectores que producen grandes cantidades de diseños, como el textil, el de la moda, el del calzado, etc..., los gastos de registro pueden ser considerables, en particular, en los países en que no admiten depósitos m ú l t i p l e s 1 .

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4.3.5. Parece, pues, que las quejas sobre los sistemas de registro vigentes están Justificadas. Con todo, el requisito de novedad tiene su razón de ser: evitar que un sólo fabricante se apropie de diseños conocidos o Incluso muy difundidos en un sector Industrial. Además, este requisito sirve para Impedir que los propietarios de diseños cuyo periodo de protección haya expirado o esté a punto de expirar presenten una nueva solicitud de registro y obtengan una prolongación de su derecho exclusivo. Ahora bien, ésta no es razón suficiente para privar a los fabricantes de productos que Incorporen diseños de la posibilidad de probar el valor comercial de sus productos en el mercado antes de decidir qué diseños prefieren registrar. Parece, p u e s , necesario establecer un periodo de gracia de cierta duración.

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4.3.6. Probablemente no existen criterios objetivos para determinar con exactitud la duración del periodo de gracia. Se propone un plazo de doce m e s e s , que permitirla a las empresas de la mayor parte de los sectores industriales determinar en función de la demanda del producto qué diseños deben protegerse. Al efecto, podría establecerse una disposición legislativa del tenor del articulo 5 del Anexo I. Esta cuestión se examina con mayor detenimiento más adelante en los puntos 6.2.3 y 6.2.4. 4.3.7. La utilización de un diseño antes de su registro lleva aparejado el riesgo de que un competidor se apropie Indebidamente de él y trate de registrarlo antes que el propietario legitimo. En estos casos, los trámites necesarios para la invalidación del registro no sólo causan serias m o l e s t i a s , sino que a menudo resultan onerosos. El único remedio eficaz radica en la protección automática a partir de la primera utilización o publicación comercial del diseño. La industria textil, concretamente, ha hecho especial hincapié en la necesidad de Introducir algún tipo de protección automática, al menos durante un periodo de tiempo limitado. 4.3.8. En el Reino Unido, la Ley de 1988 de propiedad Intelectual, diseños y patentes estableció la protección Jurídica de los diseños no 2 r e g i s t r a d o s . En otros países no se concede otra protección automática efectiva que la derivada de la aplicación del derecho de propiedad Intelectual. Queda por determinar si la Introducción de un periodo de protección automática es compatible con los Intereses legítimos de todas las partes afectadas y si están Justificadas las peticiones de algunos sectores industriales de que se Imponga dicha protección. 4.3.9. El requisito de registro tiene por objetivo garantizar la seguridad Jurídica

cuanto

distinción

entre

diseños

protegidos

p r o t e g i d o s . La Introducción de la protección de los diseños no registrados, aunque se sujete a estrictas limitaciones temporales, forzosamente ha de Ir en menoscabo de la citada seguridad Jurídica, pues cabe la posibilidad de que

empresas

esencialmente

rivales

elaboren

Independientemente

similares y deseen de buena

diseños

Idénticos

fe explotarlos o preparar

o su

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explotación comercial. Este hecho habría de tomarse en cuenta a la hora de

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establecer el alcance y el contenido de dicha protección para diseños no registrados. Con todo, mientras algunos Estados miembros sigan protegiendo los diseños por medio de derechos de propiedad Intelectual o a través de sus normas sobre competencia, no se disipará la Inseguridad Jurídica, ya que los autores seguirán confiando en esa protección y no registrarán sus d i s e ñ o s . Además, la probabilidad de que se realicen separadamente diseños Idénticos parece mínima. Del hecho de que un país tan Industrializado como el Reino Unido haya optado por la protección de los diseños no registrados cabe deducir que no debe exagerarse el riesgo inherente a esa solución. En cuanto al fundamento de las demandas de los diferentes sectores Industriales de una protección de este tipo, a Juicio de la Comisión, una protección automática sujeta a limitaciones temporales puede suponer una ayuda Importante para las empresas que deben efectuar fuertes Inversiones en actividades de diseño. Con frecuencia, estas empresas ven mermada su capacidad competitiva frente a otras rivales que plagian sus diseños. Por tanto, la Comisión estima que la Introducción de una protección automática por un periodo limitado (por ejemplo, tres años a partir de la comercialización) podría erigirse en un Instrumento eficaz para fortalecer la competItIvldad de las empresas europeas y concluye que no hay argumentos de peso suficiente que se opongan a la adopción por la Comunidad de una solución ponderada cuidadosamente. Transcurrido el plazo propuesto de tres años, la protección se supeditarla al registro dentro del periodo de gracia establecido. Con este fin, podría adoptarse la disposición del articulo 9 del A n e x o I. La duración de la protección y la naturaleza del derecho sobre el diseño no registrado serán examinadas más adelante con mayor detenimiento en los puntos 4.3.16 v siguientes asi como en el capitulo 6. 4.3.10. Estrechamente relacionada con el tema de la novedad del diseño está la cuestión de si el cumplimiento de esta condición debe comprobarse o no m e d i a n t e examen previo a la concesión de la protección. Las autoridades regístrales de los Estados miembros no pueden determinar o Intentar determinar si un diseño presentado para su registro con arreglo a la normativa Interna es "nuevo", entendiéndose por ello desconocido en todo mundo.

Aunque

concepto

novedad

d e f i n i c i o n e s , con mucha frecuencia el examen, si

sido

objeto

diversas

llega a verificarse, se

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limita a diseños registrados a n t e r i o r m e n t e en un m i s m o país y en un número c o n c r e t o de años. A d e m á s , el hecho de que un diseño haya sido registrado no Implica que no pueda Impugnarse su carácter de novedad. En caso de denuncia presentada ante los tribunales por el p r o p i e t a r i o de un diseño r e g i s t r a d o por Infracción de sus derechos sobre é s t e , el supuesto Infractor puede alegar en su defensa que el d i s e ñ o no cumple el requisito de novedad. Por o t r o lado, durante el periodo de vigencia de los derechos sobre el d i s e ñ o , la validez de la Inscripción en el registro también puede ser o b j e t o de Impugnación, ante la autoridad registre o ante los tribunales, según proceda. 4 . 3 . 1 1 . Las empresas parecen ser p a r t i d a r i a s de un sistema de p r o t e c c i ó n que no anteponga un examen del fondo de la solicitud de registro a la Inscripción del diseño en é s t e . Prefieren que la Inscripción se v e r i f i q u e Inmediatamente después de tramitarse la solicitud de registro, a fin de aligerar las formalidades a d m i n i s t r a t i v a s en lo posible y reducir los gastos de Inscripción. A s i , en caso de registrarse un diseño que no cumple el requisito de novedad, la responsabilidad recae en el s o l i c i t a n t e . Esta p o s i c i ó n de las empresas es consecuencia lógica de su preferencia por un sistema de protección libre de f o r m a l i d a d e s . 4 . 3 . 1 2 . La Comisión conviene en que es fundamental reducir al m í n i m o los trámites y g a s t o s . Por ello, sus servicios han e x a m i n a d o la posibilidad de sustituir el criterio de novedad por el de o r i g i n a l i d a d , entendida como "creación del diseño por el p r o p i o autor y no m e d i a n t e plagio". A u n q u e en teoría ello es posible, esta o p c i ó n tendría Importantes repercusiones sobre el alcance de la protección, ya que ni siquiera la protección derivada del diseño comunitario registrado podría mantener su carácter de m o n o p o l i o , d e b i e n d o limitarse a una prohibición de toda reproducción no a u t o r i z a d a . En o t r o punto del presente L i b r o Verde e x a m i n a r á si ello resultarla b e n e f i c i o s o para la Industria en g e n e r a l .

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4.3.13. Asi pues, se estima que el criterio de concesión de p r o t e c c i ó n debe consistir en cierto grado de n o v e d a d , pero sin que sea necesario un examen del cumplimiento de esa c o n d i c i ó n . Por e l l o , la Comisión propone como

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condición que el diseño tenga carácter distintivo. Esta noción será examinada y explicada en el capitulo 5. A efectos del presente Capitulo baste con afirmar que el registro de un diseño comunitario no se basará en un examen del fondo de la solicitud. 4.3.14. Una preocupación frecuentemente expresada por las empresas, en especial por las pequeñas y medianas,, es el mantenimiento de los gastos de registro a niveles reducidos, hecho del que es plenamente consciente la Comisión. Sin entrar en detalles al respecto en este capitulo del Libro Verde, conviene señalar que, para obtener los frutos deseados, el nuevo sistema comunitario de protección debe ser asequible económicamente para las empresas.

4.3.16. Por último, uno de los argumentos de mayo peso esgrimidos por medios empresariales en favor de la protección otorgada por los derechos de propiedad Intelectual y en contra de la protección ofrecida a los diseños registrados radica en el reducido periodo de protección previsto por la normativa sobre protección de estos últimos, frente al generoso plazo establecido por el derecho de propiedad Intelectual. No obstante, el argumento de que la protección de los diseños registrados es demasiado efímera sólo encierra una parte de verdad. Con arreglo a la Ley francesa de 1909, la protección de los diseños registrados puede prorrogarse por 50 años, mientras que en Portugal no hay limite alguno. En otros Estados miembros la protección oscila entre los diez años de España y los 25 del Reino Unido, pasando por los 20 de Alemania y los 15 de los países del Benelux, Dinamarca, Irlanda e Italia.

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4.3.15. Otra de las criticas dirigidas a los sistemas nacionales de protección de diseños por algunos sectores Industriales es la ausencia en ciertos Estados miembros de disposiciones que permitan registrar simultáneamente y por medio de una sola Inscripción varios diseños Interrelaclonados. Por ejemplo, a un fabricante de corbatas debe permitírsele proteger todas las variaciones de colores de un diseño especifico por medio de una única Inscripción, en vez de presentar una solicitud por cada corbata diferente. A entender de la Comisión, no hay motivos válidos que se opongan a esta solución, a no ser el Incremento de los Ingresos de la autoridad reglstral procedentes de los derechos de Inscripción. A este respecto, parece lógico dar primacía a la necesidad de la Industria de reducir al máximo sus gastos improductivos.

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4.3.17. En lo referente a la duración de la protección, cada sector Industrial tiene exigencias diferentes que pueden variar Incluso dentro de una misma empresa según el diseño. Algunos tienen una vida breve. Los textiles y de productos de moda presentan un periodo de rentabilidad reducidísimo, que las propias empresas procuran abreviar cada vez más con la rápida Introducción de diseños nuevos que dejan anticuados a los de la temporada anterior. En otros sectores los diseños pueden tener una vigencia prolongada, aunque en general no es el consumidor quien decide la duración del periodo durante el cual un diseño se encuentra en el mercado, sino más bien la estrategia comercial del fabricante. Mientras que los fabricantes norteamericanos de automóviles consideran conveniente sacar al mercado modelos nuevos cada año, al menos algunos de los europeos, como Citroen, mantienen prácticamente sin cambios sus diseños durante muchos años. Algunos diseños se convierten en clásicos y gozan de "eterna Juventud", como el famoso diseño de Cartler de los relojes de señora con números romanos. A su vez, el elemento básico de los Juguetes Lego no ha variado en 40 años. Por esta razón, las empresas reclaman protección para los diseños, en principio, en tanto se utilicen para comercializar el producto al que están Incorporados. 4.3.18. La duración bastante reducida de diseños

varios

países

consecuencia

la protección concedida a los obviamente

del

"enfoque

patente" anteriormente expuesto, consistente en dar a los diseños el mismo tratamiento que a las Invenciones. En el caso de estas últimas, el Interés de la sociedad Impone el cese del monopolio garantizado por la patente una vez que el Inventor ha dispuesto del tiempo suficiente para compensar su Inversión. A partir de ese momento la Invención pasa a formar parte del dominio público. Detrás de este proceso no hay solamente consideraciones económicas, sino que también viene dictado por la necesidad de la sociedad de disponer

libremente de las Invenciones, asi como de perfeccionarlas a

fin de Impulsar el progreso tecnológico. Estas consideraciones no tienen el mismo peso tratándose de los derechos sobre diseños, que sólo protegen la

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apariencia externa de un producto y no su función técnica. En teoría una

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protección que abarcase toda la vida del creador y un periodo adicional de al menos 50 años, como la aplicada a las obras literarias y artísticas, serla una solución defendible para los diseños puramente estéticos. Sin embargo, no es posible disociar plenamente apariencia y función. Cuanto más funcional es un diseño, más apropiado parece ser el enfoque de patente. Es necesario, pues, llegar a una solución de compromiso que tenga en cuenta los Intereses encontrados. La duración exacta del periodo de protección será discutida más adelante en el momento oportuno. En este punto, baste con concluir que para satisfacer las demandas legitimas de las empresas en cuanto a la duración de la protección no es necesario establecer como Instrumento primordial de protección de los diseños Industriales los derechos de propiedad Intelectual. Antes bien, es posible encontrar una solución satisfactoria aplicando un enfoque basado en la protección de los diseños registrados.

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4.3.19. Por consIguiente „ para la protección Jurídica de los diseños Industriales en la Comunidad se propone un sistema comunitario de protección de diseños registrados, confiando en que ello satisfará las aspiraciones y expectativas de la mayoría de los sectores industriales. Probablemente, será necesario llevar a cabo al mismo tiempo una armonización parcial de las legislaciones nacionales vigentes en materia de protección de diseños y, cuando sea conveniente, tendrá que completarse este sistema mediante la aplicación del derecho nacional de propiedad intelectual. No parece necesario prescindir del registro como Instrumento de protección, aunque deberá tener como complemento una protección de los diseños no registrados estrictamente limitada en lo temporal, pero de aplicación general a todos los sectores.

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Véase el punto 4.3.15 más adelante

Sección 213

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3 Este plazo de protección sólo es válido para los diseños registrados. Los derechos sobre diseños no registrados tienen una vigencia máxima de 15 años calculados con arreglo a lo dispuesto en el articulo 216 de la Ley de 1988 de propiedad Intelectual, diseños y patentes.

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CAPITULO 5 DISEÑO COMUNITARIO Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

5.1. Una Iniciativa comunitaria 5.1.1. A la luz de lo expuesto en los capítulos precedentes, la diversidad de soluciones Jurídicas adoptadas por los Estados miembros, la preocupación de la Comunidad por el tema ante la perspectiva de la realización del mercado Interior y las principales quejas de las empresas con respecto a la situación actual, la Comisión ha llegado a la conclusión de que es necesaria una Iniciativa comunitaria. Ésta debe constar básicamente de los dos elementos siguientes: - la creación de un diseño comunitario que reconozca un derecho unitario en el territorio de la Comunidad y esté regulado exclusivamente por la normativa comunitaria, y - una aproximación limitada de las normas sustantivas de la legislación de los Estados miembros que regulan la protección especifica de los diseños por medio de registros nacionales. 5.1.2. En este capitulo y los siguientes se expondrá el concepto de diseño comunitario, relegando a los dos últimos capítulos del presente Libre Verde los problemas de la relación del diseño comunitario con ios otros derechos nacionales y las proposiciones referentes a la aproximación de algunos aspectos de las normativas nacionales sobre protección especifica de los d i senos. 5.2. El diseño comunitario 5.2.1. Con

Instrumento

diseño

comunitario

protección

apropiado

pretende para

esencialmente

mercado

crear

Interior.

un más

conveniente es un derecho unitario válido en toda la Comunidad y regulado la

normativa

Justificaron común ItarI as.

comunitaria. momento

Unas creación

consideraciones de

patente

similares y

ya marca

cde.uv.es

por

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5.2.2. Las empresas exigen una protección eficaz de los diseños Industriales. No obstante, sus exigencias son diferentes según las características de los diversos sectores industriales. Para los sectores cuyos productos son de vida efímera, es esencial disfrutar de la protección adecuada sin los Inconvenientes del registro de los diseños, mientras que la duración de la protección desempeña un papel segundarlo. Por el contrario, para otros sectores son primordiales la seguridad Jurídica que genera el registro de los diseños y la extensión de la protección a toda la duración previsible de la comercialización del producto en el mercado. Ambas exigencias son razonables y la Comisión considera que pueden satisfacerse mediante un diseño comunitario que adopte dos formas: - un diseño comunitario no registrado libre de formalidades de registro que ofrezca protección Jurídica por un corto periodo de tiempo (a modo de prueba , 3 años); - un diseño comunitario registrado basado en la presentación de una solicitud de registro en la futura Oficina de Diseños de la Comunidad, cuya protección podría alcanzar los 25 años. 5.2.3. La protección dimanante del diseño comunitario registrado y la del diseño comunitario no registrado estarían supeditadas al cumplimiento de las mismas condiciones y tendrían el mismo alcance. Las diferencias radicarían principalmente en los derechos conferidos, en la definición del momento en que empezarían a surtir efecto la protección y en la duración de ésta. La elección entre estas dos formas de protección o, en términos más precisos, la decisión de acogerse a la protección concedida por el diseño comunitario registrado tras haber disfrutado de la protección del diseño comunitario no registrado correspondería exclusivamente al usuario de este sistema de protección Jurídica. 5.2.4. En el presente capitulo se examinarán las condiciones que deben cumplirse para obtener la protección del diseño comunitario, asi como su alcance. De las cuestiones relacionadas con los derechos conferidos por dicho diseño y con la duración de la protección se ocupará el capitulo 6. 5.2.5. En términos generales, el

Instituto Max

Planck

ha defendido un

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enfoque similar al que propone la Comisión a continuación.

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5.3. Condiciones de protección 5.3.1. Para establecer los requisitos que ha de cumplir externa de un producto para obtener la protección del diseño deben tener en cuenta tres c o n s i d e r a c i o n e s : - SI el diseño para el que se solicita la protección se características Intrínsecas a la definición de tal. - Las posibles repercusiones de la existencia de otros protección del diseño en cuestión. - El grado exigido de Intervención del autor del diseño.

la apariencia comunitario se ajusta por diseños

sus la

5.3.2. A su vez, estas tres cuestiones han llevado a la Comisión a estudiar sucesivamente los siguientes p u n t o s : - la definición de diseño, - el requisito de "carácter d i s t i n t i v o " , - la actividad del autor del diseño, - los casos que deben excluirse de la protección. 5.4. Definición del diseño 5.4.1. El diseño como Instrumento de comercialización

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Muchas son las definiciones de "diseño Industrial" que se conocen, pero ninguna goza de aceptación u n i v e r s a l . Esta diversidad de definiciones es reflejo de la multitud de teorías en que se basa este concepto. Sin embargo* todas tienen un elemento común: la tendencia del diseño Industrial moderno a abandonar la noción de "decoración" u "ornamento" aplcado a un producto para abrazar como o b j e t i v o la fusión más Intima posible entre función y valor estético. Cuanta mayor correspondencia haya entre la forma de un producto y su función, mayor mérito tendrá el diseño. Como consecuencia de esta tendencia, salvo las materias primas, la práctica totalidad de los bienes comercializados en el mercado llevan Incorporado un diseño industrial. La mejora de la forma de un producto con objeto de hacerlo más funcional constituye un requisito obvio para Incrementar su capacidad competitiva en el m e r c a d o . Los fabricantes son conscientes de las ventajas de la Innovación funcional y suelen Insistir en este aspecto al

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anunciar sus productos. El hecho de q u e . según una afirmación de aceptación g e n e r a l , las mejoras funcionales casi siempre llevan aparejada una plusvalía estética se traduce en un Incremento del valor económico de la forma y ofrece al fabricante de nuevos argumentos publicitarios que van dirigidos a la sensibilidad estética del consumidor. Asi ocurre Incluso con los alimentos, bebidas y productos básicos, ya que la forma en que son presentados o comercializados desempeña un papel Importante. Hoy día, para atraer al consumidor e Incluso, en el caso de algunos productos, a un grupo de consumidores especializados, es Indispensable ofrecer no sólo una tecnología avanzada sino también un producto de apariencia atractiva. La consigna publicitaria "una cara fea no vende" no está lejos de convertirse en una realidad del mercado. Asi, el diseño Industrial se ha erigido en uno de los Instrumentos más eficaces para la comercialización de productos Industriales. Su importancia aumenta continuamente, incluso en los bienes de consumo de alta tecnología. La competencia entre los fabricantes de algunos bienes electrónicos de consumo se basa tanto en la pureza y elegancia de sus diseños como en la perfección técnica de los productos, que no varia enormemente, debido tanto al elevado nivel general de calidad alcanzado por este sector como a la concentración de la producción de elementos técnicos y a su normalización.

Serla injusto limitar el valor del diseño a su papel de eficaz Instrumento de comercialización. El diseño industrial es reflejo de una de las características culturales más propias de la civilización contemporánea. Sin entrar en disquisiciones teóricas que no vienen al caso en este contexto, resulta sencillo demostrar que en nuestras viviendas, oficinas, comercios y fábricas, en la forma de nuestros automóviles, buques, ferrocarriles y aeroplanos, Incluso en la de los objetos más comunes de nuestra vida cotidiana, como los utensilios y nuestra Indumentaria, se deja sentir fuertemente el Influjo del diseño industrial. Todo nuestro entorno está marcado por valores estéticos expresados a través del diseño. Proteger los diseños equivale, pues, a fomentar el desarrollo de una tendencia que ha aportado a la población de los países Industrializados enormes mejoras no sólo en los aspectos materiales de la calidad de vida, sino en su manera de percibir la beileza y al bienestar.

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5.4.2. El diseño como elemento de nuestra cultura

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5.4.3. El enfogue del "concepto global" 5.4.3.1. En la búsqueda de una definición Jurídica del concepto de "diseño" quizá fuera conveniente consultar en primer lugar a aquellos que crean los diseños: las autores. Éstos suelen Insistir en que los diseños son el resultado de un "concepto global", esto es, de una simbiosis de la función del producto con diversas características formales, Incluidos la elección de los materiales, las dimensiones y el peso. Por ello, los autores manifiestan su preferencia por una protección que abarque todos los elementos constitutivos del "concepto global". Aunque no pone en duda el hecho de que esta concepción del "diseño" responde a una realidad cultural, la Comisión está convencida de que una protección del "concepto global" como tal acarrearla graves problemas. Una protección de alcance general que Incluyese todos los elementos funcionales tendría efectos perjudiciales sobre la competencia en el mercado. Una vez comercializado un producto con una forma determinada, por ejemplo, un audífono en forma de montura de gafas, este concepto serla monopolizado por el autor del diseño y su sucesor legitimo. Evidentemente, esta situación resultarla Inaceptable. No puede permitirse que un monopolio de alcance excesivo sobre el diseño inicial Impida la creación de nuevos diseños más perfeccionados.

cde.uv.es

5.4.3.2. El "concepto global" incluye, además de elementos relacionados con la forma y la configuración, otros que pertenecen al mundo de las Ideas y las "Invenciones", ya que suponen Innovaciones tecnológicas. SI la aportación Innovadora es suficientemente Importante, el "concepto" puede ser protegido en toda la Comunidad a través de una patente. Pero si no cumple los requisitos necesarios para ser patentado, como a menudo sucede, en algunos Estados miembros puede protegerse por medio de los "modelos de utilidad" y en el Reino Unido gracias a los "derechos sobre diseños no registrados". Es evidente la necesidad de establecer en toda la Comunidad una protección de este tipo para colmar las lagunas existentes en los demás Estados miembros. Por esta razón, la Comisión está estudiando la posibilidad de presentar una Iniciativa al respecto. No obstante, una protección similar a la ofrecida por los "modelos de utilidad" Implicarla forzosamente la aplicación de un requisito de "novedad absoluta" entendido

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tal como se utiliza en el ámbito de las patentes. Como se explica más adelante, no resultarla conveniente supeditar la protección de los diseños al cumplimiento de un requisito tan estricto, para cuya correcta verificación serla necesario un procedimiento de Investigación y examen más substancial que el aplicado actualmente a los diseños. 5.4.3.3. Además, los autores de diseños han de disfrutar de libertad para crear nuevos diseños a partir de conceptos técnicos ya establecidos. Siempre que sea el resultado de un esfuerzo Intelectual Independiente, el perfeccionamiento libre e Ininterrumpido de conceptos ya existentes debe estar exento de obstáculos legislativos. 5.4.3.4. Por los motivos que acaban de exponerse, la Comisión considera que la protección de los "diseños" debe asegurarse mediante protejan

Instrumentos que

las características de su apariencia antes que un "concepto" o

"Idea". 5.4.4. El enfogue de la Industria del diseño 5.4.4.1. En general la Industria del diseño considera que un diseño es el resultado de tres elementos: una mejora funcional o Innovación técnica del producto, la contribución creativa de naturaleza estética del autor y la Inversión del fabricante, que hace posible el desarrollo de los dos elementos anteriores. 5.4.4.2. La Comisión conviene en que los diseños que reúnen esos tres requisitos merecen ser protegidos. No obstante, una aplicación estricta de esa definición conducirla a una limitación del número de diseños proteglbles. Por ello, a efectos del presente Libro Verde, la Comisión también prefiere reputar de "diseños" a aquellos que carecen de alguno de esos elementos.

cde.uv.es

Asi, debe tenerse en cuenta el elemento puramente decorativo aplicado a un producto, aunque falte el elemento de perfeccionamiento funcional (p.ej., la decoración de superficies en los productos textiles, en los papeles pintados para paredes y en los servicios de t é ) . En determinados sectores, como la moda o la fabricación de Joyas, resultarla difícil demostrar que el

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elemento de mejora funcional siempre está presente. En cuanto al "valor estético" del diseño, hay formas que son deliberadamente "desagradables" o "mostruosas" a fin de provocar al consumidor y, sin embargo, gozan del favor del mercado. Por último, en algunos casos la Inversión dedicada expresamente al desarrollo de un diseño puede ser mínima, al encargarse el propio autor de la fabricación y comercialización de los productos (p.ej., en la artesanía). En todos estos casos, es necesaria una protección Jurídica de los diseños, que no debe sacrificarse por mor de una defInlcIon. 5.4.5. El enfogue del "efecto estético" La legislación de varios países de la Comunidad parece exigir como condición para otorgar una protección especifica cierto "efecto estético". Este criterio es de poca utilidad, ya que resulta tan difícil determinar qué es un "efecto estético" como ardua es la tarea de definir el concepto de "obra artística" propio de la legislación sobre propiedad Intelectual. 5.4.6. El enfogue negativo: formas que no vienen determinadas únicamente por la función técnica de los productos 5.4.6.1. Cabe afirmar que la mayoría de las legislaciones nacionales (con las Interesantes excepciones de Dinamarca, país líder en materia de diseño, y de las disposiciones de la Ley británica de propiedad Intelectual, diseños y patentes, relativas a los derechos sobre diseños no registrados) aplican una definición negativa de "diseño", al disponer que no pueden protegerse las formas que vienen dictadas exclusivamente por la función técnica del producto. Esta disposición tiene gran importancia, puesto que contribuye a establecer la distinción entre la protección de los diseños y la de las patentes. Sin embargo, deja sin resolver la cuestión de la interrelacIon de los dos aspectos, funcional y estético, que están presentes en la gran mayoría de los casos. 5.4.6.2. Hasta

fecha,

exclusión

protección

aquellas

características dictadas exclusivamente por una función técnica, prevista la gran

mayoría

las normativas

diseños, viene siendo aceptada por

nacionales

sobre

protección

las Industrias de diseño por entender cde.uv.es

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que supone una aplicación correcta de los principios básicos de la legislación en la materia. Cuando un efecto técnico sólo puede conseguirse con una forma determinada, el diseño no puede ser protegido. Por el contrario, si pueden protegerse las características formales de un diseño cuando el autor puede elegir entre diversas formas para llegar al efecto técnico deseado. Asi entendida dicha exclusión corresponde exactamente a la dicotomía Idea/expresión propia de la legislación sobre propiedad Intelectual. En realidad, lo que se pretende dejar claro es que, cuando el efecto técnico no deja margen alguno de elección al autor, no puede hablarse de creatividad personal y, por tanto, no hay nada que proteger (por lo menos con derechos de propiedad Intelectual o sobre d i s e ñ o s ) . La Comisión defiende la postura de que tal exclusión de la protección debe ser consecuencia directa de la aplicación de la definición de diseño proteglble. A tal efecto se ha establecido la disposición del articulo 3 del proyecto de Reglamento (Anexo I ) . 5.4.7. El enfogue de la Comunidad 5.4.7.1. Las consideraciones concluir que la definición de posible» a fin de Incluir en apariencia de un producto. Por entiendan las características apariencia de un producto ... cuanto a forma o color.

precedentes han llevado a la Comisión a "diseño" proteglble ha de ser lo más amplia principio el posible valor económico de la consiguiente, se propone que por "diseño" se bIdlmenslonales o tridimensionales de la que puedan percibirse por los sentidos en

cde.uv.es

5.4.7.2. La Comisión confia en que esta definición pueda ser Interpretada de modo suficientemente lato para abarcar algunos casos concretos que merecen ser objeto de protección como, por ejemplo, algunas texturas textiles que producen una sensación táctil especial. Cabe preguntarse si deberla protegerse la utilización en un producto de un material especifico que, sin presentar diferencias sustanciales de forma y color con respecto a otros materiales, añada Inmediatamente un valor particular al producto en cuestión. El Consejo podría elaborar una declaración Interpretativa para aclarar este extremo.

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5.4.7.3. Solamente deben excluirse de la protección del diseño comunitario aquellas características del producto en cuanto a forma y color que no puedan ser percibidas por los sentidos durante su observación o manipulación. Tales características (p.ej., mecanismos internos Invisibles para la vista y procesos que se verifiquen en el Interior del producto durante su utilización) podrían protegerse con otros Instrumentos propios de la legislación sobre propiedad Intelectual, por ejemplo, los modelos de utilidad, o como elementos de información técnica. En cualquier caso, si no Influyen en la apariencia del producto, esas características no deben protegerse como diseños. 5.4.7.4. ExcepclonaImente, las características que normalmente son internas y, por lo tanto, no gozan de protección pueden protegerse si la presentación del producto les confiere un valor visual especifico (p. e j . , si las superficies exteriores son transparentes o en el caso de los productos presentados conjuntamente de modo especifico en un envase transparente). 5.4.8. Protección de los diseños cuva apariencia no es Importante para el consumidor 5.4.8.1. En el Reino Unido no es posible registrar un diseño con respecto a un producto si la apariencia de éste no es esencial, esto es, si los consumidores normalmente no tienen en cuenta en una medida Importante consideraciones estéticas a la hora de adquirir o utilizar productos de ese tipo y tampoco las tomarían en consideración en caso de incorporación del diseño al producto 1 . Esta disposición tiene por efecto negar la protección a una amplia gama de características de productos que son Invisibles cuando se utilizan (p.ej., los refuerzos Inferiores de la base del plato de las duchas) y que, por lo tanto, normalmente no se adquieren por sus cualidades estéticas.

cde.uv.es

5.4.8.2. Antes de pronunciarse sobre la conveniencia de tal exclusión debe recordarse que en el Reino Unido los diseños carentes de atractivo estético pueden acogerse a la protección para diseños no registrados. En otros países, como Alemania e Italia, se han adoptado disposiciones de las que parece Inferirse que la protección debe limitarse a los diseños

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"atractivos" para la vista. Estas disposiciones pueden ser apropiadas en países que cuentan con modelos de utilidad, pero en los demás ocasionarían una reducción excesiva de la gama de diseños proteglbles. No parece haber motivos válidos para excluir los diseños de Instrumentos quirúrgicos, por ejemplo, por el mero hecho de que los cirujanos no toman en consideración su apariencia más que en contadas ocasiones. Por esta razón, a nivel comunitario se propone, al menos mientras no se disponga de una normativa comunitaria sobre modelos de utilidad, hacer extensiva la protección a todos los diseños que pueden percibirse por los sentidos. 5.4.9. La protección de las piezas de un producto La aplicación de la definición anterior a los productos complejos compuestos de diversas piezas suscita dudas en cuanto a la posibilidad de proteger como diseño comunitario las piezas que se encuentran en la parte visible de un producto complejo. A entender de la Comisión, si una pieza como tal puede conceptuarse como producto dotado de su propio mercado, Incluso si éste está limitado a un reducido circulo de especialistas en el montaje y reparación del producto complejo, dicha pieza debe considerarse como un producto en si y, por lo tanto, puede protegerse su apariencia. Obviamente, el diseño de la pieza debe cumplir las condiciones normales de protección y no puede acogerse a ésta a través del producto complejo del que forma parte. La Comisión Invita a presentar comentarlos sobre estas sugerencias. 5.4.10. ¿ Deberían protegerse las caracterlcas InteroperabI IIdad de las Piezas ? 5.4.10.1. La

Comisión

InteroperabI IIdad

defiende muchos

los

ámbitos.

principios En

que

campo

permiten

normalización de

los

diseños

Inndustrla les debe definirse el alcance de la protección de manera que los derechos exclusivos conferidos sobre las características que conforman un diseño no acaben por constituirse en un "monopolio" sobre el género de productos a los que puede

Incorporarse el diseño. Por ejemplo, debe ser

posible sustituir el tubo flexible de un aspirador de una marca determinada otro

de otra

diferente,

sin

perjuicio

protegerse el diseño del tubo del aspirador propio aspirador.

que en

principio

pueda

lo mismo que el diseño del cde.uv.es

por

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A fin de garantizar cierto grado de "InteroperablIIdad" y competencia en el mercado de los repuestos de una amplia gama de artículos domésticos, vehículos de motor, bienes de consumo electrónicos, etc., parece conveniente no extender la protección a aquellas características del diseño cuya forma y dimensiones exactas deben reproducirse obligatoriamente para hacer posible la Integración de la pieza en el producto complejo al que va destInada. 5.4.10.2. La Idea expresada en el punto anterior aparece recogida en en el articulo 213 de la Ley británica de propiedad Intelectual, diseños y patentes, en la que se dispone que los derechos sobre un diseño no son aplicables a las "... características de forma o configuración del producto que permitan conectar ese producto con otro o Integrarlo en otro, bien Introduciéndolo en el Interior de éste bien situándolo a su alrededor o en contacto con él, de manera que ambos productos puedan desempeñar sus funciones" (excepción denominada "must f l t " ) . Esta disposición británica se refiere a los derechos sobre diseños no registrados, que no son derechos de propiedad Intelectual y, por tanto, no vienen regulados por las obligaciones que Impone al Reino Unido el Convenio de Berna. De Igual modo, el futuro diseño comunitario se regirá por una normativa especifica ajena a las obligaciones del Convenio de Berna, del que son signatarios todos los Estados miembros. 5.4.10.3. Por consiguiente, habida cuenta de las generosas posibilidades sugeridas para la protección de los diseños, de la que únicamente quedan excluidos aquellos que no tienen carácter distintivo, se propone que deberían excluirse de la protección a las características especificas de los diseños que tienen relación con los "Interfaces" hasta el punto necesario para permitir el "Interfaz" de diferentes fabricaciones.

cde.uv.es

Huelga señalar que las demás características de las piezas, en las que el autor del diseño puede expresarse libremente, si pueden protegerse. Siguiendo con el ejemplo presentado anteriormente de una bolsa de aspirador, el color de la decoración de la bolsa Indudablemente puede protegerse como diseño comunitario si reúne los demás requisitos necesarios. En tal caso, su reproducción por un fabricante rival constituirla una Infracción.

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5.4.11. Diseños bldImenslonales v tridimensionales 5.4.11.1. En muchos países se viene tradlclonaImente distinguiendo en el uso común de la lengua y en la legislación entre "diseños bIdImenslona les" ("desslns", "Muster") y "diseños tridimensionales" ("modeles", "Modelle"). Por regla general, esta distinción sólo tiene valor histórico: en un principio se protegieron los diseños bIdImenslona les, esto es, los dibujos aplicados a los productos textiles. No obstante, pronto se extendió la protección a las formas tridimensionales, primero a las esculturas principalmente, que servían para "decorar" productos de uso común. La utilización de dos términos ("diseños y modelos") quedó consagrada en los Convenios de París y Berna, aunque en ambos casos el régimen aplicable es en términos generales Idéntico, Independientemente de la naturaleza "superficial" o "espacial" del diseño aplicado o Incorporado a un producto. 5.4.11.2. A este respecto, los países de Derecho anglosajón (Common Law) constituyen una excepción, ya que utilizan el concepto de "diseño" (que en realidad significa "proyecto" más que "dibujo") para ambos tipos de formas. Además, la Ley brltáncia de 1988 de propiedad Intelectual, diseños y patentes Introduce una diferencia en el tratamiento legal de los dos tipos de formas. Esta Ley establece una distinción entre la "decoración superficial", que no puede protegerse como "diseño no registrado" (aunque si como "diseño registrado") y los diseños tridimensionales, que pueden protegerse como diseños registrados o no registrados. 5.4.11.3. A efectos del Incluirá

tanto

presente

los dibujos como

Libro Verde, el concepto de

"diseño"

los modelos. No obstante, en caso de

adoptar algún Instrumento legislativo como consecuencia de la presente Iniciativa de la Comisión, la Comunidad deberá decidir sobre la conveniencia de seguir utilizando los dos conceptos distintos o, en caso contrario,

precisar

mediante

una

definición

que

término

"diseño"

comprende tanto los diseños como los modelos. 5.4.12. Carácter Industrial de los diseños 5.4.12.1. Un "diseño" es la apariencia que se puede dar a un producto por Libro

Verde,

también

considerarán

como

"Industriales"

los

diseños

cde.uv.es

medio de diversas técnicas de procesos Industriales. A efectos del presente

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"artesanales", reproducidos a m a n o , con las consiguientes ligeras variaciones de la forma del p r o d u c t o . Por esta razón, la Comisión prefiere utilizar

término

"producto"

sin

calificarlo

con

adjetivo

"Industrial", como sucede en numerosas legislaciones. 5.4.12.2. Por regla general, a e f e c t o s de la protección del diseño, carece de Importancia el número de productos a los que éste se aplica, aunque en algunos países de Derecho anglosajón este criterio sigue desempeñando un papel

Importante.

la actualidad

resulta

apropiado

supeditar

carácter Industrial de un diseño a su reproducción en, por ejemplo, más de 50 u n i d a d e s . El hecho de que un producto tenga una producción muy limitada, o

Incluso sea

único

(como puede

ocurrir

con

los vestidos

alta

c o s t u r a , las Joyas, las lápidas y los jarrones de c r i s t a l ) , no significa que no sea económicamente necesario proteger el valor añadido por el autor del diseño y el fabricante. 5.4.13. El enfogue de la "función de utilidad" Algunas legislaciones (p.ej., la Ley Uniforme del Benelux) establecen como requisito para la protección de los diseños el que su aplicación o Incorporación a un producto proporcione a éste último una función de utilidad especifica. La mención de tal requisito puede considerarse en gran medida una cuestión semántica. Suscitarla, por ejemplo, el dilema de si debe considerarse la "decoración pura" como una función de utilidad. Obviamente, la respuesta serla afirmativa, pero la idea misma de función de utilidad crearla una situación de ambigüedad con respecto a los "diseños exclusivamente funcionales" que, como se ha explicado anteriormente, no pueden protegerse. A efectos del presente Libro Verde, la Comisión ha decidido no Incluir tal requisito en la definición de diseño. 5.4.14. El producto al que se aplica el diseño 5.4.14.1. Antes

finalizar

tema

la definición

diseño,

Comisión Juzga oportuno hacer algunas observaciones sobre el concepto de "producto" utilizado en los puntos anteriores. Los autores de diseños no limitan su actividad al diseño de productos en el sentido estricto del

cde.uv.es

término. Sus actividades de d i s e ñ o también pueden referirse a e s p a c i o s ,

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lugares o unidades que difícilmente podrían conceptuarse como "productos". Baste mencionar el "diseño televisivo", la "decoración Interior" (p.ej., la multiplicidad de elementos que dan a una estación de metro nueva un "estilo" o "fisionomía" específicos), el "diseño ambiental" o la "arquitectura paisajística". En opinión de la Comisión, esas contribuciones al diseño merecen ser protegidas, si bien principalmente mediante derechos de propiedad Intelectual. Los obstáculos que suponen para el buen funcionamiento del mercado Interior las diferencias en materia de protección pueden superarse recurriendo a la armonización de las normas sobre propiedad Intelectual. La legislación comunitaria ha presentada recientemente la protección necesaria en la referente a los programas Informáticos y a los productos semiconductores, la cual no deberla verse afectada por una posible aplicación des Intencionada de la legislación comunitaria sobre diseños. Por esta razón se ha especificado claramente en el proyecto de reglamento y en el proyecto de directiva que los programas Informáticos y los productos semiconductores no deben considerarse como productos. 5.4.14.2. La Comisión es consciente de que subsisten casos ambiguos en que resulta difícil determinar si el soporte del diseño es un "producto" en el sentido tradicional de i término o es algo diferente. Por ejemplo, una cocina diseñada mediante diversos elementos (alacenas, sillas, mesas, nevera, lavadora, cocina de gas y fregadero) combinados de modo que produzcan un conjunto unitario, agradable a la vista y nuevo, lo mismo puede considerarse como un ejemplo de decoración Interior que como un producto complejo. A Juicio de la Comisión, en tales casos debe ser posible conceder la protección del diseño comunitario. 5.4.14.3. Asimismo, conviene precisar que el futuro diseño comunitario deberá proteger los caracteres tipográficos siempre, claro está, que se cumplan los requisitos de protección normales. 5.5. Carácter distintivo

cde.uv.es

La cuestión .que va a tratarse a continuación radica en determinar qué Influencia tendrían los diseños ya existentes sobre un diseño que se ajustase a la definición antes propuesta.

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5 . 5 . 1 . N o v e d a d : un concepto común a m u c h o s o r d e n a m i e n t o nacionales 5 . 5 . 1 . 1 . C o m o se señaló en el C a p i t u l o 2 , g e n e r a l m e n t e todas las n o r m a t i v a s n a c i o n a l e s e s p e c i f i c a s e x i g e n que un diseño sea "nuevo". Sin e m b a r g o , el requisito de "novedad" se Interpreta y aplica de diferente modo según el p a í s . En cualquier no p e r m i t e n a en el s e n t i d o llevan a c a b o ven o b l i g a d a s tiempo y zona

caso, los c o n o c i m i e n t o s t e c n o l ó g i c o s actualmente disponibles las autoridades n a c i o n a l e s determinar si un diseño es "nuevo" de ser una "novedad universal o b j e t i v a " . Las autoridades que e x á m e n e s para verificar el cumplimiento de ese requisito se a m a t i z a r l o o limitarlo de una manera u otra (periodo de geográfica tomada en c o n s i d e r a c i ó n ) .

5 . 5 . 1 . 2 . A d e m á s , como es posible que respecto a un diseño conocido uno nuevo varíe s o l a m e n t e en algunos d e t a l l e s , resulta difícil fijar la linea d i v i s o r i a entre los detalles que son tan insignificantes que no cabe conceptuar el diseño de " n u e v o " y aquellos que constituyen una t r a n s f o r m a c i ó n del diseño anterior s u f i c i e n t e m e n t e creativa para merecer una p r o t e c c i ó n e s p e c i f i c a . A l g u n o s o r d e n a m i e n t o s Jurídicos Interpretan el c o n c e p t o de "novedad" de manera tal que es posible realizar esa distinción, m i e n t r a s que o t r o s recurren a un r e q u i s i t o complementarlo de la novedad: la o r i g i n a l i d a d o "E IgentümlIchke11". En los p r i m e r o s , para que un diseño sea c o n s i d e r a d o "nuevo", debe diferir del anterior lo suficiente para ser d i s t i n g u i b l e . En los segundos, se reconoce la "novedad" siempre que el d i s e ñ o no sea "Idéntico" a otro a n t e r i o r , pero se supedita la concesión de la p r o t e c c i ó n al cumplimiento de o t r o requisito consistente en que el diseño se distinga lo suficiente de los o t r o s .

cde.uv.es

M u c h o s son quienes opinan que la falta de criterios o r l e n t a t l v o s en cuanto a los limites de similitud p e r m i s i b l e s c o n s t i t u y e n una grave deficiencia de las a c t u a l e s normas sobre p r o t e c c i ó n de d i s e ñ o s . Esta falta de criterios o r l e n t a t l v o s es causa de litigios. A d e m á s , en algunos países la Jurisprudencia tiende a fijarse m á s en las diferencias más o menos acusadas que en la semajanza g l o b a l . A s i , m u c h o s casos de plagio han quedado sin sanción g r a c i a s a diferencias m e n o r e s que no Impiden reconocer el diseño orIglnal .

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5.5.1.3. También se observa entre los tribunales de los países cuya legislación no matiza o limita el requisito de novedad una tendencia común a aplicar este concepto Inspirándose en gran medida en la práctica en materia de patentes. Los casos relacionados con patentes son mucho más frecuentes en los tribunales que los de diseños y, a la vista del enfoque de asimilación de éstos a las patentes seguido por la mayoría de las legislaciones, no es de extrañar que los jueces se muestren proclives a adoptar soluciones ya conocidas. Sin embargo, la situación es muy diferente en el contexto de las patentes por lo que se refiere a la posibilidad de verificar el requisito de novedad. Por ello, la Comisión considera que la ley debe facilitar a los Jueces criterios orlentatlvos en cuanto al modo de aplicar un posible requisito de "novedad", a fin de evitar diferencias de trato Injustificadas según las circunstancias de cada caso. 5.5.2. Posibles conceptos de un enfogue comunitario De lo hasta ahora expuesto se deduce que la protección dimanante de un diseño comunitario debe estar supeditada al cumplimiento de un requisito que establezca su relación con las formas y configuraciones ya conocidas, Incluidos los derechos anteriores sobre diseños. Los tres conceptos que la Comisión ha examinado son la "originalidad", la "novedad" y el "carácter distintivo". La elección de la "novedad" o de la "originalidad" producirla la Impresión de que la Comisión opta para la protección de los diseños por hacer hincapié en las características propias del ámbito de la propiedad Industrial o en las de la propiedad Intelectual. La "novedad" es obviamente un concepto procedente del ámbito de las patentes, mientras que la "originalidad" es el requisito de protección básico en materia de propiedad Intelectual. Por otro lado, el "carácter distintivo" es un concepto propio de la legislación sobre m a r c a s , por lo que, de adoptarse ese término, deberla Indicarse claramente la diferencia. 5.5.3. OrIqlnal Idad 5.5.3.1. La solución

elección

que

debe

del

concepto

adoptarse

con

"originalidad"

respecto

influirla

determinados

aspectos

cde.uv.es

legislativos fundamentales.

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En primer lugar, serla necesario hallar una definición aceptable de ese requisito. Incluso si se pretendiese que en sentido estricto no se estarla entrando en el ámbito de la propiedad Intelectual, tal definición forzosamente aparecería como un Intento de armonizar los d i f e r e n t e s enfoques adoptados por los Estados miembros en cuanto a las "obras de artes apiIcadas". 5 . 5 . 3 . 2 . Aún suponiendo que pudiesen superarse esas dificultades, tal solución llevarla aparejada la posibilidad de proteger simultáneamente diseños Idénticos de autores d i f e r e n t e s . A d e m á s , los derechos dimanantes del diseño comunitario se reducirían Inevitablemente a la prohibición de toda reproducción no autorizada, Incluso tratándose de un diseño comunitario registrado. Esta solución no parece conveniente, ya que, para dar credibilidad al diseño comunitario registrado y evitar la multiplicación de los litigios, es n e c e s a r i o reforzar los d e r e c h o s exclusivos conferidos por él. 5.5.4. La prueba de dos fases para

los criterios de novedad y carácter

dlstIntIvo Para garantizar la vigencia de los derechos exclusivos y excluir (al m e n o s en el caso del diseño comunitario registrado) toda posibilidad de protección simultánea de diseños Idénticos de autores diferentes, es Indispensable un requisito que se base en un criterio más objetivo que el de "originalidad". A entender de la Comisión, para obtener protección un diseño debe superar una prueba de dos fases. En primer lugar, no debe haber sido precedido por otro diseño considerado por los especialistas del sector como Idéntico o sustanciaImente similar y, en segundo lugar, ha de producir en el consumidor común una impresión que le distinga de los demás diseños conocidos. Cada una de estas dos fases merece un análisis separado. 5.5.5. Primera fase 5.5.5.1. Por las razones expuestas anteriormente, no es posible probar que un diseño es universal y objetivamente nuevo y, por consiguiente, no debe no es necesario recurrir a pruebas tan

cde.uv.es

Imponerse tal requisito. Además,

- 72 -

drásticas, ya que el diseño comunitario sólo protege las características formales del diseño. La situación no e s , pues, comparable a la predominante en el ámbito de las patentes, donde prevalece la necesidad de mantener en el dominio público las Invenciones ya divulgadas. Por otra parte, el hecho de limitar la prueba de la novedad a un periodo de tiempo determinado o a una zona geográfica especifica no aporta una solución real. En la actualidad, dados la gran facilidad de comunicación existente y el elevado número de exhibiciones y ferias de países europeos o de otras latitudes, y habida cuenta del carácter Internacional del comercio, una solución de ese tipo no resultarla apropiada. La Comisión considera que el criterio de "desconocido en la Comunidad por los expertos del sector" serla el más adecuado para establecer un equilibrio entre el requisito de objetividad y la necesidad de evitar soluciones Innecesariamente rigurosas y de difícil aplicación. En consecuencia, se propone que la primera fase de la prueba consista en que, para poder acogerse a la protección del diseño comunitario, un diseño deba ser desconocido por los especialistas comunitarios del sector correspondiente a los productos comerciales a los que esté previsto Incorporar dicho diseño.

cde.uv.es

5.5.5.2. Para determinar el carácter de novedad del diseño se consultarla a los especialistas, autores de diseños, comerciantes y fabricantes del sector correspondiente que ejerzan dentro de la Comunidad. Se entiende que sus conocimientos no se sujetarían a limitación territorial alguna, puesto que no desarrollan su actividad profesional en un sistema cerrado. Por lo tanto, se solicitarla a los especialistas que declarasen si tienen conocimiento de la divulgación de un diseño dentro de la Comunidad o fuera de ésta. SI desconociesen el diseño, éste podría ser protegido, aunque en algún país remoto existiese otro Idéntico o hubiese existido en su momento pero hubiera quedado completamente borrado de la memoria colectiva. En resumen,, la primera fase de la prueba se basarla en la "novedad absoluta", pero dentro de los limites de lo razonable, evitando soluciones demasiado drásticas o Indulgentes.

- 73 -

5.5.5.3. Para determinar si un diseño es conocido con arreglo a lo establecido anteriormente, los especialistas no sólo deben Informar de los diseños "Idénticos" conocidos (en cuyo caso en modo alguno cabria conceder la protección) sino también de los diseños "sustanclalmente similares". Son éstos diseños que presentan algunas diferencias con respecto al segundo diseño. Corresponde a los especialistas determinar si el grado de similitud es suficientemente reducido para considerar "nuevo" al segundo diseño, pues son ellos quienes están capacitados para Identificar las diferencias que, habida cuenta de las circunstancias propias de cada caso, pueden representar una realización suficientemente creativa, Incluso si tales diferencias pasan desapercibidas para el observador común. 5.5.5.4. Como resultado de esta primera fase, los diseños que no son conocidos por los expertos de la Comunidad pueden protegerse, bien porque son completamente diferentes de los conocidos por los expertos en un momento dado,, bien porque, a Juicio de los expertos,, presentan suficientes diferencias con respecto a los diseños conocidos para constituir una realización creativa e Independiente. 5.5.6. Segunda fase 5.5.6.1. Tras superar la primera fase de la prueba, el diseño debe cumplir las condiciones de la segunda a fin de obtener definitivamente protección dimanante del diseño comunitario. En esta segunda fase determina si el diseño se distingue de cualquier otro diseño conocido la Impresión general que produce entre el público correspondiente.

aún la se por

cde.uv.es

5.5.6.2. El factor primordial es la reacción del "público correspondiente", esto es, las personas que supuestamente van a adquirir los productos a los que se ha Incorporado o va Incorporarse el diseño. La similitud del diseño con otros diseños existentes no debe ser tal que lleve a engaño a dicho público y le haga creer que se trata de los mismos productos, pese a presentar éstos pequeñas diferencias o variaciones.

- 74 -

En esta segunda fase Interviene, por tanto, un nuevo elemento, que es la opinión del

consumidor

común respecto a

los productos en cuestión.

supone elevar el nivel

de dificultad de

la prueba, ya que el

común experto

puede

ser

consciente

cualificado detectarla

ciertas

pequeñas

Esto

consumidor

diferencias

Inmediatamente. De este modo se

que

pretende

garantizar que en el mercado los diseños se perciban como diferentes entre si. La Impresión de que un diseño tiene un "carácter distintivo" se evalúa de este modo en el mismo lugar en el que se explota el valor económico del producto,

saber,

desprovistas

los

mercado,

conocimientos

donde

los compradores

propios

son

"autor

personas

diseños

cualIflcado". 5.5.6.3. La Comisión es consciente de que esta propuesta puede constituirse en

blanco

las criticas de

los medios

Interesados

por

ser

demasiado

exIgente. Ciertamente,

posible

que,

determinados

sectores

explotados

intensamente en

los que por razones técnicas o comerciales el margen de

creatividad

los autores

diseños

es muy

reducido,

las

eventuales

mejoras sólo puedan consistir en pequeñas variaciones de diseños anteriores difíciles de percibir por compradores comunes. Pero es evidente que unos derechos exclusivos tan amplios como los que

la Comisión propone para el

diseño

comunitario

sólo

resultan

aceptables

diseño

protegido

percibido como algo "diferente" en el mercado en el que desempeña su papel en

la competencia entre productos y no en el mundo más complejo de

los

expertos. A este respecto, puede ser de gran Importancia la Información facilitada al público por los fabricantes y los autores de los diseños en lo referente a la significación de Inadvertidas

progresivamente consiste en

las mejoras

los consumidores el

nivel

Incrementar

Introducidas, que de otro modo comunes:

la mejor

manera fases

de de

pasarían aproximar

dificultad

las dos

prueba

la receptividad

del

"público correspondiente" en

materia de diseños.

5.5.7. Aplicación práctica de la prueba de dos fases

es posible

comunitarios

recabar

con

respecto a todos y cada uno de

los

diseños

la opinión de los expertos y del público correspondiente, ni

cde.uv.es

slaulera tratándose de diseños comunitarios registrados.

- 75 -

Normalmente, sólo en caso ante los tribunales, o comunitario registrado, arreglo a la primera fase

de denuncia de la validez del diseño comunitario ante la Oficina cuando se trate de un diseño deberá el Juez consultar a los expertos con de la prueba.

En cuanto a la segunda fase, lo más probable es que en circunstancias normales el magistrado compruebe personalmente el "carácter distintivo" del diseño, puesto que puede asumir fácilmente el papel de consumidor corriente. Con todo, puede que las características del "público correspondiente" sean a veces tan especiales que resulte conveniente consultar a un experto también en la segunda fase. 5.5.8. Directrices para la aplicación de la prueba 5.5.8.1. La prueba de dos fases propuesta por la Comisión tiene como objetivo servir de orientación al Juez expresando dos Ideas más que pueden ser útiles para éste y que facilitan la evaluación global del requisito en cuestIon: - En la evaluación del grado de similitud existente entre los diseños se debe dar mayor Importancia a las características comunes que a las dIferenc las. - Para decidir el alcance de la protección, debe tomarse en consideración el grado de carácter distintivo del diseño comunitario.

cde.uv.es

5.5.8.2. Con la primer Idea se pretende clarificar el concepto básico de "impresión general" producida por el diseño. El Juez debe seguir un enfoque sintético, exponiéndose a la acción del diseño en su conjunto y comparando esta Impresión con la que le produce el diseño similar. El enfoque contrario, consistente en analizar todos los detalles de las características especificas de los dos diseños y compararlos Individualmente, puede producir un Impresionante catálogo de diferencias, pero no permite determinar con seguridad que los dos diseños son percibidos como "distintos", particularmente, por el consumidor común en el mercado. Esta orientación es plenamente coherente con los objetivos perseguidos con la aplicación de la prueba de dos fases.

- 76 -

5.5.8.3. Con la segunda disposición se pretende establecer unas directrices de actuación judicial que abarquen la enorme variedad de casos que deberá regular la legislación sobre protección de diseños. Esta disposición expresa el principio según el cual cuanto más reducido es el margen de libertad de que goza el autor a la hora de elaborar su diseño por razones técnicas o comerciales (normalización, limitaciones técnicas o físicas, necesidad de tomar en consideración exigencias de la clientela derivadas de hábitos comerciales muy arraigados, características Impuestas por la moda, e t c . . . ) , en mayor medida deben considerarse las diferencias o variaciones pequeñas como realizaciones Independientes. Es lógico que el Juez presuma que en tal situación el "público correspondiente" tenderá a fijarse más en los detalles que distinguen a dos productos de diseños similares. 5.5.8.4. Por otra parte, si el autor goza de gran libertad y su diseño representa una creación sustancialmente nueva que el público correspondiente percibe como tal, puede suceder que la utilización de diseños que presenten una amplia gama de cambios o variaciones con respecto a ese diseño nuevo sea considerada como una infracción, ya que el fuerte carácter propio del diseño nuevo produce una Impresión general de sustancial similitud Incluso si las diferencias se advierten con facilidad. 5.5.9. Ramones que dlstIntIvo"

explican

elección

del

concepto

"carácter

5.5.9.1. Tras haber expuesto el tenor de los requisitos de protección que p r o p o n e , la Comisión desea demostrar que es preferible unificar las dos fases de la prueba en el concepto único de "carácter distintivo", en vez de dividirlas en dos requisitos, uno de novedad propiamente dicha y otro de "carácter distintivo". La razón de ello radica en el modo en que se ha concebido la prueba, puesto que el carácter distintivo se verifica en dos niveles diferentes, primero en el del especialista, más Indulgente, y s e g u n d o , en el de los consumidores comunes, más exigente.

cde.uv.es

A d e m á s , la falta del criterio de "novedad", que Inevitablemente conduce a una aplicación Inspirada en el ejemplo de las patentes, podría facilitar la tarea de los Jueces que han de aplicar este requisito.

- 77 -

5 . 5 . 9 . 2 . En c u a n t o al c o n c e p t o de "carácter d i s t i n t i v o " , huelga decir que la d i f e r e n c i a con r e s p e c t o al m i s m o c o n c e p t o u t i l i z a d o en el ámbito de las m a r c a s c o n s i s t e en que en este c a s o el "carácter distintivo" se m i d e en f u n c i ó n de la relación de un d i s e ñ o con o t r o , m i e n t r a s que en m a t e r i a de m a r c a s el "carácter d i s t i n t i v o " se m i d e con relación al origen de los p r o d u c t o s y p e r m i t e la Identificación de las d i f e r e n t e s empresas que hayan e l a b o r a d o o c o m e r c i a l i z a d o los p r o d u c t o s en c u e s t i ó n . 5.6. La a c t i v i d a d del autor del d i s e ñ o 5 . 6 . 1 . El d i s e ñ o c o m o resultado del e s f u e r z o del autor 5 . 6 . 1 . 1 . La a p a r i e n c i a del p r o d u c t o , que ha de poder percibirse por los s e n t i d o s en c u a n t o a forma o color y presentar un carácter distintivo, debe ser r e s u l t a d o de la actividad h u m a n a . Incluso si se sigue un enfoque b a s a d o en c r i t e r i o s o b j e t i v o s , no p a r e c e razonable excluir el criterio de la Intervención h u m a n a . No deben c o n c e d e r s e d e r e c h o s exclusivos sobre formas c o p i a d a s d i r e c t a m e n t e de o b j e t o s n a t u r a l e s ( p . e j . , la forma de un f r u t o ) , s a l v o que el d i s e ñ o consista en una c o m b i n a c i ó n original de formas n a t u r a l e s en la que la c o n t r i b u c i ó n del autor radique en la elección del m o d o c o n c r e t o de c o m b i n a r l a s . 5 . 6 . 1 . 2 . La Comisión se ha planteado la conveniencia de exigir e x p l í c i t a m e n t e que el diseño sea el r e s u l t a d o del esfuerzo Intelectual de su a u t o r . Tal r e q u i s i t o no introducirla n i n g u n a noción de nivel de v a l o r , m é r i t o o c r e a t i v i d a d a r t í s t i c o s o e s t é t i c o s . Tampoco se pretenderla que fuese e q u i v a l e n t e al c o n c e p t o de " o r i g i n a l i d a d " u t i l i z a d o en el d e r e c h o de p r o p i e d a d Intelectual. S i m p l e m e n t e s u b r a y a r l a el papel de la intervención humana en los o r í g e n e s de todo d e r e c h o de propiedad Intelectual o Industrial y e x i g i r l a que los d i s e ñ o s no fuesen copla de otro a n t e r i o r . 5 . 6 . 1 . 3 . C o n v i e n e recordar que las

topografías

ia D i r e c t i v a sobre protección

los p r o d u c t o s

semiconductores

contiene

Jurídica un

requisito

s i m i l a r . Estas t o p o g r a f í a s (o t r a z a d o s ) son d i s e ñ o s específicos que reciben una p r o t e c c i ó n sui g e n e r i s con a r r e g l o a dicha D i r e c t i v a . No o b s t a n t e , como está

dimanante

previsto del

que

diseño

las

topografías

comunitario,

puedan

acogerse

la C o m u n i d a d

incluir este c r i t e r i o en el p r e s e n t e p r o y e c t o .

estarla

protección obligada

a cde.uv.es

- 78 -

5 . 6 . 1 . 4 . A Juicio

de la C o m i s i ó n ,

gozar de protección

el p r i n c i p i o

consistente

en q u e para

Jurídica u n d i s e ñ o debe ser resultado de la actividad

humana ya se deduce de los p r i n c i p i o s g e n e r a l e s aplicados en el campo d e la propiedad requisito

Intelectual

Industrial.

en el R e g l a m e n t o

llevarla

Introducción

aparejada

explícita

u n a serle

d e tal

de d i f i c u l t a d e s

p r á c t i c a s en cuanto a su a p l i c a c i ó n . Dicho requisito se interpretarla una c o n d i c i ó n de "novedad s u b j e t i v a " q u e estarla en contradicción

como

c o n el

r e q u i s i t o "objetivo" de carácter d i s t i n t i v o . S u p ó n g a s e , por ejemplo, q u e un aollca el diseño de un o b j e t o antiguo a un producto nuevo. C o m o el c1?! p r o d u c t o n u e v o e s t a r l a p o d r í a recibir protección

c o p i a d o d e u n diseño ya e x i s t e n t e , n o

jurídica,

Incluso si el diseño antiguo n o fuese

c o n o c i d o por los e x p e r t o s del sector c o r r e s p o n d i e n t e y fuese p e r c i b i d o por dicho

público

como

dotado

a totalmente

de u n carácter

distintivo.

Tal

exclusión

Inaproplada.

5.6.3. n !seros elaborados por ordenador

Fn ocaciones se evoca la cuestión de los diseños creados por ordenador. La Comisión considera que el requisito consistente en que un diseño ha de ser e!

resultado

respuesta diseños.

la actividad

humana

abarca

este

tipo de diseños

y da

al problema de la procedencia de reconocer derechos sobre tales Es

Inneqable aue la creación de diseños por ordenador no es más

aus un método nuevo de trabajo que da derecho a la persona que elige el diseño

entre

ordenador

gran

a obtener

número

protección

posibles

soluciones

Jurídica para

generadas

por

los diseños que cumplan el

recuislto objetivo de carácter distintivo.

5.7.

Supuestos de exclusión de la protección

5-7.1.

falta

sector

de carácter

distintivo

Implica

q u e los diseños

comunes

Industrial c o r r e s p o n d i e n t e están e x c l u i d o s de la protección

en el

Jurídica

prevista. D a d o q u e n o está p r e v i s t o q u e a n t e s de registrar un diseño se c o m p r u e b e q u e la posibilidad

de p r o t e c c i ó n

como

de que s e registren

diseño diseños

comunitario

registrado,

c o m u n e s , aunque

inpugnarse su validez en c a s o de denuncia por Infracción.

siempre cde.uv.es

*s los requisitos

- 79 -

5.7.2. Diseños atentatorios al orden público o a la moral La Comisión propone la exclusión de la protección de aquellos diseños que atonten al orden público o a la moral. Todas las legislaciones de los Estados miembros contienen disposiciones al efecto.

cde.uv.es

No obstante, los motivos que Justifiquen la exclusión deben ser objeto de Investigación, que en el caso de las solicitudes de Inscripción relativas a un diseño comunitario registrado debe ser efectuada por la Oficina durante la fase de examen preliminar. Todo ello no deberla crear excesivo trabajo administrativo (pese a que, en caso de presentarse recursos, esta cuestión puede dar lugar a trámites muy complejos) y es preferible evitar situaciones en que primero se publique un diseño y posteriormente sea declarado nulo.

- 80 -

Ley de Dise帽o Registrado, 1949, Secci贸n 1 apartado 3

cde.uv.es

(1)

- 81 -

CAPITULO 6 EL DERECHO SUSTANTIVO DE LOS DISEÑOS COMUNITARIOS

6.1. El derecho sustantivo de los diseños comunitarios Tras exponer en el capitulo anterior

las condiciones que ha de cumplir un

diseño comunitario para obtener protección según el sistema propuesto por la Comisión, en el presente capitulo se analizan

los elementos básicos del

derecho sustantivo por el que deberían regirse los diseños comunitarios. 6.2. El Inicio de la protección A este

respecto debe hacerse una distinción

entre diseño comunitario

registrado y diseño comunitario registrado. 6.2.1. El diseño común Itarlono registrado

Son dos los objetivos del diseño comunitario no registrado: - permitir que el autor del diseño averigüe si éste tiene valor comercial en el mercado antes de tomar una decisión sobre la conveniencia o no de regIstrarlo; - conceder

protección

los diseños

que

quieren

mantener

mercado durante un periodo largo y respecto a los cuales se ha descartado desde el principio la Idea de registrarlos.

reconocimiento

del

derecho

conferido

por

diseño

comunitario

registrado Implica su protección contra las reproducciones no autorizadas. Parece lógico que la protección comience en el momento en que el diseño se pone en conocimiento del público (que en la práctica suele coincidir con la comercialización

los productos a

los que se ha

Incorporado) y que el

cde.uv.es

plazo de protección se calcule a partir de ese momento.

- 82 -

En teoría, la protección podría comenzar con la creación o fijación del diseño, como ocurre con las obras que son objeto de propiedad Intelectual; sin embargo, esta solución no serla conveniente para el autor del diseño, porque de este modo transcurriría una parte del periodo de protección limitado antes de probar el producto efectivamente en el mercado. Además, parece razonable exigir por lo menos que se divulgue un diseño al que se ha concedido protección frente a las reproducciones de los competidores. Por divulgación se entiende su uso público, derivado de la comercialización de los productos a los que se ha Incorporado el diseño o de la publicación del diseño en catálogos, campañas publicitarias o exposiciones anteriores a la venta efectiva de los correspondientes productos de diseño. En consecuencia, la protección del diseño comunitario no registrado debe comenzar en el momento en que el diseño sea "divulgado" al público. 6.2.2. El diseño comunitario registrado

Este resultado entra en contradicción con uno de los motivos principales para adoptar un sistema basado en dos tipos de diseño comunitario, esto es, con el objetivo de que los fabricantes de productos de diseño puedan calcular las posibilidades de éxito de sus productos en el mercado, antes de Iniciar el procedimiento de registro. Asi, el diseño comunitario no registrado sólo servirla a aquellas personas que desde el principio consideraran Innecesario el registro en vista de la corta vida que se espera para el diseño.

cde.uv.es

Cuando se trata de un derecho objeto de registro, suele sostenerse que la protección debe comenzar en la fecha en que se presente de forma válida una solicitud de Inscripción ante la autoridad pública competente, es decir» la OfIcI na común ItarI a. No obstante, si se acepta esta postura sin matiz alguno, el autor del diseño se verá obligado a elegir desde el principio entre un diseño comunitario registrado o un diseño comunitario no registrado. Del requisito de carácter distintivo se desprende que» una vez que un diseño sea revelado al público, llegará rápidamente a conocimiento de los especialistas dentro de la Comunidad, por lo que ya no será susceptible de protección. Lo mismo sucedería si el autor del diseño decidiera divulgarlo bajo la protección de un diseño comunitario no registrado, con el fin de probarlo en el mercado antes de decidir si es necesario un periodo mayor de protección como diseño registrado.

- 83 -

6.2.3. Per lodo de gracia 6.2.3.1. Para evitar este resultado, la Comisión sugiere que se establezca un periodo de gracia, durante el cual no se tenga en cuenta la divulgación de un diseño hecha por su autor a la hora de determinar, a efectos de su registro en la Comunidad, si un diseño posee carácter distintivo. SI el único diseño de que se tiene conocimiento en los circuios especializados es el divulgado por el titular del diseño comunitario no registrado, el requisito del carácter distintivo lo cumplirá también el diseño comunitario registrado, siempre que sea también "distinguible" de otros diseños conocidos por la Impresión general que causa en los consumidores. 6.2.3.2. Sólo en algunos ordenamientos Jurídicos se conoce el mecanismo del periodo de gracia. En Alemania, por ejemplo, su duración es de seis meses. No obstante, en la mayoría de los ordenamientos no se prevé esta posibilidad, por lo que normalmente la divulgación de un diseño hecha por su titular antes del registro provoca la pérdida de la posibilidad de obtener dicho registro. En Francia la divulgación del diseño hecha por su creador no tiene efectos Jurídicos, dado que se sigue un sistema de propiedad Intelectual. Como ya se ha mencionado en el apartado 4.3.3., esta ventaja se convierte a menudo en una trampa para los sectores Industriales franceses. Al confiar en el sistema de su país, los autores de diseños en Francia a menudo no se dan cuenta de que, cuando hacen público un diseño en Francia, pierden la posibilidad de obtener el registro en otros países en los que se aplica una noción muy estricta de la "novedad". 6.2.4. Duración del periodo de a r a d a 6.2.4.1. SI se acepta la Idea de un periodo de gracia, debe estudiarse con detenimiento su duración.

cde.uv.es

En principio, parece lógico adaptar su duración al plazo de protección del diseño comunitario no registrado. Como se expone más adelante, la Comisión propone una duración de tres años para dicho plazo, pero en el futuro podría optar por un plazo más corto. En la propuesta del Instituto Max Planck se afirma que, en la mayoría de los casos, un plazo de dos años

- 84 -

serla suficiente. Si el plazo de protección del diseño no registrado es razonablemente corto -desde este punto de vista, un plazo de dos años podría ser demasiado largo- se puede estudiar la posibilidad de hacer coincidir ia duración del periodo de gracia con el plazo de protección. Si el plazo de protección del diseño comunitario no registrado durase más de dos años, no serla aconsejable adoptar el principio de un periodo de gracia con la misma duración. Esta conclusión se apoya sobre todo en dos razones: - como la protección del diseño comunitario registrado comenzarla en la fecha de presentación de la solicitud, un periodo de gracia demasiado generoso equivaldría a una prórroga del plazo de protección total de un diseño comunitario, que resulta de sumar los plazos de los dos tipos de protección que pueden obtenerse en la Comunidad; - a la hora de establecer la duración del periodo de gracia, han de tenerse en cuenta las repercusiones que puede tener en el proceso Internacional de actualización de los convenios sobre propiedad Intelectual, Incluso en ámbitos distintos del diseño. En el proyecto de Reglamento que figura como anexo se ha establecido de forma provisional un periodo de gracia de un año, pero serla muy dseable que los sectores Industriales expresaran su opinión al respecto.

En este caso no se podría prorrogar el plazo de protección del diseño comunitario registrado aplazando la presentación de la solicitud al amparo de la cobertura del periodo de gracia. Por lo tanto, se puede dejar abierta la posibilidad de presentar una solicitud de registro hasta el final del plazo de protección con arreglo al sistema del diseño comunitario no registrado, sea cual fuere su duración. En la definición del requisito de "carácter distintivo" serla preciso establecer que para determinar si un diseño es conocido en los circuios especializados dentro de la Comunidad no ha de tenerse en cuenta el diseño comunitario no registrado de que se trate.

cde.uv.es

6.2.4.2. Otra alternativa completamente diferente, que no se ha plasmado en ninguna disposición en el proyecto de Reglamento, consistiría en establecer que la protección al amparo del diseño comunitario registrado se conceda a partir de la fecha de presentación de la solicitud o a partir de la fecha en que por primera vez se haga público el diseño, si esto último sucede antes.

- 85 -

No obstante, esta solución presenta un Inconveniente Importante. El sistema del diseño comunitario registrado ofrece la ventaja de la seguridad Jurídica sobre la fecha en la que la protección surte efectos. SI esta fecha es sustituida en muchos de los casos por la fecha en que por primera vez el diseño se hizo público,, lo que resulta por naturaleza difícil de demostrar y comprobar y puede dar lugar a objeciones y pleitos, se estarla introduciendo en el sistema del diseño comunitario registrado un elemento Innecesario de Inseguridad Jurídica. La Comisión agradecerla los posibles comentarlos sobre esta alternativa. 6.3. Plazo de protección La regulación del plazo de protección es muy distinta en las legislaciones especificas de los Estados miembros sobre protección de diseños. Su duración oscila entre un mínimo de 10 años en España y un máximo de duración Indefinida en Portugal, con una media entre 15 y 20 años. De ahí que sea difícil extraer conclusiones de un estudio de derecho comparado sobre el plazo de protección óptimo. Un rasgo Interesante que ha de subrayarse es que en los últimos años se observa en la Comunidad la tendencia a ampliar este plazo (en Italia ha pasado a ser de 15 años, en Alemania de 20, en el Reino Unido de 2 5 ) . 6.3.1. El diseño comunitario no registrado 6.3.1.1. Como ya se ha mencionado en el razones

principales

comunitario

que

Justifican

apartado 6.2.1., son dos establecimiento

las

diseño

no registrado sin sujeción a formalidad alguna:

- permitir a los fabricantes de diseños probarlos en el mercado, siempre bajo

protección

procedimiento

con

registro

posibilidad de

aquellos

Iniciar

diseños

que

más

tarde

verdaderamente

requieran una protección de larga duración; - conceder protección a los diseños que no se quiere mantener en el mercado durante un periodo largo y respecto a los cuales se ha descartado desde el principio la Idea de registrarlos. El

plazo

protección

que

fije

para

diseño

comunitario

registrado deberá tener en cuenta estas dos necesidades. La Comisión espera las reacciones de

los diversos colectivos

Interesados sirvan

establecer cuál es el plazo de protección más adecuado.

para cde.uv.es

que

- 86 -

6.3.1.2. En el borrador del proyecto del Instituto Max Planck se señala que, en el sector de los productos de vida efímera, un plazo de dos años serla más que suficiente. En el sector de la moda, en concreto, los diseños se suceden continuamente. No obstante, la Comisión se plantea si debe ofrecerse también el beneficio de la protección sin formalidades a aquellos fabricantes que, pese a comercializar productos menos efímeros que la moda, siguen la política de cambiar sus diseños después de un número limitado de años. En estos casos, resultarla excesivo exigir el registro para un periodo tan breve como el de la protección deseada. La Comisión considera que el diseño comunitario debe ser un Instrumento creado a medida de las múltiples necesidades de la Industria y que no se debe favorecer a toda costa el registro de los diseños. Por todo ello, se ha propuesto que la duración del plazo de protección del diseño comunitario no registrado sea de tres años. Naturalmente, la Comisión está dispuesta a replantearse esta sugerencia a la luz de las observaciones que le sean presentadas. 6.3.2. El diseño comunitario registrado 6.3.2.1. De registrado se gozan de una establezca un

todo lo expuesto se desprende que el diseño comunitario concibe como una forma de protección para los productos que vida más larga en el mercado. La Comisión sugiere que se plazo de protección flexible de un máximo de 25 años.

6.3.2.2. Tal conclusión se basa en varios argumentos. En primer lugar, estarla en la linea de la tendencia observada recientemente en los Estados miembros a ampliar la duración del plazo de protección; a su vez, dicha tendencia refleja la creciente relevancia económica del diseño en sectores en los que el diseño de los productos, ya sea por tradición o por la Inversión que supone, nunca ha sido objeto de un desarrollo continuado.

cde.uv.es

Además, un plazo de 25 años se encontrarla probablemente en el limite de lo aceptable, por razones políticas, para aquellos países que conceden en la actualidad una protección mucho mayor a sus diseños nacionales (50 años en Francia, duración indefinida en Portugal).

- 87 -

6.3.2.3. Es evidente que no se puede conceder desde el principio un plazo de p r o t e c c i ó n completo de 25 a ñ o s . En la p r á c t i c a , el plazo de p r o t e c c i ó n debe ser de 5 años, con p o s i b i l i d a d de renovarlo varias veces hasta un m á x i m o de 25 años. De este m o d o , queda abierta a las a u t o r i d a d e s que g e s t i o n e n la Oficina de Diseños C o m u n i t a r i o s la posibilidad de Influir en la política sobre prórroga de la p r o t e c c i ó n , mediante la fijación del Importe adecuado de las tasas de r e n o v a c i ó n . 6.3.2.4. En algunos circuios se ha s e ñ a l a d o que estarla Justificado un plazo de protección muy superior a 25 a ñ o s . El hecho de limitar la p r o t e c c i ó n en el tiempo responde a la necesidad de poner a d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o las Innovaciones t e c n o l ó g i c a s tan pronto como sea posible. SI no se p r o t e g i e r a n las características t é c n i c a s , desaparecerla esta necesidad y la situación se aproximarla en gran m e d i d a a la explotación económica de obras literarias y artísticas que son o b j e t o de propiedad Intelectual. Q u i e n e s expresan su preferencia por un plazo de protección m á s largo reconocen sin embargo que ello sólo serla verdaderamente n e c e s a r i o en a l g u n o s casos e s p e c i a l e s , m o s t r á n d o s e d i s p u e s t o s a aceptar que s ó l o se conceda una protección de mayor duración cuando el diseño se u t i l i c e en el m e r c a d o . No o b s t a n t e , no puede implantarse una obligación de uso, que serla contraria a las disposiciones del C o n v e n i o de P a r í s . La Comisión considera que e s t a sugerencia ha de ser r e c h a z a d a . La p r o t e c c i ó n de la marca puede en ciertos casos servir de respuesta a los c i r c u i o s Interesados en un plazo de protección m a y o r . Cuando un d i s e ñ o se ha u t i l i z a d o durante 25 años y sigue siendo v a l i o s o , puede haberse c o n v e r t i d o en un signo distintivo de la empresa que fabrica los p r o d u c t o s de que se trate. Entonces se puede obtener una protección de duración Indefinida al amparo de una m a r c a , en cuyo caso la obligación de uso no sólo está Justificada, sino que es una exigencia de los Instrumentos común I tarlos. 6.4. D e r e c h o s que confiere el d i s e ñ o c o m u n i t a r i o 6.4.1. Dos sistemas posibles Al analizar este punto, la C o m i s i ó n tuvo que adoptar una postura sobre si Implicar

una p r o t e c c i ó n contra las r e p r o d u c c i o n e s no a u t o r i z a d a s , como es el caso de

cde.uv.es

los d e r e c h o s exclusivos conferidos por un d i s e ñ o comunitario deben

- 88 -

los derechos de propiedad

Intelectual, o conceder un auténtico monopolio,

como

patentes.

derecho

Antes

exponer

las

conclusiones

provisionales de la Comisión a este respecto, es importante determinar

medida en que ambos sistemas divergen en la práctica. 6.4.2. La protección contra reproducciones no autorizadas La protección contra las reproducciones no autorizadas significa: - protección contra las reproducciones serviles, es decir, las coplas Idénticas o casi Idénticas del diseño protegido realizadas sin el consentimiento del titular del derecho (por "casi Idénticas" se entiende el supuesto en que la técnica utilizada para copiar provoca de manera inevitable algunas diferencias menores, distinto del supuesto de técnicas más sofisticadas como el "surmoulage" „ es decir, un segundo m o l d e ) ; - la protección contra las Imitaciones, es decir, contra las coplas del diseño protegido que presenten ciertas variaciones o alteraciones pero que causen una Impresión general sustanclalmente similar a los ojos del público correspondiente. En ambos casos, la protección presupone un elemento subjetivo de fraude o al menos de negligencia en la persona que Infringe los derechos del titular del diseño. Al margen de la dificultad que puede implicar la carga de la prueba, si un tercero crea por su cuenta un diseño Idéntico o sustancialmente similar, no infringirá los derechos del primer autor del diseño por fabricar productos que Incorporen el diseño, que puede ser también objeto de protección.

Una protección del tipo de la patente, que confiere derechos exclusivos, concederla al titular del diseño el derecho a Impedir a terceros utilizar sin su consentimiento, con fines comerciales, los productos que incorporan el diseño. El ejercicio del derecho no está vinculado a ningún requisito subjetivo por parte del Infractor. La Infracción alcanza también al Infractor de buena fe, es decir, la persona que ha creado el mismo diseño o un diseño sustanclalmente similar de forma Independiente del titular del derecho (las sanciones que se Impongan pueden ser distintas según la buena o mala fe del infractor, pero la prohibición de base seguirá siendo efectIva).

cde.uv.es

6.4.3. La protección que confiere derechos exclusivos

- 89 -

En la práctica la diferencia entre estos dos sistemas se pone de manifiesto en este último caso: se trata

la posibilidad

de obtener

protección

frente a un Infractor de buena fe, posibilidad que no existe con el sistema de propiedad

Intelectual.

6.4.4. El diseño comunitario registrado En la mayoría de las legislaciones vigentes sobre protección de los diseños se concede al titular del derecho una protección del tipo de la patente. No parece haber razones que Justifiquen que la protección de los diseños registrados se limite a una protección contra las reproducciones. La finalidad del registro es establecer y advertir a los posibles competidores de que se reivindica un derecho exclusivo sobre el diseño de que se trate. Si se mantuviera una protección del tipo de la patente, el diseño c o m u n i t a r i o registrado darla lugar a un derecho efectivo y sólido que atraerla a los sectores Industriales. En la gran mayoría de los casos funcionarla en la práctica exactamente como una protección contra las reproducciones no autorizadas, pero ahorrarla al titular del derecho d i s c u s i o n e s Interminables sobre el elemento subjetivo (¿el diseño es copiado o se ha creado de forma I n d e p e n d i e n t e ? ) .

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Se puede poner en duda que esta solución sea aceptable en el caso de un derecho,, como el diseño comunitario registrado, que no es objeto de examen alguno antes del registro, salvo el de los requisitos puramente formales. Se ha señalado que esto no debe constituir una objeción Importante. En muchos ordenamientos Jurídicos se reconocen -o se reconocían hasta hace p o c o - derechos registrados de propiedad industrial cuya concesión no es el resultado de un procedimiento de examen sustantivo y que, sin embargo, confieren a sus titulares un derecho exclusivo del tipo propuesto. Evidentemente, es Importante que se garantice a cualquier persona Interesada que podrá Impugnar la nulidad del diseño de forma rápida y eficaz en un procedimiento Judicial, a fin de compensar los amplios derechos concedidos por el diseño comunitario registrado. El procedimiento descrito en el capitulo 9 deberla bastar para ello.

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6.4.5. El diseño comunitario

no registrado

6.4.5.1. Con la excepción del requisito de registro, el diseño registrado y el diseño no registrado han de cumplir las mismas condiciones para obtener protección, y el alcance de la protección es el mismo. Por ello, la Comisión se ha planteado si es adecuado que confieran también los mismos derechos a sus titulares. No obstante, parece que las diferencias Jurídicas pueden dificultar un consenso a este respecto. En varios Estados miembros serla Imposible, por razones Jurídicas, conceder una protección del tipo de la patente para un derecho que no ha sido registrado. Desde el punto de vista de la práctica, ha de reconocerse que un derecho que nace por su simple divulgación al público en un territorio tan extenso como la Comunidad continuarla siendo desconocido durante mucho tiempo para gran parte de los competidores, a pesar de los esfuerzos que éstos puedan hacer para estar informados de la evolución de los diseños en su sector. En consecuencia, la Comisión ha llegado a la conclusión de que los derechos concedidos por un diseño comunitario no registrado deben equivaler a una protección contra las reproducciones no autorizadas (véase el articulo 17 del proyecto de Reglamento que se adjunta como Anexo 1 ) . 6.4.5.2. Ha de subrayarse que la naturaleza de los derechos conferidos no afecta en modo alguno al grado de carácter distintivo exigido para considerar que un segundo diseño, "inspirado" en un diseño anterior, no constituye una Infracción. La protección contra las reproducciones no autorizadas no puede limitarse a una protección contra las de carácter "servil", sino que debe abarcar las imitaciones sustanciaImente similares. SI se admite o demuestra que el segundo diseño es una copla de un diseño comunitario no registrado, no hay razón para que se le considere válido simplemente porque el competidor ha modificado algunos detalles del diseño, sin conseguir que sea perfectamente diferenclable del original. 6.4.5.3. En conclusión,

los derechos concedidos por un diseño comunitario

no registrado Implicarían el mismo ámbito de protección que el derivado de un diseño comunitario registrado* esto es, contra los diseños Idénticos y

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los sustanciaImente similares. Sin embargo, su ejercicio quedarla sometido

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a la condición de que el diseño Infractor sea el resultado de una copla. De este modo, se concede protección contra los productos de diseño copiados, pero no contra los productos de diseño que, pese a ser Idénticos o sustancI aImente similares, son el resultado de una creación Independiente de un segundo autor. Para abarcar estos últimos productos, serla preciso un diseño comunitario registrado, con el que se podría también perseguir la Infracción cometida por un Infractor de buena fe. 6.4.6. El derecho de uso anterior En los raros casos en que se cree un diseño de forma independiente por un segundo autor, en Infracción de un diseño comunitario registrado, se puede mitigar el perjuicio derivado de la solución propuesta por la Comisión mediante el reconocimiento de un derecho de uso anterior. El articulo 21 del proyecto de Reglamento contiene una disposición a tal fin. En virtud de este derecho, el segundo autor que haya creado de forma independiente el mismo diseño o un diseño sustanclaImente similar tiene derecho, en la medida en que haya comenzado la explotación del diseño o haya hecho preparativos efectivos para ello, a proseguir con la explotación para los fines de su propia empresa. El derecho de uso anterior no es transferlble a terceros salvo conjuntamente con toda la empresa. Si bien esta solución parece satisfactoria en el caso de que el titular del diseño anterior sea un fabricante, resulta dudoso que tenga relevancia económica si el diseño anterior sigue en manos de un creador Individual. No obstante, el derecho de uso anterior supone únicamente la protección de una inversión, por lo que parece difícil ampliarlo más de lo que ya se ha suger ido.

6.4.7.1. Una vez establecido qué derechos confiere el diseño comunitario no registrado y cuáles el diseño comunitario registrado, es preciso analizar algunos casos en los que serla adecuado limitar tales derechos. Algunas limitaciones son habituales en el derecho de patentes (véase el articulo 27 del Acuerdo sobre patentes comunitarias 1 ). En el sector del diseño la Comisión ha señalado una serle de casos que deben ser regulados: se trata de los actos realizados con fines no comerciales, experimentales o con fines docentes, o el caso de algunos actos afectados por convenios internacionales de los que son parte los Estados miembros.

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6.4.7. Limitación de los derechos concedidos

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6.4.7.2. Tradlclonalmente, los actos realizados de forma privada con fines no comerciales han quedado excluidos de la protección de los derechos de propiedad Intelectual. Sólo se protege al titular de tales derechos frente a los actos llevados a cabo en el curso del comercio. En el caso del diseño comunitario deberla preverse una exclusión similar. Aunque el diseño comunitario, en si mismo, no protege de forma directa la Innovación técnica que pueda resultar de un diseño especifico, es evidente que los productos de diseño presentan a menudo un Interés en ese aspecto. Por ello debe Incluirse la utilización del diseño con fines experimentales, como ya se hace en el derecho de patentes. Por último, debe estar permitido realizar actos relativos al diseño con fines docentes, por ejemplo, la reproducción del diseño en un centro de formación de diseñadores, acto que constituirla una Infracción de no existir una disposición en contrario. 6.4.7.3. Los demás casos de limitación de los derechos se refieren al equipamiento de buques y aeronaves matriculados en un tercer país cuando sean Introducidos temporalmente en territorio comunitario, asi como la importación de piezas de repuesto destinadas a la reparación de tales vehículos. Esta limitación coincide con la que se establece en el articulo 5 del Convenio de París respecto de las patentes. 6.4.8. Extinción En el articulo 20 del proyecto de Reglamento (Anexo 1 ) , se recoge la conocida doctrina de la extinción dentro de la Comunidad desarrollada por el Tribunal de Justicia. El proyecto se ajusta en gran medida a las disposiciones semejantes contenidas en los Instrumentos relativos a la marca comunitaria y en eI Acuerdo sobre patentes comunitarias. 6.5. NulI dad 6.5.1. Causas de nulI dad 6.5.1.1. En el proyecto de Reglamento no se establece una enumeración de causas

comunitarios

por

las

que

puede

denegar

registro.

Los

diseños

no registrados existirán sin formalidad alguna y los diseños

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las

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comunitarios registrados, como se expone en el capitulo 8, serán objeto de un examen previo muy limitado que, con la salvedad del examen de la observancia del orden público, no afectará a su conformidad con las normas sustantivas del Reglamento. Por este motivo, la validez de un diseño comunitario debe determinarse en una segunda fase, ya sea a raíz de una acción directa de nulidad, ya sea porque se Impugne la validez como defensa ante una acción por Infracción. 6.5.1.2. El articulo 23 del proyecto de Reglamento contiene una enumeración exhaustiva de las posibles causas de nulidad de los diseños comunitarios registrados y no registrados. Son las siguientes: - no cumplir los requisitos para la protección previstos en el capitulo 5 (por no quedar comprendido dentro de la definición de diseño o no tener carácter distintivo), - ser Incompatible con el orden público o con los principios generales de mora I I dad; - falta de legitimación del titular del diseño comunitario (sobre este punto véase lo expuesto en el capitulo 7 ) ; - la existencia de un diseño o un derecho anteriores que constituyen un Impedimento para el diseño comunitario registrado. Esta última causa requiere una explicación. 6.5.2. La existencia de un diseño o un derecho anteriores 6.5.2.1. En circunstancias normales, la existencia de un diseño anterior Implicarla la nulidad del diseño posterior en el tiempo en virtud de la primera causa de nulidad. El mismo diseño o un diseño sustanclaImente similar serian conocidos en los circuios especializados dentro de la Comunidad, por lo que el diseño comunitario posterior no tendría ninguna posibilidad ante los tribunales y serla declarado nulo con efectos ex tune en todo el territorio de la Comunidad.

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No obstante, puede darse el caso de que un diseño no sea conocido en los circuios especializados dentro de la Comunidad, ya sea porque se ha presentado la solicitud para el derecho anterior y aún no ha tenido lugar su divulgación, o porque el titular del derecho anterior ha recurrido a la posibilidad de depósito secreto, admitida en algunos ordenamientos

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Jurídicos nacionales

(y también en el proyecto de diseño c o m u n i t a r i o , en

forma de a p l a z a m i e n t o de la p u b l i c a c i ó n ) . El diseño anterior puede ser tan s e m e j a n t e desde un punto de vista o b j e t i v o al diseño comunitario posterior que

produzca

entre

los compradores

ordinarios

una

Impresión

general

Identidad o de similitud s u s t a n c i a l . En tal caso no se podría acudir a la comprobación

los dos requisitos del carácter d i s t i n t i v o , dado que ser

c o n o c i d o en los circuios e s p e c i a l i z a d o s es la condición previa para denegar la

protección

satisfactoria

diseño.

permitir

Por

otra

la coexistencia

parte, de

serla

una

solución

los dos derechos en el

mismo

t e r r i t o r i o , porque se puede Inducir a error al público.

6 . 5 . 2 . 2 . Por todo e l l o , se p r o p o n e que en estos casos se considere n u l o el diseño

comunitario

posterior,

pero

que

los

efectos

nulidad

l i m i t e n , cuando el derecho anterior tenga carácter nacional, al del

E s t a d o o Estados en que el derecho anterior

palabras,

esta

territorial

nulidad

abre

una

este

modo

producirla

brecha

una

territorio

surta e f e c t o s . En o t r a s en

del diseño c o m u n i t a r i o , que sigue siendo válido en

territorios. unidad

causa

excepción

protección los demás

principio

del diseño c o m u n i t a r i o . Sin embargo, teniendo en cuenta t o d o s

f a c t o r e s , parece excesivo suprimir

por completo el derecho en

los

de los

casos

descrI tos. Esta última

limitación no entrarla en Juego si el derecho anterior es un

d i s e ñ o c o m u n i t a r i o ; en tal c a s o , el diseño comunitario posterior será nulo en todo el territorio de la Comunidad. Si se trata de diseños n a c i o n a l e s , Incluidos Acuerdo

los diseños del Benelux y los diseños registrados en v i r t u d del de

Haya,

nulidad

surtirá

efectos

con

una

limitación

t e r r i t o r i a l . SI el derecho anterior no es un derecho registrado (ya sea un diseño comunitario amparo

Intelectual

no registrado, un derecho de diseño no r e g i s t r a d o al

legislación

del

al amparo de una

Reino

Unido,

derecho

propiedad

legislación n a c i o n a l ) se aplicará una

regla

p a r e c i d a , pero el diseño comunitario posterior sólo resultará a f e c t a d o si se prueba que ha sido copiado del derecho anterior. Esta regulación está en linea

con

la protección

frente

las reproducciones

no a u t o r i z a d a s

que

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s u e l e c o n f e r i r s e mediante los derechos no r e g i s t r a d o s .

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6.6. El diseño comunitario como obleto de propiedad 6.6.1. El Titulo III del proyecto de Reglamento está dedicado al diseño comunitario como objeto de la propiedad. Dado que su regulación se ha extraído directamente de las disposiciones correspondientes del proyecto de Reglamento sobre la marca comunitaria, no procede un análisis detallado. No o b s t a n t e , deben hacerse algunas observaciones sobre el diseño comunitario no registrado.

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6.6.2. Por primera vez, la Comunidad se enfrenta a la necesidad de establecer unas normas de conflicto para determinar cuál es la legislación aplicable a un diseño no registrado que tiene validez en todo el territorio de la Comunidad. La normativa existente se refiere a los derechos registrados, y en particular a la patente comunitaria o la marca comunitaria; en estos casos, era evidente que las normas de conflicto debían basarse en los datos existentes en el Registro Comunitario. En el caso del diseño comunitario no registrado se carece de tal Información. La Comisión considera que deberla seguirse el criterio del domicilio del titular del derecho, pero serla preciso determinar el domicilio en cada caso, en lugar de remitirse al domicilio que conste en el registro de los diseños comunitarios.

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Acuerdo 89/695 CEE, DO no. L 401 de 30 de diciembre de 1989.

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Cap Itulo 7 La titularidad del diseño comunitario

7.1.

IntroduceI6n

7 . 1 . 1 . En el proyecto de Reglamento sobre el diseño comunitario habrán de Incluirse disposiciones relativas a la titularidad de los diseños comunitarios. Este aspecto está relacionado con el difícil y delicado problema de la relación entre los fabricantes (inversores) y los autores de los diseños. Si se quiere que el futuro sistema comunitario resulte atractivo para la Industria, es preciso encontrar un equilibrio entre los distintos Intereses de ambos g r u p o s de operadores económicos. Tal es el o b j e t i v o de los artículos 11 a 16 del proyecto de Reglamento (anexo 1 ) . 7.1.2. Se parte del principio, vigente en muchas legislaciones nacionales, de que el derecho nace en la persona del autor del diseño, que a continuación se atenúa mediante el principio subsidiarlo de que el derecho original se puede transferir o ceder por entero a otra persona, que será el sucesor legitimo. Es preciso que en el diseño comunitario se apliquen estos mismos principios (véase anexo 1, articulo 1 1 ) . En ellos se recoge la solución de sentido común a la que se llegarla en el caso de una persona que ha creado un diseño y que tiene que optar entre explotarlo él mismo (personalmente o a través de un Ileenelatarlo) y cederlo a un fabricante.

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7.1.3. En este contexto, ha de señalarse que las legislaciones especificas sobre protección de diseños en los Estados miembros no conceden a los autores de los mismos un derecho m o r a l , es decir, un derecho a reivindicar la paternidad respecto de la o b r a , y un derecho distinto a autorizar las alteraciones del diseño. Sin embargo, puede existir un derecho moral sobre un diseño en virtud de las disposiciones legales sobre propiedad Intelectual, cuando aquél cumple los requisitos necesarios para obtener protección como propiedad Intelectual.

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7.1.4. En el capitulo 11 se examina la aplicación de las disposiciones legislativas sobre propiedad Intelectual con relación a los derechos morales. Por ahora baste con mencionar que la Introducción de un auténtico derecho moral sobre el diseño comunitario ha sido propuesta a la Comisión por el Bureau of European Deslgners Assoclatlon (Asociación de Diseñadores E u r o p e o s ) , pero que la Inclusión de un derecho de este tipo en el nuevo instrumento comunitario no parece deseable ni conveniente desde el punto de vista práctico. El articulo 16 del Reglamento reconoce al autor de un diseño el derecho a ser mencionado cuando se registre el mismo. En ciertos casos se puede hacer reserva de otros derechos inmateriales mediante contrato, sobre todo si el autor es célebre y su posición negociadora es, en consecuencia, sólida. SI bien es innegable que la actividad de diseño se asemeja en ciertos aspectos a la actividad artística de los autores de obras literarias y artísticas, existen también diferencias Importantes, sobre todo con relación a la explotación económica de las creaciones. Los productos Industriales han de adaptarse cada cierto tiempo a la demanda de diferentes mercados. Si se reconoce un derecho a autorizar las modificaciones, se estarla limitando de forma excesiva las posibilidades de los fabricantes de explotar el diseño. Por todo ello, y salvo que se presenten otros argumentos convincentes en favor de la Introducción de un derecho Idéntico o similar a la noción de derecho moral de la legislación sobre propiedad Intelectual, la Comisión no es partidaria de la introducción de un derecho de este tipo.

7.2. Diseños realizados por cuenta aleña

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7.2.1. El problema de la titularidad de un diseño creado por un empleado en el marco de sus actividades normales durante el periodo de empleo presenta dificultades semejantes a las que surjen en el ámbito de la creación de obras de propiedad Intelectual y en el de las Invenciones realizadas por cuenta ajena. Los negociadores del Convenio Europeo de Patentes de 1973 no consiguieron llegar a un acuerdo sobre una regulación sustantiva unitaria de la cuestión del derecho a la patente. Los negociadores del Acuerdo sobre patentes comunitarias de 1989 tampoco obtuvieron, transcurridos 16 años, ningún resultado positivo a este respecto. En ambos casos fue preciso

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conformarse con una norma de conflicto que designa la legislación aplicable en cada caso especifico (apartado 1 del articulo 60 del Convenio Europeo de P a t e n t e s , al que se remite el articulo 23 del Acuerdo sobre patentes común Itarlas). 7.2.2. La dificultad de crear una norma europea unitaria estriba en que esta materia afecta Inevitablemente a una serle de aspectos de derecho laboral muy comprometidos, que reciben un° tratamiento distinto en los diversos Estados miembros. 7.2.3. En materia de propiedad Intelectual, la Comisión ha tenido recientemente la oportunidad de abordar el problema en el contexto de la protección jurídica de los programas Informáticos. En la Directiva sobre protección Jurídica de programas Informáticos 1 , se establece que "si un empleado crea un programa Informático en cumplimiento de sus funciones o siguiendo las Instrucciones de su empresario, este último quedará facultado para ejercer todos los derechos económicos sobre el programa asi creado, a menos que se pacte otra cosa en contrario." Esta dlspoclslón no contiene una solución completa y vinculante. En primer lugar, sólo se pronuncia sobre el ejercicio de los derechos económicos, dado que los posibles derechos morales son Inalienables. En segundo lugar, la disposición sólo se aplica en los casos en que en el contrato no se establece una solución diferente. A efectos de la armonización de las legislaciones, la propuesta de Directiva mencionada es suficiente; sin embargo, en un Instrumento por el que se cree derecho comunitario puede ser aconsejable seguir un sistema dIferente. 7.2.4. En primer lugar, si se quiere evitar un retraso Indebido de todo el proyecto,

la Comisión considera que en este caso, como en los convenios

sobre la patente, habría que conformarse en la actual fase de desarrollo de la

legislación

comunitaria

aplicable,

sin

con

una

intentar

norma

elaborar

conflicto una

que

designe

normativa

autónoma

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uniforme y vinculante.

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7 . 2 . 5 . S i g u i e n d o el sistema del C o n v e n i o Europeo de Patentes E u r o p e a , la d i s p o s i c i ó n que se redacte debe reflejar los progresos c o n s e g u i d o s por los E s t a d o s miembros en materia de d e t e r m i n a c i ó n de la ley a p l i c a b l e , g r a c i a s a la c e l e b r a c i ó n del C o n v e n i o de Roma de 1980 sobre la ley a p l i c a b l e a las o b l i g a c i o n e s c o n t r a c t u a l e s . El a r t i c u l o 12 del proyecto de R e g l a m e n t o (anexo 1) se ajusta en gran m e d i d a al tenor literal del a r t i c u l o 6 del C o n v e n i o de Roma. De este m o d o deben quedar claros los siguientes p u n t o s : - el p r i n c i p i o de libertad de e l e c c i ó n de la legislación es también v á l i d o en m a t e r i a de contratos de t r a b a j o ; - tanto las disposiciones s u s t a n t i v a s del contrato de trabajo c o m o los a s o e c t o s relativos a la titularidad del diseño se regirán por la misma lepislaclón n a c i o n a l ; - si la legislación aplicable con arreglo a la norma de c o n f l i c t o c o n t i e n e d i s p o s i c i o n e s vinculantes sobre la p r o t e c c i ó n de los derechos del autor del d i s e ñ o , dichas d i s p o s i c i o n e s serán de aplicación, con Independencia de la legislación que elijan las partes del c o n t r a t o . 7.3. D i s e ñ o s realizados por e n c a r g o . En p r i n c i p i o , las partes del c o n t r a t o deberían disponer del m á x i m o m a r g e n de e l e c c i ó n posible para decidir lo relativo a la titularidad del d i s e ñ o y a la legislación. A falta de e l e c c i ó n , parece más razonable sustituir el c r i t e r i o general del que parte el C o n v e n i o de Roma ("la ley del país con el que p r e s e n t e los lazos más e s t r e c h o s " ) por un criterio más p r e c i s o , a fin de evitar litigios. Con arreglo a la práctica generalizada, se ha p r o p u e s t o que en e s t o s casos se aplique la ley del Estado en el que el m a n d a t a r i o tenga su domicilio o su sede. 7 . 4 . Pluralidad de autores 7 . 4 . 1 . Ha de estudiarse y r e g u l a r s e la p o s i b i l i d a d de que d i v e r s a s p e r s o n a s r e i v i n d i q u e n la titularidad s o b r e el m i m o d i s e ñ o . 7 . 4 . 2 . No se plantea ningún p r o b l e m a en el c a s o , bastante simple, de que un d i s e ñ o haya sido creado de m a n e r a conjunta por varios a u t o r e s . El d e r e c h o al diseño comunitario les p e r t e n e c e a todos ellos de forma c o n j u n t a , salvo

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p a c t o en c o n t r a r l o .

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7.4.4. Aunque sea excepcional, no se puede descartar a prior I la posibilidad de que varias personas realicen el mismo diseño por separado. Existen al menos dos razones por las que es posible que se den estos casos: a) el ámbito de protección del diseño comunitario es muy extenso y comprende los diseños que son lo bastante similares para provocar la misma Impresión general en el público. Es más probable que se realice un diseño de este tipo de forma Independiente del autor original, que si se siguiera un sistema que conceda protección únicamente contra los diseños Idénticos o casi Idénticos. b) un diseño comunitario no registrado, que sólo es conocido tras su divulgación al público, puede ser totalmente desconocido para otros autores dedicados al mismo sector, a pesar del esfuerzo que realicen por mantenerse Informados de las novedades en ese ámbito del diseño. Esta posibilidad se ve con mayor claridad si se tienen en cuenta las dimensiones del mercado de que se trata, es decir „ la Comunidad. En estas circunstancias, no serla tan extraño que, en sectores especialmente activos, en los que la tendencia, la moda o el estilo predominantes limitan en gran medida la libertad de los diseñadores, dos personas llegaran por separado a resultados muy parecidos, si no IdéntIcos.

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7.4.3. Un caso diferente y más complicado se plantea cuando diversas personas realizan por separado el mismo diseño. En la práctica estos casos se darán con poca frecuencia, ya que la probabilidad de que distintas personas realicen el mismo diseño por separado es muy remota. Por lo g e n e r a l , las reivindicaciones de este tipo constituyen únicamente un pretexto en los litigios por Infracción, cuando la persona demandada Intenta ocultar el hecho de haber copiado en realidad el diseño original y evitar las consecuencias derivadas del m i s m o . También puede ocurrir -y en algunos Estados miembros existe una Jurisprudencia muy Interesante a este respecto- que la similitud sustancial de los diseños haya sido provocada por una reproducción "Involuntaria" del segundo autor. Aunque no lo recuerde con claridad, es posible que haya visto el diseño original „ por ejemplo en una exposición o en un desfile de m o d a s , y sin haber registrado mentalmente el diseño de forma consciente, se limite a reconstruirlo cuando se le encargue que realice un diseño. En este caso, si se puede probar que se tuvo acceso al original, el segundo autor no puede reclamar protección para su diseño.

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7.4.5. Dos son los sistemas utilizados tradlclonaImente para resolver los problemas derivados de la situación descrita. Si se opta por un sistema de propiedad Intelectual, se puede reconocer el derecho sobre el diseño a ambos creadores. SI se sigue un sistema de patente, todos los derechos se atribuyen de forma exclusiva al autor que presente en primer lugar la solicitud de Inscripción, con independencia de si fue el primero en crear eI diseño o no. 7.4.6. El sistema que se propone para los diseños en este Libro Verde no permite resolver el problema recurriendo simplemente a una de estas soluciones. 7.4.7. Por lo que se refiere al diseño comunitario no registrado, de todo lo expuesto en el capitulo 6 se desprende que únicamente confiere al titular del derecho protección frente a las reproducciones no autorizadas, pero no un derecho exclusivo sobre el uso del diseño de que se trate. De conformidad con ello, en el apartado 2 del articulo 13 del proyecto de Reglamento se establece que si dos o más personas realizan por separado diseños Idénticos o sustanclalmente similares, el derecho sobre el diseño comunitario no registrado pertenecerá a cada uno de ellos.

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7.4.8. En el caso del diseño comunitario registrado, el derecho debe pertenecer a la persona que antes presente una solicitud ante la Oficina. Esta solución es la consecuencia lógica del sistema de registro y significa que el periodo de gracia para el registro de un diseño comunitario no registrado, estudiado en los apartados 6.2.3.1. y 6.2.3.2., constituye un plazo en el que el titular del derecho puede decidir si quiere llevar a cabo el registro o no, siempre que nadie adquiera sus derechos, Inscribiendo un diseño Idéntico o sustanclalmente similar creado por separado. En este último caso, el titular del diseño comunitario no registrado perderla la posibilidad de obtener un diseño comunitario registrado, pero evidentemente continuarla disfrutando los derechos conferidos por el primero no sólo hasta el final del periodo de gracia, sino hasta la expiración del plazo de protección de dicho diseño.

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7 . 4 . 9 . Es p r e c i s o p l a n t e a r s e si la s o l u c i ó n e x p u e s t a con a n t e r i o r i d a d para el d i s e ñ o c o m u n i t a r i o r e g i s t r a d o , y c o n s a g r a d a en el a r t i c u l o 13 del p r o y e c t o del R e g l a m e n t o , es la m á s a d e c u a d a . Indudablemente, p r e s e n t a la v e n t a j a de que Induce a los a u t o r e s de los d i s e ñ o s a solicitar c u a n t o a n t e s su r e g i s t r o , con el fin de eludir el r i e s g o de que alguien se a p r o p i e de sus d e r e c h o s . Sin e m b a r g o , de e s t e m o d o se d i f i c u l t a el buen f u n c i o n a m i e n t o del p e r i o d o de g r a c i a , instituido con el fin de que se pueda probar el d i s e ñ o en el m e r c a d o . Si un competidor desleal copla el diseño original y p r e s e n t a una s o l i c i t u d ante la O f i c i n a a n t e s que el legitimo t i t u l a r , la ú n i c a forma de que este ú l t i m o vea r e c o n o c i d o su derecho será d e m o s t r a r ante un tribunal (con lo que recaerá sobre él la carga de la p r u e b a ) que el d i s e ñ o ha s i d o copiado o le ha s i d o s u s t r a í d o por el s o l i c i t a n t e . D a d o que sólo los tribunales nacionales pueden conocer de la demanda r e i v i n d i c a t o r í a , que no puede ser p r e s e n t a d a ante la Oficina o e x a m i n a d a por é s t a , el titular legitimo del d e r e c h o podría e n c o n t r a r s e en una s i t u a c i ó n muy comprometida frente a los c o m p e t i d o r e s sin e s c r ú p u l o s . 7 . 4 . 1 0 . Por e s t e m o t i v o , la C o m i s i ó n d e s e a r l a recibir o b s e r v a c i o n e s s o b r e la s i g u i e n t e solución a l t e r n a t i v a , que no ha sido desarrollada en el p r o y e c t o de R e g l a m e n t o que se a d j u n t a : cuando un diseño haya sido r e a l i z a d o por s e p a r a d o por varias p e r s o n a s , el d e r e c h o al el seño c o m u n i t a r i o r e g i s t r a d o p e r t e n e c e r á a la p e r s o n a que haya realizado en primer lugar c u a l q u i e r a de los s i g u i e n t e s a c t o s : d i v u l g a c i ó n del diseño al p ú b l i c o o p r e s e n t a c i ó n de una solicitud de r e g i s t r o ante la O f i c i n a . Con esta s o l u c i ó n se s i m p l i f i c a r l a la m a t e r i a , ya q u e , para que a la primera persona se le r e c o n o c i e r a el derecho al d i s e ñ o c o m u n i t a r i o registrado, b a s t a r l a con p r o b a r ante un tribunal que la fecha en que hizo público el d i s e ñ o es a n t e r i o r a la de una solicitud p o s t e r i o r , sin necesidad de demostrar que el d i s e ñ o ha s i d o c o p i a d o . 7 . 4 . 1 1 . T a n t o la solución c o n t e n i d a en el a r t i c u l o 13 como la a l t e r n a t i v a p r o p u e s t a en el a p a r t a d o anterior p l a n t e a n el problema de sI la p e r s o n a que ha c r e a d o por s e p a r a d o el m i s m o d i s e ñ o , p e r o que no tiene derecho al d i s e ñ o c o m u n i t a r i o r e g i s t r a d o , debe q u e d a r s e sin p r o t e c c i ó n alguna y sin d e r e c h o a usar el d i s e ñ o c r e a d o de buena fe. En o p i n i ó n de la C o m i s i ó n , la n a t u r a l e z a

cde.uv.es

de los d e r e c h o s a f e c t a d o s no Justifica tal r i g i d e z .

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7 . 4 . 1 2 . Por todo ello, es posible encontrar un equilibrio Justo de intereses si se concede al último creador Independiente de un diseño Idéntico a un diseño comunitario registrado un derecho de uso a n t e r i o r , como el contenido en el articulo 21 del proyecto del Reglamento. Este d e r e c h o significarla reconocer que en un sistema como el que se propone (con disposiciones sobre el aplazamiento de la publicación, por ejemplo (artículo 46 del proyecto de Reglamento)) es especialmente difícil para los competidores estar perfectamente Informados de todos los diseños en el m e r c a d o en un sector especifico a escala comunitaria, aun con la máxima d i l i g e n c i a . De este modo el derecho de uso anterior mitigarla la rigidez de la norma prevista; este derecho se analiza también en el apartado 6.4.6. 7 . 5 . El registro de un diseño comunitario por una persona no legitimada 7 . 5 . 1 . Sea cual sea la recursos de que dispone d e r e c h o s , cuando otra d e r i v a d o del diseño, y nombre ae la persona no

solución que se acepte, es preciso establecer los una persona legitimada para que se reconozcan su no legitimada pretenda ser titular del derecho el diseño haya sido registrado en la O f i c i n a a legitimada.

7 . 5 . 2 . El problema puede plantearse también respecto al diseño comunitario no registrado, si una persona distinta del titular del derecho usa el d i s e ñ o afirmando ser su legitimo titular. Sin embargo, esta s i t u a c i ó n se aproxima tanto a una Infracción que parece Innecesario elaborar d i s p o s i c i o n e s especificas para regularla. SI por una serle de razones la persona legitimada desea que se reconozca de forma expresa su legitimación, podrá en condiciones normales demandar a la persona no legitimada y reivindicar tal reconocimiento a través de una acción "reivindicatoría" ("action en revendIcatIon", "VlndikatlonskI age") „ con Independencia de cualquier otra acción por Infracción o de los demás recursos de que dIsponga. 7.5.3.

La regulación de los aspectos procesales de esta acción especifica

se deja a

las

legislaciones nacionales aplicables. En concreto,

parece

Innecesario Interferir en las leyes procesales y civiles n a c i o n a l e s , en un Intento ae unificar a escala comunitaria

las normas relativas a aspectos

otros

derechos

derivados

diseño

cuando

1 ¡ cu i ar i dad del mismo como consecuencia de tal acción.

modifica

cde.uv.es

como ¡a prescripción de la acción, o el destino de las licencias e x i s t e n t e s

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7 . 5 . 4 . Sin e m b a r g o , en el c a s o del d i s e ñ o c o m u n i t a r i o r e g i s t r a d o , el c o n f l i c t o e n t r e el titular del d e r e c h o r e g i s t r a d o y el titular legitimo del d i s e ñ o e x i g e una n o r m a t i v a u n i f o r m e . C o m o la persona no legitimada a p a r e c e r í a en el R e g i s t r o de d i s e ñ o s c o m u n i t a r i o s c o m o titular l e g i t i m o , los t e r c e r o s se fiarían de esta Información para cualquier acto J u r í d i c o que c e l e b r a r a n con relación al d i s e ñ o . Por e s o es p r e c i s o que los e f e c t o s del r e g i s t r o a nombre de un titular no legitimado, y los e f e c t o s de un c a m b i o de t i t u l a r i d a d como c o n s e c u e n c i a de una d e m a n d a p r e s e n t a d a por una p e r s o n a legitimada, se rijan por una n o r m a t i v a u n i f o r m e en toda la Comunidad. 7 . 5 . 5 . Un p r o b l e m a p a r e c i d o se s u s c i t ó también en el caso de la p a t e n t e c o m u n i t a r i a , y su s o l u c i ó n se p u e d e e n c o n t r a r en los a r t í c u l o s 23 y 24 del C o n v e n i o s o b r e P a t e n t e s C o m u n i t a r i a s en la v e r s i ó n del A c u e r d o de 1989 s o b r e p a t e n t e s c o m u n i t a r i a s . En el c a s o del d i s e ñ o c o m u n i t a r i o r e g i s t r a d o se p o d r í a seguir la m i s m a linea para resolver el p r o b l e m a . La a c c i ó n procesal para transferir el d e r e c h o sobre el d i s e ñ o a la persona legitimada d e b e p r e s c r i b i r en el p l a z o de dos a ñ o s a partir de la fecha del r e g i s t r o , s a l v o que la p e r s o n a Inscrita c o m o p r o p i e t a r i o lo fuera de mala fe en el m o m e n t o en que se registró el d i s e ñ o o en que le fue t r a n s f e r i d o . En c a s o de c a m b i o a b s o l u t o de la t i t u l a r i d a d , se e x t i n g u i r á n las licencias y los d e m á s d e r e c h o s a d q u i r i d o s sobre el d i s e ñ o . El anterior titular y los Iicenclatarlos

tendrán

d e r e c h o , si

lo eran

de buena

fe, a recibir

una

licencia no e x c l u s i v a sobre el d i s e ñ o . 7.6. O t r a s

disposiciones

especificas

relativas

diseño

comunitario

regIstrado.

cde.uv.es

7 . 6 . 1 . D a d o que sólo los t r i b u n a l e s deben tener jurisdicción para c o n o c e r de las c u e s t i o n e s relativas a la t i t u l a r i d a d de los diseños c o m u n i t a r i o s , serla c o n v e n i e n t e Impedir que las r e c l a m a c i o n e s de este tipo Interfieran en la a c t i v i d a d e s de la O f i c i n a r e l a c i o n a d o s con la solicitud de d i s e ñ o c o m u n i t a r i o r e g i s t r a d o de que se t r a t e . A tal fin, en el a r t i c u l o 15 del p r o y e c t o de R e g l a m e n t o se ha incluido una d i s p o s i c i ó n que c o r r e s p o n d e al a p a r t a d o 3 del a r t i c u l o 60 de C o n v e n i o E u r o p e o de P a t e n t e s , en el que se e s t a b l e c e una p r e s u n c i ó n en favor de la p e r s o n a en cuyo nombre se haya d e p o s i t a d o la solicitud o se haya r e g i s t r a d o el d i s e ñ o c o m u n i t a r i o .

- 106 -

una le el la el

cde.uv.es

7 . 6 . 2 . SI el s o l i c i t a n t e o el p r o p i e t a r i o del diseño r e g i s t r a d o e s p e r s o n a d i s t i n t a de su a u t o r , e s t e ú l t i m o está facultado para que se m e n c i o n e como tal ante la O f i c i n a . Este p r i n c i p i o se c o n s a g r a en a r t i c u l o 16 del p r o y e c t o del R e g l a m e n t o . En el c a p i t u l o 8 se a n a l i z a p o s i b l e sanción en caso de que se Incumpla tal o b l i g a c i ó n d u r a n t e p r o c e d i m i e n t o de r e g i s t r o .

- 107 -

Directiva n* 91/250 EC, D.O. n* L122 de 17 de mayo de 1991

cde.uv.es

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Capítulo 8 EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

8.1.

Introducel¿n

8.1.1. SI se propone que una de las formas que el diseño comunitario puede adoptar es la de un diseño registrado, es preciso crear una oficina que se encargue de las tareas vinculadas a la responsabilidad del registro y elaborar un conjunto de normas por las que habrá de regirse el procedimiento a tal fin. En este capitulo se analizan ambos temas. Esta tarea se ve simplificada en gran medida gracias a la experiencia adquirida en el curso de los trabajos anteriores sobre la patente europea y sobre la patente y la marca comunitarias. Es evidente que, salvo que haya razones sólidas que lo desaconsejen, las soluciones aceptadas en tales casos, que fueron objeto en su momento de minuciosos debates, deberían adoptarse también para los diseños. Introduciendo únicamente las adaptaciones exigidas por las necesidades especificas de este tipo de protección. Gran parte de las disposiciones del proyecto de Reglamento que figura en el anexo se han tomado del texto consolidado de la propuesta de Reglamento sobre la marca comunitaria o, excepclonaImente, del Convenio Europeo sobre patentes. En consecuencia, en este Libro Verde no se van a repetir los problemas que ya se plantearon durante la elaboración de las disposiciones originarlas, que han de considerarse ya resueltos. 8.2. La Oficina de Diseños Comunitarios. 8.2.1. En el proyecto de Reglamento se prevé la creación de una Oficina de Diseños

Comunitarios

autónoma.

Igual

que

Oficina

Marcas

Comunitarias, la Oficina de Diseños Comunitarios será un órgano comunitario con

personalidad

Jurídica.

Los

artículos

126

Reglamento que figura como anexo siguen el modelo de

del

proyecto

las disposiciones cde.uv.es

correspondientes de la propuesta de Reglamento sobre la marca comunitaria.

- 109 -

Por eso no procede realizar comentarlos detallados en este Libro Verde. Baste con subrayar que, en vista de la IncertIdumbre reinante todavía en esta parte del Reglamento sobre la marca, es probable que la futura Oficina de Diseños Comunitarios aplique las soluciones que en el futuro pueda adoptar el Consejo para la marca comunitaria, en aspectos como las disposiciones generales, la gestión de la Oficina, el Consejo de Administración y el control presupuestario y financiero. 8.2.2. Al igual que la Oficina de Marcas Comunitarias, la Oficina de Diseños Comunitarios tendrá que autofInanciarse. Por eso deberán fijarse tasas, Incluidas las de renovación, que garanticen que tras un periodo de rodaje los Ingresos de la Oficina cubrirán los gastos. En ese periodo inicial „ es probable que haya de recurrlrse a una subvención con cargo al presupuesto comunitario. 8.2.3. No obstante, para determinar el nivel de las tasas ha de tenerse en cuenta que el diseño comunitario registrado debe resultar atractivo. Es de esperar que los sectores Industriales puedan elegir entre los derechos nacionales y los derechos comunitarios; además, pese a ofrecer un plazo de protección más corto, el diseño comunitario no registrado constituye una alternativa totalmente gratuita. Es evidente que la tasa de renovación debe ser Inferior a la suma de las tasas nacionales para renovar los diseños registrados en cada uno de los Estados miembros. Lo mismo se puede decir respecto de la tasa de solicitud o de publicación. 8.2.4. No es Imposible concillar la necesidad de un equilibrio financiero entre los Ingresos y los gastos de la Oficina con el atractivo financiero del diseño comunitario; en este sentido hay que tener en cuenta que, a diferencia de las marcas, es muy probable que la mayoría de los registros de diseños en la Comunidad se hagan en el futuro a escala comunitaria, mediante el diseño comunitario registrado. 8.3. Persona I la probabilidad

solicitudes dentro de esta

visión

optimista.

dimensiones muy

de que se presente un gran número

la Comunidad, existe otro argumento que Es

probable

que

futura

Oficina

Justifica tenga

reducidas. Como se expone más adelante en detalle,

unas el

cde.uv.es

8.3.1. Además de

- 110 -

procedimiento de registro ha de ser extraordinariamente expeditivo : no se establecen fases de búsqueda, examen sustantivo ni oposición previas al registro. Bastarla con una plantilla muy limitada para encargarse del procedimiento del registro, Incluso si el número de solicitudes es muy grande. 8.3.2. La mayor parte de los gastos será la derivada del personal necesario en los departamentos que se encarguen de los procedimientos de nulidad y, en particular, en las salas de recurso. No obstante, la necesidad de estas últimas y la cuestión de si la tarea será asumida en gran parte por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas son aspectos que dependen de las soluciones que se elijan para el funcionamiento de la Oficina de Marcas Comunitarias. 8.3.3. El departamento administrativo que se encargará de la gestión y la aamlnlstraclón de la Oficina constituye otra fuente de gastos. A este respecto ha de estudiarse la posibilidad de crear economías de escala mediante la fusión de las oficinas de la marca comunitaria y del diseño comunitario en un solo órgano. Esta solución no tiene por qué ser Incompatible con el hecho de que la sede de la Oficina de Diseños Comunitarios, como sucursal de la Oficina de Marcas Comunitarias, se encuentre en un lugar diferente. 8.3.4. El lugar en el que se encuentre la sede de la Oficina es un asunto de naturaleza política que, por lo tanto, no procede examinar en este Libro Verde. 8.4. Lengua?

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8.4.1. La lengua o lenguas de procedimiento de la Oficina constituyen una cuestión importante que no se resuelve en el proyecto de Reglamento que figura como anexo. Se ha señalado que es necesario esperar los resultados de las actuales negociaciones que se están llevando a cabo sobre el mismo problema respecto de la Oficina de Marcas Comunitarias.

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8 . 4 . 2 . Sin e m b a r g o , ha de quedar c l a r o d e s d e el p r i n c i p i o que el p r o b l e m a no es tan g r a v e en el c a s o de los d i s e ñ o s c o m o en el de las m a r c a s . T o d o el p r o c e d i m i e n t o que termina con el r e g i s t r o p u e d e llevarse a c a b o s e g ú n u n a s f ó r m u l a s e s t a b l e c i d a s que e s t a r í a n d i s p o n i b l e s y p o d r í a n ser u s a d a s por el p ú b l i c o en t o d a s las lenguas c o m u n i t a r i a s , sin que e l l o r e p r e s e n t a r a d i f i c u l t a d e s ni para el p ú b l i c o ni p a r a la O f i c i n a . 8 . 4 . 3 . P r o b a b l e m e n t e no o c u r r i r í a lo m i s m o en el c a s o de los p r o c e d i m i e n t o s de n u l i d a d y de los r e c u r s o s . En e s t o s p r o c e d i m i e n t o s han de p r e s e n t a r s e d e c l a r a c i o n e s e s c r i t a s y se llevan a c a b o v i s t a s o r a l e s ínter p a r t e s . SI se o p t a por un r é g i m e n lingüístico q u e p e r m i t a el u s o de las d i s t i n t a s lenguas c o m u n i t a r i a s , e l l o dará lugar a p r o b l e m a s de c o s t e s a n á l o g o s a los que se enfrenta la O f i c i n a de M a r c a s C o m u n i t a r i a s con r e l a c i ó n a t a l e s procedImlentos. 8.5. D i r e c c i ó n de la Of Iclna 8 . 5 . 1 . La O f i c i n a e s t a r á d i r i g i d a por un P r e s i d e n t e y e s t r u c t u r a d a en d e p a r t a m e n t o s que se e n c a r g a r á n de las d i s t i n t a s f a s e s del p r o c e d i m i e n t o . 8 . 5 . 2 . En el p r o y e c t o de R e g l a m e n t o que f i g u r a en el a n e x o s ó l o se han p r e v i s t o c u a t r o d e p a r t a m e n t o s : las d i v i s i o n e s de e x a m e n p r e l i m i n a r , una d i v i s i ó n de a d m i n i s t r a c i ó n de d i s e ñ o s y m a t e r i a s J u r í d i c a s , las d i v i s i o n e s de a n u l a c i ó n y las s a l a s de r e c u r s o s . En los a r t í c u l o s 113 a 116 del p r o y e c t o de R e g l a m e n t o figuran las f u n c i o n e s y c o m p o s i c i ó n de cada u n o de estos departamentos. 8.6. P r o c e d i m i e n t o de r e g i s t r o

cde.uv.es

8 . 6 . 1 . Un r a s g o esencial del d i s e ñ o c o m u n i t a r i o es que el p r o c e d i m i e n t o de r e g i s t r o d e b e ser lo m á s s e n c i l l o y b r e v e p o s i b l e . El p r o y e c t o de R e g l a m e n t o se r e f i e r e a este tema en los a r t í c u l o s 32 a 4 7 de los t í t u l o s IV y V .

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8 . 6 . 2 . Por lo que se refiere a las características especificas que deben distinguir el procedimiento de registro de un diseño del de una marca o una p a t e n t e , la Comisión se ha basado sobre todo en las sugerencias del proyecto elaborado por el Instituto Max Planck. No obstante, la Comisión está abierta a cualquier sugerencia útil, en especial de las oficinas nacionales o de los usuarios de los procedimientos de registro nacionales, a fin de mejorar la eficacia del procedimiento de registro del diseño comunitario. La mayor parte de los detalles deberán regularse en el Reglamento de aplicación, que no se elaborará hasta que no se haya adoptado una decisión definitiva sobre las características básicas del proyecto. 8.6.3. El primer paso del procedimiento de registro lo constituye la presentación de una solicitud ante la Oficina. Al Igual que con la marca comunitaria, serla conveniente que el solicitante pudiera presentar la solicitud directamente ante la Oficina y ante el órgano central competente para ¡a propiedad Industrial de cualquier Estado miembro, entendiéndose a e s t o s efectos que la Oficina de Diseños del Benelux está asimilada a cualquiera de estas oficinas. Las oficinas nacionales funcionarían como Intermediarlas: sólo tendrían que hacer llegar sin demora las solicitudes presentadas a la Oficina comunitaria. 8.6.4. Para que una solicitud sea válida deberá contener los siguientes elementos: - una petición de registro, - los datos que permitan Identificar al solicitante, - una representación gráfica o fotográfica, susceptible de reproducción. - una mención del autor del diseño. En el Reglamento de aplicación se podrán establecer otros pormenores. 8.6.5. La representación gráfica o fotográfica podrá hacerse en color o en blanco

negro.

Serla

conveniente

que

Oficina

pueda

publicar

reproducción en cualquiera de estas dos formas, a elección del solicitante, como ocurre en la actualidad en el caso del Boletín de la Oficina Alemana de Patentes o la WIPO GAZETTE para los diseños depositados de conformidad

cde.uv.es

con el Acuerdo de la Haya.

- 113 -

8.6.6. La solicitud contendrá también el tipo o la lista de los tipos de productos a los que se vaya a Incorporar el diseño. Dicha Información sólo se utilizará a efectos de cías I f Icaclón,, y no tendrá ningún efecto sobre el ámbito de protección conferido por el diseño. El diseño comunitario, ya sea registrado

registrado,

debe

conferir

misma

protección

con

independencia del tipo de producto a que se aplique. 8.6.7.

algunos

casos

puede

ser

preciso

explicar

los

rasgos

que

caracterizan el diseño y que puede que no se perciban a simple vista de la reproducción, descripción.

para Ha

cual

señalarse

deberla

adjuntarse

que

trata

del

único

solicitud elemento

una

solicitud que puede plantear algunos problemas por lo que se refiere al uso de todas las lenguas comunitarias en el procedimiento de registro. 8.6.8. También debe ser posible que el solicitante deposite un ejemplo o muestra del producto diseñado. Este tipo de depósito, que en el pasado era obligatorio en algunos Estados miembros, puede ofrecer ventajas en algunos casos específicos, por solicitantes

diseño

aplicación contendrá este

tipo

lo que debe autorizarse su uso por parte de comunitario.

Naturalmente,

las disposiciones adecuadas sobre

depósito,

y en

particular

Reglamento

los de

los pormenores de

lo relativo

tamaño

máximo

admisible para los artículos depositados. 8.7. Sol le Itudes m ú l t I D les 8.7.1. A través de contactos previos con las autoridades nacionales y con los colectivos Interesados, la Comisión ha llegado al convencimiento de que la petición básica procedente de diversos sectores Industriales acerca de la posibilidad de presentar plenamente

las denominadas

"solicitudes múltiples" está

Justificada. Esta necesidad se hace patente sobre todo en

los

sectores textiles, de la moda y en general, en los casos de los artículos de vida efímera, en los que a Intervalos muy breves se crean muchos diseños en periodos de tiempo cortos, y únicamente una parte de esos diseños se incorporan

a productos

que

van

a ser

comercializados.

Serla

demasiado

engorroso y caro presentar una solicitud distinta para cada uno de esos respuesta

evidente

que

diseño

comunitario

registrado

Idónea que ofrece este Libro Verde a las necesidades de estos

sectores, pero serla

también

conveniente

que pudieran

acudir

con

mayor

facilidad al diseño comunitario registrado en este tipo de situaciones.

cde.uv.es

diseños.

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8 . 7 . 2 . Las s o l i c i t u d e s m ú l t i p l e s se conocen y se utilizan ya en v a r i o s E s t a d o s m i e m b r o s . También se han recogido en el A c u e r d o de la Haya r e l a t i v o al depósito Internacional de d i s e ñ o s Industriales. En la p r á c t i c a , los d i s e ñ o s tienen que pertenecer a a r t í c u l o s del m i s m o tipo, pero no e x i s t e n limitaciones como las p r e v i s t a s en la actual legislación del R e i n o U n i d o , según la cual sólo se puede realizar un depósito combinado con los d i s e ñ o s a p l i c a d o s a un Juego d e t e r m i n a d o de a r t í c u l o s (por ejemplo tazas, p l a t o s y tetera de un Juego de t é ) . 8.7.3. El limite m á x i m o de d i s e ñ o s que pueden registrarse m e d i a n t e una s o l i c i t u d múltiple se ha fijado Inclalmente en cien, cifra elegida por la mayor parte de las legislaciones n a c i o n a l e s . Para este tipo de s o l i c i t u d e s deberla e s t a b l e c e r s e una tasa de s o l i c i t u d especial que, n a t u r a l m e n t e , serla superior a la n o r m a l . 8 . 8 . Derecho de prlorIdad A p e n a s se pueden hacer c o m e n t a r l o s sobre los a r t í c u l o s 38 a 41 del p r o y e c t o de R e g l a m e n t o , dedicados al d e r e c h o de prioridad. Este derecho se deriva del C o n v e n i o de París, al que se han adherido todos los Estados m i e m b r o s . La letra de los artículos se ajusta en gran medida a los a r t í c u l o s c o r r e s p o n d i e n t e s del proyecto de R e g l a m e n t o sobre la marca c o m u n i t a r i a . 8.9. Examen de la solicitud 8 . 9 . 1 . Como ya se ha Indicado, todas las s o l i c i t u d e s serán o b j e t o de un e x a m e n "previo" muy sencillo por parte de la O f i c i n a , r e a l i z á n d o s e el r e g i s t r o a c o n t i n u a c i ó n . Esta v e r i f i c a c i ó n c o n s t a r á

"de un e x a m e n de

nulidad e v i d e n t e " y de un e x a m e n de los requisitos formales. No se va a realizar un examen del carácter d i s t i n t i v o como r e q u i s i t o p r e v i o al

registro, pero se puede estudiar

la posibilidad de que se r e a l i c e a

Instancia del s o l i c i t a n t e , como s e r v i c i o sujeto al pago de una tasa. con

todos

los

cde.uv.es

Para ello deberla existir p r e v i a m e n t e una base de datos d i s e ñ o s e x i s t e n t e s (véase el a p a r t a d o 8.10.4.)

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Es p o s i b l e que las o f i c i n a s n a c i o n a l e s de registro estén Interesadas en realizar e s t o s e x á m e n e s en nombre de la O f i c i n a C o m u n i t a r i a . La C o m i s i ó n d e s e a conocer la o p i n i ó n al r e s p e c t o de los c i r c u i o s Interesados. 8 . 9 . 2 . M e d i a n t e el examen de la n u l i d a d e v i d e n t e , la Oficina podrá rechazar las s o l i c i t u d e s c u a n d o sea e v i d e n t e que no son susceptibles de p r o t e c c i ó n , por no r e f e r i r s e a la forma e x t e r i o r de un producto: por e j e m p l o , un eslogan,, un poema o una pieza de m ú s i c a . G r a c i a s a este examen se podrán Identificar también las s o l i c i t u d e s que pueden dar lugar a o b j e c i o n e s desde el p u n t o de vista del o r d e n p ú b l i c o o de los p r i n c i p i o s g e n e r a l e s de m o r a l i d a d (por e j e m p l o , una e s v á s t i c a como adorno en un producto con la c l a r a Intención de provocar al p ú b l i c o ) . 8 . 9 . 3 . M e d i a n t e el examen de los r e q u i s i t o s f o r m a l e s , se pretende comprobar que la s o l i c i t u d cumple las c o n d i c i o n e s formales e s t a b l e c i d a s en el R e g l a m e n t o o en el R e g l a m e n t o de a p l i c a c i ó n , y que se le puede conceder una fecha de d e p ó s i t o . Si el s o l i c i t a n t e deja de Incluir alguno de los e l e m e n t o s b á s i c o s que p e r m i t e n Identificar una solicitud, por e j e m p l o , la p e t i c i ó n de r e g i s t r o , la Identificación del s o l i c i t a n t e , la r e p r e s e n t a c i ó n del d i s e ñ o , la m e n c i ó n de su autor o cualquier otro dato e x i g i d o por el R e g l a m e n t o de a p l i c a c i ó n , la O f i c i n a se dirigirá al solicitante para que s u b s a n e los v i c i o s c o m p r o b a d o s . Se procederá del mismo m o d o en caso de Impago de la tasa de solicitud en el plazo e s t a b l e c i d o .

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8 . 9 . 4 . SI el s o l i c i t a n t e subsana los vicios o paga la tasa en el plazo e s t a b l e c i d o , se fijará una fecha de d e p ó s i t o para la solicitud y será r e g i s t r a d a . En caso c o n t r a r i o se d e s e s t i m a r á la solicitud. Se p l a n t e a la cuestión de s I la fecha de d e p ó s i t o que se fije una vez s u b s a n a d o s los vicios debe ser la fecha Inicial o aquella en que se r e c t i f i c ó la s o l i c i t u d . En p r i n c i p i o , la Comisión es partidaria de sancionar de forma m á s severa los vicios relativos a la petición de registro, los datos que p e r m i t e n Identificar al solicitante y la r e p r o d u c c i ó n del d i s e ñ o , asi c o m o el Impago de la tasa de s o l i c i t u d . En e s t o s c a s o s , la fecha de d e p ó s i t o deberla ser aquella en que se s u b s a n a r o n los v i c i o s o se pagó la tasa. En los demás casos (mención del autor del d i s e ñ o y p o r m e n o r e s e x i g i d o s por el R e g l a m e n t o de a p l i c a c i ó n ) la fecha de

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depósito podría ser la fecha en que se depositó la solicitud afectada por ios vicios. La Comisión ha recibido comentarlos en el sentido de que a veces puede ser difícil mencionar al autor del diseño cuando se deposita una solicitud, sobre todo si el diseño es el resultado de un trabajo de equipo en una empresa. El Incumplimiento de las condiciones relativas a la reivindicación prioridad resultará en la pérdida del derecho de prioridad, pero afectará a la fecha real de depósito.

de no

8.10. Publicación de la solicitud 8.10.1. La Comisión ha estudiado detenidamente la conveniencia de que se publiquen las solicitudes de un diseño comunitario registrado. Existen varias razones que ponen en duda la necesidad de este trámite. 8.10.2. En primer lugar, ninguna publicación de los diseños comunitarios puede ser completa, debido a la existencia de diseños comunitarios no registrados. Por eso, los competidores no pueden estar seguros de gozar de una visión general de los derechos comunitarios existentes,, aunque consulten el Boletín de Diseños Comunitarios. Esta falta de exhaustIvldad afectarla también al valor documental de la publicación. 8.10.3. La publicación contribuye a aumentar los costes del procedimiento de registro. SI se prescindiera de este requisito, la Oficina podría ofrecer sus servicios a la Industria con unos costes muy bajos.

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8.10.4. Con la tecnología moderna, la publicación en la forma tradicional de un boletín puede quedar obsoleta. Se puede aducir que bastarla con que los archivos se encontraran disponibles al público en la Oficina. Como los datos se almacenarán en el Registro de forma digital, el registro se podrá consultar como cualquier base de datos que permita el acceso mediante terminal. Por último, se ha aducido en ciertos circuios que los boletines de diseño y otras publicaciones semejantes son utilizadas fundamentalmente por piratas y falsificadores, sobre todo en terceros países, con el fin de obtener de forma muy barata información sobre las últimas tendencias del diseño y de la moda.

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Los

diseños

podrían

almacenar

discos

ópticos, de

forma

que

Información relativa a los diseños registrados estarla disponible en la Oficina Comunitaria, pero también se podrían vender coplas del registro en CD-ROM.

También

podría

disposición del público. momento.

haber

CD-ROM

las

oficinas

nacionales

Las características técnicas se estudiarán en su

En cualquier caso, parece importante que los sectores Interesados

puedan comprobar el carácter distintivo de un diseño, antes de planear o de llevar a cabo

la fabricación a gran escala de un producto al que se ha

apIicado eI d i seño. 8.10.5. Pese a la fuerza de tales argumentos, la Comisión es partidaria de que la Oficina lleve a cabo la publicación de las solicitudes en un boletín como parte del procedimiento de registro. Al parecer, en algunos sectores Industriales y Estados miembros se atribuye bastante Importancia al valor documental y Jurídico de tal publicación. La experiencia de Alemania en los últimos años demuestra que se puede llevar a cabo con costes razonables una publicación tradicional de diseños con un número de suscrlptores bastante amplio. Las obligaciones Internacionales derivadas del Acuerdo de la Haya son también un argumento en favor de una obligación semejante en el caso de los diseños comunitarios. Por lo que se refiere al riesgo de que las publicaciones sean utilizadas por piratas, ha de tenerse en cuenta que la publicidad de las empresas, la publicación de catálogos, la exhibición de los productos en exposiciones o simplemente su venta en el mercado ofrecen a los posibles falsificadores oportunidades de copiar mucho mejores que la presentación de los diseños en un boletín oficial, que no puede ser muy atractIva. 8.10.6. El articulo 45 del proyecto de Reglamento establece que todas las solicitudes

para

las que

haya

fijado

una

fecha

depósito

serán

publicadas por la Oficina en un plazo que aún ha de establecerse, pero que coincidirá con la fecha de registro o será inmediatamente posterior a ésta. De este modo, se podría combinar

la publicación de

la solicitud con la

mención del registro en el mismo número del boletín. SI se suman el tiempo medio

necesario

para

examen

previo

y el

tiempo

necesario

para

preparación técnica de la publicación, este plazo no debe exceder de tres o

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cuatro meses a partir de la fecha de depósito.

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8.11. Aplazamiento de la publicación 8.11.1. En varios Estados miembros se puede mantener en secreto la solicitud de registro de un diseño, a petición del solicitante. Algunos sectores Industriales son partidarios de esta posibilidad de mantener los diseños en secreto y pretenden fomentarla en el futuro. Este es el caso del sector de la moda, en el que la creación de los nuevos modelos tiene lugar con mucha antelación respecto a la temporada en que se comercializan, pero también el de otros sectores, como los nuevos modelos de automóviles. 8.11.2. En la legislación francesa, la regla era hasta hace poco el secreto del diseño registrado. El diseño se podía mantener en secreto durante un periodo máximo de 25 años, durante el cual sólo se llevaba a cabo su publicación a petición expresa del titular del derecho. SI se adopta el sistema de diseño propuesto en este Libro Verde no será posible una solución del tipo francés. El diseño comunitario nace, tanto en su forma no registrada como en la registrada, en virtud de un acto de "divulgación al público", entendiéndose por tal la utilización del diseño en el mercado o su Incrlpclón en un "registro público". Además, el alcance de la protección concedida por el diseño comunitario registrado es muy amplio, ya que permite Incluso proceder contra el infractor de buena fe y no sólo contra las personas que hayan copiado el diseño. En estas circunstancias, la Comisión considera que la regla general no debe ser el secreto, sino la pubI le I dad.

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8.11.3. No obstante, esto no excluye que en algunos casos sea necesario mantener un diseño en secreto durante un periodo, si la publicación de un modelo demasiado pronto puede destruir o poner en peligro el éxito de una operación comercial. Se ha señalado que asi ocurriría con aquellos productos que Incorporan el diseño y para cuya comercialización es necesaria una preparación por razones técnicas o comerciales. La moda, por ejemplo, se diseña y fabrica antes de la temporada para la que se ha creado, pero entretranto se mantiene en secreto. Desde el punto de vista comercial, es evidente la conveniencia de algún tipo de plazo de espera. No obstante, si la finalidad del aplazamiento de la publicación es garantizar una protección superior a la de los diseños, parece que no procede un aplazamiento de la publicación en el ámbito de los diseños

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c o m u n i t a r i o s . La Comisión agradecerla los posibles comentarlos y a c l a r a c i o n e s sobre la necesidad de autorizar el a p l a z a m i e n t o de la p u b l i c a c i ó n a Instancias del titular del d e r e c h o . Se ha sugerido que la p u b l i c a c i ó n de una solicitud de d i s e ñ o c o m u n i t a r i o registrado d e b e a p l a z a r s e , a petición del s o l i c i t a n t e , por un p e r i o d o no superior a doce m e s e s a partir de la fecha de d e p ó s i t o . Este p l a z o c o i n c i d e con el que se e s t a b l e c e actualmente en el a p a r t a d o 4 del a r t i c u l o 6 del A c u e r d o de La H a y a , pero se podría modificar con a r r e g l o a la p r o p u e s t a de ampliación del p l a z o e s t a b l e c i d o en dicho a r t i c u l o a 30 m e s e s 1 . Por e s o , con a r r e g l o a la Idea p r o p u e s t a por el Instituto Max Planck,, se podría advertir a los c o m p e t i d o r e s publicando una simple n o t i f i c a c i ó n de que el s o l i c i t a n t e ha d e p o s i t a d o la solicitud, que de forma provisional no se p u b l i c a . La C o m i s i ó n desea conocer d i s t i n t a s o p i n i o n e s sobre la utilidad de tal advertencia. 8 . 1 1 . 4 . Si el solicitante no lleva a cabo n i n g ú n o t r o acto, la p r o t e c c i ó n d e r i v a d a del depósito secreto e x p i r a r á al término del p e r i o d o de a p l a z a m i e n t o . Por el contrario, si en el p l a z o de doce m e s e s a partir de la fecha de depósito, el solicitante pide la p u b l i c a c i ó n del diseño una vez t e r m i n a d o dicho periodo, el d i s e ñ o r e g i s t r a d o podrá acogerse a un p l a z o de p r o t e c c i ó n norma I. Esta m e d i d a , que afecta al p r i n c i p i o de "ningún d e r e c h o sin p u b l i c a c i ó n " , tiene por objeto conceder al s o l i c i t a n t e un p l a z o de un año, durante el que puede estudiar dentro de su e m p r e s a las p e r s p e c t i v a s c o m e r c i a l e s del lanzamiento de un nuevo diseño en el futuro p r ó x i m o , sin perder por e l l o la fecha Inicial de depósito. SI la v a l o r a c i ó n de las p e r s p e c t i v a s resulta ser n e g a t i v a , el solicitante puede renunciar s i m p l e m e n t e a la solicitud sin sufrir prácticamente costes a d m i n i s t r a t i v o s .

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8.11.5. Una de las consecuencias del a p l a z a m i e n t o de la publicación es q u e , durante un año, los competidores pueden estar e n f r e n t á n d o s e a una fecha de prioridad anterior sin poder tomar las p r e c a u c i o n e s n e c e s a r i a s para evitar tal s i t u a c i ó n . De este modo se plantea la c u e s t i ó n de cuáles son los d e r e c h o s de un tercero que haya sido d e m a n d a d o por Infracción de un d i s e ñ o s e c r e t o . De todo lo anterior se d e d u c e que no p u e d e Iniciarse acción a l g u n a a partir de un diseño que se m a n t i e n e en s e c r e t o ; el titular del d i s e ñ o c o m u n i t a r i o registrado secreto tendrá que p u b l i c a r l o si quiere hacer u s o de

- 120 -

los derechos conferidos por

diseño. No obstante,

los efectos

protección se retrotraerían al momento de depósito; e Infractor, aunque sea de

buena

fe,

seguirá

siendo

Infractor.

reconocérsele un derecho de uso anterior

Pero

este

caso

debe

en virtud

del

articulo 21

del

proyecto de Reglamento.

8.11.6.

Sin embargo, el

competidor advertencia

que

titular

está

de un diseño secreto puede advertir

Infringiendo

va seguida de

derecho.

la amenaza de que se

este

caso,

Iniciará una acción

al la por

Infracción en cuanto se publique el diseño, debe permitírsele al competidor consultar el expediente correspondiente en siga

siendo

secreto.

Este

derecho

la Oficina

reconoce

, aunque el el

articulo

diseño 72

del

proyecto de Reglamento, cuya redacción pone de manifiesto que también se puede hacer uso del derecho de consultar el expediente en los casos en que

cde.uv.es

se pueda probar que existe un Interés legitimo.

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VĂŠase WIPO, documento H/CE/J/2, de 15 de febrero de 1991, apartados 20 y 21 .

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- 122 -

Capítulo 9 El procedimiento ante los tribunales 9.1.

IntroduceI6n

En este capitulo se analizan las acciones Judiciales diseños comunitarios. Consta de cuatro partes:

relativas

los

a) disposiciones generales; b) normas especificas sobre litigios por infracción de un diseño común I tar lo-, c) normas especificas sobre litigios relativos a la validez de un diseño común i tarlo; d) normas relativas a otros litigios sobre diseños comunitarios. 9.2. Disposiciones generales 9.2.1. Al Igual que en el caso de la patente y de la marca comunitarias, el establecimiento de un nuevo derecho autónomo a escala comunitaria plantea el problema de los medios procesales de los que disponen los titulares de estos derechos para su ejercicio y de la forma en que los terceros pueden presentar sus reclamaciones con.tra un diseño comunitario. Como serla claramente imposible crear todo un código nuevo de procedimiento civil especifico para este objeto, la Comunidad ha encargado esta tarea en casos análogos a las autoridades nacionales. Sin embargo, hay algunas excepciones en las que se concede competencia paralela, y en algunos casos exclusiva, sobre aspectos relativos a la validez del derecho. A s i , en el caso de la patente comunitaria, se han creado órganos quasi Judiciales en la Oficina Europea de Patentes y existe un nuevo tribunal que es común a todos los Estados miembros (el denominado C O P A C ) ; y en el caso de la marca comunitaria, ciertos departamentos de la Oficina de Marcas Comunitarias tienen competencia bajo el control del Tribunal de Justicia.

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Se ha sugerido un sistema semejante para el diseño comunitario.

- 123 -

9.2.2. Dada la unidad del diseño comunitario, en principio los tribunales de cualquier Estado miembro podrían conocer de las acciones relativas al mismo. la

Por ello es preciso, como ya se hizo en el caso de la patente y de

marca

comunitarias,

que

especificas para determinar

Reglamento

qué tribunal

establezcan

tiene competencia

normas

cualquier

caso especifico, y a quién corresponde el reconocimiento y ejecución de una decisión emanada de dicho tribunal en los demás Estados miembros. 9.2.3. La tarea resulta simplificada en gran medida gracias al Convenio de Bruselas relativo a la competencia Judicial y a la ejecución de resoluciones Judiciales en materia civil y mercantil, de 27 de septiembre de 1968. Dicho Convenio, complementado por el Convenio de Luxemburgo de 9 de octubre de 1978 sobre la adhesión del Reino de Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y por el Convenio de Luxemburgo de 25 de octubre de 1982 sobre la adhesión de la República Helénica, está en la actualidad en vigor en todos los Estados miembros de la Comunidad, a excepción de España y Portugal. Como el Convenio de San Sebastián de 26 de mayo de 1989 ha entrado en vigor y será ratificado progresivamente por todos los Estados miembros, lo más probable es que cuando el diseño comunitario se haga realidad el Convenio de Bruselas esté vigente en toda la Comunidad. 9.2.4. Ha de señalarse también que complementado por un Protocolo sobre su Justicia. Gracias a un mecanismo similar de Justicia cuenta con un poderoso Interpretación uniforme del Convenio de dictado unas sesenta decisiones gracias a

el Convenio de Bruselas está Interpretación por el Tribunal de al articulo 177 CEE, el Tribunal instrumento para garantizar la Bruselas. Hasta la fecha se han dicho mecanismo.

9.2.5. En consecuencia,

bastante

puede

resultar

sencillo determinar

qué

tribunales son competentes para conocer de asuntos relacionados con diseños comunitarios y cuáles son competentes para el reconocimiento y la ejecución de

las resoluciones emanadas de dichos tribunales en todos

miembros.

Por ello, esta tarea puede

los Estados

llevarse a cabo de forma coherente

con el sistema general seguido por los Estados miembros y por la Comunidad en el ámbito de los procesos en materia civil y mercantil, si se establece relativas a los diseños comunitarios Reglamento).

(véase articulo 80 del proyecto de

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como regla general que el Convenio de Bruselas es aplicable a las acciones

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9.2.6. Posiblemente será preciso adoptar medidas especificas relativas a la Infracción y la nulidad de un diseño comunitario, entre otras cosas, para reflejar las peculiaridades de este derecho de alcance comunitario, como en el caso de la patente y la marca comunitarias. A continuación se exponen algunas sugerencias de normas especificas que se apartan de las normas generales del Convenio de Bruselas. 9.3. La acción por Infracción 9.3.1. La acción por Infracción es la acción legal ejecución del derecho sobre el diseño. Se propone comunitario no registrado como el registrado se rijan en lo que se refiere a la competencia para conocer Infracción.

fundamental para la que tanto el diseño por las mismas normas de las acciones por

9.3.2. Los Tribunales de diseños comunitarios 9.3.2.1. Uno de los problemas principales que se plantearon respecto a la competencia para conocer de las acciones por Infracción de patentes y marcas comunitarias, fue la necesidad de garantizar que sólo se reconocía competencia a tribunales formados por Jueces con experiencia, con la especlalIzacIon suficiente para resolver de forma eficaz todas las dificultades del derecho de propiedad Intelectual. Esta necesidad resultaba acentuada por el hecho de que, en ciertos casos, los tribunales nacionales podían también resolver sobre la validez del derecho de alcance comunitario con efectos en toda la Comunidad. Este problema se ha resuelto en el contexto mencionado concentrando la Jurisdicción en los Estados miembros, de forma que sólo uno o varios tribunales nacionales puedan conocer de los casos relativos a Infracciones de patentes y marcas comunitarias. Son los denominados "Tribunales de patentes comunitarias" y "Tribunales de marcas comunitarias".

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Este sistema deberla adoptarse también en el caso de los diseños comunitarios, de modo que los Estados miembros designen una serie de "Tribunales de diseños comunitarios" competentes para conocer de las acciones por infracción relativas a los diseños comunitarios.

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9.3.2.2. Al hacer esta propuesta, la Comisión espera que los Estados miembros designen para la marca comunitaria y los diseños comunitarios los mismos tribunales y circunscripciones territoriales que los enumerados en el Acuerdo sobre patentes comunitarias. De este modo se podría desarrollar una política uniforme en respuesta a la necesidad de especial Izaclón y concentración en los Estados miembros de la competencia en estos ámbitos afines a la propiedad Intelectual. 9.3.3. Las normas sobre lurlsdlcclón Internacional 9.3.3.1. En los casos de infracción de diseños comunitarios, lo primero que ha determinarse es el Estado miembro cuyos tribunales tienen Jurisdicción ("competencia Internacional"). El Convenio de Bruselas resuelve de forma clara y satisfactoria la mayor parte de los casos. No obstante, no contiene normas uniformes de competencia para los casos en que el demandado tenga su domicilio fuera del territorio de la Comunidad. En estos casos, serán de aplicación las normas nacionales de derecho Internacional privado del Estado miembro afectado (articulo 4 del Convenio de Bruselas). Dado que se trata de un derecho de alcance comunitario que, como es natural, puede ser preciso ejecutar contra una persona o una sociedad domiciliadas fuera del territorio de la Comunidad, esto implicarla el riesgo de conflictos de competencia positivos o negativos y de resoluciones contradictorias. El nuevo sistema de protección no tendrá éxito sin unas normas de ejecución eficaces, por lo que es absolutamente necesario elaborar una normativa uniforme en la que se contemplen todos lo casos posibles. 9.3.3.2.

Este problema se resolvió ya en el Protocolo sobre procedimiento

que figuraba como anexo al Acuerdo sobre patentes comunitarias, y que ha sido prácticamente reproducido en el proyecto de Reglamento sobre la marca comunitaria.

Por ello parece conveniente aplicar una normativa semejante

en el caso de los diseños comunitarios.

Esta normativa es la que figura en

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los artículos 83 y 84 del proyecto de Reglamento.

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9.3.3.3. La solución contenida en estos artículos se puede resumir de la forma siguiente: En los casos de Infracción, el demandado puede optar entre dos Jurisdicciones diferentes: los tribunales del lugar en el que se cometió la Infracción y una Jurisdicción alternativa, que normalmente es la de los tribunales del Estado comunitario en el que está domiciliado el demandado. Si el demandado carece de domicilio dentro de la Comunidad, se aplican de forma sucesiva una serie de criterios subsidiarios, merced a los cuales se puede determinar la Jurisdicción alternativa (el Estado miembro en el que el demandado tiene su establecimiento, el Estado miembro en el que el demandante tiene su domicilio, el Estado miembro en el que el demandante tiene su establecimiento o, en defecto de todo lo anterior, el Estado miembro en el que se encuentra la Oficina de Diseños Comunitarios). Cuando un tribunal tenga competencia en virtud del criterio del lugar de comisión de la Infracción, sólo podrá conocer de los actos de Infracción cometidos en el territorio del Estado miembro en el que se encuentre el tribunal, mientras que si el tribunal es competente en virtud de las normas alternativas, podrá conocer de los actos de infracción cometidos en el territorio de cualquiera de los Estados miembros.

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9.3.3.4. Esta solución puede plantear algún problema en relación con la existencia del Convenio de Lugano sobre competencia Judicial y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil, celebrado por los Estados miembros de la CEE y de la EFTA el 16 de septiembre de 1988. En virtud de este Convenio, cuyo contenido es Idéntico desde un punto de vista práctico al del Convenio de Bruselas (por eso se le denomina también "Convenio paralelo"), cuando el demandado tenga su domicilio en un Estado de la EFTA que sea parte en el Convenio, tendrá derecho a que se le demande ante tribunales distintos de los que resultan de la solución unitaria que se propone. Los Estados miembros de la CEE y la Comunidad son conscientes de que se plantea un problema parecido en el caso de la patente y de la marca comunitarias, lo que podría poner en peligro la unidad del sistema Jurídico establecido por el Convenio de Lugano entre los 18 Estados Contratantes. En la actualidad, los Estados miembros están buscando una solución para el caso de la patente comunitaria, que más tarde se aplicará con las adaptaciones necesarias en el ámbito de la marca y del diseño comunitarios.

- 127 -

9.4.

D e c l a r a c i ó n de nulidad

La s o l u c i ó n anterior p a r e c e muy c l a r a en el c a s o de los litigios por Infracción de un diseño c o m u n i t a r i o . Sin e m b a r g o , resulta b a s t a n t e m á s difícil establecer qué c r i t e r i o ha de s e g u i r s e en el caso de la d e c l a r a c i ó n de n u l i d a d de un d i s e ñ o c o m u n i t a r i o . Ha de h a c e r s e una d i s t i n c i ó n e n t r e el d i s e ñ o c o m u n i t a r i o no r e g i s t r a d o y el diseño comunitario registrado. 9.4.1 . En de de se

Diseño comunitario registrado

el c a s o de los diseños c o m u n i t a r i o s r e g i s t r a d o s , se plantea la c u e s t i ó n si debe e n c a r g a r s e a la O f i c i n a de D i s e ñ o s C o m u n i t a r i o s la c o m p r o b a c i ó n su v a l i d e z , que no tiene lugar a n t e s del r e g i s t r o ; en caso a f i r m a t i v o , p l a n t e a también si dicha J u r i s d i c c i ó n ha de ser e x c l u s i v a .

9 . 4 . 2 . 2 . La acción directa ante la O f i c i n a para de los d i s e ñ o s c o m u n l a r l o s r e g i s t r a d o s

la d e c l a r a c i ó n de n u l i d a d

cde.uv.es

9 . 4 . 2 . 1 . La C o m i s i ó n c o n s i d e r a que e x i s t e n a r g u m e n t o s v á l i d o s en favor de e n c o m e n d a r a los d e p a r t a m e n t o s c o r r e s p o n d i e n t e s de la O f i c i n a la t a r e a de conocer de las a c c i o n e s d i r e c t a s p l a n t e a d a s por t e r c e r o s contra la v a l i d e z de un d i s e ñ o c o m u n i t a r i o r e g i s t r a d o . SI se r e c o n o c e esta c o m p e t e n c i a y la p o s i b i l i d a d de recurrir ante el Tribunal de J u s t i c i a , se c o n t r i b u i r á a una Interpretación u n i f o r m e de las d i s p o s i c i o n e s del R e g l a m e n t o r e l a t i v a s a los r e q u i s i t o s de validez de los d i s e ñ o s . T a m b i é n se g a r a n t i z a r l a una Interpretación u n i f o r m e de d i c h a s d i s p o s i c i o n e s por el m e c a n i s m o p r e v i s t o en el a r t i c u l o 177 CEE si se r e c o n o c i e r a c o m p e t e n c i a a los t r i b u n a l e s n a c i o n a l e s , pero este p r o c e d i m i e n t o serla m á s lento y p r o b a b l e m e n t e s u p o n d r í a para las partes c o s t e s m a y o r e s que la acción directa a n t e la O f i c i n a . Por otra p a r t e , la a c c i ó n d i r e c t a con p o s i b i l i d a d de r e c u r r i r al Tribunal de Justicia facilitarla la rápida elaboración de una J u r i s p r u d e n c i a d e t a l l a d a . A d e m á s , la e x p e r i e n c i a de la O f i c i n a E u r o p e a de P a t e n t e s ha p u e s t o de relieve la Importancia de c o n t a r , en la p r i m e r a Instancia, con un ó r g a n o e s p e c i a l i z a d o c o m p u e s t o por e x p e r t o s p r o c e d e n t e s de t o d o s los Estados que p a r t i c i p a n en el s i s t e m a , a fin de evitar las s o s p e c h a s de que las d e c i s i o n e s o b e d e c e n a Intereses n a c i o n a l e s .

- 128 -

9.4.2.2. En algunos circuios se ha o b j e t a d o que una acción c e n t r a l i z a d a ante la Oficina no responderla a las necesidades especificas de las pequeñas y medianas e m p r e s a s . Éstas se verían perjudicadas por una serle de factores que favorecen a las g r a n d e s e m p r e s a s , como la necesidad de acudir a un procedimiento poco familiar en la sede de la Oficina,, que en m u c h o s casos se encontrarla en un país e x t r a n j e r o , los costes de asesoría Jurídica y la perspectiva de un p r o c e d i m i e n t o en idioma e x t r a n j e r o . Estas preocupaciones están en cierta medida Justificadas. Por ello la C o m i s i ó n considera, como se expone m á s a d e l a n t e , que debe permitirse que una persona espere a que el titular del d i s e ñ o se dirija contra él por infracción, para entonces responder oponiendo una excepción de nulidad ante un tribunal que, según las reglas expuestas sobre la competencia Internacional a p l i c a b l e a las acciones por Infracción, ejercerán normalmente sus funciones en un med lo más f am M i a r . 9.4.2.3. Tras adoptar esta postura, la Comisión ha Incluido en los artículos 51 y 52 del proyecto algunas disposiciones inspiradas en el proyecto del Reglamento sobre la marca comunitaria, con arreglo a las c u a l e s cualquier persona puede Iniciar un procedimiento de nulidad de un diseño comunitario registrado ante la O f i c i n a . La única limitación que se Impone sobre el derecho de Iniciar dicho procedimiento se refiere a los casos en que la causa de nulidad alegada sea la falta de legitimación del titular del diseño; en este caso, sólo podrá presentar la demanda la persona cuyo derecho haya sido debidamente reconocido en una resolución Judicial. 9.4.2.4.

Por otra parte, la Comisión propone que no exista una competencia

paralela de los tribunales n a c i o n a l e s para conocer de acciones d i r e c t a s en las

que

registrado.

pida

la declaración

Esta

acción

debe

nulidad

reservarse

un forma

diseño

comunitario

exclusiva

los

departamentos correspondientes de la O f i c i n a , con la posibilidad de acudir en recurso al Tribunal de Justicia.

Por

todas

las

razones

mencionadas,

deberla

ser

posible

que

cualquier

persona demandada ante un Tribunal de diseños comunitarios por

infracción

de un diseño comunitario registrado pueda defenderse Impugnando la validez dol diseño y solicitando del Tribunal una resolución sobre este a s p e c t o .

cde.uv.es

9.4.3. La nulidad del diseño c o m u n i t a r i o registrado alegada como defensa

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Impugnación

la validez

planteada

dentro

de un procedimiento

Infracción puede adoptar dos formas bien diferentes: de

reconvención

(actlon

por

la vía de la demanda

reconventionnel le, Wlderklage)

la vía

defensa en cuanto al fondo (excepción a tltre Incldent, Einrede). 9.4.4. La demanda de reconvención Con la demanda de reconvención, se Interpone una acción legal estrechamente relacionada con la acción principal en la que las partes Invierten sus papeles. Como en las normas sobre la competencia en caso de Infracción se establece la competencia exclusiva de los Tribunales de diseños comunitarios, si se Interpone una demanda de reconvención queda garantizado que la validez del diseño comunitario registrado será examinada por Jueces competentes y expertos. Al Impugnar la validez mediante demanda de reconvención, dichos tribunales quedan facultados para resolver sobre la validez del diseño, con la posibilidad de declarar nulo el diseño comunitario registrado con efectos en todo el territorio de la Comunidad. Ha de establecerse una excepción al alcance comunitario de los efectos de la declaración de nulidad, de conformidad con el apartado 3 del articulo 22, cuando la causa de nulidad en la que se basa la resolución es la existencia de un diseño o de un derecho anteriores. 9.4.5.

La defensa en cuanto al fondo

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La Comisión ha estudiado la posibilidad de permitir que se plantee ante un Tribunal de diseños comunitarios una excepción de nulidad por vía distinta de la demanda de reconvención. De aceptarse una simple defensa en cuanto al fondo, la acción por infracción podría ser desestimada si el Juez llegara al convencimiento de que el diseño comunitario registrado no es válido; no obstante, no tendría ningún tipo de efecto sobre la existencia legal de dicho diseño. Se crearla asi una situación no deseada, ya que el titular del diseño no dispondría de los medios y garantías legales para probar su derecho de los que gozarla en el caso de una demanda de reconvención; la permanencia en el registro de un diseño que es probablemente nulo podría Inducir a error al público. Por otra parte, se reducirla el valor económico del derecho, porque su titular no podría confiar en él en el futuro.

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Sin embargo, existe un caso en el que no debe descartarse la posibilidad de defensa en cuanto al fondo: se trata de aquellos casos en los que se Invoca como causa de nulidad la existencia de un diseño o de un derecho anteriores del mismo demandado. En este caso, aunque la excepción se oponga por la vía de la reconvención, el único resultado posible, si el Tribunal admite la excepción, es declarar la nulidad del diseño en el Estado miembro de que se trate. SI se acepta que el Tribunal de diseños comunitarios puede estimar una defensa en cuanto al fondo por vía distinta de la demanda de reconvención, las consecuencias negativas mencionadas no se darían en la misma medida y se reforzarla la situación procesal de los titulares de diseños nacionales u otros derechos anteriores. 9.4.6. La acción directa ante los tribunales para solicitar la declaración de nulidad de un diseño comunitario no registrado 9.4.6.1. En este caso, no serla coherente con la lógica del sistema la posibilidad de Interponer una acción directa ante la Oficina, aunque no deba descartarse a prlorl. El diseño comunitario no registrado nace tras la divulgación o la utilización en público del diseño, por lo que no hay relación alguna con la Oficina. 9.4.6.2. Por ello, la posibilidad de Interponer una acción directa solicitando la declaración de nulidad de un diseño debe ofrecerse ante los tribunales nacionales. Se ha propuesto conceder competencia exclusiva a los Tribunales de diseños comunitarios para conocer de la validez de los diseños comunitarios no registrados. 9.4.7. La nulidad de los diseños comunitarios no registrados alegada como defensa 9.4.7.1. Dado el corto plazo de protección de los diseños comunitarios no es muy

directas de nulidad. mediante

competidores elemento

más

poco

probable

que

interpongan

muchas

acciones

Por lo general el titular del derecho se adelantará,

procedimiento que tengan Importante

sumarlo o una Interés en para

una

acción

impugnar protección

por

Infracción,

la validez del eficaz

son

diseño. las

los El

medidas

cde.uv.es

registrados,

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provisionales y cautelares dictadas por los tribunales nacionales. La razón es que los fabricantes de productos de diseño de vida efímera estarán mucho más Interesados en cerrar el mercado de sus productos frente a las falsificaciones que en obtener, tras un largo proceso, una indemnización de los daños sufridos como consecuencia de la Infracción. Ante esta situación, se puede afirmar que es mucho más probable que el demandado impugne la validez como medio de defensa que se decida a Impugnarla de forma directa. 9.4.7.2. Las normas para establecer la competencia internacional son las mismas que para las acciones por Infracción. Al igual que en el caso de la n u l i d a d , no es aplicable el criterio del lugar de comisión de la infracción. De este modo, sólo será competente el tribunal del Estado comunitario en el que esté domiciliado el titular del diseño comunitario no registrado o, en su defecto, el tribunal que resulte de aplicar los siguientes criterios sucesivamente: el Estado de la Comunidad en que tenga un establecimiento el titular del diseño, el Estado de la comunidad en el que el demandante tenga su domicilio o un establecimiento y el Estado en que se encuentra la Oficina. Este último criterio resulta bastante arbitrarlo, pero es preciso que exista un criterio fijo por si fuera Imposible aplicar los demás. 9.4.7.3. Debe admitirse la posibilidad de que se Impugne la validez de un diseño comunitario no registrado por la vía de la demanda de reconvención en una acción por Infracción. Como la acción por Infracción sólo se puede Interponer ante un Tribunal de diseños comunitarios, se garantiza que el tribunal que conocerá de la validez será un tribunal especializado y experto. Los efectos de una declaración de nulidad dictada por un tribunal en estas circunstancias deberían en principio tener alcance comunitario.

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9.4.7.4. Respecto a la posibilidad de que se Impugne la validez como defensa en cuanto al fondo ante un Tribunal de diseños comunitarios en un caso relativo a un diseño comunitario no registrado, la Comisión considera que únicamente debe admitirse en las condiciones restringidas que se han establecido para el caso del diseño comunitario registrado.

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9.5. Otros confIIctos 9.5.1. Cuando el conflicto no sea un procedimiento por Infracción o nulidad, la regla general para establecer la competencia Internacional es aplicar el Convenio de Bruselas. Los tribunales nacionales competentes serán los que habrían tenido competencia territorial y material si el objeto del conflicto hubiera sido un diseño nacional. 9.5.2. SI en un litigio de este tipo se plantea la cuestión de la validez de un diseño comunitario, y siempre que el tribunal que conoce no sea el Tribunal de diseños comunitarios, tendrá que considerarse que el diseño es válido y por lo tanto, no podrá aceptarse una demanda de reconvención. El tribunal debe suspender el procedimiento e Instar al demandado a impugnar la validez del diseño ya sea ante la Oficina, si se trata de un diseño comunitario registrado, ya sea ante el Tribunal de diseños comunitarios competente, si se trata de un diseño comunitario no registrado. Tampoco se podrá admitir una defensa en cuanto al fondo. En los dos casos, sin embargo„ cuando la causa alegada sea la existencia de un diseño o de un derecho anteriores del demandado, el tribunal debe admitir la defensa y resolver sobre la misma, ya que en este caso el alcance territorial de la protección del diseño comunitario Impugnado se limita al pais en el que tengan validez el diseño o derecho anteriores. 9.6. Otras disposiciones El proyecto de Reglamento contiene una serle de disposiciones procesales que están Inspiradas en otras disposiciones semejantes del Protocolo sobre procedimiento, en el caso de las patentes comunitarias, y el proyecto de Reglamento sobre la marca comunitaria. Por ello, no procede un análisis detallado de cada una de estas disposiciones.

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Baste con recordar que regulan aspectos de extraordinaria Importancia para la eficacia del sistema del procedimiento. Se refieren a la ley aplicable, las sanciones en caso de Infracción, las medidas provisionales y cautelares y las reglas sobre la conexión de causas cuando existen casos relacionados pendientes ante otro tribunal de la Oficina.

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Por lo que se refiere especialmente a las sanciones, debe señalarse que la disposición correspondiente, el articulo 90 del proyecto de Reglamento, se ha redactado de acuerdo con la norma concordante del texto consolidado del Reglamento sobre la marca comunitaria y que, en la presente fase de los trabajos, no se ha considerado oportuno profundizar en la reflexión sobre si podría concebirse un régimen más complejo de sanciones y recursos en el Reglamento comunitario o si ello serla conveniente. Ello no es óbice para que los colectivos interesados manifiesten sus observaciones sobre la conveniencia de Introducir tales disposiciones en un hipotético Reglamento comunitario.

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Capitulo 10 Los diseños comunitarios y los diseños nacionales

10.1. Coexistencia de diseños comunitarios v diseños nacionales 10.1.1. En este capitulo se estudia la posible coexistencia de diseños comunitarios y diseños nacionales, Incluidos los diseños del Benelux y los que resulten de un depósito internacional realizado en virtud del Acuerdo de la Haya. 10.1.2. Sin entrar en el problema de las soluciones transitorias que serian necesarias si se optara por suprimir los sistemas nacionales de protección, la cuestión fundamental por resolver es si, una vez en vigor el diseño comunitario (registrado y no registrado), será necesario o no mantener los sistemas nacionales o regionales de protección.

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10.1.3. Se puede afirmar que, si un diseño comunitario como el descrito en los capítulos anteriores se convierte en realidad, los sectores industriales dispondrán de un Instrumento adecuado de protección. Además, si como pretende la Comisión, se establecen unos costes de registro bajos y unos trámites mínimos para el diseño comunitario registrado, el diseño comunitario será una respuesta eficaz a las necesidades de protección "nacional" (la protección que se limita al territorio de uno o varios Estados miembros). SI se tiene también en cuenta que el diseño comunitario no registrado nacerá sin formalidad alguna con efectos en toda la Comunidad y que, como se expone en el capitulo 11, la acumulación del diseño comunitario con el derecho nacional sobre propiedad intelectual no sólo debe subsistir, sino que Incluso debe ser Implantada donde no existe aún, se puede concluir que no supondrá ningún perjuicio para los usuarios de la protección de diseños que se restrinjan las posibilidades de protección especifica al diseño comunitario y se supriman los sistemas nacionales de

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protección de los diseños. De este modo, tras un periodo transitorio durante el cual los derechos adquiridos sobre los diseños nacionales desaparecerían gradualmente, la eliminación de los sistemas nacionales de protección provocarla una simplificación general del mapa de la protección de los diseños en Europa, en consonancia con la plena realización del mercado Interior. 10.1.4. Por otra parte, se puede defender que en el futuro, aun en las condiciones de un mercado único, deben seguir existiendo las legislaciones nacionales sobre protección especifica por varias razones: - El cambio de un mercado nacional a uno comunitario constituirá un proceso lento para los titulares de los derechos de diseño que no conviene acelerar con medidas apresuradas. La Comunidad deberla seguir en este caso el ejemplo de la evolución en el ámbito de las patentes, en el cual las patentes europeas están desplazando de forma progresiva a las patentes nacionales. - Los sectores industriales tal vez deseen comprobar las ventajas del nuevo Instrumento comunitario durante un periodo bastante largo antes de disponerse a abandonar los sistemas bien conocidos de protección naclona I. - En el caso de un titular de un derecho que pretenda hacer de su diseño un uso "nacional", parece excesivo obligarle a asumir un derecho de alcance comunitario si quiere un diseño registrado. - Pese al Intento de crear un sistema comunitario de protección atractivo y equilibrado, es posible que algunos sistemas nacionales de protección presenten ventajas aisladas que no ofrece el diseño comunitario. - Los depósitos nacionales pueden utilizarse para adquirir derechos prioritarios en otros Estados, dentro y fuera de la Comunidad, en virtud del Convenio de París y del Acuerdo de la Haya; también pueden servir para adquirir un derecho de prioridad respecto de un diseño comunitario registrado. 10.1.5. Un argumento Importante en favor de mantener los sistemas naclnales de protección

serla,

en particular,

la necesidad

de poder

registro Internacional en virtud del Acuerdo de la Haya.

obtener

No obstante, este

argumento perderá su validez en cuanto se establezca un vinculo entre el Haya,

siguiendo

creado

para

las

Protocolo de 1989 relativo al Acuerdo de Madrid.

marcas

virtud

del

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diseño comunitario y el depósito internacional en virtud del Acuerdo de la

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10.1.6. En el ámbito de las marcas, la propuesta de Reglamento sobre la marca comunitaria no afecta a las marcas nacionales (a excepción de las medidas de armonización ya adoptadas o que han de proponerse). No obstante, es discutible aue pueda servir como precedente la coexistencia de la marca comunitaria con las marcas nacionales. En el caso de las marcas, hay que tener presente que existe un número muy elevado de derechos sobre marcas nacionales, cuya duración es en teoría Indefinida. Estos derechos constituyen un activo muy valioso como fondo de comercio. Por ello, los derechos nacionales sólo podrán ser desplazados por el Instrumento comunitario en un futuro bastante lejano. Además, las diferencias lingüisticas y culturales entre los países europeos contribuyen a aumentar la necesidad de marcas especificas "nacionales", en mayor medida que la necesidad de diseños "nacionales". 10.1.7. Los Estados miembros podrían también plantear objeciones de carácter político a la posibilidad de suprimir los sistemas nacionales de protección. Sin embargo, ha de señalarse que, en el ámbito de los diseños, la supresión de los sistemas nacionales no deberla plantear problemas por su Incidencia en las oficinas nacionales o en su personal. Los sistemas de registro existentes no representan en ningún país un número Importante de puestos de trabajo. Por otra parte, los departamentos de registro de diseños de las oficinas nacionales de patentes y/o marcas no constituyen ni una fuente Importante de ingresos ni una carga financiera. 10.1.8. A falta de la opinión de los circuios Interesados, que la Comisión agradecerla, no se puede tomar una decisión.

Entretanto, y hasta que se

adopte la decisión definitiva, la Comisión sugiere un enfoque pragmático. 10.2. La postura de la Comisión

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10.2.1. En tanto no se armonice la protección de los diseños al amparo del derecho de propiedad Intelectual, no existirán unas condiciones de mercado interior plenamente satisfactorias, a pesar de la creación de un diseño comunitario. Será necesaria una acción comunitaria más amplia en este ámbito (véase también el capitulo 1 1 ) . En estas circunstancias, podría

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aplazarse la cuestión de la posibilidad de suprimir los sistemas nacionales de protección especifica de los diseños, para resolverla en el futuro a la luz de la experiencia del nuevo Instrumento comunitario. De este modo, se evitarla plantear lo que puede convertirse en un problema político y no serla preciso elaborar complicadas disposiciones transitorias para preservar los derechos adquiridos. 10.2.2. En consecuencia, y salvo que en los circuios Interesados y en los Estados melmbros exista un gran Interés en una acción inmediata, la Comisión considera que en el futuro próximo no debe tomarse ninguna medida para suprimir los sistemas nacionales de protección de diseños, que por lo tanto coexistirán con el Instrumento comunitario. 10.3. Armonización de las legislaciones nacionales sobre protección de los diseños registrados SI se acepta la coexistencia, al menos durante algún tiempo, del diseño comunitario y de los diseños nacionales, ha de estudiarse si el mercado Interior funcionará de forma satisfactoria con el nuevo Instrumento comunitario y las distintas legislaciones nacionales, cuyo contenido dista mucho de ser uniforme. Ha de darse una respuesta negativa por dos razones: la primera se refiere a la Introducción del nuevo Instrumento comunitario, mientras que la segunda razón se deriva de una serle de consideraciones que no tienen que ver con la existencia del diseño comunitario. 10.3.1. La

coexistencia

con

diseño

comunitario

hace

precisa

armón IzacIon

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10.3.1.1. Para funcionar correctamente, la coexistencia de los Instrumentos de alcance comunitario y nacional, basada en la libre elección de los usuarios, exige que al menos los rasgos fundamentales de los derechos sean semejantes.

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10.3.1.2. En los casos en que los rasgos del sistema nacional son menos favorables que los del diseño comunitario, existe un atractivo adicional en favor del Instrumento comunitario. Esto sucedería, por ejemplo, si el plazo de protección en la mayoría de los Estados miembros fuera más corto que el propuesto para el diseño comunitario registrado. 10.3.1.3. Por otro lado, algunas legislaciones presentan aspectos de derecho sustantivo que, si se consideran de forma aislada, pueden parecer al titular del derecho más favorables que los propuestos para el diseño comunitario. Entre estos aspectos figura el plazo de protección más largo en Francia y Portugal, el plazo de protección del diseño no registrado en el Reino Unido, más largo que el del diseño comunitario no registrado, la evaluación del requisito de la novedad a escala meramente nacional o regional en el Reino Unido, Irlanda, Benelux y Dinamarca y, por último, la posibilidad de registrar un diseño en Francia aunque hayan transcurrido años desde su divulgación mediante su uso comercial, sin que el diseño pierda por ello su carácter de novedad. SI no se armonizan estos rasgos, los diseños nacionales resultarán en muchos casos más atractivos que los diseños comunitarios. 10.3.1.4. La falta de armonía de los requisitos para la protección (y por lo tanto de las causas de nulidad) de los diseños nacionales y de los diseños comunitarios multiplicarla el número de casos en que se puede alegar un diseño u otro derecho anteriores frente a un diseño comunitario, lo que crearla una brecha en la protección territorial conferida por este último en el Estado de que se trate.

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10.3.1.5. En resumen, se puede afirmar que la falta de armonización de los rasgos básicos de los sistemas nacionales con el sistema comunitario contribuirla a aumentar la confusión actual de los usuarios, que de este modo corren el riesgo de ser victimas de prácticas comerciales desleales por parte de operadores con pocos escrúpulos.

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10.3.2. La armonización es precisa para evitar oue se falsee la competencia dentro del mercado Interior 10.3.2.1. Al margen de los problemas que provocarla la Interacción entre derechos nacionales no armonizados y derechos comunitarios, parece necesario llevar a cabo una armonización de las legislaciones nacionales, con independencia de la existencia del derecho comunitario. 10.3.2.2. SI se admite que, al menos en un futuro próximo, seguirá existiendo una necesidad de protección "nacional", de ia que debe disponer en condiciones claras cualquier empresa dentro del mercado común, las diferencias entre los sistemas nacionales adquieren tal Importancia que es preciso llevar a cabo una aproximación mediante una Directiva basada en el articulo 100 A CEE, a fin de evitar el falseamiento de la competencia en el mercado interior por los motivos expuestos en el capitulo 3. La situación serla parecida a la que se produjo en la Comunidad en el ámbito de las marcas, en el que la Primera Directiva que se adoptó respondía a la necesidad de crear condiciones equitativas para las marcas nacionales y comunitarias, pero también al objetivo de crear condiciones equitativas para la competencia entre las empresas, con Independencia del Instrumento comunitario. 10.3.3. Contenido de la armonización

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10.3.3.1. Como en el caso de las marcas, no es preciso que la aproximación de las legislaciones afecte a todos los aspectos de las leyes nacionales sobre protección especifica, y en especial al procedimiento de registro (incluido el procedimiento de búsqueda, examen y oposición previo al registro). Una acción tan amplia resultarla superflua si al cabo de unos años dejan de usarse en la práctica los diseños nacionales o incluso se suprimen, o deberla aplazarse si se llega a la conclusión de que estas formas de protección seguirán resultando útiles en el mercado interior.

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10.3.3.2. En resumen, la Comisión considera que la propuesta de Reglamento por el que se Instituye el diseño comunitario debe Ir acompañada de una propuesta de Directiva destinada a armonizar los rasgos sustantivos más Importantes de las legislaciones especificas sobre protección de los diseños de los Estados miembros. En principio, la armonización se conseguirá asimilando dichos rasgos a los rasgos correspondientes del diseño comunitario. 10.3.3.3. Las características que han de armonizarse son las siguientes: la definición de diseño, los requisitos para obtener la protección, incluidas las causas de exclusión, el periodo de gracia respecto al requisito del carácter distintivo, el alcance y el plazo de protección, las causas de denegación o de nulidad, la definición de los derechos conferidos por el diseño, Incluidas sus restricciones, y la extinción de los derechos.

No obstante, en el caso del derecho de diseño no registrado existente en el Reino Unido, no parece conveniente suprimirlo o limitarlo con arreglo al diseño comunitario no registrado. En primer lugar, el derecho sobre el diseño no registrado tiene una finalidad semejante a la protección de la propiedad Intelectual en otros Estados miembros, que en general no debe modificarse por ahora (véase el capitulo 1 1 ) . En segundo lugar, el derecho sobre un diseño no registrado en el Reino Unido desempeña una función parecida al tipo de protección de los modelos de utilidad, aspecto que tampoco se va a modificar mientras esté pendiente la adopción de esta Iniciativa (véase el capitulo 11, en especial el apartado 1 1 . 5 . 2 . 3 . ) . En tercer lugar, ha de tenerse en cuenta que los derechos sobre los diseños no registrados desempeñan en cierta medida la función de la legislación sobre competencia desleal, que a diferencia de otros Estados miembros, no concede en el Reino Unido protección frente a las reproducciones. En consecuencia, serla conveniente evitar de momento toda interferencia con el derecho sobre los diseños no registrados en el Reino Unido.

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10.3.3.4. En cuanto a la protección especifica al amparo de un diseño no registrado, el diseño comunitario no registrado hace Innecesaria la Introducción en el futuro de derechos nacionales de este tipo. La Introducción de estos derechos podría resultar Incluso contraproducente para el funcionamiento del mercado Interior. SI se confirma esta opinión tras completar las consultas, la Comisión Incluirá en la Directiva una dIsposle Ion a tal fin.

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10.3.3.5. A lo largo de aspectos más Importantes diseño comunitario. De argumentos para analizar remitirse al anteproyecto Libro Verde.

este Libro Verde se analizan detalladamente los de la armonización de las características del ahí que sea Innecesario repetir los mismos las legislaciones nacionales y sea preferible de Directiva que figura como Anexo II al presente

10.4. Efecto cumulatlvo de la protección comunitaria v de especifica nacional de los diseños

la protección

SI se opta por la coexistencia de la protección nacional y la protección comunitaria y, como se ha indicado en los apartados anteriores, se armonizan las características principales de las normas sustantivas por las que se rigen los diseños nacionales, los diseños nacionales registrados y los diseños comunitarios gozarán del mismo plazo de protección, deberán cumplir los mismos requisitos para su registro y su protección tendrá el mismo alcance y contenido. Partiendo de este supuesto, se plantea si los usuarios deben tener derecho a "acumular" la protección comunitaria y la protección nacional para el mismo diseño. 10.4.1. El efecto cumulatlvo con los diseños registrados nacionales. 10.4.1.1. En

primer

lugar,

analiza

relación

entre

diseño

comunitario y los diseños nacionales registrados, Incluidos los diseños del Benelux y los depositados en virtud del Acuerdo de la Haya. 10.4.1.2. Por lo que se refiere a los diseños comunitarios no registrados, la Comisión considera que ha de permitirse el efecto cumulatlvo. No parece lógico que un diseño registrado nacional, que ofrece una seguridad jurídica mayor y que puede servir de base a una acción legal con mayor facilidad que un diseño comunitario no registrado, resulte afectado en su existencia por la única razón de que el titular del derecho podría también hacer uso de un

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diseño comunitario no registrado.

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10.4.1.3. No obstante, no debe admitirse el efecto cumulatlvo en el caso de los diseños comunitarios registrados.

En todos los Estados el valor legal

de un diseño nacional registrado y de un diseño comunitario registrado será el mismo.

Por ello, no hay razón alguna para multiplicar el número de

formas de protección Idénticas de que dispone el titular de un derecho en eI mismo terrItorlo. 10.4.2. El efecto cumulatlvo con los diseños nacionales no registrados 10.4.2.1. También ha de analizarse la relación entre el diseño comunitario y los diseños nacionales no registrados (que no sean objeto de propiedad Intelectual). Hasta ahora sólo se ha Introducido la protección de los diseños no registrados en el Reino Unido. 10.4.2.2. La relación entre un diseño comunitario no registrado y un diseño no registrado en el Reino Unido no plantea ningún problema. En ambos casos, el derecho nace sin formalidad alguna. SI se prohibiera el efecto cumulativo, se estarla privando de eficacia a la protección especifica en el Reino Unido. Por ello, parece que debe admitirse el efecto cumulatlvo. En este contexto ha de indicarse que en el Reino Unido la protección de los diseños no registrados no es una protección de la propiedad Intelectual, pero desempeña la misma función que la propiedad Intelectual en los demás Estados miembros. Se trata de otro motivo más para admitir el efecto cumulatlvo, ya que ésta es la solución que se propone en el capitulo 11 para la protección de la propiedad Intelectual. 10.4.2.3. Por

razones

parecidas

las

expuestas

los

apartados

anteriores, debe también admitirse el efecto cumulatlvo entre un diseño comunitario y un diseño no registrado en el Reino Unido.

Dada

la mayor

seguridad Jurídica del diseño comunitario, es poco probable que se aduzca de forma paralela un diseño no registrado en el Reino Unido. 10.4.3. Disposiciones en las que se recogen estos principios Los

principios

expuestos

los

apartados

reflejados en el articulo 96 del proyecto de Reglamento.

encuentran

En concreto, en

cde.uv.es

el caso de un diseño comunitario registrado el usuario puede presentar

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s o l i c i t u d e s de registro para un derecho comunitario y para un derecho nacional o, lo que será más frecuente, realizar la solicitud primero a escala nacional y alegar después la prioridad nacional para solicitar un registro comunitario. No o b s t a n t e , una vez registrado el diseño c o m u n i t a r i o , el derecho nacional pierde su eficacia, y no puede reactivarse aunque d e s p u é s se extinga el diseño comunitario. Debe dejarse a las legislaciones nacionales la elaboración de normas detalladas sobre el cese de los e f e c t o s de los derechos n a c i o n a l e s , Incluidas las normas sobre procedimiento. 1 0 . 5 . T r a n s f o r m a c i ó n de un diseño comunitario registrado en una solicitud de registro nacional. 1 0 . 5 . 1 . La última cuestión que ha de estudiarse en este capitulo es la posibilidad de transformar en una solicitud de diseño nacional un diseño c o m u n i t a r i o registrado que haya sido declarado nulo, o una solicitud de diseño comunitario que haya sido desestimada o retirada. El Acuerdo de 1989 sobre patentes comunitarias y la propuesta de Reglamento sobre la marca comunitaria contienen disposiciones sobre transformación. 1 0 . 5 . 2 . En Reglamento m a r c a . En Importante

el caso de los d i s e ñ o s , en los artículos 77 a 79 del proyecto de se recogen disposiciones Inspiradas en las de la propuesta de la este Libro Verde no procede analizarlas en detalle, pero es establecer si tales d i s p o s i c i o n e s son o no necesarias.

10.5.3. En primer

lugar, ha de señalarse que los casos más frecuentes en

que se aplicarla esta disposición se darían cuando un diseño o un derecho anteriores provoquen la nulidad del diseño comunitario; en estos c a s o s , en el proyecto de Reglamento se establece ya que los efectos de la nulidad se limitarán al país en que sea válido el diseño o el derecho anterior.

protección comunitaria seguirá e x i s t i e n d o en los demás países, por lo que es muy discutible la necesidad de una transformación. A d e m á s , si se consigue armonizar disposiciones

las características principales de

legales sustantivas sobre protección especifica nacional

los diseños,, sólo se dará el caso de que se deniegue

las de

la protección al

cde.uv.es

amparo del Reglamento comunitario pero se pueda conseguir al amparo de la

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cde.uv.es

legislación nacional, cuando la Inexistencia del diseño comunitario se deba al Incumplimiento de los requisitos formales, al impago de las tasas o a la falta de observancia de los plazos establecidos. Lo mismo ocurre cuando la valoración comunitaria y la nacional de las causas de orden público son diferentes, o cuando existe un conflicto sobre los principios generales de moralidad que pueden llevar a que se desestime la solicitud. La Comisión desea conocer la opinión de los colectivos interesados sobre la conveniencia de Introducir un procedimiento de transformación para hacer frente a estos casos, que probablemente serán poco frecuentes.

- 145 -

C A P I T U L O 11 EL DISEÑO COMUNITARIO Y OTRAS FIGURAS JURÍDICAS DE PROTECCIÓN

11.1.

IntroduceI6n

1 1 . 1 . En este capitulo se analiza la relación del diseño comunitario con o t r a s figuras Jurídicas, u t i l i z a d a s para complementar o sustituir la p r o t e c c i ó n Jurídica derivada de las legislaciones especificas sobre los d i s e ñ o s en los Estados m i e m b r o s . C o m o ya se ha señalado en el capitulo 2, la protección de la apariencia de un producto es en muchos casos el resultado de la aplicación conjunta de una serle de figuras Jurídicas, si bien la medida de protección concedida por cada una de ellas y la frecuencia con que los usuarios acuden a las m i s m a s son muy distintas en los diversos Estados miembros. La principal figura Jurídica alternativa utilizada tradlclonalmente es la protección al amparo de la legislación nacional sobre propiedad Intelectual. El análisis siguiente se centra en la relación del diseño comunitario con la legislación sobre propiedad Intelectual. En este capitulo se analizará también la relación entre el diseño comunitario y la protección al amparo de la legislación sobre m a r c a s , patentes y m o d e l o s de utilidad y competencia desleal. 11.2. El enfogue general del prpblerna Antes

estudiar

estos

aspectos

serla

conveniente

anticipar

las

c o n c l u s i o n e s a las que la Comisión ha llegado de forma provisional. En un primera

etapa

legislador

es preciso

comunitario

evitar,

los

principio,

ámbitos

las

interferencias

propiedad

intelectual

del e

Industrial, cuando su único fin sea establecer una normativa aplicable a Reglamento

comunitarios. Por que

adjunta,

e s o , en el se

establece

articulo 9 8 del que

ninguna

proyecto

disposición

de del

cde.uv.es

los diseños

- 146 -

ReqI amanto puedan

Impedirá oue

las acciones relativas a un diseño

interponerse a tenor de

Estados

miembros

sobre

otros

comuntlarlo

lo dispuesto en

las legislaciones de los

Instrumentos

protección

Jurídica.

obstante, esta costura deberá replantearse cuando se tenga experiencia del funcionamiento del diseño comunitario por haber transcurrido, por ejemplo, cinco años desde i? entrada en vigor del Reglamento. 1 1 -3•• 'JL£?. Laclan con la propiedad Intelectual 11.3.1. L* teoría de la "unidad de arte" 11.3.1.1 La prooledad intelectual constituye la principal alternativa a las figuras de protección especifica utilizadas para proteger la apariencia de un producto Algunos ordenamientos Jurídicos y una parte Importante de i •> ^ec+rin» defienden la denominada teoría de la "uní té de l'art", según la eral la protección del diseño Industrial debe llevarse a cabo mediante un el^tema de propiedad intelectual. Según esta teoría, los diseños Industriales deben ser considerados "obras de artes aplicadas" en el sentido del Convenio de Berna. Los posibles sistemas de registro sólo tendrían un valor probatorio, pero el derecho a la protección nacerla en virtud de la simple creación del diseño, como ocurre con las obras literarias o artísticas. Esta teoría constituye el fundamento del sistema de protección francés y se encuentra profundamente arraigada en la tradición cultural y en la doctrina legal francesas. En otros ordenamientos Jurídicos se encuentran rastros de teoría» aún cuando sigan un sistema de patente. 11.3.1.2.

Algunos

sectores

Industria

del

diseño

piensan

que

protección Jurídica basada en la propiedad Intelectual es la respuesta más satisfactoria a sus necesidades. La propiedad intelectual no exige ninguna formalidad

ni depósito como requisitos de

la protección, y concede, en

comparación con la legislación sobre protección especifica de los diseños, un olazo de protección muy generoso, que normalmente es de 50 años a partir 'a muerte del autor del diseño

(pero en España es de 60 años y en

cde.uv.es

- 147 -

Alemania de 7 0 ) . El plazo mínimo establecido por el Convenio de Berna es de 25 años a partir de la creación de la obra. La Comisión ya ha comunicado su Intención de presentar una propuesta para armonizar la duración de la propiedad Intelectual. 11.3.1.3. Pese a estas ventajas, once de los doce Estados miembros de la CEE han considerado necesario Implantar y mantener sistemas de protección especifica basados en el registro. Grecia es el único país de la CE en el que no existe una alternativa general a la propiedad Intelectual, pero parece también dispuesta a Introducir en breve un sistema de protección especifica. Fuera de la CEE, existen también sistemas de protección especifica basados en el registro en otros países industrializados de Europa y del mundo. Las ventajas de la seguridad Jurídica que ofrece este sistema son muy apreciadas por la Industria. El resultado es que en la mayoría de los Estados coexisten ambas formas de protección, si bien varían mucho las circunstancias en las que se permite el efecto cumulatlvo de ambos tipos. 11.3.2. El efecto cumulatlvo de la protección especifica y de la protección de la propiedad Intelectual En estas circunstancias, no debe sorprender que la Comisión no adopte una postura teórica en favor de un sistema de propiedad Intelectual o de un sistema de patente basado en el registro. En opinión de la Comisión, las peculiaridades del diseño Industrial Justifican un sistema autónomo, en un término medio entre los otros dos sistemas. En los capítulos anteriores se ha desarrollado un posible esquema para el sistema que se propone. Sin embargo, serla poco deseable desde el punto de vista político y un error objetivo extraer de ello la conclusión de que ha de suprimirse el sistema de la propiedad Intelectual y que no debe permitirse el efecto cumulatlvo de la protección.

cde.uv.es

Para proteger de manera global y equitativa los diseños Industriales, debe existir la posibilidad de acogerse en algunos casos a la protección de la propiedad Intelectual. Por razones que se expondrán más adelante, no puede resolverse ahora con una medida comunitaria la cuestión de las condiciones

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y la medida en que ha de permitirse dicha posibilidad. Sin e m b a r g o , la C o m i s i ó n considera que hasta ese m o m e n t o la política adecuada es adoptar el p r i n c i p i o de la posibilidad del efecto cumulatlvo, que debe ser r e c o n o c i d o por todos los Estados miembros. T r a s exponer las bases de la política que propone, la C o m i s i ó n se congratula por el hecho de que el Instituto Max Planck haya llegado por s e p a r a d o a una conclusión parececlda en su borrador. Además,, e x i s t e n c o n s i d e r a c i o n e s especificas relacionadas con el m e r c a d o interior que apoyan una acción comunitaria, como se describe más adelante. 1 1 . 3 . 3 . La relación entre el apartado 7 del articulo 2 del C o n v e n i o de Berna Y el principio comunitario de no discriminación por razón de I a naclona I I dad. 1 1 . 3 . 3 . 1 . En el apartado 7 del articulo 2 del Convenio de Berna (Acta de E s t o c o l m o ) se establece una e x c e p c i ó n al principio de trato n a c i o n a l . Con a r r e g l o a esta disposición, para las obras que en su país de o r i g e n estén p r o t e g i d a s únicamente como d i s e ñ o s , al amparo de la legislación sobre la protección especifica de los d i s e ñ o s , sólo podrá reivindicarse protección en o t r o s países de la Unión de Berna al amparo de la legislación e s p e c i f i c a sobre protección de los d i s e ñ o s . Si en el país en el que se solicita la protección no existe una legislación especifica sobre protección de los d i s e ñ o s , las obras deberán protegerse como obras artísticas. La aplicación de esta disposición en los países de la Comunidad puede llevar en algunos casos a una Infracción del principio de no discriminación c o n s a g r a d o en el articulo 7 C E E .

cde.uv.es

1 1 . 3 . 3 . 2 . El caso de las relaciones entre Francia e Italia o f r e c e un e j e m p l o muy claro. En Italia la protección de los diseños como propiedad intelectual es muy restringida (deben cumplir el requisito de "se IndIb i IItá"), pero una vez registrado un diseño, queda e x c l u i d a la protección como propiedad Intelectual en virtud de la legislación sobre los d i s e ñ o s registrados, aunque se cumpla el requisito mencionado.

- 149 -

En estas circunstancias, si el titular de un derecho italiano desea obtener protección en Francia, deberá solicitar la protección de los diseños registrados en Francia. SI no registra su diseño y por este motivo o por cualquier otro desea relnvlndlcar la protección en virtud de la legislación francesa sobre propiedad Intelectual, su reclamación será desestimada, a pesar de que si el titular del derecho fuera francés habría disfrutado de protección como propiedad intelectual para el mismo diseño. En este caso, la reciprocidad sustituye al principio de trato nacional. No se trata de un problema teórico o doctrinal. Existe una abundante Jurisprudencia del Cour de Cassatlon francés que aplica este principio, de forma plenamente coherente con las obligaciones Internacionales de Francia en virtud del Convenio de Berna. Esta Jurisprudencia se refiere también a algunos países en los que se admite un efecto cumulatlvo parcial. El Cour de Cassation estudia en primer lugar si, en virtud de la legislación del país de origen, el diseño recibirla la protección de la propiedad Intelectual, y concede o deniega con arreglo a los resultados de su estudio la protección al amparo de la legislación francesa sobre propiedad Intelectual con arreglo a los resultados de su estudio. En otros países comunitarios se pueden aplicar principios semejantes en la medida en que reconocen el efecto cumulativo. 11.3.3.3. Se podría también especular sobre cual serla

la actitud de un

país comunitario con "protección cumulatlva" respecto a un diseño del Reino Unido,

que

protegido

únicamente

como

diseño

registrado

y/o

registrado, por haberse declarado que este último no es objeto de propiedad Intelectual.

cde.uv.es

11.3.3.4. Se puede siempre esperar hasta que surja un caso y el Tribunal de Justicia tenga que decidir si, al amparo de la legislación comunitaria, es admisible aplicar esta disposición del Convenio de Berna a las personas establecidas en países comunitarios. Sin embargo, dada la Importancia de los Intereses económicos afectados y la necesidad de salvaguardar el principio da no discriminación por razón de la nacionalidad en el contexto

- 150 -

del Tratado CEE, parece más conveniente buscar una solución provisional en la Directiva

de armonización

las características

principales

protección especifica nacional de los diseños, mientras esté pendiente la armonización

los

criterios

básicos

protección

propiedad

Intelectual. 11.3.4. Lfl_S.P...IUC.l6n propuesta A la luz de las consideraciones anteriores, la solución que se propone es Incluir en la Directiva una disposición destinada a conseguir los siguientes objetivos: a) Todos los Estados miembros deben reconocer el principio del efecto cumulatlvo de la protección especifica de los diseños y de la protección de la propiedad Intelectual. No debe negarse la protección como propiedad Intelectual a un diseño por la única razón de que haya sido objeto de un registro nacional o comunitario. Pero hasta que se lleve a cabo la armonización en el futuro, los Estados miembros deben establecer libremente los requisitos de originalidad que debe cumplir un diseño para ser susceptible de protección al amparo de su legislación sobre propiedad Intelectual. b) Hasta que no se armonice el criterio de originalidad, debe prohibirse a los Estados miembros hacer uso del mecanismo establecido para ellos en el Convenio de Berna para supeditar la protección al amparo de su legislación sobre propiedad intelectual a la aplicación de la legislación sobre propiedad intelectual en el país de origen, cuando éste sea otro Estado comunitario. c) La Directiva deberla también suprimir algunos criterios que han quedado obsoletos o que presentan graves dificultades de Interpretación, a los que se supedita en algunos Estados miembros el beneficio del plazo completo y del alcance de la protección de la propiedad Intelectual. Entre estos criterios figuran el requisito de que el diseño se aplique a un número de artículos Inferior a 50 en el Reino Unido e Irlanda, y el requisito de la "sclndibiI itá" en Italia. Esta propuesta se recoge en el articulo 14 del proyecto de directiva que se

cde.uv.es

adjunta en el anexo 2.

- 151 -

1 1 . 3 . 5 . Requisitos para la protección como propiedad

Intelectual

1 1 . 3 . 5 . 1 . Los criterios que aplican las diversas legislaciones nacionales para conceder protección a los diseños al amparo de la legislación sobre propiedad Intelectual son muy distintos para cada país. En algunos países -si se tienen en cuenta únicamente los textos legislativos- se adopta una postura sobre el efecto cumulatlvo, en el sentido de que la ley declara de forma expresa que la protección del diseño al amparo de la legislación e s p e c i f i c a sobre protección de los diseños no afecta en modo alguno a la aplicación de la protección sobre propiedad Intelectual: es el caso de D i n a m a r c a , Francia, Alemania y P o r t u g a l . Por otra parte, la legislación u n i f o r m e del Benelux limita (en teoría) la aplicación de la protección como propiedad intelectual, cuando se ha realizado un registro en el Benelux, a los casos en que el diseño tenga un "marcado carácter artístico". En Italia se e x c l u y e por Imperativo legal la aplicación de la propiedad Intelectual a los d i s e ñ o s registrados. La legislación española no se pronuncia sobre el efecto cumulatlvo o no cumulatlvo de la protección al amparo de la legislación sobre propiedad intelectual y de la protección especifica de los diseños registrados. En el caso del Reino Unido, se limita de forma muy estricta la aplicación de la propiedad intelectual para la protección de los diseños tridimensionales en la Ley de 1988 sobre propiedad Intelectual, diseños y p a t e n t e s , con Independléñela de que los diseños se hayan registrado o no. Los diseños no pueden acogerse a la protección de la propiedad Intelectual, y la posible propiedad Intelectual sobre el documento del diseño no resulta infringida porque se elabore un producto al que se Incorpore el diseño, salvo que este último sea una obra de a r t e . En Irlanda,, la Ley sobre protección de la propiedad Industrial y comercial permite en principio el efecto cumulatlvo con la propiedad Intelectual, regulada en el mismo texto. No o b s t a n t e , en la Ley de propiedad Intelectual de 1963, modificada por la Ley de enmienda de la propiedad Intelectual de 1987, se establecen limitaciones sobre las obras que pueden acogerse a la protección de la propiedad Intelectual. 11.3.5.2. Para comprender correctamente esta situación, es preciso examinar

cde.uv.es

la forma en que se aplican los textos legislativos.

- 152 -

En Francia, la teoría de "l'unltó de l'art" excluye la posibilidad de distinguir entre las diversas formas artísticas de expresión o las distintas finalidades que puede perseguir una obra de arte. De ahí que cualquier obra de arte aplicado, cualquier objeto con una función práctica especifica, aunque sea profana, pueda en principio acogerse a la protección como cualquier otra creación artística, siempre que sea original, es decir, que no sea una copla. No se aplican criterios relativos al mérito artístico, que según esta teoría no puede ser objeto de apreciación judicial. El resultado es un efecto cumulativo pleno entre la protección de los diseños registrados y la protección de la propiedad Intelectual. 1 1 . 3 . 5 . 3 . En el sistema del Benelux existe también, y pese al tenor literal de la ley, un efecto cumulativo pleno entre la legislación sobre propiedad Intelectual y la protección de los diseños registrados del Benelux, como consecuencia de una reciente sentencia del Tribunal de Justicia del

1 1 . 3 . 5 . 4 . En Alemania la aplicación de la propiedad Intelectual a la protección de las obras de artes aplicadas ha sido limitada por la jurisprudencia a las obras que tengan un gran mérito artístico. Lo m i s m o sucede en Dinamarca, aunque la prueba del mérito artístico parece resultar más fácil. España pertenece también a este grupo de países. Por lo que se refiere a Portugal, la reserva sobre los méritos artísticos de las o b r a s de artes aplicada se ha reflejado de forma expresa en la letra I) del articulo 2 de la ILy de 1985 sobre propiedad intelectual. 11.3.5.5. En general, podría hacerse abstraclón de los tecnicismos Jurídicos y afirmar que los Estados miembros se dividen en dos g r u p o s : - el grupo de Estados que aplican la protección de la propiedad de

forma

generalizada

(Francia,

Benelux

y Grecia).

Intelectual

ellos

deberla

sumarse el Reino Unido, aunque técnicamente su "diseño no registrado" no pueda considerarse propiedad

Intelectual;

- el grupo de Estados que aplican la protección como propiedad de forma más o menos restrictiva

(Italia, Alemania, España,

intelectual Portugal,

cde.uv.es

Dinamarca e Irlanda).

- 153 -

1 1 . 3 . 6 . La futura a r m o n i z a c i ó n propiedad Intelectual.

del

concepto

"originalidad"

1 1 . 3 . 6 . 1 . T a n t o las d i f e r e n c i a s de tipo l e g i s l a t i v o como las de tipo p r á c t i c o m e n c i o n a d a s con a n t e r i o r i d a d c o n s t i t u y e n a p r i m e r a v i s t a p r u e b a s que J u s t i f i c a n una Iniciativa c o m u n i t a r i a con v i s t a s a a r m o n i z a r el c o n c e p t o de " o r i g i n a l i d a d " de la p r o p i e d a d Intelectual c u a n d o se a p l i c a a las " o b r a s de a r t e s a p l i c a d a s " . Sin e m b a r g o , la C o m i s i ó n c o n s i d e r a que la n e c e s i d a d de una iniciativa s o b r e la a r m o n i z a c i ó n del c r i t e r i o de o r i g i n a l i d a d ha de c o n t e m p l a r s e y v a l o r a r s e en un c o n t e x t o m á s a m p l i o , ya que se p u e d e n plantear p r o b l e m a s s e m e j a n t e s a los d e s c r i t o s , con r e l a c i ó n a o t r o s t i p o s de o b r a s p r o t e g í a s c o m o p r o p i e d a d i n t e l e c t u a l . Las s o l u c i o n e s que se p r o p o n g a n d e b e r á n ser e s t u d i a d a s con d e t e n i m i e n t o , sobre todo a la luz de los d i s p u e s t o en el C o n v e n i o de B e r n a . La a r m o n i z a c i ó n del c r i t e r i o de o r i g i n a l i d a d a escala c o m u n i t a r i a es una tarea difícil q u e , sin e m b a r g o , h a b r á de a c o m e t e r s e en el m o m e n t o a d e c u a d o . De ahí que e x i s t a el r i e s g o de que se a t r a s e la a d o p c i ó n de m e d i d a s u r g e n t e s , c o m o la Institución de un d i s e ñ o c o m u n i t a r i o , si se c o m b i n a n con una Iniciativa que en e s t o s m o m e n t o s no t i e n e que formar parte n e c e s a r i a m e n t e de las p r o p u e s t a s l e g i s l a t i v a s d e s t i n a d a s a Implantar el d i s e ñ o c o m u n i t a r i o . 1 1 . 3 . 6 . 2 . T a m p o c o deben e x a g e r a r s e las d i f i c u l t a d e s que e n t r a ñ a r l a una a r m o n i z a c i ó n del r e q u i s i t o de o r i g i n a l i d a d . Se han h e c h o a v a n c e s al m e n o s en un á m b i t o de la legislación s o b r e p r o p i e d a d I n t e l e c t u a l , a s a b e r , en la p r o t e c c i ó n Jurídica de los p r o g r a m a s I n f o r m á t i c o s . El 14 de d i c i e m b r e de 1990 el C o n s e j o a d o p t ó la p r o p u e s t a de D i r e c t i v a de la C o m i s i ó n r e l a t i v a a la p r o t e c c i ó n Jurídica de los p r o g r a m a s informát Con a r r e g l o a d i c h a d i r e c t i v a , un p r o g r a m a Informático puede a c o g e r s e a la p r o t e c c i ó n de la legislación s o b r e p r o p i e d a d intelectual si es o r i g i n a l , en el s e n t i d o de ser

la c r e a c i ó n

Intelectual del a u t o r . No se p u e d e a p l i c a r

o t r o c r i t e r i o , y en p a r t i c u l a r o t r o c r i t e r i o e s t é t i c o o c u a l i t a t i v o , p a r a e s t a b l e c e r si p u e d e a c o g e r s e a la p r o t e c c i ó n . Esto s i g n i f i c a que t o d o s los programas

Informáticos

protegen

frente

las

reproducciones

a u t o r i z a d a s como si se tratara de o b r a s l i t e r a r i a s , con I n d e p e n d e n c i a del

cde.uv.es

nivel de c r e a t I v l d a d .

- 154 -

11.3.6.3. Lo que se ha conseguido en el caso de ios programas Informáticos se podría también lograr en el caso de otros tipos de obras de propiedad Intelectual, Incluidos los productos de diseño. No obstante, ha de quedar claro que con este análisis no se quiere prejuzgar el debate sobre el nivel de originalidad, que será necesario en el contexto de la armonización en profundidad de las legislaciones de los Estados miembros sobre propiedad intelectuaI. 11.3.6.4. En el caso de los programas Informáticos, la Comunidad estaba claramente obligada a proporcionar una protección totalmente compatible con las obligaciones de los Estados miembros en virtud del Convenio de Berna. No es posible Introducir disposiciones especificas sobre la posibilidad de acogerse a la protección en el régimen general sobre propiedad intelectual aplicable a los programas informáticos. Además, los programas Informáticos no gozan de protección al amparo de una legislación especifica pero tampoco se pretende que lo hagan. Por último, como la protección se limita estrictamente a la expresión del programa y no a las Ideas subyacentes, no existe objeción alguna a esta protección. 11.3.6.5. Cuando el Convenio de Berna Impone limitaciones a la Comunidad y a los Estados miembros con relación a los diseños, dichas limitaciones han de respetarse. No obstante, las directrices del Convenio de Berna están siendo objeto de revisión a escala Internacional, con una participación activa de todos los Estados miembros y de la Comisión.

11.3.6.7. Sólo en un futuro lejano se conseguirían los efectos Jurídicos de un posible procedimiento de armonización destinado a limitar la aplicación de la propiedad Intelectual, pues habría que respetar los derechos adquiridos sobre los diseños creados antes de que la medida de armonización entre en vigor. De este modo se pone de manifiesto que la medida de armonización no tiene necesariamente que combinarse con la introducción del dIseño común Itarlo.

cde.uv.es

11.3.6.6. Por ahora no es preciso analizar el nivel al que debe armonizarse el concepto de originalidad en el futuro. Lo único que se debe aclarar en este Libro Verde es si el aplazamiento de una Iniciativa de armonización del criterio de originalidad puede hacer peligrar desde el principio la actual iniciativa sobre los diseños.

- 155 -

11.3.6.8. No se puede afirmar lo mismo de la solución contraria, a saber, la armonización del criterio de originalidad con arreglo, por ejemplo, a lo dispuesto en el texto de la posición común sobre una directiva relativa a la protección Jurídica de los programas Informáticos. Esta medida no perjudicarla a los derechos adquiridos y podría entrar en vigor y surtir efectos Inmediatamente después de su adopción. De ahí que sólo sea aceptable un aplzamlento cuando los supuestos efectos negativos de las diversas formas de aplicación nacional del criterio de originalidad puedan tener en la práctica menos Importancia (al menos durante algún tiempo) de la prevista. 11.3.6.9.

Para encontrar una solución al problema han de tenerse en cuenta

las siguientes consideraciones: a) El periodo de protección del diseño comunitario registrado será de 25 años,, lo que parece suficiente para la mayoría de los diseños que se encuentran en el mercado. En la práctica, la duración media de la protección que se necesita es mucho menor. De la experiencia de la Oficina Alemana de Patentes se desprende que un tercio del total de todos los diseños registrados no se renueva transcurrido el periodo Inicial de registro de 5 años, y que pasados 15 años la gran mayoría de los diseños registrados caducan. En consecuencia, parece que la mayoría de los casos en que los derechos de diseño se acogen a la protección de la propiedad Intelectual, en lugar de la protección especifica de los diseños, son aquellos en que por algún motivo no se ha solicitado un derecho sobre un diseño registrado (por ejemplo, porque el titular del derecho no conocía bien la legislación), pero no se trata de casos en que haya expirado la protección especifica de los diseños. b) SI además se tiene presente que el diseño comunitario registrado conferirá amplios derechos exclusivos, se reduce en gran medida la necesidad práctica de acogerse a la protección de la propiedad intelectual durante la vigencia del diseño comunitario registrado.

cde.uv.es

c) La necesidad de algún tipo de protección automática para los diseños que por algún motivo no han sido registrados encuentra respuesta en el diseño comunitario no registrado, que concede una protección parecida a la de la propiedad intelectual, aunque en principio limitada en el tiempo a tres años (con la posibilidad de registrar el diseño durante los primeros 12 m e s e s ) .

- 156 -

d) Durante ese periodo de tres años, los titulares de los derechos no necesitarán la protección de la propiedad Intelectual para defenderse de las falsificaciones, cuyo objetivo son con mayor frecuencia los productos nuevos que aquellos que ya llevan algún tiempo en el mercado. SI no se ha registrado un diseño (por ejemplo, por olvido), existe la posibilidad de una defensa Jurídica frente a las reproducción. Pero cuando expira la protección del diseño comunitario no registrado, pueden tener repercusiones las divergencias entre las posiciones de los diversos Estados miembros. Esta posible Incidencia deberá evaluarse en su momento. e) Estos

casos

sólo

presentarán,

por

definición,

cuando

hayan

transcurrido varios años desde la entrada en vigor del Reglamento sobre el

diseño

comunitario.

Entre

tanto

Comunidad

podría

poner

práctica medidas para hacer frente a ese problema. 11.3.6.10. Como conclusión, se puede afirmar que es probable que el problema derivado de la aplicación de la propiedad Intelectual a la protección de los diseños, que es muy distinta en los diversos Estados miembros en aspectos como las condiciones de protección y el plazo de la misma, comience a surtir efectos en la práctica cuando haya transcurrido algún tiempo desde la entrada en vigor del Reglamento sobre el diseño comunitario. Al menos durante algún tiempo, la Introducción del diseño comunitario pallará los problemas existentes, en lugar de agravarlos. La Comisión agradecerla a los colectivos Interesados que expresaran su opinión sobre su valoración de la situación y sobre la política propuesta. 11.3.7.

El problema de la titularidad de la propiedad Intelectual

SI se opta por la no armonización, puede darse el caso de que el derecho al diseño comunitario pertenezca a una persona distinta de la que puede acogerse a la protección de la propiedad Intelectual con arreglo a la legislación nacional pertinente. En algunos Estados de la Europa continental

la propiedad

Intelectual

origina, por regla general, únicamente en una persona física, que es el autor-,

por

contrario,

derecho

diseño,

según

cual

sea

capitulo 7, puede originarse directamente en la empresa en que trabaje el

cde.uv.es

legislación aplicable con arreglo a las disposiciones mencionadas en el

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autor del diseño o en la persona que haya encargado su creación. Por tanto, existe el riesgo de que los derechos a los dos tipos de protección acumulados pertenezcan a personas distintas. Pese a que se trata de un problema de difícil solución, la Comisión no considera que deba ser abordado en estos momentos a escala comunitaria. En el capitulo 7 ya se han expuesto los motivos por los que de momento no procede elaborar normas comunitarias uniformes relativas a la titularidad del diseño comunitario. Hasta ahora parece que no se han planteado grandes dificultades en los Estados miembros por conflictos sobre la titularidad de los derechos. Al parecer, el peligro de conflicto se ha evitado en la mayor parte de los casos mediante cláusulas contractuales en las que se establece la cesión de la propiedad Intelectual hecha por el autor del diseño al empresario o a la persona que encargó el diseño, o en las que se excluye una cesión de la propiedad Intelectual como tal, mediante una cesión de los derechos de explotación económica. Según la Información de que dispone la Comisión, la posibilidad de que el autor del diseño invoque su derecho moral al amparo de la propiedad Intelectual en los países en que se reconocer tales derechos no ha planteado problemas de Importancia. No obstante, la Comisión Invita a los colectivos interesados a presentar sus observaciones sobre este aspecto. SI éstos lo consideran necesario, el problema de la armonización se puede abordar, como ya se ha expuesto, en el marco de un enfoque general en el ámbito de la propiedad Intelectual. 11.4.

La relación con la protección de las marcas

11.4.1.

En este aspecto

la situación a escala comunitaria es mucho más

satisfactoria que en el caso de

la propiedad

Intelectual.

Gracias a la

Primera Directiva 89/104/CEE de 21 de diciembre de 1988, se consiguió ya armonizar

las legislaciones sustantivas sobre

comunitaria

regirá

instrumentos, queda bldlmenslonal

por

claro

normas

que una

tridimensional.

la marca;

similares. marca

puede

Los únicos

Con

la futura marca

arreglo

consistir

diseños

que

estos

en un

diseño

no pueden

ser

protegidos como marcas son los "constituidos exclusivamente por: a) la forma Impuesta por la naturaleza del propio producto, o c) la forma que da un valor sustancial al producto."

cde.uv.es

b) la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o

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11.4.2. No obstante, para ser también protegido como marca, todo diseño debe reunir el requisito básico de ser "apropiado para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras". Esto podría ser asi desde el principio, pero también podría darse el caso de que un diseño que tenga carácter distintivo en el sentido del proyecto de Reglamento sobre el diseño comunitario, no reúna el requisito de carácter distintivo en el sentido de la marca. Sin embargo, en los Instrumentos comunitarios se establece que no podrá denegarse el registro de la marca cuando "debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo." Este serla el caso de un diseño que, debido a su uso Intensivo en el mercado, se convierte en un signo con el que se identifica a la empresa que fabrica el producto que incorpora el diseño y que se aceptarla como marca aunque no tuviera un carácter distintivo en su origen. 11.4.3. En resumen, se puede afirmar que, en la medida en que un diseño reúna los requisitos específicos para ser tratado como marca, el efecto cumulatlvo de la protección de los diseños comunitarios con una marca nacional, o Incluso con una marca comunitaria, se deriva de la legislación comunitaria vigente. SI es objeto de protección como marca, el diseño de que se trate estará sometido a la obligación de uso, y podrá ser revocado si no es objeto de un uso efectivo durante un periodo de 5 años consecutivos. SI se cumple el requisito de uso, el plazo de protección como marca se puede prorrogar de forma Indefinida. 11.5. La relación con la legislación sobre patentes v modelos de utilidad 11.5.1.

Las patentes

cde.uv.es

En caso de que un diseño constituya una Invención, puede acogerse a la protección al amparo de la legislación sobre patentes. No obstante, es poco probable que ese diseño pueda recibir protección al amparo de la legislación especifica nacional o del Reglamento sobre los diseños comunitarios; los más probable es que responda exclusivamente al dictado de su función técnica. SI no es asi, es decir, si el autor del diseño dispone

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de un margen de libertad respecto a las características estéticas aparte de la función técnica, deberla permitirse el efecto cumulatlvo. El objeto de la protección serla distinto con cada uno de los derechos: la patente protegerla la Invención como tal, mientras que con el diseño se protegerían únicamente las características en las que se manifiesta la libertad de acción de su autor. 11.5.2.

Los modelos de utilidad

11.5.2.1. Todo lo que se ha dicho con relación a la patente se aplicará también si el diseño constituye una "Invención menor", que normalmente no puede ser patentada al amparo de la legislación sobre patentes por ser Insuficiente el aspecto de invención. También en este caso, si el diseño responde exclusivamente al dictado de su función técnica, lo normal es que se descarte la protección con arreglo a la legislación especifica sobre diseños. Se podría obtener la protección como "modelo de utilidad" en los países en que existe esta figura Jurídica (Alemania, Grecia, Italia, España y P o r t u g a l ) . En el Reino Unido se podría obtener una protección parecida como diseño no registrado. En los demás países existe un vacio legal en el sistema de protección de la propiedad Industrial, del que la Comisión es plenamente consciente. 11.5.2.2. El problema se plantea con los diseños que constituyen una "Invención menor", pero que también presentan características de valor estético susceptibles de ser protegidas al amparo de la legislación especifica sobre diseños (incluso como propiedad Intelectual). La definición de diseño que propone la Comisión sólo abarcarla las características estéticas, pero no concederla protección a las mejoras técnicas que constituyen la "Invención menor". Con arreglo a la legislación de algunos Estados miembros (Alemania, Italia, diferentes

protección:

la protección puede obtener dos títulos

"diseño"

y un

"modelo

utilidad"

coexistirán, pese a ser distintos

los plazos de protección.

parece que sólo podría concederse

la protección que prevalezca sobre

que

En Portugal los

cde.uv.es

E s p a ñ a ) , la persona que solicita

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demás. En el Reino Unido, a excepción de las cláusulas "must match" y "must flt", se concederla una protección unificada al amparo del diseño no registrado. En los demás países, estas "Invenciones menores" no recibirían protección como tal, pues en la práctica la protección de los diseños se extiende también a estas necesidades. 11.5.2.3. La Comisión es consciente de que la laguna mencionada constituye un problema Importante a la hora de establecer un sistema comunitario de protección de la propiedad industrial. Por eso, cuando se haya puesto en práctica con éxito la iniciativa sobre el diseño comunitario, el siguiente objetivo de la Comisión en este ámbito será una Iniciativa tendente a armonizar las legislaciones nacionales e introducir la figura del "modelo de utilidad" en los países en que no existe. En concreto, la Comisión se propone averiguar si la mejor respuesta a las necesidades del mercado Interior es la Introducción de otro Instrumento comunitario uniforme, el "modelo de utilidad comunitario", o por el contrario, la Introducción obligatoria de modelos de utilidad nacionales en todos los Estados miembros, y su posterior armonización. 11.5.2.4. Hasta entonces, la situación seguirá siendo Insatisfactor la durante los primeros años de funcionamiento del sistema de diseños comunitarios, pues en los casos expuestos anteriormente sólo existirá el efecto cumulatlvo de la protección en algunos Estados miembros. Este es el motivo por el que la Comisión desea acelerar el ritmo de la Iniciativa esbozada en este capitulo. 11.6. La relación con la protección al amparo de las reglas sobre defensa de la competencia

cde.uv.es

11.6.1. La protección al amparo de las reglas sobre defensa de la competencia se puede acumular con las demás formas de protección en todos los Estados miembros. Resulta lógico, si se tiene en cuenta la distinta naturaleza de estas reglas, que se refieren al buen comportamiento de los operadores comerciales y para cuya aplicación es precisa la existencia de un elemento subjetivo de dolo o negligencia por parte del infractor, además de un acto objetivo de infracción.

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1 1 . 6 . 2 . SI se comparan las legislaciones existentes, el único problema que se p l a n t e a , aparte de la necesidad de una armonización general en este sector de la legislación con vistas al mercado Interior, es la prohibición en a l g u n o s países (Benelux e Italia) de alegar las reglas sobre defensa de la c o m p e t e n c i a , Incluso contra las reproducciones serviles de un p r o d u c t o , una que vez que ha expirado el periodo de protección del diseño. Esta p r o h i b i c i ó n se basa en la Idea de que el derecho de monopolio debe ponerse a d i s p o s i c i ó n del público en cuanto finaliza el periodo de exclusividad (sistema de p a t e n t e ) ; con ella se corre el riesgo de Justificar a p r o p i a c i o n e s Indebidas del fondo comercial que Implica un diseño bien implantado, una vez finalizado su plazo de protección. La Comisión d e s e a r l a conocer la opinión de los circuios interesados sobre la c o n v e n i e n c i a de tener en cuenta este aspecto y sobre la posible necesidad de una acción comunitaria e s p e c i f i c a , tal vez en el marco de la Directiva, para solucionar este problema.

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1 VĂŠase la sentencia del Tribunal de Justicia del Benelux de 22 de mayo de 1987 en el asunto ScreenoprInts Ltd vs. Citroen Nederland B.V.

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2 D.O. n' L122 de 7 de mayo de 1991

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