4.1, Qué es una Marca

CB002- INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS COMERCIALES

MÓDULO Nº 4: MARCAS Apartado 4.1

Aula INAPI es uno de los tres componentes del proyecto “Plataforma de difusión de la Propiedad Industrial y Transferencia de Conocimiento”, el cual es parte del Programa de Innovación y Competitividad UE-Chile, programa de cooperación ejecutado por diversas instituciones públicas para promover la innovación y el emprendimiento en beneficio del desarrollo económico del país.

En su primera fase, cuenta con un financiamiento de 18,6 millones de euros, aportados en partes iguales por la Unión Europea y el Gobierno de Chile, bajo la coordinación de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI).

Aula INAPI ha sido desarrollado con la ayuda financiera de la Unión Europea.

Su contenido es responsabilidad exclusiva de INAPI, en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

CB002‐ INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS

PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO MÓDULO Nº 4: MARCAS COMERCIALES Ponderación del módulo: 25% Objetivo del módulo Que los participantes comprendan qué es una marca comercial y cuáles son sus funciones, que conozcan las características que debe tener un signo para ser registrado como marca y las etapas del procedimiento marcario, de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.039 y su reglamento.

CONTENIDOS TEMA SEMANA FECHAS 4.1. Qué es una marca comercial.

4.2. Tipos de de marcas.

4.2.1. Marca de producto.

4.2.2. Marca de servicio.

8 ‐9 25/07/2011 AL 07/08/2011 4.2.3. Marca de establecimiento comercial.

4.2.4. Marca de establecimiento industrial.

4.2.5. Marcas sonoras.

4.3. Causales de irregistrabilidad.

10‐11 08/08/2011 AL 21/08/2011 4.4. Procedimiento marcario.

12 ‐13 22/08/2011 AL 02/09/2011 EVALUACIÓN DEL MÓDULO 4 ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN Foro Nº 5 Actividad en la cual los participantes deben comentar con 10% respecto a un tema relacionado con el módulo que será propuesto por los tutores.

10% Foro Nº 6 Actividad en la cual los participantes deben comentar con respecto a un tema relacionado con el módulo que será propuesto por los tutores.

Test en línea Nº 7 Test que abordará la temática 4.1 y 4.2 del módulo.

30% Test en línea Nº 8 Test que abordará la temática 4.3 del módulo.

30% Test en línea Nº 9 Test que abordará la temática 4.4 del módulo.

20%

Estimamos que el tiempo mínimo de estudio que requiere el módulo es de 7 horas semanales.

El módulo tiene objetivos de aprendizaje, en el cual se detallan los conocimientos que usted debería adquirir después de estudiar. Le recomendamos leerlos al iniciar cada módulo para que tenga una idea de lo que aprenderá y léalos nuevamente al finalizar para comprobar su logro.

3

CB002‐ INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS

MÓDULO 4: QUE ES UNA MARCA COMERCIAL En el módulo anterior explicamos que es la propiedad industrial, cual es su marco normativo en Chile, los principios del derecho de propiedad industrial, así como los acuerdos y tratados multilaterales relevantes en el caso de Chile.

En este módulo revisaremos qué es una marca y la función que cumplen, los tipos de marcas que se pueden obtener en Chile, las características que debe tener un signo para ser registrado como marca y las etapas del procedimiento marcario, de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.039 y su reglamento.

4.1. QUE ES UNA MARCA Las marcas comerciales son signos utilizados en el comercio para distinguir en el mercado bienes y servicios. En consecuencia una marca debe tener carácter de distintivo, esto es debe ser capaz de distinguirse de otras que existan en el mercado, a fin de que el consumidor diferencie un producto y/o servicio de otro de la misma especie o idénticos que existan en el mercado.

El origen de las marcas se remonta a la antigüedad, cuando los artesanos reproducían sus firmas o “marcas” en sus productos.

El artículo 19 de la Ley Nº 19.039 señala que “Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales”.

De acuerdo a este artículo, hay tres elementos que deben estar presentes en una marca comercial para que ésta se constituya como tal: • • •

Signo Representación gráfica Distintividad

El mismo artículo 19 señala lo que la ley considera como signo. En efecto, enumera de forma taxativa como signo a las palabras, elementos figurativos y sonidos. Al mismo tiempo señala ejemplos de cada una de esas categorías: “Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, 4

CB002‐ INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS

símbolos, combinaciones de colores, sonidos, así como también, combinación de estos signos”.

PALABRAS

ELEMENTOS FIGURATIVOS

Nombres de personas, letras, números.

A las marcas que contienen este tipo de signo se les conoce como “marcas denominativas”.

Imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores.

A estos elementos se le denominan “etiquetas”.

SONIDOS



cualquier

COMBINACIONES Cualquier combinación de los signos (palabras, elementos figurativos y sonidos).

A este tipo de signos distintivos se les denomina comúnmente “marcas mixtas”.

La representación gráfica dependerá del tipo de signo: TIPO DE SIGNO Denominativa Elementos Figurativos Sonidos Combinaciones (Marcas Mixtas)

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Denominación Etiqueta Pentagrama Denominación + Etiqueta

DESCRIPCIÓN Una palabra, o palabras, con o sin significado idiomático, combinación de letras, o números Imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores.

Melodía, ritmo y armonía Etiquetas con palabra, o palabras, con o sin significado idiomático, combinación de letras, o número, en combinación con figuras, imágenes, símbolos, o dibujos.

5

CB002‐ INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS

Por ejemplo: Denominativa

Falabella

Elementos Figurativos

Sonidos Combinaciones

El concepto de distintividad implica que el signo tenga la facultad de poder de diferenciar los bienes o servicios de una empresa de los de otras. Es por esto, que la distintividad implica que la marca puede cumplir su papel propio de identificar un producto o servicio con un origen empresarial determinado.

La distintividad constituye un elemento esencial de una marca comercial que se encuentra recogido no sólo en nuestra Ley de Propiedad Industrial, sino también en diversos instrumentos internacionales suscritos y ratificados por nuestro país, tal es el caso de la Convención de Paris y los ADPIC. En efecto, la Convención de Paris señala, en su artículo 6 quinquies, que: “Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: B. (ii) cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo” Por otro lado, los ADPIC señalan, en su artículo 15, que: “Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas”.

6

CB002‐ INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS

La capacidad de distinguir un determinado origen empresarial depende, principalmente, de dos factores: • •

La capacidad del signo mismo para poder empresarial.

La relación de este signo con otros existentes.

distinguir

un

origen

En relación a los dos elementos antes señalados, se distinguen, normalmente, dos tipos de distintividad: •

•

Distintividad intrínseca o abstracta: Es aquella que se refiere a la capacidad del signo para distinguir bienes o servicios de un determinado origen empresarial. La falta de distintividad intrínseca se encuentra expresada en las causales absolutas de rechazo.

Distintividad extrínseca o concreta: Es aquella que se relaciona con la existencia de otros signos similares o idénticos con anterioridad. La falta de distintividad extrínseca se encuentra recogida en las causales relativas de rechazo.

Clasificación de las marcas De acuerdo a lo señalado en el artículo 23 de la Ley 19.039, “Cada marca sólo podrá solicitarse para productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional al que pertenecen.”

En efecto, para solicitar una marca comercial en Chile es necesario clasificar los bienes y servicios, en alguna de las 45 clases- 34 de productos y 11 de servicios- que comprende el Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas de Niza (Clasificación de Niza).

La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas de Niza tiene el objetivo de ordenar los productos y servicios solicitados, con el fin de facilitar la búsqueda de marcas registradas similares o parecidas a la solicitada.

En el material de este apartado está disponible un documento con detalles del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas de Niza.

7

CB002‐ INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS

Marcas que carecen de distintividad Signos que carecen de distintividad no sirven para cumplir el fin propio de una marca comercial que es el distinguir el origen empresarial de un determinado bien o servicio.

Dentro de los signos que carecen de distintividad se puede encontrar los siguientes: •

Genéricos o indicativo de género: aquella que indica el nombre genérico del producto o servicio. Por ejemplo mesa, silla, etc.

•

Descriptivos: aquella que describe una cualidad o característica de los productos o servicios a ofrecer, tales como nacionalidad, valor, calidad, peso.

•

Indicativos de naturaleza origen, procedencia, destinación.

A continuación mencionamos algunas reglas que sirven de ayuda para determinar si un signo carece de distintividad: a. La distintividad debe ser determinada en relación a la cobertura solicitada.

La distintividad de una marca comercial debe ser siempre determinada en relación al caso concreto, o más bien a la cobertura del signo que se solicita.

En efecto, signos que pueden ser totalmente descriptivos para una clase, pueden no serlo en otra y por lo tanto, convertirse en marca comercial.

Un ejemplo de esto es la palabra manzana o Apple en inglés, no es distintiva para los productos de la clase 29, como en el caso de APPLEBEST solicitud Nº 152.533 que pretendía distinguir algunos productos de la clase 29, la cual fue rechazada por ser descriptiva, pero sin embargo, la misma denominación APPLE puede ser considerada distintiva para otra clase de productos, como por ejemplo; la solicitud APPLE, Nº 477.772 que distingue, entre otros, productos discos, cintas grabadoras; aparatos e instrumentos acústicos en general, maquinas fonográficas, sus partes y accesorios, clase 9, fue concedida sin ningún problema para distinguir ese tipo de productos.

8

CB002‐ INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS

b. Los elementos no distintivos no otorgan distintividad.

Generalmente, los segmentos o elementos no distintivos no le conceden distintividad a una expresión descriptiva. En efecto, agregar un elemento no distintivo a una denominación de por si descriptiva, sólo crea un conjunto no distintivo.

Por ejemplo, la denominación PIZZA EXPRESS solicitud Nº 782.773 para distinguir bar, cantina, salón de té, restaurante, restaurantes de autoservicio rápido y permanente (snack bar), restaurantes autoservicios, procuración de alimentos y bebidas preparados para el consumo, fuente de soda, clase 43, fue rechazada por ser de carácter descriptivo de cualidad de los servicios y se consideró que el conjunto no era distintivo.

En el caso de la marca MEDICENTER, solicitud Nº 748.962, para distinguir, entre otros, servicios de centro médico, servicios médicos, servicios de primeros auxilios y de urgencia, servicios de enfermería, centro de atención dental, servicios de atención de salud al enfermo, servicios de banco de sangre, cirugía estética, clase 44, también se resolvió que la unión de dos segmentos no distintivos no es suficiente para crea una marca distintiva. c. La marca debe ser analizada como un todo La marca, para efecto de la determinación de la distintividad debe ser analizada como un todo. Es decir, la denominación puede estar compuesta por algunos elementos no distintivos sin embargo, como conjunto puede ser perfectamente registrable. En todo caso, es necesario señalar que no todos pueden ser descriptivos, a no ser que proceda la institución de la adquisición de distintividad a través del uso, conforme al art. 19 de la Ley de Propiedad Industrial.

Así lo señala el art. 19 bis c) de la Ley 19.039: “Los registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras, colores, vocablos prefijos, sufijos, raíces o segmentos de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, se entenderán que confieren protección a la marca en su conjunto y se concederán dejándose expresa constancia de que no se otorga protección a los referidos elementos aisladamente considerados”.

Por ejemplo, le es plenamente aplicable lo señalado en el artículo antes transcrito, a la solicitud EDUCAP, Nº 811.046 para distinguir servicios 9

CB002‐ INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS

educacionales en general, universidades, centros de formación técnica, instituto de capacitación, colegios de enseñanza básica y media, centros de estudios, organización de seminarios y conferencias, clase 41, la cual se encuentra compuesta por el segmento no distintivo EDU, pero que en combinación con el elemento CAP forman una marca distintiva. d. La distintividad debe ser evaluada en relación al público consumidor El público consumidor corresponde al sector de la población que consume y tiene acceso a determinados productos y servicios. Lo anterior, en contraposición a público en general que comprende un espectro más amplio de personas.

Por ejemplo, el público consumidor de herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar, clase 8, es diferente al público consumidor de Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura, clase 10.

Funciones y beneficios de las marcas Dentro de las funciones que prestan las marcas se pueden distinguir al menos las siguientes: Distintiva: Permite a los consumidores identificar los bienes y servicios de una empresa, a fin de distinguirlo de los productos idénticos o similares de la competencia.

Catalizadora del prestigio empresarial: Los consumidores que están satisfechos con un determinado producto son más propensos a comprar nuevamente o a volver a usar el producto de una respectiva marca.

Otorga a su titular un derecho de propiedad: La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente para distinguir sus productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales.

Publicitaria: Las marcas desempeñan un papel primordial en las estrategias de desarrollo y comercialización, y contribuyen a proyectar la imagen y la reputación de los productos de la empresa ante los consumidores.

10

CB002‐ INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS

Considerando lo anterior, algunos de los beneficios que otorgan las marcas son: •

Garantizan que los consumidores distingan los productos, evitando confusión.

•

Permiten a las empresas diferenciar sus productos.

•

Son un instrumento de comercialización y permiten proyectar la imagen y la reputación de una empresa.

11