4.2, Tipos de Marcas by comunicacion creando

CB002- INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS COMERCIALES

MÓDULO Nº 4: MARCAS Apartado 4.2

Aula INAPI es uno de los tres componentes del proyecto “Plataforma de difusión de la Propiedad Industrial y Transferencia de Conocimiento”, el cual es parte del Programa de Innovación y Competitividad UE-Chile, programa de cooperación ejecutado por diversas instituciones públicas para promover la innovación y el emprendimiento en beneficio del desarrollo económico del país. En su primera fase, cuenta con un financiamiento de 18,6 millones de euros, aportados en partes iguales por la Unión Europea y el Gobierno de Chile, bajo la coordinación de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI). Aula INAPI ha sido desarrollado con la ayuda financiera de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de INAPI, en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

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4.2. TIPOS DE MARCAS Las marcas comerciales pueden ser clasificadas según el objeto que se desee distinguir. En este sentido, el artículo 19 de la Ley 19.039 distingue cuatro tipos de marcas: • • • •

Marcas Marcas Marcas Marcas

de de de de

productos servicios establecimientos industriales establecimientos comerciales

4.2.1. Marcas de productos La Real Academia de la Lengua Española, define producto como “cosa producida” y producir como “fabricar, elaborar cosas útiles”. Por tanto para nuestros fines un producto será cualquier cosa u objeto fruto de la actividad extractiva del hombre1, como por ejemplo una fruta, o fabril como un automóvil. De esta forma una marca de producto, será un signo susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, con el objeto que el público consumidor los diferencie de otro de la misma especie o idénticos que existan en el mercado. No es posible registrar marcas de producto que designen el tipo o categoría al que éste pertenece. Por ejemplo los términos Leche y Yogourt no podrán utilizarse como marcas para productos lácteos, si se utilizaran no permitirían distinguir un producto de otros en el mercado consumidor. De igual forma, si se concediera una marca de este tipo se estaría impidiendo que otros utilicen estas expresiones. Estos signos conocidos como genéricos, pueden surgir en el mercado como consecuencia de su uso, es decir, una marca no genérica puede transformarse en tal al pasar el tiempo. Ejemplo de esto son las marcas Confort, Jacuzzi, Cutex o Celofán, las cuales tras años de uso en el mercado hoy son utilizadas para identificar el tipo de producto al cual pertenecen, confort para identificar papel higiénico, jacuzzi para identificar bañeras de hidromasaje. 1

Libro Marcas Comerciales, Ricardo Sandoval López, Ed. Jurídica de Chile

CB002- INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS También se consideran genéricas denominaciones que aluden al género, especio o categoría del producto al cual se desea distinguir, por ejemplo Lácteo, Máquina, Metales, Joya. De igual forma, no se puede registrar como marca de producto aquellas que aludan a las cualidades, características, funciones, usos, valor, lugar de origen, época de producción o cualquier dato o información del producto, como por ejemplo “de chocolate”, Light, Docena, Tinto. El artículo 23 de la Ley 19.039 señala que “Cada marca sólo podrá solicitarse para productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen.” Si bien Chile no ha suscrito el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, éste se aplica por resolución del INAPI Nº 272 del 2010. La Clasificación de Niza está compuesta de una lista de 34 clases de productos. Por tanto al momento de registrar una marca de producto se debe indicar la o las clases del Clasificador a la que pertenece el producto. De esta forma, la cobertura de la marca de producto estará supeditada a la o las clases en que se registre. Para clasificar productos es necesario tener en cuenta los siguientes principios: a. Los productos terminados se clasifican según su función o su destino. Por ejemplo “Muebles”, por su función o destino se clasifica en la clase 20.

CB002- INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS En caso que no se encuentre la función o destino en ninguno de los títulos del clasificador, se clasificará el producto final por analogía con otros productos finales similares que figuren en la lista alfabética de Niza. Si no existe ninguno, se utilizarán otros criterios, tales como materia de la que está hecho o su modo de funcionamiento. b. Los productos compuestos o con usos múltiples, pueden clasificarse en todas las clases que correspondan a cada una de sus funciones o de sus destinos. Por ejemplo: Relojes clase 14; Reloj para fichar clase 9. Lentes ópticos clase 9; lentes intraoculares clase 10. Desinfectantes, clase 5; jabones desinfectantes, clase 3. En el caso que las funciones o destinos no se mencionan en ningún título de las clases, se aplicarán los criterios mencionados en el punto anterior. Por ejemplo: un radio-despertador clase 9; despertador clase 14. c. Las materias primas, en bruto o semi-elaboradas, se clasifican tomando en consideración la materia de la que están compuestas. Por ejemplo: Materias plásticas en bruto, clase 1; Madera en bruto clase 31; productos en materias plásticas semielaboradas, clase 17. d. Los productos compuestos por más de una materia que no pueden ser clasificados conforme a su función, se clasifican, en principio, en función de la materia predominante. Por ejemplo: comidas a base de carne, clase 29; paneles compuestos de materiales predominantemente de metal, clase 6; bebidas a base de leche, clase 29. e. Los productos elaborados para ser elementos o partes de otro, se clasifican según su individualidad y generalmente NO en la misma clase del producto que formarán parte. Por ejemplo: Tornillos metálicos para muebles van en la clase 6 (no en la 20); las partes de motores de vehículos terrestres corresponden a la clase 7 (no a la 12) donde se clasifican los motores de vehículos terrestres. Sin embargo, SI se clasifican en la misma clase de los productos en que se incorporan cuando no pueden, normalmente, tener otras aplicaciones. En estos casos se aplica el criterio establecido en la letra a. Ej: cadenas de elevador, clase 7, se encuentran en la misma clase que los elevadores, clase 7. 5

CB002- INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS f. Estuches adaptados para los productos que van a contener, se clasifican, en principio, en la misma clase que el producto. Por ejemplo: Los estuches para notebooks clase 9; los estuches para raquetas de tenis clase 28; los estuches o sobres para chaquetas clase 25.

4.2.2. Marcas de servicios La palabra servicio es definida por la Real Academia de la Lengua Española como “acción o efecto de servir”, en otras palabras, es un conjunto de actividades que realiza una persona o empresa para dar respuesta a la necesidades de un tercero o cliente. Lo que diferencia a los servicios de los productos, es que estos son intangibles (no pueden verse, probarse, sentirse, oírse ni olerse antes de adquirirlos), heterogéneos (dos servicios similares no son idénticos, ya que hay factores como por ejemplos humanos que los hacen distintos), nos se pueden almacenar y quienes lo compran no adquieren propiedad del servicio. Una marca de servicio, será un signo susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado servicios, con el objeto que el público consumidor los diferencie de otro de la misma especie o idénticos que existan en el mercado. Es decir son signos que indican que un servicio es suministrado por una empresa determinada. Al igual que en las marcas de producto, las de servicio no pueden utilizar como signo el tipo o categoría de servicio que se presta, genéricos, o aquellos que aludan acerca de las cualidades, características, funciones, usos, valor, lugar de origen, o cualquier dato o información del servicio. Por su parte, la Clasificación de Niza está compuesta de una lista de 11 clases de servicio. Por tanto al momento de registrar una marca de servicio se debe indicar la o las clases del Clasificador a la que este pertenece. De esta forma, la cobertura de la marca de servicio estará supeditada a la o las clases en que se registre.

CB002- INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS Para clasificar servicios es necesario tener en cuenta los siguientes principios: a. Servicios en general, se clasifican de acuerdo a las ramas de las actividades definidas por los títulos de las clases de servicios y sus notas explicativas. Por ejemplo: Servicios de publicidad siempre se van a clasificar en la clase 35. De no aparecer en el título, se clasifican por analogía con otros servicios similares que figuren en la lista alfabética de Niza. Ejemplo: Servicios de sala cuna, clase 43, se asimilan a un servicio de guarderías infantiles; servicios de valet parking, clase 39, se asimilan a servicios de alquiler de plazas de estacionamiento. b. Servicios de arrendamiento, se clasifican en las mismas clases en que se clasifican los servicios que se prestan. Determinante los objetos arrendados. Por ejemplo: Arrendamiento de automóviles pertenece a la clase 39, donde se encuentran los servicios de transporte. c. Servicios de asesoría, información o consultoría, se clasifican en la misma clase que los servicios sobre los que versa el asesoramiento, la información o la consulta. Por ejemplo: Consultas y asesorías en materia de telecomunicaciones correspondería en la clase 38. Consultoría en materia de recursos humanos en la clase 35. Existen excepciones como por ejemplo asesorías en construcción se clasifican en clase 42 y no 37. d. Servicios Prestados por Corporaciones, Clubes y Fundaciones, se clasifican de acuerdo a la naturaleza del servicio. Por ejemplo, si el club presta servicios de entretención, se deben clasificar dentro de la clase 41. Especial mención se debe hacer de los servicios de beneficencia y los servicios relacionados con la ayuda humanitaria y de caridad: - Generalmente se encasillan en la clase 45.

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En casos que señalen que los servicios son para sus propios asociados no es suficiente sino que debe especificarse los servicios que prestará a los asociados.

e. Servicios Prestados a través de Internet Internet corresponde a un medio para prestar un servicio no es un servicio en sí mismo. Se rige por las reglas aplicables a los otros medios de prestar los servicios. Por ejemplo: Ventas a través de internet clase 35; Servicios de entretención a través de internet, clase 41. f. Servicios de Retail o Venta Los servicios de retail o venta de la clase 35 deben especificar los productos que se relacionan a estos servicios. Por ejemplo, no es posible solicitar la cobertura para “venta de productos al menudeo”, pero si “ventas a través de Internet de productos comprendidos en clase 1 a 34”. g. Servicios de Logística No existen como un servicio en sí mismo. Generalmente comprenden una serie de actividades relacionadas con el transporte. Normalmente se deben clasificar como servicios de transporte clase 39, incluso podrían ser vinculados a clase 35. 4.2.3. Marcas de establecimientos industriales Las marcas de establecimientos industriales corresponden a expresiones que pretenden proteger el nombre de una determinada empresa que produce ciertos bienes. Las marcas de establecimientos industriales a diferencia de los otros tipos de marcas, se encuentran destinadas más bien a proteger la actividad de producir, más que el nombre de los productos mismos que producen. En este sentido el artículo 26 inciso 2º del Reglamento de la Ley 19.039 señala “La marca registrada para un establecimiento comercial o industrial no protege los artículos que en ellos se expendan o fabriquen, a menos que se inscribiere, además, para amparar dichos productos.”

CB002- INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS De lo anterior, para solicitar una marca de establecimiento industrial se deberán indicar los artículos que son fabricados en dicho establecimiento de acuerdo a las 34 clases de productos del Clasificador Internacional. De esta forma, la cobertura de la marca de establecimiento industrial estará supeditada a la o las clases de producto que se registren.

Nº Registro: 837184 Clases 7 y 11

Nº Registro: 712759 Clases 29, 0 y 32

4.2.4. Marcas de establecimientos comerciales Las marcas de establecimientos comerciales corresponden a expresiones que pretenden proteger el nombre de una determinada empresa que transa ciertos productos. Las marcas de establecimientos comerciales protegen más bien la actividad de transar más que el nombre de los productos mismos que transan. Los establecimientos comerciales, al igual que los industriales deben encontrase asociados a productos específicos y determinados de una o varias clases, conforme al artículo 23 de la Ley 19.039. Como ya se mencionó la marca registrada para un establecimiento comercial no protege los artículos que en ellos se expendan, a menos que se inscribieren, para amparar dichos productos en forma particular. Una particularidad de las marcas de establecimiento comercial, que las diferencia de los otros tipos de marca, es que el ámbito de protección sólo cubre las regiones que se solicitan. En efecto, el artículo 27 del Reglamento de la Ley señala que: “Los registros de marcas que protejan establecimientos comerciales servirán sólo para la región en que estuviera ubicado el 9

CB002- INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS establecimiento. Si el interesado quisiera hacer extensiva a otras regiones la propiedad de la misma marca, lo indicará en su solicitud de registro, debiendo pagar el derecho correspondiente a una solicitud y a una inscripción por cada región”. De lo anterior, para solicitar una marca de establecimiento comercial se deberán indicar los artículos que son comercializados en dicho establecimiento de acuerdo a las 34 clases de productos del Clasificador Internacional y las regiones en las cuales se desea utilizar la marca. De esta forma, la cobertura de la marca estará supeditada a la o las clases de producto que se registren y las regiones.

Nº Registro: 855120 Clases: 3,9, 11,20, 21, 24, 25 Regiones V, VIII, IX, RM

Nº Registro: 899822 Clases: 9 Regiones: RM

4.2.5. Marcas Sonoras Las marcas sonoras son aquellos sonidos que tiene la capacidad de distinguir un determinado origen empresarial y que pueden registrarse como marca comerciales. Recordemos que el artículo 19 de Ley 19.039 señala que “Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, 10

CB002- INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS símbolos, combinaciones de colores, sonidos, así como también, cualquier combinación de estos signos.” Las marcas sonoras corresponden entonces a un tipo de marca, las cuales son representadas gráficamente a través de un pentagrama. Este tipo de marca fue incorporada a la Legislación Chilena de Propiedad Industrial mediante la Ley 20.160, artículo único Nº 7. Un ejemplo de este tipo de marca corresponde a la “Melodía de Kem Piña”, Registro Nº 785837, el cual es representado gráficamente por el siguiente pentagrama:

Para solicitar una marca sonora se deberá indicar la o las clases del Clasificador Internacional a la cual pertenece ya sea el producto, servicio, establecimiento industrial o comercial al cual se adscribe el sonido

4.2.5. Frases de propaganda Las frases de propaganda o publicitarias no se encuentran definidas ni en la ley ni en su Reglamento. Sin embargo, para efectos didácticos, se puede decir que corresponden a expresiones que acompañan a una marca comercial y que se encuentran destinadas, en principio, a promocionar un bien a través de exaltar cualidades o atribuir sentimientos positivos. Éstas deberán ser presentadas únicamente como denominaciones y no deben estar incluidas dentro de una etiqueta.

CB002- INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS Las frases de propaganda deben cumplir con los siguientes requisitos: • •

Deben estar adscritas a una marca registrada Deben ser de carácter promocional

La ley no impone requisitos para la calidad de la marca registrada, es decir, la marca registrada puede ser denominativa o mixta, sin embargo, no puede ser simplemente figurativa debido a que la denominación de la marca registrada debe incluirse dentro de la frase de propaganda. Esto es confirmado en el artículo 23 inciso tercero del Reglamento de la Ley 19.039, el cual señala “Tratándose de frases de propaganda, las solicitudes de éstas deberán ser presentadas únicamente como denominaciones y no estar incluidas dentro de una etiqueta.” La frase de propaganda es totalmente dependiente de la marca registrada, lo cual se manifiesta en dos ámbitos: •

•

La vigencia de la frase de propaganda dependerá de la vigencia de la marca registrada. Es por esto que la caducidad o nulidad de la marca comercial conlleva la caducidad o nulidad de la frase de propaganda, conforme al artículo 19 bis a) de la Ley 19.039. INAPI en este caso, debe cancelar la frase de propaganda de oficio. Además, el art. 19 bis b) señala que las frases de propaganda no se pueden ceder o transferir, salvo que se cedan o transfieran con el registro principal al cual se adscriben. La cobertura de la frase de propaganda no podrá ser más amplia que cobertura de la marca registrada. No pueden existir frases de propaganda que distingan productos o servicios de naturaleza diferente a aquella distinguida por la marca registrada.

Para solicitar una frase propaganda se deberá indicar la marca registrada a la cual se adscribe, el tipo de la marca (producto, servicio, industrial o comercial), la o las clases del Clasificador Internacional y las regiones en caso de corresponder a una frase de propaganda asociada a un establecimiento comercial. Ejemplos de Frases propagandas registradas en Chile. “CHEVROLET LUV, EN EL CORAZON DE TODO CHILE” - Nº Registro: 423713 “CMR FALABELLA BAJOS INTERESES SIEMPRE” - Nº Registro: 855117 “JUMBO LE DA MAS” - Nº Registro: 915699 12