4.4 Procedimiento de Tramitación by comunicacion creando

CB002‐ INTRODUCCION A LAS MARCAS COMERCIALES

MÓDULO Nº 4 MARCAS COMERCIALES Apartado 4.4

Aula INAPI es uno de los tres componentes del proyecto “Plataforma de difusión de la Propiedad Industrial y Transferencia de Conocimiento”, el cual es parte del Programa de Innovación y Competitividad UE-Chile, programa de cooperación ejecutado por diversas instituciones públicas para promover la innovación y el emprendimiento en beneficio del desarrollo económico del país. En su primera fase, cuenta con un financiamiento de 18,6 millones de euros, aportados en partes iguales por la Unión Europea y el Gobierno de Chile, bajo la coordinación de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI). Aula INAPI ha sido desarrollado con la ayuda financiera de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de INAPI, en ningún caso debe considerarse refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

CB002‐ INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS COMERCIALES 4.4. PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN El proceso de tramitación de una marca comercial en Chile se rige bajo la Ley N° 19.039 y su reglamento, contexto en el cual se establecen una serie de formalidades que el solicitante debe cumplir al momento de realizar la presentación. La solicitud de registro de un derecho de Propiedad Industrial puede presentarse vía presencial, en las oficinas de INAPI ubicadas en Moneda 975, Piso 13 de la ciudad de Santiago, o vía Internet a través de los servicios en línea del sitio www.inapi.cl En el caso que la solicitud del derecho se presente por la vía presencial se debe utilizar el formulario correspondiente al trámite que se requiere presentar. Este formulario se encuentra a la venta en las dependencias del INAPI, y debe ser llenado en letra mecanografiada y firmarse junto a los antecedentes correspondientes. Al momento de presentar una Marca se debe tener en consideración que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial tiene la facultad de solicitar antecedentes y una formalidad adecuada de los documentos para dar curso a la solicitud de registro para una Marca Comercial. Dentro de los antecedentes requeridos, de acuerdo al artículo 14 del Reglamento de la Ley 19.039 de Propiedad Industrial, deben acompañarse: a) Para el registro de una etiqueta Se deben presentar seis (6) diseños de ella en papel, de un tamaño mínimo de 5 centímetros por 5 centímetros y, salvo casos especialmente calificados por el INAPI, de un tamaño máximo de 20 centímetros por 20 centímetros. De presentarse la etiqueta en soporte electrónico, deberá hacerse en base a los requerimientos y estándares compatibles con los sistemas del INAPI. En el caso anterior, la publicación, registro, título, certificado y copias de la etiqueta, se harán conforme a la impresión que resulte del soporte electrónico, que se tendrá como el signo solicitado para todos los efectos.

CB002‐ INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS COMERCIALES El medio magnético puede ser CD-ROM, Diskette u otro medio portátil que sea compatible con los equipos disponibles en el INAPI para su captura. La resolución mínima que se necesita es de 300 DPI (DOT PER INCH). El formato gráfico debe ser del tipo conocido en el mercado, es decir: *.TIF; *.GIF; *.JPG; *.BMP u otro formato que el software que se pueda visualizar en INAPI al momento de su lectura. b) Para el registro de un nombre propio Se deben adjuntar los documentos que acrediten que dicho nombre pertenece al solicitante, o aquellos en que conste el consentimiento del que habla la letra c) del artículo 20 de la Ley 19.039. En el caso de solicitarse el registro de un nombre de fantasía que no corresponda a persona natural o jurídica alguna, deberá acompañarse una declaración jurada en tal sentido. c) Cuando se tratase de apoderados o representantes Un poder otorgado de conformidad al artículo 15 de la Ley 19.039. d) Cuando el titular de la solicitud sea una persona jurídica Se deben adjuntar documentos en que conste la personería representante, si éste fuere distinto del señalado en la letra anterior.

e) En el caso de marcas sonoras Se debe acompañar una representación gráfica (pentagrama) y un registro sonoro, en base a requerimientos y estándares compatibles con los sistemas correspondientes del INAPI. f) Comprobante del pago de los derechos. De acuerdo a lo anterior toda solicitud de registro de Marcas deberá presentarse en formulario pre-impreso o a través del sitio de acceso electrónico de INAPI. De acuerdo al artículo 4 del Reglamento de la Ley 19.039 “Las solicitudes de derechos podrán ser presentadas directamente por los interesados o bien por apoderados o representantes especialmente facultados para tales efectos, en la forma que este reglamento establece.” 4

CB002‐ INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS COMERCIALES De acuerdo a los procedimientos de una marca se deben establecer las siguientes etapas;

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD Existen cinco tipos de formularios al momento distinguir una Marca Comercial; -

Solicitud Solicitud Solicitud Solicitud

de de de de

productos servicios establecimiento comercial establecimiento industrial 5

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Solicitud de Frase de propaganda Solicitud de Indicación Geográfica o denominación de origen.

A continuación revisaremos con detalle el formulario correspondiente a la solicitud de producto. La primera sección del formulario es de uso “Exclusivo de INAPI”. La información de esta sección se completará a medida que avance las etapas del procedimiento de concesión de marcas.

Es importante que usted recuerde el “Nº de Solicitud” ya que con él podrá hacer seguimiento de las instancias administrativas en las cuales se encuentra la solicitud, así como verificar en el estadio diario las notificaciones que digan relación con el procedimiento de otorgamiento de un derecho de propiedad industrial, oposiciones, nulidad y, en general, cualquier materia que se siga ante el INAPI. Los campos que debe completar el solicitante en este formulario son los siguientes: a. SOLICITANTE es la(s) persona(s), empresa(s), institución(es) que está solicitando al Estado de Chile que le confiera el derecho, por tanto quien(es) se registren en esta categoria será(n) el (los) propietario(s) de la marca.

CB002‐ INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS COMERCIALES Se deben ingresar los datos del solicitante, indicando el apellido y nombre o razón social (sin comas ni &), R.U.T, domicilio, país, región, ciudad, comuna, correo electrónico y fono. En caso que exista más de un solicitante debe completar cuantos campos sean necesarios. Los solicitantes correspondientes a personas naturales deben identificarse con sus nombres y apellidos. Las personas jurídicas deben hacerlo con su razón social o su nombre de fantasía, según aparezcan consignadas en la escritura que se acompañe ante INAPI. Entre las personas que se encuentran habilitadas para presentar una marca y comparecer como solicitantes se encuentran: -

Personas naturales  Solicitante individual, dos o más solicitantes en conjunto. Personas jurídicas  Sociedades comerciales, fundaciones y corporaciones, organismos gubernamentales, municipalidades, universidades, sucesiones, gremios, comunidades y asociaciones indígenas. Instituciones gubernamentales.

El Solicitante individual debe indicar obligatoriamente su nombre completo, R.U.T., y dirección completa. No podrán utilizarse como sustitutos del nombre expresiones tales como seudónimos, apodos u otras denominaciones que no correspondan al nombre, tal como aparece en la cédula de identidad. Por otro lado, los nombres extranjeros que en su idioma original se escriban en otro tipo de alfabeto, de acuerdo al artículo 9 del Reglamento de la Ley 1.039, deben ser transliterados al alfabeto latino. Solicitud conjunta. En el caso que dos o más personas naturales, jurídicas o instituciones gubernamentales soliciten una marca comercial en conjunto, deben comparecer obligatoriamente representados por un mandatario en común, pudiendo ser uno de ellos el represente de la solicitud. También debe individualizarse en el documento a cada uno de los solicitantes y consignar un domicilio común, por ejemplo:

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Sociedades comerciales. En el caso de las sociedades comerciales, éstas deben individualizarse conforme su razón social o nombre comercial tal cual se consigna en su escritura y, eventualmente, se puede señalar en la solicitud su nombre de fantasía. Por otro lado, se debe señalar a qué tipo de sociedad comercial corresponde. En el caso de las sociedades comerciales extranjeras debe tenerse presente que se respeta la forma social que poseen en su país de origen, sin necesidad de traducción en la individualización de la persona jurídica que solicita. Si desea conocer los detalles con respecto a la identificación de otro tipo de solicitante como por ejemplo fundaciones o universidades, lo invitamos a revisar el libro "MARCAS COMERCIALES, MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INAPI", disponible para su descarga gratuita en el sitio web del INAPI. b. REPRESENTANTE es una persona natural o jurídica que actúa en nombre del o los solicitantes y, por tanto, puede realizar el proceso de tramitación. El representante debe contar con un poder del solicitante para actuar en su representación. Es importante destacar que el representante no tiene propiedad ni derecho alguno sobre la marca que se está solicitando. Las personas naturales o jurídicas nacionales (chilenas) que actúen de forma individual no tienen obligación de solicitar un registro de marca a través de un representante. Cuando exista más un solicitante, sean personas naturales o jurídicas, deberán designar un representante. Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en el art. 2 de la Ley Nº 19.039 “Las personas naturales o jurídicas residentes en el extranjero deberán, para los efectos de esta ley, designar un apoderado o representante en Chile”.

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Como se mencionó, es voluntario y no obligatorio que el solicitante establezca un poder a favor de un tercero para que lo represente, a excepción de las personas naturales o jurídicas residentes en el extranjero y aquéllas que concurran conjuntamente. El poder para ser representante está regulado por el artículo 15 de la Ley 19.039, que establece que debe otorgarse alternativamente por: ‐ ‐ ‐

Escritura pública Instrumento privado firmado ante notario u Oficial de Registro Civil competente, en aquellas comunas que no sean asiento de notario.

Si la gestión es tramitar una marca, el poder debe ser concedido para: ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Presentar solicitudes. Realizar aclaraciones y limitaciones de cobertura. Presentar pagos y documentos. En general realizar todas las gestiones necesarias para obtener el registro marcario. En caso de conferirse un mandato general, es recomendable incluir expresamente la facultad de desistirse, pues en la práctica muchas veces ocurre que el representante se desiste de la marca, pero revisado el poder no cuenta con tal facultad, por lo que el solicitante debe concurrir personalmente a ratificar o debe ampliar el poder para luego ratificar lo obrado por un nuevo escrito.

Solicitud conjunta de más de un solicitante. En el caso que dos o más personas naturales o jurídicas soliciten una marca comercial, éstos deben comparecer obligatoriamente representados por un mandatario en común, de acuerdo al artículo 16 del Reglamento de la Ley 19.039.

CB002‐ INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS COMERCIALES Es importante destacar que un motivo recurrente de observaciones consiste en la no presentación de un poder suficiente. El poder otorgado al mandatario se rige por las reglas generales, de acuerdo al artículo 16 de la Ley 19.039. La comunidad marcaria se regula por las reglas generales de derecho común, pudiendo existir pacto de indivisión u otra convención que se podrá anotar en forma marginal al registro. Personas naturales o jurídicas con domicilio en el extranjero. El artículo 2 de la Ley 19.039 señala en forma expresa que las personas naturales o jurídicas residentes en el extranjero deberán, para los efectos de esta ley, designar un apoderado o representante en Chile. Para determinar la forma de otorgamiento del poder se deben seguir las reglas descritas en Poder Otorgado en el Extranjero. El detalle de este poder, así como formatos de poderes de representes, se encuentran disponible en el libro "MARCAS COMERCIALES, MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INAPI", disponible para su descarga gratuita en el sitio web del INAPI. c. MARCA / DENOMINACIÓN SOLICITADA. En esta sección usted deberá seleccionar el tipo de marca que desea solicitar e indicarla. De acuerdo al tipo de marca que desee solicitar, deberá seleccionar el respectivo campo e indicar su denominación en el cuadro de texto:

Palabra o denominación: Esta opción se utiliza para solicitar Marcas denominativas, esto es una palabra o palabras, con o sin significado idiomático, combinación de letras o números. Según el artículo 19 de la Ley 19.039, se pueden incluir en las marcas denominativas los siguientes elementos:  

Nombres de personas. Letras. 10

CB002‐ INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS COMERCIALES  

Números. Palabras.

Es importante que revise la Ley Nº 19.039 y su reglamento, a fin de verificar que la marca que desea registrar cumpla con los requisitos para ser concedida y que no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 20 de dicha Ley. Mixta: Se utiliza para Marcas que combinan denominaciones y figuras, tales como etiquetas con palabra, o palabras, con o sin significado idiomático, combinación de letras o números, en combinación con figuras, imágenes, símbolos o dibujos. Todas las marcas denominativas y mixtas en su elemento denominativo deben ser expresadas de la siguiente forma: •

Las denominaciones en caracteres latinos españoles.

• Los números en caracteres indo-arábigos y romanos (1,2,3..I,II,III,IV) Como los números romanos pueden ser confundidos como letras del alfabeto latino, se recomienda utilizar caracteres indo-arábigos. No son reivindicables en su parte denominativa –sí en las marcas mixtas– elementos tales como:     

Color de letra. Estilización de caracteres. Mayúscula o minúscula utilizados. Puntuación. Signos de exclamación.

Etiqueta: corresponde a las Marcas figurativas, esto es figuras, imágenes, símbolos o dibujos. Según el artículo 19 de la Ley de Propiedad Industrial, las etiquetas pueden consistir en los siguientes elementos:    

Imágenes. Gráficos. Símbolos. Combinaciones de colores. 11

CB002‐ INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS COMERCIALES La etiqueta presentada por el solicitante es esencial para la tramitación de la marca y por esto, debe ser acompañada de la forma como se quiere registrar. El artículo 10 del Reglamento de Propiedad Industrial respecto a los formatos electrónicos, la publicación, registro, título, certificado y copias de la etiqueta, indica que éstas se harán conforme a la impresión que resulte del soporte electrónico, que se tendrá como el signo solicitado para todos los efectos. Lo mismo se aplica en el caso de las solicitudes en las cuales el solicitante acompaña la etiqueta en papel, debido a que ésta será utilizada para efectos de la publicación, registro, título, certificado y copias y se tendrá como el signo solicitado. Por otro lado, las etiquetas deben contener los colores exactos en los cuales se desea registrar. Esto es determinante para efectos de la emisión posterior de titulo, que se entregará conforme a la etiqueta entregada. En caso que su marca sea del tipo Mixta o Etiqueta deberá completar el campo de “Descripción de Etiqueta” y adjuntar el archivo con la imagen:

La descripción de la etiqueta debe ser clara, concisa y completa, de manera que cualquiera pueda reproducirla sin necesidad de recurrir a la etiqueta. En caso de actuar a través de un representante, debe acompañar poder correspondiente. Asimismo, tratándose de personas jurídicas, la persona natural que comparezca por ella, deberá acreditar representación.

CB002‐ INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS COMERCIALES d. CLASE/S DE PRODUCTO De acuerdo al artículo 23 de la Ley 19.039, cada marca sólo podrá solicitarse para productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional al que pertenecen. Por tanto, para solicitar una marca comercial en Chile es necesario que clasifique los bienes y servicios en alguna de las 45 clases (34 de productos y 11 de servicios) que comprende el Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas de Niza (Clasificación de Niza). En esta sección del formulario deberá indicar la o las clases en las cuales desea registrar su marca. Considerando que este formulario es para solicitar “marca de producto” sólo están disponibles las 34 clases que corresponden a productos del clasificador de Niza.

Es importante que al momento de la clasificar se recurra directamente al texto del Clasificador Internacional y se recomienda utilizar el lenguaje del Clasificador. Sin embargo, en caso que no se encuentre el producto que se pretende clasificar expresamente indicado en el texto, se puede recurrir a los siguientes criterios de clasificación que se encuentran en el texto oficial de la Novena edición del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas de Niza. e. PRIORIDAD Si Ud. ha solicitado la marca con anterioridad en otra nación, dentro de los siguientes 6 meses puede solicitarla en Chile, para lo cual debe indicar en esta sección el país, fecha y número de su solicitud.

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Una vez que complete cada una de las secciones del formulario, puede ingresar la solicitud de registro de marca al INAPI. Presentada la solicitud de registro se debe cancelar la cantidad que establece la Ley (Párrafo 4º, Título I, Ley Nº 19.039 sobre Propiedad Industrial) como requisito para que ésta sea tramitada. Para ello debe retirar una “orden de pago”, la cual se debe cancelar en cualquier banco comercial y luego ACREDITAR dicho pago en el INAPI, esto es presentar en el INAPI el respectivo comprobante de pago. EXAMEN FORMAL Una solicitud de registro de marca en su estado de la tramitación, debe ingresar necesariamente a una revisión de forma donde es analizada a fin de determinar si esta cumple con los requisitos necesarios para ser publicada de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.039 y su reglamento. Si la solicitud de registro cumple con los requisitos formales es aceptada a tramitación. El paso siguiente es requerir y pagar la publicación del extracto de la solicitud, en la oficina del Diario Oficial apostada en dependencias del INAPI en Moneda 975, piso 13, dentro del plazo legal de 20 días hábiles siguientes a la aceptación, de lo contrario la solicitud se tendrá por abandonada. Si la solicitud es observada y se detecta algún error u omisión de los antecedentes, se procederá a generar un apercibimiento al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes, dentro del término de 30 días, lo cual será informado al solicitante a través del Estado Diario. Si no se efectúa la corrección dentro del plazo señalado, se deberá declarar el abandono de la solicitud.

CB002‐ INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS COMERCIALES PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD EN EL DIARIO OFICIAL De acuerdo al artículo 4 de la Ley 19.039, “Presentada y aceptada a tramitación una solicitud de registro, será obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento. Los errores de publicación que a juicio del Jefe del Departamento no sean sustanciales, podrán corregirse mediante una resolución dictada en el expediente respectivo. En caso de errores sustanciales, el Jefe del Departamento ordenará una nueva publicación, que deberá efectuarse dentro del plazo de diez días, contados desde la fecha de la resolución” Referente al artículo 14 del Reglamento de la Ley 19.039, la solicitud de marca cuyo extracto no se publique dentro de los 20 días siguientes a la aceptación a trámite, se tendrá por no presentada, por lo tanto la solicitud se tendrá por abandonada procediéndose a su archivo. Los errores en la publicación que no sean sustanciales, podrán corregirse con una resolución pronunciada de oficio o a petición del solicitante. En el caso de los errores de publicación, que sean sustanciales, deberá procederse a una nueva publicación dentro del plazo de 10 días, contado desde la fecha de la resolución que así lo ordene. Recuerde que el extracto que se publique en el Diario Oficial será revisado por terceras personas por tanto dependiendo de su contenido éstas pueden decidir oponerse a la solicitud presentada por usted. Por tanto puede ser que un error sustancial haga que se presenten oposiciones.

CB002‐ INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS COMERCIALES El extracto anterior contiene 155 caracteres por lo que el cobro que el “Diario Oficial” ejecutara será de aproximadamente $12.220 a la fecha. Para que el proceso de publicación se efectúe sin mayores problemas el solicitante debe revisar y aprobar dicho extracto. Al ser aceptado el extracto se procede a la publicación en el Diario Oficial. EXAMEN DE FONDO En esta etapa se efectúa el examen de fondo de la solicitud, en el cual se revisa que la marca solicitada cumpla con los requisitos establecidos en la ley para ser concedida como tal. En caso de concederse el registro debe considerarse un plazo de 60 días hábiles para pagar y acreditar el pago de los derechos finales. Si no se realiza el trámite dentro del plazo antes indicado la solicitud se tendrá por vencida. RESOLUCION DEFINITIVA El Director Nacional del INAPI es quien, en base a los antecedentes del examen de fondo, así como de acuerdo a la Ley 19.030 y su reglamento toma la decisión definitiva, siendo posible aceptar o rechazar una Marca: 

En el caso de aceptar la marca se deberá pagar y acreditar el pago de los derechos definitivos dentro del plazo de 60 días, contados desde la notificación de la resolución de aceptación.



En el caso de rechazar la marca el interesado puede apelar ante el Tribunal de Propiedad Industrial - TPI, en cuyo caso requiere patrocinio de abogado y consignación ( artículo 17 bis B y 18 bis C, Ley Nº 19.039)

MARCA CONCEDIDA Luego de ser aceptada y para finalizar el procedimiento de registro de una marca comercial se debe acreditar el pago en la forma y lugares habilitados para ello, dentro de un plazo de 60 días hábiles desde la aceptación a registro de la solicitud en el caso de las marcas nuevas o de aceptada la anotación. En el caso de renovaciones de marcas, el plazo de 6 meses se cuenta desde el vencimiento del registro renovado o desde la aceptación de la renovación, si 16

CB002‐ INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS COMERCIALES ésta ocurre con posterioridad al vencimiento del registro que se quiere renovar. Es recomendable que el pago se efectué de la siguiente manera; 

De forma presencial: Directamente en cualquier banco o en alguna otra entidad recaudadora de derechos fiscales (ej. Sencillito o Servipag) o en las oficinas de Tesorería General de la República.

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Vía Electrónica: Por transacción electrónica a través de Internet, utilizando el portal web de INAPI. (Ver servicios en línea).

Luego de efectuarse el pago es necesario ACREDITARLO en INAPI, para lo cual se debe presentar materialmente el comprobante de pago (F -10) o una impresión del comprobante de pago en línea obtenido a través de la página web de Tesorería. Desde regiones puede enviarse el comprobante por correo certificado a Moneda 970 piso 11, Santiago, pero debe observar que la fecha de acreditación es la de recepción en las oficinas de INAPI, por lo que sugerimos enviar con anticipación suficiente, pues determina si se hizo o no a tiempo. Sólo se exceptúan de la obligación de acreditar, quienes paguen a través del portal Web de INAPI. Las solicitudes que no sean acreditadas en INAPI se tendrán por abandonadas y serán archivadas.