Проект ГК РФ в части прав на ноу-хау и коммерческую тайну

Тезисы выступления Подготовлено Комитетом по интеллектуальной собственности Ассоциации Европейского Бизнеса для презентации 23 августа 2012 г. в рамках обсуждения проекта ГК РФ в Министерстве Экономического развития РФ Выступающий: Екатерина Тиллинг, Специальный советник Бейкер Боттс, Заместитель председателя Комитета по интеллектуальной собственности АЕБ

Проект Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую ГК РФ, а также в отдельные законодательные акты РФ» (далее - Проект) в части прав на ноу-хау и коммерческую тайну Проблема Проект вносит изменения в ст. 1465 ГК РФ «Секрет производства (ноу-хау)» и в Федеральный Закон «О коммерческой тайне» № 98-ФЗ. Так, в соответствии с предлагаемой редакцией ст. 1465 ГК РФ, секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения и о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу вследствие неизвестности их третьим лицам, к которым если к этим сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны. Таким образом, действующая редакция ГК РФ позволяет охранять в качестве секрета производства (ноу-хау) любые сведения без ограничений. Соответственно, правообладатель вправе самостоятельно решать, какие сведения представляют коммерческую ценность в силу неизвестности третьим лицпам, и распоряжаться данными сведениями по своему усмотрению. Предлагаемые изменения, на наш взгляд, влекут ряд проблем, таких как: 1. Законодатель предлагает сузить понятие секрета производства (ноу-хау) лишь до сведений о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности. Как следствие, предлагаемое сужение понятия секрета производства (ноу-хау) создает ограничения для коммерческого использования информации, которая не охватывается данным определением, но, тем не менее, по мнению ее правообладателя, представляет коммерческую ценность в силу неизвестности третьим лицам. Так, обладатель информации, которая не попадает под предлагаемое определение, не может в полной мере распоряжаться данной информацией. Принимая во нимание, что информация была исключена из числа объектов гражданских прав, перечисленных в ст. 128 ГК РФ, возникает проблема невозможности лицензирования или отчуждения вышеуказанной информации.

2. Отсутствуют четкие критерии, позволяющие определить «разумность» мер, принимаемых для соблюдения конфиденциальности информации.

MOS01:18443.1

Тезисы выступления Подготовлено Комитетом по интеллектуальной собственности Ассоциации Европейского Бизнеса для презентации 23 августа 2012 г. в рамках обсуждения проекта ГК РФ в Министерстве Экономического развития РФ Выступающий: Екатерина Тиллинг, Специальный советник Бейкер Боттс, Заместитель председателя Комитета по интеллектуальной собственности АЕБ

Правообладатели на практике могут столкнуться с тем, что в силу неопределенности данного признака и его весьма оценочного характера, а также отсутствия судебной практики, предпринимаемые ими меры не будут признаны «разумными», и, как следствие, исключительное право не возникшим. Таким образом, появляется, в том числе, риск невозможности как установления статуса самого права на ноу-хау, так и защиты его от нарушения. С учетом того, что признак «разумности» раскрывается только в ФЗ «О коммерческой тайне», который, в свою очередь, распространяется только на информацию, в отношении которой режим коммерческой тайны введен (ст. 3 ФЗ), возникает вероятность, что меры по сохранению конфиденциальности ноу-хау будут признаваться «разумными» только в том случае, если в отношении таких сведений введен режим коммерческой тайны. Таким образом, несмотря на диспозитивную норму ст. 1465 ГК РФ, режим коммерческой тайны будет являться единственно возможной мерой для обеспечения «разумности» по сохранению конфиденциальности ноу-хау. Нельзя не отметить, что поправка, позволяющая правообладателю определять «разумные» меры по сохранению конфиденциальности, имеет и положительный эффект, поскольку позволяет гармонизировать законодательство Российской Федерации по ноу-хау с зарубежной практикой, что расширяет потенциал для привелечения инвестиций. Однако отсутствие четких критериев возникновения и существования исключительного права очевидным образом создает вышеуказанные риски.

3. Имеются противоречия между правками, предлагаемыми для внесения в ст. 1465 ГК РФ и Федеральный Закон «О коммерческой тайне», в частности, относительно мер по охране конфиденциальности сведений: - диспозитивная норма в ст. 1465 ГК РФ, предоставляющая обладателю секрета производства (ноу-хау) возможность выбора мер по охране конфиденциальности: разумные меры для соблюдения конфиденциальности сведений, в том числе введение режима коммерческой тайны.

- императивная норма ст. 3 ФЗ «О коммерческой тайне», устанавливает обязанность введения режима коммерческой тайны в отношении информации, составляющей коммерческую тайну, и не позволяет обладателю по своему усмотрению предпринять иные разумные меры по соблюдению конфиденциальности сведений, кроме как введения такого режима. Рекомендации 1) В ст. 1465 ГК РФ оставить фразу «в том числе», иначе значительный объем информации, имеющей коммерческую ценность в силу неизвестности третьим лицам, не охватывыается ч. 4 ГК РФ, что лишает правообладателей возможности коммерческого использования исключительного права на данную информацию.

MOS01:18443.1

Тезисы выступления Подготовлено Комитетом по интеллектуальной собственности Ассоциации Европейского Бизнеса для презентации 23 августа 2012 г. в рамках обсуждения проекта ГК РФ в Министерстве Экономического развития РФ Выступающий: Екатерина Тиллинг, Специальный советник Бейкер Боттс, Заместитель председателя Комитета по интеллектуальной собственности АЕБ

2) В ст. 1465 ГК РФ либо дать определение «разумных мер» по охране конфиденциальности, либо сохранить только обязанность введения режима коммерческой тайны для избежания риска утраты возможности защиты нарушенного права на ноу-хау.

3) Привести в соответствие ГК РФ и ФЗ «О коммерческой тайне» в части мер по охране конфиденциальности сведений.

4) В ФЗ «О коммерческой тайне» оставить в силе ст. 2 закона в действующей редакции, предусматривающую, что законодательство РФ о коммерческой тайне состоит из ГК РФ и «настоящего Федерального закона, других федеральных законов».

MOS01:18443.1