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Le transfert de savoir-faire : facteur clé de succès de l’entreprise. Le savoir-faire (ou « know-how » en anglais) est un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience et testées, qui possède un caractère secret, substantiel et identifié. Le savoir-faire se compose des tours de main, procédés, processus métiers, formules de fabrication, secrets de fabrique, des innovations qui ne sont pas brevetables, tels que les découvertes, théories scientifiques, plans, principes, méthodes, ainsi que, plus généralement, l’ensemble des innovations que l’on ne souhaite pas breveter ou non brevetables.
Ce cahier juridique analyse : 1. la cartographie des valeurs immatérielles ou des processus métiers de l’entreprise 2. la valorisation et la réservation du savoir-faire
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3. la contractualisation du savoir-faire
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1. cartographie des valeurs immaterielles ou des processus metiers de l’entreprise L’entreprise détentrice de valeurs immatérielles se doit d’analyser ce capital afin d’en effectuer une cartographie et de préciser la stratégie de protection qu’elle va établir. Dans un premier temps, il lui faut établir quels sont les éléments qui sont protégeables par des droits de propriété intellectuelle. Or, parmi les éléments susceptibles de protection par le droit de la propriété intellectuelle, l’entreprise peut choisir, en fonction de la stratégie qu’elle a mise en place, de préférer la protection par le secret. Dans cette hypothèse, ces éléments seront « réservés » de la même manière que ceux qui ne répondent pas aux conditions des droits de propriété intellectuelle.
Démarche - Déterminer les statuts de protection des éléments du patrimoine immatériel de l’entreprise - Déterminer la stratégie de protection la plus adaptée : savoir-faire ou secret - Mettre en œuvre les mesures de protection (notamment formalités de dépôt, contractualisation, modalités de protection physique et technique).
2. valorisation et Réservation du savoir-faire Le caractère confidentiel du savoir-faire et la connaissance technique qu’il implique confèrent au savoir-faire une valeur économique importante en ce qu’il est à la fois rare et utile. Il constitue le capital technique et informationnel de l’entreprise. Généralement, l’attitude de l’entreprise, dans le traitement de son propre savoir-faire, est double. D’une part, l’entreprise détentrice souhaite, en principe et
logiquement, protéger cette valeur en la « réservant », c’està-dire en la défendant par un arsenal juridique autre que le droit de propriété. D’autre part, et corrélativement au souhait légitime de réservation, l’entreprise souhaite mettre en valeur le savoir-faire, soit directement en l’exploitant par elle-même, soit en le transférant à une personne tierce afin d’en optimiser l’exploitation et d’en retirer une contrepartie pécuniaire.
3. Contractualisation du transfert de savoir-faire Cependant, la « réservation » du savoir-faire reste possible par des moyens « indirects » et non-spécifiques : - a priori, par le contrat ; - a posteriori, par la responsabilité civile délictuelle. Dans l’hypothèse d’un transfert de savoir-faire, l’entreprise détentrice va logiquement vouloir anticiper les difficultés et se prémunir contre les éventuelles indélicatesses de son futur partenaire.
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Par définition, le savoir-faire ne relève pas de la protection de la propriété intellectuelle soit parce que son détenteur ne souhaite pas entrer dans le cadre de cette protection, soit parce qu’il n’en remplit pas les conditions. à la différence des droits de propriété intellectuelle (œuvre, invention, marque, base de données), aucun texte n’envisage la protection du savoir-faire en tant que tel. Il n’en reste pas moins que la France, en tant que signataire des accords sur les ADPIC, doit assurer un certain degré de protection du savoir-faire.
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La réservation la plus adéquate réside dans la protection contractuelle. En effet, la protection extra-contractuelle – la responsabilité civile délictuelle – n’intervient qu’ a posteriori, une fois que le détenteur ou propriétaire a dévoilé le savoir-faire. De surcroît, cette voie de réservation est hasardeuse car,
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pour aboutir, il faudra que le détenteur prouve le caractère fautif de la révélation. Pour cela, il devra notamment démontrer les investissements qui ont abouti au savoir-faire et le caractère secret de ce dernier. Au-delà de son aspect économique, le contrat est l’instrument des parties qui met en garde le partenaire contre la divulgation du savoir-faire sans l’accord du détenteur initial.
Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) L’accord sur les ADPIC, accord international multilatéral dont la France est signataire, prévoit que les renseignements non divulgués, dont le savoir-faire fait partie, doivent bénéficier d’une protection. Aux termes de l’article 39.2, cette protection doit s’appliquer à des renseignements qui sont secrets, qui ont une valeur commerciale parce qu’ils sont secrets et qui ont fait l’objet de dis-
positions raisonnables destinées à les garder secrets. Il n’est pas nécessaire que les renseignements non divulgués soient traités comme une forme de propriété, mais les personnes qui ont licitement le contrôle de tels renseignements doivent avoir la possibilité d’empêcher qu’ils ne soient divulgués à des tiers ou acquis ou utilisés par eux sans leur consentement et d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes.
ACCORD SUR LES ADPIC - Section 7: Protection des renseignements non divulgués - Article 39 b) aient une valeur commerciale parce qu’ils sont secrets ; et c) aient fait l’objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrets. 3. Lorsqu’ils subordonnent l’approbation de la commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l’agriculture qui comportent des entités chimiques nouvelles à la communication de données non divulguées résultant d’essais ou d’autres données non divulguées, dont l’établissement demande un effort considérable, les Membres protégeront ces données contre l’exploitation déloyale dans le commerce. En outre, les Membres protégeront ces données contre la divulgation, sauf si cela est nécessaire pour protéger le public, ou à moins que des mesures ne soient prises pour s’assurer que les données sont protégées contre l’exploitation déloyale dans le commerce.
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1. En assurant une protection effective contre la concurrence déloyale conformément à l’article 10 bis de la Convention de Paris (1967), les membres protégeront les renseignements non divulgués conformément au paragraphe 2 et les données communiquées aux pouvoirs publics ou à leurs organismes conformément au paragraphe 3. 2. Les personnes physiques et morales auront la possibilité d’empêcher que des renseignements licitement sous leur contrôle ne soient divulgués à des tiers ou acquis ou utilisés par eux sans leur consentement et d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes, sous réserve que ces renseignements : a) soient secrets en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles ;
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La protection du savoir-faire par le droit pénal La violation du secret professionnel consiste en « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ». L’article 226-13 du Code pénal prévoit pour cette infraction une peine d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
La violation du secret de fabrique consiste dans le « fait, par tout directeur ou salarié d’une entreprise où il est employé, de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrique ». L’article L. 621-1 du Code de propriété intellectuelle et l’article L. 1227-1 du Code du travail punissent cette infraction de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
La protection du savoir-faire par le droit de la responsabilité civile délictuelle L’action en concurrence déloyale et en parasitisme, fondées sur l’article 1382 du Code civil, permettent au détenteur du savoir-faire de se le « réserver ».
Celui-ci n’étant pas protégé par un droit privatif, la simple preuve de la reprise ne suffit pas, il faut également démontrer en quoi la reprise est fautive et en quoi elle provoque un préjudice.
En conséquence, pour pouvoir agir contre une personne qui aurait exploité indûment son savoir-faire, le détenteur de celui-ci doit prouver les éléments nécessaires au succès d’une action en responsabilité délictuelle : faute, préjudice et lien de causalité.
Ainsi, le détenteur d’un savoir-faire qui souhaite obtenir gain de cause devant les magistrats doit démontrer :
à la différence du titulaire d’un droit de propriété intellectuelle le détenteur d’un savoirfaire ne peut se contenter de prouver que son adversaire exploite un savoir-faire identique.
- la détention d’un véritable savoir-faire identique à celui exploité par son adversaire ; - l’antériorité de cette détention ; - le caractère confidentiel du savoir-faire ; - la faute du concurrent (exemples : violation d’une obligation de confidentialité, manœuvres de débauchage, espionnage industriel).
4. éléments essentiels de contractualisation C’est la liberté contractuelle qui préside la rédaction d’un contrat de transfert de savoir-faire. L’ensemble des éléments du contrat de transfert de savoir-faire revêt une importance certaine. Cependant, certains d’entre eux, s’ils ne sont pas spécifiques à la convention organisant le transfert de savoirfaire, lui sont essentiels et doivent attirer particulièrement l’attention des cocontractants.
- l’effectivité du transfert du savoir-faire. Encore une fois, si ces points paraissent essentiels, compte tenu de l’objet du contrat, ils ne constituent pas les seuls à aborder dans la convention. 4.1 délimiter le périmètre du transfert et du savoir-faire
Ces points primordiaux sont : La problématique de la délimitation du transfert de savoirfaire implique de répondre aux questions suivantes : - quel est l’objet du transfert ?
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- la délimitation du périmètre du transfert et du savoir-faire objet de la convention ; - l’organisation de la confidentialité ;
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Le savoir-faire, véritable valeur, contrepartie de la somme versée par le cocontractant. « Mais attendu, [...] qu’il relève que ce savoirfaire ne correspond à aucune réalité si ce n’est le résumé d’un traité de boulangerie ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations dont il se déduit qu’aucune contrepartie réelle ne justifiait la conservation par le franchi- dans quelles limites s’effectue ce transfert ? Les réponses à ces questions reviennent à définir le savoirfaire, l’objet du contrat et les limites – géographiques, temporelles, économiques – dans lesquelles il sera exploité. 4.1.1 Décrire l’objet du transfert Le contrat devra décrire, avec une grande précision, le savoirfaire dont il est question. Le plus souvent cette description est effectuée en annexe. Elle doit être la plus précise possible. Cette précision est essentielle, dans la mesure où, comme pour tout autre type de contrat, les parties doivent savoir avec exactitude ce sur quoi elles s’engagent. Cette description permet aux parties de donner un consentement véritablement libre et éclairé.
seur du droit d’entrée, la cour d’appel a, par une décision légalement justifiée, pu statuer comme elle a fait » Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 juin 2007, n° 06-13211 Il faut toutefois se méfier des contrats non-exclusifs dans la mesure où ils ne doivent pas aboutir à une divulgation quasipublique du savoir-faire. En effet, si les transferts se multiplient, sans aucune limite, et que le détenteur initial ne maîtrise plus le caractère secret du savoir-faire, la valeur de ce dernier peut se retrouver diminuée et les contrats passés risquent ainsi de perdre leur raison d’être. Ensuite, les limites portent sur des points traditionnels : la zone géographique, la durée, le secteur économique d’exploitation, les personnes habilitées à détenir le secret dans l’entreprise récipiendaire du secret. Le dernier de ces points, outre le fait de constituer une limite du périmètre d’exploitation du savoir-faire, est une technique permettant de préserver le caractère secret du savoir-faire et donc sa valeur économique. 4.2 Gérer la confidentialité
Les améliorations apportées au savoir-faire doivent être appréhendées. Par exemple, dans l’hypothèse où le nouveau détenteur du savoir-faire le fait évoluer, est-il dans l’obligation de les transmettre au détenteur initial ? Les perfectionnements peuvent aussi être le résultat du travail du détenteur initial après le transfert du savoir-faire. Dans ce cas, doit-il divulguer ces améliorations au nouveau détenteur ?
C’est l’autre point fondamental de la convention de transfert de savoir-faire : en parallèle du transfert de savoir-faire, il faut que soit gérée la problématique de la confidentialité. En effet, il est essentiel que la divulgation du savoir-faire soit accompagnée d’une obligation de confidentialité afin de préserver la valeur économique du savoir-faire et de rester cohérent avec le périmètre du transfert.
4.1.2 Fixer les limites du transfert Les limites du transfert doivent être appréhendées et décrites par les parties dans le contrat. Elles permettent de définir le périmètre dans lequel le cocontractant du détenteur pourra exploiter le savoir-faire. Ce point est un des intérêts principaux de la réservation par la voie contractuelle.
L’obligation de confidentialité doit être mise en place dès les négociations entre le détenteur du savoir-faire et son cocontractant. C’est la raison pour laquelle les parties doivent conclure un accord de confidentialité couvrant expressément cette période, avant toute contractualisation du transfert en tant que tel. De cette manière, si le contrat de transfert de savoir-faire n’aboutit pas, il n’y aura pas de divulgation à proprement parler du savoir-faire, objet des négociations.
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En premier lieu, il faut déterminer si le transfert permet une exploitation exclusive ou non du savoir-faire développé par le détenteur. Les deux hypothèses sont envisageables et sont fonction de la volonté du détenteur. Ce choix aura des répercussions sur les conditions financières de l’accord puisque l’exclusivité réduit de facto les possibilités d’autres valorisations économiques du savoir-faire.
4.2.1 Prévoir un protocole de confidentialité couvrant la période des négociations
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L’enjeu de ces négociations diffère selon la partie concernée :
de résultat.
- d’une part, le détenteur doit tenter d’en dire le moins possible au sujet du savoir-faire ; - d’autre part, et à l’inverse, le cocontractant va vouloir en savoir le plus possible afin de déterminer l’utilité d’un tel transfert pour son activité.
Les modalités physiques peuvent être très nombreuses : la conservation du support du savoir-faire dans un endroit protégé, le transfert morcelé du savoir-faire dans les différentes entités de l’entreprise cocontractante …
Dans le protocole de confidentialité, l’obligation de secret devra être opportunément doublée d’une obligation de nonexploitation incombant au cocontractant tant que le contrat de transfert n’aura pas été conclu. 4.2.1 Rédiger une clause de confidentialité Le contrat de transfert doit viser expressément l’obligation de confidentialité et préciser la portée de l’engagement contracté sur ce point. Il n’est pas opportun de se contenter d’une formule type et vague. La clause de confidentialité doit mentionner, avec une grande précision, son objet ainsi que ses sujets passifs et actifs.
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Les modalités techniques, elles aussi, peuvent être très variées. Par exemple, il est possible d’envisager de prévoir un accès limité par un code aux salles où le savoir-faire est mis en œuvre, ou la mise en place de degrés d’accréditation pour les personnes habilitées à accéder au savoir-faire. Les modalités juridiques accompagnent les autres types de modalités de protection. Par exemple, une clause de confidentialité peut être insérée dans les contrats de travail des salariés du cocontractant dépositaire du savoir-faire. Il est possible également d’intégrer dans le règlement intérieur de l’entreprise contractante une obligation étendue de confidentialité applicable à l’ensemble de salariés. 4.3 Assurer l’effectivité du transfert
Il est tout à fait possible d’ériger cette obligation en obligation de résultat. Plus exactement, le cocontractant doit s’obliger à répondre à toute divulgation du secret à l’origine de laquelle il se trouverait. Il est logique qu’il ne puisse s’engager sur les divulgations dont le détenteur initial ou toute autre personne dont il n’est pas responsable serait à l’origine. La qualification de l’obligation de confidentialité en obligation de résultat implique, en principe, la précision de modalités de protection du secret à respecter par le cocontractant. La clause de confidentialité doit absolument envisager la cessation des relations contractuelles, que celle-ce soit due à l’arrivée du terme, ou à une résiliation amiable ou non. Le plus adéquat serait de rendre l’obligation illimitée et de ne pas la calquer sur la durée d’exploitation du savoir-faire. L’insertion dans le contrat de transfert de savoir-faire d’une clause de conciliation préalable doublée d’une clause compromissoire est toute indiquée dans les contrats où la préservation de la confidentialité constitue une des obligations essentielles. 4.2.2 Mettre en place des mesures complémentaires de protection du secret
Cette assistance technique peut être modulée en fonction du type de connaissances à transmettre. Dans un premier temps, cette assistance peut être cantonnée au démarrage du projet et au moment du transfert. L’assistance peut ensuite être prolongée dans le temps et accompagner le cocontractant dans son acquisition du savoir-faire jusqu’à être permanente.
Hélène Ensuque, Avocat Didier Gazagne, Avocat Alain Bensoussan Selas, Directeur du département Industrie & Utilities E. mail : didier-gazagne@alain-bensoussan.com
http://www.alain-bensoussan.com
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Le détenteur peut exiger de son cocontractant la mise en place de certaines modalités de protection du secret. Ces modalités couvrent les domaines physiques, techniques et juridiques et la liste qui sera établie dans le contrat ne doit pas revêtir un caractère exhaustif car ce serait en contradiction avec le fait que l’obligation de secret est une obligation
Par hypothèse, le détenteur initial est un sachant et son cocontractant est a priori dans l’ignorance de ce que l’on va lui communiquer. Pour que le transfert de savoir-faire soit véritablement effectif, le détenteur se devra d’accompagner, d’assister son cocontractant. Il est, en effet, très rare que le transfert n’implique pas une assistance de la part du détenteur initial.
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