GUIA DE DEPÓSITOS DE PATENTES - INPI 2008 by Protec Portal

GUIA DE DEPÓSITO DE PATENTES ÍNDICE:

APRESENTAÇÃO ....................................................................................................................1 INTRODUÇÃO..........................................................................................................................2 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI .........................2

•

Finalidade do INPI ...........................................................................................................2

PROPRIEDADE INTELECTUAL.........................................................................................2

•

Propriedade Industrial ......................................................................................................3

•

Direito Autoral..................................................................................................................3

•

Direitos Conexos ..............................................................................................................4

•

Proteções Sui generis .......................................................................................................5

O QUE É UMA PATENTE? ....................................................................................................5 CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS DAS PATENTES ...........................................5 TERRITÓRIO DE VALIDADE DE UMA PATENTE .......................................................6

•

País de Origem..................................................................................................................6

EXPECTATIVA DE DIREITO...............................................................................................6 DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE PATENTES....................................................................8 NATUREZA DAS PATENTES ...............................................................................................8 PATENTE DE INVENÇÃO.....................................................................................................8

•

Certificado de Adição de Invenção .................................................................................8

PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE.........................................................................9

COMPARAÇÃO ENTRE PATENTE DE INVENÇÃO E PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE E REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL....................................................9 REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE........................................................................11

Estado da Técnica ......................................................................................................11

•

Novidade .........................................................................................................................13

•

Atividade Inventiva e Ato Inventivo .............................................................................14

•

Aplicação Industrial .......................................................................................................14

CONDIÇÕES DE PATENTEABILIDADE.........................................................................14

•

Suficiência Descritiva ....................................................................................................15

•

Unidade do Pedido de Patente .......................................................................................15

•

Clareza e Precisão das Reivindicações..........................................................................16

MATÉRIA EXCLUÍDA DE PROTEÇÃO PATENTÁRIA .............................................16

•

Matéria não Considerada Invenção ou Modelo de Utilidade – Artigo 10 ..................16

•

Inciso I ........................................................................................................................16 Inciso II.......................................................................................................................17 Inciso III .....................................................................................................................17 Inciso IV .....................................................................................................................17 Inciso V ......................................................................................................................18 Inciso VI .....................................................................................................................18 Inciso VII....................................................................................................................18 Inciso VIII ..................................................................................................................19 Inciso IX .....................................................................................................................19

Matéria não Patenteável – Artigo 18.............................................................................20

Inciso I ........................................................................................................................20 Inciso II.......................................................................................................................21 Inciso III .....................................................................................................................21

CONTEÚDO TÉCNICO DO PEDIDO DE PATENTE E DO CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE INVENÇÃO...................................................................................................................22

•

Relatório Descritivo .......................................................................................................23

iii

•

Reivindicações................................................................................................................23

Formulação das Reivindicações................................................................................23

•

Desenhos .........................................................................................................................25

•

Resumo............................................................................................................................25

DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DA ÁREA DE BIOTECNOLOGIA ............................25

•

Depósito do Material Biológico ....................................................................................26

•

Listagem de Seqüências Biológicas ..............................................................................26

PROCEDIMENTO PARA DEPÓSITO DO PEDIDO DE PATENTE...........................27 BUSCA PRÉVIA......................................................................................................................27 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DEPÓSITO.................................................29

•

Formulário para requerimento .......................................................................................29

•

Onde e Como Depositar no Brasil o Pedido de Patente...............................................29

QUEM PODE DEPOSITAR..................................................................................................30

•

Múltiplos Autores (Inventores)......................................................................................30

•

Não Divulgação do Nome do Autor (Inventor)............................................................30

COMO FAZER PARA DEPOSITAR PEDIDO DE PATENTE CORRESPONDENTE EM OUTROS PAÍSES .........................................................................................................................31

•

Via CUP ..........................................................................................................................31

•

Via PCT...........................................................................................................................31

OUTROS ASPECTOS IMPORTANTES NO SISTEMA DE PATENTES. ..................34 Vigência da Patente..................................................................................................................34 Direitos vinculados à Patente .................................................................................................34

•

Direitos do Titular ..........................................................................................................34

•

Exceções ao Direito do Titular ......................................................................................35

â&#x20AC;˘

Patente de Interesse Nacional ........................................................................................35

Guia para Deposito de Patentes

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APRESENTAÇÃO

O objetivo desse guia é facilitar a compreensão de qualquer pessoa interessada em obter uma patente em nosso país, em particular àquela que tenha pouco conhecimento sobre Propriedade Industrial. O Guia para Depósito de Patentes apresenta informações sobre os atos necessários a serem praticados pelo depositante no INPI, bem como os principais conceitos de questões vinculadas à Propriedade Industrial em matéria de patentes. Com a divulgação desse guia não se pretende substituir a informação sobre a legislação vigente correlata, e por isso procura-se anotar em todo o texto do guia os dispositivos dessa legislação relacionados a cada questão suscitada. Espera-se que esse guia ajude o interessado a melhor compreender as questões relacionadas ao depósito e concessão de uma patente.

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INTRODUÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) é uma autarquia, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, criada pela Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, e regulamentada pelo Decreto nº 68.104, de 22 de janeiro de 1971, tendo sofrido uma última reformulação através do Decreto nº 5.147, de 21/07/2004 (Estrutura Regimental) e Portaria do MDIC nº 65, de 18/04/2006 (Regimento Interno). A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 – Lei da Propriedade Industrial - LPI, que regula direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial, considerando o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, estabelece a concessão de patentes (art. 2º da LPI), cujos dispositivos constam do art. 3º ao art. 93.

• Finalidade do INPI De acordo com o art. 2º da LPI, o INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a Propriedade Industrial, tendo em vista, a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como se pronunciar quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre a Propriedade Industrial. O Instituto agregou às tarefas tradicionais de concessão de marcas e patentes, a responsabilidade pela averbação dos contratos de transferência de tecnologia e, posteriormente, pelo registro de programas de computador, de contratos de franquia empresarial, registro de desenho industrial e de indicações geográficas.

PROPRIEDADE INTELECTUAL A Propriedade Intelectual é um ramo do Direito que trata da propriedade dos bens

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imateriais ou incorpóreos resultantes da manifestação intelectual do ser humano. A Propriedade Intelectual engloba o campo de Propriedade Industrial, os Direitos Autorais e outros Direitos sobre bens imateriais de vários gêneros, tais como os Direitos Conexos, e as Proteções Sui Generis.

• Propriedade Industrial A Propriedade Industrial é o conjunto de direitos que compreende as patentes de invenção e de modelo de utilidade, os registros de desenho industrial, as marcas e as indicações geográficas, bem como a repressão da concorrência desleal. Esse ramo do Direito se refere às criações industriais, entendo-as na sua mais ampla acepção, isto é, todas as criações que são aplicadas na indústria e no comércio, assim como, nas indústrias agrícolas e extrativas, e que se relacionam a produtos manufaturados ou naturais.

• Direito Autoral O Direito Autoral trata das obras intelectuais, redutíveis à noção de artístico ou literário, assim como aquelas de caráter puramente científico, qualquer que seja seu modo de expressão – Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Exemplos: -

Obras Literárias (livros, brochuras, folhetos, textos, contos, poesias, etc.);

Obras Artísticas (composições, obras teatrais ou musicais, obras coreográficas e pantomímicas, artes plásticas, fotografias, artes cinematográficas, etc);

Obras Científicas (projetos, cartas geográficas, programas de computador, etc);

Conferências, alocuções, sermões e outras obras de mesma natureza; e

Adaptações, traduções e outras transformações de obras originais.

Quanto aos programas de computador (software) sua proteção está disciplinada na Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. Deve-se mencionar que essa proteção está na expressão e não na solução alcançada. A redação do programa de computador (código fonte, objeto ou executável) não abrange o conteúdo técnico. O objeto de proteção, pelo direito autoral, compreende: 3

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Código-fonte (forma original de escrita);

Estrutura interna (natureza, conteúdo e relação/seqüência entre os diversos módulos);

Material preparatório (anotações, fluxogramas, diagramas);

Aparência externa (“look and feel” das telas e funções);

Pasta de especificações (know-how de requisitos funcionais); e

Manuais (textos, gráficos).

Deve-se mencionar que o INPI promove o registro de programas de computador, que é apresentado à Diretoria de Transferência de Tecnologia. O registro é utilizado como uma proteção jurídica, sendo uma forma de comprovar a paternidade da criação. No registro deve constar os dados do autor e do titular, documentos que comprovem a vinculação (cessão/contrato de trabalho ou prestação de serviço), trechos do programa (códigofonte) e outros dados necessários à caracterização do mesmo.

• Direitos Conexos Os Direitos Conexos são aqueles que protegem a pessoa jurídica ou física que contribui para tornar as obras autorais acessíveis ao público – estabelecido na “Convenção Internacional para Proteção aos Artistas Intérpretes ou Executantes, aos Produtores de Fonogramas e aos Organismos de Radiodifusão”, promulgada através do Decreto nº 57.125, de 19 de outubro de 1965, e o Decreto nº 4.533, de 19 de dezembro de 2002, que regulamenta o art.113 da Lei nº 9.610/98, no que se refere aos fonogramas. Exemplos: -

Artistas intérpretes e executantes de obras artísticas;

Fonogramas;

Produtor de fonograma;

Reprodução;

Emissão de radiodifusão; e

Retransmissão.

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• Proteções Sui generis Com o surgimento de novas criações intelectuais, a possibilidade de incorporação de novas modalidades de direito para proteção dessas criações estão sendo ampliadas. Essas figuras jurídicas intermediárias entre a Propriedade Industrial e o Direito Autoral, são denominadas “híbridos jurídicos”. Exemplos de proteções sui generis: -

Topografia dos Circuitos Integrados (também chamadas de mask works, chip, layoutprojeto de semicondutor) – Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007.

Proteção de Cultivares (ou Obtenções Vegetais ou Variedades Vegetais) – Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, o Decreto nº 2.366, de 5 de novembro de 1997 que regulamenta a Lei de Cultivares e dispõe sobre o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares – SNPC, a Convenção Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais, promulgadas através do Decreto nº 3.109, de 30 de junho de 1990.

Conhecimentos Tradicionais Associados aos Recursos Genéticos – Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001, Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada através do Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998.

O QUE É UMA PATENTE? A patente é um título de propriedade temporário outorgado pelo Estado, por força de lei, que confere ao seu titular, ou seus sucessores, o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar produto objeto de sua patente e/ ou processo ou produto obtido diretamente por processo por ele patenteado. A concessão da patente é um ato administrativo declarativo, ao se reconhecer o direito do titular, e atributivo (constitutivo), sendo necessário o requerimento da patente e o seu trâmite junto à administração pública.

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS DAS PATENTES -

Propriedade limitada temporalmente. Diferentemente de outros sistemas de propriedade, a validade limitada a um determinado 5

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período de tempo, permite que após o transcurso desse período a patente caia em domínio público, estando apta para ser usada por toda a sociedade, incentivando o inventor a prosseguir na pesquisa de aperfeiçoamentos, buscando evitar a superação por seus concorrentes.

Interesse público na divulgação da informação contida no pedido de patente. O interesse público fica preservado na divulgação da informação, permitindo à sociedade o

livre acesso ao conhecimento da matéria objeto da patente. Dessa forma, os concorrentes do inventor podem desenvolver suas pesquisas a partir de um estágio mais avançado do conhecimento, promovendo, assim, o desenvolvimento tecnológico do país.

TERRITÓRIO DE VALIDADE DE UMA PATENTE A patente é válida apenas nos países onde foi requerida e concedida a sua proteção. Cada país é soberano para conceder ou não a patente independentemente da decisão em outros países sobre pedidos de patentes correspondentes (art. 4° bis da “Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial” – CUP, promulgada através dos decretos nº 75.572, de 8 de abril de 1975 e nº 635, de 21 de agosto de 1992).

• País de Origem Entende-se por país de origem aquele país onde pela primeira vez foi requerida a patente. Em geral, o país onde se realiza a invenção é aquele onde primeiramente é requerida a patente.

EXPECTATIVA DE DIREITO Quando o interessado deposita um pedido de patente ele passa a usufruir uma expectativa de direito. O direito exclusivo do titular nasce apenas com a concessão da patente, formalizada pela expedição do documento intitulado Carta-Patente. Só a partir da concessão, o titular poderá impedir

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que terceiros não autorizados por ele deixem de fazer as atividades que lhe são privativas, sob pena de sanções civil e penal, de acordo com as prerrogativas e limitações previstas na legislação.

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DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE PATENTES

NATUREZA DAS PATENTES A Lei da Propriedade Industrial, através do art. 2º inciso I, prevê a concessão de patente de invenção e de modelo de utilidade. A LPI estabelece ainda a concessão de certificado de adição de invenção, como um acessório da patente de invenção, e a concessão de registro de desenho industrial. Ressalta-se que o desenho industrial não é protegido como patente, mas através de um registro, tendo condições, trâmites e exames distintos. As particularidades do desenho industrial não serão objetos do presente Guia.

PATENTE DE INVENÇÃO A legislação brasileira não define invenção, como também acontece na maioria das leis estrangeiras. A invenção é a criação de algo até então inexistente, que resulta da capacidade intelectual do seu autor e que representa uma solução nova para um problema existente, visando um efeito técnico em uma determinada área tecnológica. As invenções podem ser referentes a produtos industriais (compostos, composições, objetos, aparelhos, dispositivos, etc.) e a atividades industriais (processos, métodos, etc.).

• Certificado de Adição de Invenção O certificado de adição de invenção, um acessório da patente de invenção, protege um aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção pleiteado em um pedido de patente (ou patente concedida, se for o caso), cuja matéria se inclua no mesmo conceito inventivo, mesmo que destituído de atividade inventiva diante do pedido de patente principal (ou da patente principal concedida). O certificado de adição tem a data final de vigência da patente principal, acompanhando-a para todos os efeitos legais.

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PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE O modelo de utilidade consiste em um instrumento, utensílio e objeto de uso prático, ou parte deste, que apresente nova forma ou disposição que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. O modelo se refere a um objeto de corpo certo e determinado, não incluindo os sistemas, processos, procedimento ou métodos para obtenção de algum produto. A novidade de um modelo pode decorrer de uma combinação ou na composição do conjunto de elementos conhecidos (kits, pré-moldados, etc.).

COMPARAÇÃO ENTRE PATENTE DE INVENÇÃO E PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE E REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL As patentes de invenção (PI) visam à proteção das criações de caráter técnico, para solucionar problemas em uma área tecnológica específica. As patentes de modelo de utilidade (MU) referem-se à proteção das criações de caráter técnico funcional relacionadas à forma ou disposição introduzida em objeto de uso prático, ou parte deste, conferindo ao objeto melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação. O registro de desenho industrial (DI)

visa à proteção das criações de caráter estético

relacionadas à forma plástica ornamental de um objeto ou de um conjunto ornamental de linhas e cores aplicado em um produto, de modo a proporcionar resultado visual novo e original na sua configuração externa e que tenha utilização industrial.

Deve ser ressaltado que os desenhos industriais não constituem patentes: a proteção é conferida através de

registro no INPI (vide Título II da LPI).

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Um exemplo que permite identificar e ressaltar as diferenças entre os tipos de proteção é o do desenvolvimento do telefone. Em 1876, foi concedida a Graham Bell a patente de invenção (PI) de número US 174,465 (“Improvement in Telegraphy”), relativa a um aparelho (1) capaz de transmitir e receber sons de voz. Para transmitir a voz, foram utilizadas ondas elétricas contínuas, da mesma forma que as ondas sonoras. Tais ondas faziam um diafragma vibrar, e um fio pequeno unido ao centro do diafragma movia-se verticalmente em um recipiente de metal com solução ácida. Enquanto o fio se movia para dentro ou fora da solução, a resistência elétrica entre o fio e o copo mudava, permitindo a transmissão.

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Uma modificação na forma do aparelho (MU), visando uma melhor funcionalidade, pode ser observada no aparelho da figura (1a), no qual foi separado o dispositivo transmissor do receptor. O aparelho (1b) é um exemplo de modificação apenas na forma plástica, representando um desenho industrial (DI). A partir de 1921, a Western Electric incorporou o sistema de disco em seus telefones (2), constituindo um avanço técnico (PI) com relação aos aparelhos operados por telefonista. A modificação decorrente (MU) pode ser observada no aparelho (2a) - onde o emissor e o receptor se unem, melhorando a sua funcionalidade - e uma modificação estética em (2b). Em 1964, foi introduzido nos aparelhos da Western Electric o sistema de discagem por tom, com botões (3), representando novo salto com relação à tecnologia anterior (PI). Acompanhando a linha de desenvolvimento, os aparelhos (3a) passaram a integrar o teclado, receptor e transmissor em uma única peça (MU), sendo posteriormente explorado o aspecto meramente estético (DI, exemplificado em 3b).

REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE Uma invenção é patenteável quando atende simultaneamente aos três requisitos básicos: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (art. 8o da LPI). Um modelo de utilidade é patenteável quando o objeto de uso prático (ou parte deste) atende aos requisitos de novidade na nova forma ou disposição, aplicação industrial e envolve um ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação (art. 9° da LPI). Para a melhor compreensão dos requisitos de patenteabilidade, é necessária a definição do que vem a ser o “estado da técnica”.

Estado da Técnica

O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patentes, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior (art.11 §1°da LPI). A data que delimitará o estado da técnica em relação ao pedido de patente é considerada, a princípio, como a data do depósito do mesmo. Entretanto, existem mecanismos que alteram essa delimitação: o período de graça e a prioridade.

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Período de Graça

O período de graça consiste na concessão de um prazo de 12 (doze) meses a partir da data de divulgação de uma invenção ou modelo de utilidade para o seu autor depositar um pedido de patente (art. 12 da LPI). É necessário que a divulgação tenha sido promovida pelo inventor, pelo INPI (sem o consentimento do inventor) ou por terceiros, baseada em informações obtidas do inventor - diretamente ou em decorrência de atos por ele realizados. Portanto, esta divulgação não será considerada como estado da técnica para o pedido depositado. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, indicando a forma, local e data de ocorrência da divulgação (art.12, parágrafo único). Ainda, o inventor poderá indicar essas informações quando do depósito do pedido2. É interessante frisar que nem todos os países aceitam o período de graça, e em certos países o período é de apenas 6 meses. Assim, a divulgação anterior a um depósito, nos países que não adotam o período de graça, prejudica a concessão da patente.

Prioridade Unionista

A prioridade unionista estabelecida pelo art.4º da CUP assegura que, no prazo de doze meses, a divulgação da invenção, ou do modelo de utilidade, em decorrência do primeiro depósito de um pedido em um dos países signatários desse acordo, não prejudica o depósito posterior do pedido correspondente em nosso país (art. 16 da LPI). Portanto, qualquer divulgação ocorrida entre a data de prioridade reivindicada e a data de depósito do pedido em nosso país não prejudica a novidade e atividade inventiva do pedido brasileiro. Caso o referido pedido depositado no Brasil apresente matéria adicional em relação ao primeiro depósito no exterior – cuja prioridade está sendo reivindicada – a data para a averiguação do estado da técnica será a data de depósito no Brasil. Cabe ressaltar que a vigência da patente do pedido será contabilizada a partir da sua data de depósito.

Vide Ato Normativo 127, de 05 de março de 1997, item 2.2.

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Prioridade Interna

O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil (sem reivindicação de prioridade e não publicado) assegura o direito de prioridade a um pedido posterior (sobre a mesma matéria depositada no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores), dentro do prazo de um ano (art.17 da LPI). A reivindicação de prioridade deverá ser requerida no ato do depósito do pedido posterior, assinalando no formulário de depósito o número e a data do pedido anterior. Assim, o pedido anterior que serve de base para a reivindicação da prioridade interna, não poderá ser utilizado para invalidar a novidade do posterior. Além disso, o pedido anterior será considerado definitivamente arquivado. A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo à matéria nova introduzida (art.17, § 1o da LPI). Tanto o pedido anterior quanto o posterior deverão ter conteúdo técnico completo (com relatório descritivo, desenhos e quadro reivindicatório), cada qual com sua numeração. Cumpre ressaltar que o pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir de base à reivindicação de prioridade (art.17, § 3o da LPI)3. A prioridade interna não amplia os prazos para reivindicação da prioridade unionista, isto é, se o depositante desejar depositar pedidos correspondentes em outros países, deverá fazê-lo no prazo de 12 meses do depósito do primeiro pedido (pedido anterior que serviu de base para a prioridade interna).

• Novidade A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos pelo estado da técnica, isto é, quando não são antecipados de forma integral por um único documento compreendido no estado da técnica (art.11 da LPI). Para fins de aferição de novidade, o estado da técnica, é constituído ainda pelo conteúdo completo de outro pedido depositado no Brasil antes da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente (art.11, § 2° da LPI). Essa regra impede que sejam concedidas duas patentes iguais para titulares distintos; assim, protege-se o primeiro a depositar o pedido de patente. 3

Para a apresentação de pedido dividido, vide o item “Divisão do Pedido de Patente” no Guia de Tramitação

de um Pedido de Patente.

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• Atividade Inventiva e Ato Inventivo As invenções e os modelos de utilidade são considerados patenteáveis quando atendem também aos requisitos de atividade inventiva e ato inventivo, respectivamente (art. 13 e art. 14 da LPI). Uma invenção apresenta atividade inventiva quando não decorre de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica para um técnico no assunto (art.13 da LPI). Assim, uma solução apresentada em uma invenção é inventiva se não for alcançada de maneira óbvia para um técnico no assunto, à época do depósito, com os recursos disponíveis no estado da técnica. Portanto, a invenção dotada de atividade inventiva deve representar algo mais do que o resultado de uma mera combinação de características conhecidas ou da simples aplicação de conhecimentos usuais para um técnico no assunto. O modelo de utilidade apresenta ato inventivo quando, para um técnico no assunto, a matéria objeto da proteção não decorre de maneira comum ou vulgar do estado da técnica (art.14 da LPI). Nos modelos de utilidade dotados de ato inventivo se aceita combinações óbvias, ou simples combinações de características do estado da técnica, bem como efeitos técnicos previsíveis, desde que o objeto a ser patenteável apresente nova forma ou disposição que resulte em melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação.

• Aplicação Industrial Uma invenção e um modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando puderem ser produzidos ou utilizados em qualquer tipo de indústria, aplicando-se também às indústrias agrícolas e extrativas (art.15 da LPI).

CONDIÇÕES DE PATENTEABILIDADE Além dos requisitos necessários à concessão de patentes, a LPI descreve certas condições que devem ser observadas em relação aos pedidos de patente: a suficiência descritiva, a unidade do pedido de patente, bem como a clareza e precisão das reivindicações, ou seja, da matéria objeto da

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proteção.

• Suficiência Descritiva Uma das condições essenciais para a concessão de um pedido de patente de invenção ou modelo de utilidade é que o objeto de patente esteja suficientemente descrito, de modo a permitir sua reprodução por um técnico no assunto, devendo indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução (art.24 da LPI)4.

• Unidade do Pedido de Patente O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo (art.22 da LPI). O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, desde que mantida a unidade técnicofuncional e corporal do objeto (art. 23 da LPI). Portanto, haverá unidade do modelo em relação a: a) Elementos complementares de uso opcional; b) Variação de forma ou detalhes relacionados a alguns de seus elementos componentes; c) Estruturas planificadas relativas a objetos tridimensionais, desde que não sejam alteradas ou modificadas as condições de utilização e funcionamento do objeto, segundo sua concepção original.

O pedido de patente pode ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que faça referência específica ao pedido original e não exceda à matéria revelada constante do pedido original (art.26). Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o caso, e estarão sujeitos a pagamento das retribuições correspondentes (art.27 e art.28 da LPI, respectivamente)5.

Para os pedidos de patente em biotecnologia, vide o item “disposições específicas da área de biotecnologia” – página 26.

Para a apresentação de pedido dividido, vide o item “Divisão do Pedido de Patente” no “Guia de Tramitação

de um Pedido de Patente”.

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• Clareza e Precisão das Reivindicações Uma outra condição essencial para a concessão de um pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade é que as reivindicações, fundamentadas no relatório descritivo, deverão definir, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção (art.25 da LPI)6.

MATÉRIA EXCLUÍDA DE PROTEÇÃO PATENTÁRIA

• Matéria não Considerada Invenção ou Modelo de Utilidade – Artigo 10 A legislação brasileira, através do art. 10 da LPI, estabelece as matérias que não são consideradas invenção nem modelo de utilidade:

Inciso I “descoberta, teorias científicas e métodos matemáticos”

Uma descoberta é a revelação ou identificação de um fenômeno da natureza, até então ignorado, mas pré-existente, como, por exemplo, a identificação de uma propriedade (física, química, etc.) de determinado material. Por exemplo, a descoberta da lei da gravidade não pode ser considerada invenção. A elaboração de teorias científicas, posteriormente comprovadas ou não, também estão inseridas no contexto de fenômenos pré-existentes, apenas desconhecidos. Por exemplo, Einstein criou a teoria da relatividade e Maxwell as leis do eletromagnetismo, que tratam de fenômenos existentes antes de sua descrição, apesar de desconhecidos. Métodos matemáticos também não são considerados invenção, não obstante o fato da aplicação desses métodos poder sê-lo. Por exemplo, um método rápido de divisão não é uma

Para a formulação das reivindicações, ver “Formulação das Reivindicações” página 24.

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invenção, mas a máquina de calcular utilizando algoritmos baseados neste método pode ser uma invenção.

Inciso II “concepções puramente abstratas”

Um método matemático para simular o funcionamento de um filtro de linha é uma concepção puramente abstrata, mas o filtro construído com tal método é uma criação passível de patenteamento.

Inciso III

“esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização”

Dessa forma, métodos de fazer negócios (inclusive “on-line”), para ensinar idiomas, resolver palavras cruzadas, não constituem matéria passível de proteção patentária.

Inciso IV

“as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética”

As obras vinculadas à literatura, arquitetura, pintura, desenho artístico, gravura, artes plásticas, música, fotografia, cinema, teatro, bem como as científicas são geralmente tuteladas pelo Estado, considerando-se a natureza da criação, pelo direito de autor ou outros ramos do direito.

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Inciso V

“programas de computador em si” Quanto aos programas de computador em si, i.e. o conjunto de instruções e códigos fontes, não são considerados invenção; o código-fonte é protegido por direito de autor. Uma criação industrial (uma máquina, um processo ou um sistema) pode vir a ser patenteado, mesmo se comportar um programa de computador, desde que a atividade inventiva não esteja restrita unicamente a este programa de computador.

Inciso VI

“apresentação de informações”

O conteúdo da informação, apresentado por diversos meios (sinais acústicos, visuais, etc.), não é considerado uma invenção. Os diversos meios para a apresentação de informações podem (ou não) ser passíveis de obter patentes. Por exemplo, peças musicais gravadas não são passíveis de patenteamento, mas o disco onde essas estão gravadas ou o processo que permite a gravação podem ser patenteados. Do mesmo modo, o conteúdo da propaganda veiculada em uma tela não pode ser patenteado, enquanto a tela e os meios que permitem a veiculação da propaganda podem ser.

Inciso VII “regras de jogo”

Apesar das regras de jogo não serem patenteáveis, os componentes de um jogo tais como cartas, bolas e tabuleiros podem ser.

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Inciso VIII

“técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal”

Quaisquer intervenções cirúrgicas (cardiovasculares, ortopédicas, etc.), portanto, estão incluídas na definição deste inciso. Esta restrição abrange tanto as intervenções cirúrgicas de cunho terapêutico quanto àquela de cunho estético (como cirurgia plástica, por exemplo). Um processo/técnica/método que apresente pelo menos uma etapa cirúrgica recai como um todo nas proibições deste inciso. Métodos terapêuticos envolvem o tratamento e profilaxia de condições patológicas e doenças em geral (p.ex. método para o tratamento de diabetes, hipertensão, câncer, enxaqueca, dentre outros). Também no que diz respeito aos métodos terapêuticos, qualquer procedimento que apresente pelo menos uma etapa terapêutica não é considerado como invenção. Os métodos que não envolvam um caráter terapêutico, tais como métodos cosméticos per se (hidratação da pele, p.ex.) ou métodos de melhoria da qualidade de produtos derivados de animais (p.ex. tratamento de gado para a obtenção de lã), não estão incluídos nas proibições deste inciso. Quanto aos métodos de diagnóstico, a proibição se refere apenas àqueles que são praticados no corpo humano ou animal – como testes para aferição de condições alérgicas na pele. Métodos em que o diagnóstico seja efetuado fora do corpo humano (como aqueles incluindo a análise de uma amostra biológica) são passíveis de proteção.

Inciso IX

“o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais” Esse inciso estabelece também que não são considerados invenções: (i) o todo ou parte de seres vivos naturais, (ii) materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, e (iii) os processos biológicos naturais. Assim, seres vivos (incluindo plantas, animais, seres humanos) ou suas partes (células, tecidos, órgãos, etc.), estão incluídos nas proibições desse inciso. 19

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Da mesma forma, quaisquer materiais biológicos em sua condição natural, mesmo que isolados, recaem sobre essa exclusão (proteínas, enzimas, ácidos nucléicos), incluindo o genoma ou germoplasma de seres vivos naturais. O mesmo ocorre para moléculas sintéticas que apresentem um correspondente de origem natural, já que nesses casos não é possível fazer distinção entre o material obtido na natureza e aquele obtido sinteticamente. Processos biológicos naturais são aqueles passíveis de ocorrer na natureza, tais como métodos de seleção e cruzamento de variedades de plantas e animais, polinização, obtenção de anticorpos em animais, dentre outros. Ainda que haja uma intervenção humana nesses processos, tal intervenção apenas orienta, acelera ou limita aquilo que ocorreria de modo natural. Portanto, tais processos não são considerados como invenção.

• Matéria não Patenteável – Artigo 18

O acordo sobre “Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio” – o TRIPs - permite que os países-contratantes excluam do patenteamento certas matérias, com o objetivo de proteger a ordem pública, a vida ou a saúde dos seres vivos, ou de evitar sérios prejuízos ao meio ambiente. O Brasil, como país contratante utiliza-se dessa prerrogativa através do art.18 da LPI, o qual diz respeito a matérias que não são passíveis de proteção.

Inciso I “o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas”

Essa restrição do inciso I do art. 18 está presente na maioria das legislações em nível mundial. Para efeitos da presente disposição, como ordem pública inclui-se as criações contrárias às leis e à segurança pública. A proibição em razão da lei deve ser expressa, incluindo-se as invenções

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que se refiram a ramos de atividades ou indústrias cuja exploração seja proibida. Em relação às criações contrárias à saúde não se incluem aquelas que indiretamente possam por em risco a saúde ou mesmo a vida das pessoas que as empregam ou que estejam sujeitas aos seus efeitos ou conseqüências. Nesse caso, seriam incluídas tão somente as criações que fossem concebidas com a finalidade exclusivamente contrária a saúde, hipótese rara. As criações contrárias à moral e aos bons costumes têm interpretação mutável por incorporarem conceitos ligados aos costumes e valores sociais que podem variar, inclusive, ao longo do tempo e entre várias regiões e culturas.

Inciso II “as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico”

São patenteáveis somente os equipamentos, máquinas, dispositivos e similares, e processos extrativos que não alterem ou modifiquem as propriedades físico-químicas dos produtos ou matérias. Por exemplo: processos para a separação de deutério e trítio de uma massa de hidrogênio podem ser patenteáveis, mas processos para a obtenção de deutério e trítio a partir de prótio não são patenteáveis porque pressupõem a modificação do núcleo atômico com a inserção de um ou dois nêutrons respectivamente. Da mesma forma, processos de fissão e fusão nucleares também não são patenteáveis.

Inciso III “o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – previstos no art. 8° e que não sejam mera descoberta.”

“Parágrafo único – Para fins desta lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie

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em condições naturais.”

Esse inciso veda o patenteamento de plantas e animais - ou parte dos mesmos – geneticamente modificados. Dessa forma, plantas e animais transgênicos não são patenteáveis de acordo com esse inciso. Contudo, uma bactéria (um tipo de microorganismo) transgênica, por exemplo, manipulada geneticamente para expressar um gene de outro organismo – como um gene de mamífero – é passível de proteção, desde que atenda aos requisitos e condições de patenteabilidade estabelecidos por lei7.

CONTEÚDO TÉCNICO DO PEDIDO DE PATENTE E DO CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE INVENÇÃO O pedido de patente ou certificado de adição deve conter: • relatório descritivo; • reivindicações; • listagem de seqüência, se for o caso8; • desenhos, se for o caso; e • resumo.

Para a elaboração de um pedido de patente ou certificado de adição devem ser consultadas as normas e resoluções estabelecidas pelo INPI9. Todo pedido de patente ou certificado de adição deverá apresentar um título, que deverá ser conciso, claro e preciso, identificando o objeto do pedido, sem expressões ou palavras irrelevantes ou desnecessárias.

Para verificar condições com relação ao depósito de material biológico, vide o item “Disposições Específicas da Área de Biotecnologia” – página 26. 8 Para os pedidos de patente em biotecnologia, vide o item “Disposições Específicas da Área de Biotecnologia” – página 26. 9 Vide Ato Normativo 127.

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• Relatório Descritivo O relatório descritivo de uma patente ou certificado de adição deve descrever a invenção ou o modelo de utilidade de forma clara e precisa, de modo a permitir que um técnico no assunto possa reproduzi-lo e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução (art.24 da LPI). O relatório descritivo deve apontar o problema existente no estado da técnica e a solução proposta, especificando o setor técnico a que se destina. Além disso, o relatório deve ressaltar nitidamente a novidade, o efeito técnico alcançado (no caso de invenção) e as vantagens em relação ao estado da técnica. A invenção e o modelo de utilidade devem ser descritos de forma a permitir que um técnico no assunto possa reproduzi-los 10. O relatório descritivo de patente de modelo de utilidade deverá evidenciar a condição de melhor utilização do objeto ou parte deste, resultante da nova forma e disposição introduzida, evidenciando a melhoria funcional alcançada11.

• Reivindicações A redação das reivindicações é da maior importância na elaboração de um pedido de patente. A extensão da proteção conferida pela patente é determinada pelo conteúdo das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos, ou seja, as reivindicações definem e delimitam os direitos do autor do pedido (art.41 da LPI). Desta maneira, as reivindicações devem ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido, e definindo de forma clara e precisa a matéria objeto da proteção, evitando expressões que acarretem em indefinições (art.25 da LPI).

Formulação das Reivindicações As reivindicações devem, preferencialmente, ser iniciadas pelo título, ou parte deste, enumeradas consecutivamente, em algarismos arábicos, e conter uma única expressão “caracterizado por”. As reivindicações são classificadas como independentes e dependentes. As reivindicações

Para maiores detalhes, ver o Ato Normativo 127, item 15.1.2.

Para maiores detalhes, ver o Ato Normativo 127, item 15.2.1.2.

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independentes são aquelas que, mantida a unidade de invenção – ou técnico-funcional e corporal do objeto (no caso de modelo de utilidade) - visam a proteção de características técnicas essenciais e específicas da invenção, ou do modelo de utilidade, em seu conceito integral. As reivindicações independentes podem servir de base a uma ou mais reivindicações dependentes. As reivindicações dependentes são aquelas que, mantidas a unidade de invenção, ou técnico–funcional e corporal, incluem características de outra(s) reivindicação (ões) anterior(es), e definem detalhamentos dessas características e/ou características adicionais, contendo uma indicação de dependência a essa(s) reivindicação(ões). As reivindicações independentes devem, quando necessário, conter, entre a sua parte inicial e a expressão “caracterizado por”, um preâmbulo explicitando as características essenciais a definição da matéria reivindicada e já compreendidas pelo estado da técnica. No pedido de patente de invenção, após a expressão “caracterizado por” devem ser definidas as características técnicas essenciais e particulares que, em combinação com os aspectos explicitados no preâmbulo, se deseja proteger. No caso de um pedido de patente de modelo de utilidade, após a expressão “caracterizado por” devem ser definidos todos os elementos que o constituem, bem como os seus posicionamentos e interconexões em relação ao conjunto. No pedido de patente de modelo de utilidade, o conjunto de disposição e forma responsável pela melhor utilização do objeto deverá estar integralmente caracterizado em uma única reivindicação principal e independente. O modelo poderá incluir elementos complementares de uso opcional ou variação de forma caracterizada em reivindicações dependentes, definidos na reivindicação principal e que não alterem a unidade do modelo e seu funcionamento. Caso o modelo seja uma estrutura planificada definida na reivindicação principal, admite-se uma reivindicação dependente descrevendo a forma tridimensional secundária do objeto decorrente daquela estrutura planificada. No pedido de invenção, o quadro reivindicatório pode ser composto de mais de uma reivindicação independente, uma vez que, neste caso, as reivindicações podem ser enquadradas em uma ou várias categorias, como por exemplo: produto e processo; processo e aparelho; etc... Elas devem estar ligadas pelo mesmo conceito inventivo e arranjadas da maneira mais prática possível, sendo admitidas mais de uma reivindicação independente da mesma categoria se tais reivindicações definirem diferentes conjuntos de características alternativas e essenciais à realização da invenção. As reivindicações independentes de categorias diferentes, em que uma das categorias seja especialmente adaptada à outra, serão, de preferência, formuladas de modo a evidenciar sua interligação, empregando-se, na parte inicial da reivindicação, expressões, como por exemplo: "Aparelho para realização do processo definido na reivindicação...", "Processo para a obtenção do produto definido na reivindicação...".

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• Desenhos As figuras e os desenhos – tais como gráficos, esquemas, fluxogramas, diagramas, etc. – fornecem informações adicionais que auxiliam na compreensão da invenção, quando necessário. As figuras devem estar relacionadas no relatório descritivo, especificadas suas representações gráficas (vistas, cortes ...), e conter os sinais de referência constantes do relatório descritivo, observado o uso dos mesmos sinais de referência para identificar determinada característica em todos os desenhos, sempre que essa apareça. Não deverão conter textos explicativos, exceto quando absolutamente indispensáveis ao entendimento do invento ou modelo. Neste caso, as palavras deverão estar em português e não devem interferir com as linhas dos desenhos. No pedido de patente de modelo de utilidade é imprescindível folha(s) de desenho(s), uma vez que a leitura do quadro reivindicatório é sempre associada a ele(s), tendo em vista que as patentes de modelo de utilidade referem-se especificamente a objetos tridimensionais.

• Resumo O resumo deve ser uma descrição sucinta da matéria exposta no pedido, ressaltando de forma clara o invento pleiteado. O resumo deve ser conciso compreendendo de 50 a 200 palavras, não excedendo 20 linhas de texto, e não deve fazer menção ao mérito ou valor da invenção ou modelo.

DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DA ÁREA DE BIOTECNOLOGIA Para pedidos de patentes de invenção ou de certificado de adição em biotecnologia, existem disposições específicas da área, referente ao depósito de material biológico e a apresentação de

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listagem de seqüências12.

• Depósito do Material Biológico Quando o material biológico não puder ser descrito clara e suficientemente, não estiver acessível ao público e for necessário para a realização da invenção, o relatório descritivo deverá ser suplementado por depósito do material biológico em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional (art.24 da LPI, parágrafo único). O depósito do material biológico deverá ser efetuado até a data de depósito do pedido de patente ou da prioridade correspondente, caso esta tenha sido reivindicada. O relatório descritivo do pedido deve ser acompanhado de descrição caracterizadora distintiva nos planos morfológico, fisiológico e/ou bioquímico, bem como da descrição dos meios e métodos de cultivo in vitro. O material biológico depositado tornar-se-á acessível ao público, tecnicamente habilitado, na data de publicação do pedido, salvo se tal acesso for impedido por lei ou tratado em vigor em nosso país. Sempre que necessário à aferição técnica das características do material biológico, o INPI poderá emitir exigência técnica quanto à análise e verificação in situ de tal material.

• Listagem de Seqüências Biológicas Todo pedido de patente que descreva uma seqüência de nucleotídeos ou aminoácidos deverá conter – além do relatório descritivo, reivindicações, desenhos e resumo – uma seção separada denominada “Listagem de Seqüência”, imediatamente após as reivindicações. Todas as seqüências ou partes de seqüências descritas no pedido devem ser distinguidas através de um número identificador e sempre que no relatório descritivo, reivindicações e resumo se fizerem referência às “Listagens de Seqüências”, deve-se fazê-la através do número identificador, mesmo que outras representações da seqüência sejam apresentadas no texto.

Tais disposições foram estabelecidas através do Ato Normativo 127, item 16.

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PROCEDIMENTO PARA DEPÓSITO DO PEDIDO DE PATENTE

Para a obtenção de uma patente, cabe ao autor da invenção ou modelo de utilidade requerer a proteção legal junto ao INPI, observadas as condições e formalidades previstas na legislação. Informa-se que a Diretoria de Patentes deste Instituto presta um serviço para o usuário externo de orientação técnica e processual sobre pedidos de patentes, serviço este de responsabilidade da Seção de Assuntos Especiais – SEAESP (patente@inpi.gov.br). Recomenda-se a realização de uma busca prévia antes do depósito de um pedido de patente, para avaliar o estado da técnica relacionado a matéria a ser pleiteada.

BUSCA PRÉVIA A busca prévia – pesquisa sobre a tecnologia já conhecida - não é obrigatória, entretanto, é aconselhável ao interessado realizá-la antes de fazer o depósito de um pedido de patente, no campo técnico relativo ao objeto do pedido e de acordo com a Classificação Internacional de Patentes13.

A busca prévia pode ser efetuada das seguintes maneiras: Busca individual – Realizada pelo interessado no banco de patentes no edifício-sede do INPI, no Rio de Janeiro. Compreende a elaboração, por técnicos do INPI, de um campo de busca, delimitado segunda a classificação internacional de patentes. É necessário o pagamento de uma taxa de retribuição, que é válida por até cinco dias de consultas. Busca isolada – Nesse caso a pesquisa é feita por técnicos do INPI, por solicitação do cliente. Compreende o pagamento de uma taxa preliminar para definição do escopo da pesquisa. Após a delimitação do escopo, é elaborado um orçamento a ser submetido à

É uma classificação específica de acordo com a tecnologia envolvida. Foi instituída através do

Acordo de Estrasburgo em 1971.

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apreciação do cliente. Com a sua aceitação, é realizada a busca por técnico especializado do INPI, sendo gerado um relatório com levantamento do estado da técnica na área desejada.

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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DEPÓSITO O pedido de patente de invenção ou modelo de utilidade, ou certificado de adição de invenção deverá conter (art.19):

requerimento;

relatório descritivo;

reivindicações;

desenhos, se for o caso;

resumo; e

comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

• Formulário para requerimento O Ato Normativo nº 130, de 5 de março de 1997 e a Resolução nº 135, de 13 de dezembro de 2006, dispõem sobre a instituição de formulários para a apresentação de requerimento de depósito de pedido de patente e de certificado de adição de invenção. O formulário utilizado para o ato de depósito é o Modelo 1.01. O formulário pode ser obtido na página do INPI através da internet (www.inpi.gov.br).

• Onde e Como Depositar no Brasil o Pedido de Patente O pedido de patente poderá ser entregue nas recepções do INPI (sede do INPI, Divisões Regionais, Representações e Postos Avançados) ou através de envio postal, com aviso de recebimento endereçado à Diretoria de Patentes - DIRPA /CGPROP (Praça Mauá nº 7 – Centro, CEP: 20081-240) com a indicação do código DVP. Os pedidos depositados por via postal serão considerados recebidos na data da postagem ou no dia útil imediatamente posterior, caso a postagem seja feita em um sábado, domingo ou feriado, ou após o encerramento das atividades da recepção da sede do INPI no Rio de Janeiro. As especificações gerais para a redação e formatação de um pedido de patente encontram-se dispostas no Ato Normativo 127, item 15.3.

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QUEM PODE DEPOSITAR A LPI estabelece uma presunção de que a pessoa física ou jurídica legitimada para requerer o direito de obter a patente é aquela que deposita o pedido de patente no INPI (art. 6º § 1). O requerente/depositante pode ser o próprio autor da invenção ou do modelo de utilidade ou um terceiro devidamente qualificado. A qualificação pode ser o resultado de uma herança, uma sucessão, uma cessão ou um contrato de trabalho ou de prestação de serviços (art. 6º § 2º). O requerimento para depósito do pedido de certificado de adição de invenção é apresentado pelo depositante do pedido de patente da invenção principal ou pelo titular da patente (art. 76 da LPI).

• Múltiplos Autores (Inventores) No caso de haver vários autores atuando em conjunto na mesma invenção ou no mesmo modelo de utilidade, o depósito do pedido de patente poderá ser apresentado por um ou por todos os autores, mediante nomeação e qualificação dos demais, para ressalva dos respectivos direitos (art. 6º § 3º da LPI).

• Não Divulgação do Nome do Autor (Inventor). O autor da invenção ou do modelo de utilidade pode solicitar a não divulgação de seu nome (art. 6º § 4º da LPI). Tal solicitação deverá ser assinalada no formulário de requerimento do depósito do pedido de patente, no ato do depósito, sendo apresentado como anexo, em envelope fechado, um documento constando a nomeação e qualificação do autor/inventor pelo depositante e uma declaração do autor/inventor solicitando a não divulgação. Solicitada a não divulgação do nome do autor (inventor), o INPI omitirá qualquer informação a seu respeito nas publicações relativas ao processo, bem como em eventuais cópias fornecidas a terceiros interessados.

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COMO

FAZER

PARA

INPI/DIRPA

DEPOSITAR

PEDIDO

PATENTE

CORRESPONDENTE EM OUTROS PAÍSES

• Via CUP Para proceder ao depósito de um pedido em outros países, o interessado poderá utilizar a CUP (“Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial”, também conhecida como “Convenção da União de Paris”). A CUP foi estabelecida em Paris em 1883 e o Brasil foi um dos seus catorze (14) primeiros signatários. Teve sete (7) revisões: em 1890, em Madrid; em 1900, em Bruxelas; em 1911 em Washington; em 1925, em Haia; em 1934, em Londres; em 1958, em Lisboa; em 1967, em Estocolmo (em vigor no Brasil desde 1992) e teve novo processo de revisão iniciado em 1980, em Genebra. A CUP tem hoje 171 países membros. Essa Convenção é o primeiro ato internacional de caráter realmente multilateral que permanece intacto em suas bases até hoje. Permite ampla liberdade legislativa para cada país contratante, exigindo apenas paridade: o tratamento concedido ao nacional beneficiará também o estrangeiro. Em relação às patentes, estabelece a independência da cada patente em relação às outras, concedidas para o mesmo invento em países distintos. Com base nessa Convenção, o interessado pode depositar, em outros países um pedido correspondente a um pedido originalmente depositado no Brasil, no prazo de 12 meses, designando um procurador para representá-lo em cada um dos países escolhidos.

• Via PCT A outra alternativa para o depósito em outros países é a utilização do “Tratado de Cooperação em matéria de Patentes” (PCT – “Patent Cooperation Treaty”). O depósito do pedido através do referido Tratado, denominado “pedido internacional de patentes”, deve ser efetuado em nosso país nas recepções do INPI, em outros países membros do Tratado ou diretamente no escritório internacional em Genebra, e tal depósito terá efeito regular de um pedido nacional em todos os países signatários, caso atendidas as formalidades e prazos prescritos no Tratado.

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O PCT foi estabelecido em 19 de junho de 1970, em Washington, com a finalidade de desenvolver o sistema de patentes e de transferência de tecnologia. O Brasil tornou-se membro do PCT em 09 de abril de 1978, logo após o tratado entrar em vigor. O PCT foi emendado em 1979 e modificado em 1984 e 2001, e conta com 138 países – denominados estados contratantes, todos membros da CUP, o que implica na possível apresentação de uma ou várias reivindicações de prioridade unionista, de acordo com o art. 4º da CUP. O Tratado permite uma simplificação de um depósito de patente nos seus estados contratantes, (art. 3º do PCT). O pedido internacional deverá ser apresentado junto a uma administração governamental - denominada “Repartição Nacional de Patente de um Estado Contratante”, na qual o depositante é nacional ou residente, junto ao escritório internacional instalado em Genebra, ou ainda em uma administração intergovernamental, encarregada por vários estados de conceder patentes regionais perante a OMPI (“Organização Mundial da Propriedade Intelectual”), quais sejam: EPO (“European Patent”); AO (“OAPI Patent”); AP (“ARIPO Patent”) e EA (“Eurasian Patent”). O pedido internacional sofrerá uma publicação internacional efetuada pelo escritório internacional na OMPI em uma das línguas prescritas para publicação, quais sejam: alemão, árabe, chinês, espanhol, francês, inglês, japonês e russo. O depósito do pedido internacional se processa por duas fases: uma fase internacional e outra nacional. A fase internacional é referente ao depósito do pedido internacional e compreende dois capítulos. O capítulo I trata, principalmente, da elaboração do relatório de busca internacional – ISR - e do parecer de patenteabilidade – ISA 237. O capítulo II trata do relatório de exame preliminar internacional – IPER, quando solicitado pelo depositante no prazo de 22 (vinte e dois) meses contados da data da prioridade, ou do depósito. Esclarece-se que tais relatórios têm o objetivo de subsidiar o exame técnico dos pedidos realizados pelas repartições nacionais, e de ajudar os depositantes a decidir pela apresentação, ou não, do pedido na fase nacional. A fase nacional é obrigatória, sendo esta a confirmação do depósito internacional junto a cada estado contratante, que deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) meses a partir da data da prioridade unionista ou do depósito, através da apresentação do pedido internacional em idioma vernáculo de cada país. Caso não seja apresentado o pedido nas repartições nacionais no prazo e nas formalidades prescritas, esse será considerado retirado, excetuando-se quando for comprovada a sua não apresentação por justa causa. O INPI é repartição receptora de pedido internacional, podendo o pedido ser apresentado através de duas maneiras: por meio do preenchimento do formulário RO101, que pode ser manual, ou eletrônico (PCT/SAFE/EASY), e mediante o pagamento de taxas. Em 27 de setembro de 2007, o INPI foi aprovado pela Assembléia Geral do PCT como

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“Autoridade Internacional em Busca e Exame Preliminar de Patentes”. Atualmente, o conteúdo do pedido internacional quando depositado inicialmente nesse Instituto deve ser apresentado na língua oficial prescrita junto a OMPI – em inglês; porém, cabe ressaltar que futuramente o pedido poderá ser depositado em português ou espanhol, uma vez que estes também foram aprovados pela Assembléia como idiomas oficiais para publicações de pedidos internacionais.

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OUTROS ASPECTOS IMPORTANTES NO SISTEMA DE PATENTES.

VIGÊNCIA DA PATENTE A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data de depósito do pedido de patente (art. 40 da LPI). O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior (art. 40, § 1º LPI). A data final de vigência do certificado de adição de invenção será a mesma da patente principal, acompanhando-a para todos os efeitos legais (art. 77 da LPI).

DIREITOS VINCULADOS À PATENTE

• Direitos do Titular A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo conteúdo das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos (art.41 da LPI). A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos (art. 42 da LPI): I – produto objeto de patente; II – processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

Ao titular da patente ainda é assegurado o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem esses atos (art. 42 da LPI). Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data de publicação do pedido e a da concessão da patente (art. 44 da LPI). O direito de obter indenização por exploração indevida,

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inclusive com relação ao período anterior a concessão da patente está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art.41 (art. 44, § 3°).

• Exceções ao Direito do Titular O direito do titular da patente de impedir a exploração do produto ou processo não se aplica (art. 43 da LPI): - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente; -

aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental,

relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas; -

à preparação de medicamentos de acordo com prescrição médica para casos individuais,

executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado; -

a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido

colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento (exaustão de direito interno); -

a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, se

finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e -

a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham

em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.

A pessoa de boa fé que, antes da data de depósito, ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condições anteriores (art. 45 da LPI).

• Patente de Interesse Nacional

O pedido de patente originário do Brasil cujo objeto é considerado de interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso e não estará sujeito a publicações previstas nesta Lei (art. 75 da LPI).

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O INPI encaminhará o pedido, de imediato, ao órgão competente do Poder Executivo para, no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar-se sobre o caráter sigiloso. Decorrido o prazo sem a manifestação do órgão competente, o pedido será processado normalmente. (art. 75, § 1º). É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado da defesa nacional, bem como qualquer divulgação do mesmo, salvo expressa autorização do órgão competente (art. 75, § 2º). A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão condicionadas à prévia autorização do órgão competente, assegurada indenização sempre que houver restrição dos direitos do depositante ou do titular (art. 75, § 3°).

Guia de Tramitação de um Pedido de Patente

O objetivo do presente guia é facilitar a compreensão em relação ao trâmite de um pedido de patente, do seu depósito até a concessão da patente em nosso país. O seu texto apresenta informações sobre as etapas por que passa um pedido de patente, relatando os atos de ofício praticados pelo INPI, bem como alguns atos a serem praticados pelo requerente e os documentos formais necessários a esses atos. Com a divulgação desse trabalho não se pretende substituir a informação sobre a legislação vigente correlata, e por isso procura-se anotar em todo o seu texto os dispositivos dessa legislação relacionados a cada questão suscitada. Espera-se, assim, que essas informações ajudem o interessado a melhor compreender as questões relacionadas ao trâmite do pedido, do seu depósito até a concessão, inclusive sobre o recurso ou a anulação da patente. O presente guia foi dividido em cinco partes: Na parte I são apresentadas, na ordem de sua ocorrência, todas as etapas da tramitação de um pedido de patente desde o seu depósito até a sua concessão, sendo que estas etapas se referem a todos os atos de ofício ou praticados pelo depositante que ocorrem obrigatoriamente ao longo do processo administrativo, incluindo-se, ainda, os atos de 2ª instância – recurso e nulidade; A parte II trata de outros procedimentos relativos ao processamento administrativo, mais especificamente, aos relacionados a atos que não são obrigatórios, mas passíveis de serem praticados, quais sejam: subsídios ao exame, exame prioritário, divisão de pedido, transferência de titularidade/alteração de nome e sede; A parte III trata de aspectos materiais relevantes ao processamento administrativo, quais sejam: procuração, petições, prazos legais, solicitação de devolução de prazo, anuidades, guias de serviços e retribuições, e Revista da Propriedade Industrial – RPI;. A parte IV trata de serviços oferecidos ao usuário pela Diretoria de Patentes para o acompanhamento do processo administrativo, quais sejam: certidões, cópias oficiais para efeitos de prioridade unionista, fotocópias e vistas de processo; Por fim, a parte V apresenta um fluxograma compreendendo toda a tramitação do pedido em primeira instância, com remissões aos artigos da Lei da Propriedade Industrial – Lei 9.279, de 14 de maio de 1996.

I - Processamento Administrativo •

Depósito do Pedido Para a obtenção de uma patente, cabe ao autor da invenção ou modelo de utilidade requerer

a proteção legal junto ao INPI, observadas as condições e formalidades previstas na legislação (art. 19 da LPI). O depósito do pedido de patente deve ser efetuado através de requerimento em formulário específico (formulário 1.01 da Diretoria de Patentes), acompanhado de comprovante de pagamento da retribuição relativa ao depósito e instruído com os demais documentos cabíveis (relatório descritivo, reivindicações, desenhos (quando houver) e resumo). Para maiores informações sobre questões detalhadas referentes ao depósito recomenda-se a leitura do “Guia para Depósito de Patentes”.

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Exame Formal Preliminar Uma vez depositado, o pedido de patente de invenção, modelo de utilidade ou certificado de

adição de invenção será submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, sendo considerada a data de depósito a da sua apresentação (art. 20 da LPI). O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 19 da LPI, mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação (art 21 da LPI).

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Publicação / Publicação Antecipada O pedido é divulgado através de publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI) após

o término dos 18 (dezoito) meses de sigilo, contados a partir do depósito ou da prioridade mais antiga – art. 30 da LPI. Da publicação constam os dados identificadores do pedido de patente, além de resumo e uma figura dos desenhos (se houver) ficando cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do público no Banco de Patentes, localizado na sede do INPI. Esta publicação pode ser antecipada por meio de solicitação requerida através do formulário de petição (formulário 1.02 da Diretoria de Patentes – item 6.17) acompanhado da respectiva taxa de recolhimento.

A publicação antecipada do pedido pode ser solicitada somente pelo próprio ou seu representante legal no INPI – art. 30, §1º da LPI.

Exemplo de publicação de pedido na RPI:

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Requerimento de Exame O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer

interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido. Em caso de arquivamento por falta do requerimento de exame, este deverá ser requerido juntamente com o pedido de desarquivamento – somente pelo depositante ou por seu procurador constituído –, dentro de 60 (sessenta) dias contados do arquivamento, por meio do pagamento das retribuições específicas. Caso os requerimentos de exame e de desarquivamento do pedido não sejam apresentados nesse prazo, o arquivamento será definitivo – art. 33 da LPI. O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido – parágrafo único do art. 31 da LPI.

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Exame Técnico

Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido - art. 32 da LPI. Por ocasião do exame técnico (art. 35 da LPI), será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a: I - patenteabilidade do pedido; II - adaptação do pedido à natureza reivindicada; III - reformulação do pedido ou divisão; ou IV - exigências técnicas. Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestarse no prazo de 90 (noventa) dias. Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, darse-á prosseguimento ao exame. Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado (art. 36 da LPI). Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente (art. 37 da LPI) – ver fluxo processual.

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Procedimentos de Segunda Instância

Recursos Na LPI foi criado um capítulo especificamente destinado a regulamentar os recursos administrativos contra atos e decisões proferidas pelo INPI (Título VII – Capítulo I, art. 212 a 215). Os recursos são interpostos voluntariamente, pelos interessados, através de petição escrita, sendo requerida a uma instância superior – a presidência do INPI -, a reapreciação de determinado ato visando à reforma de sua decisão. Tratando-se de pedidos de patentes, os atos a serem reformados são aqueles proferidos pela Diretoria de Patentes. O prazo para a interposição dos recursos é de 60 (sessenta) dias contados das respectivas decisões, não cabendo recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo e o deferimento do pedido de patente ou do certificado de adição de invenção. A decisão do recurso é final e irrecorrível na esfera administrativa.

Nulidade de Patente (arts. 46 a 49 da LPI) A patente será declarada nula quando concedida contrariando as disposições da LPI. A nulidade poderá ser parcial, isto é, pode não incidir sobre todas as reivindicações. A nulidade poderá ser interposta por via administrativa ou através de ação judicial e os efeitos da nulidade retroagem à data de depósito do pedido. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício, ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente, sendo que esse prosseguirá ainda que extinta a patente. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. A ação de nulidade será ajuizada no foro da Justiça Federal, e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito. O prazo para a resposta do réu titular da patente será de 60 (sessenta) dias.

II – Outros Procedimentos Relativos ao Processamento Administrativo

• Subsídios ao Exame Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame (art. 31 da LPI).

• Exame Prioritário (Prioridade para a Realização do Exame Técnico) A resolução Nº 132/2006 da Presidência do INPI, de 17/11/2006, disciplina o exame prioritário de pedidos de patente. Este pode ser requerido pelo próprio depositante, por terceiros, ou realizado de ofício. O requerimento de exame prioritário está isento do recolhimento de retribuição.

Exame Prioritário Requerido pelo Depositante Para requerer o exame prioritário, o depositante deverá apresentar petição constando do formulário específico (formulário 1.09) devidamente preenchido e acompanhado de documentos que justifiquem o requerimento, de acordo com cada um dos seguintes casos:

- Depositante com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos: Nesse caso, o depositante precisa apresentar documento de identidade ou certidão de nascimento, bem como procuração (se necessário).

- O objeto do pedido de patente está sendo reproduzido por terceiros sem a sua autorização: O depositante deverá apresentar provas de que o objeto do pedido de patente está sendo reproduzido por terceiros sem a sua autorização. Deve também ser apresentada cópia da notificação extrajudicial do agente acusado de reprodução indevida do objeto do pedido de patente, com a comprovação do seu recebimento, emitida pelo respectivo depositante ou por procurador devidamente habilitado, no qual conste a referência expressa ao número do pedido de patente, ao nome do depositante e ao ato supostamente indevido, além de procuração (se necessário).

A concessão da patente é condição para a obtenção de recursos financeiros: Pode ser requerido o exame prioritário para obtenção de recursos financeiros de

agências de fomento ou instituições de crédito oficiais nacionais, liberados sob a forma de subvenção econômica, financiamento ou participação societária, ou originários de fundos mútuos de investimento, para a exploração do respectivo produto ou processo. É necessária a apresentação de cópia autenticada da solicitação de recursos financeiros para o desenvolvimento do objeto da patente à agência de fomento ou à instituição de crédito. Deve ser apresentada também cópia autenticada do instrumento que condiciona a liberação dos recursos financeiros à concessão da patente, bem como procuração (se necessário).

Exame Prioritário Requerido por Terceiros O exame prioritário poderá ser requerido por terceiros que, comprovadamente, estejam sendo acusados pelo depositante de reproduzir o objeto do pedido de patente sem a sua autorização. A petição de pedido de exame prioritário requerido por terceiros deve constar de formulário específico (formulário 1.09) devidamente preenchido e acompanhado de documentos que justifiquem o requerimento, a saber: - cópia da notificação extrajudicial do requerente do exame prioritário do pedido de patente, emitida pelo respectivo depositante ou por procurador devidamente habilitado, no qual conste a

referência expressa ao número do pedido de patente, ao nome do depositante e ao ato supostamente indevido; ou - quaisquer provas que evidenciem que o requerente do exame prioritário do pedido de patente está sendo acusado pelo respectivo depositante de reproduzir o objeto do pedido de patente sem a sua autorização, desde que acompanhadas da comprovação de interposição de petição de subsídios ao exame técnico, para fins de demonstrar estar o objeto do pedido de patente no estado da técnica; - procuração (se necessário).

Exame Prioritário de Ofício Serão examinados também prioritariamente, mas de ofício, os pedidos de patente cujo objeto esteja abrangido pelo ato do Poder Executivo Federal que declarar emergência nacional ou interesse público, nas hipóteses descritas nos §§ 1º e 2º do art. 2º do Decreto nº 3201, de 6 de outubro de 1999.

• Divisão do Pedido de Patente O pedido poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido faça referência ao pedido original e não exceda a matéria revelada constante do pedido original. Caso esteja em desacordo com esses requisitos o pedido dividido será arquivado (art. 26 da LPI). O depósito do pedido dividido deverá conter: - requerimento através do formulário modelo 1.01, acompanhado da guia de recolhimento respectiva; - os documentos que integram o pedido dividido deverão estar de acordo com as normas estabelecidas no Ato Normativo 127/97, sendo que, no relatório descritivo, após o título, deverá constar a indicação de se tratar de divisão com menção à natureza, número e data do depósito do pedido original, nos seguintes termos: "Dividido do __________________, depositado em ____/ ____/ ____”; - o relatório descritivo, o resumo e, se for o caso, os desenhos do pedido dividido deverão limitar-se ao conteúdo da matéria nele reivindicada, salvo quando necessário à perfeita compreensão da matéria, caso em que poderá incluir matéria contida no pedido original; - cada pedido dividido estará sujeito a pagamento das retribuições correspondentes.

- deverão ser pagas as retribuições relativas a todas as etapas processuais do pedido original (anuidades, pedido de exame) até a divisão do pedido; estas deverão ser realizadas através das guias de recolhimento correspondentes e nos valores constantes da tabela de retribuições vigente à data da apresentação do pedido dividido; O pedido dividido será protocolizado após exame formal preliminar, recebendo numeração mecânica de acordo com o ano do depósito do pedido que lhe deu origem. O depósito do pedido dividido será automaticamente notificado na RPI, constando de tal notificação o número do pedido original e a indicação de ser divisão. A cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos ficará à disposição do público no Banco de Patentes, localizado na sede do INPI. O pedido dividido será considerado como estando na mesma fase processual em que se encontra o pedido original.

• Transferência de Titularidade / Alteração de Nome e Sede Tanto o pedido quanto a patente podem ser cedidos total ou parcialmente. Para solicitar a transferência, deve ser apresentado formulário de petição acompanhado dos seguintes documentos: - documento de cessão assinado pelo cedente, cessionário e duas testemunhas (no caso de pessoa jurídica, apresentar documento comprovando poderes de quem representa a empresa para realizar a transferência), - procuração (se necessário), - tradução juramentada dos documentos com a devida legalização consular (se necessário); e - comprovação do pagamento da retribuição devida (guia de recolhimento).

Para alteração de nome ou sede, o formulário deve vir acompanhado de: - documento de alteração (no caso de pessoa jurídica, apresentar a documentação da empresa), - procuração (se necessário), - tradução juramentada dos documentos com a devida legalização consular (se necessário); e - comprovação do pagamento da retribuição devida (guia de recolhimento).

Estas solicitações devem ser requeridas através do formulário de petição – Transferência / Alteração de nome(s) ou Endereço(s)-(formulário 1.04 da Diretoria de Patentes). As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação – art. 60 da LPI.

III – Aspectos Relevantes ao Processamento Administrativo.

• Procuração O ato do depósito do pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade, e, ainda, do pedido de certificado de adição de invenção é praticado pelo requerente/depositante, diretamente em nome próprio, ou por seu procurador, devidamente qualificado e com poder específico concedido para a prática de tal ato ou com poderes gerais de representação para os atos administrativos junto ao INPI (art. 216). A qualificação do procurador importa que conste do documento do mandato o nome completo, o número do CPF, o cargo, a nacionalidade e o endereço do signatário da procuração. O Agente da Propriedade Industrial – profissional autônomo sem vínculo funcional com o INPI ou pessoa jurídica devidamente habilitada perante o INPI –, além dos advogados, estão habilitados a atuar como procuradores – Decreto-lei nº 8.933, de 26 de janeiro de 1946 e os Atos Normativos nº 141, de 6 de abril de 1998 e nº 156, de 13 de março de 2000. A listagem com os Agentes da Propriedade Industrial habilitados (pessoas físicas e jurídicas) está disponível para consulta na página do INPI na Internet. O documento de procuração, no original, traslado ou fotocópia autenticada deverá ser em língua portuguesa, dispensados a legalização consular, pelas partes estrangeiras, e o reconhecimento de firma, pelas partes nacionais (art. 216 § 1º). Quando a parte for estrangeira, o documento de procuração poderá ser apresentado no idioma de seu país com a respectiva tradução simples para o

português. É possível também a apresentação do documento de procuração bilíngüe com uma versão em português e outra, no idioma da parte. Quando o documento de procuração não for apresentado no ato do depósito do pedido de patente, o mesmo deverá ser apresentado em até 60 (sessenta) dias contados do primeiro ato da parte no processo administrativo, independentemente de notificação ou qualquer exigência. Assim, o prazo para a apresentação do documento de procuração começa correr ato contínuo ao depósito, sem qualquer necessidade de publicação oficial do INPI. A não apresentação do documento de procuração dentro do prazo prescrito acarreta no arquivamento definitivo do pedido, sem direito a recurso ou restauração (art. 216 § 2º). Do mesmo modo, toda petição protocolizada no INPI, que constitua o primeiro ato do procurador no processo, deve também vir acompanhada do documento de procuração. Caso não conste a procuração, e esta não seja apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da apresentação da petição, a mesma será arquivada. Da data do arquivamento corre prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso por parte do interessado (art. 216 § 2º). Em se tratando de pessoa física ou jurídica com domicílio no exterior, deverá ser constituído e mantido procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes de representação administrativa e judicial, inclusive para receber citações (art. 217).

• Anuidade / Restauração Anuidade é a retribuição anual a que estão sujeitos os pedidos de patente e de certificado de adição de invenção, bem como as patentes e certificados de adição de invenção já concedidos, com o objetivo de:

- Assegurar o andamento do pedido de patente ou de certificado de adição de invenção enquanto a patente ou o certificado não forem concedidos, ou seja, ao longo do período de tramitação do processo;

- Assegurar a manutenção dos direitos conferidos após a concessão da patente ou do certificado de adição de invenção.

Estão sujeitos ao pagamento de anuidades todos os pedidos em andamento e todas as patentes e certificados de adição de invenção em vigor. No caso de pedidos de patente, se o pagamento da anuidade não tiver sido efetuado no prazo previsto, o pedido será arquivado, cabendo, porém, restauração do mesmo. Caso o pedido não

seja restaurado no prazo de 3 (três) meses a contar do arquivamento, este será mantido em definitivo (art. 86 e 87 da LPI). No caso de patentes e de certificados de adição de invenção já concedidos, se o pagamento da anuidade não tiver sido efetuado no prazo previsto, será publicada na RPI notificação da extinção da patente ou certificado de adição, para restauração dos mesmos. Caso a restauração não seja requerida, a patente ou o certificado de adição de invenção serão considerados extintos (art. 78, inciso IV da LPI).

Pagamento de Anuidades Quando do pagamento de anuidades, deverão ser informados na guia de recolhimento o código do serviço (constante na Tabela de Retribuição), o número do pedido/patente/certificado de adição, o nome do interessado e a anuidade a que se refere o pagamento. Os pagamentos de anuidades são desobrigados da apresentação de petição. Porém, em caso de publicação de exigências para comprovação ou complementação do pagamento de anuidades, bem como nos casos de pagamento de restauração e das anuidades em atraso correspondentes (tenha o arquivamento sido publicado ou não), deve-se protocolizar petição junto ao INPI – formulário modelo 1.02 – na qual constem todos os comprovantes de pagamento das retribuições devidas.

• Petições As petições são os instrumentos através dos quais os interessados praticam atos junto ao INPI, em relação a um pedido de patente ou a uma patente já concedida. As petições devem ser apresentadas em formulários específicos – disponíveis no site do INPI na Internet – devendo ser entregues na sede do INPI no Rio de Janeiro, ou em uma de suas divisões regionais, representações estaduais ou postos avançados. Podem também ser enviadas por via postal (cf. Ato Normativo 127/97, item 4.2). A petição receberá um protocolo, datado da apresentação da mesma à recepção do INPI ou a suas representações (ou da data da postagem, no caso de petições apresentadas por via postal). Para efeito legal, esta é a data da realização do ato, sendo ela considerada para verificação da tempestividade deste. O Ato Normativo Nº 130, de 05/03/1997, e as Resoluções nº 132/06 de 17/11/2006 e 135/06 de 13/12/2006 instituem formulários para apresentação de requerimentos e petições na área

de patentes. A tabela seguinte apresenta os modelos de formulários estabelecidos pelo INPI, bem como os atos administrativos relativos a cada um deles:

Formulário

Descrição

1.01

Depósito de pedido de patente ou de certificado de adição de invenção

1.02

Petição ou requerimento, relacionado com pedido, patente ou certificado de adição de invenção

1.03

Entrada na fase nacional de pedidos oriundos do PCT

1.04

Anotação de transferência de titularidade ou alteração de nome ou sede

1.05

Pedido de fotocópias

1.08

Solicitação de devolução de prazo

1.09

Petição de requerimento de exame prioritário de pedido de patente

1.10

Petição para fins de cumprimento do art. 3º da resolução INPI nº 134 de 13/12/06

Os formulários referentes ao depósito de um pedido de patente ou certificado de adição de invenção, bem como os de entrada na fase nacional de pedidos oriundos do PCT (formulários 1.01 e 1.03, respectivamente), devem ser apresentados ao INPI em 3 (três) vias. Os demais devem ser apresentados em 2 (duas) vias. Em todos os casos, uma das vias retornará ao depositante, como comprovante, depois de protocolizada. As petições, para que válidas, devem apresentar o formulário respectivo corretamente preenchido e assinado; deve-se também assinalar o assunto a que a petição se refere no campo correspondente, bem como o número de folhas apensas à petição. Em anexo, deve constar a guia de recolhimento referente ao serviço requerido, além dos documentos cabíveis, em cada caso.

• Prazos O direito de praticar qualquer ato perante o INPI se extingue ao final do prazo estabelecido pela LPI para realização do mesmo, a não ser que o interessado comprove que o não realizou por justa causa. Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte, e que a impediu de praticar o ato.

Os prazos previstos na LPI em relação às patentes são contados em dias, meses e anos. Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo; os expressos em meses devem ser contados de data a data, ou seja, expiram no dia de número igual ao do dia do início da contagem, ou no dia imediatamente subseqüente, caso falte esta correspondência. No cômputo dos prazos, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento. Se este cair em dia sem expediente, o prazo será prorrogado até o primeiro dia útil após o vencimento. Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a intimação, que será feita mediante publicação na RPI. Não havendo expressa estipulação na LPI, o prazo para a prática de um ato será de 60 (sessenta) dias.

• Devolução de Prazo A Resolução Nº 116/04, da Presidência do INPI, de 22/12/2004, disciplina os procedimentos relativos ao pedidos de devolução de prazo. O pedido de devolução de prazo para a prática de ato previsto na LPI, não realizado no prazo legal por justa causa, deverá ser apresentado pelo interessado, mediante requerimento específico. Deve ser instruído com os elementos comprobatórios da justa causa e acompanhado do comprovante do pagamento da retribuição correspondente. O pedido deverá ser apresentado na vigência do prazo previsto na LPI para a prática do ato ou em até cinco dias após a cessação da justa causa. O pedido de devolução de prazo por justa causa devido à demora no atendimento pelo INPI de pedido de fotocópia de peças processuais necessárias à fundamentação de quaisquer dos atos previstos na LPI, deverá ser apresentado pelo interessado, mediante requerimento específico. Este deverá ser instruído com a cópia do pedido de fotocópia ao INPI, no qual conste, se for o caso, a data em que a fotocópia foi disponibilizada pelo INPI. Neste caso, o usuário estará isento do pagamento da retribuição correspondente. A demora é caracterizada como justa causa pelo prazo superior a cinco dias para o atendimento ao pedido de fotocópia contado a partir de sua protocolização. O pedido de devolução de prazo deverá ser apresentado na vigência do prazo previsto na LPI para a prática do ato. Reconhecida, pelo INPI, a justa causa impeditiva da prática do ato no prazo legal previsto, o interessado será notificado, consoante disposto no art. 226 da LPI, do prazo que lhe foi assinado, pelo INPI, para a prática do ato, o qual não será inferior a quinze dias nem superior ao prazo previsto na LPI para a prática do ato correspondente, contados da data de notificação.

• Guia de serviços – Guia de Recolhimento da União (GRU) O pagamento de todas as retribuições relativas aos serviços do INPI deve ser efetuado obrigatoriamente por meio de Guias de Recolhimento da União (GRU).

• Revista da Propriedade Industrial Por meio da Revista da Propriedade Industrial (RPI), o INPI efetua a publicidade dos atos, despachos e decisões relativos a Propriedade Industrial, conforme exige e preconiza a Convenção da União de Paris em seu art. 12. A RPI é o veículo oficial do INPI, instituída no art. 9º da Lei nº 5.648, de 11/12/1970, em consonância com o Decreto nº 68.104, de 22/01/1971, em seu art. 24, substituindo, assim, a seção III do Diário Oficial da União (DOU). A Resolução nº 117, de 10 de junho de 2005, oficializou a edição da Revista Eletrônica da Propriedade Industrial (REPI). A RPI é disponibilizada gratuitamente em forma eletrônica, através do site do INPI na Internet (www.inpi.gov.br), e em forma impressa, estando disponível para consulta na sede do INPI, no Rio de Janeiro, e em suas divisões regionais, representações estaduais e postos avançados. A fim de facilitar a leitura, adota-se uma tabela de códigos de despachos e um índice numérico remissivo, que permitem a identificação do andamento do pedido ou da patente.

IV – Serviços Oferecidos no Processamento Administrativo • Certidões de Atos Relativos aos Processos

Certidão de Andamento de Pedido/Patente É um documento oficial da Diretoria de Patentes informando a atual situação do processo. Neste documento, informa-se sobre a data do depósito, titulo, depositante do pedido, publicações na RPI, situação quanto ao pagamento das anuidades e quanto ao requerimento do exame técnico. Em caso de patente já concedida, informa-se na certidão o titular da patente, o título, a data da concessão, a situação quanto ao pagamento das anuidades, a interposição ou não de processo administrativo de nulidade, a existência de ação judicial, transferências de titularidade e anotações.

Esta solicitação deve ser requerida através do formulário de petição (formulário 1.02 da Diretoria de Patentes – item 6.25) acompanhado do respectivo comprovante de pagamento da retribuição relativa ao serviço e de procuração (se necessário). Em cada petição deverá ser solicitada a certidão relativa a um único processo.

Certidão de Busca Nominal (Depositante/Titular) É um documento oficial da Diretoria de Patentes informando os dados bibliográficos e as respectivas publicações na RPI dos pedidos, das patentes e dos certificados de adição de invenção existentes no banco de dados do INPI em nome de uma determinada pessoa física ou jurídica. Esta solicitação deve ser requerida através do formulário de petição (formulário 1.02 da Diretoria de Patentes – item 6.25) acompanhado do respectivo comprovante de pagamento da retribuição relativa ao serviço e de procuração (se necessário).

• Cópia Oficial para Efeito de Reivindicação de Prioridade Unionista É a cópia autenticada pelo INPI do pedido, conforme depositado originalmente no Brasil, para comprovação de prioridade reivindicada no exterior. Esta solicitação deve ser requerida através do formulário de petição (formulário 1.02 da Diretoria de Patentes – item 6.7) acompanhado do respectivo comprovante de pagamento da retribuição relativa ao serviço. Vale ressaltar que somente o depositante ou seu representante legal no INPI pode solicitar a cópia oficial.

• Fotocópias A Diretoria de Patentes fornece cópias de pareceres, manifestações de terceiros, cópias dos documentos que integram a carta patente, bem como cópia integral do pedido. A cópia também pode ser autenticada. O requerimento deve ser feito através de formulário próprio (formulário 1.05 - Pedido de Fotocópia – DIRPA). O formulário deve ser preenchido em duas vias e ser entregue nas recepções (sede do INPI, divisões regionais, representações ou postos avançados), sendo uma via devolvida ao usuário já protocolada.

O formulário deve vir acompanhado do comprovante de pagamento da retribuição relativa ao serviço nos valores estipulados para fotocópia comum ou para fotocópia autenticada. Acima de 04 páginas será cobrado um valor adicional por folha simples e por folha autenticada, a ser pago no ato do recebimento da documentação através de guia de recolhimento. Após a avaliação final da retribuição, deve-se utilizar o código de serviço 800 – Complementação de Retribuição – para o pagamento total do serviço. O pedido de fotocópia integral do processo somente será processado após a confirmação do pagamento do valor total da retribuição.

• Vista de Processo A vista de processo pode ser solicitada através de carta endereçada a Diretoria de Patentes – DIRPA / CGPROP – Praça Mauá nº 7, 8º andar – Centro – RJ , CEP 20081-240, contendo o número do processo e o motivo da solicitação da vista ao processo, bem como um telefone de contato. Esta solicitação também pode ser enviada via fax (0XX 21 2139-3541). Uma vez recebida a solicitação, o INPI entrará em contato com o interessado para agendar a data da vista.

V – Fluxo Processual

ÍNDICE

I - Processamento Administrativo. Depósito do pedido Exame formal preliminar Publicação / Publicação Antecipada Requerimento de Exame Exame técnico Procedimentos de segunda instância

3 3 3 3 4 4 5

Recursos Nulidade de Patente (arts. 46 a 49 da LPI)

5 6

II – Outros procedimentos relativos ao processamento administrativo. Subsídios ao Exame Exame prioritário (prioridade para a realização do exame técnico) Exame prioritário requerido pelo depositante Exame prioritário requerido por terceiros Exame prioritário de ofício

Divisão do pedido de patente Transferência de Titularidade / Alteração de Nome e Sede

III – Aspectos relevantes ao processamento administrativo. Procuração Anuidade / Restauração Pagamento de Anuidades

Petições Prazos Devolução de prazo Guia de serviços – Guia de Recolhimento da União (GRU) Revista da Propriedade Industrial

6 6 6 6 7 8

8 9 10 10 11 12

Certidões de atos relativos aos processos

12 13 14 15 15 15 15

Certidão de Andamento de Pedido/Patente Certidão de Busca Nominal (Depositante/Titular)

15 16

IV – Serviços oferecidos no processamento administrativo.

Cópia Oficial para efeito de reivindicação de Prioridade Unionista Fotocópias Vista de Processo

V – Fluxo processual

16 16 17 17