BOLETIN JURIDICO 12 REMANSO

Boletín Jurídico Año 4, número 12 - Agosto de 2017 - circulación bimensual

BOLETÍN JURÍDICO NÚMERO 12 Apreciados Funerarios, La MARCA, como el “buen nombre”, se debe registrar, cuidar y posicionar en el mercado como garantía de calidad y organización empresarial. En este Boletín Jurídico encontrará todos los detalles del - QUÉ - es una marca, - COMO - se registra, - POR QUÉ - es importante registrar y renovar su marca comercial y ante - QUIEN - se debe hacer, entre otros detalles que le permitirán tener mayor claridad sobre este tema.

Déjenos saber sus apreciaciones y comentarios sobre el BOLETÍN JURÍDICO, nuestro interés, además de contribuir al desarrollo del sector funerario en Colombia, es mejorar nuestros productos para Usted.

Bendiciones, María del Pilar Rojas Bustamante Directora Ejecutiva

Vea en este número:

marcas

Y OTROS SIGN0S DISTINTIVOS

MARCAS

Y OTROS SIGN0S DISTINTIVOS Señor funerario: ¿Por qué debe registrar su marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio?

Existen muchas razones por las que el registro de su marca es de vital importancia, de las que destacamos las siguientes: 1. El derecho de propiedad sobre una marca solo nace cuando la SIC ha concedido el derecho marcario mediante la expedición de un acto administrativo –resolución- que, al quedar ejecutoriado y en firme, da lugar a la expedición del certificado de registro, consolidándose el derecho de exclusiva en cabeza del solicitante.

2. Si usted no ha registrado su marca, usted no tiene derecho marcario alguno. Por tanto, cualquier persona podría utilizar la marca que usted ha venido usando e, incluso, registrarla ante la SIC. 3. Si un tercero registra la marca que usted ha venido usando, todos los esfuerzos económicos desplegados para intentar su posicionamiento se perderían. Ademas, el riesgo legal se incrementa pues el titular de la marca usada por usted y no registrada, podrá iniciar acciones por el uso indebido de su propiedad intelectual contra cualquier persona no autorizada con el propósito de impedir el uso ilegitimo.

4. El esfuerzo empresarial para la consolidación del goodwill y el know-how se integraría a un signo respecto del cual no se tiene derecho alguno, materializando un mayor riesgo de parasitismo concurrencial por parte de terceros.

5. Obtener la cesión contractual de una marca no resulta fácil, pues el titular podrá exigir un precio exorbitante por ella o negarse a la cesión.

6. Si la marca no está registrada, se perderán nuevas oportunidades de negocio pues dichos derechos no podrán ser objeto de franquicia, licencia, entre otros.

7. Al no tener la marca registrada, no podrá intentar acciones en contra de terceros que ofrezcan los mismos bienes y servicios, identificados con el mismo signo, pues no hay un derecho que deba ser protegido; difícilmente podría haber piratería o competencia desleal.

¿Qué significa propiedad intelectual?

La propiedad intelectual, en sentido amplio, es una rama del derecho que procura la debida salvaguarda de las creaciones del intelecto humano, definiendo, entre otras cosas, cual es el objeto sobre el cual recae la protección, las facultades del titular, el contenido, el alcance, las limitaciones y otros aspectos de especial importancia, que deberán tenerse en cuenta para la adecuada observancia y circulación de este tipo de bienes.

El Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), suscrito en Estocolmo, el 14 de julio de 1967, menciona que se trata de la “protección que otorga la ley a las creaciones intelectuales en el campo de la técnica, de las artes, de las obtenciones vegetales, así́ como de los signos distintivos de las prestaciones mercantiles”.

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De la propiedad intelectual hacen parte las siguientes especies de protección:

Secretos empresariales

Conocimientos tradicionales

Trazados de circuitos integrados

Emisiones de radiodifusión

Fonogramas

Obras literarias y artísticas

3. Nuevos desarrollos

Indicaciones geográficas

Nombres comerciales

Lemas

Marcas

Signos distintivos

Variedades Vegetales

Diseños industriales

Patentes de modelo de utilidad

Patentes de invención

Nuevas creaciones

Interpretaciones o ejecuciones artísticas

2. Derechos de autor & derechos conexos

1. Propiedad Industrial

Los empresarios del sector funerario pueden ser titulares de diferentes derechos de propiedad intelectual, por ejemplo: pueden ser titulares de derechos de autor de las esculturas, pinturas y otras obras plasticas que estén dispuestas en su funeraria; podrán ser titulares de patentes de invención o modelos de utilidad sobre desarrollos tecnológicos asociados al servicio funerario (una nueva técnica de embalsamar); podrán registrar sus marcas y otros signos distintivos; entre otros.

Estos derechos, al ser verdaderos derecho de propiedad, constituyen un activo para la empresa.

¿Es la propiedad intelectual un verdadero derecho de propiedad?

El titular de un derecho de propiedad intelectual tiene libertad para utilizarlo como desee, siempre que ese uso no infrinja la ley, pues se trata de un verdadero derecho de propiedad, aun a pesar de que se trate de bienes inmateriales o incorporales.

El artículo 671 del Código Civil colombiano expresamente consagra que “las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores” quienes podrán usar, gozar y disponer de dicho derecho, con arreglo a las leyes especiales, inclusive, para impedir a terceros que utilicen dicho bien sin su consentimiento.

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¿Para que sirven los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI)?

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¿Sabía usted que la Constitución Política de Colombia de 1991 elevó a rango constitucional la protección de la propiedad intelectual?

El artículo 61 de la Carta Magna de Colombia establece que “El Estado protegerá́ la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”.

Consolidar ventajas competitivas: La protección de sus DPI es óbice para que los competidores los copien, imiten o exploten ilegítimamente

Generar valor para la empresa: Los DPI son valores intangible que se reflejan en la contabilidad

El debido aprovechamiento de los DPI en una empresa permite: Minimizar riesgo legal: La observancia de DPI de terceros evita ser objeto de demandas civiles o penales por infracciones a estos derechos.

Crear nuevas oportunidades de negocio: Los DPI pueden licenciarse, transferirse, cederse para ser explotados en otros ámbitos espaciales.

¿Qué es una marca?

La marca es el resultado de una sinergia necesaria entre un conjunto de elementos perceptibles, de diferente naturaleza (nominativos, gráficos, sonidos, colores, táctiles, entre otros), que son vinculados por su titular a uno o más productos o servicios, de cuya interacción emanan unas características y funciones que le son propias.

Elementos perceptibles

Vinculación subjetiva a bien o servicio

Marcas de fábrica o servicio

Estos atributos erigen a la marca como actor principal del mercado, con ocasión de los vínculos estrechos que se establecen entre todos y cada uno de los elementos configurantes - los que hacen parte del conjunto marcario, como piezas de un todo, asociados a un bien o servicio-.

¿Cuál es la definición de una marca?

La marca ha sido definida como un bien incorporal que, careciendo de una existencia sensible, necesita materializarse para ser percibida por los sentidos, siendo, además, susceptible de ser reproducida ilimitadamente, logrando así que el consumidor o usuario pueda asociar el signo a un producto o servicio .

Este concepto se adecua a la definición adoptada por el artículo 134 la Decisión 486 de 2000, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial en la Comunidad Andina (CAN), según la cual, una marca puede ser cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado siempre que sea susceptible de representación gráfica.

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Además de las marcas

¿existen otros signos distintivos?

El derecho reconoce la existencia de otros signos distintivos diferentes a la marca, que cumplen con propósitos específicos en el mercado que no pueden equipararse entre sí, aun cuando puedan coincidir en su denominación o estructura.

Estos signos distintivos son:

Signos distintivos del empresario Marca:

Nombre comercial:

Enseña comercial:

Lema comercial o slogan:

Identifica al producto o servicio.

Identifica una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil

Identifica al establecimiento de comercio.

Refuerza la capacidad distintiva de una marca

Librería Macondo

Librería Macondo Parque de la Paz

Para imaginar leyendo

MACONDO

¿El nombre o razón social

hace parte de los signos distintivos del empresario?

Una confusión recurrente en el imaginario común es creer que la razón o denominación social son lo mismo o se asemejan a la marca, al nombre comercial o a la enseña, como si se tratara de otro signo distintivo. Sin embargo, unos y otros son diferentes e independientes, aunque pueden coexistir.

El nombre o razón social es la denominación con la que los socios han acordado llamar a la persona jurídica. Su designación debe expresarse en el documento de constitución, en observancia de las reglas particulares que resulten aplicables según la naturaleza de la persona jurídica que se crea (Artículo 110 del Código de Comercio).

Para tener en cuenta: En Colombia, las Cámaras de Comercio no podrán efectuar la matrícula mercantil de un empresario o de un establecimiento de comercio con una misma designación previamente registrada por otro empresario (Artículos 35 y 607 del Código de Comercio).

Esta es la razón por la que debe efectuarse una consulta de homonimia con antelación al registro del empresario o del establecimiento de comercio.

Ni la inscripción en el registro mercantil ni la consulta de homonimia consolidan un derecho de propiedad sobre la marca, pues este solo nace con el registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

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¿Cuándo nace el derecho sobre la marca?

En Colombia, el derecho de propiedad sobre una marca de fábrica o de servicios nace con el registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

El interesado deberá presentar una solicitud de registro ante dicha entidad, personalmente o por intermedio de su abogado, cuyo trámite será, en términos generales, el siguiente:

Presentación: deberá escogerse la marca, clasificar los bienes y servicios, pagar las tasas oficiales

Respuesta a la oposición: el solicitante tendrá 30 días para responder la oposición, sin que sea obligatorio hacerlo

Audiencia de facilitación: Puede ser solicitada por el solicitante y opositor, para abordar vicisitudes

Admisión a trámite

Oposición de terceros: Cualquier persona con legitimo interés podrá presentar objeciones al registro, durante los 30 días de la publicación, pudiendo solicitar prorroga por el mismo término

Examen de Registrabilidad: La SIC estudia la solicitud junto con la oposición y la respuesta - si las hubiera - para decidir si concede o deniega el registro. La decisión tiene recurso de apelación.

Examen de Forma: LA SIC tendrá 15 días hábiles:, si no cumple, se requiere al solicitante quien tendrá 60 días para subsanar; si no lo hace, se declara abandono

Publicación: La solicitud de registro se pública en la Gaceta de la Propiedad Industrial durante 30 días hábiles

Renovación: La vigencia de una marca es de 10 años pero el titular podrá renovarla indefinidamente

¿Cuál es el término de la vigencia del derecho marcario?

La vigencia de una marca es de diez años, contados a partir de la fecha de concesión de su registro. Por tanto, el titular marcario deberá solicitar la renovación del derecho con una antelación no inferior a los seis meses para la caducidad.

Si no lo hiciera en ese tiempo, se ha previsto un periodo de gracia de seis meses para solicitarla, posteriores a la caducidad. La consecuencia de no solicitarse la renovación o de hacerlo por fuera del término establecido, será la pérdida del derecho sobre la marca para el titular, pudiendo cualquier persona intentar posteriormente su registro.

Principios

¿Cuáles son los principios generales de protección marcaria?

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Territorialidad:

La protección de los derechos de PI se limita únicamente al territorio del estado que los concede y reconoce

Especialidad:

El registro marcario otorga una protección a las prestaciones para los cuales se concedió, permitiendo la coexistencia de marcas semejantes para productos y servicios diferentes

Trato Nacional

Colombia dará a los extranjeros el mismo trato que a sus nacionales en relación con la protección de sus signos distintivos

Uso real y efectivo:

El titular de una marca está obligado a usarla en el mercado.

¿ Cuáles son las funciones de la marca?

Las marcas juegan un papel principal en el intercambio de bienes y servicios, en tanto informan al consumidor o usuario acerca de la naturaleza de un producto o servicio, de sus características, sus atributos y su origen, facilitando así la escogencia entre unos y otros, al mismo tiempo que aligera la puesta en circulación de bienes y servicios por los empresarios, quienes ven fortalecida su labor a medida que la marca es reconocida por el destinatario final .

Informadora

Garantia

Funciones De condensación de Goodwill

Publicitaria

Inversión

1. Función informadora del origen empresarial: La función fundamental de la marca es la de permitirle al consumidor o usuario asociar un producto o servicio a un origen empresarial, sin que ello quiera decir que el destinatario final de los mismos conozca o pueda conocer quien lo ha fabricado o distribuido.

2. Función de garantía: La marca también indica al consumidor o usuario qué, aquellos productos o servicios puestos en el mercado bajo un mismo signo distintivo, gozan de características homogéneas y uniformes, asegurando, por tanto, un mismo nivel de calidad y de satisfacción de sus necesidades. Esto exige que el titular de la marca se esfuerce por mantener (o mejorar) la calidad del bien ofertado para consolidar la aceptación del destinatario final en el mercado.

3. Función de condensación de goodwill: La marca está llamada a ser un indicador de buena reputación y prestigio, cimentado por la aceptación que los productos o servicios puedan llegar a tener dentro del público consumidor; lo anterior hace que en algún momento adquiera “una fuerza sugestiva en sí misma” que hace que el consumidor se incline a adquirir los productos o servicios que identifica .

4. Función publicitaria: La divulgación de la marca a través de anuncios publicitarios para promocionar los bienes y servicios que su titular ha puesto en el mercado, permiten el establecimiento de vínculos entre el usuario y el producto que generan recordación, y que facilitan su posicionamiento, al punto de poder consolidarse como marcas fuertes, notorias o renombradas .

5. Función de inversión: Las marca también pueden ser empleadas para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y fidelizar la clientela. La función de inversión es diferente de la función publicitaria, pues el uso de la marca para adquirir o conservar una cierta reputación no sólo se lleva a cabo a través de la publicidad, sino también por medio de diversas técnicas comerciales.

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¿Qué requisitos debe cumplir una marca para poder ser objeto de registro?

Para que un signo pueda ser amparado como marca, ha de cumplir con ciertos requisitos imperativos que le atribuyen la capacidad para cumplir su función como tal, permitiéndole al consumidor o usuario identificar, valorar, diferenciar y seleccionar un producto o servicio sin riesgo de confusión o error acerca de su origen o su calidad.

Estos requisitos son los siguientes: 1. Perceptibilidad: Dado que una marca es un bien intangible, el signo que la constituye deberá tener aptitud para ser captado o recibido por alguno de los sentidos, permitiendo su diferenciación e individualización .

2. Susceptibilidad de representación gráfica: Este requisito hace referencia a la necesaria materialización del signo para poder ser considerado como marca; la materialización comercial de la marca puede ocurrir a través de palabras, vocablos, gráficos, sonidos, colores, olores, etc.

3. Distintividad: Con ello nos referimos a la capacidad que debe tener un signo para identificar entre sí los productos o servicios concurrentes en el mercado, así como también su origen empresarial.

El TJCAN ha señalado que un signo es suficientemente distintivo cuando: “sirve para identificar un producto o un servicio por sí mismo, sin que se confunda con las características primordiales de los otros signos; por lo tanto, a un signo que no tiene esa característica le faltaría su función esencial que es la de distinguir unos productos de otros”.1

Además de estos requisitos ¿qué otros aspectos debe cumplir una marca para ser admitida a registro?

Los artículos 135 a 137 de la Decisión 486 de 2000 consagran expresamente algunas condiciones adicionales que debe cumplir el signo para ser admitido a registro, cuya observancia deberá estar presente siempre, pues, de lo contrario, la SIC negará la solicitud.

Las causales consagradas en el artículo 135 ibídem hacen relación al signo en sí mismo y tienen carácter absoluto.

De permitirse su registro, no cumplirían con la finalidad propia de las marcas (distinguir) o conferirían a su titular una ventaja enorme sobre sus competidores.

Ningún empresario puede apropiarse en exclusiva de expresiones Genéricas

Descriptivas

Sirven para designar al producto o servicio mismo. Responden a la pregunta ¿Que es?

Hacen referencia a ciertos datos, características o elementos de los productos o servicios amparados. Responden a la pregunta ¿Cómo es?

Expresiones comúnmente utilizados por el empresario vinculado a un sector del comercio.

Funeraria para servicios funerarios

Luto para servicios funerarios

San o Santo para servicios funerarios

1

8

Uso común

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 8-IP-2002

Las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 136 son de carácter relativo, en la medida que buscan proteger derechos de terceros. En todo caso, la SIC deberá negar el registro de signos que puedan afectar otras marcas ya registradas o perjudicar a titulares de derechos o de otros signos distintivos legalmente protegidos.

Por último, el artículo 137 ibídem establece una causal de negación de aquellos signos solicitados cuando existan indicios razonables que le permitan a la SIC inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

¿Qué son las marcas débiles?

La fuerza y el carácter distintivo de la marca permite clasificarlas como débiles, fuertes y de distintividad media, dependiendo de la conjugación de los elementos constitutivos y de su capacidad para hacer de ella un signo evocativo, arbitrario o de fantasía .

Las marcas débiles suelen incluir dentro de sus elementos configurantes algunos que resultan inapropiables en exclusiva por ser de uso común, genéricos o descriptivos para el sector del comercio al que pertenecen los bienes o servicios amparados con la marca. Sobre los elementos inapropiables en exclusiva incluidos en un registro marcario no recaen los derechos de exclusiva, limitándose solamente a aquellos sobre los cuales recae la fuerza distintiva, que son los que ha tenido en cuenta la SIC al tomar la decisión de registro.

Incorporar una locución no monopolizable (genérica, descriptiva o uso común) que le resta fuerza al conjunto en que aparece

La expresión no monopolizable supone tolerar que otras marcas incluyan esa partícula

El titular de la marca débil no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, alegando, como única circunstancia la existencia de confundibilidad

Los elementos de uso común son marcariamente débiles

Los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

¿Qué significa vulgarización marcaria?

La vulgarización es un fenómeno que sufre la marca al dejar de ser distintiva para convertirse en descriptiva o genérica del producto o servicio en razón a su excesivo posicionamiento en el mercado.

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¿Cómo estan constituidas

las marcas?

Las marcas son el resultado de la unión de uno o más elementos estructurales que convergen en un signo, que se integran como una unidad indivisible. La doctrina se ha encargado de hacer múltiples clasificaciones, dentro de las cuales destaca una clasificación en torno a la aparición de nuevas formas de marcas utilizadas por el empresario..

Tipos de marca

Tradicionales

No tradicionales

¿Cuáles son las marcas tradicionales?

Son aquellas que surgen de la unión de fonemas –vocales o consonantes-, trazos, líneas o dibujos.

Marcas tradicionales

De este grupo destacan las siguientes:

Denominativas, nominales verbales

Expresiones acústicas o fonéticas, formadas por 1 o mas letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados Integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Un elemento denominativo y un elemento gráfico.

Mixtas

La marca mixta es una unidad (nominativo + gráfico, como uno solo). Se protege en su integridad y no a sus elementos por separado Formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto

Gráficas

Elementos: 1) Trazado: líneas o rasgos del dibujo que forman el signo marcario. 2) Concepto: es la idea que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Un ejemplo de cada una de estas marcas es:

Denominativa

Remanso

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Mixta

Gráfica

¿Que son las marcas no tradicionales?

Son aquellas nuevas formas a las que ha acudido el empresario para identificar en el mercado sus bienes y servicios, apoyado por el advenimiento de las nuevas tecnologías. El elemento distintivo de este tipo de marcas puede estar presente en el textura de una botella, un olor característico, la posición que ocupa el signo en el producto, el color circunscrito a una forma, un sonido, un holograma, la apariencia externa de un local de comercio, entre otras, siempre teniendo presente que dichas expresiones no pueden corresponder a características funcionales del producto (un olor no podría ser una marca para identificar un perfume ni un sabor para identificar alimentos).

Estas, a su vez, pueden clasificarse de la siguiente manera:

Marcas no tradicionales Trade dress

Otras

Gustativas

Sonoras

Olfativas

Otras

No visuales

De color

De posición

Hologramas

Tridimensionales

De textura

Visuales

¿Por qué las marcas están asociadas a unos productos o servicios específicos?

Una marca está vinculada a un listado de productos o servicios que han sido especificados en la solicitud de registro. Para facilitar dicha vinculación se utiliza la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957. Si bien Colombia no ha adherido al tratado en mención, acude a él en virtud del artículo 151 de la Decisión 486 de 2000.

La clasificación de Niza tiene 45 clases de las cuales las primeras 34 agrupan productos y las últimas 11 servicios:

1-5

6 - 14

15 - 21

22 - 27

Productos de industria química y conexos

Metales y objetos de metal.

Otros productos de la técnica.

Textiles (materias brutas y productos de esta materia y las industrias conexas

28

29 - 31

32 - 33

34

Juguetes, juegos articulados de gimnasia y deporte.

Productos alimenticios.

Bebidas

Tabaco y productos de industrias conexas

35 - 45 Servicios repartidos según el carácter de la empresa que lo presta.

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¿Cuáles son las facultades

del titular marcario?

El titular de un derecho marcario puede ejercer las facultades positivas y negativas inherentes al derecho de propiedad, tales como incorporar al mercado productos empacados o envasados con su marca en su presentación, ofrecer en el mercado servicios diferenciados mediante la marca, utilizar la marca en la publicidad comercial de sus productos, usarlas en redes informáticas o como nombre de dominio, oponerse y reprimir actos de violación de su marca, entre otros.

Prerrogativas derivadas del derecho de propiedad: Facultades positivas

Facultad negativa

Usar: utilizar la marca

Gozar: obtener provecho de la marca (licencia)

Disponer: abandonar o renunciar al derecho

Prohibendi: impedir a terceros el uso

Funeraria La Calidad S.A.S. es una persona jurídica que presta servicios funerarios en una región de Colombia.

Ante la SIC registraron la marca LA ETERNIDAD para amparar servicios comprendidos en la clase del Arreglo de Niza.

La Calidad S.A.S. usa la marca al identificar los servicios por ellos ofrecidos en esa pujante región del país. En ejercicio de la facultad para gozar del derecho marcario, y con el propósito de hacer presencia en el norte del país, Funeraria La Calidad S.A.S. celebró un contrato de licencia marcaria con la Funeraria Rosas del Cielo S. A. quien podrá usar la marca LA ETERNIDAD solo en ese departamento. Además, Funeraria La Calidad S.A.S. debió iniciar una acción de competencia desleal por actos de confusión en contra de Rituales del Monte Alto S.A.S. porque esta última estaba usando ilícitamente la marca LA ETERNIDAD en un pequeño pueblo.

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¿Cuándo puede ejercerse

el ius prohibendi?

La Decisión 486 de 2000 (Artículo 155) menciona en qué casos el titular marcario puede verse afectado por el uso indebido que terceros no autorizados podrían hacer de un derecho marcario, al incorporar bienes identificados con otras marcas idénticas o similares para productos o servicios que están vinculados competitivamente. Esta realidad justifica la existencia de una prohibición en cabeza del titular para impedir el uso sin autorización de signos idénticos o similarmente confundibles.

El uso indebido de los signos distintivos ajenos tiene en común ciertos elementos que configuran la afectación del titular: cuando su marca es usada en el tráfico económico, sin su autorización, mediante un signo idéntico o similar utilizado a título de marca, menoscabando o pudiendo menoscabar las funciones que ésta desempeña en el mercado, desencadenando un riesgo de confusión o asociación que le permitirá aprovechar indebidamente y menoscabar el carácter distintivo de la marca, siempre que no esté amparada por un límite al derecho exclusivo o este no se haya agotado.

El IUS PROHIBENDI puede ser ejercido cuando se cumplan con estos 4 requisitos

Uso a título de marca en el tráfico económico -Título con fin distintivo-

Sin el consentimiento del titular de la marca

Para productos o servicios idénticos o semejantes o para productos no semejantes (aprovechamiento indebido de notoriedad)

Debe menoscabar o poder menoscabar las funciones de la marca

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¿En qué casos no opera

el ius prohibendi?

El titular de una marca registrada no puede prohibir “porque sí” cualquier uso de su marca y, menos, si con dicho uso no tiene lugar un perjuicio, ni siquiera tratándose de una marca notoria o renombrada. Esto es así en virtud de la naturaleza del ius prohibendi, que faculta al titular de la marca para proteger sus intereses específicos, garantizando el cumplimiento de las funciones que le son atribuidas, por lo que prohibir el uso en todos los casos, por capricho de su titular, podría también alterar artificialmente el mercado al dificultar el tráfico de ciertos bienes vinculados a la marca.

En este sentido, existen algunos usos marcarios, como los que cumplen un fin meramente descriptivo, que han sido reconocidos por el TJUE como excluidos del ámbito del ius prohibendi en razón al no menoscabo de los intereses de su titular. 2

La Funeraria La Calidad S.A.S. ofrecía en venta cofres de calidad superior, sin embargo, entregaba otros de una línea económica. Tras una investigación le fue impuesta una sanción por publicidad engañosa. Algunos días después, la Funeraria San Ruperto S.A. emitió un anuncio publicitario en el que comparaba su marca con la de Funeraria La Calidad S.A.S. mencionando las sanciones impuestas por vender cofres de diferente calidad al ofrecido.

En una situación como la anterior, Funeraria La Calidad S.A.S. no puede oponerse a la inclusión de sus marcas en el anuncio publicitario si la comparación atiende a criterios extremos análogos, relevantes, y comprobables, pudiendo en estos casos usarse la marca ajena sin que se constituya infracción.

¿Que son las marcas notorias?

Las marcas notorias ocupan un lugar privilegiado dentro del derecho marcario. Estas gozan de una especial protección dado el grado de afectación que supone el aprovechamiento no autorizado en el tráfico económico, menoscabando o pudiendo menoscabar su capacidad para satisfacer las funciones que los signos distintivos desempeñan en el mercado. Ante el uso ilícito de una marca notoria, su titular goza de legitimización para desplegar las herramientas jurídicas de las que dispone para ejercer el ius prohibendi.

¿La marca notoria debe observar el principio de especialidad?

La especial protección de la que gozan las marcas notorias impide el registro de otros signos que sean similarmente confundibles, aun cuando no exista conexión competitiva entre los bienes y servicios que distinguen. La marca notoria se aparta del principio de especialidad con ocasión del aprovechamiento ilegitimo que el tercero no autorizado puede obtener, al causar en el consumidor una asociación ilegitima entre los signos en conflicto, siendo los bienes y servicios del tercero, de características diferentes a las amparadas por su marca (Fernández-Novoa, 2004).

Un empresario del sector funerario no podría escoger como su marca de servicios la expresión “JUAN VALDEZ”, argumentando que la venta de café servido en diferentes preparaciones no presenta relación de conexidad con el servicio funerario, pues ésta última ha sido reconocida como marca notoria, rompiendo con el principio de especialidad, extendiendo su protección a las demás clases del Arreglo de Niza.

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Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia del 14 de mayo de 2002, asunto c-2/00, hölterhoff vs freiesleben

Boletín Jurídico No. 12 Separata Revista Remanso Código ISSN 2357-5832 Material científico y cultural del sector funerario

DIRECCIÓN GENERAL María del Pilar Rojas Bustamante

JUNTA DIRECTIVA Luis Fernando Arango Madrid Jorge Iván Ospina Isaza Néstor Tabares Hernández Alberto Lorduy Tarón Siervo Tulio Molano Bautista Juan Camilo Tavera Arcila Juan Manuel Herrera Muñoz Freddy Guerrero Zapata Néstor Alonso Gaviria Grisales Trinidad Henao Romerin

ASESOR JURÍDICO Juan Carlos Martinez Salcedo Abogado. Especialista en Derecho contractual Magister en Derecho Privado.

Candidato a doctor en derecho Socio MartinezBaez Consultores SAS Martinez.juan@martinezbaez.com

DISEÑO EDITORIAL Francisco Camacho Remanso, carrera 13A No. 34-55 oficina 304 Bogotá, Colombia www.corporacionremanso.com.co remanso@corporacionremanso.com.co

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