Registro de Marca en Bolivia / Fortalezas y Debilidades

Dra. Mónica Rivero Directora en Bolivia Cervieri, Monsuárez & Asociados

En el Estado Plurinacional de Bolivia, la Oficina nacional competente para el registro de signos distintivos, entre ellos, las marcas, es el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

Pero, ¿Qué es una marca?, empecemos por decir, que la marca es un signo distintivo cuyo propósito fundamental es servir como medio para identificar productos o servicios en el mercado. Podemos señalar también que es el signo que otorga a una persona natural o jurídica la capacidad de identificar sus productos o servicios de otros idénticos o similares existentes en el mercado.

Las marcas pueden consistir en palabras, letras, números, dibujos, imágenes, formas, colores (delimitados por una forma), logotipos, figuras, símbolos, gráficos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, la forma de los productos, sus envases o envolturas o cualquier combinación de estos elementos.

Por tipo de marcas podemos señalar las siguientes:

Por la perceptibilidad de los sentidos

Nominativas

Figurativas

Mixtas

Tridimensionales

Sonoras

De color (delimitadas por una forma)

Olfativas

Gestuales

De movimiento

De posición

Por la función del signo

Comerciales Colectivas De certificación

Por el uso y difusión

Comunes Notorias

¿Cuáles son los principios que guían el derecho de marcas?

a) Territorialidad.- Este principio, la territorialidad, implica que la exclusividad que otorga el derecho de marca solo puede ser ejercida en el territorio para el que se concedió, en el caso boliviano, sólo se tendrá la titularidad dentro del Estado Plurinacional de Bolivia.

b) Especialidad.- Este principio señala que la marca se protege, los productos o servicios para los que fueron registrados. El sistema de marcas ha creado una lista de diferentes categorías o clases en las cuales se agrupan productos o servicios homogéneos. Esta lista recibe el nombre de “Clasificación Internacional del Arreglo de Niza” y está compuesto por 45 clases divididas en: 34 de productos y 11 de servicios.

La importancia que tiene esta clasificación radica en que la protección que se obtiene con el registro de marca se da para cada clase, esto quiere decir que aún si hay marcas idénticas, si estas están en clases de productos que no se relacionan y que, por tanto, no producen que el consumidor se confunda, las mismas podrán coexistir sin ningún problema en el mercado.

Pasos para registrar una marca.

a) Lo primero a tener en cuenta para elegir un signo que pueda identificar productos y servicios en el mercado, es saber aquello que no puede ser objeto de protección a través de un derecho de marca. La normativa andina aplicable, es la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, de fecha 1 de diciembre de 2000, la ha establecido las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas.

Por ejemplo, en las causales absolutas tenemos a los signos que tengan una forma usual de un producto (en caso de marcas tridimensionales); las que sirvan para describir las cualidades de los productos, su procedencia geográfica o cualquier dato que aporte información al consumidor; consista exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio; consista en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica, etc.

Las causales relativas, son aquellas que tienen que ver con los derechos de otras personas y donde el signo solicitado podría perjudicar los derechos preconstituidos de terceros, tales como: • Marcas

• Nombres comerciales, enseñas comerciales

• Lemas comerciales

• Identidad o prestigio de personas jurídicas o nombre, derecho a la imagen de personas naturales

• Derecho de autor u otro derecho de propiedad industrial • Nombres de comunidades indígenas, afroamericanas o locales

Dentro de estas causales relativas de irregistrabilidad, también se encuentran otras situaciones en las que no se concede el registro de la marca, por ejemplo, cuando la marca la solicita un representante o ex representante de una empresa extranjera sin autorización.

Finalmente, el SENAPI podrá negar el registro de una marca cuando tenga indicios razonables que la solicitud se realiza para cometer un fraude o un acto de competencia desleal. b) Como segundo paso, es la búsqueda de antecedentes y parecidos fonéticos y gráficos. Con esto se podría evitar denegatorias de oficio o trámites contenciosos con terceros (por ejemplo, oposiciones) que podrían evitar el registro efectivo de la marca. c) Como tercer paso, es el diligenciamiento de la solicitud, es decir, proceder con la solicitud, cumpliendo con los requisitos establecidos en la normativa vigente, ante el SENAPI. d) Como cuarto paso, es el seguimiento al trámite, el cual pasará por las siguientes etapas: - Examen de forma. - Publicación.

- Oposición. - Examen de fondo o registrabilidad.

Protección, duración y renovación del registro.

a) Protección del Registro.- Los derechos sobre el registro de marca tiene una protección territorial, en nuestro caso, la protección se tendrá únicamente en el territorio boliviano, lo que quiere decir que el registro carece de protección en el exterior.

b) Duración del registro.- El registro otorgado tiene una duración de diez (10) años, contados desde la fecha de su concesión. La marca podrá ser renovada indefinidamente por períodos sucesivos de 10 años, contados desde la fecha del vencimiento precedente. La solicitud de renovación deberá solicitarse dentro de un plazo de 6 meses anteriores a la fecha de vigencia, o en un plazo de gracias de 6 meses posteriores a esta fecha.

En caso de no solicitarse la renovación del registro, el derecho se extinguirá, y se entenderá que ha caducado de pleno derecho, lo cual quiere decir que cesará la protección a la marca sin necesidad de que el SENAPI se pronuncie.

Derechos otorgados.

Derecho al uso.- Una vez concedido el registro y expedido el certificado que convierte al solicitante como único y legítimo titular de la marca, se puede empezar a ejercer los derechos otorgados por la concesión, es decir, prohibir a cualquier persona que no cuente con autorización de realizar los siguientes actos: 1) Aplicar la marca sobre productos para los cuales se ha registrado; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, empaques de tales productos. 2) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. 3) Fabricar, tener o comercializar todo lo relacionado con las etiquetas, los envases, envolturas, etc. 4) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios. 5) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoria.

6) Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoria, cuando ello cause dilución de la fuerza distintiva o del valor del signo.

Valor de marca

El valor de marca es el valor (positivo o negativo) que un producto ha adquirido a lo largo del tiempo y procedente de la propia marca. Se produce mediante las asociaciones que las personas hacen y las expectativas que tienen sobre la empresa y sus productos.

Es consecuencia de la experiencia de los usuarios, clientes o no, sobre el producto o la organización y cómo lo perciben. Es un elemento intangible, ya que su valor no puede ser medido de manera material.

Provee a los clientes o al público objetivo de una razón para preferir los productos de la propia marca respecto a los de otras

Valor Positivo o Negativo

El valor de la marca será positivo o negativo dependiendo de la percepción que los usuarios tengan de los productos asociados a ésta. El tipo de percepción que se tenga se deberá a la gestión y construcción de la marca o branding.

Se encontrará un valor de marca positivo cuando se cuenta con una publicidad eficaz a lo largo de su historia. Asimismo, el producto ha conseguido satisfacer las necesidades y expectativas proyectadas por la marca.

Por el contrario, se tratará de un valor negativo cuando haya habido una mala gestión de la marca y esto repercuta al interés de los consumidores por el producto

El valor de marca y los activos intangibles

Aunque no se trate de un elemento físico, la marca supone un valor para la empresa. Es por ello que es fácilmente asociable a los activos intangibles. El total de las percepciones de los consumidores se pueden trasladar en resultados contables

Fortalezas del registro.-

El sistema de marcas en Bolivia, usa al registro como único medio de obtener un derecho de exclusiva sobre el signo registrado. Es por ello, que el registro de una marca otorga:

1) Seguridad jurídica, evitando que terceros usen la marca sin una autorización.

2) Se convertirá en un activo del titular de la marca.

3) Será una herramienta para promocionar los productos o servicios a los que se dedica el emprendedor. 4) Se podrá franquiciar, licenciar o vender, lo que supondrá una fuente adicional de ingresos.

En definitiva, los beneficios de registrar una marca para el emprendedor son muchos y es sin lugar a dudas, una herramienta de desarrollo empresarial acorde a la realidad de mercado que vivimos.

Debilidades del registro.-

No se puede hablar de debilidades de esta herramienta, pero se puede señalar que el SENAPI, debe mejorar en cuanto a la tramitación del registro, permitiendo el sistema mixto de solicitud de registro de marcas (on line en su verdadera magnitud y no como ahora como una simple “reserva de trámite” que debe ser ratificada en físico), además de brindar un servicio de seguimiento de trámites on line pero de manera real y sobre todo actualizada. De esta forma, se evitaría la carga del usuario o agente de ir cada vez al SENAPI a revisar sus trámites y estados.

De igual forma, el SENAPI debe crear programas de incentivo de registro de marcas para las MyPES y PyMES buscando tasas diferenciadas de tramitación con el fin de que éstas tengan un mejor acceso al mercado. De igual forma, estos programas deben estar enlazados con otras entidades estatales que coadyuven a la búsqueda de mejores mercados para la venta de sus productos y, por supuesto, una prestación de asesoramiento para el marketing de las marcas registradas, ya que una marca que no se publicita nunca será conocida por las personas.