1_9788498762129 by Editorial Tirant Lo Blanch

LA TITULARIDAD CONJUNTA DE LA MARCA (COMUNIDAD Y MARCA)

MARÍA ISABEL GRIMALDOS GARCÍA Profesora Titular (interina) de Derecho Mercantil Universidad de Murcia

Valencia, 2008

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A mi maestro, D. JosĂŠ Miguel Embid Irujo, por su ciencia, su paciencia y su amistad. A Ă&#x201C;scar, por todo.

ÍNDICE Prólogo ..........................................................................................................

Introducción ..................................................................................................

Capítulo I EL NACIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE MARCA, SUS FUENTES NORMATIVAS Y SU REGULACIÓN EN OTROS ORDENAMIENTOS 1. El nacimiento de la Comunidad de marca .............................................. 1.1. La Comunidad originaria de marca ................................................ 1.2. La Comunidad derivada de marca .................................................. 1.3. La Comunidad de marca y la sociedad entre los comuneros ......... 2. Fuentes ................................................................................................... 3. La Comunidad de marca y su regulación en otros ordenamientos .........

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Capítulo II LA COMUNIDAD DE MARCA EN SU DIMENSIÓN EXTERNA: EL USO INDEPENDIENTE DE LA MARCA POR LOS COMUNEROS 1. El uso independiente de la marca común ............................................... 1.1. El problema .................................................................................... 1.2. Las funciones de la marca y su tutela jurídica ............................... A) La función indicadora de la procedencia empresarial del producto o servicio........................................................................ B) La función indicadora de la calidad del producto o servicio ... 1.3. La innecesariedad de un acuerdo regulador del uso individual de la marca .............................................................................................. 2. El acuerdo regulador del uso individual de la marca ............................. 2.1. Posibles contenidos del acuerdo..................................................... 2.2. Límites al acuerdo de uso ............................................................... A) Límites derivados del Derecho antitrust .................................. A.1. Acuerdos para homogeneizar la calidad de los productos A.2. Acuerdos para distinguir los productos o servicios a través de mecanismos diferentes al de la aplicación de la marca ............................................................................... B) Límite derivado del derecho al uso individual ........................ C) Límite derivado de la cuota ..................................................... D) Límite derivado del régimen de concesión de licencias de la marca común establecido por la LM .......................................

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E) Límite derivado del régimen de adopción de acuerdos sobre el uso individual de la marca establecido por la LM ................... 3. Efectos del acuerdo regulador del uso.................................................... 4. Oposición al uso de la marca..................................................................

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Capítulo III LA COMUNIDAD DE MARCA EN SU DIMENSIÓN INTERNA: FACULTADES INDIVIDUALES DE LOS COMUNEROS 1. Legitimación activa de cada comunero para ejercitar acciones en defensa de la marca común.................................................................................. 2. Legitimación activa para cualquier acto ordenado a conservar la marca .......................................................................................................... 2.1. Consideraciones generales ............................................................. 2.2. Sobre la carga del uso..................................................................... 3. La transmisión de la marca o de la cuota y los derechos de tanteo y retracto de los partícipes ......................................................................... 3.1. Introducción ................................................................................... 3.2. El significado del término cesión ................................................... 3.3. La cesión de “la marca o de una participación” ............................. 3.4. El derecho de tanteo ....................................................................... A) La notificación previa .............................................................. B) El plazo .................................................................................... 3.5. El derecho de retracto ..................................................................... A) La falta de aviso y la cesión en forma distinta a lo prevenido en la notificación...................................................................... B) Plazo de ejercicio y plazo de caducidad del retracto ............... 4. Derecho a la división de la cosa común .................................................

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Conclusiones .................................................................................................

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Bibliografía ...................................................................................................

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PRÓLOGO 1. Dentro de la temática correspondiente al Derecho de la Propiedad Industrial, los estudios sobre marcas han adquirido en los últimos años una particular significación entre la doctrina española, tanto por lo que se refiere a su frecuencia como, en términos generales, a su nivel científico. Siguiendo los caminos ejemplarmente trazados por nuestros más destacados autores —entre los que ha de mencionarse la relevante contribución del prof. Carlos Fernández Nóvoa—, es hoy habitual encontrar una amplia y variada producción científica que recorre el completo iter de la vida jurídica de este concreto ejemplo de signo distintivo. Ese nutrido grupo de publicaciones contempla, desde luego, el significado de las marcas dentro del ordenamiento español, sin desdeñar, por ello, su relieve en el ámbito supranacional, con especial atención al proceso de la armonización y unificación de su régimen jurídico en la Unión europea. A la vez, debe repararse en el hecho de que la doctrina española se ha concentrado, sobre todo, en el análisis monográfico de las muy diversas vertientes que pone de manifiesto la regulación legal de las marcas; abundan, así, los estudios minuciosos sobre aspectos concretos de su régimen jurídico y son menos frecuentes las presentaciones de conjunto, quizá debido a la dificultad de abordar con ponderación y conocimiento suficiente el marco entero de la dimensión jurídica de estos signos distintivos. Con todo, los lectores interesados en la materia, cuyo número, por suerte, no cesa de aumentar, disponen de un amplio elenco de referencias doctrinales para abordar con seguridad los muy distintos problemas que se plantean en la práctica. 2. A la vista de lo que antecede, no puede sorprender la publicación del libro que ahora presentamos, en el que su autora, la Dra. María Isabel Grimaldos, profesora de Derecho Mercantil en la Universidad de Murcia, analiza con detalle los problemas jurídicos derivados de la titularidad conjunta de la marca. Decimos que esta publicación no resulta sorprendente si la enmarcamos en la realidad que acabamos de describir, es decir, incluyéndola en el ancho cauce de las publicaciones relativas al Derecho de Marcas en nuestro país. Pero, quizá quepa invertir la valoración, y afirmar, por lo tanto, una sorpresa difícilmente disimulable, cuando advertimos la escasez de aportaciones dedicadas al estudio de las relaciones entre la situación de comunidad de los titulares del signo y el

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régimen jurídico de la marca. Al margen de los consabidos comentarios legislativos, centrados, como no podía ser menos, en la hermenéutica del artículo 46 de la Ley de Marcas en vigor, o de aportaciones más circunstanciales, se echaba en falta una contribución más detenida que permitiera, cuando menos, situar y ordenar los numerosos problemas derivados de la “conjunción” entre comunidad y marca, así como apuntar los pasos para conseguir una solución satisfactoria de los mismos. No puede olvidarse que en esa relación recíproca de instituciones ubicadas en marcos de referencia nada homogéneos, todo o casi todo resulta problemático: desde la naturaleza jurídica del modo o forma de organizar la cotitularidad (bien la comunidad de bienes, propiamente dicha, bien la sociedad) hasta las circunstancias relativas a la actuación de los titulares, ya sea hacia el exterior, ya sea en el ámbito interno de la comunidad. Gracias a una adecuada sistematización, la autora ha podido perfilar el tratamiento de las cuestiones implicadas alrededor de los temas que acabamos de esbozar. Así, tras contemplar el nacimiento de la comunidad de marca y la susceptibilidad de la existencia de una sociedad entre los comuneros, superando la tradicional distinción establecida en torno al ánimo de lucro, se contempla el posible uso independiente de la marca por ellos, es decir, la dimensión externa de la situación de cotitularidad. A tal efecto, valora Grimaldos la existencia, no requerida por el artículo 46 de la Ley de Marcas, del acuerdo regulador del uso individual de la marca, analizando, a la vez, en uno de los apartados más relevantes de la monografía, los posibles límites al mismo. El tercer y último capítulo del libro se centra en el estudio de la dimensión interna de la situación de cotitularidad sobre la marca. Aquí se pasa revista a la legitimación de los comuneros en punto a la conservación y división de la cosa común, sin perjuicio de sus facultades en torno a la transmisión (rectius, cesión) de la marca y de su cuota respectiva. En este último ámbito han de tenerse en cuenta, y así lo hace la autora, los derechos de tanteo y retracto de los comuneros. 3. No ha sido infrecuente entre los especialistas afirmar la problemática relación existente entre el régimen específico de las modalidades de la propiedad industrial y el marco jurídico-privado, propio del Derecho civil, que necesariamente las engloba. Si los diferentes supuestos de derechos de exclusiva surgieron como una suerte de propiedad especial, es lo cierto que la evolución de la temática sobre la que se proyectan —condicionada por el mercado y el ejercicio de la actividad empresarial— ha conducido a una cierta pretensión de autonomía normativa e

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institucional que, por desgracia, ha hecho olvidar durante demasiado tiempo la necesidad de contemplar aspectos de la dogmática privada y del Derecho civil para conseguir un tratamiento jurídico pleno de todos ellos. En el caso de las marcas, en particular, la situación de cotitularidad no es, precisamente, una rareza en la práctica, y el hecho de que mediante ella los comuneros consigan acumular la propiedad del signo y la facultad de usarlo obliga inevitablemente a conjugar las normas “dinámicas” del Derecho de marcas con los preceptos, si se quiere “estáticos” de la comunidad. En esa compleja dialéctica se sitúa el presente libro, en el que Maribel Grimaldos aporta una clara y rigurosa exposición de los problemas planteados por la figura objeto de análisis, aportando valiosas conclusiones que, a buen seguro, ofrecerán a los interesados en el tema una guía sólida para resolver las dificultades que plantea la situación de cotitularidad de la marca. JOSÉ MIGUEL EMBID IRUJO

INTRODUCCIÓN “La marca o su solicitud podrá pertenecer “pro indiviso” a varias personas”. Así comienza el art. 46 de la Ley de Marcas de 2001 (LM), en la que, por primera vez en nuestro Ordenamiento Jurídico, se establece una regulación específica para la cotitularidad de la marca. A diferencia de lo que ocurría en otros Ordenamientos1, en el Derecho español no se cuestionaba, con anterioridad, la admisibilidad de esta figura2. La Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, incluía una mención a la misma en el art. 41.2, conforme al cual, “a los efectos de su cesión o gravamen, la solicitud de registro de marca o la marca ya concedida son indivisibles, aunque puedan pertenecer en común a varias personas”. El legislador establecía así el principio de indivisibilidad de la marca o su solicitud a los efectos de su transmisión o gravamen, y hacía una mera referencia a la cotitularidad de la marca que implicaba su admisión, pero a la que no acompañaba la necesaria ordenación de la misma. Antes de la Ley de Marcas de 1988, el art. 11.2 del Estatuto de la Propiedad Industrial se remitía en esta materia al Código Civil, previniendo que “Cuando sean varios los poseedores, la indivisibilidad se regirá por las disposiciones del Código civil sobre la comunidad de bienes”. La ausencia de una regulación específica en esta materia provocó que la doctrina recurriera al régimen general de la comunidad de bienes del Código Civil y a la aplicación analógica de otras normas reguladoras de las cotitularidades de bienes inmateriales distintos de la marca (especialmente la prevista para la comunidad de patente en la Ley de patentes de 1986 en su art. 723).

Véase el apartado La Comunidad de Marca y su regulación en otros Ordenamientos. Aunque esa era la opinión predominante, se oponía a ella GONDRA ROMERO, “Teoría general de los signos de empresa”, AA.VV., Estudios Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez, t. I, Madrid, 1996, p. 853. Este autor consideraba que la cotitularidad de la marca era incompatible con su función distintiva. VÁZQUEZ LEPINETTE, La cotitularidad de los bienes inmateriales, Valencia, 1996, p. 51, se mostraba partidario de la aplicación analógica de la regulación ex art. 72 LP a la cotitularidad de otros bienes inmateriales. También FERNÁNDEZ NOVOA, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid, 2001, p. 421, parece de esta opinión, al menos en lo referido a la legitimación de cada cotitular para entablar acciones contra terceros en defensa de la marca. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, “La

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La actual Ley de Marcas establece una regulación propia con la que se quiere superar la laguna precedente. El art. 46.1 establece que la comunidad de marca se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en el mismo, y, en último lugar, por las normas del Derecho común sobre la comunidad de bienes. Las disposiciones específicas del art. 46 LM sobre la cotitularidad de la marca regulan aspectos ya previstos en Derecho Civil, a fin de establecer las singularidades necesarias a esta figura y de tutelar especialmente a los partícipes. En ellas se atiende tanto a la vertiente interna de la comunidad (derechos de tanteo y retracto, ejercicio de acciones en defensa de la marca, oposición al uso de la marca), como a su vertiente externa (el uso independiente de la marca por cada partícipe y la concesión de licencias). En efecto, el estudio de la cotitularidad de la marca exige atender a esta figura desde dos puntos de vista: la ordenación de las relaciones ad intra, que determinará el conjunto de derechos y obligaciones que los comuneros tienen entre sí; y la ordenación de la marca ad extra que se presenta como materia de especial interés. Y es que la cotitularidad de la marca consiste en una situación de propiedad plural de un bien inmaterial, la marca, que cumple con diversas funciones en el tráfico económico. En el caso de que una o más de estas funciones resulten protegidas por el Ordenamiento, debe considerarse su adecuada tutela cuando nos pronunciemos sobre la licitud del uso independiente de la marca que realice cada uno de los comuneros4. Ciertamente, nuestro Ordenamiento conoce de otros supuestos de hecho en los que una pluralidad de sujetos utiliza la misma marca. Así ocurre en el caso de la licencia de marca, de la marca colectiva y de la marca de garantía. Con el contrato de licencia de marca el titular de la misma concede a otro empresario el derecho de hacer uso del signo sin compartir su propiedad. La concesión de la licencia puede implicar la suspensión de la actividad del titular o el uso paralelo de la marca por el titular y su licenciatario. En este último supuesto, la licencia determina un uso simultáneo de la marca, concedido por el licenciante para expandir la producción en un determinado lugar o en relación a un determinado

comunidad de Marca en la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988”, Revista de Derecho Privado, 1993, p. 791, entendía que la posibilidad de aplicar analógicamente el régimen de la comunidad de patente a la de marca era inadecuada. MARTÍN ARESTI, “Artículo 46. Principios Generales”, en AA.VV. (Dirigido por Bercovitz Rodríguez-Cano/García-Cruces González), Comentarios a la Ley de Marcas, Cizur Menor, 2003, p. 706.

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género de producto, o también para mejorar la producción, disfrutando de la capacidad y la especialización del licenciatario. Más el uso concurrente no implica la cotitularidad. Con el contrato de licencia de marca la propiedad del signo permanece en un solo sujeto, el licenciante, facultado para determinar a través del negocio, sin el consenso de otro u otros titulares, el modo en que la marca será utilizada en el mercado por los usuarios-licenciatarios. El uso por varios sujetos propio de la marca de garantía5 también posee connotaciones del todo distintas al que supone la comunidad de marca. La marca de garantía es utilizada por una pluralidad de empresarios autónomos entre sí que, por el hecho de compartir determinadas técnicas productivas o estar situados en un mismo ámbito territorial, producen bienes con características análogas. No obstante, los empresarios que usan la marca colectiva no son titulares de la misma. La titularidad del signo pertenece a otro sujeto no empresario, y la función que desempeña la marca es la de garantizar el origen, la naturaleza y la calidad de los productos o servicios contraseñados por la marca colectiva, por lo que aquél está obligado a ejercer un control de calidad sobre los co-usuarios del signo. Como garantía de la seriedad con que la competencia del titular debe ser cumplida, él mismo no puede usar la marca [cfr. art. 73. e) LM]. En consecuencia, en la marca de garantía el uso y la titularidad se encuentran totalmente separados: el sujeto titular no puede hacer uso del signo y los usuarios no son, ni podrían ser, propietarios del mismo. La proximidad entre usuarios y propietarios del signo es mayor en las marcas colectivas. En estas, como es sabido, el acceso al uso viene condicionado por requisitos de índole subjetiva. No basta con cumplir unas determinadas condiciones objetivas de acceso al uso sino que, además, es preciso ser afiliado a la asociación titular de la marca. Es decir, en la marca colectiva los usuarios son, simultáneamente, miembros de la persona jurídica titular de la marca, en consecuencia, los intereses de ésta vendrán a coincidir con los intereses de los usuarios, mientras que en la marca de garantía los intereses del titular y de los usuarios pueden no ser siempre conciliables. En la comunidad de marca, al contrario de lo que ocurre en la licencia de marca y en las marcas colectiva y de garantía, la copropiedad y el uso recaen sobre los mismos sujetos. Como consecuencia de ello, en la comunidad de marca se han de conciliar los derechos de propiedad y de 5

Sobre las marcas colectiva y de garantía véase LARGO GIL, Las Marcas Colectivas y las Marcas de Garantía, Cizur Menor, 2006.

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uso de todos los comuneros, uso al que están legitimados, precisamente, por su condición de propietarios. A diferencia de los supuestos anteriores, ninguno de ellos posee, por sí solo, la facultad de controlar el uso que de la marca haga el resto de cotitulares-usuarios, sino que deben someterse al régimen de mayoría previsto por el art. 46.1 LM. La necesidad de conciliar sus derechos como copropietarios en el orden interno, con el uso simultáneo del signo, con trascendencia en el mercado, constituye una característica esencial de la comunidad de marca que debe considerarse en el momento de su estudio. Nuestro trabajo pretende abarcar ambas dimensiones de la figura, interna y externa, y, también, para procurar una visión global de la misma, abordar cuestiones estrechamente conectadas como, entre otras, los posibles orígenes de una situación de cotitularidad de marca, o las distintas funciones de la marca. Antes es necesario hacer una precisión. Estudiaremos la situación consistente en que el derecho de propiedad sobre la marca pertenezca a varios sujetos, por ser éste el supuesto que más frecuentemente suele producirse en la práctica. Pero no debe olvidarse que basta con que varios sujetos sean titulares del mismo derecho, por ejemplo, varios usufructuarios de una marca, para que se produzca una comunidad en cuanto a las facultades comunes (art. 392 Código Civil), por lo que, respecto a éstas, habría que aplicar las normas de la comunidad con las adaptaciones pertinentes6. Y lo mismo puede afirmarse en el caso de que concurran sobre una marca titulares de derechos diversos (v. gr. nudo propietario y usufructuarios). Aun cuando entonces no existe comunidad propiamente hablando, tales sujetos se encuentran en comunidad respecto de las facultades comunes7. Respecto a la utilidad material de este estudio, debemos indicar que la cotitularidad sobre una marca es, contra lo que pudiera creerse, una situación bastante repetida en la realidad. El registro de un signo como 6

Quizás por ello se critica el empleo de los términos “comunidad de marca” como sinónimo de copropiedad de la marca. En relación a la primera expresión, afirma GONZÁLEZ BUENO, “Artículo 46”, en AA.VV. (Coordinado por González Bueno), Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas, Madrid, 2003, p. 456, “Es este un término mucho más amplio que abarca cualquier derecho real y no sólo el de propiedad, único del que se ha ocupado el Legislador”. No obstante, en nuestro trabajo utilizaremos indistintamente una u otra expresión u otras análogas como “cotitularidad”. Al respecto, MIQUEL GONZÁLEZ, “Artículo 392”, en AA.VV. (Dirigido por Albaladejo), Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, t. V, v. 2, Madrid, 1985, pp. 21 y 22.

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marca ante la OEPM a favor de dos o más cotitulares se produce habitualmente, por ejemplo, en ámbitos como el de los grupos musicales: “Mocedades”, “Duncan Dhu” o “El último de la fila” entre los más conocidos, o “Rocieros de Ébora”, entre los que algo menos, son marcas españolas registradas pertenecientes a dos o más titulares. Pero puede darse, como es natural, en cualquier otro sector del tráfico, peregrino incluso, como ocurre con las marcas “Amigos de Ginés” o “Tertulia amigos de la capa y sombrero de Córdoba”. Algunos de los signos incluso se refieren a la situación de cotitularidad de sus condueños. Así pasa con “Unieren Herederos de Joaquín Claros Ventura Laboratorios Rayt” o “Fincas C.B. Carmen Belvis”. También existen marcas internacionales con efecto en España en régimen de cotitularidad como “Maserati” (para distinguir bujías y baterías), registrada a favor de Fernando y Luigi Spallanzani. Se revela así, junto al interés teórico del estudio, un interés de carácter práctico. El elevado número de situaciones de cotitularidad de marca y el valor económico de algunas de ellas es lo suficientemente relevante para que la ordenación de las relaciones jurídicas entre los comuneros, y entre estos y su signo con el público en general, merezca conocerse con mayor profundidad de lo que ha sido usual en la doctrina. De la cabal comprensión de esta institución y sus normas puede depender la eficaz y lícita explotación del signo poseído por varios y, también, por tanto, el prestigio que éste adquiera, en caso de cotitularidad originaria, o conserve, en caso de cotitularidad derivada, en el mercado.

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Capítulo I

EL NACIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE MARCA, SUS FUENTES NORMATIVAS Y SU REGULACIÓN EN OTROS ORDENAMIENTOS 1. EL NACIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE MARCA La cotitularidad de la marca puede surgir de forma originaria o derivativa. En el primer caso, dos o más personas adquieren el derecho sobre la marca conjunta y simultáneamente. En el segundo, la titularidad de la marca corresponde, ab initio, a un solo titular del que después deriva, inter vivos o mortis causa, el derecho de posteriores co-propietarios.

1.1. La Comunidad originaria de marca El art. 2 LM dispone que el derecho de propiedad sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con lo previsto por la propia ley. De ello se deriva que sólo puede existir una cotitularidad originaria si varios sujetos presentan la solicitud correspondiente de forma conjunta en la OEPM. A la marca registrada en España debe asimilarse, a estos efectos, la marca comunitaria registrada a favor de varios titulares. El art. 16 del Reglamento 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 dispone la aplicación del derecho interno a la marca comunitaria “en cuanto objeto de propiedad” en lo no previsto por el propio artículo citado, como ocurre, por lo que nos interesa, con el régimen de la cotitularidad de la marca. En su apartado 3, el art. 16 prevé los criterios de determinación del Derecho interno aplicable en el caso de cotitularidad. A su tenor, el Derecho aplicable vendrá determinado, en primer lugar, por la sede o domicilio del primer solicitante, o, en su defecto, por el lugar de establecimiento del mismo, si estos lugares estuvieran en algún Estado de la Unión. Si el primer titular inscrito careciera de sede, domicilio o establecimiento en cualquier Estado de la Comunidad, el Derecho aplicable será el de la sede, domicilio o establecimiento del segundo solicitante, y así sucesivamente, el de los siguientes titulares

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en el orden en que fueron inscritos. Si ninguno de ellos tuviera su sede o domicilio o establecimiento en un Estado miembro de la Comunidad será aplicable el del país sede de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, es decir, el del Estado español. No obstante, junto a la marca válidamente registrada, la LM ofrece protección jurídica a marcas no registradas que podrían ser objeto de cotitularidad. Entendemos que no es necesario, al respecto, entrar en la discusión dogmática acerca de si la propiedad de la marca se adquiere en nuestro sistema por el registro o por el uso8. Más útil que contestar a esta controversia resulta constatar que hay marcas no registradas a las que la LM concede tutela jurídica y, en consecuencia, que puede existir una cotitularidad en ese derecho sobre la marca no inscrita regida por las mismas normas, total o parcialmente, que la cotitularidad ex art. 46 LM9. 8

Vigente el antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial, la doctrina mayoritaria opinaba que nuestro sistema de adquisición del derecho de marca era mixto; esto es, el derecho sobre la marca podía adquirirse mediante su inscripción registral o mediante su notoriedad; véase FERNÁNDEZ NOVOA, “El nacimiento del derecho sobre la marca”, Revista de Derecho Mercantil, 1966, pp. 224 y ss.; GÓMEZ SEGADE, “El registro de la propiedad industrial en España”, Actas de Derecho Industrial, 1975, pp. 83 y ss.; BOTANA AGRA, “En torno a la consolidación de la marca registrada”, Actas de Derecho Industrial, 1976, pp. 323 y ss. Tras la entrada en vigor de la Ley de Marcas de 1988, la doctrina se dividió, debido al tenor de su art. 3. A favor de la inscripción registral como único medio de adquisición del derecho de marca, véase OTERO LASTRES, “La nueva Ley de Marcas”, La Ley, abril 1989, pp. 51 y ss.; LÓPEZ MEDRANO, “Reflexión sobre algunas cuestiones suscitadas por el nuevo Derecho español de marcas”, Revista General de Derecho, 1990, pp. 4566 y ss.; EMBID IRUJO, “Adquisición del derecho sobre la marca (comentario a la STS de 8 de marzo de 1991)”, La Ley, 2 de diciembre de1991, pp. 1 y ss.; MASSAGUER FUENTES, “Algunas cuestiones básicas acerca de la marca renombrada”, Aranzadi Civil, nº 23, 1994, pp. 11 y ss.; GONDRA ROMERO, “Teoría general de los signos de empresa”, cit., p. 846. A favor del sistema mixto, véase FERNÁNDEZ NOVOA, “Algunas claves del nuevo Derecho de marcas”, La Ley, 14 de marzo de 1989, pp. 1 y ss.; y, del mismo autor, Derecho de Marcas, Madrid, 1990, p. 34. MASSAGUER FUENTES, “La protección jurídica de la marca no inscrita”, AA.VV. (Coordinado por Gimeno Bayón-Cobos), Derecho de Marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, Barcelona, 2003, p. 48, se pronuncia en el sentido de que si el nacimiento del derecho sobre la marca se rige por un principio de registro, o mixto, de registro y uso, es cuestión esencialmente didáctica, porque lo fundamental es que sólo el registro da a su titular una tutela jurídica completa mientras que el uso de la marca puede dar, en su caso, derecho a una cierta protección jurídica. FERNÁNDEZ NOVOA, Tratado sobre Derecho de Marcas, cit., p. 91, se pronuncia por la existencia en la LM 2001 de un sistema mixto que conjuga armónicamente el principio de la inscripción registral con el principio de la notoriedad del signo.

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Así puede ocurrir, en primer lugar, con la marca notoriamente conocida en el sentido del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París. La LM (art. 34.5) equipara los derechos del titular de una marca registrada con los del titular de una marca no registrada notoriamente conocida en el sentido del artículo 6bis del CUP, al establecer que las disposiciones del art. 34 (Derechos conferidos por la marca) se aplicarán a aquélla (salvo lo previsto en el apartado 2. C). Es decir, a los titulares de la marca notoriamente conocida ex art. 6bis CUP se les atribuye los mismos derechos que a los titulares de marcas registradas, excepción hecha de los derechos reconocidos a los titulares de marcas notorias o renombradas10. Cuando el uso notorio del signo que da lugar a la protección prevista ex art. 34.5LM se compartió por varios sujetos, estos serán, en consecuencia, cotitulares de la marca y no hay razón sustancial por la que no quepa aplicarles las mismas normas que a los copropietarios de una marca registrada11. El segundo de los supuestos de marca no inscrita en España tutelada por la LM es la marca previamente protegida en uno de los países de la Unión de París o de los países miembros del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio frente a la marca de agente o representante (art. 10 LM)12. Aquella marca puede haberse adquirido tanto por virtud del registro como por el uso o la notoriedad exigidos conforme a la normativa aplicable en su país,

MASSAGUER FUENTES, “La protección jurídica de la marca no inscrita”, cit., p. 56. En contra, vigente la LM de 1988, VÁZQUEZ LEPINETTE, La cotitularidad de los bienes inmateriales, cit., pp. 208 y 209. Este autor abogaba porque la supresión del doble sistema de adquisición de la marca previsto por el art. 14 EPI (uso y registro) a favor del sistema establecido en el art. 3.1 LM (sólo registro) tenía por finalidad fomentar la seguridad jurídica eliminando la coexistencia de marcas registrales y extrarregistrales, por lo que admitir la posibilidad de defender la marca notoria no inscrita sería contraria a la finalidad del legislador. Debe considerarse, sin embargo, que la protección de la marca notoria no registrada ha cambiado notablemente con la LM 2001 (en extenso, véase MASSAGUER FUENTES, “La protección jurídica de la marca no inscrita”, cit., pp. 47 y ss.). Mientras que en el sistema vigente la marca extrarregistral notoriamente conocida en España en el sentido del art. 6 bis CUP se equipara a la marca registrada, en la LM 1988, el art. 3.2 sólo concedía a sus titulares unos medios de defensa de la situación fáctica (acción de nulidad contra el registro de una marca posterior incompatible) y sólo previa solicitud de inscripción de dicha marca en la OEPM (requisito que ha desaparecido en la Ley actual como presupuesto para la defensa de la marca extrarregistral notoria). Al respecto, MASSAGUER FUENTES, “La protección jurídica de la marca no inscrita”, cit., p. 59.

LA TITULARIDAD CONJUNTA DE LA MARCA...

y su titularidad puede corresponder tanto a personas con nacionalidad española como a nacionales de otro Estado. Pues bien, la LM reconoce a los titulares de la marca protegida frente a la marca de agente o representante la facultad de oponerse al registro de la marca del agente o representante, a formular contra la misma las acciones pertinentes de nulidad, reivindicatoria o de cesación conforme a lo previsto en la LM y en el art. 6 septies del CUP. Caso de existir una cotitularidad de la marca protegida ex art. 10 LM, es claro que habrá de aplicársele a la comunidad, con carácter general, el régimen propio de la cotitularidad de la marca en el país en el que resultara protegida. Pero entendemos que en el ejercicio de las acciones concedidas por la ley española para su defensa resulta aplicable lo previsto para los comuneros en el art. 46 LM en el sentido de legitimar a cada partícipe para ejercitar, por sí solo, las acciones civiles y penales en defensa de la marca. La LM también protege al titular de la marca que resultare perjudicado por la solicitud y registro del signo por tercero de forma fraudulenta, sin necesidad de que aquella hubiera adquirido notoriedad derivada del uso ni protección en virtud del Convenio de la Unión de París o del Acuerdo sobre Aspectos de los Derecho de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Este titular perjudicado está facultado ex art. 2.2 LM a ejercer la acción para “reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca”. Se trata de supuestos en que el tercero solicitante o, en su caso, ya titular, conocía la marca ajena, además, existe un título que legitima a la parte defraudada a la utilización y protección de la marca y, junto a ello, hay circunstancias que revelan la deslealtad de la solicitud y, en su caso, el registro del signo13. Lógicamente, de ser varios los titulares de la posición jurídica perjudicada con la solicitud o registro, puede hablarse de cotitulares de la marca y, en consecuencia, de la aplicación del art. 46 LM para el ejercicio de la acción reivindicatoria, con el mismo alcance que el indicado en el caso anterior. En último lugar, la marca meramente usada encuentra protección en la Ley de Competencia Desleal en los casos en que el registro de un signo idéntico o similar a la misma pueda inducir a confusión14. De ser varios los usuarios-titulares de la marca, será de aplicación el art. 46 LM para

Véase MASSAGUER FUENTES, “La protección jurídica de la marca no inscrita”, cit., pp. 62 y ss. Véase MASSAGUER FUENTES, “La protección jurídica de la marca no inscrita”, cit., pp. 67 y ss.