ESPECIAL PRIS PROPRIEDADE INTELECTUAL ENTENDA COMO REDUZIR OS CUSTOS DAS SUAS PATENTES.
SUMÁRIO Cutos associados ao portfólio de PI Atividades Estratégicas de Gestão de Portfólio Revisão de Portfólio funciona e gera valor A periodicidade da revisão de portfólio A Pris Consultoria
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PREFÁCIO Durante o mês de Agosto/2015 a Pris disponibilizou semanalmente conteúdos exclusivos e gratuitos sobre o melhor uso de portfólios de patentes. O objetivo do material é ajudar empresas e gestores a priorizar medidas importantes para que o portfólio deixe de ser visto como uma fonte de custo e se torne uma fonte efetiva de geração de valor. Uma das soluções mais abordadas foi a Revisão de Portfólio. Essa ação é fundamental para diminuir os impactos financeiros e operacionais de manutenção do portfólio. Esperamos que as publicações tenham sido úteis para vocês assim como foi interessante para nós organizar essas ideias e conceitos. Daniel Elói Partner Pris
4 PARTE 1
Custos associados ao portfólio de PI As organizações têm tido uma crescente preocupação em proteger seus ativos de PI e com isso o número de pedidos de patentes aumenta a cada ano. Instrumentos de PI também têm sido cada vez mais utilizados como fonte de geração de valor. Receitas de royalties e licenciamento, por exemplo, têm apresentado um crescimento expressivo ao longo das últimas décadas, como pode ser visto no gráfico abaixo. 90.000
160.000
Patentes concedidas pelo USPTO à depositantes de fora dos EUA
80.000
140.000
Receita mundial de royalties e licenciamento
70.000
120.000
60.000
100.000
50.000
80.000
40.000
60.000
30.000
40.000
20.000
20.000
10.000
U SD milhões
N úmero de patentes
180.000
Fonte: “Creating competition? Globalisation and the emergence of new technology producers”, Research Policy, nº 36, 2007 Ao mesmo tempo, a manutenção de um portfólio de patentes e outros mecanismos de PI gera custos altos e também esforço operacional. Os custos estão associados às taxas cobradas pelos órgãos oficiais de PI e também a despesas com serviços de terceiros, como escritórios e correspondentes internacionais. A figura abaixo resume os principais custos que uma patente gera ao longo de sua vida útil. Além dos custos indicados na figura, podem haver outras despesas com exigências e oposições. Taxas de manutenção (anuidades) Taxa do órgão oficial
Pré depósito
Depósito
Exame
Custo com Correspondentes no exterior
Custos com Escritório
Concessão
Custo com Análise de Patenteabilidade Custo com busca de Anterioridade Custo com Redação da Patente Outros (Ex: custo com tradudor)
Taxa do órgão oficial + Custos com Escritório + Custo com Correspondentes no exterior
Taxa do órgão oficial + Custos com Escritório + Custo com Correspondentes no exterior
Taxa do órgão oficial + Custos com Escritório + Custo com Correspondentes no exterior
Expiração
5 Como não há uma unificação dos sistemas de patentes ao redor do mundo, o titular deve depositar sua invenção em todos os países em que deseja a proteção, ou seja, os custos citados são replicados em cada país onde a patente é depositada. Para se ter uma dimensão dos custos, um estudo1 realizado pela American Intellectual Property Law Association (AIPLA) em 2007 aponta que escritórios norte-americanos cobravam, em média, cerca de US$ 8.500 para preparar um pedido de patente simples. A soma das taxas oficiais do depósito à expiração nos EUA gira em torno de US$ 15.0002. Sob o ponto de vista operacional, a área de gestão de PI da organização fica responsável por atividades como busca de anterioridade, redação de patentes, elaboração e revisão de documentação, controle de prazos, pagamentos e condução de processos de oposição e infração. Estas atividades são recorrentes e parte delas exige mão-de-obra especializada, o que leva a um esforço contínuo de gestão do portfólio.
Portanto, um portfólio de PI é um ativo capaz de gerar valor, porém oneroso. Se não for bem utilizado, gera altos custos e não agrega valor para a organização.
PARTE 2
Atividades estratégicas de gestão do portfólio Na parte 1 do nosso especial falamos sobre a importância de se fazer bom uso do portfólio de PI, devido aos altos custos e esforço operacional associados à sua manutenção. O problema é que, em muitas empresas, o foco da gestão de Propriedade Intelectual tem sido mais operacional do que estratégico.
Atividades operacionais (priorizadas):
Atividades estratégicas (deixadas em segundo plano):
Atendimento à prazos
Análise de patenteabilidade (custo x benefício)
Boa redação de patentes
Revisão estratégica do portfólio
Boa busca de patentes
Licenciamento de tecnologias
Condução de processos de infração
Exploração interna de tecnologias patenteadas
Para atividades como busca de anterioridade, redação de patentes e atendimento à prazos, geralmente existem processos bem desenhados, com responsabilidades bem divididas entre as áreas, o que leva à execução eficiente. Entretanto, atividades estratégicas que poderiam aumentar o valor gerado pelo portfólio de PI e reduzir os custos associados são deixadas em segundo plano. Para estas, geralmente não há um processo bem definido e nem fica claro as áreas responsáveis.
O quadro abaixo resume as principais atividades estratégicas de gestão e a forma como geram valor:
Atividades estratégias que trazem benefícios grandes e que devem ser prioziadas: ATIVIDADES
Análise de patenteabilidade (custo x benefício)
O QUE FAZ?
Avalia se o benefício do patenteamento (exclusividade sobre a tecnologia) justifica o custo da proteção.
BENEFÍCIOS Reduz custos ao evitar patenteamento de tecnologias que não trazem ganhos.
Exploração interna de tecnologias patenteadas.
Mapeamento de possíveis aplicações das tecnologias patenteadas e divulgação e para unidades operacionais.
Gera valor indiretamente ao maximizar os ganhos gerados pelas tecnologias patenteadas.
Revisão estratégica do portfólio
Avaliação qualitativa das patentes para tomada de decisão (manutenção, abandono, licenciamento) e priorização.
Reduz custos ao indicar para abandono patentes que não geram mais valor.
Seleção de tecnologias patenteadas para licenciamento, prospecção de interessados e negociação.
Gera receitas diretamente.
Licenciamento de tecnologias
A revisão contínua e estratégica do portfólio, em especial, é de grande importância pois auxilia as empresas a manterem em seu portfólio apenas patentes que geram valor e estão alinhadas com a estratégia organizacional.
7 PARTE 3
Revisão de portfólio funciona e gera valor! No texto anterior falamos como atividades estratégicas de gestão do portfólio de PI podem aumentar o valor gerado por ele. Agora vamos detalhar mais uma destas atividades: a Revisão do Portfólio. O objetivo principal da Revisão do Portfólio é avaliar quais patentes podem ser abandonadas por não estarem mais gerando valor para os negócios da organização. Patentes podem deixar de gerar valor por diversos motivos – a tecnologia pode ter se tornado obsoleta, por exemplo. Além da decisão de manutenção/abandono, a Revisão do Portfólio também pode ser aproveitada para outros fins, como:
Selecionar patentes para licenciamento, sem que haja perda de diferencial competitivo. Determinar as patentes “mais importantes” do portfólio, isto é, as que possuem maior potencial de geração de valor, para que sejam priorizadas em iniciativas da área de PI, como monitoramento de infrações e divulgação para áreas de negócio. Em resumo, a Revisão do Portfólio esclarece o papel da patente nos negócios da organização. Quais patentes devo manter no portfólio?
Quais patentes posso licenciar sem prejudicar a estratégia da empresa? Quais patentes devo priorizar na divulgação para as áreas operacionais?
Quais patentes devo priorizar no monitoramento de infrações?
A Pris desenvolveu em conjunto com empresas como Braskem, Embraer, Vale, Fibria e CPqD, uma metodologia para Revisão do Portfólio. Para a construção dessa metodologia são consideradas as particularidades de cada empresa, criando-se assim uma ferramenta apropriada a realidade de cada organização. A aplicação da metodologia envolve a área de PI e também áreas de negócios, que possuem informações essenciais para a tomada de decisão. O resultado principal da aplicação é um plano de ação para cada patente do portfólio, como abandono/manutenção, licenciamento e priorização em iniciativas da área de PI. Em um caso real de utilização da nossa metodologia, uma empresa que possuía um portfólio de 141 patentes obteve os seguintes resultados:
27
Patentes que devem ser mantidas e não transferidas
59
Patentes que devem ser mantidas mas podem ser licenciadas para não concorrentes.
9
46
Patentes que podem Patentes que podem ser licenciadas. ser abandonadas.
Como visto, mais de 30% das patentes do portfólio poderiam ser abandonadas. Sendo abandonadas, estas patentes gerariam, de 2015 à 2035, uma economia de mais de R$ 2,65 milhões¹ com despesas de manutenção.
8 PARTE 4
A Periodicidade da Revisão de Portfólio Uma questão recorrente é sobre a periodicidade de realização da Revisão do Portfólio. Como a maioria das questões relacionadas a decisões estratégicas, não existe uma resposta correta. Está claro que ela deve ser feita de forma recorrente, já que o ciclo de vida das tecnologias e mesmo o ciclo de vida dos produtos, pode fazer com que patentes fiquem obsoletas ou deixem de gerar valor para as empresas ao longo do seu período de proteção. No entanto, definir se a revisão deve ser feita anualmente, a cada 2 anos, 3 anos, ou mais, depende de alguns fatores. Pela nossa experiência, fatores determinantes para essa decisão incluem:
1. Ciclo de vida das tecnologias: Certamente um portfólio formado de tecnologias de processos siderúrgicos poderá ser revisado com menor frequência do que um portfólio de tecnologias de eletroeletrônicos, já que as mudanças de padrões tecnológicos são bem mais lentas no primeiro se comparado ao segundo exemplo.
2. Tipo de tecnologia protegida: Um portfólio composto basicamente por inovações de processo pode ter períodos de revisão diferentes de portfolios em que a tecnologia está relacionada diretamente a produtos. Em alguns casos, por exemplo na indústria farmacêutica, além da relação produto-patente ser direta, a patente é crucial para se obter um produto de alta rentabilidade. Nesses casos, obviamente, a necessidade de revisão dessas patentes é pequena (na verdade, as empresas gostariam de postergar o período de proteção, e não abandonar patentes).
3. Ciclo de vida dos produtos nessa indústria: Mesmo que um produto possua uma tecnologia inovadora em sua essência, é possível que seu ciclo de vida seja curto. Ou seja, ele pode ser descontinuado e a tecnologia deixa de ser aproveitada pela empresa, mesmo com o um longo prazo de proteção vigente (ótima oportunidade de licenciamento, certo?). Nesse caso, as revisões podem ser feitas de forma mais recorrente.
4. Estratégia da Companhia: Alguma mudança significativa na estratégia da empresa pode levar a uma revisão imediata de uma parcela do portfólio. Por exemplo, quando uma empresa deixa de atuar em determinada linha de negócio pode existir uma grande oportunidade de transferência, licenciamento e abandono de patentes relacionados a esse negócio.
5. Existência de situações de fusão ou aquisição: No caso de fusões e aquisições é comum que a empresa receba um portfolio de patentes como parte do negócio (sabemos que há casos nos quais o portfólio é o foco da aquisição!). Uma revisão (ou uma análise) desse portfolio é fundamental para que não sejam mantidas tecnologias sem aplicação na empresa e que sejam bem exploradas as patentes com grande potencial. Não é raro que um portfólio de uma organização combine tecnologias com diferentes características. Nesse contexto, uma recomendação interessante é agrupar o portfólio em subgrupos de patentes que seguirão periodicidades distintas de revisão.
Tem interesse de revisar o portfólio? A Pris pode desenvolver uma metodologia especialmente pensada para sua empresa. Entre em contato conosco.
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A Pris tem como objetivo ajudar empresas de grande porte a entender e aproveitar os benefícios da área de Propriedade Intelectual, conseguindo assim resultados reais e permanentes para os seus negócios. Fazemos isso hoje de quatro formas principais: Criamos o Pris Intellectual Property Solutions, um pacote de softwares completos e integrado para a gestão de patentes. Desenvolvemos metodologias exclusivas para gestão, valoração e negociação de tecnologias e patentes. Oferecemos treinamentos sobre valoração de tecnologias e patentes. Produzimos conteúdo informativo na área de Propriedade Intelectual, que disponibilizamos em forma de posts no nosso site, eBooks gratuitos, cursos e eventos presenciais