Las acciones civiles en defensa del secreto empresarial by Atelier Libros Jurídicos

L as acciones civiles en defensa del secreto empresarial

CONSEJO EDITORIAL Miguel Ángel Collado Yurrita Joan Egea Fernández José Ignacio García Ninet Luis Prieto Sanchís Francisco Ramos Méndez Sixto Sánchez Lorenzo Jesús-María Silva Sánchez Joan Manuel Trayter Jiménez Isabel Fernández Torres Belén Noguera

de la

Muela

Ricardo Robles Planas Juan José Trigás Rodríguez Director de publicaciones

Las acciones civiles en defensa del secreto empresarial

Ramón Miguel Girona Domingo

Colección: Atelier Mercantil Directora: Isabel Fernández Torres (Profesora Titular de Derecho Mercantil )

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A Maria Jesús i als nostres fills, Guillem i Aitana

Índice

Abreviaturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prólogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capítulo I. El secreto empresarial. Naturaleza jurídica, protección y concepto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. justificación jurídico-económica de la protección del secreto empresarial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Teorías iusnaturalistas de extensión de la personalidad . . . . . . . . . . 3. Razones de economía constitucional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. P reservación de la posición competitiva y la buena fe entre competidores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Protección de la innovación y estímulo a la creatividad . . . . . . . . . 6. El secreto empresarial en la era de internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. La naturaleza jurídica del secreto empresarial y su configuración como derecho subjetivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. La configuración del secreto empresarial como un bien inmaterial 2. Posturas negativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Conclusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Concepto del secreto empresarial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Nociones previas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Aproximación léxica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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2.2. Precisiones terminológicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3. Delimitación negativa del secreto empresarial en relación con el derecho de patentes. La complementariedad de ambos regímenes . . . . . 56 V. Concepto y elementos del secreto empresarial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 1. Preliminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 2. El concepto normativo de secreto empresarial: panorámica histórica . 59 2.1. El convenio de la unión de parís . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 2.2. El acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio . . . . . . . . . . . . . . . . 60 2.3. La Directiva 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo . . 62 2.4. La Ley 1/2019, de Secretos Empresariales, de 20 de febrero de 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3. Elementos definitorios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 3.1 La información empresarial valiosa como objeto de protección 65 3.1.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 3.1.2. Información empresarial valiosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 3.1.3. La información negativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 3.1.4. La lista de clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 3.2. El carácter secreto de la información . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 3.2.1. Información no generalizada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 3.2.2. D istinción entre información secreta y el skill and knowledge del trabajador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 3.2.3. La pérdida de la condición de secreto . . . . . . . . . . . . . . . 84 3.2.4. L a erosión del secreto. El descubrimiento independiente y la ingeniería inversa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 3.2.5. O tros supuestos de licitud en la obtención, utilización y revelación de secretos empresariales . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 3.3. Las medidas razonables para mantener secreta la información: la voluntad de mantener el secreto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 3.3.1. Medios de protección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 3.3.1.1. Medidas jurídicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 3.3.1.2. Medidas de carácter técnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 3.3.2. Las circunstancias que envuelven el secreto . . . . . . . . . . . 96 VI. Epílogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Capítulo II. La Ley 1/2019, de 20 de febrero de Secretos Empresariales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Marco normativo actual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Preliminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Principales aspectos de la Directiva 2016/943 de Secretos . . . . . . . 3. La protección del secreto empresarial en derecho español . . . . . . . 3.1. Antecedentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. El artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal . . . . . . . . . . . 3.3. La Ley de Secretos Empresariales de 21 de febrero de 2019 . .

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Índice

3.3.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.2. Sistemática de la Ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.3. Crítica general de la Ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Conductas de obtención, utilización y revelación ilícita de secretos empresariales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Consideraciones generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Obtención de secretos empresariales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Preliminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. El acceso, apropiación o copia sin autorización . . . . . . . . . . . . 2.3. Otras actuaciones contrarias a las prácticas comerciales leales 3. Utilización de secretos empresariales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Revelación de secretos empresariales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Producción y explotación comercial de mercancías infractoras . . . . III. Excepciones y justificaciones legales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información . . . . 2.1. Preliminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Derecho de información . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Libertad de expresión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Recapitulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Denuncia de irregularidades (whistleblowing) . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Derechos de los representantes legales de los trabajadores . . . . . . . 5. Interés legítimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Cláusula de remisión legal del Artículo 2.2 LSE . . . . . . . . . . . . . . . IV. El secreto empresarial como objeto de derecho de propiedad . . . . . . 1. Consideraciones previas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Transmisibilidad del secreto empresarial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. La titularidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. La cotitularidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1. Preliminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2. El régimen legal de cotitularidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2.1. Derecho de explotación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2.2. Actos necesarios para la conservación del secreto empresarial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2.3. Ejercicio de acciones por los partícipes . . . . . . . . . . 3.1.2.4. La cesión o la concesión de licencia realizada por un copartícipe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. La transmisión de los secretos empresariales . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Consideraciones generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Distinción entre cesión y licencia del secreto . . . . . . . . . . . . . 4.3. Naturaleza jurídica de los contratos de cesión y de licencia de secretos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Disposiciones de la LSE sobre la licencia de secreto . . . . . . . . 4.4.1. Consideraciones generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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4.4.2. Delimitación del derecho de utilización y consecuencias de la infracción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.3. Licencia exclusiva y licencia no exclusiva . . . . . . . . . . . . . 4.4.4. La limitación de la cesión y sublicencia del licenciatario . 4.4.5. Obligación del licenciatario de mantener el secreto . . . . . 4.5. Responsabilidad del cedente y del licenciante que transmitan el secreto o concedan una licencia sin facultades de disposición . . V. Epílogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Capítulo III. LAS ACCIONES EN DEFENSA DEL SECRETO EMPRESARIAL (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 I. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Ii. Régimen jurídico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 1. La Directiva 2004/48/ce de protección de los derechos de propiedad intelectual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 2. Las acciones en defensa del secreto empresarial en la directiva 2016/943 sobre secretos empresariales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 3. Las acciones en la ley 1/2019, de secretos empresariales . . . . . . . . 167 III. Legitimación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 1. Legitimación activa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 1.1. Titular del secreto empresarial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 1.2. Cotitular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 1.3. Usufructuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 1.4. Licenciatario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 1.4.1. Legitimación directa del licenciatario . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 1.4.2. Legitimación subsidiaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 2. Legitimación pasiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 2.1. El infractor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 2.2. Los colaboradores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 2.3. El tercero de buena fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 2.4. El secreto notorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 IV. El objeto del proceso: petitum y causa petendi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 V. La acción declarativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 1. Régimen jurídico y naturaleza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 2. Presupuestos para el ejercicio de la acción declarativa . . . . . . . . . . 183 2.1. El interés legítimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 2.2. Existencia de incertidumbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 2.3. Irrelevancia de la posible inscripción en el registro de patentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 2.4. Irrelevancia del elemento subjetivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 3. Objeto y contenido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 4. La acción declarativa negativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 VI. La acción de cesación y prohibición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 1. Régimen jurídico y naturaleza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

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2. Concepto y presupuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. La acción de cesación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.1. La permanencia de la conducta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2. Riesgo de repetición de la conducta lesiva . . . . . . . . . . . . 2.1.3. La irrelevancia de culpa o dolo y de la existencia de daños . 2.2. La acción de prohibición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Objeto, alcance y contenido de la acción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. La acción de cesación contra los intermediarios a cuyos servicios recurre el infractor para cometer la infracción. Un apunte de lege ferenda con ocasión de su omisión en la lse . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. La acción de aprehensión de las mercancías infractoras . . . . . . . . . . 1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Concepto y naturaleza jurídica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Presupuestos de la acción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. El objeto de la medida: mercancías infractoras y medios destinados a su producción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Mercancías infractoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Medios destinados a la producción de mercancías infractoras . 4.2.1. Concepto de medios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2. Que los medios se destinen únicamente a la producción de mercancías infractoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Ausencia de menoscabo para la protección del secreto . . . . . . 5. Fines de la aprehensión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Destinatarios de la aprehensión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Alcance y costes de la medida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viii. La acción de remoción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Concepto y naturaleza jurídica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Presupuestos de la acción de remoción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Contenido y alcance. El supuesto concreto de la entrega de documentos que recogen el secreto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ix. La atribución en propiedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Concepto y naturaleza jurídica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Presupuestos y contenido de la acción de atribución en propiedad . X. La publicación o difusión de la sentencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Concepto y naturaleza jurídica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Presupuestos de la acción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Objeto, alcance y contenido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Objeto de la difusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Requisitos para su adopción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Forma de difusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Costes de la medida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5. Limitaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI. La indemnización coercitiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Consideraciones generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Ramón Miguel Girona Domingo

2. Naturaleza jurídica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Carácter rogado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Momento procesal en el que procede imponer el pago de la indemnización coercitiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Cuantía de la indemnización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Dies a quo del comienzo de la indemnización . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Sentencia definitiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII. La sustitución de las medidas impuestas por una indemnización pecuniaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII. Prescripción de las acciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Cómputo del plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. El dies a quo en los casos de acción continuada o reiterada . . . . . 4. Interrupción de la prescripción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV. La doctrina del retraso desleal en materia de secretos empresariales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV. Epílogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capítulo IV. Las acciones en defensa del secreto empresarial (II). La acción de indemnización de daños y perjuicios . . . . . . . . . . . . . . . . I. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Concepto y Naturaleza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Presupuestos De La Acción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. El daño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Concepto de daño: el daño normativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Daños “ex re ipsa” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. La relación de causalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. La imputación subjetiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. La exigencia de dolo o culpa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. El tercero de buena fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. La compensación de lucros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. El cálculo de los daños y perjuicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Consideraciones previas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Vocación de reparación íntegra del derecho infringido . . . . . . 1.2. Enriquecimiento injusto como criterio de indemnización . . . . . 1.3. Crítica a la simple alternatividad de la regalía hipotética y propuesta de lege ferenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Período indemnizable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Perjuicios económicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Consideraciones generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Lucro cesante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1. Consideraciones previas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2. Cálculo de la ganancia dejada de obtener . . . . . . . . . . . . . 3.2.2.1. Juicio de previsibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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3.2.2.2. Elementos del cálculo de los beneficios que habría obtenido el titular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2.3. Cálculo de la ganancia dejada de obtener cuando la explotación del conocimiento secreto se realiza a través de licencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Enriquecimiento injusto obtenido por el infractor . . . . . . . . . 3.3.1. Precisiones dogmáticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.2. Determinación del enriquecimiento injusto . . . . . . . . . . . 3.4. El daño emergente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.1. Los gastos de investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.1.1. Los gastos de investigación indemnizables . . . . . . . . 3.4.1.2. La prueba de los gastos de investigación . . . . . . . . . 3.4.2. Otros daños económicos. La pérdida por desprestigio . . . 4. La indemnización del daño moral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Concepto de daño moral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. El daño moral por violación de secretos empresariales . . . . . . 4.3. Existencia y prueba del daño moral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Valoración del daño moral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5. De la acumulación del daño moral dentro del criterio de cálculo de la regalía hipotética . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. El precio de la regalía hipotética . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Consideraciones previas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Cálculo de la suma a tanto alzado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A) Integración de los distintos elementos en la suma a tanto alzado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B) Determinación del precio de la licencia hipotética . . . . . . . . . 6. Un apunte de lege ferenda. El criterio de la indemnización del uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios que incorporen el secreto . . . . . . . . . . . . . . . V. Normas procesales de determinación de la indemnización . . . . . . . . . . 1. La doble opción del método de cálculo de los daños . . . . . . . . . . . 2. Momento de determinación de los daños . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. El incidente de liquidación de daños . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. La exhibición de documentos para el cálculo de la indemnización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Las diligencias de cálculo e indemnización . . . . . . . . . . . . . . . VI. Epílogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. El proceso civil por violación de secretos empresariales . I. INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Jurisdicción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Competencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Competencia judicial internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . capítulo

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279 279 279 281 284 284 285 286 287 290 290 291 293 294 295 296 296 298 298 300

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Ramón Miguel Girona Domingo

2.1.1. Normas de competencia judicial internacional previstas en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea . . . . . . . . . . . . . 311 2.1.1.1. Foro de competencia general. Domicilio del demandado 312 2.1.1.1.1. Determinación del domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 2.1.1.1.2. Supuestos de desconocimiento del domicilio . . . . . 313 2.1.1.1.3. Pluralidad de demandados con diferentes domicilios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 2.1.1.2. Foros de competencia especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 2.1.1.2.1. Lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso (art. 7.2 RBI bis) . . . . . . . . . . . . . . . . 316 2.1.1.2.2. Foro especial del lugar donde se encuentre el establecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 2.1.2. Normas de competencia judicial internacional cuando el demandado no tiene domicilio en un Estado miembro . . . . . 318 2.2. Competencia objetiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 2.3. Competencia territorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 2.3.1 Fuero del domicilio del demandado . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 2.3.2. Fuero del lugar de la infracción (forum delicti comissi) . . 321 2.3.3. Fuero del lugar donde se hubieran producido los efectos de la infracción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 III. El

tratamiento procesal de la información que pueda constituir secreto

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Consideraciones previas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. El deber de preservar la información confidencial en el procedimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Ámbito subjetivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Ámbito objetivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1. Procedimientos en los que se aplica . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2. Naturaleza secreta de la información . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Alcance y extensión de la duración del deber . . . . . . . . . . . . . 3. Medidas concretas para preservar la confidencialidad . . . . . . . . . . . 3.1. Escrito de solicitud motivada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Procedimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Contenido de la resolución judicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Medidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Corolario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Diligencias de preparación del ejercicio de las acciones en defensa de los secretos empresariales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Consideraciones previas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Diligencias de comprobación de los hechos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Finalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Objeto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Procedimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1. Petición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.2. Fundamento y probabilidad de la infracción . . . . . . . . . . . empresarial

322 322 323 324 325 325 325 326 326 327 328 329 329 332 332 332 334 334 335 336 336 337

Índice

2.3.3. Idoneidad de las medidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.4. Caución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.5. Práctica de las diligencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Certificación y copia del resultado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Compensación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Acceso a fuentes de prueba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Consideraciones generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Finalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Solicitud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.1. Contenido de la solicitud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.1.1. Elementos personales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.1.2. Elementos fácticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.2. Presupuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.2.1. Viabilidad de la acción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.2.2. Pertinencia de la prueba presentada . . . . . . . . . . . . . 3.3.2.3. Limitación de la exhibición. Proporcionalidad . . . . . . 3.3.3. Reglas de confidencialidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.4. Gastos y caución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Procedimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.1. Competencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.2. Momento de solicitud de las medidas . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.3. Procedimiento y ejecución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.4. Obstrucción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.5. Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad y uso de las fuentes de prueba . . . . . . . 4. Medidas de aseguramiento de la prueba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Concepto, naturaleza y alcance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Presupuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1. Presupuestos generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2. Presupuestos específicos en materia de propiedad industrial e intelectual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Procedimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1. Adopción con audiencia de las partes . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.2. Adopción inaudita parte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Finalización de la medida y demanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Medidas cautelares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Consideraciones previas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Régimen jurídico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Presupuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Presupuestos sustantivos genéricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1. Apariencia de buen derecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2. Peligro en la mora procesal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Presupuestos sustantivos específicos LSE . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1. Circunstancias del artículo 22 LSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

338 339 339 341 342 343 343 344 345 345 345 346 347 347 348 348 349 350 350 350 351 351 352 353 353 353 354 355 355 355 355 356 356 357 357 357 358 358 358 360 362 362

Ramón Miguel Girona Domingo

3.2.1.1. Principios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1.1.1. Instrumentalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1.1.2. Proporcionalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Presupuestos específicos en caso de adopción de la medida inaudita parte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.1. Razones de urgencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.2. Que la audiencia previa pueda comprometer el buen fin de la medida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Caución exigible al demandante como presupuesto procesal . . 4. El escrito preventivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Concepto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Tramitación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Efectos de la admisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Objeto, alcance y contenido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Cese y prohibición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Retención y depósito de mercancías infractoras . . . . . . . . . . . . 5.3. El embargo preventivo de bienes para asegurar la indemnización de daños y perjuicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Caución sustitutoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Alzamiento de las medidas cautelares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Epílogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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BIBLIOGRAFÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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ANEXO. JURISPRUDENCIA CITADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Tribunal europeo de los derechos humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Tribunal de justicia de la unión europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Tribunal constitucional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Tribunal supremo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Autos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Sentencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Tribunales superiores de justicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Audiencias provinciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Autos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Sentencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Juzgados de lo mercantil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Autos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Sentencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. Juzgados de primera instancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX. Jurisprudencia norteamericana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

399 399 399 401 401 401 401 404 404 404 405 408 408 408 409 409

364 364 365 366 367 367 368 369 370 370 371 372 373 374 376

A breviaturas AAP: Auto de la Audiencia Provincial ADC: Anuario de Derecho Civil ADI: Actas de Derecho Industrial ADPIC: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Anexo 1C del Convenio por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994 AELC: Acuerdo Europeo de Libre Comercio AJA: Actualidad Jurídica Aranzadi AJM: Auto del Juzgado de lo Mercantil ATS: Auto del Tribunal Supremo Berkeley Tech. L. J.: Berkeley Technology Law Journal BOE: Boletín Oficial del Estado Brook. L. Rev: Brooklyn Law Review Cal. L. Rev.: California Law Review CC: Código Civil CCo: Código de Comercio CE: Constitución Española CEDH: Convenio Europeo de Derechos Humanos acordado en Roma el 4 de noviembre de 1950 y ratificado por España el 10 de octubre de 1979. CGPJ: Consejo General del Poder Judicial CL II: Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Lugano, el 30 de octubre de 2007 Colum. L. Rev: Columbus Law Review Comp. L. Rev. & Tech. J.: Computer Law Review and Tecnology Journal Dickinson L. Rev.: Dickinson Law Review DOUE: Diario Oficial de la Unión Europea Drake L. Rev: Drake Law Review

Ramón Miguel Girona Domingo

TSA: Defend Trade Secrets Act de aprobada por el Congreso de EEUU el 11 de D mayo de 2016 DUDH: Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada el 10 diciembre de 1948 por las Naciones Unidas (Doc. A/RES/217 (III)) EEE: Espacio Económico Europeo ET: Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Fordham L. Rev.: Fordham Law Review Ga. J. Int’l & Comp. L: Georgia Journal of International & Comparative Law Geo. Mason L. Rev. : George Mason Law Review Gonzaga L. Rev.: Gonzaga Law Review Hamline L. Rev.: Hamline Law Review, Hastings Comm. & Ent. L.J.: Hastings Communications and Entertainment Law Journal Hastings Sci. & Tech. L.J.: Hastings Science and Tech Law Journal Houston L. Rev.: Houston Law Review Int. Prop. L. Rev.: Intellectual Property Law Review J. Bus. Entrepreneurship & L.: The Journal of Business, Entrepeneurship & the Law J. Intell. Prop. L.: Journal of Intellectual Property Law J. Intell. Prop. L. & Prac.: Journal of Intellectual Property Law and Practice J. Internat’l. Comm. & Econ.: Journal of International Commerce & Economics JIPR: Journal of Intellectual Property Rights La Carta: Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000/ C364/01) publicada en el DOCE el 18 de diciembre de 2000 LCD: Ley 3/1991, de 3 de enero, de Competencia Desleal LDI: Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, publicada en el BOE de 8 de julio de 2003 LEC: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil LHMPSD : Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento de posesión LM: Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marca, publicada en el BOE de 31 de julio de 2002 LOPJ: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial LOV: Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales LP: Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, publicada en el BOE de 1 de abril de 2017 LPI: Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, publicado el 22 de abril de 1996 LPTPS: Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las topografías de los productos semiconductores, publicada en el BOE de 5 de mayo de 1988.

Abreviaturas y acrónimos

LSC: Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. LSE: Ley 1/2019, de 20 de febrero de Secretos Empresariales LSSI: Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico Marq. Intell. Prop. L. Rev.: Marquette Intellectual Property Law Review N. Y. U. J. Internat’l L. & P.: New York University Journal of International Law and Politcs N.C.J.L. & Tech. : North Carolina Journal of Law and Technology N.Y.U. L. Rev.: New York University Law Review Notre Dame L. Rev.: Notre Dame Law Review Ohio St. L. J.: Ohio State Law Journal, Prac. Trib.: Préctica Tributaria RBI bis: Reglamento (UE) núm. 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil RDM: Revista de Derecho Mercantil Rev. Lit.: The Review of Litigation Santa Clara High Tech L. J.: Santa Clara High Tech Law Journal SAP: Sentencia de la Audiencia Provincial SJM: Sentencia del Juzgado de lo Mercantil Southern Illinios U. L. J. : Southern Illinios University Law Journal Stan. L. Rev.: Stanford Law Review STEDH: Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos STJUE : Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea STS: Sentencia del Tribunal Supremo Tex. Intell. Prop. L.J. : Texas Intellectual Property Law Journal TFUE: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea TJUE: Tribunal de Justicia de la Unión Europea TRET: Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. Tulane L. Rev.: Tulane Law Review U. Ill. J. L., Tech. & Pol.: Illinois Journal of Law, Technology and Policy U. Ill. L. Rev.: University of Illinois Law Review U. Miami Bus. L. Rev.: University of Miami Business Law Review UE: Unión Europea Val. U. L. Rev: Valparaiso University Law Review Vand. J. Transnat’l L: Vanderbilt Journal of Transnational Law Wake Forest L. Rev.: Wake Forest Law Review Wash. L. Rev.: Washington Law Review Wm. & Mary L. Rev.: William & Mary Law Review Yale J. Int’l L.: Yale Journal of International Law

Prólogo La obra que tiene el lector entre sus manos, Las acciones civiles en defensa del secreto empresarial, es el resultado de la tesis doctoral defendida por el autor el día 17 de septiembre de 2021, en la Universitat de València, con un tribunal compuesto por los Profesores Ruiz Peris, Carbajo Cascón y Petit Lavall, que concedió la máxima calificación por unanimidad. Como se advertirá al ojear el índice, se trata de una obra de estructura y metodología clásica, pero como se comprobará al adentrase en ella, su contenido es, en ocasiones, arriesgado y atrevido. Su autor, Ramón Girona Domingo, es un profesional del Derecho, inteligente, inquieto, trabajador incansable y amable -no hay que trivializar la amabilidad, porque ésta genera confianza y consideración-. Cualidades todas ellas de las que las instituciones están necesitadas e imprescindibles para un buen profesional. En definitiva, una gran persona con potencial para ser un magnífico investigador y docente. Dos de sus pasiones. Como apunté en el acto de defensa, todo lo ha hecho fácil, incluso las intensas discusiones propias de una dirección de tesis. Que las hubo, pues ya he apuntado que algunas de sus posiciones son atrevidas. Pero siempre encontraba sólidos argumentos para sostenerlas. Y ello se debe a que la materia prima era de calidad, tenía el tema muy trabajado y contaba con una ilusión desbordante. Respecto a la oportunidad de la obra me limitaré a señalar que el secreto empresarial es, sin duda, una de las figuras más versátiles del Derecho mercantil actual. Su utilidad en mercados cada vez más complejos es una realidad. Pero su potencialidad todavía tiene camino por recorrer. La aprobación de la Directiva (UE) 2016/943, sobre protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, no fue casual. Llegó en un momento crucial y de cambio para el mercado. Las empresas innovadoras cada vez están más expuestas. Y la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, a la que se dedica esta obra, ofrece mecanismos de tutela adecuados, como nos expone el autor, pero no resuelve todas las dudas, incluso genera o potencia alguna. Como muchas de las buenas tesis doctorales, la obra que tengo el honor de prologar es deudora del trabajo de grandes autores que, primero, investigaron sobre la 23

Ramón Miguel Girona Domingo

materia. Los trabajos relativos al “secreto” de los Profesores Gómez Segade, Massaguer Fuentes y Suñol Lucea; y los trabajos de “acciones” de los Profesores Massaguer Fuentes, García Vidal y Portellano Díez; han sido los cimientos sobre los que el autor empezó la construcción de su propia investigación. Cinco son los capítulos en los que se divide el trabado: el primero, sobre el secreto empresarial, su naturaleza jurídica, protección y concepto; el segundo, respecto del nuevo marco normativo ofrecido por la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales; el tercero, se dedica a las acciones en defensa del secreto empresarial; el cuarto, es específico para la acción de indemnización de daños y perjuicios; y, el quinto, analiza las principales cuestiones del proceso civil para su tutela. En efecto, el capítulo primero, uno de los más complejos, pero necesario, se adentra en la figura del secreto. El autor analiza la justificación jurídico-económica de la protección, su discutida naturaleza jurídica y el concepto, a través su evolución normativa y los elementos definitorios del mismo: el requisito ontológico, el carácter secreto de la información o conocimiento; el requisito objetivo, que tenga valor comercial; y el requisito subjetivo, esto es, la voluntad de mantener secreto, pero que la normativa “objetiva” con la exigencia adoptar medidas razonables para mantenerlo secreto. El capítulo segundo se dedica al nuevo régimen jurídico creado por la Ley 1/2019, de 21 de febrero. El autor analiza con profundidad las conductas de obtención, utilización y revelación ilícita; las excepciones y justificaciones legales; y las disposiciones sobre el secreto como objeto de propiedad. El capítulo tercero analiza las acciones en defensa del secreto. Partiendo del régimen de la Directiva 2004/48/CE, 29 de abril, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, se adentra en todas las cuestiones relevantes y su regulación en la Ley 1/2019. En particular, la legitimación activa y pasiva, la acción declarativa, las de cesación y prohibición, la de aprehensión de las mercancías infractoras, la de remoción, atribución en propiedad y publicación o difusión de la sentencia. En todas ellas se analizan los presupuestos, contenido y alcance. Finalmente se detalla el régimen de la indemnización coercitiva, la sustitución de las medidas impuestas por una indemnización pecuniaria y, por supuesto, un detallado estudio del régimen de prescripción de las acciones. El capítulo cuarto, por su parte, se dedica en exclusiva a la acción de indemnización de daños y perjuicios. Tras exponer sus presupuestos, se centra en la siempre peliaguda cuestión de su cálculo y modalidades. Para concluir detallando las normas procesales para su determinación. Finalmente, el capítulo quinto, como cierre del régimen jurídico de las acciones civiles en defensa del secreto empresarial, analiza el proceso civil. Cuestiones de jurisdicción y competencia, el tratamiento procesal de la información, las diligencias de preparación y las medidas cautelares. No quiero ni debo extenderme. Concluiré diciendo al lector que tiene en sus manos un trabajo sólido, repleto de ideas, que espero que le pueda ser de utilidad, tanto si es un académico como si es un profesional. Y, por supuesto, me permitirá que felicite al autor en nuestra común lengua materna: Enhorabona, Ramón. Ha sigut un plaer acompanyar-te. Alberic, a 20 de enero de 2022 24