Licenciamiento exprés

Licencia Exprés Lic. Enrique Badillo Gutierrez ebadillo@itesm.mx

Red de Oficinas de Transferencia de Tecnología del Tecnológico de Monterrey 1 febrero 2016

Antecedentes Desde su creación, las licencias “Exprés" se han convertido en una herramienta ampliamente utilizada por las Oficinas de Transferencia de Tecnología en el mundo.

El objetivo principal de la licencia “Exprés” es agilizar, facilitar y transparentar el proceso de licenciamiento para la industria y los emprendedores.

Actualmente, se utilizan varias versiones de contratos y acuerdos de licencias Exprés, que son estandarizados con el fin de acelerar en tiempo los licenciamientos y la formación de Spin Offs.

Licencia Exprés del Tecnológico de Monterrey El objetivo principal de la “Licencia Exprés”, es estimular la creación de empresas de base tecnológica que generen modelos de negocio innovadores a través de tecnologías patentadas por el Tecnológico de Monterrey, así como contribuir en el desarrollo del ecosistema de emprendimiento tecnológico de nuestro país.

• La Licencia Exprés aplica para patentes otorgadas del Tecnológico de Monterrey, donde a través de un contrato (de licenciamiento) estandarizado se licencia la patente para impulsar la creación de empresas de base tecnológica.

• La Licencia Exprés es un contrato de adhesión, que deberá ser aceptado y firmado sin modificaciones (ya que excluye un proceso de negociación), que busca acelerar la incorporación de tecnologías dentro de la empresa, tal como lo hacen las universidades de prestigio en diversas partes del mundo.

Proceso y requisitos de elegibilidad 1. Elegir al menos una patente otorgada.

2. Presentar un modelo de negocio* detallado.

3. Presentar un plan de trabajo* a 5 años (recursos, tiempos y metas).

* Será previamente revisado y aprobado por la Red de Oficinas de Transferencia de Tecnología del Tecnológico del Monterrey.

Nota: Es indispensable tener los 3 requisitos mencionados anteriormente.

Licencia Exprés Exclusiva

Términos del contrato Licencia

Exclusiva

Territorio

Depende del país de protección

Pago inicial (Upfront fee)

$50,000 pesos (MXN) + I.V.A.

Regalías

5% de las ventas netas del producto o productos que se generen y comercialicen con la tecnología licenciada.

Gastos del mantenimiento de la propiedad intelectual

Todos los gastos de gestión y mantenimiento futuros de la patente a partir de la fecha de firma de la licencia serán reembolsados por el licenciatario de forma anual.

Derecho a sublicenciar

15% del monto del pago inicial que reciba por el sublicenciamiento (Upfront fee) + 5% de las regalías de los sublicenciatarios (ventas netas).

Vigencia

5 años acorde al plan de trabajo y modelo de negocio pudiendo extenderse hasta la fecha de expiración de la propiedad intelectual.

Licencia Exprés No Exclusiva

Términos del contrato Licencia

No Exclusiva

Territorio

Depende del país de protección

Pago inicial (Upfront fee)

$10,000 pesos (MXN) + I.V.A.

Regalías

2.5% de las ventas netas del producto o productos que se generen y comercialicen con la tecnología licenciada.

Gastos del mantenimiento de la propiedad intelectual

Todos los gastos de gestión y mantenimiento futuros de la patente a partir de la fecha de firma de la licencia serán reembolsados por el licenciatario y/o los licenciatarios que tengan la patente licenciada de forma anual, divididos los costos entre el número de licenciatarios.

Derecho a sublicenciar

NO

Vigencia

3 años, acorde al plan de trabajo y modelo de negocio pudiendo extenderse hasta la fecha de expiración de la propiedad intelectual máximo 10 años.

Proceso a seguir para la de obtención de la “Licencia Exprés”

1

2

3

4

La OTT selecciona y publica el inventario “start” a través de su pagina web.

La OTT recibe una notificación de interés por medio de su pagina web.

La OTT contacta al emprendedor para agendar una reunión y explicar los siguientes pasos a seguir.

El emprendedor presenta su modelo de negocio y plan de trabajo a la OTT.

OTT: Oficina de Transferencia de Tecnología del Tecnológico de Monterrey.

5 Se otorga la “Licencia exprés”.

SI

NO La OTT da una retroalimentación al emprendedor sobre su modelo de negocio y plan de trabajo.

6

7

La OTT notifica al emprendedor para firmar el convenio de licencia exprés.

La OTT da seguimiento a la licencia y cobro de regalías.

Referencias Bibliográficas Nickla, Jason. “Capturing the Value of Intellectual Assets and Catalyzing Technology Development and Dissemination”. International intellectual property institute (IIPI).2013 http://www.wipo.int/export/sites/www/tisc/en/doc/presentation_nickla.pdf Schwartz, David. “How Five TTOs Are Using Express Licenses… Successfully”. Tech Transfer Central´s. 2013. http://techtransfercentral.com/2013/10/28/how-five-ttos-are-using-express-licenses-successfully/

Leute, Kirsten.” Anatomy of a License Agreement”. Association of University Technology Managers (AUTM). 2010 https://www.autm.net/AUTMMain/media/ThirdEditionPDFs/V4/TTP_V4_AnatomyLicense.pdf Kansas University Innovation and Collaboration (KUIC). Swift Startup License Program. 2016 http://kuic.ku.edu/swift-startup-license Purdue Research Foundation. “New express startup license for Purdue innovators and entrepreneurs”. Office of Technology Commercialization. 2016 https://www.prf.org/otc/licenses/express-license.html Schaffhauser, Dian. “U Hawaii Technology Transfer Office Develops Standard License”. Campus Technology. 2010 https://campustechnology.com/Articles/2010/05/05/U-Hawaii-Technology-Transfer-Office-Develops-Standard-License.aspx?Page=1 National Institutes of Health. “NIH Start-Up Exclusive License Agreements”. Office of Technology Transfer. 2016 https://www.ott.nih.gov/nih-start-exclusive-license-agreements

Red de Oficinas de Transferencia de TecnologĂ­a del TecnolĂłgico de Monterrey