Suplemento Perú

SUMARIO SUMARIO

4. «El Indecopi es una autoridad sui generis a nivel

internacional» Entrevista a Ivo Gagliuffi. Presidente del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Tras casi tres años de gestión, repasa los logros que la oficina ha conseguido para ser pionera en la región.

6. «Perú se ha convertido en un referente global en

propiedad intelectual» Entrevista a Jorge Allende. Recién finalizado su período como presidente de la Asociación Peruana de Propiedad Industrial y Derechos de Autor (APPI), explica las características que hacen de Perú un atractivo para los empresarios nacionales y extranjeros.

8. Observancia y cumplimiento de derechos de

propiedad intelectual: propuestas de cambios a la normativa de medidas en frontera, luego de diez años de su creación Adriana Barrera y María Inés Herrera - BARLAW – Barrera & Asociados

10. “El cliente de nuestros días busca un servicio sofisticado a menor costo” Entrevista a Alfredo Barreda, socio de Barreda Moller

12. Biopiratería

Juli Gutierrez Zanelli - Diez Canseco Competencia & Propiedad Intelectual

14. Particularidades en el tratamiento del nombre

comercial y los servicios relacionados con la venta de productos en la clase 35 en Perú Francisco Espinosa Reboa - Espinosa Bellido Abogados

16. Tiempo para reinventarse

Luis Alonso García Muñoz-Najar Estudio Echecopar – Member Firm Baker & Mckenzie International

18. Las marcas de exportación ¿están en riesgo?

Rosa María Kresalja - Kresalja IP

20. El procedimiento acelerado de patentes (PPH) en el Perú Renzo Scavia - Scavia & Scavia

22.

Variar o no variar, esa es la cuestión Gino Piaggio V.- Valencia Law Office

24. ¿Qué hacer en Lima?

ASIPI será recibida por una de las ciudades más históricas, culturales y dinámicas de Latinoamérica. Sepa cómo y dónde moverse en la capital de Perú.

Los artículos y las opiniones expresadas en ellos son de exclusiva responsabilidad de los autores y no expresan necesariamente las opiniones del Comité Editorial de Marcasur Editor: Juan Pittaluga (jpittaluga@marcasur.com) Departamento Comercial: Mei-lin Che (mche@marcasur.com) Diseño Gráfico: Rodrigo Lebrato Corrección: Alejandro Coto Impresión: Gráfica Mosca. MARCASUR Cont. Echevarriarza 3535, 511. 11300 Montevideo ,Uruguay. Tel: 598 26284604 comunicacion@marcasur.com www.marcasur.com Suplemento distribuido junto a la edición de la revista Marcasur No. 75 octubre-diciembre 2019.

Sin valor comercial.

Entrevista / INDECOPI

«El Indecopi es una autoridad sui generis a nivel internacional» y funcionamiento del mercado, cada una de estas brinda a la otra un soporte idóneo para su desarrollo.

En ocasiones el sistema de propiedad industrial es aprovechado indebidamente para entorpecer el ingreso o permanencia de competidores en el mercado. En efecto, sucede a veces que un agente económico emprende estrategias comerciales destinadas a crear barreras de acceso a sus competidores y obstaculiza su permanencia en el mercado. Sucede que el agente solicita de forma reiterada el registro de conocidas marcas comercializadas en el extranjero, sin autorización de los titulares; y una vez obtenido el registro interpone acciones legales contra todos los proveedores que importaban y comercializaban productos identificados con dichas marcas.

Contra estas prácticas, el sistema administrativo peruano a través del Indecopi ofrece mecanismos de corrección como: denuncias por competencia desleal, denegatorias de solicitudes de registro presentadas con mala fe o capaces de generar competencia desleal, acciones de nulidad por mala fe, entre otros mecanismos.

Desde 2016 Ivo Gagliuffi es el presidente del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Tras casi tres años de gestión, repasa los logros que la oficina ha conseguido para ser pionera en la región.

El Indecopi es valorado como una de las oficinas latinoamericanas de PI que más desarrollo tuvo en los últimos años. ¿Cómo lo ve usted desde dentro?

Nos encontramos sumamente comprometidos en hacer de la propiedad intelectual un instrumento que fomente el desarrollo general del país a través del incentivo de las actividades culturales y creativas, la innovación y el emprendimiento en general. Nos hemos venido esforzando mucho en los últimos años por generar variados servicios y programas de calidad en beneficio exclusivo de la ciudadanía, además de tener una activa participación a nivel de foros y espacios internacionales de coordinación. Esto viene rindiendo frutos no solo en materia del incremento en la utilización de los instrumentos de PI, sino en el prestigio que viene adquiriendo la institución como referente en la región.

Gran parte del trabajo del Indecopi pasa por atender regulaciones del mercado, competencia desleal, protección del consumidor y abuso de precios. ¿Afecta eso el servicio de PI? La Dirección de Signos Distintivos del Indecopi considera que la atención de temas distintos al de la propiedad intelectual no enerva en absoluto el trabajo que realiza el Indecopi en dicha materia; por el contrario, en la medida en que cada una de las funciones del Indecopi se encuentra directamente relacionada al correcto desarrollo

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¿Cuál es su primera valoración de los resultados de la Política Nacional de Propiedad Intelectual?

Actualmente nos encontramos en el proceso de elaboración de la Política Nacional de Propiedad Intelectual, cuya conclusión está prevista para el último trimestre de este año. Para la formulación de la PNPI se ha realizado un arduo trabajo de recopilación de información proveniente, entre otros, de encuestas y entrevistas realizadas a usuarios y potenciales usuarios del sistema de PI, así como a especialistas de PI y funcionarios públicos cuyas funciones están relacionadas con el entorno de la propiedad intelectual.

Por otro lado, se ha recabado información en torno a la competitividad del país y nuestros niveles de innovación que, si bien actualmente son bajos en comparación con otros países de la región de América Latina y el Caribe, se espera que a través de la PNPI se establezcan objetivos y lineamientos que permitan maximizar el aprovechamiento de las diferentes herramientas de la PI, en especial en aquellos sectores priorizados por nuestro país. Así, por ejemplo, en el sector agrícola, las marcas colectivas, las indicaciones geográficas y las denominaciones geográficas constituyen elementos que pueden contribuir a otorgarle un valor agregado a la actividad económica de nuestros agricultores; en el sector gastronómico, las especialidades tradicionales garantizadas, figura de PI recientemente incorporada a nuestra legislación y cuya regulación está en proceso, contribuirá a diferenciar y resaltar aún más las ventajas de nuestra ya reconocida gastronomía.

Además de esa política, el Indecopi realiza continuamente concursos y capacitaciones referidas a la promoción de marcas, patentes y derechos de autor. www.marcasur.com

¿Cuánto han colaborado esas actividades para que la sociedad peruana entienda la importancia de la PI? En general, las actividades que realiza el Indecopi están vinculadas no solo con incrementar el uso de los registros de propiedad intelectual en el país, sino fundamentalmente con generar conocimientos, entendimiento y desarrollo de capacidades en dicha materia para que poco a poco se transite hacia una sociedad más educada en cuanto a los alcances, utilidad y aprovechamiento de la PI. Es por ello que contamos con la Escuela Nacional del Indecopi a través de la cual todo el año se implementan cursos y programas de formación en PI para distintos grupos de interés, tanto presenciales como virtuales.

El Indecopi ha tenido una transformación digital de sus servicios para ofrecer trámites más eficientes. ¿Se ha visto reflejado eso en las cifras de solicitudes y registros?

Efectivamente, desde julio de 2017 el Indecopi ha implementado la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial, permitiendo que las solicitudes de registro de marcas y patentes ya no necesiten publicarse en el diario Oficial El Peruano. Ahora es gratis y tiene un valor oficial, lo que ha producido una reducción en el costo del procedimiento para el registro de marcas y patentes por los usuarios del sistema, lo que promueve la presentación de solicitudes y registros de marcas y patentes.

Por otro lado, desde la creación del Indecopi hasta fines del año 2018 se han registrado en el Perú 32.618 obras, lo cual refleja un crecimiento anual que genera beneficios para el autor . Razón de este crecimiento ha sido la existencia de una Plataforma Especializada en Derecho de Autor que ha venido orientando a los creadores para que puedan registrar sus obras de la forma más ágil y eficaz.

Además, las medidas de transformación digital implementadas por el Indecopi han tenido un efecto positivo para el usuario: en el año 2018 se solicitaron 36.579 marcas, registrando un incremento del 10,8 % respecto del año 2017; por segundo año consecutivo se han otorgado más de 32.000 registros de marcas.

Perú logró ingresar a Global PPH para el trámite acelerado de patentes. ¿Cómo cree que puede afectar a la economía del país?

En su último Reporte 301, la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos llamó a Perú a «promulgar leyes para criminalizar la grabación no autorizada en cines». ¿Es una debilidad que aún tiene el país?

La reproducción no autorizada de obras audiovisuales desde las salas de cine (camcording) es una de las malas praxis que es necesario penalizar y sancionar. Cabe mencionar que en la norma penal sí se encuentra contemplada la sanción contra el camcording; sin embargo, lo que sucede en la práctica —y tal como está contemplado o redactado en la norma— es que este hecho ilícito no puede ser sancionado de manera efectiva por las autoridades, dado que se requiere la probanza de que, con la grabación no autorizada, el infractor busca obtener un fin lucrativo.

Con el proyecto de modificación que se ha presentado, lo que se intenta es que no sea necesaria la acreditación o probanza de la finalidad lucrativa. De esta manera será suficiente o bastará con la sola grabación no autorizada para que el infractor reciba una sanción.

En lo que corresponde al enforcement es importante destacar que en el presente año se ha promovido una modificación al Código Penal, que ya ha sido remitida al Congreso de la República, a fin de sancionar de manera efectiva el camcording Si tuviera que mencionar una debilidad y una fortaleza del sistema de PI peruano, ¿cuáles serían?

Una de las grandes fortalezas del sistema peruano de PI es contar con una autoridad como el Indecopi, que no solo tiene las clásicas funciones registrales para todos los derechos de propiedad intelectual, sino también facultades para la observancia de estos derechos. Asimismo, realiza actividades de promoción en temas de propiedad intelectual.

Se trata de una autoridad sui generis a nivel internacional.

Sin perjuicio de ello, una debilidad que se ha detectado se encuentra relacionada con el limitado uso de la propiedad intelectual. En ese sentido, debe ser una prioridad para el Perú construir una PNPI que permita fomentar un conjunto de acciones y medidas tendientes a utilizar y explotar este sistema como un efectivo instrumento de desarrollo económico, social y cultural.

El ingreso del Perú al Global PPH ha sido un tremendo logro para el país, dado que nos encontramos en un espacio en donde concurren las principales oficinas de patentes en el mundo. En términos operativos nos puede llevar no solo a agilizar y hacer más eficiente el trámite de registro de patentes en general (dado que más del 80 % de las solicitudes que recibe el Indecopi provienen de países del GPPH), sino también a incrementar la presentación de patentes en el país al ser vistos como una oficina moderna.

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Entrevista / APPI

«Perú se ha convertido en un referente global en propiedad intelectual»

una continuidad en el trabajo y estamos seguros de que seguirá existiendo, para representar de la mejor manera posible los intereses de nuestro gremio y en bienestar de la propiedad intelectual en el Perú.

Por ejemplo, hemos participado activamente en el desarrollo de las políticas públicas de propiedad intelectual, las cuales están próximas a implementarse y ahí estaremos para apoyarlas. Igualmente con los cambios tecnológicos que está implementando el Indecopi, de los cuales también hemos participado, a través de reuniones y talleres.

Perú ha experimentado un crecimiento en materia de protección de PI y también los elogios internacionales por el desarrollo en ese sector. ¿Cómo ha vivido la APPI ese crecimiento?

Recién finalizado su período como presidente de la Asociación Peruana de Propiedad Industrial y Derechos de Autor (APPI), Jorge Allende explica las características que hacen de Perú un atractivo para los empresarios nacionales y extranjeros. ¿Cuál es el balance de su gestión al frente de la APPI? Considero que ha sido una gestión productiva, ya que se ha trabajado de la mano con el Indecopi, teniendo reuniones periódicas con los directores de Marcas, Patentes y Derechos de Autor, así como con los vocales y secretario técnico de la Sala de Propiedad Intelectual y con el propio presidente del Indecopi, Ivo Gagliuffi, con quienes hemos intercambiado opiniones, preocupaciones, estrategias para mejorar la calidad en la protección de la propiedad intelectual en el Perú; y educar y sensibilizar a la población sobre el respeto a la PI. ¿Existe alguna cuenta pendiente que le hubiera gustado concretar?

Bueno, siempre quedan pendientes, pero estamos seguros de que la próxima Junta Directiva de la APPI, de la cual participaré como past-president, seguirá con el trabajo que se ha venido realizando no solo en mi gestión, sino en las anteriores a la nuestra. Ha existido

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Consideramos que el crecimiento se debe a que el Perú ofrece una economía estable y seguridad jurídica para que el empresario, sea nacional o extranjero, esté dispuesto a invertir en el país. Ha habido un apoyo importante del Indecopi a través de sus autoridades, y además hemos tenido cambios normativos favorables —por ejemplo, la suscripción del Tratado de Singapur, el TM Class, el PPH, el Tratado de Marrakesh, entre otros— que hacen del Perú un país comercialmente atractivo.

Todas estas mejoras, que generan mayor inversión en el país, hacen que los empresarios busquen proteger sus derechos de propiedad intelectual y ahí es donde nuestros asociados se han visto beneficiados. El crecimiento del país beneficia a todos, seamos sector privado o público; por ello es muy importante trabajar de la mano activamente con el Indecopi. ¿Cómo valora el ingreso del país al PPH (Patent Prosecution Highway)?

El ingreso al PPH es bastante importante para el Perú porque acorta los plazos de tramitación y con ello hace que el procedimiento sea mucho más ágil. En el caso del Perú, un examen de fondo (sin PPH) toma aproximadamente 24 meses; sin embargo, cuando se requiere el procedimiento acelerado de patentes el examen de fondo puede tomar solo dos meses. Obtener una patente en corto plazo es vital para los intereses de los solicitantes, y el PPH lo permite. ¿Es prematuro afirmar que Perú se ha transformado en un pionero en materia de PI en la región?

Para nada. Es una afirmación concreta y que no es de ahora, sino que viene desde muchos años atrás. Me www.marcasur.com

atrevería a decir que fue desde la creación del Indecopi.

Esta entidad es considerada por los pares de la región y del mundo como una de las mejoras oficinas de propiedad intelectual. Es verdad que en algún momento se pensó que el Indecopi se estaba «durmiendo en sus laureles», pero en los últimos años ha asumido nuevamente un rol preponderante entre sus pares y ha vuelto a tener ese reconocimiento que la convierte en una agencia modelo de la región.

Como consecuencia de ello, además de una economía estable, de seguridad jurídica y del crecimiento del gremio de profesionales en propiedad intelectual, es que el Perú se ha convertido en un referente en materia de propiedad intelectual a nivel regional y global.

En el marco de ese desarrollo, ¿qué cosas le falta a Perú aún cumplir en materia de PI? Aún no se encuentra completo el cambio tecnológico al que quiere y debe arribar el Indecopi. Por ejemplo, falta implementar un mejor software de búsquedas, de seguimiento de expedientes y algo que consideramos bastante importante: la presentación de solicitudes en línea.

Si bien hay un piloto, aún no hay reglas claras respecto a su funcionamiento.

La grabación no autorizada en cines y el número de procesos judiciales contra la falsificación son algunas de las críticas que se le hacen a Perú en PI. ¿Dónde cree usted que a futuro deben focalizarse este y los próximos gobiernos?

convocados por Indecopi a diversos eventos y talleres donde se han podido presentar diversos aportes. Sin embargo, la misma aún no ha sido lanzada. Esperemos que pronto se haga, porque ello ayudará también en la concientización de la población sobre el respeto a la protección de la propiedad intelectual.

Durante este tiempo el gobierno ha tenido éxito en la protección de la denominación de origen «pisco» gracias a una fuerte estrategia de protección y promoción de la bebida como producto nacional. En un debate que aún hoy genera sensibilidades, ¿considera que Perú ha dado un paso adelante en la materia?

Es un tema bastante sensible para el Perú y genera muchas pasiones entre sus defensores. Consideramos que el Estado peruano ha avanzado notoriamente en la protección de la DO pisco, pero hay que reconocer que nuestro país vecino empezó el reconocimiento antes que nosotros. Sin embargo, el Estado peruano sigue haciendo sus mejores esfuerzos para proteger esta DO y que los demás Estados la reconozcan como peruana.

En mi opinión, considero que legalmente ambos países hemos hecho los esfuerzos necesarios para proteger sus DO, por lo que está en cabeza del consumidor decidir qué producto le es más atractivo… y ahí no hay punto de comparación. Los asistentes a las jornadas de ASIPI en Lima tendrán la última palabra.

No solo es un tema de grabación no autorizada y procesos judiciales; el Perú es y ha sido un país donde abunda la piratería y en nuestra opinión eso se combate desde las aulas, educando a los niños que no se debe comprar ni favorecer la piratería. El gobierno tiene que implementar en la currícula escolar cursos sobre propiedad intelectual y educar y sensibilizar a la población informándoles incluso sobre la comisión de un delito al realizar actos de este tipo. El peruano, en general, considera que «no está mal» comprar piratería. Por ello, es primordial que se eduque a la población y una vez que ello ocurra se deberá complementar con diversas acciones de fortalecimiento y protección de la propiedad intelectual. Así empezaremos a erradicar la piratería en nuestro país. ¿Ha podido la APPI tener influencia sobre la Política Nacional de Propiedad Intelectual lanzada este año?

Hemos sido parte importante y activa en el desarrollo de las políticas públicas de propiedad intelectual. Hemos sido Suplemento Marcasur edición n°17

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Propiedad Intelectual

Observancia y cumplimiento de derechos de propiedad intelectual: propuestas de cambios a la normativa de medidas en frontera, luego de diez años de su creación

Adriana Barrera & María Inés Herrera BARLAW – Barrera & Asociados

La apertura del comercio internacional y la globalización han servido para que exista mayor desarrollo y expansión de la propiedad intelectual. Este fenómeno es positivo para el crecimiento de la economía, y es que cuando hablamos de propiedad intelectual nos referimos a desarrollo, ingenio, creatividad, competitividad y la pregunta que nos hacemos ¿existe una adecuada protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual?

La tendencia actual es que los países incluyan como política interna una adecuada protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual, que sirven para incrementar la productividad, competitividad e innovación. Es importante que un gobierno se preocupe no solo por la implementación de un aparato legal adecuado que promueva, desarrolle y proteja tales derechos, sino que tenga las herramientas necesarias para la observancia y cumplimiento de las leyes de manera eficiente.

Sabemos que con el crecimiento comercial internacional, lamentablemente, aumenta el intercambio de productos falsificados y piratas, y Perú no es ajeno a este fenómeno.

Por ello, el gobierno peruano y las distintas instituciones que lo conforman, hace varios años se encuentran comprometidos con que exista real observancia y cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual. Es así que, entre las medidas que se han implementado en los últimos años, se encuentra la promulgación del Decreto Legislativo 1092 - Medidas en frontera para la protección de derechos de autor y conexos y los derechos de marcas, que entró en vigencia hace diez años, el 1 de febrero de 2009, conjuntamente con el Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y Estados Unidos.

El Decreto Legislativo 1092, su reglamento (DS 003-2009-EF) y manuales instructivos han sido, en estos diez años, herramientas muy importantes para combatir la piratería y falsificación, y han permitido que la administración aduanera se comprometa con esta lucha: desde la existencia de un registro voluntario hasta la inmovilización de mercadería ilegal.

Luego de diez años de aplicación de estas normas, consideramos que algunas disposiciones deberían ser modificadas para una mejor observancia de los derechos de propiedad intelectual, de acuerdo con lo que señalamos a continuación.

1. Exclusión de los regímenes de trasbordo y reembarque El numeral 3.1 del artículo 3.º del Decreto Legislativo 1092 establece que es aplicable cuando se presuma que la mercancía destinada a los regímenes de importación, exportación o tránsito, es mercancía pirata o mercancía falsificada.

Como puede apreciarse, la norma es aplicable ante la presunción de mercadería falsificada o pirata destinada a tres regímenes aduaneros, a saber: i) importación, ii) exportación, o iii) tránsito.

Respecto al tránsito, la Ley General de Aduanas (DL 1053), los regímenes de tránsito son: i) tránsito aduanero, ii) trasbordo y iii) reembarque.

En ese sentido, entenderíamos que el espíritu de la norma es que la adopción de medidas en frontera sea aplicable a la mercadería presuntamente falsificada o pirata detectada en los regímenes de importación, exportación o tránsito; esto su vez incluye los regímenes de tránsito aduanero, de trasbordo y de reembarque, como lo hemos señalado anteriormente.

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Sin embargo, el Reglamento (DS 003-2009-EF), de manera específica, en su artículo 3.º señala que: «El presente reglamento es aplicable a las mercancías a las que se refiere la Ley, que han sido destinadas a los regímenes de importación para el consumo, reimportación en el mismo estado, admisión temporal para reexportación en el mismo estado, exportación definitiva, exportación temporal para reimportación en el mismo estado o tránsito aduanero» (el destaque es nuestro).

El texto normativo ha sido redactado de modo tal que excluye de la aplicación de la norma las infracciones detectadas en los regímenes aduaneros de trasbordo y reembarque, que, según hemos señalado, son modalidades de tránsito.

En efecto, a pesar de que el Reglamento especifica que su ámbito de aplicación abarca todas las subcategorías de los regímenes de importación y exportación, al referirse a los regímenes de tránsito solo menciona el tránsito aduanero, excluyendo de su ámbito de aplicación a las mercancías que han sido destinadas a los otros dos regímenes de tránsito.

La consecuencia es que los infractores emplean los regímenes de trasbordo y reembarque para evadir la aplicación de la norma. Una simple modificación del reglamento solucionaría este problema.

2. Exclusión del Ministerio Público como autoridad competente El Decreto Legislativo 1092 (artículos 2.º y 14.º) establece como autoridad competente para aplicar las medidas en frontera al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y al Poder Judicial, en lugar de señalar que las autoridades competentes son el INDECOPI y el Ministerio Público.

Consideramos que la norma ha señalado por error como autoridad competente al Poder Judicial, en lugar de indicar que es el Ministerio Público.

En la práctica, no es posible solicitar a un juez que aplique medidas en frontera porque es precisamente el Ministerio Público, a través de los fiscales especializados en delitos aduaneros y propiedad intelectual, los que tienen las facultades para aplicar estas medidas.

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En ese sentido, recomendamos modificar toda referencia al Poder Judicial por la de Ministerio Público, siendo esta la autoridad competente junto con el INDECOPI y, así conseguir que los fiscales puedan actuar dentro de su competencia.

3. Exclusión de mercancía que no supere los USD 200.00 valor FOB El artículo 4 del Reglamento (DS n.º 003-2009-EF), establece que se excluye de la aplicación de la norma a la mercancía que no supere los USD 200.00 valor FOB, porque es considerada como «pequeñas partidas» que no son significativas para la economía del país.

No estamos de acuerdo con esta disposición, ya que hemos visto en innumerables casos que los infractores hacen uso de esta limitación para importar y exportar productos con un valor FOB menor de USD 200.00 para evadir la aplicación de las medidas en frontera.

Proponemos que se elimine dicha limitación monetaria y se precise una cantidad mínima de unidades comerciales. Por nuestra experiencia, debe analizarse cada caso en concreto de acuerdo con la naturaleza de cada producto importado o exportado.

4. Eliminación de requisito de la fianza para iniciar un procedimiento de parte Para solicitar de parte el inicio de procedimiento de medidas en frontera, deberán cumplirse requisitos específicos, entre los cuales se señala que el titular de los derechos de propiedad intelectual, o su representante, deberá presentar un documento en el que conste una fianza o garantía equivalente.

Consideramos que este requisito no es práctico, ya que no es posible constituir efectivamente una fianza o garantía (por el valor FOB de la mercadería) ante una entidad financiera, dentro de los 10 días hábiles que Aduanas tiene como máximo para suspender el levante de la mercadería ilegal/sospechosa.

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Este requisito impide que se inicien con regularidad solicitudes de inmovilización de parte y en la mayoría de casos siempre es de oficio (por parte de Aduanas).

En otras jurisdicciones, Aduanas solo requiere al titular del derecho una declaración jurada, en donde se hace responsable por las consecuencias y gastos que conlleven la inmovilización en caso de que posteriormente se determine que la mercadería no vulnera derechos de propiedad intelectual. Sería oportuno que la norma peruana se modifique en el sentido de que se permitan requisitos más flexibles que permitan actuar con rapidez.

Haciendo un balance, debemos señalar que estos diez años de la aplicación de las normas de medidas en frontera han sido positivos; sin embargo, con estas recomendaciones se puede lograr un trabajo más eficiente y efectivo de la observancia y cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual en el Perú.

Adriana Barrera. Abogada y socia fundadora de BARLAW- Barrera & Asociados, experiencia en consultoría y litigios de propiedad intelectual, con estudios en PAD Escuela de Alta Dirección - Universidad Piura (Perú), Franklin Pierce Law Center LL.M. (EUA), posgrado en Universidad de Salamanca (España) y Universidad de Lima (Perú). @:abarrera@barlaw.com.pe María Inés Herrera. Abogada y socia fundadora de BARLAW-Barrera & Asociados, experiencia en consultoría y litigios de propiedad intelectual, con estudios en Franklin Pierce Law Center LL.M. (EUA), Universidad de Lima (Perú), Instituto Peruano de Publicidad - IPP (Perú). @:mherrera@barlaw.com.pe

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Propiedad Intelectual

“El cliente de nuestros días busca un servicio sofisticado a menor costo” MARCASUR entrevistó a Alfredo Barreda, socio de Barreda Moller, para conocer su opinión sobre la propiedad intelectual en Perú y otros temas de actualidad de la profesión.

Barreda estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Perú y realizó el posgrado en Economía en la Universidad de California, EEUU. Su experiencia incluye todas las áreas de propiedad intelectual. Es miembro de ASIPI, INTA, FICPI, ECTA y AIPPI. ¿Con qué Perú se van a encontrar los asistentes a ASIPI? ¿Cómo se sitúa Barreda Moller en esta realidad de la propiedad intelectual peruana?

Luego de diez años, el Perú es nuevamente el centro de la propiedad intelectual a nivel regional, al ser sede de las Jornadas de Trabajo y Consejo de Administración de ASIPI. Desde 2009, la economía peruana se ha mantenido estable y nuestro país ha seguido creciendo más que otros países de la región. Según cifras del Banco Mundial, el Perú ha tenido un crecimiento importante en la última década, a un ritmo cercano al 6%.

Dicho desarrollo ha tenido un impacto positivo en la propiedad intelectual, pues la innovación y la protección de las creaciones intelectuales han ido en aumento. Así, por ejemplo, mientras que en 2009 las solicitudes de registro de signos distintivos presentadas ante INDECOPI alcanzaron un total de 20.945, este número se incrementó a un total de 36.579 solicitudes en 2018 (fuente: INDECOPI).

De igual manera, de un total de 1.089 solicitudes de patentes (de invención y modelos de utilidad) y solicitudes de registro de diseños industriales en 2009, hemos pasado a un total de 1.859 solicitudes en 2018; es decir, en casi diez años el incremento ha sido de aproximadamente un 70% (fuente: INDECOPI).

A ello debe sumarse el gran trabajo que viene desarrollando INDECOPI, quien en los últimos años no ha cesado esfuerzos en promover la importancia de la protección de la propiedad intelectual y ha logrado acelerar significativamente los trámites de registro, con el consecuente beneficio para los usuarios.

Dentro de esta realidad, Barreda Moller se sitúa como firma líder en propiedad intelectual en el Perú, a la vanguardia de la tecnología y con personal altamente capacitado y calificado para atender las más altas exigencias de nuestros clientes. Los esfuerzos de Barreda Moller se orientan a brindar servicios de primera calidad, de manera rápida y eficiente, a tarifas competitivas y dando cumplimiento a la normativa laboral, tributaria y de buenas prácticas corporativas en nuestro país. Internamente, Barreda Moller es consciente de la importancia de todo el equipo que colabora en la firma y nos hemos esforzado en ofrecer condiciones que permitan el crecimiento profesional y la mínima rotación de nuestros abogados.

Aprovecho esta ocasión para comentarles que este año tres miembros de la firma, con una reconocida trayectoria en propiedad intelectual, han sido promovidos a socios: Carlos Auza, Micaela Mujica y Marcela Escobar. ¿Cuáles son los tres principales desafíos que tienen hoy los despachos de propiedad intelectual en el Perú?

Sin duda alguna, son muchos los desafíos que las firmas de abogados de propiedad intelectual enfrentamos constantemente pero, si tenemos que escoger tres, diría que los principales desafíos son los siguientes: Brindar servicios de primer nivel a precios competitivos. Desde las últimas décadas, los clientes prestan mayor atención y cuidado al tema de los

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Alfredo Barreda, Socio de Barreda Moller

costos. El desafío reside en seguir brindando servicios de excelente calidad a precios razonables. Las herramientas que nos ofrece la tecnología deben ser utilizadas para ayudar en tal propósito, incorporándolas a los procesos internos de las firmas, a fin de hacer dichos procesos más eficientes, reduciendo costos para el cliente.

Ampliar la base de servicios. Las necesidades de los clientes que buscan una firma de propiedad intelectual no se limitan a los trámites registrales, sino que buscan un servicio integral que abarque la protección y defensa de sus derechos intelectuales, así como la puesta de sus productos y servicios en el mercado. Para ello, muchas veces los clientes requieren servicios vinculados, por ejemplo, la obtención de registros sanitarios y asesoría en materia de contratos. Una firma de propiedad intelectual moderna debe estar preparada para brindar esos servicios.

Atender con eficiencia y rapidez las exigencias, cada vez mayores, de los clientes. Ellos requieren no solo un servicio óptimo y oportuno, sino además que cubramos requerimientos adicionales. Así, por ejemplo, cada vez es más frecuente que los clientes requieran de los despachos que accedan a sus propios portales vía web para registrar datos y transmitir facturas, o que soliciten que los reportes, por ejemplo, cotizaciones y búsquedas sean brindados en sus propios formatos o plataformas. La tecnología resulta de vital importancia para superar este desafío.

Hace un año los decretos legislativos n.º 1391 y n.º 1397 modificaron ciertas disposiciones de las leyes de organización y funciones del INDECOPI. Desde fuera da la sensación de que las autoridades

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peruanas han acompañado las necesidades de la propiedad intelectual, incluso un paso por delante de otros países de la región. ¿Es así?

Efectivamente, a nivel regional INDECOPI se destaca por ser un organismo moderno, eficiente, cercano al usuario y que se vale de la tecnología para simplificar sus procesos y brindar mejores servicios.

El desarrollo de la propiedad intelectual en el Perú en estos últimos años no hubiese sido posible sin las medidas adoptadas por INDECOPI para tal propósito.

Entre dichas medidas cabe destacar las siguientes: i) la adopción de una gaceta electrónica de propiedad industrial, eliminándose la publicación en el Diario Oficial El Peruano y los costos que ello implicaba al usuario; ii) la adopción de un sistema fast track en solicitudes de registro de marcas; iii) la suscripción de acuerdos PPH para el examen acelerado de patentes; y iv) la designación de la Comisión de Signos Distintivos y de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías como organismos competentes para resolver, en segunda instancia, apelaciones en casos no contenciosos.

Ello ha permitido que los órganos funcionales de INDECOPI, en materia de propiedad intelectual, mejoren sus tiempos en la resolución de los casos a su cargo, beneficiando de esa manera a los usuarios.

Las áreas de servicio de Barreda Moller van desde marcas al derecho de la moda. ¿Inevitablemente han tenido que renovarse y ampliar ante los cambios de la propiedad intelectual?

Como lo hemos mencionado, el cliente de nuestros días busca un servicio integral que no se limite al registro de sus derechos. Nuestra vocación de servicio nos ha llevado a adaptarnos a fin de responder a las necesidades y exigencias actuales de los clientes. Hemos asumido este desafío con

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agrado, felices de brindar servicios en nuevas áreas, por ejemplo, el derecho de la moda o la protección de datos personales.

Las jornadas se inaugurarán académicamente con una conferencia sobre las especialidades tradicionales garantizadas. Recientemente, el Country Index 2019 de Future Brand destacó la influencia cultural global de la cocina peruana. ¿Está la gastronomía de Perú debidamente explotada por la propiedad intelectual? ¿Trabaja Barreda Moller específicamente en el tema?

La gastronomía peruana es una de las más exquisitas del mundo y es símbolo de orgullo para los peruanos.

Sin embargo, las categorías tradicionales en materia de propiedad intelectual, como son las marcas, denominaciones de origen, secretos industriales, no han sido suficientes para proteger adecuadamente a la gastronomía peruana, ni a nuestros productos alimenticios.

Por ello, mediante decreto legislativo n.º 1397, publicado el 7 de setiembre de 2018, se modificó la Ley de Propiedad Industrial (decreto legislativo n.º 1075), incorporando a las especialidades tradicionales garantizadas, así como a las indicaciones geográficas, como elementos de la propiedad industrial.

Dicha modificación, sin embargo, aún no entra en vigencia, sino que lo hará una vez se publique el reglamento con las disposiciones que regulen ambas figuras. Por ahora, estamos a la espera del reglamento, pero venimos trabajando en temas conexos, vinculados a la gastronomía, como por ejemplo la protección de marcas colectivas y denominaciones de origen.

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Propiedad Intelectual

Biopiratería Juli Gutierrez Zanelli Diez Canseco Competencia & Propiedad Intelectual Perú país megadiverso y pluricultural. Si tuviéramos que definir al Perú, las palabras megadiverso y pluricultural estarían necesariamente incluidas en dicha definición. Megadiverso es un concepto relacionado con biodiversidad la que refiere a una enorme variedad de formas de vida, tanto plantas como animales. Además de megadiverso, el Perú es un país pluricultural. Diversas culturas ancestrales han coexistido en su territorio y han transmitido de generación en generación conocimientos que les ha permitido subsistir.

Estos dos conceptos: la biodiversidad y la pluriculturalidad determinan la existencia de recursos genéticos y conocimientos tradicionales que están directamente relacionados con la biopiratería. ¿Qué es la biopiratería? La biopiratería es el acceso y uso no autorizado de recursos genéticos o conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. Este acceso y aprovechamiento ilegal se realiza especialmente mediante el uso inapropiado de ciertas figuras de la propiedad intelectual.

Los recursos genéticos, conforme se ha definido en la Decisión 391 de la Comunidad Andina es todo material de naturaleza biológica que contenga información genética de valor o utilidad real o potencial. Así, son recursos genéticos las plantas, los cultivos agrícolas y los animales.

Por su parte, los conocimientos tradicionales tal y como los ha definido la UNESCO son el conjunto acumulado y dinámico del saber teórico, la experiencia práctica y las representaciones que poseen los pueblos con una larga historia de interacción con su medio natural. Se trata de conocimientos colectivos que poseen las comunidades campesinas y nativas desde tiempos ancestrales.

Regulación internacional. Son dos textos internacionales fundamentales que se han dado para la protección de la biodiversidad y de los pueblos indígenas. Por un lado está el Convenio sobre la Diversidad Biológica, de 1992 que establece, en primer lugar, la soberanía de los Estados sobre los recursos biológicos presentes en su territorio, de modo que quien quiera usar esos recursos debe obtener la aprobación de las autoridades y, en segundo lugar, la obligatoriedad de contar con un mecanismo de reparto equitativo de los beneficios por el uso de esos recursos, de forma tal que quien obtenga un lucro a partir de dicho uso tendrá que distribuir un porcentaje de esos beneficios. Por otro lado está el Protocolo de Nagoya de 2019 que promueve la creación de agencias nacionales encargadas de expedir los permisos de explotación de los recursos y establece que es el Estado el que tiene que asegurar el reparto equitativo de los beneficios generados.

Regulación andina y peruana. En la Comunidad Andina se reguló el acceso a los recursos genéticos a través de la Decisión 391 desde 1996 y en el Perú se dio en el 2002 la Ley N.º 27811 que establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos. A través de estas normas, en la línea de lo establecido por los textos internacionales, el Estado peruano cuenta con derechos sobre sus recursos genéticos y los pueblos indígenas cuentan con derechos sobre los conocimientos colectivos que han creado, desarrollado y preservado a través del tiempo. Cuando se accede a estos recursos o a estos conocimientos sin respetar los derechos del Estado peruano o de los pueblos indígenas, según sea el caso, se configura la biopiratería.

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¿Existe una confrontación con la propiedad intelectual? Entre los elementos de la propiedad intelectual se encuentran las patentes de invención. Para patentar algo se necesita cumplir tres condiciones: i) la novedad: la invención no existe aún, es totalmente nueva en el tiempo y en el espacio; ii) el nivel inventivo: la invención no tiene que ser evidente para un experto del sector; iii) la aplicabilidad industrial: el producto puede ser fabricado y comercializado en el mercado. Si no se respeta uno de los tres criterios de otorgamiento, una patente no puede ser otorgada o, habiéndosela otorgado, podrá ser objeto de anulación.

En la práctica, lo que se ha observado es la solicitud e incluso el otorgamiento de derechos exclusivos sobre productos o procedimientos presuntamente innovadores que no hacen sino copiar técnicas y conocimientos de las comunidades indígenas utilizando productos biológicos. En la medida que se produzcan estos supuestos, las patentes solicitadas no estarán cumpliendo con el requisito de la novedad y el nivel inventivo.

Iniciativas para la protección de los recursos en los países proveedores: la experiencia peruana. Una de las grandes deficiencias del sistema de protección de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales ha sido su falta de observancia. Muy pocos países han podido efectuar una labor orientada al respeto de los derechos y a la fiscalización y control de actos delictivos. Sin embargo, países como Perú y la India han dado grandes avances en este sentido.

Así, el gobierno peruano creó en el 2004 la Comisión Nacional contra la Biopiratería con la finalidad de desarrollar acciones para identificar, prevenir

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y evitar actos de biopiratería que involucren recursos biológicos de origen peruano y conocimientos colectivos de los pueblos indígenas del Perú.

En cumplimiento de su labor, la Comisión ha logrado invalidar patentes en Japón, Corea y Europa, así como el retiro de solicitudes de patentes que abiertamente utilizaban productos genéticos y conocimientos tradicionales de comunidades nativas. Un caso representativo es el del sacha inchi, una planta vegetal amazónica utilizada hace más de tres mil años por pueblos de la zona para prevenir las arrugas. En el 2008 una empresa francesa de cosméticos logró la inscripción de una patente basada en la utilización del sacha inchi para la elaboración de cremas contra el envejecimiento, haciendo suyo dicho descubrimiento. Gracias a las acciones realizadas por la Comisión, esta patente fue anulada.

Reflexiones. Tres ideas generales podemos extraer de una revisión integral de la regulación normativa, la actividad de ciertas empresas y el rol de los Estados.

Primero, la actual regulación internacional en esta materia adolece de ciertas imprecisiones que han determinado dificultades en su aplicación práctica.

Así, por ejemplo, las normas son poco precisas sobre la manera efectiva de controlar el acceso a los recursos genéticos, los modos de consultar a los pueblos que usan tradicionalmente esos recursos y la probanza de la anterioridad de un conocimiento. Otras imprecisiones importantes están relacionadas con el reconocimiento del uso de un recurso genético por varias comunidades y consecuentemente quién obtendría los beneficios por su uso.

Segundo, actualmente muchas empresas utilizan dentro de su estrategia comercial el concepto de empresa verde en el que se intensifica la publicidad sobre la utilización de productos y técnicas naturales. En muchos casos, los desarrollos que hacen están inspirados en conocimientos colectivos de comunidades locales o entes genéticos propios de un determinado país.

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De esta manera se ahorran sumas considerables en cuanto a investigación y desarrollo sin efectuar ningún tipo de reconocimiento a sus titulares originarios.

Tercero, la falta de conocimiento respecto a la protección de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales coadyuva a la existencia de la biopiratería. Los Estados aún no han desarrollado políticas efectivas de difusión, educación y colaboración con las comunidades campesinas para que puedan registrar sus derechos y no se cuenta con registros públicos y centralizados que permitan obtener datos relacionados con recursos genéticos y conocimientos tradicionales.

Se concluye este artículo precisando que no se puede negar la inversión económica y de recursos humanos que muchas empresas efectúan en investigaciones y desarrollos basados en recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Tampoco se puede negar la necesidad que dichas empresas tienen de obtener una protección exclusiva sobre el aspecto innovador de sus productos finales para recuperar su inversión o reinvertir en nuevos proyectos. No se trata, finalmente, de una oposición a la utilización de los recursos genéticos o los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, sino que su uso se haga siempre y cuando se respete el derecho de sus legítimos propietarios y se contemple la distribución de beneficios del acceso o uso de estos.

Juli Gutierrez Zanelli. Es socia del estudio Diez Canseco Competencia & Propiedad Intelectual. Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con Maestría en Derecho de la Unión Europea, por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es directora de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual (ASIPI). @: jgutierrez@dclegal.pe

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Particularidades en el tratamiento del nombre comercial y los servicios relacionados con la venta de productos en la clase 35 en Perú Francisco Espinosa Reboa Espinosa Bellido Abogados Al diseñar una estrategia de posible expansión comercial hacia una región o un país extranjero, una de las primeras acciones que toma la empresa interesada es buscar y, de encontrarse disponible, registrar allí su marca.

Evidentemente, se tendrá que considerar el riesgo de recibir acciones de cancelación por falta de uso interpuestas por terceros, si es que no se tiene pensado iniciar las ventas en dicho país en un lapso de tiempo inferior a tres años, y para ello eventualmente se podría diseñar un plan en el que se registren una nueva variación o versión modificada de dicha marca cada tres años para que siempre se tenga un registro que no pueda ser cancelado por falta de uso, hasta que se inicien las ventas u operaciones del negocio en ese país particular.

Sin embargo, este tipo de estrategias se encuentran pensadas mayormente en relación con productos o servicios y las marcas que los identifican. Pero ¿qué sucede cuando el signo que se quiere proteger es el nombre comercial de un negocio? Es decir, cuando se trata del nombre de una tienda internacional cuya marca es el nombre con el que se identifica el negocio, pero que más bien los productos que se venden dentro de esa tienda son identificados con marcas de terceros.

Pongámonos en el caso, por ejemplo, de una tienda de vinos y licores. No produce vinos ni licores propios o con marca propia, y por lo tanto el único signo distintivo que protege, y que es fundamental para dicho negocio, es el nombre comercial con el que se identifica dicha tienda. Por lo mismo, el registro de dicho nombre como marca de producto de la clase 33 (que incluye a los vinos y licores) no otorgaría una protección realmente adecuada pues, si bien puede bloquear momentáneamente el acceso de terceros a inscribir una marca o nombre comercial similar para identificar tanto ese tipo de productos como la actividad de comercialización de estos, en el fondo se trata de un derecho débil y expuesto, pues en caso de que se solicite su cancelación por falta de uso, no podría defenderse al no poder demostrar que el uso que ha realizado de su nombre comercial representa un uso como marca de producto.

En consecuencia, el tipo de derecho previsto en la legislación peruana y andina para proteger ese tipo de signos es el nombre comercial.

Nuestra legislación entiende por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil, el cual pudiera o no coincidir con su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles, pues finalmente son figuras independientes una de la otra.

El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio local y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Si bien el titular de un nombre comercial puede registrarlo ante la oficina nacional competente, dicho registro tendrá solamente carácter declarativo, pues como ya vimos, el derecho exclusivo

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sobre dicho nombre solamente se adquirirá por su uso en el mercado local, en este caso, en el mercado peruano.

Como consecuencia de este requisito de adquisición de derechos solo a través del uso del nombre comercial a nivel local, se genera una serie de inconveniencias para las personas o empresas extranjeras que como parte de su estrategia de expansión quieren tener protegido su nombre comercial en Perú para potencialmente iniciar operaciones en un mediano o largo plazo.

Estando en esta situación contactarán a un abogado de propiedad industrial local para pedirle que registre su nombre comercial, y este le dirá que no es posible, pues el derecho sobre el nombre comercial solo se adquiere por su uso efectivo y constante en el mercado peruano, cosa que aún no sucede, que el registro es solo declarativo y no constitutivo del derecho, y que por ello para inscribir dicho registro sería necesario demostrar con pruebas, generalmente copias de facturas y boletas de venta, el uso anterior y constante de dicho nombre para identificar las actividades comerciales que realiza.

Por su parte, la persona o empresa extranjera aludida le dirá al abogado local que no opera aún en el Perú y por lo tanto no puede demostrar el uso del nombre comercial como lo requiere la ley. Y como el abogado no puede simplemente decir que no sin intentar ofrecer alguna alternativa viable, posiblemente le aconseje una salida legal que se ha vuelto bastante común en nuestro país para este tipo de casos, y es que registren el nombre —que debería ser

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un nombre comercial pero no cumple aún los requisitos legales para adquirir dicha protección— como una marca de servicio para identificar servicios de la clase 35.

Lo curioso de esta estrategia es que la misma autoridad marcaria local, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi, tradicionalmente ha considerado que las actividades comerciales de ventas de productos, ya sea en forma mayorista o minorista, no representan en realidad servicios brindados a terceros sino actividades comerciales de venta de productos, y por lo tanto su protección se debe dar mediante nombre comercial, y dentro de la clase que corresponde a los productos que se venden bajo dicho nombre. En el ejemplo que pusimos anteriormente, el nombre de dicha tienda de vinos y licores se debería entonces proteger mediante un nombre comercial de la clase 33.

Pero ante la perspectiva aún menos adecuada de proteger ese nombre mediante una marca de producto, el titular de ese nombre comercial que no usa aún en Perú preferirá en la mayoría de casos inscribirlo como una marca de servicios de la clase 35; y la forma en que se han descrito estos supuestos servicios comerciales es mediante referencias similares a «el agrupamiento, por cuenta de terceros, de una amplia gama de productos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan verlos y adquirirlos con comodidad; estos servicios pueden ser prestados por comercios minoristas o mayoristas, por distribuidores automáticos, catálogos de venta por correspondencia o medios de comunicación electrónicos, por ejemplo, sitios web o programas de televenta».

Esta referencia al agrupamiento implica una actividad comercial efectuada no en beneficio propio sino de un tercero, y es allí donde podríamos encontrar un posible cuestionamiento al momento de

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hacer valer los derechos sobre un registro de marca que tiene esa cobertura, pero que en realidad lo que quiere proteger es la venta en nombre propio. Si bien no hemos visto problemas prácticos hasta el momento en la interpretación concreta de la cobertura otorgada por ese tipo de registros, en el futuro podría haberlos tanto de parte de la Dirección de Signos Distintivos, a nivel administrativo, como del Poder Judicial, si fuera el caso.

Finalmente, un aspecto adicional a tener en cuenta respecto de los nombres comerciales es que el registro, además de servir como elemento declarativo o demostrativo de la existencia del derecho, al formar parte de un registro público oficial sirve también como medio para darle publicidad al derecho sobre el nombre y por lo tanto su titular podrá reclamar derechos exclusivos con alcance nacional y no solo dentro del ámbito regional de influencia que tiene el uso efectivo del nombre comercial, como sucede cuando se trata de un nombre comercial que está siendo usado pero no ha sido registrado, donde sus derechos pueden ser territorialmente limitados si no se demuestra que su uso real tiene un alcance con relevancia nacional.

Francisco Espinosa Reboa. Peruano. Nacido el 14 de abril de 1973.

Abogado graduado en la Universidad de Lima en 1997, con maestría en Derecho (LLM) de Propiedad Intelectual en Franklin Pierce Law Center, Concord, New Hampshire, EUA, en 2001. Ha sido presidente de la Asociación Peruana de Propiedad Industrial y Derechos de Autor, y del Grupo Peruano de AIPPI. @: fespinosar@espinosabellido.com

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Tiempo para reinventarse Luis Alonso García Muñoz-Najar Estudio Echecopar – Member Firm Baker & Mckenzie International

Muchas cosas están cambiando en nuestras sociedades.

La interacción de las relaciones humanas y la forma de mirar el mundo está en permanente transformación. La tolerancia, la diversidad, el tiempo libre, el respeto por el medio ambiente y hasta el vínculo con las mascotas están ocupando espacios importantes en la vida de los individuos.

Ni qué decir del trabajo diario y los cambios generacionales de quienes ocupan los nuevos puestos laborales en los distintos niveles jerárquicos (sea en el Estado o en el sector privado), y las tendencias que se van redefiniendo en torno a ellos: el dejar ciertas formalidades (la corbata ha sido la primera en caer), el impulso al trabajo flexible, el co-working y las oportunidades de enfrentar el trabajo diario de manera conjunta (open spaces); y claramente, la horizontalidad en las organizaciones. Así también, las entidades públicas y privadas están priorizando nuevos marcos regulatorios de cumplimiento en su actuar, al interior de la entidad y en su vinculación con el exterior. De esta forma, estrictos estándares éticos y de comportamiento están siendo exigidos, priorizándose el cumplimiento de ciertas reglas para hacer negocios. En este entorno evolutivo, la economía global también juega un papel preponderante. La incertidumbre de los escenarios económicos, la necesidad de los logros en eficiencia y gestión empresarial, además de la incidencia de la competencia global, y los desarrollos tecnológicos, imponen el repensar constante de los modelos de negocio de las empresas. Estos cambios también están removiendo las estructuras de las profesiones en el mundo y la correspondiente demanda y consecuente oferta de servicios profesionales. No son ajenos, en esta transformación, los servicios legales. Sin embargo, enfrentar estos cambios no es solo etiquetar las estructuras empresariales de los servicios legales, como lo proponen ciertos sectores, autodenominarse los newlaw en contraposición a las llamadas oldlaw o biglaw. También es un error pretender el cambio buscando el reconocimiento únicamente de rankings legales, publicaciones que, al parecer, han llegado para aprovechar esta necesidad de recibir laureles virtuales en mercados competitivos cambiantes. Para poner el escenario aún más complicado, la inteligencia artificial ya llegó y ciertamente va a desplazar algunos servicios legales «no esenciales». Lo cierto es que estamos frente a un asunto más difícil y profundo, en el que se debe lograr un entendimiento sobre los cambios que están exigiendo las empresas y que afectan el servicio legal tradicional.

Servicios que deben adecuarse necesariamente, a través de plataformas tecnológicas de última generación, creativos pactos económicos, servicios innovadores; y de manera fundamental, un equipo de profesionales con experiencia, visión estratégica e integrados globalmente. Si vemos en nuestros mercados latinoamericanos, las empresas de servicios legales (firmas tradicionales y boutiques) están muy inquietas, haciendo los esfuerzos para lograr su adecuación

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en este escenario, en el que la internacionalización de los servicios y la innovación serán de una u otra forma factores de subsistencia. Referirnos a nuestra práctica, la propiedad intelectual, en esta historia, implica considerar además el rol que están teniendo las oficinas de propiedad intelectual en la región, y en particular en algunos países, como es el caso de Chile, Colombia, México y Perú, coincidentemente, países que conforman la Alianza del Pacífico, un mecanismo de integración profunda que está teniendo incidencia en la armonización de reglas y el benchmark de estándares de buenas prácticas gubernamentales. Las oficinas vienen impulsado propuestas para promover la propiedad intelectual a nivel de las empresas locales, aquellas que no tienen la oportunidad de acceder al sistema; e incluso, aportando de una manera transversal, lineamientos de políticas públicas para el impulso nacional de la innovación, productividad y competitividad. Coherentemente, estas acciones han llevado a mejorar de manera sustancial la gestión en la administración de la propiedad intelectual, incorporando herramientas para ofrecer servicios eficientes y más rápidos, tanto en la solución de conflictos como en la concesión de derechos; incluso, algunos servicios terminan siendo gratuitos y otros no requieren de la firma del abogado para realizar los trámites correspondientes. Acompañando este escenario, desde hace un tiempo, algunos servicios

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de propiedad intelectual vienen siendo considerados como servicios comoditizables, por los cuales la empresa comienza a pagar menos o encargarlos a manos no expertas (por supuesto, mucho más baratas). Frente a ello, hoy el reto de los profesionales de la propiedad intelectual es saber ofrecer servicios comoditizables, manteniéndose rentables; pero, sobre todo, tener la capacidad de trasladar al mercado, estratégicamente, una clara diferenciación entre dichos servicios y aquellos que aportan verdadero valor añadido a los clientes. Es interesante ver cómo en la oferta de servicios de propiedad intelectual se viene incorporando una variedad de nuevas prácticas, no relacionadas necesariamente con los signos distintivos, nuevas creaciones y el derecho de autor, como son: tech-law, telecom, datos personales, competencia, consumidor, comercio internacional, barreras burocráticas e inclusive regulación sanitaria, entre otras.

Todo vale en este nuevo entorno, hípertecnológico y ultraeficiente. De esta forma, la transformación comienza a tener efecto en la cultura y modelo de los negocios de los servicios legales, con el foco central en el cliente. En efecto, las páginas web de las grandes firmas y las boutiques, así como las propuestas de servicios, ya dejaron de definir a las áreas de práctica de manera tradicional; el valor agregado que se imprime hoy en día es la capacidad del equipo profesional de conocer al cliente, su sector y la industria en la que se desenvuelve. Por lo tanto, los servicios de propiedad intelectual deben integrar capacidades para primero entender y luego atender la industria y el negocio del cliente. Probablemente, bajo este esquema, las firmas full service puedan tener una mayor ventaja en el mercado,

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cuando los temas de propiedad intelectual se vinculan a transacciones sofisticadas, planeamientos tributarios, valorizaciones de activos, estructuración de contratos o procesos litigiosos complejos. Sin embargo, frente a la diversificación, la especialización y la capacidad técnica en la materia siempre será un factor relevante para lograr los objetivos y encajar en estos nuevos esquemas de eficiencia económica que tienen ahora los clientes. En estos tiempos de cambio, en donde lo estático terminará por desaparecer, el éxito viene con nuestra capacidad de adecuarnos a nuevos entornos y estructuras, en una competencia cada vez más sofisticada. Toca reinventarnos, revisar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y en este proceso, no debemos olvidar, como profesionales de esta nueva propiedad intelectual que ya nos desafía, de educar a la empresa y al mercado, de la importancia que tiene este sistema en la posibilidad de generar riqueza basada en la creatividad y la innovación, y lograr ser sociedades más justas y prósperas. Finalmente, los activos más valiosos de los países y de las empresas suelen ser los elementos creativos que los distinguen.

Luis Alonso García Muñoz-Najar. Socio líder. Reconocido experto en PI y comercio internacional. Ha sido presidente del Tribunal del INDECOPI y ha dirigido las Oficinas de Patentes y Marcas de dicha entidad. Asesora a empresas nacionales e internacionales en las estrategias para el desarrollo, gestión y protección de sus creaciones empresariales. @:LuisAlonso.Garcia@bakermckenzie.com

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Las marcas de exportación ¿están en riesgo?

Rosa María Kresalja Kresalja IP Cada legislación establece las regulaciones que deben considerarse para determinar cuándo una marca se encuentra en uso; para el caso de la Comunidad Andina es la Decisión 486 y se incluye en el artículo 166. El primer párrafo señala la primera forma en que se entiende que una marca se encuentra en uso, y es aquella que se da en el territorio de un país de la Comunidad Andina, por la comercialización del producto en el mercado. El segundo párrafo señala otra forma en que se entiende que una marca se encuentra en uso, y es aquella que se da cuando se exporta productos al exterior.

En el segundo párrafo la norma establece: “También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior”1.

Esta segunda forma de uso de marca, que es la menos usual, es la que voy a pasar a analizar, ya que pese a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en diversos casos que este es otro parámetro para determinar si una marca se considera usada, existe hoy controversia entre nuestras autoridades sobre la validez de las pruebas de uso por exportación, esto a raíz de uno de los cuestionamientos que es ¿quién debe ser el exportador y quién el destinatario? Se han presentado casos en que la empresa productora, licenciataria o autorizada para el uso de la marca, exporta al titular de la marca, y, podría suceder que la titular de la marca exporte a su casa matriz o a una filial. En estos casos, ¿se hace uso de la marca o son usos en la esfera privada?... como diría Shakespeare, that is the question.

Queda claro que la exportación debe darse desde cualquiera de los países de la Comunidad Andina, pero es preciso indicar que la frase “… según lo establecido en el párrafo anterior” exige que aquellos productos que son exportados no lo sean de forma simbólica (token use), es decir, de un uso aparente, a modo de ejemplo: muestras, sino que más bien se trate de una exportación que por la cantidad (dependiendo de la naturaleza del producto) y/o frecuencia, se entienda que se encuentran en uso, ya que van a estar disponibles para los consumidores en el territorio del país al que son exportados2.

La exportación es un término de comercio exterior y está definida en el artículo 2 de la Decisión 671, que señala que es la salida física de las mercancías … a un tercer país, es decir, con destino al exterior, con la finalidad que sean consumidos fuera del país. Ello significa que los productos identificados con la marca no ingresan en los circuitos comerciales de la Comunidad Andina, sino en los circuitos comerciales del país o países a los que se exportan los productos. Es decir, la cuota del mercado es buscada en el extranjero.

Ahora bien, el producto tiene que estar identificado con la marca; en cada uno de ellos tiene que haberse llevado a cabo la actividad 1- La negrita y el subrayado son nuestros.

2- A modo de ejemplo: en Estados Unidos de América.

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consistente en poner el signo, y éste, es un derecho exclusivo del titular de la marca. Es decir, el derecho exclusivo se refiere a la utilización en el tráfico económico del signo junto con los productos para los que ha sido otorgada la marca. Dentro de este contexto, la utilización en el tráfico económico equivale al uso de la marca en el mercado.3 Y es que, exportar supone utilizar en el tráfico económico (en un primer momento, ya en el país exportador) las mercancías provistas de la marca.4 La primera venta se realiza localmente; luego se revenderá en mercados extranjeros. Este uso satisface el requisito legal, afirman tanto Otamendi, como Bertone y Cabanellas5.

Debemos señalar que en varios de los países de la hoy Comunidad Europea, como Alemania, Italia, España, y Francia “se discutía en torno a si, por una parte, era suficiente el hecho de dotar con la marca a los productos en el país, o si era necesario exigir que los productos, una vez distinguidos con la marca en el país, debieran abandonar efectivamente el ámbito interno de la empresa. Ambas opciones fueron en su momento analizadas, pero la colocación de la marca en relación con los productos gozó y goza hoy de un mayor favor 3- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO. Apuntes de derecho mercantil. Derecho mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial. Navarra: THOMSON REUTERS ARANZADI, 2014, p. 558.

4- GALÁN CORONA, EDUARDO. Derechos conferidos por la marca. En: Comentarios a la ley de marcas.

Director: BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, ALBERTO. Navarra: THOMSON ARANZADI, 2003, p.515.

5- BERTONE, LUIS EDUARDO y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO. Derecho de marcasTomo II. Buenos Aires: EDITORIAL HELIASTA S.R.L., 1989, P. 278. - OTAMENDI, JORGE. Derecho de marcas. Buenos Aires: LEXISNEXIS ABELEDO-PERROT, Quinta Edición, 2003, p.219.

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doctrinal.”6 Saiz García, ahondando aún más indica que “... lo que en ningún caso va a ser exigible al titular de la marca de exportación es que la utilice de manera tal, que sus productos entren en competencia con los productos de sus competidores nacionales”.7 De hecho, la colocación de la marca en los productos ha sido el acto de uso que para las marcas de exportación ha acogido como relevante la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2015/2436 del 16 de diciembre de 2015.

Es importante resaltar que, en caso la marca fuera cancelada, serían múltiples los perjuicios, entre ellos: se hostigaría a la empresa exportadora; habría un aprovechamiento de reputación ajena; habría confusión entre los consumidores; se impediría fijar la marca en el país productor del bien (esto configuraría un acto de infracción en caso logre el registro); terceros podrían iniciar acciones de infracción, así como, otro tipo de acciones en contra, como medidas cautelares; la transparencia de mercado quedaría desnaturalizada; y, se generaría un perjuicio irreparable a la marca como mecanismo esencial de la competencia ya que no podría indicar el origen empresarial.

Además, si los productos se limitaran al uso en el ámbito privado las empresas no tendrían interés alguno en fijarles la marca y, mucho menos, registrarla en el país de donde provienen los productos.

Es importante tener presente que los productos fabricados en países de la Comunidad Andina, van a circular en el extranjero 6- SAIZ GARCÍA, CONCEPCIÓN. El uso obligatorio de la marca. Valencia: TIRANT LO BLANCH, 1997, 88.

7- Ibíd., op.cit., 89.

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con la designación nacional del origen empresarial8, es decir, con la indicación de origen boliviana, ecuatoriana, colombiana o peruana.

En mi opinión, hay, por tanto, fundamento y justificación en velar por un interés económico general derivado de la modalidad de uso de la marca por empresas exportadoras y/o productoras. En la exportación es irrelevante quién es el exportador y quién es el destinatario, y siempre que el uso no sea simbólico, la modalidad de exportación utilizada hoy por diferentes empresas que fabrican sus productos en países productores debe considerarse válida; si la autoridad no lo entiende de ésta forma, como se ha indicado anteriormente, serían múltiples los perjuicios y la marca de exportación estaría en riesgo, más aún, con un mercado cada vez más integrado e internacionalizado.

8- Federal Supreme Court, 18 de octubre de 1990, 23 IIC, 1992, p.403. En: DE LA FUENTE GARCÍA, ELENA. El uso de la marca y sus efectos jurídicos. Madrid: MARCIAL PONS, 1999, p. 219. Cita el caso Silenta, en que el Tribunal Federal alemán estimó que no existía caducidad ya que la fijación de una marca aplicada sobre productos que se destinan a la exportación es un acto de uso relevante toda vez que la marca se pone en relación con los circuitos comerciales alemanes mediante productos que circulan en el extranjero con la designación nacional del origen empresarial.

Rosa María Kresalja. Es Abogada, graduada con mención de Sobresaliente Pontificia Universidad Católica del Perú: Facultad de Derecho y, Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación. Miembro del Colegio de Abogados de Lima [2008]. Istituto Europeo y Istituto Italiano - Florencia [2000]. Miembro Activo de Themis Revista de Derecho [Agosto 1998-Diciembre 1999]. Secretaría del Anuario Andino de Derechos Intelectuales [2004-actualidad]. Universidad de Buenos Aires: Facultad de Derecho, Postgrado Actualización en Derecho de Autor y Derechos Conexos [2010]. IDIOMAS: español, inglés e italiano. @:ruzika@kresaljaip.com

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El procedimiento acelerado de patentes (PPH) en el Perú Renzo Scavia Scavia & Scavia “No he nacido para un solo rincón, mi patria es todo el mundo”.

Séneca 1. Introducción No es un misterio que vivimos en la era tecnológica, en la que virtualmente todo se maneja por las redes, la informática y la sistematización de los procesos; en un mundo en el que los países empiezan a confiar en la tecnología para mejorar sus políticas de gobierno y en el que gracias a estos avances tecnológicos se impulsa un concepto real de globalización.

Sin embargo, la globalización no está avanzando de manera uniforme, ya que algunos países se están integrando a la economía mundial con mayor rapidez que otros. En los países que han logrado integrarse, el crecimiento económico es más veloz y la pobreza disminuye, como es el caso del Perú, que viene presentando un crecimiento económico considerable que lo pone en la mira de las potencias mundiales. Bajo este escenario es que se desarrolla la idea de la cooperación internacional en materia de patentes.

El Procedimiento Acelerado de Patentes o Patent Prosecution Highway (PPH) otorga la posibilidad de acelerar el trámite para la obtención del registro de patentes peruanas en el extranjero, bajo la condición de que exista un convenio con la oficina de patentes en la que se solicita la aplicación del PPH y se cuente con un examen de patentabilidad favorable. En el mismo sentido, los solicitantes de patentes extranjeras también podrán agilizar el procedimiento de registro de su patente en el Perú, invocando el PPH. A fin de implementar el PPH, el INDECOPI ha celebrado acuerdos bilaterales y multilaterales de cooperación con diferentes autoridades de patentes del mundo, de forma tal que cuando el solicitante de una patente recibe un examen favorable sobre los requisitos de patentabilidad de su invención, las demás autoridades podrán tomar en cuenta los resultados de dicho examen para expeditar el procedimiento de registro.

Estos convenios se rigen bajo el principio Mottainai, concepción japonesa que insta al máximo aprovechamiento de todos los recursos, a la cultura del reciclaje y a la adopción de mecanismos que contribuyan a alcanzar la mayor eficiencia en el uso de los productos.

Somos parte de un sistema de consumo que derrocha los recursos. Por ello es indispensable contar con herramientas que nos ayuden a utilizarlos de manera eficiente y consciente, sirviéndonos del beneficio recíproco de las relaciones bilaterales y multilaterales entre los países.

A continuación, haremos una breve reseña de cada uno de los acuerdos suscritos por el Perú en materia de tramitación acelerada de patentes.

2. PPH celebrado con España El PPH que suscribieron el 5 de octubre de 2015 la Oficina Española de Marcas y Patentes (OEPM) y el INDECOPI, dispone que cuando la OEMP emita una opinión favorable sobre la patente u otorgue la patente, el interesado puede solicitar el PPH ante el INDECOPI, para lo cual debe presentar un formato acompañando la documentación emitida por dicha oficina y cumpliendo los demás requisitos previstos en la ley.

3. PPH suscrito en el marco de la Alianza del Pacífico La Alianza del Pacífico constituye un área de integración multinacional entre países de la región que busca alcanzar la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, e impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de las partes integrantes del convenio.

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Sobre la base de este tratado es que los países miembros Colombia, Chile, México y Perú decidieron promover el apoyo multilateral en materia de patentes.

Así, con fecha 8 de octubre de 2015, la SIC de Colombia, el INAPI de Chile, el IMPI de México y el INDECOPI suscribieron la Declaración Conjunta de las Oficinas de Propiedad Intelectual de la Alianza del Pacífico, mientras que el 14 de diciembre de 2015 firmaron el Memorándum de Entendimiento sobre el PPH. El PPH contempla la tramitación acelerada utilizando los exámenes de patentabilidad de cualquiera de los países miembros, así como los productos del trabajo internacional del PCT emitidos por la oficina de Chile, cuando haya actuado como autoridad de búsqueda o examen bajo el PCT. 4. PPH suscrito entre las oficinas de propiedad industrial que integran el PROSUR El 6 de mayo de 2016 se firmó el Protocolo que reafirma el Acuerdo de Cooperación que establece el Sistema de Cooperación Regional en Propiedad Industrial PROSUR-PROSUL. En la misma fecha, los representantes del INPI de Argentina, del INPI de Brasil, del INAPI de Chile, de la SIC de Colombia, del IEPI de Ecuador, de la DINAPI de Paraguay, de la DNPI de Uruguay y del INDECOPI suscribieron el Memorándum de Entendimiento sobre el PPH entre las oficinas que forman parte del sistema.

Cada país que conforma el PROSUR cuenta con su propio lineamiento y directriz para solicitar el PPH, los cuales a su vez contienen los requisitos de forma y de fondo establecidos por cada oficina para su procedencia.

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En este caso también se prevé la posibilidad de solicitar un examen acelerado utilizando los productos del trabajo internacional PCT de las Oficinas de Patentes de Brasil y Chile.

Si bien cada oficina presenta directrices distintas, todas contemplan requisitos similares para peticionar un examen de fondo acelerado de conformidad con los lineamientos aprobados.

5. PPH celebrado con Japón

En definitiva, el PPH logra proteger la patente de un producto o procedimiento en menor tiempo, disminuye los costos de tramitación y permite reutilizar los resultados del examen y la búsqueda realizados por las oficinas de patentes, evitando dobles esfuerzos en acciones administrativas.

El Programa Piloto del PPH entre la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) y el INDECOPI fue suscrito el 3 de octubre de 2017.

El Japón tiene una de las oficinas más grandes de patentes en el mundo, y ello favorece a los inventores peruanos en la medida que, actualmente, pueden ingresar sus solicitudes beneficiándose de una tramitación acelerada. Esto les permitirá proteger su invención sin necesidad de seguir procedimientos tan largos y que demanden altos costos.

El PPH con Japón, además de permitir la utilización de exámenes de patentabilidad favorables, prevé la posibilidad de solicitar la aplicación del acuerdo empleando los productos del trabajo internacional PCT de la oficina japonesa, como autoridad de búsqueda internacional e informe de examen preliminar internacional.

6. Global PPH Este acuerdo es el de mayor relevancia e importancia debido a que, por su carácter global, por un lado nos acerca a las oficinas más importantes del mundo y, por otro, nos abre nuevas oportunidades para que los inventores peruanos cuenten con diversas opciones de mercado para empezar a comercializar sus inventos o generar compromisos estratégicos con empresas a nivel internacional.

Desde el 6 de enero de 2019 el Perú forma parte del Global PPH, que reúne a oficinas de veintiséis jurisdicciones, tales como Alemania (DPMA), Australia (IP), Canadá (CIPO), Corea (KIPO), España (OEPM), Estados Unidos (USPTO), Instituto Nórdico de Patentes (NPI), Japón (JPO), Portugal (INPI), Reino Unido (UKIPO), Rusia (ROSPATENT), Singapur (IPOS) y Suecia (PRV).

7. Conclusión A manera de conclusión, podemos afirmar que los PPH celebrados por el Perú constituyen acuerdos de vital importancia que sitúan a nuestro país a la vanguardia internacional dentro del ámbito de las patentes. La calidad de la búsqueda y el examen son fundamentales para la seguridad jurídica del sistema de patentes, así como para garantizar la confianza que los inventores y la sociedad en general tendrán frente a este sistema.

Por ello, deberá continuarse con la implementación de nuevas maneras de hacer más efectivos y viables los procedimientos de registro de patentes, pues la cooperación internacional, en una actualidad tan globalizada como la nuestra, es requisito indispensable, y hacia eso estamos encaminados.

Renzo Scavia. Es abogado graduado, summa cum laude, por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Diplomado en Derecho Notarial y Registral por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Es socio fundador y socio gerente de Scavia & Scavia. Ocupa el cargo de Presidente del Capítulo Andino de Licensing Executives Society International (LESI). Su práctica de más de 25 años abarca todas las áreas de la Propiedad Intelectual e Industrial, con particular énfasis en marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales. @: rscavia@scavialaw.com

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Propiedad Intelectual

Variar o no variar, esa es la cuestión Gino Piaggio V. Valencia Law Office El tercer párrafo del artículo 166 de la decisión 486 de la Comunidad Andina señala lo siguiente: «El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca». Dicho de otra manera, una marca se considera en uso si esta se usa tal como fue registrada o con ligeras variaciones que no afecten su carácter distintivo. ¿Pero en qué consisten estas ligeras variaciones? La respuesta: Nadie lo sabe con precisión. El artículo en cuestión les concede a las oficinas de marcas de la Comunidad Andina discrecionalidad amplia. Son ellas las que finalmente deciden qué variaciones son ligeras y qué variaciones no lo son.

En 2014, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi (la oficina de marcas del Perú) declaró, en primera instancia, fundada la acción de cancelación por falta de uso interpuesta contra la marca registrada XYZZYX*, que distinguía productos farmacéuticos de la clase 5 de la Clasificación de Niza. Dicha marca fue cancelada porque estaba siendo usada como XYZZYX FORTE, y no como XYZZYX solamente. La resolución de la Comisión fue apelada, pero la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi la confirmó en segunda instancia, señalando que la adición de la denominación FORTE en la marca registrada representaba una variación sustancial de esta. La sorpresa que nos causó la decisión de la Sala fue grande, ya que, en nuestra opinión, las pruebas de uso demostraban que la marca XYZZYX sí estaba en uso, pues figuraba en cada una de ellas antecediendo a la denominación FORTE que, como se sabe, es una denominación descriptiva, de uso común, que figura en muchísimos productos farmacéuticos y que, según el diccionario de la Real Academia Española, significa «gradación fuerte e intensa».

Por suerte, el propietario de la marca XYZZYX también era propietario de la marca registrada XYZZYX FORTE, que también distinguía productos farmacéuticos de la clase 5 de la Clasificación de Niza, así que pudo continuar comercializando sus productos en el mercado. Lamentablemente, por alguna razón, el propietario empezó a comercializar sus productos con la marca XYZZYX solamente, la cual había sido cancelada, y no con la marca XYZZYX FORTE, la cual estaba vigente. Decimos lamentablemente, porque una acción de cancelación por falta de uso fue interpuesta contra la marca registrada XYZZYX FORTE en el año 2015.

En primera instancia, la Comisión declaró infundada dicha acción de cancelación, y señaló lo siguiente: «Si bien la marca materia de cancelación se encuentra constituida por la denominación XYZZYX FORTE y si bien en las pruebas de uso sólo se aprecia el uso de la denominación XYZZYX, a criterio de esta Comisión el término FORTE es una denominación de carácter descriptivo, por lo que su ausencia no altera el carácter distintivo de la marca registrada. En consecuencia, en aplicación del artículo 166 de la decisión 486, corresponde desestimar la acción de cancelación presentada».

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Sin embargo, en segunda instancia la Sala declaró fundada la acción de cancelación, debido a que la marca registrada estaba siendo usada como XYZZYX solamente, y no como XYZZYX FORTE. La Sala consideró que el no uso de la denominación FORTE en la marca registrada representaba una variación sustancial de esta, a pesar de que, como hemos mencionado, la denominación FORTE es una denominación descriptiva, de uso común, que figura en muchísimos productos farmacéuticos y significa «gradación fuerte e intensa».

Como argumentamos en su momento, el no uso de la denominación FORTE en la marca XYZZYX FORTE no afecta el carácter distintivo de esta. FORTE es sólo un detalle, un elemento que no le otorga distintividad a la marca registrada, ya que no es un elemento original, sino un elemento descriptivo. La fuerza distintiva de la marca XYZZYX FORTE se concentra en la denominación XYZZYX, denominación de fantasía que no posee ninguna otra marca que distinga productos farmacéuticos.

Nuestra lectura del tercer párrafo del artículo 166 de la decisión 486 de la Comunidad Andina nos sugería que la Sala debía declarar infundadas ambas acciones de cancelación; sin embargo, la lectura de uno no siempre es la que prima, y artículos como este se prestan a diversas interpretaciones.

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Así como canceló la marca XYZZYX, la Sala canceló la marca XYZZYX FORTE, a pesar de que en su resolución señaló que: «El elemento principal de una marca es aquel que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios». Como hemos demostrado, el elemento principal de la marca XYZZYX FORTE es XYZZYX. Este elemento es el que sirve para indicar el origen de los productos farmacéuticos que distinguía la marca XYZZYX FORTE. El uso de dicho elemento quedó acreditado mediante las pruebas de uso que se presentaron, como bien señalaron la Comisión y la Sala en sus respectivas resoluciones. El elemento FORTE, en el campo farmacéutico, no les dice nada sobre el origen empresarial de los productos a los consumidores; en cambio, el elemento XYZZYX sí. Este es el elemento que le otorgaba distintividad a la marca registrada y que distinguía sus productos farmacéuticos de otros.

La tecnología ha acelerado de tal manera el mercado, que quienes participan en él necesitan diversas herramientas para adaptarse de manera rápida y eficaz a los constantes cambios. En el caso de las marcas, una de estas herramientas es el tercer párrafo del artículo 166 de la decisión 486 de la Comunidad Andina, que permite a las marcas amoldarse a los nuevos cánones estéticos del mercado.

Como se sabe, los gustos del público consumidor varían de un día para otro, lo que gustó ayer no necesariamente gusta hoy, por eso las personas (ya sean naturales o jurídicas) deben rediseñar sus productos constantemente. Este rediseño, sin embargo, no implica que los productos pierdan su característica esencial, es decir, la característica que hace que el público consumidor guste de ellos. Las marcas, al igual que los productos que distinguen, también tienen que rediseñarse, y este rediseño, al igual que con

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los productos, no implica que las marcas pierdan su característica esencial, es decir, la característica que hace que el público consumidor las identifique.

El artículo en cuestión les permite a las personas ahorrar costos, al no tener que registrar nuevamente una marca que sólo ha sufrido ligeras variaciones que no alteran su carácter distintivo. Si bien es importante para el público consumidor que una marca conserve su carácter distintivo, lo es más para el propietario de la marca, quien querrá que el público consumidor continúe reconociendo su marca a pesar de que esta haya sufrido ligeras variaciones. Dicho de otra manera, quien debería tener la última palabra en torno a si el carácter distintivo de una marca ha sido alterado o no es el público consumidor. Las oficinas de marcas deberían investigar si la nueva forma en la que la marca está siendo usada en el mercado provoca o no la misma impresión comercial en el público consumidor que la vieja forma en la que la marca fue registrada. Si la impresión comercial provocada es la misma, la marca no debería ser cancelada por falta de uso. *La denominación original ha sido reemplazada por la denominación inventada XYZZYX, ya que los casos a los que nos referimos se han judicializado.

Gino Piaggio V. Es abogado del Estudio Valencia, en Lima, Perú, bufete de abogados e ingenieros especializado en propiedad intelectual. Es miembro de la Asociación Peruana de Propiedad Industrial y Derechos de Autor (APPI) y de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI). Se especializa en las áreas de marcas y de patentes. @: valencia@valencialawoff.com.pe

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¿QUÉ HACER EN LIMA? ASIPI será recibida por una de las ciudades más históricas, culturales y dinámicas de Latinoamérica. Sepa cómo y dónde moverse en la capital de Perú.

Ubicado en la zona del puerto de Callao, el aeropuerto internacional Jorge Chávez se encuentra a unos 15 km (aproximadamente 45 minutos) del Westin Lima Hotel & Convention Center, sede de las XXI Jornadas de Trabajo y Consejo de Administración de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI). Para trasladarse conviene contratar servicios de transporte oficiales dentro del aeropuerto. Además, las aplicaciones Uber y Cabify funcionan muy bien así como la App Satelital que es de Lima.

El hotel queda en San Isidro, uno de los cuarenta y tres distritos que forman parte de la provincia de Lima. Junto a Miraflores, distrito con el cual limita al sur, es la zona más atractiva y turística de la ciudad. Parques, playas y malecones forman parte del paisaje, donde se ubican los mejores hoteles, centros comerciales y restaurantes de Lima. Por su grado de seguridad, moverse a pie de día y noche no supone problema alguno. ¿DÓNDE COMER? La gastronomía peruana es histórica, variada y unánimemente aclamada en todo el mundo, así que toda visita a Lima invita obligatoriamente a disfrutar sus platos. Hay lugares para todo tipo de gustos. A partir de las recomendaciones de nuestros lectores peruanos, elegimos diez de los mejores restaurantes ubicados cerca de la sede el evento.

Central (Miraflores). El restaurante principal de Virgilio Martínez Véliz, uno de los representantes de la nueva generación de chefs peruanos, integra insumos indígenas peruanos en una carta contemporánea. Cushuro, sangre de airampo, leche de cabra, kañiwa, yuyo de pampa y pétalos de retama son parte del menú. Considerado uno de los restaurantes top de Latinoamérica.

Maido (Miraflores). Otro chef de renombre, Mitsuharu Tsumura, es dueño de este sitio simbolizado por la cocina nikkei, que fusiona la rigurosa y medida gastronomía japonesa con el sabroso y explosivo instinto peruano. Otro restaurante posicionado como los mejores de la región por la crítica.

Rafael (Miraflores). Es el local más reconocido de Rafael Osterling, que prioriza la cocina casera y tradicional de alto nivel con cierto grado de experimentación y libertad. Posicionado en una casa republicana limeña de comienzos del siglo XX, genera un ambiente ideal para no levantarse de la mesa.

La Huaca Pucllana (Miraflores). Albergará la noche peruana de las XXI Jornadas, el 29 de octubre. Pescados, mariscos y vegetales de todo tipo son la base de un lugar de donde emanan colores y olores que hacen vibrar al comensal y cumplen con las exigencias de los paladares más refinados.

Panchita (Miraflores). Comida criolla es la base de este lugar, que se describe como amante de «la tradición y cultura de Lima, dándole sabor a los mejores productos, a veces a fuego lento, otras alborotado, con la misma ilusión de nuestras abuelas». Casi como ir a sentarse a cualquier casa limeña.

Mayta (Miraflores). Casa insignia del chef Jaime Pesaque, combina técnicas culinarias contemporáneas con productos locales novedosos y especies auténticas. Es además reconocido como uno de los mejores bares de pisco en toda la ciudad, lo que asegura una pizca de diversión más allá de la comida.

Astrid y Gastón (San Isidro). Un emblema peruano, es el restaurante símbolo del afamado chef Gastón Acurio, tal vez el más conocido de todo Perú. Con más de 20 años, renueva su propuesta continuamente y se mantiene a la cabeza de casi todos los rankings gastronómicos de la región. Un clásico al que es difícil eludir.

Cosme (San Isidro). Inspirado en restaurantes de Nueva York, tiene un ambiente cosmopolita y un menú corto que asegura que todos los platos sean de enorme calidad. ¿Una recomendación? Las deliciosas mollejas emparrilladas sobre puré de choclo con ají amarillo y reducción de vino tinto.

Osaka (San Isidro). Otro espacio que rinde tributo a la cocina nikkei.

Ejemplo de la perfecta fusión entre Japón y Perú, a la cual le ha agregado un ambiente vibrante y creativo que le ha permitido establecerse como una marca global para exportar este invento peruano al resto del mundo.

Kjolle (Barranco). Al sur de Miraflores, su nombre refiere a un árbol y su cocina se enfoca en la naturaleza, con un uso innovador de productos del mar, los valles, los lagos de altura, las montañas y los bosques amazónicos. Gastronomía andina al 100 % para respirar a Perú desde las raíces.

Otros: La Mar (Miraflores), La Gloria (Miraflores), Brujas de Cachiche (Miraflores) e Isolina (Barranco).

COMPRAS San Isidro y Miraflores ofrecen una lista amplia de donde regalar y regalarse, desde artesanías locales a marcas internacionales. En la avenida Petit Thouars, que se extiende de norte a sur en los distritos de Lima, se encuentran Índigo y Atípico, dos galerías con fabulosos artículos de artistas peruanos. También está el Mall Larcomar, enclavado en la roca con tiendas, restaurantes y bares, y reconocido como el mejor centro comercial de la ciudad. Otra opción similar, con firmas de lujo, es el Real Plaza Salaverry y el Jockey Plaza.

MUSEOS Gran Teatro Nacional del Perú (San Borja). Casa de la ceremonia de inauguración y el cóctel de inauguración el 27 de octubre, su construcción comenzó en 2010 para cumplir con una necesidad de Lima de albergar grandes producciones en un lugar tecnológica y arquitectónicamente a la vanguardia. Vale la pena visitarlo.

Museo Pedro de Osma (Barranco). Ubicado al sur de Miraflores, allí se celebrará el 55.º aniversario de ASIPI el 30 de octubre. Los amantes de la historia estarán de parabienes al conocer un lugar que resguarda y promueve el patrimonio virreinal. Recientemente agregó una sala permanente de arte del sur andino, en la que se muestran las antiguas tradiciones precolombinas.

MATE (Barranco). Es el único museo en el mundo especializado en la obra del reconocido fotógrafo Mario Testino, nacido en Lima y exportado al mundo como uno de los fotógrafos referentes de la industria de la moda, con premiados trabajos para estrellas de Hollywood, deportistas de elite y la realeza británica.

Museo Larco (Pueblo Libre). Se encuentra en este distrito al norte de San Isidro. Otro paraíso para quienes gustan de la historia: enclavado en una casona virreinal del siglo XVIII, rodeado por hermosos jardines, la exposición permanente del Museo Larco descubre los más de 5.000 años de historia del antiguo Perú.

Museo de Arte de Lima (MALI). Ubicado en el centro de Lima, será el hogar del cóctel de los estudios el 28 de octubre. MALI es acaso el principal ejemplo de la ecléctica arquitectura limeña, fabricado en fierro en 1870, inspirado en el estilo neorrenacentista.

Tiene exposiciones temporales y colecciones actuales y otras que se remontan a la época precolombina.

OTROS A quienes gustan de correr, en Miraflores pueden bajar hasta el malecón para disfrutar una vista panorámica del Pacífico. Hay una ruta de aproximadamente 5 km desde la Bajada de Armendáriz hasta el Estadio Manuel Bonilla. Otra opción es el perímetro del Lima Golf Club de San Isidro.

Para conocer una Lima más bohemia y artística, pueden adentrarse en el distrito de Barranco, pequeño, pintoresco y referente de los intelectuales peruanos. Tiene una amplia oferta de bares y cafés para pasar las tardes y las noches. Además hay habituales festivales de música, ciclos de autores, conciertos y proyecciones de películas.

Perú es emblema del pisco, una bebida con adeptos en todo el mundo. Como producto nacional, Lima tiene una ruta del pisco que obliga su paso por Pueblo Libre, uno de los distritos más tradicionales de la ciudad, en donde están construidas algunas de las tabernas más antiguas del país.

En el centro de Lima están las catacumbas, una red de túneles y criptas que desde la basílica y convento de San Francisco sirvieron como escondite a miembros de asociaciones de fieles católicos. El recorrido por las catacumbas de Lima es subterráneo y dura aproximadamente 30 minutos, con mejoras recientes en la iluminación para una experiencia mucho más agradable.

La Plaza Mayor o Plaza de Armas de Lima es el sitio fundacional de la ciudad, por lo cual, un punto constante de visitas turísticas.

Situado en el centro de la capital, además de las fotos de ocasión, permite disfrutar del cambio de guardia y de edificios históricos como el Palacio de Gobierno, la Catedral de Lima y el Club de la Unión.

También en el centro de Lima está el Parque de la Reserva, popularmente conocido como Parque de las Aguas o Circuito Mágico del Agua. Con cinco fuentes tradicionales y trece fuentes cibernéticas, posee el récord Guinness por ser el conjunto de fuentes más grande del mundo situado en un parque público.

CLIMA Lima tiene un clima tibio, sin excesivo calor tropical ni fríos extremos. En primavera, la temperatura oscila entre los 18 y 20 °C. MONEDA Se utiliza el nuevo sol (S /.) desde 1991. Se divide en 100 céntimos. Como en casi todas las ciudades, las casas de cambio en el aeropuerto no son la mejor opción, debido a sus tarifas. Los bancos en la ciudad son una opción intermedia por su seguridad, atención y mejor cotización. Se recomiendan las casas de cambio oficiales que se encuentran en San Isidro y Miraflores o, en todo caso, las propias tiendas en los centros comerciales que se visiten. Existen casa de cambios oficiales ubicadas en la Av. Rivera Navarrete, a 5 minutos caminando desde el hotel sede.

En la mayoría de las tiendas comerciales se aceptan todo tipo de tarjetas de crédito e incluso el pago en dólares. No obstante, es recomendable siempre contar con moneda nacional.

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