SUMARI SUMARIO
4. República Dominicana en datos breves
Tranquilidad, excelente clima y destacadas bellezas naturales en un acogedor país
7. Una economía de servicios
Entrevista a Jacqueline Mora, economista, presidente de Analytica
8. Ivette Vargas Responde
Entrevista a Ivette Vargas, Directora de Signos Distintivos de la Oficina de Propiedad Industrial de la República Dominicana (ONAPI).
10. El trade dress en la República Dominicana Carimer Guzmán, Castillo & Castillo
12. Derecho de autor versus copyright Orlando Jorge Mera, Jorge Mera & Villegas
14. Protección de la propiedad intelectual en obras cinematográficas Mónika Melo, OMG
16. La vulgarización en la legislación nacional Magdalena Almonte, Ulises Cabrera Abogados y Notaria
18. Snapshots
La belleza de República Dominicana en breves imágenes
Editor: Juan Pittaluga (jpittaluga@marcasur.com) Departamento Comercial: Mei-lin Che (mche@marcasur.com) Diseño Gráfico: Rodrigo Lebrato Corrección: Alejandro Coto Impresión: Gráfica Mosca. MARCASUR Cont. Echevarriarza 3535, 1604. 11300 Montevideo ,Uruguay. Tel: 598 26284604 info@marcasur.com www.marcasur.com Suplemento distribuido junto a la edición de la revista Marcasur No. 51 setiembre-diciembre 2013
Plaza principal de Santo Domingo
República Dominicana en datos breves Ubicación/geografía
Gobierno
República Dominicana ocupa dos tercios de la parte oriental de la isla de La Española, la cual comparte con la República de Haití. Es la segunda isla más grande del Caribe, con un área de 48.198 kilómetros cuadrados. La República Dominicana está ubicada en el corazón del Caribe, rodeada al norte por el Océano Atlántico y al sur por el Mar Caribe.
La estructura política de República Dominicana está basada en los principios de la democracia. Cada cuatro años el país elige su presidente, vicepresidente y legisladores. Su actual presidente es Danilo Medina, que finalizará su mandato en el año 2016. El sistema de gobierno es democrático, representativo y presidencial, como lo establece la Constitución de la República y está compuesto por tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Poder Ejecutivo recae en el presidente, el vicepresidente y el gabinete integrado por los secretarios de Estado designados por el presidente.
Población La población dominicana es de más de 8,5 millones de personas. La composición étnica, de acuerdo con el CIA World Factbook, es de un 73% de raza mixta (en su mayoría mulatos), 16% de blancos y 11% de negros.
Ciudades La capital de República Dominicana es Santo Domingo, con una población de más de 3 millones de habitantes. Es la ciudad más antigua del Nuevo Mundo. Las llanuras costeras del sur y el valle del Cibao son las zonas más densamente pobladas del país. Además de la capital, otras ciudades importantes son Santiago de los Caballeros (756.000 habitantes), La Romana (250.000), San Pedro de Macorís, San Francisco de Macorís, Puerto Plata y La Vega.
Organización político-administrativa La República Dominicana está formada por 31 provincias y un distrito nacional. Cada una de las provincias tiene su capital o municipio cabecera. Además, la capital nacional Santo Domingo se encuentra en su propio distrito: Distrito Nacional.
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Partidos políticos República Dominicana cuenta con tres partidos mayoritarios: el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), además de numerosos partidos minoritarios.
Lenguaje El español es el lenguaje oficial de República Dominicana.
Moneda El peso dominicano (RD$) es la moneda oficial del país.
Clima República Dominicana disfruta de un clima tropical durante
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todo el año. Dependiendo de la ubicación, un día típico puede tener pleno sol o una combinación de sol y nubes. La temperatura promedio anual es de 25° a 31° C (78° a 88° F). La temporada más fría es entre noviembre y abril, y la más cálida es entre mayo y octubre.
Deportes No se puede hablar de esta tierra y no mencionar el béisbol. En República Dominicana se lo conoce como la pelota y es el deporte que levanta todas las pasiones, sin importar estrato social, sexo o edad del fanático. El solo hecho del clima cálido durante todo el año hace más que propicio la práctica de cualquier tipo de deportes o actividades al aire libre como ser golf, buceo, windsurfing, kiteboarding, pesca o navegación en alta mar.
Turismo República Dominicana posee numerosos lugares de interés turístico que son visitados por millones de turistas al año. Ellos provienen de Estados Unidos, Canadá, Europa y Latinoamérica, entre otros. En las últimas décadas el país se ha convertido en una gran atracción turística por su belleza, ambiente de paraíso tropical, su localización, el carisma de su gente, entre otras cosas. Entre sus principales zonas turísticas están Punta Cana, Bávaro, Uvero Alto, Puerto Plata, Bayahibe, Sosúa, Cabarete, Río San Juan, Samaná, Las Terrenas, Santo Domingo, Juan Dolio, Boca Chica, Jarabacoa, Constanza, La Romana, Bahía de las Águilas (Pedernales), Barahona.
Historia. Inicios Hace mucho más de 500 años que República Dominicana comenzó a escribir su historia, desde que la isla era habitada
El béisbol, una pasión nacional
por sus primeros pobladores, los taínos, uno de los pueblos más pacíficos del continente y se sustentaban de la caza, la pesca y la agricultura. Sin embargo, el 5 de diciembre de 1492 se produjo la llegada del almirante Cristóbal Colón a la isla, la cual bautizó con el nombre de La Española (o Hispaniola), un hecho que determinó el encuentro entre dos culturas y que convertiría luego a Santo Domingo en la ciudad primada de América. República Dominicana cuenta con una rica y vasta historia que nos es imposible de detallar en este espacio. Los padres de la Patria, así considerados ya que fueron los primeros en organizar la lucha por la independencia del país en 1844, son Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella.
Cultura En la composición cultural de República Dominicana intervienen las influencias de los grupos étnicos que se mezclaron en esta isla: europeos, africanos y, en menor grado, indígenas. Ellos han influido en las expresiones artísticas, la gastronomía, la artesanía, el deporte, la religión, entre otros aspectos que conforman la identidad del pueblo dominicano. En la gastronomía, debido a la condición insular y a la tradición agrícola y ganadera de esta tierra, los ingredientes principales del menú son el arroz, las carnes, los frijoles, los víveres y vegetales, así como los pescados y mariscos. En cuanto a la artesanía, el país presenta una rica manifestación artística que conjuga una variedad de técnicas, contenidos y tradiciones, que se expresan en una infinidad de objetos, entre ellos, aquellos elaborados con motivos taínos; mientras que en la joyería están los de ámbar, larimar, hueso, cuernos y jícara de coco. En República Dominicana existe libertad de culto. La mayoría de la población es cristiana, principalmente católica. Como ciudad primada de América, Santo Domingo guarda una valiosa reserva museográfica, donde reposa una parte importante del patrimonio histórico y cultural de este pueblo, localizado en su mayoría en la ciudad colonial y en otras zonas periféricas.
Playa en Bávaro
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Entrevista / Economía
Una economía de servicios Se podría definir la economía dominicana como una economía de servicios, enfocada en actividades de productividad media-baja. industrias, como el sector eléctrico y la refinación de petróleo. La presión tributaria no es alta y representa el 14 % del PIB; sin embargo, los niveles de evasión son significativos. Los niveles salariales son bajos en general. El salario promedio en el sector formal es alrededor de USD 500 dólares, y debido a las exenciones impositivas solamente el 12 % de los asalariados paga impuestos sobre la renta. La tasa de desempleo es de 15 % y los niveles de informalidad son altos, ubicándose en niveles cercanos al 60 %.
¿Sobre qué ramas gira su comercio exterior?
Entrevistamos a Jacqueline Mora, reconocida economista dominicana, quien a través de sus respuestas nos presenta un interesante análisis económico de su país. Jacqueline cuenta con una vasta experiencia: trabajó en el Banco Mundial, fue miembro del equipo que realizó la primera y la segunda emisión de bonos soberanos de la República Dominicana, y ha sido docente de las principales universidades privadas del país, entre otras actividades. Actualmente es presidente de Analytica, una firma dedicada a temas de inteligencia económica y estrategia, y es consultora individual de diferentes organismos internacionales.
¿En qué se basa la economía de República Dominicana? Se podría definir la economía dominicana como una economía de servicios, enfocada en actividades de productividad mediabaja. Las actividades del sector servicios representan un 53 % del PIB, mientras que la industria representa un 26 % y el sector agropecuario un 7,6 %. El país se embarcó en un proceso de apertura importante en las últimas dos décadas, tanto a nivel unilateral como con la firma de acuerdos comerciales. Esto ha sido determinante en la transformación de la estructura productiva. En el sector servicios las actividades preponderantes son el comercio, servicios diversos de baja productividad, el sector financiero, las comunicaciones, el sector inmobiliario, turismo y transporte. Estas dos últimas son claramente un reflejo de una mayor integración y una estrategia de promoción. Por su parte, el sector industrial es diverso, y se destacan las industrias de bebidas, refinación de petróleo, hierro, elaboración de alimentos, productos químicos y farmacéuticos. El sector minero, aunque no tiene todavía una participación importante, se proyecta como un sector clave, tanto para el crecimiento como para la generación de ingresos del gobierno. El sector de la construcción privada se ha visto positivamente impactado en los ciclos positivos y fue fundamental en la recuperación económica luego de la crisis financiera de 2003-2004 pero ha bajado su participación en los últimos años. El gobierno no tiene una participación importante de manera directa en la producción de bienes y servicios, más allá de la distribución de energía y su participación como socio en algunas
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Las exportaciones representan todavía un bajo porcentaje del producto interno bruto. Al igual que en el caso de la producción nacional, los servicios son fundamentales para explicar la entrada de divisas en el país. Las exportaciones anuales ascendieron a USD 14.853 millones en el 2012, solamente un 25,2 % del PIB, pero neto de las importaciones de maquilas, este porcentaje se reduce a 20,4 %. Las exportaciones de turismo representan un 43 % del total, mientras que las zonas francas (maquilas) son aproximadamente un 14 %. Con el inicio de la producción de oro, las exportaciones mineras representaron 10,3 % de las exportaciones totales en el primer trimestre de 2013 y se estima que llegarán a 15 %. En el resto de las exportaciones, un 25 % del total, se destacan estos productos: azúcar, café, cacao, tabaco, banano, ron y cervezas. En el caso de las exportaciones de zonas francas, los textiles y calzado, productos eléctricos, joyería y productos farmacéuticos representan el 60 %. El servicio de call centers en régimen de zona franca ha mostrado un alto crecimiento en los últimos años. A diferencia de las exportaciones, las importaciones de servicios no son significativas. El 33 % de las importaciones de bienes son combustibles (petróleo y derivados, carbón, etc.). El resto de las importaciones se concentra en bienes alimenticios, insumos para la industria de alimentos, vehículos y sus repuestos, productos medicinales e insumos para la construcción. Las importaciones de bienes y servicios excluidas las de maquilas representan un 30 % del PIB.
¿Cuáles son sus principales socios comerciales? República Dominicana es un país que se beneficia de su ubicación geográfica. Funciona como puente hacia la región del Caribe y hacia el resto del continente americano y los demás países del mundo. Estados Unidos sigue siendo el principal mercado destino de las exportaciones, con una participación de casi 47 %, mientras Haití es el segundo destino, con un 16 % de las exportaciones, y le sigue Puerto Rico con un 7 %. Entre otros destinos con una menor participación están Holanda, Bélgica, Reino Unido, China y España. La República Dominicana pertenece al DR-CAFTA (Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement), firmado en el año 2004, que creó un mercado más amplio con Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El país es además firmante de otros acuerdos comerciales y de cooperación con Panamá, Centroamérica, el Caribe y la Unión Europea.
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Si tomamos en cuenta que el turismo es una de nuestras principales fuentes de exportación, podemos decir que nuestros visitantes constituyen un socio comercial importante. El 37 % de nuestros turistas provienen de Estados Unidos, le siguen Canadá y Europa con 17 %, principalmente desde España, Alemania y Francia.
¿Existe una industria local desarrollada? Definitivamente sí. El turismo es sin lugar a dudas una de nuestras grandes fortalezas. En el sector industrial se destaca la industria minera, la manufactura textil y de calzados, la refinación de petróleo, elaboración de bebidas y la industria del tabaco. A menor escala se encuentran la fabricación de cemento, hierro y productos farmacéuticos y la industria química, incluyendo plásticos.
¿Cómo se posiciona la República Dominicana frente a otros países emergentes en la búsqueda de inversiones? En los últimos años la República Dominicana ha sido receptora de importantes flujos de inversión extranjera. En el período 2011-2012 somos, junto con Panamá, el país que ha recibido el mayor flujo de inversión extranjera directa (IED) de la región de Centroamérica y el Caribe. El país ha incrementado su participación en la IED con respecto a la región en los últimos diez años. Las altas tasas de crecimiento y la estabilidad de precios han atraído a inversionistas de diferentes partes del mundo, que invierten en diferentes sectores.
¿Cuál es el PIB y cómo ha sido su evolución? El PIB de la República Dominicana para el año 2012 fue de USD 59 billones, mientras que el PIB per cápita se sitúa en USD 5762. El país ha duplicado su PIB per cápita en dólares en los últimos diez años, con una tasa de crecimiento promedio anual de 7 %, mientras que el PIB per cápita real ha crecido en 3,5 % en promedio, el más alto en América Latina. La economía dominicana ha tenido un crecimiento promedio de 5,5 % en los últimos veinte años, producto de reformas económicas realizadas al inicio de la década de los noventa, reformas al sector financiero luego de la crisis y, en los últimos años, políticas de estímulo a la demanda. Como otras economías de Latinoamérica, en ese período hemos tenido altas y bajas, y actualmente nos encontramos en una etapa baja del ciclo económico. En el periodo 2011-2013 el crecimiento ha sido inferior al 4 %, y en los primeros meses del año 2013 ha sido prácticamente nulo.
El país ha duplicado su PIB per cápita en dólares en los últimos diez años, con una tasa de crecimiento promedio anual de 7 %, mientras que el PIB per cápita real ha crecido en 3,5 % en promedio, el más alto en América Latina. ¿Cómo está parada la República Dominicana ante la crisis internacional y una posible recesión de su economía? Somos una economía pequeña y abierta y, como tal, las crisis internacionales nos pegan fuertemente, a pesar de que las
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políticas de demanda agregada lograron hasta el momento mitigar este golpe. Sin embargo, la permanencia de esta crisis hace cada vez más difícil mitigarla. La crisis internacional se ha sentido en sectores particulares y ya para el año 2013 es más palpable. El flujo de inversión extranjera y el endeudamiento público mitigaron el efecto de la crisis en el período 2009-2011, pero en los años 2012-2013 el efecto es notorio. Tanto el crecimiento del turismo como las remesas han disminuido, y también las exportaciones nacionales. Durante el primer trimestre de 2013 las exportaciones nacionales no mineras disminuyeron en un 8 %. Las exportaciones de las maquilas también se han desacelerado. La República Dominicana tiene una gran dependencia de Estados Unidos, tanto a nivel comercial como en turismo, inversión y flujo de capitales, lo que la hace vulnerable al desempeño de esta economía. Nuestra gran fortaleza radica en el compromiso que tienen las autoridades en mantener bajos y estables los niveles de inflación, así como altos los niveles de seguridad y el respeto a la propiedad privada. Esto ha motivado la llegada de inversión extrajera.
¿El país ha seguido una línea económica, más allá de los distintos gobiernos? El ciclo político y los gobiernos han influenciado mucho la línea económica. Sin embargo, parece haber consenso respecto a algunos aspectos básicos de la política social, reducción de la evasión, la estabilidad de precios y la apertura económica. La mayor parte de los partidos tienen una inclinación a políticas de derecha o centroderecha, mientras la población pide cada vez más políticas de centroizquierda. Las reformas en nuestro país se han realizado en su mayoría luego de episodios de crisis. Ciertamente, los cambios de gobierno traen incertidumbre debido a la baja institucionalidad y a la capacidad de cada uno de ellos de cambiar el manejo económico. Todo esto, en parte, es producto de la ausencia de un sistema de rendición de cuentas eficiente. El país y todos los partidos abrazaron la Estrategia Nacional del Desarrollo, que contiene objetivos claros a mediano plazo y la línea económica a seguir. Sin embargo, la ejecución ha sido pobre. Periodo
Tasa de crecimiento del PIB
Inf lación anualizada
2000
5,7
9,02
2001
1,8
4,38
2002
5,8
10,51
2003
-0,3
42,66
2004
1,3
28,74
2005
9,3
7,44
2006
10,7
5,00
2007
8,5
8,88
2008
5,3
4,52
2009
3,5
5,76
2010
7,8
6,24
2011
4,5
7,76
2012
3,9
3,91
Datos de contacto. El correo electrónico de Jacqueline Mora es jmora@ analytica-rd.com. El website de su empresa, Analytica, es www.analytica-rd.com.
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Entrevista / Oficina de Marcas
Ivette Vargas responde Ivette Vargas es desde hace 4 años la joven Directora de Signos Distintivos de la Oficina de Propiedad Industrial de la República Dominicana (ONAPI). Es abogada, y cuenta con un Máster en Derecho de la Administración del Estado. Tiene 38 años, está casada y tiene una hija de 11 años. En esta entrevista nos responde sobre los desafíos que ha enfrentado durante su mandato, las características de ONAPI y su relación con el sector privado y las ventajas del Protocolo de Madrid para su país entre otros temas. ¿Cuándo asumió como directora de ONAPI? ¿Cuál es la duración de su mandato? Asumí la dirección del Departamento de Signos Distintivos el 30 de octubre de 2009. El acceso a dicho cargo fue mediante un concurso interno cerrado, pues se trata de una posición incluida en el sistema de carrera administrativa, por lo cual no tiene establecido una duración o período en la posición; más bien la ley garantiza la estabilidad, desarrollo y la permanencia en el puesto, siempre y cuando no se incurra en actos de indisciplina y se demuestre capacidad en el desempeño de las funciones.
¿Cuáles han sido sus principales logros como directora de ONAPI? Entiendo que una de las mayores conquistas que hemos tenido en estos años ha sido la conformación de un equipo de colaboradores identificados con la política, la misión y los valores de la ONAPI. Con ello hemos logrado, a título enunciativo, los siguientes resultados: la mejora continua de los procedimientos del departamento, a los fines de garantizar la satisfacción de nuestros clientes; la desformalización y simplificación de requisitos en la tramitación de solicitudes; la elaboración de guías para la recepción y examen de las solicitudes de marcas; la eliminación de atrasos operativos que existían en el departamento, tanto de las solicitudes lineales como la de los procesos contenciosos relativos a oposiciones, nulidades y cancelaciones; la digitalización del archivo físico del departamento; la migración de los signos que contienen diseños a la plataforma que administra el sistema de evaluación de marcas, dando inicio a la codificación de estas en virtud de la Clasificación de Viena; la ejecución de todas las resoluciones firmes dictadas desde el año 2000 a la fecha; la reducción de plazos administrativos para dar respuesta a algunos servicios; la revisión de las motivaciones y sustento de las decisiones de primer grado, para garantizar el debido proceso y los derechos marcarios.
¿Qué objetivos le quedan pendientes de cumplir durante su período? Hay muchos proyectos que se han propuesto y plasmado en el plan estratégico 2011-2015 de la institución, los cuales impactarán de manera positiva en el desarrollo del tema. Entre
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ellos tenemos: la creación de un banco de poderes digital; la promoción de nuestro portal a los fines de lograr el incremento de las solicitudes electrónicas; la difusión de los principales precedentes jurisprudenciales de la oficina; el fortalecimiento de nuestros técnicos a través de benchmarking con oficinas homólogas; la revisión y modificación del reglamento de aplicación de la ley, para su adecuación; el fomento de las denominaciones de origen y las marcas colectivas; y la difusión y promoción de los temas marcarios en el país.
¿Cuántas personas trabajan en la ONAPI? La fuerza laboral de la oficina es de 326 colaboradores, entre el Departamento de Signos Distintivos, el Departamento de Invenciones, las áreas administrativas y los procesos de apoyo. Es importante destacar que tenemos dos oficinas regionales y un módulo de atención al cliente, distribuidos en puntos clave del país para darles un mejor servicio a nuestros usuarios.
¿Cuál es la estructura orgánica? El Departamento de Signos Distintivos está compuesto por la Dirección, la División de Marcas, la División de Nombres Comerciales, la División de Renovaciones y Actos Modificatorios y la División de Recursos y Acciones Legales. Actualmente trabajamos en la modificación de nuestro organigrama departamental a los fines de lograr una reestructuración que impacte de manera positiva en nuestros procesos.
¿Qué cree que se debe mejorar en la ONAPI? Entiendo que debemos fortalecer el conocimiento de nuestros técnicos con capacitaciones puntuales en temas de evaluación y gestión de marcas; también fortalecer la plataforma de servicio al cliente como forma de garantizar mayor predictibilidad en los solicitantes; y dar mayor difusión a los temas de propiedad industrial con el objetivo de crear una verdadera cultura registral de estos derechos.
¿Considera que el sector privado ha colaborado con la ONAPI? Definitivamente sí, la ONAPI ha estructurado cinco grupos de interés para el diseño de su política, para la consecución de sus logros y objetivos y para el mantenimiento de un sistema de gestión de calidad orientado a la excelencia. En ese sentido hemos incluido dentro de este grupo a la sociedad, que abarca
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no solo a nuestros clientes, sino a todos los interesados, con lo cual se incentiva la participación ciudadana en la Administración pública. Para garantizar esta participación en la ONAPI contamos con la Carta Compromiso al Ciudadano, mediante la cual nos comprometemos a cumplir los plazos establecidos para la prestación de los servicios. Cuenta con un mecanismo de quejas y sugerencias que nos retroalimenta de las necesidades y expectativas de nuestros usuarios. De igual manera tenemos el buzón externo de quejas y sugerencias, por medio del cual hemos obtenido no solo observaciones para mejorar el servicio, sino que también nos ha ayudado a adecuar nuestros procedimientos en virtud de sugerencias de los administrados y ciudadanos. Otra de las herramientas con las que contamos son las encuestas anuales de satisfacción, en las que nuestros usuarios más frecuentes pueden evaluar el servicio brindado y proponer mejoras a nuestro sistema.
¿República Dominicana realizó concesiones en materia de PI para aceptar el TLC con Estados Unidos? En el marco de las negociaciones del capítulo de propiedad industrial, la República Dominicana asumió nuevos compromisos en materia de propiedad intelectual que dio como resultado la modificación de la ley. En lo referente a marcas asumimos obligaciones como la protección para las marcas sonoras y olfativas, la adhesión al Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), el cual implementamos en el año 2011; asumimos el compromiso de realizar todos los esfuerzos razonables para la adhesión al Protocolo al Arreglo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas; entre otros.
¿Qué ventajas y desventajas tendría para República Dominicana el Protocolo de Madrid? El acceso al Protocolo de Madrid, como parte de los compromisos asumidos por el país con el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DRCAFTA) debe ser entendido como una herramienta que persigue la simplificación de la gestión de los registros marcarios entre los países, mediante un sistema centralizado. Por ello debemos verlo como una realidad y una necesidad en nuestros países. El Protocolo ofrece ventajas que versan sobre la simplificación del proceso de solicitud en los países que se designen, lo cual incluye temas de costo, idioma, moneda, plazo, etcétera. Mucho es lo que se ha discutido sobre las desventajas que tendría este instrumento para el país, sobre todo en estos aspectos: i) el incremento de las solicitudes en la Oficina y la capacidad logística para afrontarlo; en ese sentido es importante destacar que desde hace un buen tiempo venimos adaptando nuestra base de datos y capacitando a los recursos humanos para garantizar la efectiva tramitación de las designaciones; ii) se discute que la Oficina Internacional tendría injerencia en nuestras decisiones, lo cual es falso toda vez que las designaciones, una vez recibidas, tienen una condición equivalente a una solicitud nacional, por lo que la protección es otorgada por la parte contratante designada con base en su legislación nacional; iii) la concesión de derechos marcarios por vía del silencio administrativo; en este sentido es importante destacar que en el país contamos con plazos muy cortos para el examen y concesión de las marcas, por lo que con la plataforma de administración del sistema que manejamos garantizamos los plazos. En todo caso, la República Dominicana contaría con una extensión de un plazo de 18 meses para
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notificar una denegación provisional, por lo que la premisa de la aceptación tácita no sería de aplicación en el país. Si analizamos el hecho de que la mayoría de las solicitudes de marcas son realizadas por residentes dominicanos, vemos que el Protocolo de Madrid sería una opción importante, económica y simplificada para lograr el posicionamiento de los productos dominicanos en el mercado internacional. Sin embargo, entiendo pertinente que desde ya se inicie la promoción de las ventajas de este tratado, para que nuestros nacionales, las pymes e incluso las mipymes conozcan esta herramienta y entiendan cómo sacarle provecho para favorecer las exportaciones, la inversión y colocar los productos dominicanos en los mercados extranjeros.
¿Cuántas marcas se solicitan en el país anualmente? Anualmente recibimos unas 9.000 solicitudes de registro, de las cuales cerca del 55 % son de residentes dominicanos. De igual manera, recibimos unas 7.000 solicitudes de renovación anualmente.
¿Cuánto tarda el registro de una marca sin y con oposición? El registro de una marca, en cuyo proceso no medie una oposición, es de tres meses contados desde la solicitud de registro, siempre y cuando el solicitante no prorrogue los plazos. Los terceros tienen un plazo de 45 días, luego de publicada la aprobación de la marca en el boletín oficial de la ONAPI, para presentar sus oposiciones. En ese momento se abre un proceso triangular o contencioso que consta de cuatro fases o partes, en el que tanto el impugnante como el impugnado presentan sus consideraciones de hecho y de derecho, así como aportan las pruebas para hacer valer sus alegatos. Superadas estas fases se deberá emitir una resolución motivada de la directora, asistida de dos examinadores, en un plazo de tres meses. Esta resolución puede ser objeto de una reconsideración ante la misma autoridad que la emitió o de apelación administrativa ante el director general de la ONAPI.
¿Qué características definirían su personalidad profesional y personal? En el aspecto profesional soy muy exigente, dentro de los valores institucionales declarados por la ONAPI; entiendo que los más importantes son la legalidad y la transparencia. Creo que el desarrollo que hemos alcanzado nos obliga a mostrarnos como una organización moderna, participativa, de espaldas a la arbitrariedad, la burocracia y siempre colocada al servicio de los ciudadanos como un orden social prioritario, garante del principio de buena administración en el país. En el aspecto personal me considero ser muy dedicada, me gusta enfrentar retos, soy autocrítica, convencida de la necesidad de que los jóvenes apliquemos los valores morales y espirituales que nos legaron nuestros padres para iniciar los cambios que demanda nuestra sociedad, lo cual se consigue sobre la base de la educación de calidad y el respeto.
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Propiedad Intelectual
El trade dress en la República Dominicana Por Carimer Guzmán Castillo & Castillo
Las marcas son consideradas como el principal signo distintivo, pues nos permiten diferenciar en el mercado los productos o servicios que comercializa cada fabricante o empresa, en relación con los de la competencia. Su principal función es la de orientar al consumidor sobre la proveniencia de los productos o servicios que pretende adquirir. En la actualidad, las marcas que utilizan las empresas vienen caracterizadas por múltiples elementos: tamaño, diseño, color, forma, textura, imagen empresarial dentro de lo que está el uso de uniformes, así como también aspectos que van más allá de los elementos visuales que se refieren a la identidad corporativa, tal como la forma en la que se presentan los productos o se prestan servicios, incluyendo las técnicas de mercadeo y venta de los mismos. El conjunto de todos estos elementos es lo que incentiva a los clientes a relacionar a la empresa con el producto o servicio ofertado de una forma más directa, lo que consecuentemente repercute en su decisión de adquirir ese producto o requerir ese servicio. Por esta razón, hoy en día se busca proteger no solo la presentación, forma, color, figura, olor, dimensiones, sino que también se toma en cuenta la manera en la que el producto o servicio es mostrado y manejado en su comercialización frente al público consumidor. A este conjunto de elementos característicos y distintivos que poseen los productos o servicios de una empresa se lo denomina trade dress, comúnmente conocido por su traducción literal al idioma español como vestido comercial o sus diversas denominaciones: identidad corporativa, apariencia de producto, imagen de marca o imagen empresarial. Un significado general y completo sobre lo que conformaría el trade dress podría ser «la pluralidad y conjunto de elementos, no funcionales ni genéricos, que permiten generar en el consumidor una percepción en cuanto a calidad, servicio, emociones, valores, atmósferas y sensaciones; que pueden incluir colores, texturas, tamaños, formas, diseño, disposición, gráficos, tipografía, leyendas, uniformes, decoración, mobiliario, arquitectura, iluminación, servicio y procesos, entre otros; y que en su combinación distinguen productos, servicios, establecimientos y empresas de otras, representando una ventaja competitiva en virtud de la identificación generada frente a sus clientes». Por su parte, algunos autores denominan el trade tress como la «apariencia registrada de un producto», también conocida como «apariencia distintiva registrada». La doctrina internacional ha reconocido la figura del trade dress a través de sus legislaciones, sin embargo, debido a la complejidad que conllevaría su manejo adecuado y por ende su correcta protección, la misma aún no ha sido incluida de una forma especifica y detallada en la regulación de muchos países, incluyendo la República Dominicana. Las vías o medios utilizados para la protección del trade dress no han sido uniformes, pues dependiendo de la legislación y el territorio en la que se aplique esta figura, la misma ha sido protegida tanto mediante el diseño industrial, competencia desleal o como marca. Hay autores que también se han inclinado por su protección mediante el derecho de autor. No obstante, la vía comúnmente usada en los últimos años
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es como marca de fábrica.1 A fin de que el trade dress pueda ser registrado como marca, resulta evidente que el conjunto de elementos que se pretende proteger, debe contar con características distintivas suficientes, es decir, que sus componentes puedan ser distinguidos o diferenciados por el público consumidor frente a otros productos o servicios. Como hemos indicado, en la República Dominicana no contamos con una regulación específica que contemple de manera expresa la figura del trade dress. Sin embargo, podría interpretarse que la misma se encuentra incluida dentro del ámbito de protección de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial del 8 de mayo de 2000, la cual en términos muy generales en su articulo 70, define la marca como «cualquier signo o combinación de signos susceptible de representación grafica apto para distinguir los productos o servicios de una empresa, de los productos o servicios de otras empresas».2 De la anterior definición podríamos concluir que el propio hecho de aceptar la combinación de signos como un signo único, nos permite entender que la figura del trade dress puede ser protegida bajo nuestra legislación. Por otro lado, de la lectura del artículo 72 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, modificado por la Ley 424-06 de Implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA), de 20 de noviembre de 2006, también podemos interpretar que nuestra legislación protege la figura del trade dress cuando detalla los signos que pueden ser considerados como marca: “pueden consistir, entre otros, en palabras, denominaciones de fantasía, nombres, seudónimos, lemas comerciales, letras, números, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y bandas, combinaciones y disposiciones de colores, formas
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tridimensionales, sonidos y olores. Pueden asimismo, consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes”.3 Si nos enfocamos en la sección resaltada del artículo anterior, podríamos concluir entonces que la figura trade dress se encuentra incluida en el espectro de signos que pudieran ser considerados como marca, por lo que dicha figura debería estar regulada sobre la base de las mismas disposiciones que le son aplicables a estas y como consecuencia se debería proteger con la misma rigurosidad Si bien es cierto que el Poder Judicial dominicano, en instancias ordinarias, ha emitido algunos precedentes en los que reconoce la figura del trade dress y ha condenado al cese del uso de trade dress a raíz de la comisión de diversas infracciones, no menos cierto es que actualmente nuestra normativa vigente es bastante débil en este aspecto y solo se limita a la interpretación de que esta figura puede protegerse como una marca como hemos indicado en los párrafos anteriores, por lo que considero oportuno que se creen mecanismos más eficientes destinados a su adecuada protección. Como resultado del incremento de infracciones, las cuales van más allá de la simple copia o imitación de marcas, y que ahora incluyen la copia de elementos o componentes a través de los cuales se presenta el producto o se ofrece el servicio, se ha producido la tendencia creciente de promover y crear mecanismos eficaces para la adecuada protección, manejo y registro de la imagen comercial (trade-dress) mediante la cual se comercializan los productos y servicios de las empresas. Esto con el fin de disminuir la cantidad de ilícitos que surgen a diario, lo que no solo afecta al titular de la marca o del determinado trade dress, sino que necesariamente promueve
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la confusión en el público consumidor. Con el fin de avanzar hacia la adecuada defensa de los derechos de propiedad industrial, la República Dominicana debe encaminarse no solo a crear una regulación efectiva que permita la correcta protección del trade dress, sino que debe promover su adecuado registro. Considero pertinente que nuestro país continúe incentivando decisiones que fortalezcan la seguridad jurídica en el ámbito de la propiedad industrial y que se les garantice a las diversas empresas que existe la adecuada protección de sus derechos y los mecanismos efectivos para sancionar a aquellos que de alguna manera los infrinjan.
1
Ladas Stephen, Patents, Trademarks and Related Rights: National and international
protection. Cambridge, Harvard University Press, 1975, p. 1709. 2
Ley n.º 20-00 sobre Propiedad Industrial de la Republica Dominicana, de 8 de mayo
de 2000. Disponible en http://onapi.gob.do/images/pdf/Leyes/ley20-00.pdf. 3
Ley n.º 424-06 de Implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República
Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA), de 20 de noviembre de 2006. Disponible en http://onapi.gob.do/images/pdf/Leyes/Ley_424_06.pdf.
Carimer Guzmán es abogada, asociada de la firma Castillo y Castillo. Egresada
de Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la República Dominicana. Especializada en Derecho de Propiedad Intelectual. Máster en Derecho de los Negocios Corporativos, en la misma universidad. Su correo electrónico es c.guzman@castillo.com.do.
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Propiedad Intelectual
Derecho de autor versus copyright Por Orlando Jorge Mera Jorge Mera & Villegas
Es muy corriente observar que en muchas obras escritas en nuestro país, así como en la mayoría de los programas televisivos de producción local, se estila colocar la siguiente inscripción: «copyright del autor». Esta inserción se hace bajo la presunción de la gran mayoría de los autores y productores de obras de que copyright es lo mismo que derecho de autor a los fines de nuestra legisla-ción. En efecto, una traducción literal al español de la palabra copyright revela que esta significa ‘derechos de propiedad literaria’ o ‘derecho de reproducción’. A pesar de esta similitud, entre ambos términos existen diferencias legales que han traído como consecuencia la creación de dos sistemas para la protección de la obra: por un lado, el sistema europeo del derecho de autor; y por otro lado, el sistema norteamericano del copyright. La característica fundamental del sistema europeo del derecho de autor, muy particularmente del derecho francés, de donde proviene nuestra legislación en esa materia, consiste en que la autoría es un derecho inmanente que nace con la creación de la obra y que, en consecuencia, las formalidades consagradas por la Ley n.º 65-00 sobre Derecho de Autor son para dar publicidad y mayor seguridad jurídica a los titulares de esos derechos. Por consiguiente, el titular de una obra tiene dos derechos: el moral y el patrimonial. Mediante los derechos morales, el autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable para reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra, oponerse a toda deformación de esta, conservar su obra inédita o anónima hasta su fallecimiento y retirarla de circulación o suspender cualquier forma de utilización, aunque ella hubiese sido previamente autorizada, debiendo en este caso indemnizar los perjuicios que se pudiesen ocasionar a terceros. Mediante los derechos patrimoniales, el autor o sus causahabientes tienen la facultad de utilizar su obra o autorizar su uso con fines de lucro mediante la reproducción, la exposición o la exhibición, la recitación, la ejecución o la representación. La disposición del artículo 151 de la citada ley n.º 65-00 constituye la esencia del sistema autoral dominicano, cuyo origen
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proviene de la legislación europea. En este sentido, el artículo 154 prescribe que «la inscripción en el Registro no es condición ni de fondo ni para la admisibilidad procesal, para el goce o el ejercicio de los mismos». El copyright norteamericano se distingue del derecho de autor europeo y del nuestro. Para que un autor pueda ejercer los derechos acordados por la Ley de Copyright es indispensable registrar la obra ante la Oficina de Derecho de Autor de ese país. En la legislación norteamericana no existe un criterio absoluto sobre los derechos morales del autor, los cuales solo son admitidos en casos muy limitados. La ratificación de la Convención de Berna sobre Propiedad Literaria por el Congreso norteamericano en 1990 ha obligado al legislador norteamericano a revisar su concepto sobre los derechos morales. Sin embargo, mientras se produce esa reforma es necesario precisar que, al contrario del sistema francés en el que solo la persona física que crea una obra puede ser el autor de esta sin necesidad de formalizar registro alguno, en el sistema norteamericano las personas físicas pueden constituirse en autores de una obra, a condición de cumplir con la formalidad del registro.
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En otras palabras, mientras el derecho de autor francés protege la paternidad de la obra, el copyright tiende a preservar la reproducción del título objeto del registro. Ambos sistemas tienen raíces profundas en sus respectivas legislaciones, pero la mayoría de los países pertenecientes a cada uno de esos sistemas forman parte de la Organización Mundial de Comercio, y están obligados a buscar mecanismos para armonizar y adecuar sus propias legislaciones y propiciar un marco de legislación común. En este sentido, es necesario resaltar el papel jugado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que acaba de lograr un progreso notable en la búsqueda de ese punto de encuentro. Con la adopción del Tratado de Derecho de Autor de la OMPI se inicia un proceso de unificación en el que los representantes de ambos sistemas convinieron en resolver las diferencias fundamentales que separan al derecho de autor del copyright, muy especialmente el relativo a los derechos morales, los requisitos de la obra original y el derecho de reproducción.
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La reciente versión del Tratado de Derecho de Autor de la OMPI incorpora aspectos provenientes del sistema europeo del derecho de autor y del copyright norteamericano. En este orden, se han reducido los requisitos para la originalidad de la obra, lo cual es una asimilación del copyright. Asimismo, el tratado establece los derechos morales del autor conforme al sistema europeo, incluyendo los derechos patrimoniales y el de reproducción. El antagonismo existente durante siglos entre el derecho de autor y el copyright parece que finalmente llegará a su fin. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual tiene el reto por delante de reunir en un solo tratado disposiciones, leyes, doctrinas y jurisprudencia que provienen desde Napoleón y Gutenberg con el fin de que exista una unificación internacional sobre el derecho de autor en el siglo XXI. Orlando Jorge Mera Abogado, especialista en propiedad intelectual. Docente y escritor. Ha publicado varias obras de Derecho. Fue ministro de Estado, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (2000-2004). Es socio de Jorge Mera & Villegas. Su correo es ojm@jmv.com.do
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Propiedad Intelectual
Protección de la propiedad intelectual en obras cinematográficas Por Mónika Melo OMG
A raíz del recién iniciado boom del cine dominicano por la promulgación de la Ley n.º 108-10 para el Fomento de la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana (la Ley de Cine), surge la necesidad de evaluar con mayor detalle la protección efectiva de la propiedad intelectual en las obras cinematográficas. Analizaremos en este artículo los diversos tipos de derechos de propiedad intelectual involucrados en una obra cinematográfica y los instrumentos legales con que cuenta la República Dominicana para protegerlos.
Derechos de autor Al hablar de derecho de autor en obras cinematográficas pensamos en el guión y la música (con o sin lírica). En este sentido, las obras cinematográficas son consideradas por la Ley de Cine como obras audiovisuales y, por tanto, son protegidas por la Ley n.º 65-00, de Derecho de Autor, que establece que el derecho de autor comprende la protección de las obras literarias y artísticas, dentro de las que se citan las obras audiovisuales, incluyendo concretamente las obras cinematográficas. La Ley de Cine y su reglamento de aplicación prevén la protección de las obras cinematográficas y exigen el registro de los guiones de estas ante la Oficina Nacional de Derechos de Autor como prerrequisito para solicitar el permiso único de rodaje, obligatorio para toda película que vaya a filmarse en la República Dominicana. Sin embargo, la Ley de Cine es muda en cuanto a la protección de la música de las obras cinematográficas y deja su protección a la Ley de Derecho de Autor, que establece como coautores de la obra audiovisual al guionista, el autor de la música, el director y el dibujante (si se trata de diseño animado). Es decir que se establece claramente la protección musical en el ámbito de las obras cinematográficas. Ahora bien, sabemos que en adición a los derechos de dichos coautores existe el derecho de los artistas intérpretes o ejecutantes (actores, cantantes, bailarines) sobre sus interpretaciones de las obras. En ese tenor, se entiende y reconoce que las interpretaciones que realizan los intérpretes son parte integrante y vital del proceso creativo de una obra. En este sentido, la Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, de fecha 26 de octubre de 1961 (la Convención de Roma), ampara los derechos conexos a los derechos de autor y protege a los intérpretes de una obra literaria o artística. República Dominicana adhirió a la Convención de Roma el 27 de octubre de 1986 y está vigente para su aplicación, aunque un tanto ignorada. Finalmente, el reglamento de aplicación de la Ley de Cine dispone una protección adicional al derecho de los autores de una obra cinematográfica cuando el artículo 133 establece que no será aprobada como inversión aquella realizada por un inversionista cuando este sea a su vez productor o coproductor de la obra, o cuando la inversión implique la cesión total de los derechos de explotación de la obra cinematográfica, y se exige transparencia en cuanto a la participación del inversionista en los beneficios de la obra (artículo 138).
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Signos distintivos y emplazamiento de productos El cine ha sido utilizado históricamente como medio publicitario de gran exposición. Sin embargo, un emplazamiento inadecuado podría dañar la imagen de la marca o producto presentados, más que beneficiarla, por lo que se debe ser vigilante y cuidadoso en este tema. Con la multiplicación de películas en la República Dominicana a raíz de la promulgación de la Ley de Cine, las empresas locales han visto una gran oportunidad de mercadear allí sus productos, sean dichas empresas o no inversionistas propiamente dichos. Se establecen en algunos casos los emplazamientos como beneficio adicional para los inversionistas y, en otros casos, empresas no inversionistas participan como patrocinadores y pagan por la colocación de sus marcas o productos. Algunos emplazamientos son bien realizados, otros no; algunas películas son burdas campañas publicitarias; en otros casos se han realizado emplazamientos de signos distintivos y productos sin contar con la aprobación previa de sus titulares. Por tanto es importante conocer cómo proteger los signos distintivos y productos en el marco de una obra cinematográfica en la República Dominicana. En este sentido, de conformidad con las disposiciones de la Ley 2000 sobre Propiedad Industrial, el propietario de una marca registrada adquiere el derecho exclusivo al uso de esta; en consecuencia, su uso por terceros debe ser previamente autorizado por el titular. La manera idónea de autorizar el uso de una marca a terceros es mediante la suscripción de un acuerdo de licencia de uso de marca. Aun cuando sea el propio inversionista quien otorgue la licencia de uso, recomendamos suscribir un acuerdo individual de licencia, separado del contrato de inversión, de modo que el documento que
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otorga la licencia sea autosuficiente a los fines de registrarlo ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial y surta efectos legales frente a terceros. Ahora bien, es importante tomar en consideración las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial respecto de las licencias de marca, para evitar otorgar mayores derechos de los deseados. En este sentido, la Ley de Propiedad Industrial establece que, salvo disposición en contrario, se entiende que se otorga la licencia de uso de la marca durante toda la vigencia de su registro (y renovaciones), en todo el territorio nacional y respecto de todos los productos o servicios para los cuales la marca haya sido registrada. Al respecto cabe indicar que en la práctica internacional las cesiones de derechos patrimoniales de obras cinematográficas se otorgan por al menos diez años, que es el tiempo estimado de explotación de una película (pudiendo ser menos o más). Por lo tanto, las licencias de uso de marca en una obra cinematográfica deben tener en cuenta la proyección estimada de explotación de dicha obra, para otorgar una licencia limitada al tiempo estimado. Las previsiones respecto del territorio resultan también de gran importancia en caso de que la obra cuente con un plan de negocios basado no solo en distribución local, sino también en distribución internacional. Además, es de suma importancia determinar al detalle los estándares y protocolo de uso de la marca o producto en la película para evitar daño a su imagen. Finalmente, en caso de que el titular de una marca se vea afectado por su uso no autorizado en una obra cinematográfica, podrá claramente actuar contra el productor de la película por haber utilizado la marca en el comercio sin su autorización. Se considerará a estas publicaciones como uso en el comercio. Podría también
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preverse el retiro de la licencia por incumplimiento de los estándares de uso acordados. Conclusión La proliferación de obras cinematográficas en República Dominicana genera la necesidad de preservar los derechos de los intérpretes, anteriormente ignorados, proteger apropiadamente los guiones y la música, y fortalecer las licencias de uso de marcas en dichas obras. La República Dominicana cuenta con los instrumentos legislativos necesarios para proteger la propiedad intelectual en obras cinematográficas. Está en manos de todos los involucrados tomar las precauciones necesarias para evitar infracciones e implementar el ejercicio oportuno de los derechos garantizados.
Mónika Melo Guerrero es Socia y Directora de los Departamentos Regulatorio
y de Propiedad Intelectual de OMG. Graduada Magna Cum Laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en 1994, con Maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica en la misma universidad en 1998, y diversos cursos de postgrado. Colaboró en la elaboración de la Ley de Cine en República Dominicana. Su correo electrónico es: m.melo@omg.com.do
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La vulgarización en la legislación nacional Por Magdalena Almonte Ulises Cabrera Abogados y Notaría
Es bien sabido que la función principal de todo signo distintivo es, como su propio adjetivo lo indica, la de distinguir los productos y servicios de una empresa frente a la de sus competidores, esto es, identificar su origen comercial. De esta forma, ¿puede una marca subsistir como signo distintivo cuando ha perdido su esencia, su aptitud distintiva? En la doctrina, a la pérdida de distintividad de una marca ya registrada se le ha denominado comúnmente vulgarización o genericidad. Mientras muchas legislaciones internacionales han incluido disposiciones de forma expresa sobre este fenómeno, incluyéndolo como causal de nulidad, otras como en la República Dominicana no lo contemplan como tal. El interés de este ensayo va dirigido a analizar y desarrollar la figura de la vulgarización en la legislación nacional como causal de nulidad. Para este análisis estudiaremos tres conceptos claves: la vulgarización, la aptitud distintiva y la percepción del consumidor. Para Carlos Fernández-Novoa, la vulgarización «tiene lugar cuando el signo que inicialmente denotaba el origen empresarial de un producto o servicio pierde este significado y adquiere uno nuevo, que consiste en designar en el comercio los productos o servicios del mismo género al que pertenece el producto o servicio originalmente identificado por el correspondiente signo en atención a su origen empresarial».1 Dicho de otra manera, es cuando «el signo absorbe al producto de forma que el único modo de identificar al producto es a través de dicho signo»,2 perdiendo su fuerza diferenciadora y, en consecuencia, convirtiéndose en una designación genérica. De esta forma, el signo distintivo «[…] se convierte en improtegible (sic) porque ha evolucionado progresivamente hasta perder la distintividad (sic)».3 Ello ocurre comúnmente sobre marcas que en algún momento fueron consideradas como notorias pues el aumento descontrolado del prestigio comercial del producto que designan suele provocar que sean confundidas con estos. La denominación que fuere una marca ya no indicaría el origen sino una naturaleza.5 Aunque el término vulgarización está bastante desarrollado, actualmente su tratamiento es muy diferente para cada país. Conforme algunas legislaciones, para que se declare y se anule una marca por vulgarización se exige, como requisito, que haya sucedido por causa de la actividad o inactividad de su titular. Sin embargo, para otras legislaciones el comportamiento del titular frente a dicha situación, si bien es una clara causal del fenómeno, dentro de las tantas, no se superpone o condiciona para la nulidad de la marca. Si nos enfocamos nuevamente en la República Dominicana, la Ley n.º 20-00 sobre Propiedad Industrial no posee disposición expresa al respecto, sino que es repetitiva en la exigencia de aptitud distintiva para haber marca. Así lo hace en su artículo 70 literal a, al definir la marca misma como «cualquier signo o combinación de signos susceptibles de representación gráfica apto para distinguir los productos o los servicios de una empresa, de los productos o servicios de otras empresas». Pero además, el artículo 73 de la referida ley, refiriéndose a las marcas inadmisibles por razones intrínsecas al signo, establece: «No puede ser registrado como marca un signo que esté comprendido en alguna de las prohibiciones siguientes: […] d) Consista exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país, sea la designación genérica, común o usual de los productos o servicios
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que se trate […]. f) No tenga suficiente aptitud distintiva con respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen, como para diferenciarlos de productos o servicios análogos o semejantes». Con estas disposiciones se reafirma la esencia del signo distintivo por lo cual amerita protección. Cabe destacar que la carencia o falta de distintividad puede ser dada como una condición originaria, lo que evita que una marca logre su registro, pero además se trata de una condición sobrevenida al signo distintivo. De esta forma, el artículo 92 establece: «A pedido de cualquier persona interesada, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de la marca si este se efectuó en contravención de alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 73 y 74». Por su parte, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del cual somos signatarios, establece en su artículo 6 quinquies literal B, numeral 2: «Las marcas […] no podrán ser rehusadas para su registro, ni invalidadas más que en los casos siguientes: 2) […] que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama». Resulta muy interesante la amplitud de esta disposición, puesto que es tal que no se limita a los términos usuales o denominaciones genéricas por su función gramatical, sino que incluso contempla aquellas que hayan llegado a ser usuales, es decir, que aun no siéndolo en principio, lo han sido en el tiempo. Para identificar cuándo nos encontramos frente a una denominación con aptitud distintiva o una denominación genérica o común es además crucial conocer la percepción del público consumidor. Ahora bien, no precisamente del consumidor de un sector pertinente, familiarizado o técnico, sino el consumidor medio general. En ese sentido, «una marca se convierte en auténtica cuando es reconocida
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por los consumidores como un signo que sirve para distinguir […]».6 Igualmente, un signo carece de aptitud distintiva y deja de ser auténtica cuando el consumidor «al percibir una palabra sin poder distintivo no podrá saber a qué producto se refiere o cuál origen tiene el bien que proyecta adquirir».7 Una sentencia muy interesante de la Corte del Distrito de Estados Unidos de manera acertada dictaminó: «¿Qué entienden los compradores por la palabra por cuyo uso las partes argumentan? Si por ella entienden solamente el tipo de productos vendidos, no hacen ninguna diferencia los esfuerzos hechos por la parte demandante para hacerles entender más. Ha fracasado […]». Entonces, además de los preceptos y antecedentes del tema a nivel internacional, conforme nuestra legislación nacional y principios generales del derecho de la propiedad industrial, ¿una marca registrada es anulable por vulgarización o pérdida de su aptitud distintiva? Somos de opinión de que sí, aunque de forma implícita. Entendemos que el titular de una marca pudiera accionar y rendir todo su esfuerzo en evitar que su marca sea vulgarizada. También pudiera ser discutible por el hecho de que se trataría de una marca ya registrada, con derechos adquiridos, renovada a cada vencimiento. Ahora bien, por las razones que fueren, atribuibles al titular o no, una marca que ya ha perdido su distintividad no puede continuar siendo marca.
1
Carlos Fernández-Novoa. Tratado sobre derecho de marcas. Madrid, Marcial Pons,
2004, p. 534. 2
José Costa Sansaloni. Innovación y propiedad industrial. Valencia, Universidad
Politécnica de Valencia, 2006, p. 107.
3
María Luisa Llobregat Hurtado. Temas de propiedad industrial. 2.ª ed., Madrid, La
Ley, 2007, p. 30.Disponible en http://onapi.gob.do/images/pdf/Leyes/Ley_424_06.pdf.
Enrique García-Chamon Cervera et al., Tratado práctico de propiedad industrial. Madrid, El Derecho, 2010, p. 171. 5 Jorge Otamendi. Derecho de marcas. 7.ª ed., Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2010, p. 76. 6 María Luisa Llobregat Hurtado, o. cit, p. 30. 7 Jorge Otamendi. o. cit., p. 25. 4
Magdalena Almonte Magdalena Almonte es abogada asociada de Abogados
& Notaría Ulises Cabrera. Con estudios de grado y maestría en Derecho de los Negocios Corporativos de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Miembro del Colegio de Abogados de República Dominicana, la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual (ADOPI), INTA y ASIPI. Su correo electrónico es magdalena.almonte@uclegal.com.
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