GUIA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ICC

11ª Edição, 2012

GUIA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ICC Questões atuais e emergentes para empresas e legisladores

11ª Edição, 2012

GUIA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ICC Questões atuais e emergentes para empresas e legisladores

Direitos Autorais para a versão original em inglês © 2012 International Chamber of Commerce Todos os direitos reservados Essa publicação foi traduzida e impressa com a autorização da International Chamber of Commerce (ICC) que não se responsabiliza pela exatidão da tradução.

Os patrocinadores do Guia da Propriedade Intelectual da ICC

A tradução e impressão da versão em português é uma cortesia de Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira

2012

Índice

Índice Prefácio Créditos Links

Fundamentos de propriedade intelectual ...........................................................................................1

Desenvolvimentos com impacto sobre a proteção à propriedade intelectual ................................9 1.

A globalização da economia ...............................................................................................9

2.

O desenvolvimento de novas tecnologias ........................................................................10

3.

A disseminação da conexão pela Internet e a penetração da banda larga ......................13

4.

A Importância econômica de inovações não-tecnológicas nas empresas, recursos genéticos e conhecimento tradicional ................................................................16

5.

A politização da propriedade intelectual ...........................................................................17

6.

Mudanças na metodologia operacional das empresas.....................................................19

Guia A.

Questões referentes a direitos específicos de propriedade intelectual I.

Patentes ...........................................................................................................................21 1.

Harmonização substantiva de patentes e cooperação com repartições de patentes ..........................................................................................21 1.1.

Base para concessão de direitos de patentes: primeiro a inventar x primeiro a depositar ..................................................................23

1.2.

Diferenças nacionais em patenteabilidade (por exemplo, biotecnologia e software de computador).....................................................24

1.3.

A patenteabilidade de novos usos para compostos conhecidos ..................25

1.4.

Trabalho sobre um sistema unificado de patentes na Europa .....................26

1.5.

Considerações quanto a idiomas .................................................................28

2.

Licenciamento compulsório e uso pelo governo.....................................................29

3.

Patentes e normas técnicas ...................................................................................30

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Índice

II.

III.

IV.

B.

2012

Marcas..............................................................................................................................32 1.

Marcas famosas e notórias.....................................................................................34

2.

Buscas ....................................................................................................................35

3.

Uso de marcas na Internet .....................................................................................35

4.

Nomes de domínio..................................................................................................36

Desenhos .........................................................................................................................39 1.

Harmonização internacional substantiva e procedimental .....................................39

2.

Falta de plenas possibilidades de busca de desenhos ..........................................41

Direitos Autorais .............................................................................................................42 1.

Administração e licenciamento coletivos ................................................................43

2.

Proteção legal a medidas tecnológicas que ajudam na proteção e licenciamento de obras ........................................................................................44

3.

Direitos morais ........................................................................................................44

4.

Proteção de executantes/intérpretes audiovisuais .................................................45

5.

Proteção de difusoras de rádio e televisão.............................................................45

V.

Indicações geográficas ..................................................................................................46

VI.

Direitos de variedades de plantas (PVR) ......................................................................47

VII.

Proteção de informações não-divulgadas (segredos comerciais) e exclusividade de dados...............................................................................................48

VIII.

Outras formas de propriedade intelectual e tecnologias............................................50 1.

Produtos de informação, por exemplo, bancos de dados ......................................50

2.

Direitos indígenas/ comunitários/ tradicionais ........................................................52

3.

Biotecnologia e novos avanços da genética...........................................................53

Questões comuns a vários direitos de propriedade intelectual I.

Prioridades na exigência de observância ....................................................................56 1.

Litígio quanto a direitos de PI .................................................................................56

2.

Exigência de observância na Internet.....................................................................58

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2012

II.

C.

Índice

Solução de controvérsias de propriedade intelectual por arbitragem ou mediação ....................................................................................................................60 1.

Arbitragem ..............................................................................................................60

2.

Mediação ................................................................................................................63

III.

Contrafação e pirataria ...................................................................................................65

IV.

Exaustão dos direitos de propriedade intelectual .......................................................69

V.

Avaliação, negociação e securitização de direitos de propriedade intelectual........70

VI.

Desvio das taxas de registro de propriedade intelectual ...........................................72

VII.

Privilégio do cliente e assessores profissionais de PI ...............................................73

Interação entre política de propriedade intelectual e de outras áreas I.

Uso apropriado dos direitos de propriedade intelectual para o desenvolvimento econômico .....................................................................................77

II.

Meio ambiente .................................................................................................................79 1.

Diversidade biológica..............................................................................................79

2.

Mudança climática ..................................................................................................81

III.

Desenvolvimento e transferência de tecnologia .........................................................82

IV.

Política de Concorrência ................................................................................................87 1.

Questões gerais......................................................................................................87

2.

Situações especiais ................................................................................................88

V.

A sociedade da informação ...........................................................................................89

VI.

Privacidade de dados .....................................................................................................91

Notes

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Prefácio

2012

Prefácio A propriedade industrial (PI) continua sendo um campo em constante evolução, não raro atrelado a mudanças tecnológicas, econômicas, políticas e sociais.

Essa mudança acentuada no quadro geoeconômico, por sua vez, tem gerado um interesse crescente nas utilizações da PI como ferramenta na alavancagem de um crescimento econômico sustentável.

O seu alcance é inegável, tanto em países emergentes que objetivam fortalecer seus fundamentos econômicos, como em países de sólida estrutura que visam manter sua posição estratégica no mercado global. O comércio em si exerce um papel significativo no âmbito governamental, familiarizando-o com os modelos de infraestrutura necessários para o crescimento de indústrias de ponta, além do inestimável estímulo a mudanças tecnológicas.

O processo acelerado, inerente à tecnologia da informação também exerce um papel de peso na utilização, licenciamento e proteção da PI. A emergência da mídia social, a reboque de uma crescente presença de dispositivos móveis e suas múltiplas aplicações, a presença maciça da banda larga, aliados à mudança de gostos e preferências do consumidor, têm levado proprietários de PI a repensar seus modelos e estratégias de distribuição, comercialização e controle da PI na esfera da eletrônica.

O inegável avanço nas comunicações e viagens tem contribuído para um incremento de negócios internacionais nas transações e trocas de PI. Isto gera uma necessidade premente de adoção de regras coerentes e abrangentes em escala global.

A edição de 2012 da principal publicação da ICC, “O Guia ICC de Propriedade Intelectual: Questões Atuais e Emergentes para Empresários e Legisladores” realça os diversos progressos alcançados nos últimos dois anos como resultado direto dessas mudanças.

Essas mudanças incluem a decisão de abrir o genérico espaço de nome de Domínio de Alto Nível.

Também incluem medidas para controlar violações de direitos autorais e marcas na Internet, bem como coibir os altos custos e reduzir o longo período exigido para a obtenção de patentes em múltiplas jurisdições (exemplo: uma cooperação mais estreita entre repartições de patente; medidas adicionais na iniciativa da EU de criar uma plataforma única de registro e litígio de patentes; e uma recomposição geral atrelando o sistema dos Estados Unidos a outros sistemas mundiais.

Outros desenvolvimentos, com implicações na esfera científica, incluem a conclusão do Protocolo de Nagoya sobre Acesso e Compartilhamento de Benefícios relativo a recursos genéticos, além da proteção de medicamentos biossimilares encontrados na União Européia e nos Estados Unidos.

O Guia de PI de 2012 retém a mesma estrutura das edições anteriores. Um capítulo de apresentação descrevendo os progressos relativos à proteção da PI é seguido por diversas seções detalhando assuntos tais como temas relativos aos direitos da PI, bem como temas interligados aos vários direitos da PI, culminando com a interação entre PI e demais políticas do setor. Cada seção descreve novos desenvolvimentos assim como medidas e posicionamentos de empresas e governos sobre questões específicas.

A maior parte das seções foi amplamente atualizada para essa nova edição, incluindo seções sobre exclusividade de dados, direitos de variedade de plantas, indicadores geográficos, desenhos, bancos de dados, avaliação, além de arbitragem e mediação de disputas relativas à PI.

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2012

Prefácio

Esperamos que o Guia de PI da ICC continue a ser uma valiosa base de referência para todos que trabalham no setor ou que necessitem compreender a política de propriedade intelectual. Estamos abertos a informações e opiniões dos leitores, as quais, com certeza, nos auxiliarão na tarefa de ampliar e aprimorar esta publicação.

Jean-Guy Carrier Secretário Geral ICC

David Koris Presidente Comissão da ICC sobre Propriedade Intelectual

Esta é a décima – primeira edição de “O Guia ICC de Propriedade Intelectual: Questões Atuais e Emergentes para Empresários e Legisladores”. A primeira edição data de 2000. O Guia expressa as posturas existentes da ICC e não se destina a criar uma nova política da ICC. Esta publicação em inglês e em outros idiomas, bem como documentos mencionados sobre a política da ICC podem ser acessados em www.iccwbo.org

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Créditos

2012

Créditos A ICC agradece as principais contribuições recebidas dos membros da força-tarefa do Guia PI da ICC e de outros grupos da ICC para a presente atualização:

Ron Myrick, Finnegan and Henderson, Farabow, Garret & Dunner LLP, Estados Unidos (Presidente da Força-Tarefa) Ivan B.Ahlert, Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira, Brasil Joseph Alhadeff, Oracle, Estados Unidos Thaddeus Burns, General Electric, Estados Unidos Juan Carlos Amaro, Becerril, Coca & Becerril S.C., México Tomás Arankowsky Tamés, AVAH Legal S. C., México Ingrid Baele, Philips IP & Standards, Países Baixos Christopher Boam, Verizon Communications, Estados Unidos Stravos Brekoulakis, School of International Arbitration, Reino Unido Thaddeus Burns, General Elecric, Estados Unidos Antonella Carminatti, Barbosa, Müssnich & Aragão, Brasil Bernardo Cascão, Barbosa, Müssnich & Aragão, Brasil Héctor E. Chagoya, Becerril, Coca & Becerril, S.C., México Chew Phye Keat, Raja, Darryl & Loh, Malásia David Fares, News Corporation, Estados Unidos Rodrigo Ferreira, Barbosa, Müssnich & Aragão, Brasil Graham Henderson, Music Canada, Canadá Ivan Hjertman, IP Interface AB, Suécia Michael Jewess, Pesquisa em Propriedade Intelectual, Reino Unido David Jones, Microsoft, Estados Unidos Douglas Kenyon, Hunton & Williams, Estados Unidos Sun Kim, Kims and Lees, Korea Daniel Kraus, Umbricht, Suíça Edgar Krieger, CIOPORA Sandra Leis, Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira, Brasil Julian D. M. Lew QC, 20 Essex Street, Câmara e Escola de Arbitragem Internacional, Reino Unido Bruno Lewick, Barbosa, Müssnich & Aragão, Brasil David Lewis, Babcock International Group PLC, Reino Unido Elisabeth Logeais, UGGC, representando a Licensing Executives Society International José Mauro Machado, Pinheiro Neto Advogados, Brasil Allison Mages, General Electric, Estados Unidos Leslie McDonell, Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner LLP, Estados Unidos José Carlos da Matta Berardo, Barbosa, Müssnich & Aragão, Brasil Paula Mena Barreto, Barbosa, Müssnich & Aragão, Brasil Carlos Müggenburg, Müggenburg, Gorches, Peñalosa y Sepúlveda S. C., Mexico Ana Muller, Barbosa, Müssnich & Aragão, Brasil Gadi Oron, Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI), Reino Unido Diego Osegueda, Barbosa, Müssnich & Aragão, Brasil John Paul, Finnegan and Henderson, Estados Unidos Raymundo Pérez Arrelano, Von Wobeser y Sierra S.C., Mexico Sudhir Raja Ravindran, Altacit Global, Índia Beatrice Renggli, IP Consult 4U GmbH, Suíça Michael Ritscher, Meyer Lustenberger, Suíça Timothy W. Roberts, Brookes Batchellor LLP, Reino Unido José Antonio Romero, Becerril, Coca & Becerril, S.C., Mexico

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Créditos

David Rosenberg, GlaxoSmithKline, Reino Unido Jean-François Sarrazin, Bayer, Alemanha Pavel Savitsky, Mannheimer Swartling, Russia Peter Schramm, Meyer Lustenberger, Suíça Claudia Schulz, Barbosa, Müssnich & Aragão, Brasil Peter Dirk Siemsen, Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira, Brasil Bradley Silver, Time Warner, Estados Unidos Derek Slater, Google, Estados Unidos Michael Soo, Shook Lin & Bok, Malásia Ekaterina Tilling, Baker Botts, Russia Natalia Tobon, Cavelier Abogados, Colômbia Anthony Tridico, Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner LLP, Estados Unidos Stéphane Tronchon, Qualcomm, Estados Unidos Fabricio Vayra, Time Warner Inc., Estados Unidos Daphne Yong-d’Hervé (Secretária da Força Tarefa), Kati Jutteau, Ayesha Hassan, Andrea Bacher, Jeffrey Hardy, Francesca Mazza, Tracy Faustin, Hannah Tümpel, Secretariado da ICC

Agradecemos também a todos os membros da ICC e aos comitês nacionais de diferentes regiões que contribuíram com seus valiosos comentários e idéias para a presente atualização.

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Links

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Links International Chamber of Commerce

ICC

www.iccwbo.org

Anti-Counterfeiting Trade Agreement

ACTA

www.ustr.gov/acta

Convention on Biological Diversity

CBD

www.cbd.int

European Union – Commission, Parliament, Council

EU

europa.eu

European Patent Office

EPO

www.epo.org

EU Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs)

OHIM

oami.europa.eu

Five Intellectual Property Offices

IP5

www.fiveipoffices.org

Hague Conference on Private International Law

HCCH

www.hcch.net

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

ICANN

www.icann.org

International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture

PGRFA

www.planttreaty.org

International Union for the Protection of New Varieties of Plants

UPOV

www.upov.int

Organisation of Economic Co-operation and development

OECD

www.oecd.org

United Nations Commission on International Trade Law United Nations Framework Convention on Climate Change

UNCITRAL

UNFCCC

www.uncitral.org

unfccc.int

World Health Organisation

WHO

www.who.int

World Intellectual Property Organisation

WIPO

www.wipo.int

World Trade Organisation

WTO

www.wto.org

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Fundamentos da propriedade intelectual

Fundamentos de Propriedade Intelectual O que é propriedade intelectual?

Propriedade intelectual é uma criação do intelecto, que é de propriedade de uma pessoa física ou de uma organização, que pode então escolher entre compartilhá-la livremente ou controlar seu uso de determinadas maneiras. A propriedade intelectual é encontrada em quase toda parte – em obras criativas como livros, filmes, discos, música, arte e software, e em objetos do dia-a-dia, como automóveis, computadores, medicamentos e variedades de plantas, todos eles desenvolvidos graças aos avanços na ciência e na tecnologia. As características distintivas que nos ajudam a escolher os produtos que compramos como nomes de marca e desenhos, podem se enquadrar dentro do escopo da propriedade intelectual. Até mesmo o lugar de origem de um produto pode ter direitos ligados ao mesmo, como o caso de Champagne e Gorgonzola. Muito do que vemos e usamos na Internet, seja uma página da Internet ou o nome de um domínio, também inclui ou representa alguma forma de propriedade intelectual.

Porque a propriedade intelectual é protegida, e quem se beneficia?

Através de um sistema de direitos de propriedade intelectual, é possível não só assegurar que uma inovação ou criação seja atribuída ao seu criador ou produtor, mas também assegurar a “propriedade” da mesma e, como resultado, beneficiar-se comercialmente. Ao proteger a propriedade intelectual, a sociedade reconhece os benefícios trazidos por ela, e dá incentivo para que as pessoas invistam tempo e recursos para desenvolver inovações e expandir o conhecimento.

O sistema de propriedade intelectual foi elaborado para beneficiar a sociedade como um todo, alcançando um delicado equilíbrio para assegurar que sejam atendidas tanto as necessidades do criador como do usuário. Geralmente os direitos de propriedade intelectual permitem que o detentor dos direitos os exerça sobre o uso de sua obra por um período limitado de tempo. Como contrapartida pela concessão desses direitos, a sociedade se beneficia de várias maneiras.

O sistema de propriedade intelectual contribui para a sociedade: Enriquecendo o acervo de conhecimentos e cultura públicos; Mantendo concorrência leal e estimulando a produção de uma ampla gama de bens e de serviços de qualidade; Respaldando o crescimento econômico e o emprego; Apoiando a inovação e a criação; e Promovendo avanços tecnológicos e culturais e de expressão.

Quando não há disponibilidade de direitos de propriedade intelectual adequados ou suficientes, ou quando eles são difíceis de serem cumpridos, pessoas físicas e empresas inovadoras dependem, em grande parte, de outros meios para se protegerem da concorrência desleal, como através de segredos comerciais, acordos contratuais, ou meios técnicos para impedir o plágio. Esses meios podem ser menos eficazes na promoção dos objetivos enunciados acima.

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Fundamentos da propriedade intelectual

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Como é protegida a propriedade intelectual?

Em geral, a propriedade intelectual é protegida dando ao criador de uma obra, ou a um inventor, direitos exclusivos para explorar comercialmente sua criação ou invenção por um período limitado de tempo. Esses direitos também podem ser vendidos, licenciados, ou o detentor dos direitos pode dispor deles de outras maneiras.

Os direitos de propriedade intelectual são concedidos nos termos das leis nacionais de cada país ou região. Além disso, vários acordos internacionais sobre direitos de propriedade intelectual harmonizam as leis e procedimentos, ou permitem que direitos de propriedade intelectual sejam registrados ao mesmo tempo em diversos países. Tipos diferentes de propriedade intelectual – criações literárias e artísticas, invenções, nomes de marcas e desenhos, para citar alguns – são protegidos de maneiras diferentes: Criações nos campos da literatura e das artes, tais como livros, pinturas, música, filmes e discos, bem como software, geralmente são protegidos através de direitos autorais ou dos assim chamados direitos conexos; Invenções tecnológicas são tipicamente protegidas por patentes; Características distintivas – como palavras, símbolos, odores, sons, cores e formas – que distinguem um produto ou serviço de outro, podem ser protegidas por direitos de marcas; A aparência externa específica dada a objetos, tais como móveis, peças de carrocerias de automóvel, artigos de mesa, jóias, pode gozar da proteção de desenhos; As indicações geográficas e segredos comerciais também são considerados como sendo tipos de propriedade intelectual, e a maioria dos países dá a eles alguma forma de proteção legal; As regras para impedir concorrência desleal no mundo comercial também ajudam a proteger segredos comerciais e outros tipos de propriedade intelectual; Variedades de plantas são protegidas principalmente por um regime específico de proteção de PI chamado “direitos de variedades de plantas”. Podem também ser protegidas por patentes ou por uma combinação dos dois sistemas; e Em alguns países, circuitos integrados e bancos de dados recebem proteção legal específica.

O mesmo produto também pode ser protegido simultaneamente por mais de um tipo de direito de propriedade intelectual em diferentes países.

Direitos Autorais Os direitos autorais existem para estimular a produção original de criações artísticas, literárias e musicais, desde livros e pinturas até filmes de cinema, gravações e software. O sistema de direitos autorais recompensa a expressão artística permitindo ao criador beneficiar-se comercialmente de sua obra. Além de conceder direitos econômicos, o direito autoral também confere direitos “morais” que permitem ao criador reivindicar a autoria e impedir mutilações ou deformações de sua obra que possam prejudicar sua reputação.

Para qualificar-se para proteção de direitos autorais, a obra precisa ser uma criação original e ser expressa em determinada forma fixa. Os direitos autorais são automaticamente conferidos ao autor uma vez que a obra esteja criada, embora alguns países mantenham sistemas de registro que 2

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Fundamentos da propriedade intelectual

proporcionam benefícios adicionais. Ela pode então ser licenciada ou cedida, muitas vezes a um editor ou produtor. A proteção de direitos autorais dá ao autor direitos exclusivos por determinado tempo, geralmente a partir da criação da obra até cinquenta ou setenta anos após o seu falecimento.

A lei de direitos autorais permite que o detentor dos direitos autorais controle determinados usos de sua obra. Esses usos, que o autor pode autorizar ou proibir, incluem especificamente a reprodução, distribuição, aluguel, gravação, comunicação ao público, difusão por rádio e televisão, e tradução ou adaptação da obra. Em alguns países, o autor não tem o direito de impedir determinados usos de suas obras, mas tem o direito de ser remunerado pelo seu uso. Em cada país existem exceções que permitem que o público faça uso das obras sem remunerar o autor ou obter sua autorização. Um exemplo é o uso limitado de citações para ilustração ou ensino. As proteções oferecidas ao detentor dos direitos autorais, bem como as limitações e exceções previstas nas leis de direitos autorais, constituem uma parte essencial do arcabouço dos direitos autorais. Objetivando um equilíbrio apropriado, juntas elas facilitam a criação de obras artísticas bem como novos meios para distribuílas e apreciá-las.

A maioria dos países dá proteção semelhante a produtores de fonogramas, intérpretes e executantes e difusoras de rádio e televisão. Em alguns países os intérpretes e executantes, produtores e difusoras de rádio e televisão de obras amparadas por direitos autorais são protegidos por direitos autorais da mesma forma que os autores; em outros países, em lugar disso, eles são protegidos por direitos conexos ou correlatos. O direito autoral tem se tornado cada vez mais importante com o desenvolvimento da tecnologia digital e da Internet, onde ele é a principal forma de proteção à propriedade intelectual para conteúdo distribuído online – e onde ele enfrenta dificuldades para ser cumprido.

Existem diversos acordos internacionais sobre proteção de direitos autorais e direitos correlatos.

Eles incluem a Convenção de Berna para Proteção de Obras Literárias e Artísticas (1886), a Convenção de Roma para Proteção de Intérpretes e Executantes, Produtores de Fonogramas e Organizações de Difusão pelo Rádio e Televisão (1961), a Convenção de Genebra para Proteção de Produtores de Fonogramas contra Duplicação Não Autorizada de seus Fonogramas (1971), o Tratado da WIPO sobre Direitos Autorais (1996) e o Tratado da WIPO sobre Interpretações, Execuções e Fonogramas (1996). Os dois últimos abordam a proteção dos direitos de autores no mundo digital.

O Acordo da Organização Mundial de Comércio (OMC) sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relativos ao Comércio (TRIPS) (1994) é o primeiro acordo multilateral de propriedade intelectual relativo ao comércio. Ele abrange a maioria dos tipos de propriedade intelectual, e inclui direitos autorais e direitos conexos.

Patentes A patente dá ao inventor o direito, por um determinado período de tempo,de impedir que outros usem, fabriquem, vendam, ofereçam para venda ou importem sua invenção sem sua autorização. Em troca, o inventor precisa revelar os detalhes de sua invenção em um documento de patente que é colocado à disposição do público. Desta maneira, as patentes representam um contrato social entre a sociedade como um todo e os inventores. Uma inovação que o inventor prefira manter em segredo é conhecida como know-how (conhecimento técnico especializado) ou segredo comercial. Estes são protegidos segundo regras diferentes.

Na maioria dos países, a proteção de patente dura 20 anos, contados a partir da data do depósito, e é expedida pelas repartições de patente do governo nacional ou regional, às quais o inventor precisa apresentar um pedido.

Para que a patente seja concedida, a invenção precisa atender a três condições: Precisa ser nova – nunca deverá ter sido publicada ou usada publicamente antes; ICC – O Guia da Propriedade Intelectual para Empresas e Legisladores

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Fundamentos da propriedade intelectual

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Deve ter aplicação industrial – precisa ser algo que possa ser fabricado ou usado industrialmente; e Precisa ser “não óbvia” – não deverá ser uma invenção que tenha ocorrido a qualquer pessoa versada no campo pertinente.

Sistemas de patentes têm sido adotados por muitos países, ao longo dos anos, porque: Estimulam a revelação de informações ao público, aumentando o acesso do público ao conhecimento técnico e científico. Sem a garantia de uma patente, um inventor, seja pessoa física ou empresa, pode preferir manter em segredo os detalhes de uma invenção; Dão incentivos e recompensa pela inovação e pelo investimento em pesquisa e desenvolvimento, e para futuras invenções; A limitada duração de uma patente estimula a rápida comercialização das invenções, e assim o público recebe mais cedo um benefício tangível da invenção, em vez de mais tarde; Por estimularem a publicação de detalhes das invenções, as patentes ajudam a evitar a duplicação de pesquisa e estimulam mais pesquisa, inovação e concorrência; e São percebidas como uma segura titularidade de propriedade intelectual, concedida, na maioria dos países, após rigoroso processo de exame.

Existem diversos acordos internacionais sobre proteção de patentes. Para questões substantivas, os mais importantes são a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (1883) e o Acordo da OMC sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relativos ao Comércio (TRIPS) (1994), enquanto os principais tratados de patentes sobre questões processuais são o Tratado de Cooperação de Patentes (1970) e o Tratado de Direito Patentário (2000). A Convenção sobre a Patente Européia (1973) estabelece regras para se obter Patentes Européias, que, quando concedidas, dividem-se em patentes nacionais nos países designados. Uma versão revista da Convenção (EPC 2000) e Regulamentações para Implementação entraram em vigor em 13 de dezembro de 2007.

Marcas As marcas permitem aos consumidores e às empresas diferenciar entre bens e serviços de diferentes produtores, e selecionar produtos de fabricantes de reputação confiável.

Para os fabricantes ou prestadores de serviços que investiram tempo, esforço e dinheiro para construir uma boa imagem da marca, as marcas registradas são uma maneira de impedir que outros tirem proveito de sua reputação de maneira desleal. Isso assegura concorrência leal no mercado, e estimula os produtores a investir na qualidade e na reputação de seus produtos ou serviços.

A proteção de marcas pode ser aplicada a marcas, nomes, sinais, símbolos, e mesmo cores, odores, sons e formas. Em suma, quase qualquer característica distintiva ligada a um produto ou serviço e que o diferencie de outro pode ser protegida como marca.

Na maioria dos países, a marca precisa ser registrada em uma repartição governamental nacional ou regional de marcas, para seu uso em bens ou serviços específicos a serem protegidos. Um detentor de marca pode impedir que terceiros usem sua marca ou marca semelhante em bens ou serviços iguais ou semelhantes se, ao fazê-lo, provavelmente causarem confusão na mente do público. Em

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Fundamentos da propriedade intelectual

muitos países, marcas famosas ou notórias também gozam de proteção para que não sejam depreciadas, enfraquecidas ou aproveitadas de maneira desleal.

Quase todas as empresas, grandes e pequenas, dependem de marcas. A proteção à marca é usada mais que qualquer outra forma de propriedade intelectual, tanto em economias em desenvolvimento como nas desenvolvidas. As marcas servem para garantir a origem aos consumidores locais.

Registros de marca, que podem ser prontamente submetidos à busca, permitem que as empresas evitem escolher novas marcas que poderiam ser confundidas com as existentes.

Existem diversos acordos internacionais sobre proteção de marcas. Para questões substantivas, os mais importantes são a Convenção de Paris para Proteção à Propriedade Industrial (1883), o Tratado de Direito Marcário (1994) e o acordo TRIPS (1994). O Tratado de Cingapura sobre Direito Marcário foi adotado em 28 de março de 2006. Quanto a questões processuais, os principais tratados são o Acordo de Madri sobre Registro Internacional de Marcas (1891) e seu Protocolo (1989), que usam o francês, o inglês e o espanhol como idiomas oficiais, e o Acordo de Nice sobre Classificação Internacional de Bens e Serviços para Fins de Registro de Marcas (1957). Na Europa, a Regulamentação n° 207/09, de 26 de fevereiro de 2009, que codifica a regulamentação anterior 40/94 sobre Marca de Comércio Comunitária (CTM), permite que o detentor de uma marca obtenha um único registro de marca abrangendo os 27 Estados-Membros da União Européia. O vínculo estabelecido em1º de outubro de 2004 entre o CTM e o Protocolo de Madri dá aos titulares de marcas maior flexibilidade para obterem proteção internacional de marcas. Além do estudo realizado em 2010 sobre o sistema global de marcas na UE, é provável que emendas sejam propostas à atual Regulamentação do CTM.

Desenhos Os direitos relativos a desenhos protegem aspectos visuais novos e originais de um produto ou de sua embalagem. Os requisitos para proteção tomam emprestados conceitos tanto de direito patentário (inovação) como de direito autoral (originalidade). Para se qualificar para proteção, o desenho precisa apresentar características estéticas, e não pode ser antecedido por um desenho conhecido que, de uma maneira geral, seja idêntico ou semelhante. Os desenhos podem ser expressos em formato bidimensional (desenhos propriamente ditos) ou tridimensionais (modelos).

Os desenhos contribuem significativamente para a comercialização de bens, e são itens fundamentais do ativo de diversas indústrias, como por exemplo, indústrias têxteis, moda, dispositivos móveis de consumo, software (interfaces) de computador, automóveis e mobiliário e decoração.

O regime para a proteção de desenhos difere de um país para outro, embora a harmonização tenha sido alcançada dentro da União Européia, com a Regulamentação nº 6/2002, que estabelece direitos de desenhos da Comunidade vigentes em todos os 27 Estados-Membros da União Européia. Na maioria dos países a proteção de desenhos está sujeita a registro, embora haja uma tendência para oferecer proteção, por curto prazo, a desenhos não registrados, 3 anos, por exemplo, na União Européia. Geralmente os desenhos registrados podem se beneficiar de proteção por 25 anos.

O titular de um desenho protegido pode proibir a fabricação, venda, importação ou exportação de produtos que incorporem ou apliquem o desenho. Dependendo dos países, o proprietário pode simultaneamente valer-se da proteção dos direitos autoral, marcário e patentário.

A proteção de desenhos é uma área que ultimamente tem se beneficiado de significativa e promissora harmonização. O Acordo de Haia (1925) – referente ao depósito internacional de desenhos industriais – conforme emenda ao Ato de Genebra da WIPO (Organização Mundial de Propriedade Intelectual) de 1999 – permite o depósito centralizado de pedidos de desenhos para proteção nos vários países que fazem parte do Acordo (que inclui a União Européia).

As Regulamentações mais recentes entraram em vigor em 1º de abril de 2010. Para questões processuais, a classificação de bens é regida pelo Acordo de Locarno (1968).

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Segredos comerciais Os segredos comerciais abrangem vários tipos de informações sobre a empresa, sejam técnicas, comerciais ou financeiras, que não são conhecidas ou não podem ser prontamente obtidas pelo público interessado, e que dão a uma empresa uma margem competitiva (por exemplo, métodos de fabricação, técnicas e know-how, listas e perfis de clientes, métodos de distribuição, informações financeiras, ingredientes, etc.). De uma maneira geral, as informações são levadas em conta para a proteção de segredos comerciais quando identificadas, substanciais e secretas, como disposto no artigo 39 do TRIPS. A proteção de segredos comerciais é concedida sem registro, e pode durar tempo ilimitado, geralmente enquanto for mantida a confidencialidade. Quando o segredo comercial consiste em know-how patenteável, o escopo da proteção legal concedida respectivamente pela lei de patentes e pelo status de segredo comercial precisa ser cuidadosamente comparado, antes de se decidir se a invenção deve ser patenteada ou mantida em segredo. Essa decisão dependerá também do tipo de know-how envolvido, do seu uso previsto, do prazo esperado de vantagem competitiva, e da capacidade de assegurar sigilo em longo prazo. Uma característica distintiva do segredo comercial é a impossibilidade de anular ou ignorar a transferência de conhecimentos, uma vez revelados. É por isso que, ao transferir um segredo comercial, seu detentor geralmente dedica grande atenção às disposições sobre confidencialidade e à eficácia de liminares judiciais que possam ser obtidas localmente para impedir a disseminação não autorizada.

As empresas, agora mais conscientes do valor dos segredos comerciais, da confidencialidade e de acordos de não-revelação, bem como de acordos de não-concorrência, em contratos de trabalho, agora os usam amplamente no curso de negociações comerciais, bem como no contexto das relações de emprego, numa tentativa de limitar vazamentos e usos indesejados de valiosas informações sobre negócios. No entanto, a proteção aos segredos comerciais permanece fraca em muitos países, em parte devido à falta de legislação de proteção específica e em parte à falta de conscientização pelo judiciário e outros órgãos administrativos. Sanções contra a obtenção, uso ou revelação de segredos comerciais, através da aplicação de leis contra práticas desleais de concorrência – um ramo do direito sobre atos ilícitos – também são estipuladas no Artigo 39 do TRIPS. A violação de um compromisso de confidencialidade também pode ser tratada como infração contratual. Em casos específicos, a apropriação indébita de segredos comerciais pode ser considerada crime, assim como furto ou espionagem industrial.

A comunicação de know-how, propriamente dito, ou como parte de contratos mistos de licença de patente e de know-how, é uma maneira bem conhecida de explorar segredos comerciais de natureza técnica, que sofrem agora menos restrições nacionais que prejudicam a transferência de know-how além fronteiras.

Nomes de domínio Um nome de domínio na Internet é um endereço único em forma simplificada, feito para que usuários possam localizar e visitar um site na Internet de maneira fácil, ou usar um e-mail. Cada computador (“servidor”) tem um endereço fixo ou dinâmico de Protocolo na Internet (Endereço IP), que possibilita que ele se comunique com recursos da Internet durante uma sessão específica. Um nome de domínio é nada mais que uma tradução fácil-de-lembrar desse endereço de IP. Por exemplo, o nome de domínio na Internet icc-wbo.org contém “iccwbo” como ‘domínio de segundo nível’ antes do ponto, e “org” como o “Domínio de Alto Nível” após o ponto.

Há “Domínios de Alto Nível” genéricos (org, com, edu, etc) e “Domínios de Alto Nível” do código de países.

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A ICANN (Corporação para Atribuição de Nomes e Números na Internet) é a entidade mundial responsável pela coordenação e gerenciamento do Sistema de Nomes de Domínio.

Com o explosivo crescimento da Internet, os nomes de domínio tornaram-se valiosos ativos para as empresas, servindo como identificadores de empresas, que podem se conflitar com identificadores já existentes de empresas (por exemplo, marcas, indicações geográficas, nomes de fantasia, etc.).

Através dos nomes de domínio, as empresas podem estabelecer presença na Internet e atrair usuários da Internet no mundo todo. Quando tentam fortalecer suas marcas, as empresas procuram registrar e usar nomes de domínio idênticos às suas marcas, ou que as incorporem, como Domínios de Alto Nível relevantes para seus negócios. Podem ocorrer problemas quando nomes de domínio que incorporam marcas ou variações das mesmas são registrados por terceiros, inclusive por grileiros cibernéticos.

(Veja a Seção A. II. 4, Nomes de Domínio para o tratamento das principais questões)

Direitos de Variedades de Plantas O direito de variedade de plantas (PVR) é uma espécie de proteção de patente que confere ao produtor o direito exclusivo para explorar a variedade por um período de 30 anos.

A elegibilidade de proteção é prevista dentro dos seguintes critérios: Recente – não pode ter sido explorada no território protegido por um prazo maior de um ano; ou, em outra localidade, por um prazo que exceda quatro (ou seis) anos anteriores à data do pedido; Diferenciado – deve apresentar características marcantes que as diferenciem de outras espécies cuja existência seja do conhecimento público na ocasião do pedido; Padronizado – deve ser suficientemente padronizado nas suas principais características; Estável – suas principais características devem permanecer inalteradas mesmo após maciça divulgação; e Classificada por um nome condizente.

O PVR não protege as espécies propriamente ditas (ao contrário de uma invenção, que é protegida por patente), concentrando-se, portanto, em determinadas classificações. Em primeira instância, apenas o material de divulgação é coberto pelos direitos exclusivos do proprietário, o que lhe permite controlar sua produção, reprodução, vendas, importação, exportação e atividades correlatas. Em alguns países, amostras colhidas das espécies protegidas, assim como produtos feitos diretamente dessas amostras, estão enquadrados no programa de proteção.

Uma característica singular no PVR, e uma de suas mais importantes exceções, é a chamada “isenção do produtor”, que permite que os produtores utilizem espécies protegidas no desenvolvimento e subsequente exploração de novas espécies. Esta isenção tem por objetivo fomentar o desenvolvimento, levando-se em consideração que nenhuma espécie pode ser gerada sem a existência de uma amostra inicial.

O único acordo internacional de Direitos de Variedades de Plantas é a Convenção Internacional Para a Proteção de Novas Espécies de Plantas, de 1961(revisto em 1971, 1978 e 1991) que é regida pela União Internacional para a Proteção de Variedades Novas de Plantas (UPOV). Entre os 70 membros da UPOV, 47 são vinculados ao Ato de 1991, 22 ao Ato de 1978, e um único membro ainda é vinculado à Convenção de 1961, conforme emenda ao Ato de 1972. Atualmente, mais de 90.000 certificados de PVR estão em vigor nos países associados à UPOV. ICC – O Guia da Propriedade Intelectual para Empresas e Legisladores

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O artigo 27(3) (b) do Acordo TRIPS também se refere a espécies de plantas: obriga os membros da OMC a garantir proteção das diversas espécies de plantas através de patentes ou através de um específico sistema eficiente que englobe essas normas.

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Desenvolvimentos com impacto sobre a proteção à propriedade intelectual

Desenvolvimentos com impacto sobre a proteção à propriedade intelectual Desenvolvimentos econômicos, sociais, políticos e tecnológicos têm um impacto fundamental sobre a criação, exploração e uso da propriedade intelectual (PI). Os sistemas existentes de proteção à propriedade intelectual estão constantemente se adaptando para acolher essas mudanças, tal como tem sido desde seu início. As empresas que dependem da exploração de ativos de propriedade intelectual precisam, para permanecer competitivas, assegurar que os meios disponíveis para proteger sua propriedade intelectual ainda sejam eficazes nesse ambiente em evolução.

Essa introdução descreve as principais forças que estão mudando o panorama da propriedade intelectual, e seu possível impacto sobre a criação e exploração da propriedade intelectual.

Entre elas, as citadas abaixo: 1. A globalização da economia; 2. O desenvolvimento de novas tecnologias; 3. A disseminação da conexão pela Internet e a penetração da banda larga; 4. O crescimento, em importância econômica, de inovações e recursos não-tecnológicos em negócios não protegidos pelos regimes existentes de propriedade intelectual; 5. A politização de questões de propriedade intelectual; e 6. Mudanças na metodologia operacional das empresas.

1.

A globalização da economia

A crescente escala internacional em que as empresas operam e comercializam está às vezes em desacordo com a natureza tradicionalmente territorial da maioria das legislações, inclusive aquelas que regem os direitos de propriedade intelectual. Essa tendência é exacerbada pelo desenvolvimento do comércio eletrônico, que permite que mais empresas operem internacionalmente; isso pode levantar questões referentes às leis e jurisdição aplicáveis sobre transações e violações de propriedade intelectual. Além disso, a natureza global do comércio acrescentou desafios ao registro (no caso de direitos registrados) e à exigência de observância de direitos de propriedade intelectual em cada país onde bens que sejam objeto de propriedade intelectual possam ser fabricados e amplamente vendidos sem a permissão dos titulares desses direitos. Isso também é verdade em relação a empresas de serviços globalmente ativas tais como seguradoras, bancos e empresas de transporte.

Esses fatores reforçam a justificativa para harmonizar internacionalmente as normas de propriedade intelectual. A harmonização através de tratados existe desde a Convenção de Paris (1883), passando pelo acordo TRIPS da OMC – que vinculou os direitos de propriedade intelectual ao sistema comercial internacional e seu mecanismo de sanções – e mais recentemente pelos Tratados da WIPO sobre a Internet, de 1996. O desejo de acelerar o processo de harmonização como parte do crescimento do comércio internacional levou a outras formas de estabelecimento de normas, que se tornaram importantes forças em prol da harmonização.

Acordos bilaterais de livre comércio devem incluir padrões de propriedade intelectual mais abrangentes que os padrões mínimos estabelecidos pelo TRIPS, ao mesmo tempo ampliando

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também a capacidade comercial entre as partes fora da estrutura da OMC. Os chamados instrumentos legais brandos tais como orientações ou recomendações, podem ser usados para definir novas normas que podem, então, ser elaboradas através da integração em tratados, adoção de leis nacionais, ou referência em acordos comerciais bilaterais. À medida que as empresas operam em mais países (ou na Internet), o controle sobre a distribuição de seus produtos em diferentes mercados torna-se uma questão cada vez mais importante. O tema de exaustão de direitos tem sido a tônica frequente de debates. A maneira como a exaustão de direitos é aplicada determina se o detentor de um direito de propriedade intelectual pode controlar regional ou internacionalmente a distribuição de bens (legítimos) que foram colocados num mercado nacional pelo detentor, ou com seu consentimento. Normalmente, é previsto nas leis nacionais que o titular da propriedade intelectual perca o direito de controle de venda ou cessão de determinado produto amparado por seus direitos, em seguida à primeira venda daquele produto pelo titular ou outra parte autorizada. Em alguns casos, regras paralelas de importação vigoram como exceção a essa norma. Geralmente essas regras dispõem que certos produtos não podem ser vendidos em determinado território sem a autorização do titular da propriedade intelectual, não importando se os bens já entraram no mercado em outro território.

A grande maioria dos membros da ICC acredita que, na ausência de um verdadeiro mercado global único, um regime de exaustão internacional seria comparativamente mais prejudicial do que benéfico para o comércio e os investimentos internacionais, e para a inovação. As empresas têm um interesse legítimo – por razões relativas à estratégia comercial, controle de qualidade, reputação de marcas, segurança, etc. – em controlar a distribuição de suas mercadorias para diferentes mercados, para assegurar que produtos sob medida para um mercado não sejam vendidos em outro. Há também argumentos de que os consumidores não ficariam em melhor situação em termos de oferta ou preços de bens sob um regime de exaustão internacional.

2.

O desenvolvimento de novas tecnologias

A aplicação comercial de novas tecnologias – especialmente tecnologia digital e de comunicação, e biotecnologia – levou não somente ao desenvolvimento de novos tipos de produtos, serviços e formas de distribuição, mas também a novos métodos de violação. Novas tecnologias, modelos de negócios e pessoas interessadas estão surgindo tão rapidamente nesses campos que, salvo se as tradicionais organizações empresariais, governamentais e outras que lidam com direitos de propriedade intelectual tomarem ciência e reagirem rápida e adequadamente às oportunidades e desafios, elas correrão o risco de serem suplantadas pelos desenvolvimentos nesses mercados em evolução.

As tecnologias de informação e de telecomunicações (TIC) estabelecem os vínculos de um mundo multifacetado e diverso – a sociedade da informação. No entanto, enquanto a infraestrutura e as informações são seus blocos básicos de construção, o conhecimento, contexto, conteúdo e reflexão são indispensáveis para aumentar o entendimento e tornar as comunicações inteligíveis. O sistema de propriedade intelectual permite ao mercado remunerar a criação, produção e disseminação de conteúdo, sendo, portanto, uma alternativa mais viável do que o modelo “apadrinhado” pelo estado, refém de subsídios e interferências, além do risco de censura. Profissionais da sociedade da informação serão, portanto, estimulados não só a inovar e criar, mas também – principalmente – impulsionar o crescimento estimulando esforços de cooperação. Um exemplo primordial desse fenômeno é a ascensão vertiginosa, popularidade e utilidade das redes sociais.

Além disso, na era das tecnologias em permanente evolução, o papel da tecnologia propriamente dito – como meio de proteger e fomentar a inovação e a criatividade – ficou mais destacado. As tecnologias digitais diminuíram radicalmente as barreiras à criação e distribuição de obras artísticas.

Hoje, qualquer pessoa pode usar a Internet para compartilhar sua criatividade com um público em âmbito mundial. Além disso, plataformas online estão abrindo uma ampla variedade de novas

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maneiras de ganhar dinheiro com trabalhos criativos, e os detentores de direitos e empresas de tecnologia estão trabalhando em conjunto para explorar diferentes modelos de negócios. Como meio para oferecer conteúdo no ambiente digital, os detentores de direitos autorais têm recorrido a várias medidas técnicas para regular o plágio e o uso de obras protegidas. Também têm colaborado com as indústrias de eletrônica de consumo, telecomunicações e tecnologia da informação para o desenvolvimento de meios tecnológicos para proteção de conteúdo amparado por direitos autorais impedindo que ele seja explorado sem autorização dos detentores de direitos.

Embora as normas de propriedade intelectual ainda sejam, em grande parte, nacionais ou regionais, as TICs (Tecnologias de Informação e Comunicações) são basicamente mundiais. Assim, mais do que nunca, o conjunto de leis nacionais de propriedade intelectual deverá ser rigoroso, e a capacidade de observância desses direitos será fundamental, reforçando, portanto, a necessidade de maior cooperação internacional. Os requisitos mínimos para proteção de direitos autorais, estipulados no TRIPS, na Convenção de Berna e nos Tratados da WIPO de 1996 sobre a Internet, são elementos importantes para assegurar consistência e certeza jurídica ao mercado digital mundial. Códigos voluntários de conduta, diretrizes e contratos podem muito bem representar uma maneira de suplementar a legislação nacional nesse esforço.

Muitos governos buscam maneiras de estimular e facilitar a disponibilidade de conteúdo licenciável enquanto salvaguardam os interesses dos detentores de direitos protegendo seu conteúdo digital. Na França, a Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (“lei que rege a difusão e a proteção de obras criativas na Internet”) foi promulgada em abril de 2009 criando um processo de 1 medidas repressivas graduadas contra violações recorrentes. No Reino Unido, o debate a respeito da implementação de soluções jurídicas sobre violações online resultou na criação de dispositivos na 2 Lei da Economia Digital (DEA), aprovada no Parlamento em abril de 2010. No começo de 2011, o governo solicitou que o Ofcom investigasse até onde seria possível os Provedores de Serviços na Internet (ISPs) bloquearem determinados sites, e seu custo. Os relatórios do Ofcom foram entregues em agosto de 2011. Leis que tratam de recorrentes violações online por meio de um processo de medidas repressivas graduadas também foram adotadas e estão sendo implementadas na Nova Zelândia, na Coréia e em Taiwan; e discussões sobre um acordo voluntário da indústria para combater a pirataria online estão em andamento em outros países, entre eles Austrália e Japão. Sites que violam ostensivamente essas normas têm sido alvo de esforços consideráveis para coibir o abuso online. Alguns tribunais julgaram liminares exigindo o bloqueio de sites enquadrados nesta categoria. Em outros países, alguns órgãos reguladores exigiram alguns tipos de bloqueio, embora tais medidas, dependendo de sua abrangência e magnitude, estejam sempre sujeitas a recurso.

Em junho de 2011, as principais associações de detentores de direitos nos Estados Unidos e as ISPs (Provedores de Serviços na Internet) assinaram um Memorando de Cooperação (MOU) implementando um processo uniforme que possibilite enviar até seis avisos simultaneamente a assinantes em cujas contas tenha sido detectada qualquer atividade suspeita de violação de direitos, possibilitando, assim, o uso de medidas preventivas que impeçam maiores danos. A implementação deste MOU não está subordinada a nenhuma ação governamental ou fiscalização de autoridades, mas foi aprovada pelas altas esferas do governo. Dados indicam que as sanções previstas por lei 3 contribuíram para uma redução (de até 70%) destas atividades ilegais. Provedores e distribuidores de conteúdo na Internet concordam que assinantes têm o direito de saber quando suas contas na 1

Comumente conhecida como “Criação e Internet” ou lei “HADOPI (criada pela agência governamental para administrá-la – Haute Autorité pour la Diffusion des Euvres et la Protection des Droits sur Internet), uma versão revista da legislação foi aprovada pelo Conselho Constitucional francês em outubro de 2009, exigindo revisão judicial antes da revogação de um endereço de usuário na Internet, embora semelhantes às exigências anteriores.

2 Segundo as cláusulas do Ato, provedores são obrigados a identificar e enviar avisos aos infratores, mantendo, no entanto, em sigilo o seu conteúdo. Ao Secretário de Estado é reservado o direito de implementar medidas técnicas adicionais para coibir violações, incluindo medidas como a suspensão.

3 Esses dados representam uma média das seguintes pesquisas: Ifop. “Les Français et le Téléchargement Illégal”, snep (2009):France; Synovate. “Movie File Sharing Amongst Young New Zealanders”, NZFACT (2009); NZ; Norstat A.S. “Survey Regarding Norwegians’Music Habits on the Internet”, Ifpi and GramArt (2009): Norway; and Entertainment Media Research.

“2009 Digital Entertainment Survey”, Wiggin (2009): UK.

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Internet são alvo destas violações. É importante frisar que o MOU também criou o Centro de Informação Sobre Direitos Autorais – protegendo, assim, a privacidade dos seus assinantes através 4 de recursos jurídicos.

Além disto, determinados países estão cogitando melhorar suas estruturas de propriedade intelectual visando crescimento e inovação a exemplo do estudo realizado em 2010, no Reino Unido, intitulado “Resenha da Propriedade Intelectual e Crescimento”, também conhecido como “Resenha Hargreaves”. As conclusões, divulgadas no Reino Unido em 2011, enfatizam, entre outros tópicos, a necessidade de um aprimoramento no licenciamento online, a adoção de uma lei mais rigorosa de PI, e “uma abordagem sobre as exceções que estimule a geração de novos empreendimentos digitais tanto no âmbito das indústrias criativas como em outros setores empresariais.” O governo britânico posteriormente divulgou a sua versão, apoiando plenamente as recomendações citadas na resenha e sublinhando ainda “as expressivas amplitudes das estruturas de PI” como apoio às inúmeras e bem sucedidas empresas do Reino Unido na sua atuação em escala global. Em 2011, a Irlanda iniciou uma pesquisa para identificar se determinadas cláusulas da legislação de direitos autorais “poderiam ser interpretadas como obstáculos à inovação”, porém os resultados não tinham sido ainda divulgados até a data da publicação.

A revolução em andamento na biotecnologia promete significativas melhorias na qualidade de vida e no crescimento econômico no século 21. Entre elas, cuidados com a saúde e medicina, processos industriais sustentáveis, práticas agrícolas sustentáveis, maior segurança alimentar, e aumento da proteção ao meio-ambiente. Esses avanços são possíveis através de um conjunto inovador de técnicas de biotecnologia a ser usado por profissionais capacitados; a biotecnologia está transformando o conhecimento sobre o mundo. A realização dessa promessa, no entanto, depende basicamente de direitos de propriedade intelectual fortes e eficazes para estimular o investimento de recursos necessários à pesquisa e desenvolvimento dessas inovações, à ampla difusão de novas tecnologias, e à criação de uma estrutura de intercâmbio de direitos de PI voltada para o mercado.

A crescente aplicação comercial de novas tecnologias de ciências biológicas, tais como a biotecnologia, leva não somente ao desenvolvimento de novos tipos de produtos e serviços, mas também a novas formas de distribuição e difusão de tecnologia e a novos tipos de parcerias públicoprivadas para atingir metas sociais. As empresas precisam estar bem atentas aos desafios da política de propriedade intelectual representados pela crescente convergência de biotecnologia com tecnologias da informação e outras novas tecnologias, nas quais a informação, novas ferramentas e novos métodos são fundamentais para a inovação.

Um enfoque importante hoje no campo da biotecnologia é o desenvolvimento de fontes alternativas e sustentáveis de energia e combustível. Além de fornecer energia renovável, novos biocombustíveis podem beneficiar o planeta oferecendo maneiras inovadoras de gerenciamento de resíduos. As indústrias de biocombustíveis estão se expandindo rapidamente pelo mundo, especialmente pela Europa, Ásia e Américas. A União Européia destacou recentemente o potencial da bioenergia derivada de resíduos para a redução do aquecimento global. O relatório concluiu que quase 20 milhões de toneladas de óleo derivado de biomassa estarão disponíveis até 2020, sendo que quase a metade será proveniente de bio-resíduos, tais como resíduos sólidos municipais, resíduos de agricultura, de fazendas e outros fluxos de resíduos biodegradáveis.

Mais recentemente, o enfoque do uso de microorganismos no desenvolvimento de biocombustíveis gerou grande interesse sobre a proteção de propriedade intelectual para essas novas fontes de combustíveis, e também aumentou a oposição a qualquer exigência para disponibilização pública inicial de depósitos de patentes de microorganismos.

Outro evento importante no campo da biotecnologia é o surgimento, na Europa, de drogas com o mesmo perfil biossimilar, e a adoção de um procedimento para a aprovação de biossimilares nos 4

Para mais informações, veja: www.copyrightinformation.org/alerts.

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Estados Unidos. Apesar da semelhança existente entre drogas biossimilares e drogas químicas genéricas – ou drogas de pequenas moléculas – fica muito mais difícil assegurar a equivalência de um produto biológico. Com frequência, no caso dos biológicos, o único mecanismo vigente de proteção de patente – após o vencimento do prazo de exclusividade em qualquer mercado – é o mesmo utilizado em processos de fabricação, ou em formulações específicas. Dessa forma, um laboratório que não queira utilizar estas patentes se sentirá estimulado a fazer as devidas modificações na fabricação ou formulação do produto biológico. No entanto, ao contrário das drogas genéricas de pequenas moléculas, mesmo uma pequena mudança nas condições de fabricação ou formulação de um produto biológico poderá acarretar uma mudança expressiva na atividade e imunogenicidade do produto final. É possível que, em muitos casos, novas empresas dedicadas à fabricação de biossimilares desenvolvam um novo produto que possa receber uma patente ou exclusividade de mercado, ou ambos. A despeito das dificuldades inerentes a esta tecnologia, uma ampla quantidade de produtos biossimilares já foi aprovada na Europa, e inúmeros laboratórios farmacêuticos já anunciaram planos de entrar no mercado de biossimilares nos Estados Unidos.

Outro campo pioneiro da tecnologia é a nanotecnologia. “O campo da nanotecnologia” é essencialmente uma expressão que “abrange tudo”, englobando várias novas tecnologias que têm como enfoque o desenvolvimento de sistemas, materiais, estruturas biológicas e outras em nível nano, ou bilionésimo de um metro. Esses campos reúnem uma equipe multidisciplinar de engenheiros, biólogos, físicos e/ou químicos para desenvolverem novos nano materiais com a finalidade de construir dispositivos em miniatura, sistemas da ciência elétrica e de materiais ou mesmo de “natureza” biológica.

Os potenciais benefícios de se obter o valor integral desses novos desenvolvimentos são enormes.

Esse campo promete a cura de doenças através de manipulação de genes em nível nano, usando sistemas de nanoengenharia, ou através da construção de novos computadores em miniatura com capacidade de processamento dos sistemas atuais em nível nano.

Uma dificuldade na obtenção de seu pleno potencial é que alguns dos materiais e sistemas que serão desenvolvidos, embora altamente miniaturizados, apresentarão funções que já existem nos materiais e sistemas usados hoje. Assim, o desafio ao sistema de patentes será dar proteção adequada e equilibrada para esse novo campo emergente. Isso será absolutamente fundamental para fomentar os investimentos que serão necessários para comercializar essas tecnologias multidisciplinares.

O surgimento de novas tecnologias no futuro também terá implicações para a proteção à propriedade intelectual, que podem ir além das questões que estão sendo discutidas hoje.

3.

A disseminação da conexão pela Internet e a penetração da banda larga

A Internet continua sendo um dos avanços mais significativos do último século, e tornou-se sinônimo tanto de obtenção e distribuição de informações, quanto de criatividade e cooperação. As empresas estão dependendo cada vez mais da banda larga não só para fins de comunicação, mas também como um meio rápido de colher e distribuir informações, além de facilitar seu uso interativo. A característica principal da banda larga é a maior largura de banda – centenas de vezes mais rápida do que a conexão “discada” – o que permite a transmissão mais rápida de dados em volumes maiores, consolidando o uso de arquivos de áudio digital compactados, filmes, televisores de alta definição e em 3D, vídeo e diagnósticos ao vivo, e uma série de outras formas interativas de 5 conteúdo que são distribuídos muito mais rapidamente do que no passado.

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A Comissão da ICC sobre Comércio Eletrônico, TI e Telecomunicações (EBITT) e sua Força Tarefa sobre Internet e Infraestrutura e Serviços de Telecomunicações (IT IS) apresentaram pareceres sobre diretrizes e documentos para discussão sobre várias questões relativas aos tópicos dessa seção: www.iccwbo.org/policy/ebitt/. Para uma sinopse útil de muitas dessas diretrizes e do guia prático, por favor consulte o inventário EBITT em: www.iccwbo.org/uploadedFiles/EBITT_Inventory_2nd_edition_FIN.pdf.

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Dúvidas foram levantadas sobre se as leis existentes de propriedade intelectual são adequadas para inibir o crescimento da pirataria em grande escala que resulta do acesso rápido e fácil a arquivos digitais na Internet. Outras dúvidas surgiram sobre a dificuldade de fazer valer as leis existentes devido a questões de jurisdição, anonimato e do grande número de usuários da Internet.

Os usuários da Internet acham fácil infringir as leis de propriedade intelectual correndo pouco risco de serem descobertos ou de sofrerem penalidades. Isso ocorre, apesar dos esforços educativos, atenção a potenciais violações, medidas atenuantes, bem como consideração de meios para coibir diretamente as atividades de sites dedicados à violação.

Os aspectos de “alta velocidade” e de “grande volume” da banda larga trazem consigo alguma complexidade. Embora a banda larga possibilite uma série de novas formas de distribuição de conteúdo legal e de novas oportunidades de negócios para levar conteúdo legal a mais pessoas do que nunca, a pirataria e a violação de propriedade intelectual permanecem um problema muito sério, uma vez que usuários e provedores de aplicativos podem usar sua conexão de banda larga para enviar e receber volumes maiores de dados em maior velocidade, em comparação com a conexão discada.

Outro exemplo em que a conexão de alta velocidade teve um impacto sobre a proteção à propriedade intelectual foi o desenvolvimento do arquivo compartilhado “peer-to-peer” (P2P), assim chamado porque os computadores de usuários finais se conectam diretamente uns com os outros para facilitar o compartilhamento de arquivos digitais com ou sem a intermediação de servidores centralizados.

O arquivo compartilhado P2P surgiu através das conexões de banda larga devido a sua velocidade e facilidade. Os arquivos digitais compartilhados por usuários de alguns serviços consistem invariavelmente em música ou filmes, em detrimento dos detentores de direitos autorais dessas obras, que não recebem qualquer remuneração por essa distribuição. Além disso, a conexão de alta velocidade aumentou a acessibilidade e a popularidade dos “mundos virtuais”. Esses universos digitais alternativos usados para formação de redes comerciais e sociais pela Internet, frequentemente dão ênfase aos jogos interativos. Conceitos já estabelecidos de violação de propriedade intelectual podem implicar, por exemplo, numa situação em que fornecedores, em um mundo virtual, ofereçam a venda de artigos, embora esses fornecedores não tenham qualquer ligação com as marcas oficializadas que são falsamente “representadas” em uma realidade virtual.

A conexão de alta velocidade também aumentou a popularidade das redes sociais e demais sites da Internet que normalmente permitem que o conteúdo gerado pelo usuário (UGC) seja carregado, acessado e visualizado. O UGC pode incorporar conteúdo de terceiros, e isso pode ocorrer de formas legais e violadoras, dependendo da forma como o conteúdo foi carregado e da aplicação da lei de direitos autorais pertinente. Embora, em certas jurisdições, os operadores desses sites da Internet tenham imunidade contra a violação de direitos autorais, o risco de responsabilidade por violação de direitos autorais certamente existe para os operadores de sites que hospedem UGC em outras jurisdições. É importante notar que um grupo de empresas do setor de conteúdo e plataformas de UGC desenvolveu um conjunto de mecanismos (comumente chamados os Mecanismos de UGC) para enfatizar a proteção aos direitos autorais nessas plataformas através da implantação de tecnologia de filtragem e de mecanismos eficazes de retirada. Em paralelo, facilitam o conteúdo gerado pelo usuário e os usos legítimos de obras amparadas por direitos autorais.

A conexão em banda larga, no mundo todo, está aumentando cada vez mais através da utilização de linhas de fibra ótica, redes modernas sem fio, Internet via satélite e inovações na tecnologia de redes.

Isso aumenta, portanto, tanto a largura da banda quanto a capacidade das conexões de banda larga existentes de prestar serviços legítimos e de qualidade ainda melhor. Como resultado dessa utilização, e aprimorados por medidas de proteção a conteúdo e cooperação interprofissional, os modelos tradicionais de distribuição de conteúdo estão sendo ampliados por recursos tais como a televisão transmitida em Protocolo da Internet, vídeo mediante solicitação (“video-on-demand”), rádio digital, voz via Protocolo da Internet, e monitoramento médico residencial em tempo real, para mencionar apenas alguns novos serviços disponíveis. Em muitos casos, esses mercados em 14

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desenvolvimento para serviços específicos habilitados pelo Protocolo da Internet, e os aperfeiçoamentos para protegê-los, são possíveis mediante acordos comerciais entre as partes envolvidas na distribuição ponta aponta de conteúdo, o que ajuda o usuário a fazer uma escolha mais variada, em uma gama de aplicativos. Em regiões onde essas redes modernas foram instaladas, como indicado nas mais recentes estatísticas sobre banda larga da Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OECD), e nos índices de utilização de banda larga da Associação Européia de Telecomunicações Competitivas (ECTA), a adesão à conexão em banda larga apresentou o maior aumento.

A natureza inerente da Internet de atravessar fronteiras pode ter como consequência um número maior de litígios multijurisdicionais de propriedade intelectual. Além disso, ela também pode fazer com que mais acordos comerciais e outros acordos voluntários entre as partes envolvidas na distribuição de conteúdo ponta a ponta (operadores de rede e provedores de aplicativos e conteúdo) abordem potenciais violações de direitos autorais. As leis de propriedade intelectual também diferem de país para país – uma pessoa pode estar violando direitos autorais em um país, mas não em outro – tornando mais complexa uma questão já complicada. (Veja a Seção B.1 Prioridades na Exigência de Observância) Como dito antes, o explosivo crescimento da Internet também contribuiu para o desenvolvimento do uso de nomes de domínio como importantes identificadores de empresas, e para uma crescente tendência de monetarizar e usar nomes de domínio como mercadorias para ganho especulativo.

O enorme crescimento de nomes de domínio associados a marcas que são registradas por partes que não têm qualquer relação com a marca, e o uso desses nomes seja para revenda ou obtenção de rendimentos através de tráfego online levanta questões sobre a fronteira entre o uso e o abuso.

A ICANN (Corporação para Atribuição de Nomes e Números na Internet) é responsável pela coordenação global do sistema Internet de indicadores únicos do Sistema de Nomes de Domínio (DNS), e pelos nomes de domínio. Também é responsável pelo desenvolvimento e exigência de cumprimento de diretrizes que asseguram a segurança, estabilidade, confiabilidade e interoperacionalidade do DNS através de seu processo de desenvolvimento de diretrizes, no qual interessados do mundo todo estão envolvidos através de órgãos como a Organização de Suporte a Nomes Genéricos (GNSO).

As diretrizes da ICANN, relevantes para a propriedade intelectual, são vistas com mais clareza na área de marcas, pois marcas são cada vez mais usadas como nomes de domínio na Internet. O DNS, diferentemente do sistema territorial de marcas, é de escopo global, e não diferencia as várias categorias de bens e serviços. Enquanto marcas idênticas podem existir para diferentes produtos e serviços, um nome de domínio idêntico a uma marca só pode ser registrado uma vez sob um determinado Domínio de Alto Nível (TLD). Um determinado conjunto de caracteres só pode levar a um determinado site da Internet, e, portanto, o nome de domínio é único.

A forma de monetarizar nomes de domínio vem crescendo. Terceiros sem direitos à marca associada aos nomes de domínio estão registrando centenas de milhares de nomes que são ligeiras cacografias ou variações de uma marca famosa e notória, e assim, baseando sua receita publicitária em anúncios “click through” (número de cliques em um determinado banner). A oportunidade de lucro na nova indústria de monetarização existe porque muitos usuários da Internet adivinham nomes de domínio teclando uma série de nomes (geralmente contendo uma marca seguida de um sufixo) diretamente na barra de navegação de sua ferramenta de busca. O desafio é reduzir ao mínimo os conflitos entre o sistema de nomes de domínio e o sistema territorial de marcas, e limitar o registro abusivo ou uso indevido de nomes de domínio.

Diversas das principais questões relativas à PI na área de nomes de domínio se originam do registro 6 de nomes de domínio que são idênticos ou semelhantes à marcas, com o propósito de usar – ou 6

Alguns exemplos de má fé nos usos de nomes de domínio que sejam idênticos ou similares à marcas incluem degustação de

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comercializar de má fé – os nomes de domínio. Áreas relacionadas à avaliação incluem a necessidade de mudança na legislação para novos desenvolvimentos e tendências na indústria de nomes de domínio, a acessibilidade e exatidão de detalhes de registro no WHOIS e o impacto da introdução de um grande número de Nomes de Domínio Internacionalizados (IDNs) e de novos Domínios Genéricos de Alto Nível (gTLDs). A falta de percepção generalizada à essas mudanças iminentes, representa um grande desafio às comunidades empresariais e de propriedade intelectual, e também àqueles que dependem das marcas como fonte legítima de renda na venda de seus produtos, serviços e dados, na Internet.

O crescimento da conexão na Internet também levou muitos clientes a agora usarem a Internet para comprar bens ou para ampliar seu conhecimento sobre determinadas marcas ou produtos.

Empresários também usam a Internet para criar uma conscientização de suas marcas, a ponto de oferecerem o uso de palavras-chave em determinadas ferramentas de busca. Essas palavras-chave são, basicamente, palavras que, quando digitadas em uma ferramenta de busca, acionam um anúncio de um link patrocinado. Esse anúncio aparecerá então quando essas palavras-chave forem digitadas em uma ferramenta de busca. Um anúncio patrocinado pode, portanto, aparecer na mesma página de resultados de busca que os resultados naturais da busca, mostrando, então, o site da marca de fantasia do titular da marca. Recentemente, a questão das ferramentas de busca, e se links ou palavras-chave patrocinados caracterizam o uso de marca, têm sido objeto de litígios. Em março de 2010 o Tribunal da Comunidade Européia decidiu que as ferramentas de busca não são diretamente responsáveis por permitir que anunciantes selecionem palavras-chave que possam ser interpretadas como marca. Seu papel nessa transação terá sido meramente de apoio técnico, automático e passivo, em função do seu desconhecimento ou falta de controle sobre os dados a serem armazenados. Por outro lado, no entanto, os anunciantes serão responsabilizados por violação de marca caso a utilização de palavras-chave gere confusão entre os bens/serviços anunciados e a legítima marca associada à palavra-chave.

4.

A importância econômica de inovações não tecnológicas nas empresas, recursos genéticos e conhecimento tradicional

Com o crescimento das indústrias de serviços, novos tipos de inovações intelectuais estão ganhando importância econômica, e as empresas recorrem ao sistema de propriedade intelectual para protegêlas. No entanto, algumas dessas novas formas de propriedade intelectual não se enquadram diretamente nos sistemas de proteção existentes, e estes últimos precisam ser adaptados, ou novos direitos criados, para acolher essas novas inovações.

Até agora, foram encontradas soluções, seja pela criação de novos tipos específicos de direitos, ou através de uma interpretação mais ampla daquilo que pode ser protegido pelos direitos tradicionais de propriedade intelectual. A proteção de bancos de dados, promulgada na União Européia, é um exemplo da primeira abordagem. A proteção de patentes para invenções associadas a computadores, adotada nos Estados Unidos e no Japão, é um exemplo da segunda abordagem.

O interesse comercial nos recursos genéticos de plantas e animais, ou o interesse na origem microbiológica em países industrializados – além do conhecimento tradicional associado à drogas medicinais – levantou dúvidas sobre a propriedade de recursos supostamente já de domínio público.

O conceito da herança cultural já é amplamente reconhecido mundialmente, não só pela necessidade da preservação em si, mas também pelo seu inegável potencial econômico. O foco de preocupação é centrado em coleções de arte, arquivos e gravações de audiovisual, todos catalogados em acervos de instituições culturais. Essas entidades, por sua vez, elaboraram políticas relativas à PI no que se refere à propriedade, acesso, proteção e avaliação. Questões específicas foram discutidas tendo nome, estacionamento de nome ou pagamento por click.

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como pano de fundo o fenômeno da digitalização, com sua abrangência cobrindo desde o critério jurídico para obras órfãs, até o papel das comunidades, fonte de grande parte desse conhecimento tradicional/folclórico; questões diversas inerentes ao tópico também foram abordadas.

5.

A politização da propriedade intelectual

Há muito considerada uma questão técnica, a política de propriedade intelectual está agora firmemente estabelecida na arena política, e muitas vezes é aberta ao exame pelo público. Os legisladores precisam se esforçar constantemente para manter o delicado equilíbrio necessário para atender tanto aos direitos do criador como aos interesses dos usuários, para que o sistema beneficie a sociedade como um todo.

A politização do debate sobre propriedade intelectual se deve em parte à crescente importância econômica da propriedade intelectual. Isso também a tornou uma importante questão nas relações comerciais entre países. A interligação entre comércio internacional e propriedade intelectual está claramente exemplificada pelo uso de mecanismo de retaliação cruzada nos termos do Entendimento sobre Resolução de Controvérsias (DSU) da OMC na área de propriedade intelectual.

Nos termos desse mecanismo, se um membro da OMC não cumprir uma decisão de resolução de controvérsias da OMC, a parte contrária pode retaliar suspendendo concessões ou obrigações contra aquele membro da OMC, geralmente no mesmo setor, mas sob circunstâncias excepcionais, em outro setor. O uso de retaliação cruzada mediante a suspensão de concessões e obrigações do TRIPS foi concedido, pela primeira vez, ao Equador (no “caso das bananas”) contra as Comunidades Européias, à Antígua e Barbuda contra os Estados Unidos por violação das regras da OMC/GATS (serviços transfronteiriços de jogos de azar), e ao Brasil contra os Estados Unidos (na “controvérsia do algodão”). No entanto, até agora, em nenhum desses casos ocorreu efetivamente uma retaliação cruzada.

Outro fator é a inclusão de uma série de questões relacionadas à propriedade intelectual na Agenda de Desenvolvimento de Doha da OMC. Entre essas questões estão indicações geográficas, a relação entre o TRIPS e a Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD), e a transferência de tecnologia para países em desenvolvimento.

O debate sobre propriedade intelectual tem sido mais politizado devido à oposição de alguns países às propostas feitas por países desenvolvidos em diversos acordos bilaterais e plurilaterais de Acordos de Livre Comércio (por exemplo, Estados Unidos e Chile, Estados Unidos e Peru, Estados Unidos e países da América Central mais a República Dominicana – (CAFTA-DR), União Européia-Índia) para fortalecer a proteção à propriedade intelectual dentro do contexto de um pacote comercial mais amplo. Alguns países em desenvolvimento reconheceram os benefícios que suas economias terão, provenientes da forte proteção à propriedade intelectual incluída nesses acordos bilaterais de livre comércio, e os aceitaram. Em outros países em desenvolvimento, porém, a inclusão dessas propostas levou a debates nacionais.

Outro fator é o surgimento de um número crescente de interessados desempenhando um papel muito ativo no debate sobre questões de diretrizes relativas à propriedade intelectual. Entre esses novos interessados estão organizações de consumidores, grupos acadêmicos e outras organizações da sociedade civil que antes não estavam envolvidos em questões de PI. A adesão dessas vozes ao debate aumentou a conscientização e o interesse por parte de um grupo maior de interessados nos debates sobre propriedade intelectual e, consequentemente, resultou em um processo mais complexo de consolidação de diretrizes nessa área.

Também importante foi a introdução de conceitos de propriedade intelectual em comunidades e países que anteriormente não estavam familiarizados com os mesmos, além de mal informados sobre o uso de direitos de propriedade intelectual relativos a material cultural e socialmente sensível. Os inovadores há muito têm recorrido à novas fontes – tais como material genético, ICC – O Guia da Propriedade Intelectual para Empresas e Legisladores

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drogas tradicionais e espécies pouco conhecidas de plantas e animais – na sua busca por novos produtos. Recentemente isso provocou debates acalorados sobre o conceito de propriedade e o compartilhamento de quaisquer benefícios decorrentes desses recursos e de produtos derivados dos mesmos. O Protocolo de Nagoya sobre o Acesso aos Recursos Genéticos e o Compartilhamento Justo e Equitativo dos Benefícios decorrentes da sua Utilização na Convenção sobre Diversidade Biológica (assinado em Outubro de 2010), levou o debate para um novo patamar.

Em economias desenvolvidas, bem como em alguns países em desenvolvimento, vem sendo cada vez mais debatida a tensão entre os interesses comerciais do titular da propriedade intelectual e os interesses do público em áreas sensíveis como assistência à saúde, ética, desenvolvimento, proteção ao meio ambiente, política de concorrência, privacidade e defesa do consumidor. De fato, outro fator de crescente importância e complexidade é que uma série de países em desenvolvimento acha que o sistema de propriedade intelectual, tal como atualmente implantado – e especialmente o sistema de patentes – não atinge o equilíbrio correto entre os interesses dos países em desenvolvimento e os dos países desenvolvidos, e que isso precisa ser corrigido. No seu cerne está uma discussão sobre o papel da propriedade intelectual na promoção do desenvolvimento. Isso está bem claro na WIPO, onde uma proposta de 2004 para uma Agenda de Desenvolvimento para a WIPO resultou em um acordo na Assembléia Geral da WIPO em 2007 sobre a implementação de 45 medidas. Embora isso deva ser visto como um avanço, as negociações da WIPO em outras áreas – especialmente sobre um Tratado de Lei Substantiva de Patentes (SPLT) – permanecem estagnadas devido à discordância sobre várias questões, como por exemplo, se exceções referentes à saúde e ao meio ambiente devem ser embutidas no tratado, e devido à idéia de que tal tratado privaria os países em desenvolvimento de flexibilidades prescritas nos termos do Acordo TRIPS. O longo debate sobre direitos de propriedade intelectual, relativo a diferentes questões de política pública, está recebendo maior atenção. Exemplos destas questões de políticas públicas são: acesso a medicamentos, saúde pública, mudanças climáticas, direitos humanos, acesso e compartilhamento de benefícios relativos a recursos genéticos, e segurança alimentar. Um número crescente de organizações das Nações Unidas, além da WIPO, também está tratando a propriedade intelectual sob diferentes aspectos. Entre essas organizações, encontram-se a OMS, UNESCO, UNCTAD, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, o ECOSOC, a Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD), e a Convenção Básica das Nações Unidas sobre Mudança Climática (UNFCCC).

Essa crescente politização de questões de propriedade intelectual significa que as empresas – além de participarem das deliberações de organizações internacionais – também precisam dirigir o foco para uma eficiente comunicação ao público em geral sobre questões de propriedade intelectual. Em especial, as empresas precisam explicar os mecanismos do sistema de propriedade intelectual. Em discussões políticas, muitas dúvidas e objeções, sobretudo com relação a áreas sensíveis, são causadas pela falta de compreensão de como o sistema de propriedade intelectual funciona como ferramenta positiva para assegurar o crescimento econômico e outros benefícios sociais.

As empresas devem explicar que a proteção à propriedade intelectual não só dá incentivos para investimentos em pesquisa e desenvolvimento, mas também aumenta a visibilidade e a disseminação do conhecimento. Por exemplo, uma proibição ou restrição de patentes não ajudará a impedir desenvolvimentos indesejáveis em tecnologias novas e sensíveis. Pelo contrário, sem as patentes – a palavra se origina da expressão latina “litterae patentes” (“cartas abertas”) – os inventores podem ser levados a comercializar suas invenções mantendo-as em segredo e usando contratos de não revelação. Se as invenções forem mantidas em segredo, o público ficará privado de desenvolvimentos tecnológicos em áreas sensíveis. Da mesma maneira, a proteção de obras através de direitos autorais facilita sua maior disseminação, dando incentivos para a criação e distribuição. Portanto, a redução dessas proteções afetaria o equilíbrio desse esquema, com prejuízo para a indústria local e os criadores.

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Desenvolvimentos com impacto sobre a proteção à propriedade intelectual

Em discussões políticas, os benefícios e o valor da proteção à propriedade intelectual para pequenas empresas são frequentemente questionados. Portanto, as empresas precisam destacar o importante e benéfico papel que os direitos de propriedade intelectual representam para pequenas e médias empresas (SMEs), cisões e empresas iniciantes, no contexto de cooperação, especialização e financiamento. O sistema de propriedade intelectual é uma condição prévia para mercados de tecnologias e inovações, que com frequência são desenvolvidas por SMEs. As empresas precisam se comunicar melhor sobre esses mecanismos e sobre os efeitos da proteção à propriedade intelectual, e estimular o conhecimento sobre a importância da propriedade intelectual para a sociedade. Isso é essencial para que elas atraiam o apoio do público para os direitos de propriedade intelectual. Esse apoio também diminuiria muito os problemas de fazer valer esses direitos, problemas esses que se agravaram devido às novas tecnologias e à globalização.

6.

Mudanças na metodologia operacional das empresas

A propriedade intelectual há muito tempo vem sendo usada pelas empresas para apoiar o marketing de bens e serviços. No entanto, é crescente o reconhecimento de que a propriedade intelectual (PI) constitui um ativo valioso por si mesmo, que pode trazer receita através de licenciamento, melhorar o balanço patrimonial de uma empresa, aumentar o valor do estoque, ou ser usada como garantia para empréstimos ou outros financiamentos.

O mercado de PI está crescendo, tanto em tamanho como em número de interessados. Pequenas empresas e universidades têm PI. O número de firmas de corretagem e intermediação de PI está crescendo, e leilões de patentes estão se tornando mais importantes para compra e venda de PI. Essa tendência já existe há algum tempo, mas foi acelerada pelo declínio da economia em 2008.

Muitas empresas estão examinando seus portfólios de PI para identificar pacotes que possam ser vendidos, e assim ter lucro. O comércio de propriedade intelectual está se tornando um elemento significativo na maneira de se fazer negócios hoje em dia.

Esse desenvolvimento torna a avaliação da propriedade intelectual ainda mais relevante. Foram desenvolvidas várias técnicas de avaliação, mas uma vez que o valor da propriedade intelectual está baseado em contexto, e muitas tenham várias dimensões de valor ao mesmo tempo, o desenvolvimento de técnicas internacionais padronizadas será um desafio. Além do mais, regras de contabilidade podem exigir métodos eficazes para avaliar a propriedade intelectual, permitindo que o impacto nas empresas seja visto.

Outra evolução em práticas comercias com impacto na PI é a contínua diminuição do ciclo de duração de produtos em muitas indústrias (por exemplo, no setor de tecnologia da informação).

A duração do tempo e o valor do investimento exigido para se obter direitos de propriedade intelectual, sobretudo patentes, podem ser importantes em relação à vida útil do produto. Requisitos tais como a necessidade de marcar os produtos com números de patentes relevantes também se tornam impraticáveis quando os produtos têm ciclos de vida curtos e usam muitas tecnologias diferentes sujeitas a diferentes patentes, principalmente quando esses produtos são miniaturizados.

Outro fator é a crescente interação entre diferentes agentes econômicos. Na economia “de rede”, surge novamente a perene questão de como os interesses das várias partes podem ser mais bem equilibrados. Esses agentes incluem construtores de infraestrutura, desenvolvedores de sistemas, prestadores de serviços, prestadores de informações, etc., que são cada vez mais interdependentes.

Há muitas partes cujas atividades parecem sobrepor-se cada vez mais, e isso torna importante a consideração dos direitos e responsabilidades de cada parte.

Uma das áreas de interação encontra-se em normas técnicas que sempre foram bastante significativas em telecomunicações, pois são essenciais para a interoperacionalidade (o código Morse foi a norma técnica nº 1 da “CCITT”). Entretanto, ao longo das últimas décadas, considerações ICC – O Guia da Propriedade Intelectual para Empresas e Legisladores

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semelhantes foram aplicadas a computadores, televisões, rádios e outros dispositivos, software e sistemas de entretenimento. A vida útil das tecnologias diminuiu, de modo que novas normas técnicas são cada vez mais necessárias, e o número de patentes essenciais em normas técnicas tem aumentado significativamente ultimamente. Empresas que investiram em pesquisa e desenvolvimento (P&D) – para desenvolver as tecnologias através das quais essas empresas contribuem para a norma técnica – querem receber de outros usuários da norma um retorno justo por seus investimentos, através da concessão de licenças de patentes que eles possam ter obtido e que são essenciais para a norma técnica.

O risco de retenção de patentes e acumulação de royalties levou à exigência de mais transparência no processo de estabelecimento de normas técnicas, tal como a revelação, desde o início, da existência de patentes essenciais e declaração de disposição de oferecer licenças para patentes especiais sob condições (F)RAND (justas, razoáveis e não discriminatórias).

A complexidade dos produtos, a especialização e a reorganização da produção para se beneficiar de economias de escala e baixos custos estão levando a produção a ficar mais descentralizada. A terceirização e colaboração tornam-se mais importantes. Muitas vezes os parceiros envolvidos são, portanto, entidades jurídicas separadas, em diferentes países. A proteção adequada da propriedade intelectual é fundamental para possibilitar o intercâmbio de resultados de pesquisa e desenvolvimento (“inovação aberta”), a criatividade e a inventividade entre esses parceiros independentes em diferentes jurisdições.

Essa proteção é importante para empresas, universidades, e institutos de pesquisa de todos os tamanhos que buscam a proteção de propriedade intelectual para possibilitar o comércio, compartilhamento e intercâmbio de tecnologias em nível local ou global.

Outro desenvolvimento no cenário da propriedade intelectual é o surgimento de “NPE”s (“Entidades Não Praticantes”). De acordo com as versões anteriores desse Guia, essa expressão não deve ser entendida literalmente como significando todas as organizações que não suprem o mercado com produtos e serviços amparados pelas patentes das quais são titulares; por exemplo, universidades e institutos de pesquisa não são NPEs no sentido pretendido. Em março de 2011 a Comissão Americana de Comércio Justo recusou essa expressão pelos mesmos motivos e adotou a expressão “entidades de afirmação de patentes” (PAEs – Patent Assertion Entities). Na verdade, as NPEs/PAEs são empresas cuja atividade única ou primordial é defender patentes, adquiridas de terceiros, contra empresas que exigem altas somas de dinheiro. Como as NPEs/PAEs não vendem, elas próprias, os produtos e serviços, elas estão imunes à retaliação. Algumas NPEs/PAEs alegam violação de patente que teriam dificuldade de comprovar em juízo, na esperança de que um réu possa fazer um acordo em lugar de se defender em juízo com despesas de custas judiciais elevadas e tempo gasto (uma consideração importante nos Estados Unidos); às vezes essas NPEs são descritas, com intuito pejorativo, como “especuladoras de patentes”. Nos últimos anos, o número de ações judiciais por parte das NPEs/PAEs cresceu consideravelmente. Em resposta, uma série de indústrias participa de acordos de compra coletiva. Embora existam diferentes modelos de operação, essas iniciativas de compra coletiva procuram comprar patentes que, caso contrário, seriam compradas por NPEs/PAEs e licenciá-las aos participantes da compra coletiva.

Esta breve introdução indica que o cenário da propriedade intelectual está evoluindo rapidamente.

Uma visão geral das questões–chave atuais e emergentes de propriedade intelectual que têm – ou terão – impactos sobre as empresas pode ser encontrada no “Guia” que se segue, que tem como finalidade mostrar um quadro em constante evolução e dar orientações para empresas e legisladores dessa área.

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Questões referentes a direitos específicos de propriedade intelectual

PARTE A

Guia 2012 A.

Questões referentes a direitos específicos de propriedade intelectual

I.

PATENTES

1.

Harmonização substantiva de patentes e cooperação com repartições de patentes

À medida que os negócios, o comércio e o impacto da tecnologia se tornaram cada vez mais globais, cresceu a conscientização do valor de ativos intelectuais, e continuaram a aumentar os altíssimos custos de se obter e fazer valer patentes. O crescente número de pedidos de patente pendentes nas principais repartições de patentes e os problemas que isso traz para todas as partes interessadas ressaltam a necessidade para maior facilidade de acompanhamento dos trabalhos entre repartições de patentes. Neste contexto, o acompanhamento dos trabalhos significa que as repartições de patentes compartilham informações sobre estratégias de busca, resultados de buscas e resultados de exames para pedidos referentes à mesma invenção, e usam essas informações com relação ao trabalho de busca e exame realizado sobre tais pedidos. As repartições de patentes que participam desse acompanhamento de trabalhos têm a responsabilidade de decidir, por si próprias, se uma patente deve ou não ser concedida. Isso é coerente com a proposta original à União de Paris, em 1966, daquilo que se tornou o Tratado de Cooperação sobre Patentes (PCT) para um sistema que resolvesse as duplicações no depósito e exame de patentes, para “resultar em proteção mais econômica, rápida e mais eficiente para invenções por todo o mundo, beneficiando assim os inventores, o público em geral e os governos.”

O trabalho sobre a harmonização substantiva de leis patentárias em âmbito mundial está em andamento na WIPO desde 1984. Mas mesmo antes de ser conseguida a harmonização substantiva internacional das leis patentárias, um grande avanço pode ser feito para possibilitar o acompanhamento dos trabalhos entre repartições nacionais de patentes. Em nível global, o PCT foi elaborado para abordar muitos dos problemas que surgem com as carteiras internacionais de pedidos de patente pendentes, proporcionando uma única busca e exame de muito boa qualidade na fase internacional. O sistema do PCT é um grande sucesso, mas, para realizar plenamente sua promessa original, discussões estão em andamento na WIPO sobre a necessidade de melhorar o funcionamento do sistema do PCT e sobre a implementação de orientações nesse sentido. O documento inclui esforços para tornar o exame internacional mais completo, pertinente e útil, a também para eliminar processamento desnecessário. O sistema do PCT oferece uma robusta estrutura entre seus Estados-Membros (144 a partir de 20 de junho de 2011), através da qual o compartilhamento do trabalho, que é parte integrante do sistema, pode ser realizado plenamente.

Esforços paralelos estão em andamento, e através deles está sendo buscado o compartilhamento de trabalho entre repartições de patentes, e que são compatíveis com os esforços em andamento, e lhes dão suporte para aperfeiçoar o sistema de PCT. Por exemplo, as Rotas de Processamento de Patentes (PPHs) permitem que um requerente, cujas reivindicações de patente precisam ser permitidas ou patenteadas na repartição do primeiro depósito, solicite que seu pedido depositado em uma segunda repartição seja antecipado, fora da vez, para exame de patente, desde que sejam atendidas determinadas condições. A repartição do segundo depósito teria condições de explorar os resultados da busca e exame da repartição do primeiro depósito, e o requerente poderia obter um processamento mais rápido de um pedido correspondente depositado na segunda repartição.

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PARTE A

Questões referentes a direitos específicos de propriedade intelectual

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Isso facilita o processamento de pedidos de patente feito pelas repartições que participam das PPHs, resultando em economia para as repartições envolvidas e para os requerentes. As PPHs foram lançadas como um programa-piloto entre a Repartição de Marcas e Patentes dos Estados Unidos (USPTO) e a Repartição de Patentes do Japão (JPO) em 2006. A partir de 1º de novembro de 2011 7 essas PPHs bilaterais existem entre 23. repartições de patentes. Embora promissores, os resultados decorrentes da operação de PPHs devem ser seguidos à risca para garantir o sucesso da sua eficácia e compatibilidade com o PCT. Progressos também estão sendo feitos entre as repartições de IP5 (USPTO, EPO, JPO, KIPO e Repartição Chinesa de Propriedade Industrial (SIPO). Em especial, as repartições IP5 adotaram dez projetos de fundação para harmonizar o ambiente global para buscas e exames de patentes, além de possibilitar o compartilhamento de trabalho entre as cinco repartições.

Todos esses projetos – incluindo-se aperfeiçoamentos no sistema de PCT, PPHs, e trabalho das repartições IP5 – mostram sinais muito encorajadores de um forte interesse entre as repartições de patente que se dedicam a busca e exame de pedidos de patente, por aperfeiçoar as condições para cooperação em nível tanto multilateral como bilateral.

Ação das Empresas

Ação do Governo

As empresas receberam bem a entrada em vigor do Tratado de Direito Patentário (PLT) da WIPO, em 28 de abril de 2005 e esperam a adesão de um grande número de países ao PLT.

Os governos que ainda não ratificaram o Tratado de Direito Patentário são estimulados a fazê-lo o mais cedo possível.

Também observam com preocupação que as negociações para a conclusão de um Tratado de Direito Patentário Substantivo (SPLT) da WIPO não foram retomadas após a interrupção em 2006 – apenas entendimentos informais foram mantidos em 2007. Durante as contínuas discussões da WIPO, desde 2008, no campo de patentes, foram apresentados e colocados em discussão os resultados do estudo técnico denominado “Relatório sobre o Sistema Internacional de Patentes”, bem como estudos técnicos sobre tópicos selecionados. As empresas acompanharão e tomarão parte ativa nesse trabalho.

Como principais usuárias do sistema do PCT, as empresas apoiaram o sistema como sendo muito benéfico, e estimulam e aplaudem os atuais esforços na WIPO para aperfeiçoá-lo.

Elas continuarão a acompanhar e apoiar esforços em prol do aperfeiçoamento do sistema do PCT, no sentido de torná-lo um instrumento eficiente para o compartilhamento do trabalho de busca e exame de patentes. As Rotas de Processamento de Patentes são desenvolvimentos positivos por direito próprio, e também servem de lições para o aperfeiçoamento do sistema PCT.

Os governos devem tomar medidas para fortalecer o sistema do PCT e melhorar a qualidade do trabalho feito por repartições nacionais sob o sistema do PCT e estimular o uso do sistema do PCT pelos requerentes. As repartições nacionais que atuam como Autoridades de Busca Internacional e Autoridades de Exame Preliminar Internacional devem, sobretudo, assegurar que a qualidade do trabalho das mesmas sobre a busca e exame de pedidos internacionais seja pelo menos a mesma que aquela para pedidos nacionais. Além disso, os Estados

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USPTO, JPO, Korean Intellectual Property Office (KIPO), UK Intellectual Property Office, German Patent and Trademark Office, Danish Patent and Trademark Office, Swedish Patent and Registration Office, Canadian Intellectual Property Office, IP Australia, European Patent Office, Intellectual Property Office of Singapore, Russian Patent Office, Hungarian Patent Office, Austrian Patent Office, Spanish Patent and Trademark Office, Portuguese National Institute of Industrial Property, National Board of Patents and Registration of Finland, Nordic Patent Institute, Mexican Institute of Industrial Property, Taiwan Intellectual Property Office, SIPO (China), Norwegian Intellectual Property Office and Israeli Patent Office. Current information can be found on the PPH portal web site maintained by the JPO (www.jpo.go.jp/ppph-portal).

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Questões referentes a direitos específicos de propriedade intelectual

PARTE A

Ação das Empresas

Ação do Governo

As empresas também continuarão a acompanhar e apoiar o desenvolvimento das PPHs – inclusive para assegurar a eficiência, sustentabilidade e compatibilidade das mesmas com o sistema do PCT. Além disso, o trabalho das repartições IP5 quanto sobre seus projetos de fundação constitui um desenvolvimento importante e positivo.

Contratantes do PCT devem garantir o uso pleno e eficaz dos Relatórios de Buscas Internacionais e Relatórios de Exames Preliminares Internacionais na fase nacional, para assim simplificar e agilizar o processamento de pedidos em nível nacional.

Ação da ICC A ICC comparece às sessões de SCP e já emitiu pareceres e/ou apresentou documentos relativos aos tópicos de privilégio de cliente/advogado, exceções e limitações aos direitos de patente, normas técnicas e patentes. Em paralelo, a ICC acompanhará as negociações no assim chamado grupo “trilateral ampliado” de países – as Repartições de Patentes Norte-Americana, Japonesa e Européia o ampliaram para incluir os assim chamados países do Grupo B, que significa o grupo dos países industrializados na WIPO (Estados-Membros da União Européia menos os dez países do grupo de Estados da WIPO da Europa Oriental e do Báltico mais Austrália, Canadá, Japão, Nova Zelândia, Noruega. Liechtenstein, Mônaco, Suíça e os Estados Unidos). Além disso, a ICC continuará apoiando o uso e fortalecimento do PCT e também acompanhará o trabalho das repartições IP5 sobre compartilhamento de trabalho, que são a USPTO, EPO, JPO, KIPO e a SIPO. A ICC também continuará acompanhando a evolução de outras iniciativas de compartilhamento de trabalho, inclusive as “Rotas de Processamento de Patentes” que nos últimos anos foram implantadas entre várias repartições de patentes. Nesse sentido, a ICC continuará desempenhando um papel ativo na WIPO e perante as repartições de patentes nacionais e regionais para criar mecanismos eficazes de compartilhamento de trabalho referente à busca e exame de pedidos de patente. A ICC preparou um documento intitulado “Cooperação entre escritórios de patentes: busca por arte anterior de pedidos de patente”, de 28 de junho de 2010.

1.1

Os governos também devem apoiar os esforços de compartilhamento de trabalho como aqueles representados pelas PPHs, e devem assegurar que as PPHs sejam eficazes e sustentáveis, e continuem compatíveis com o sistema PCT. Devem apoiar o trabalho sobre projetos de fundação, como aqueles em andamento entre as repartições IP5. E também devem aparelhar suas repartições de patentes no sentido de oferecer um serviço mais eficiente e ágil nos pedidos de patente.

Bases para concessão de direitos de patentes: primeiro a inventar x primeiro a depositar

Visando unificar as leis de patente dos Estados Unidos com sistemas em outros países, e usando patentes famosas para estimular o crescimento da economia, o Ato de Invenções da América (“AIA”) foi transformado em lei em 16 de setembro de 2011. Dezoito meses após a sua aprovação, em 16 de março de 2013, a AIA vai anular o duradouro sistema “primeiro a inventar” e adotar o sistema “primeiro a depositar” (“FITF”). Em resumo, com a adoção do sistema “primeiro a depositar” (“FITF”), os Estados Unidos alcançam um marco no quesito inovação. A única exceção, no entanto, reside no fato do AIA exigir um período de um (01) ano para a divulgação de decisões a

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PARTE A

Questões referentes a direitos específicos de propriedade intelectual

2012

partir da data de pedido de patente pelo inventor, co-inventor, ou qualquer pessoa que tenha obtido a informação direta ou indiretamente do inventor. É importante ressaltar que o sistema FITF não é retroativo, e se aplicará somente às patentes e pedidos de patentes de invenções feitos a partir de 16 de março de 2013. Portanto, nos próximos 20 anos, os Estados Unidos usarão dois sistemas para concessão de patentes.

Ação das Empresas

Ação do Governo

As empresas devem ajudar na implementação de programas com o intuito de orientar as comunidades internacionais de negócios e as de inventores em como navegar pelo novo sistema de concessão de patentes nos Estados Unidos e como esse sistema difere de outros. Os programas devem também enfatizar as dificuldades inerentes aos períodos de processamento, podendo assim melhor avaliar os dois sistemas.

As repartições nacionais de patentes devem ajudar na implementação de programas com o intuito de orientar as comunidades internacionais de negócios e as de inventores em como navegar pelo novo sistema de concessão de patentes nos Estados Unidos e como esse sistema difere de outros. Os programas devem também enfatizar as dificuldades inerentes aos períodos de processamento, podendo assim melhor avaliar os dois sistemas.

1.2

Diferenças nacionais em patenteabilidade (por exemplo, biotecnologia e software de computador)

Ainda existem algumas diferenças entre países com relação à patenteabilidade de invenções em áreas de inovação na vanguarda do esforço científico (por exemplo, genética e ciências afins) ou quando o ritmo da mudança tecnológica é muito rápido (por exemplo, tecnologias de informação).

Um exemplo é a diferença entre as abordagens na Europa e no Japão e a abordagem mais ampla nos Estados Unidos quanto à patenteabilidade de software de computador. Amplas variações ocorrem na patenteabilidade de materiais biológicos: os Estados Unidos permitem que organismos de toda espécie (exceto humanos) sejam patenteados; a Europa exclui patentes referentes a variedades de plantas e animais; alguns países rejeitam todas as patentes referentes a materiais biológicos; enquanto a posição de alguns outros países não é bem definida. Também permanecem diferenças significativas com relação à exata definição daquilo que constitui arte anterior, “contribuição técnica”, o escopo de qualquer período de carência, e se provas iniciais podem ser submetidas após a data de depósito como forma de reforçar o escopo das reinvidicações.

Ação das Empresas

Ação do Governo

Órgãos empresariais nacionais e regionais determinarão as necessidades futuras do comércio, e atuarão junto aos governos. Embora permaneçam sensíveis às autênticas preocupações éticas na área biológica, as empresas continuarão a pressionar em favor da plena implantação das normas mínimas estabelecidas pelo TRIPS.

Os governos devem assegurar o pleno cumprimento das suas obrigações quanto ao TRIPS, quando legislarem sobre essas questões.

Ação da ICC Em uma representação por escrito datada de 18 de maio de 2009, dirigida à Junta Ampliada de Recursos da Repartição Européia de Patentes, a ICC reiterou seu apoio, de muito

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2012

Questões referentes a direitos específicos de propriedade intelectual

Ação das Empresas

PARTE A

Ação do Governo

tempo, à patenteabilidade de invenções implementadas por computador no sentido de que invenções implementadas por computador que solucionem um problema técnico envolvem considerações técnicas, e, portanto, são patenteáveis desde que sejam atendidos os critérios normais de patenteabilidade.

1.3

A patenteabilidade de novos usos para compostos conhecidos

Países da Comunidade Andina e outros – Argentina, por exemplo – baseiam-se em um critério fundamentalmente diferente para decidir se patentes podem ser concedidas com relação ao segundo uso ou outros usos adicionais de compostos conhecidos, mesmo se tal uso atender aos requisitos de inovação, fase inventiva e aplicação industrial.

Nesses países, uma vez que um composto seja conhecido, e independentemente de ser ele patenteável ou não, somente o uso original pode ser protegido, pois novos usos para compostos conhecidos são considerados descobertas, e não matéria de invenção. O Tribunal de Justiça Andino interpretou o Artigo 27 do TRIPS como uma exigência para que os países concedam proteção para invenções que estejam relacionadas somente a produtos, compostos ou processos. Ele considerou ainda que os usos são uma nova categoria de invenções – diferente de produtos, compostos, procedimentos ou processos, e com isso não são necessariamente patenteáveis nos termos do TRIPS. O Tribunal também considerou que falta aos novos usos aplicabilidade industrial.

Segundos usos de produtos podem envolver importantes novos pedidos para invenções existentes.

A maioria dos países desenvolvidos prevê patentes para segundo uso, embora o formato da reinvidicação permitida possa variar, e uma série de acordos bilaterais de livre comércio recentemente negociados pelos Estados Unidos exige expressamente a patenteabilidade de todas as invenções.

Além disso, os empreendimentos menores que não têm capacidade financeira ou infraestrutura para desenvolver novos compostos para uso medicinal são capazes de desenvolver novos usos e formulações, incluindo aqueles especialmente adaptados para uso sob condições locais.

Proporcionar a patenteabilidade de novos usos e formulações incentivará, portanto, a pesquisa e desenvolvimento por parte desses empreendimentos, com benéficos impactos na economia e na saúde.

Ação das Empresas

Ação do Governo

As empresas apoiam vigorosamente iniciativas que tenham por objetivo melhorar a proteção de patente para novos usos, e exigem total proteção às inovações através de um sistema de proteção direta para invenções. As empresas devem ser estimuladas a aumentar o investimento na avaliação de compostos conhecidos, para determinar novas aplicações para esses medicamentos, especialmente em situações de risco de vida. As empresas precisam convencer as autoridades competentes de que um segundo

Os governos, a OMC e a WIPO precisam ser informados da necessidade de estimular inovações. É preciso que sejam feitos esforços para convencer os governos de que todos os tipos de invenções precisam ter acesso à proteção de patente, em estrito cumprimento do Artigo 27 do TRIPS, com a única exceção de invenções que possam ser excluídas da patenteabilidade, como previsto nos parágrafos 27.2 e 27.3 do TRIPS. Os

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Ação do Governo

uso ou outros subsequentes não são qualificados como “descobertas”; eles representam inovação com aplicabilidade industrial, e merecem total proteção desde que atendam aos critérios legais para patenteabilidade.

segundos usos de produtos conhecidos devem ser patenteáveis desde que sejam atendidos os critérios normais de patenteabilidade, novidade, fase inventiva e aplicação industrial.

1.4

O trabalho sobre um sistema unificado de patentes na Europa

Na Europa, a falta de um título unitário e a ausência de uma jurisdição integrada, especializada e unificada para controvérsias referentes a patentes é, há anos, objeto de discussão entre a Comissão Européia, os Estados-Membros da UE e os interessados. A posição, em dezembro de 2011, era que essas duas questões – uma patente da UE – renomeada como patente Européia – (“Unitary Patent”) e um Tribunal de Patentes da União Européia (“Unified Patent Court”) – devem ser tratadas como um pacote subordinado a uma regulamentação da UE sobre Patente Unitária, uma regulamentação sobre acordos linguísticos para uma Patente Unitária, e um Acordo sobre um Tribunal Unificado de Patentes. Não havendo um acordo entre os 27 Estados-Membros da UE sobre acordos linguísticos referentes à Patente Unitária, o Conselho da UE decidiu, em 10 de março de 2011, que as Regulamentações sobre Patente Unitária e sobre os acordos linguísticos devem ser administradas por um procedimento conhecido como “cooperação total”. Dos 27 membros da UE, 25 aderiram ao procedimento. Itália e Espanha não aderiram, e, em 30 de maio de 2011, entraram com uma ação no Tribunal de Justiça da UE contra a decisão de aderir à “cooperação total”. Em 27 de junho de 2011, o Conselho de Competitividade da UE concordou com os textos relativos às duas Regulamentações.

Os textos finais somente estarão disponíveis tão logo um acordo seja fechado entre o Conselho da UE e o Parlamento Europeu. Paralelamente, existe um trabalho em andamento com vistas a um Acordo sobre um sistema de Tribunal Unificado de Patentes para Patentes Unitárias e para Patentes Européias “comuns”. O objetivo é que as duas Regulamentações e o Acordo entrem em vigor e sejam aplicados em data comum a ser determinada.

Em resumo, o texto referente ao acordo de Regulamentação de Patente Unitária prevê um efeito unitário depois da concessão de uma Patente Européia pela Repartição Européia de Patentes (EPO, em inglês) encarregada de designar os Estados-Membros da UE que se enquadram nesse procedimento de cooperação total. O critério de concessão na EPO será o mesmo para todos os pedidos de patentes na Europa. Para obter-se a Patente Unitária, um requerimento de proteção deve ser submetido dentro de um período determinado após a concessão da Patente Européia. O efeito unitário significa que a patente deverá ter uma abrangência sobre todos os participantes dos EstadosMembros. Uma Patente Unitária só pode ser limitada, transferida, revogada ou prescrita com total concordância dos Estados-Membros. Uma Patente Unitária poderá ser concedida cobrindo parte ou totalidade dos Estados-Membros. A taxa de renovação será paga à EPO. A Regulamentação sobre os acordos de tradução para Patente Unitária prevê, em resumo, que as cláusulas referentes à tradução sejam agregadas aos processos já usados na EPO. Isso estipula que a especificação da patente seja publicada no idioma dos processos e que as reinvidicações sejam publicadas nos três idiomas oficiais da EPO. Após o período de transição, traduções adicionais não serão necessárias para Patente Unitária. Durante o período de transição, previsto para expirar em doze anos a partir da data do pedido de Regulamentação, quaisquer outras traduções deverão ser arquivadas como se segue: quando o idioma do processo for francês ou alemão, uma tradução integral, em inglês, deve ser apresentada; e no caso de processos em inglês, deve ser apresentada

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PARTE A

uma tradução integral da especificação no idioma oficial dos Estados-Membros, que é o idioma oficial da UE. Essas traduções terão como objetivo único a informação, não tendo valor jurídico algum.

Em relação ao trabalho paralelo em andamento para a criação de um sistema efetivo de jurisdição unificada abrangendo todos os Estados-Membros, o Tribunal de Justiça da UE emitiu um parecer em 08 de março de 2011 (Parecer nº 1/09) em que o esboço do acordo internacional para criar um Tribunal Unificado de Patentes não estaria compatível com os estatutos da lei da União Européia, devido a uma série de fatores. Uma proposta revista referente a um Esboço de Acordo sobre o Tribunal Unificado de Patentes e sobre um Esboço de Estatutos foi publicada em junho de 2011.

Em dezembro de 2011, negociações para o Esboço de Acordo referentes ao Tribunal Unificado de Patentes da UE estavam ainda em andamento.

Na atual proposta, o sistema teria uma estrutura de tribunal com jurisdição referente à violação e validade de Patentes Européias e Patentes Unitárias (mas não disputas sobre titularidade e disputas contratuais correlatas). O novo sistema judicial compreenderia uma primeira instância em grande parte descentralizada, com divisões locais e regionais, bem como uma divisão central, uma única instância de recursos e um Registro. A divisão central seria o foro exclusivo para alegações de invalidade, exceto que a invalidade poderia ser apresentada como contra-alegação em processos de violação distribuídos em divisões locais ou regionais. O idioma dos processos dentro das divisões locais e regionais seria o idioma local, mas outras escolhas de idioma poderiam ser oferecidas sob certas condições. O idioma perante a divisão central seria o idioma da patente. Recursos seriam normalmente examinados no idioma do caso na primeira instância. Todas as divisões seriam parte integrante de um Tribunal Unificado de Patentes, com procedimentos uniformes; as divisões seriam órgãos especializados e distintos, mas vinculados ao Tribunal Europeu de Justiça (ECJ), visando proporcionar a interpretação e aplicação das leis da Comunidade e acordos transitórios.

Ação das Empresas

Ação do Governo

O contínuo trabalho na UE sobre o futuro sistema de patentes para a Europa, que inclui a Patente Unitária com seus acordos de tradução e um Tribunal Unificado de Patentes para disputas relacionadas a patentes são bem aceitos e acompanhados pela empresas.

Os governos dos EstadosMembros europeus devem continuar apoiando o trabalho sobre uma Patente Unitária e sobre um Tribunal Unificado de Patentes que atenda às necessidades das empresas em disputas relacionadas a patentes.

Elas apoiaram as tentativas anteriores da Comissão Européia de criar um sistema eficiente e econômico de Patente Comunitária em toda a União Européia. Continuam acolhendo bem o trabalho sobre a Patente Unitária, ao mesmo tempo em que enfatizam a necessidade de economia e segurança jurídica, e a necessidade de uma solução quanto aos idiomas que seja aceitável para os negócios. As empresas insistem que os governos dos Estados-Membros europeus acompanhem atentamente o desenvolvimento desses projetos e ouçam as bem fundamentadas preocupações manifestadas pelas empresas.

Ação da ICC A ICC continuará acompanhando e estudando o contínuo trabalho sobre a Patente Unitária e sobre um Tribunal Unificado de Patentes para disputas relacionadas a patentes.

Foram expedidas várias apreciações sobre esses assuntos: artigo sobre o Acordo para um Tribunal Unificado de Patentes (25 de novembro de 2011), carta sobre o esboço de

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PARTE A

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Ação das Empresas

2012

Ação do Governo

regulamentação da Patente Unitária (14 de novembro de 2011), carta referente à proposta da Presidência para um Tribunal Unificado de Patentes (23 de setembro de 2011), uma carta sobre a Proposta da Comissão Européia de uma cooperação mais estreita para criar uma Patente Unitária na Europa (21 de janeiro de 2011) e “Comentários sobre Propostas para uma Jurisdição para Litígios referentes a Patentes da UE” (25 de abril de 2008).

1.5

Considerações sobre idiomas

O idioma é sempre uma questão delicada. Do ponto de vista estritamente econômico, é evidente por si só a análise dos custos-benefício de um só idioma para se obter e fazer valer patentes. No entanto, a escolha do idioma tem implicações importantes para a identidade, cultura e soberania nacionais. A sensibilidade política quanto a esta questão ficou demonstrada durante o debate que vem ocorrendo há muitos anos sobre a proposta da Comissão Européia para a Regulamentação da Patente Comunitária, e que, em escala mundial, só pode ficar mais exacerbado. Os aperfeiçoamentos em traduções por máquina podem no futuro reduzir gradualmente a importância desta questão.

Ao mesmo tempo, o Acordo sobre a aplicação do Artigo 65 à concessão de Patentes Européias (o “Acordo de Londres”) – que reduz os requisitos de tradução para patentes européias concedidas – entrou em vigor em 1º de maio de 2008. Esse acordo prevê as salvaguardas necessárias para ambas as partes, no sentido de que ele afirma o direito das partes contratantes de exigir as traduções de reivindicações, e, no contexto de litígios sobre patentes, a tradução do relatório inteiro.

Ação das Empresas

Ação do Governo

As empresas continuarão a apoiar iniciativas para construir confiança e entendimento entre os diferentes interessados envolvidos, e a avaliar possíveis soluções para se conseguir um meio-termo aceitável entre elas.

Os governos e as repartições de patentes devem usar seu peso político para ajudar a construir entendimento entre os interessados, e pressionar por soluções criativas para o problema. Embora algumas diferenças de idioma possam ser necessárias, o número de diferentes idiomas deve ser minimizado.

As empresas acataram bem a entrada em vigor, em 1º de maio de 2008, do Acordo de Londres, pois esse acordo deve reduzir significativamente os custos de tradução para obtenção e validação de patentes européias.

Ação da ICC A ICC expediu “A Necessidade de Mais Adesões ao Acordo de Londres” (22 de junho de 2009), que recomenda a adesão ao Acordo de Londres por parte de todos os signatários da Convenção de Patentes Européias, na primeira oportunidade.

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Os governos que ainda não aderiram ao Acordo de Londres são estimulados a fazê-lo logo que possível. A adesão integral ao Acordo acarretará significativas economias de custo e realocação de recursos para pesquisa e desenvolvimento (P&D). Adesões adicionais devem aumentar a certeza jurídica e não ter qualquer impacto negativo sobre a função de informação ao público das patentes, principalmente devido à existência de cláusulas de salvaguarda.

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2.

Questões referentes a direitos específicos de propriedade intelectual

PARTE A

Licenciamento compulsório e uso pelos governos

As leis da maioria dos países prevêem que as autoridades trabalhem ou autorizem terceiros a trabalhar comercialmente uma invenção patenteada, sem a permissão do patenteado. Essas disposições incluem o licenciamento compulsório e o uso pelos governos (por exemplo, o uso pela Coroa no Reino Unido). Em geral, as leis definem claramente as circunstâncias relativamente limitadas sob as quais tal trabalho é permitido, e exigem o pagamento de uma remuneração razoável ao titular da patente. Os Artigos 30 e 31 do Acordo TRIPS estabelecem normas mínimas para permitir esse trabalho sob licença compulsória.

O debate sobre exceções e limitações no campo de patentes, especialmente o licenciamento compulsório, tem focalizado, desde há muito, a área da saúde pública e o acesso a medicamentos no mundo em desenvolvimento. A alteração do Acordo TRIPS decidida em 2005, com relação a licenciamento compulsório para exportação na área farmacêutica, é um resultado desse debate.

O debate também se refere à discussão se o sistema de patentes, com suas atuais verificações e equilíbrios embutidos, permanece um sistema adequadamente equilibrado, o que é de importância crítica no oferecimento de incentivos para desenvolvimentos técnicos e crescimento econômico.

Esse debate está em andamento, especialmente no que se refere a países pobres no mundo em desenvolvimento.

O debate tem agora se estendido para outras áreas. Exemplos são as discussões na Convenção Básica das Nações Unidas sobre Mudança Climática (UNFCCC) sobre propriedade intelectual referente à tecnologia “verde”, a decisão na Comissão Permanente sobre Direito Patentário, da WIPO, para estudar a área de exceções e limitações no sistema de patentes, e a Conferência da WIPO realizada em 13-14 de julho de 2009, sobre propriedade intelectual e política pública.

Ação das Empresas

Ação do Governo

As empresas precisam tomar parte ativa no debate sobre o sistema de patentes, e ressaltar o valor desse sistema como ferramenta para o progresso e desenvolvimento tecnológico e econômico, tanto em países ricos como pobres. Também precisam ouvir atentamente os argumentos levantados por aqueles que têm pontos de vista diferentes. E precisam ressaltar que o sistema de patentes estimula a inovação, e que, se a exclusividade do direito da patente for demasiadamente prejudicada, as empresas reduzirão os investimentos em invenção, desenvolvimento e comercialização de novas tecnologias, seja isso no setor farmacêutico e médico ou em um setor que trabalhe com tecnologia “verde”, em detrimento de todos, sejam eles ricos ou pobres. As empresas devem encorajar outros países a ratificar o acordo TRIPS decidido em 2005.

Os governos devem ratificar, sem demora, a emenda ao Acordo TRIPS decidida em 6 de dezembro de 2005.

Ação da ICC A ICC apresentou trabalhos no contexto das negociações da UNFCCC, enfatizando que o sistema de patentes desempenha um papel muito importante e incentivador para o desenvolvimento de tecnologia “verde”. (veja Parte C.III, Desenvolvimento e transferência de tecnologia).

Eles devem entender que o afrouxamento das condições para licenciamento compulsório (que afeta invenções em todos os campos) coloca em risco o efeito incentivador das patentes, inclusive para inventores individuais e pequenas empresas em países em desenvolvimento, porque essas medidas teriam que se aplicar a todos os detentores de direitos, inclusive detentores de direitos do próprio país.

Os governos precisam trabalhar para salvaguardar os valores positivos do sistema de patentes.

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PARTE A

Questões referentes a direitos específicos de propriedade intelectual

Ação das Empresas

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Ação do Governo

A ICC acompanhará ativamente e tomará parte nas discussões do trabalho da WIPO sobre exceções e limitações no campo de patentes. A ICC está monitorando a implantação regional/nacional da emenda ao acordo TRIPS decidida em 2005 e da decisão subjacente no Conselho Geral da OMC.

3.

Patentes e Normas Técnicas

Em vários segmentos, as empresas contam com patentes e normas técnicas que facilitam a interoperabilidade de produtos e serviços através do desenvolvimento de normas técnicas estabelecidas pelas Organizações Estabelecedoras de Normas Técnicas (SSOs). Além disso, para permitir a inclusão da mais recente e inovadora tecnologia de normas técnicas em desenvolvimento, os membros das SSOs são incentivados a contribuir com suas mais recentes tecnologias para exame pelas SSOs visando inclusão no seu critério de normatização. Já foi estabelecido que, para atingir seu objetivo, detentores de patentes devem procurar uma remuneração para seu investimento. No entanto, isso também deve ser contrabalançado de acordo com a necessidade de disponibilização da normatização a todas as entidades na indústria, segundo os termos e condições estabelecidos pela propriedade intelectual em condições justas, razoáveis e não discriminatórios. Consequentemente, as SSOs que elaboram diretrizes de propriedade intelectual objetivam contrabalançar os interesses de todos os seus membros, detentores de patentes, fabricantes de equipamentos e prestadores de serviços, além dos clientes.

Para assegurar uma ampla disseminação de tecnologias normatizadas enquanto se mantêm incentivos para inovação, várias abordagens são adotadas numa tentativa de impedir o bloqueio de normas tecnológicas porque patentes essenciais se encontram indisponíveis. A maioria dos órgãos de normas técnicas busca a revelação, logo de início, da existência de patentes potencialmente essenciais, e solicita que os detentores de patentes declarem sua disposição de oferecer licenças a todos os implementadores em termos e condições (justos), razoáveis e não discriminatórios (F)RAND).

Potenciais implementadores podem então entrar em contato com o titular da patente e discutir termos detalhados de licenciamento, que, não raro, seriam adequados a todas as necessidades específicas do implementador.

Isso é consistente com a publicação das recentes e revisadas Diretrizes Horizontais estabelecidas pela Comissão Européia. Essas diretrizes estabelecem vários critérios para a elaboração de normas técnicas que, uma vez incluídas, significam que o acordo para elaboração de normas não vai contrariar a lei de concorrência da UE: A participação na elaboração de normas é irrestrita, o processo para a adoção das mesmas é transparente, e o acordo de normatização não está subordinado ao cumprimento das normas; A organização para a elaboração de normas é importante e precisa adotar procedimentos que permitam que detentores de patentes se informem, a tempo, sobre os trabalhos de normatização em cada fase de finalização e andamento;

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PARTE A

A política de Direito de Propriedade Intelectual (DPI) exige boa fé por parte dos interessados na revelação de seu DPI, considerado essencial para a implementação das normas técnicas em andamento; e Com o objetivo de assegurar o acesso às normatizações, a política de DPI precisar exigir dos interessados que queiram seu DPI incluído na normatização, um compromisso irrevogável, por escrito, de oferecer licenças a terceiros em termos e condições (justos), razoáveis e não discriminatórios (“compromisso FRAND”). Esse compromisso deve ser assumido antes da adoção das normas.

Um motivo de preocupação em algumas regiões, é que uma vez que a indústria tenha adotado uma normatização, o detentor de patentes essenciais poderá solicitar termos incompatíveis de licenciamento, e o implementador será pressionado a aceitá-los. Essa situação é chamada de “assalto”, e, em certas circunstâncias, constitui violação da lei de concorrência. Historicamente, o “assalto” raramente ocorreu, em parte porque as SSOs implementaram, com sucesso, suas políticas FRAND de propriedade intelectual, e também porque a maioria dos participantes está interessada no êxito da norma técnica e na sua ampla implementação, estando, portanto, motivados a agir de forma sensata. No entanto, a política da SSOs não garante ausência de possíveis questões de DPI, em parte porque essa política exclui não-participantes nesse processo. Quando adequado, o litígio civil ou a intervenção de autoridade de concorrência podem tratar essa presumível situação de “assalto”, como caso de exceção. Qualquer avaliação de procedimentos correlatos deve ser baseada em circunstâncias e fatos específicos.

Mais recentemente, alguns participantes exigiram maior transparência logo no início do processo de normatização (“ex ante”, ou antes, de a norma técnica estar concluída) do valor máximo de royalties de patente que possa ser cobrado sobre produtos que atendam à norma técnica e/ou serviços que tenham relação com as reivindicações essenciais da patente do titular. Na UE, a Comissão Européia assinalou que a revelação, antes da adoção da normatização dos termos de licenciamento mais restritivo, não irá, em princípio, limitar a concorrência, pois permite que as SSOs façam uma escolha compatível com a tecnologia a ser incluída na normatização.

Alguns órgãos de normas técnicas que avaliaram essa abordagem “ex ante”, permitiram a revelação “ex ante” voluntária dos termos de licenciamento no órgão de normas técnicas, mas outros órgãos de normas técnicas não a incluíram nas suas exigências.

Outra abordagem, em certas indústrias, consiste em montar grupos voluntários de interessados em patentes (“patent pools”) estabelecendo um ponto central de compra para licenciadas dispostas a obter uma licença referente às patentes essenciais que amparam a norma técnica. Para atender às regras de concorrência, os grupos de interessados em patentes têm que estar organizados e funcionar independentemente de órgãos de normas técnicas. A participação nesse grupo deve ser irrestrita e aberta a todos os detentores de patentes essenciais. Negociações referentes a licenças provenientes do grupo de interessados são realizadas entre o grupo de interessados (geralmente através de uma das partes do grupo ou de uma organização de licenciamento) e os interessados do mercado, e assim estão fora da responsabilidade das SSOs (Organizações Estabelecedoras de Normas Técnicas). Enquanto grupos voluntários de interessados em patentes são apoiados por algumas empresas, deve-se observar que os grupos obrigatórios de interessados em patentes podem efetivamente dissuadir a adesão às SSOs. Sugestões de atos legislativos internos e externos foram apresentadas ao sistema de patentes.

Internamente no sistema de patentes, alguns sugerem exclusões de objetos patenteáveis e exceções e limitações à exigibilidade dos direitos de patentes. Externamente ao sistema de patentes, alguns sugeriram o uso mais agressivo do direito comercial e de concorrência como mecanismo legal para se opor à abusiva e ilegal conduta de qualquer detentor de patente ou de qualquer grupo coletivo de implementadores.Tais sugestões são polêmicas e ameaçam interromper a inovação e o

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PARTE A

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desenvolvimento tecnológico, bem como a contínua contribuição das mais recentes tecnologias ao processo de elaboração de normas. Por outro lado, as políticas FRAND implementadas por diversas SSOs contribuíram, durante muitas décadas, para a implementação de normas técnicas altamente eficazes e inovadoras.

Ação das Empresas

Ação do Governo

As empresas reconhecem que para possibilitar a criação de normas técnicas que incluam tecnologias do estado da arte e que tenham a perspectiva de serem usadas no mercado, é do interesse dos diferentes interessados que os assuntos de patentes sejam abordados apropriadamente durante o processo de estabelecimento de normas técnicas.

Nenhuma legislação nacional inclui uma disposição específica limitando o direito conferido por uma patente, cuja exploração seja essencial para a implementação de uma norma técnica. O escopo do direito exclusivo de patente já está cuidadosamente projetado, nos temos das leis patentárias nacionais, para conseguir um equilíbrio entre os legítimos interesses dos detentores de direitos e terceiros. A ICC acredita que nem o sistema de patentes internacionais nem sua implementação nacional exige mudanças para abordar preocupações sobre patentes e normas técnicas, e exorta os governos a não procurarem propostas para excluir objetos da proteção de patentes nem estabelecer amplas exceções e limitações à exigência de observância de direitos de patente para abordar preocupações acerca de patentes e normas técnicas.

Ação da ICC A ICC reconhece que no estabelecimento de normas técnicas pode ser encontrada uma ampla gama de questões referentes a patentes, e que diferentes interessados têm pontos de vista diferentes acerca dessas questões.

II.

MARCAS

O uso cada vez mais intensivo da Internet com propósitos diversos, o comércio eletrônico (“ecommerce”) inclusive, apresenta novos desafios para as empresas. O mundo encolheu, as distâncias se tornaram menores e as respostas exigem maior rapidez. Portanto, uma proteção deve ser dada a um custo razoável, e esforços para fazer valer os direitos devem ser desenvolvidos com eficácia.

Globalmente, o escopo de proteção oferecida a marcas precisa ser esclarecido e harmonizado, por exemplo: A flexibilidade de exigências de registro para sinais que não chegam a ser convencionais, tais como cores, odores, formas, embalagens, serviços de venda a varejo, etc.; Como avaliar a probabilidade de confusão no contexto de violações versus um mero risco de associação; O que é uso “genuíno” de marca para se manter em vigor os direitos de marcas; Qual deve ser o escopo de proteção contra o uso de uma marca notória para produtos diferentes; As implicações jurídicas e tributárias de se decidir não registrar uma licença de marca no registro público.

Alguns tratados internacionais oferecem aos países a oportunidade de sistematizar, harmonizar e simplificar a proteção e registro de marcas. Um desses tratados é o Tratado de Direito Marcário 32

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(1994) cujo objetivo é simplificar e harmonizar os processos de registro de marcas na Repartição de Registro de Marcas, substituído pelo Tratado de Cingapura sobre Direito Marcário (2006) que também harmoniza normas processuais, embora com maior abrangência, em conformidade com novos desenvolvimentos tecnológicos. A partir de novembro de 2011, 49 países ratificaram o Tratado de Direito Marcário, e 25 países, por sua vez, ratificaram o Tratado de Cingapura sobre Direito Marcário.

Um instrumento muito importante para a proteção global de marcas é o Tratado de Madri (1891), retificado inúmeras vezes, e, em particular, o Protocolo de Madri (1989) que prevê a proteção de uma marca em um grande número de países através de um registro internacional que tem efeito em cada um desses países designados. A principal vantagem do sistema de Madri é a possibilidade de se depositar um pedido único de patente junto ao WIPO, ao invés de um depósito de pedido em separado subordinado a normas processuais internas de cada país. Outras vantagens: pedido de registro num único idioma (inglês, francês e espanhol); dispositivos online para pagamento unificado de taxas de renovação de registros internacionais através de cartão de crédito ou conta WIPO; pedido único para registro de mudança de nome/endereço extensivo a todos os países designados, e uma data única de pedido e renovação, entre outras.

Tendo em conta essas vantagens, muitos países aderiram ao sistema de Madri que, em outubro de 2011, contava com 85 membros. Por outro lado, ainda há muitos países relutantes em ratificar o Protocolo de Madri por diferentes razões, entre elas, problemas constitucionais, barreiras de idioma, necessidade de mudanças na legislação nacional para uma adequação às normas do Procolo, etc.

O sucesso do sistema de marcas da Comunidade Européia confirma que um título de marca regional única atende às necessidades das empresas. Um estudo realizado pela Comissão Européia sobre o funcionamento geral do sistema de marcas na Europa (ambos na Comunidade e em nível de estado-membro) foi publicado em 15 de fevereiro de 2011. Ele identifica áreas para melhorar, modernizar e desenvolver todo o sistema para que possa provavelmente gerar emendas ao CTMR (Regulamentação do Direito Marcário da Comunidade Européia) e à TMD (Diretrizes para o uso de Marcas).

Ação das Empresas

Ação do Governo

As empresas apoiam a criação de um sistema global de registro de marcas que leve em consideração suas necessidades. Sob esse aspecto, elas estimulam os estados a agir em prol da harmonização das leis nacionais relativas ao depósito e registro de marcas e uma redução de burocracia. Seguem-se alguns exemplos: adoção de depósitos online, renovações de pedidos, procedimentos administrativos, esforços dos escritórios de Propriedade Intelectual para reduzir o acúmulo de pedidos, agilização do exame de pedidos de marcas, melhoria do nível de decisão e eliminação ou, pelo menos, redução de exigências formais e procedimentos para registro de marcas (registro em cartório, legalização de documentos e traduções juramentadas, por exemplo).

Os governos devem ratificar e implementar os tratados e iniciativas de apoio multilateral para promover mais harmonização internacional, e trabalhar no sentido de criar um sistema de marcas de âmbito mundial, valendo-se de depósito eletrônico e banco de dados.

As empresas também apoiam as iniciativas da WIPO referentes à harmonização de questões processuais para dar apoio aos Escritórios de Marcas em países desenvolvidos e menos desenvolvidos, organizando programas de treinamento e outras iniciativas para fortalecer o sistema de proteção de marcas como um todo, além de criar um ambiente mais

Muitos desses tratados, como o Protocolo de Madri, o Tratado de Cingapura e o TLT (Tratado de Direito Marcário) ainda congregam um pequeno número de países signatários.

Espera-se que os governos dos países remanescentes da OMC sejam estimulados, através desses

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Ação das Empresas

Ação do Governo

propício com condições mais seguras e favoráveis para investimento, negócios e desenvolvimento industrial.

desenvolvimentos, a aderir aos tratados com o objetivo de facilitar o registro de marcas em escala mundial.

1.

Marcas famosas/notórias

Uma vez que as marcas notórias são vulneráveis ao abuso, há muito foi reconhecido na Convenção de Paris, e reafirmado no TRIPS, que essas marcas precisam de proteção especial. No entanto, pode ser necessária maior proteção através de conceitos mais amplos do que mera violação de marcas, por exemplo, através de regras de concorrência desleal, diluição ou “indicação de conexão”.

Por exemplo, em 2006 os Estados Unidos promulgaram o Ato de Revisão da Diluição de Marcas (Trademark Dillution Revision Act) pelo qual o detentor de uma marca famosa pode requerer ao tribunal pertinente um mandado proibindo seu previsto uso contínuo, o que provavelmente causaria diluição ao ofuscar ou macular a imagem da marca famosa, independentemente de provável confusão ou prejuízo econômico.

Outros países, como Brasil, Paraguai e Argentina, contemplam os detentores de marcas, especialmente os detentores de marcas famosas, com a possibilidade de registrar suas marcas em um banco de dados especial, embora com características informais, usados pelas autoridades alfandegárias no combate à pirataria.

Ação das Empresas

Ação do Governo

As empresas apoiam a criação de mecanismos que funcionem para proteger as marcas notórias tanto em nível nacional como global, e estimulam o exame, em nível nacional, da Recomendação da WIPO sobre Disposições para Proteção de Marcas Notórias nesse processo.

A Recomendação Conjunta da WIPO sobre Disposições para Proteção de Marcas Notórias, adotada em setembro de 1999, oferece orientação tanto para dententores de marcas, como para as autoridades competetentes, sobre os critérios para se determinar o que é uma marca notória.

A Recomendação da WIPO de 1999 funciona como orientação desvinculada da aplicação da Convenção de Paris e do TRIPS. Como a recomendação não prevê uma orientação referente a medidas de implementação específicas, medidas nacionais para implementar a Recomendação e seus efeitos jurídicos variam, portanto, de país para país e abrangem desde o estabelecimento de um registro oficial (às vezes aberto somente para marcas do próprio país) até listagens informais mantidas pelas autoridades nacionais.

Os governos devem continuar a se empenhar para proteger marcas notórias através de legislação específica, e, acima de tudo, combater atos criminosos e contrafações. Também devem iniciar discussões para criar um sistema internacional de registro e reconhecimento de direitos de marcas notórias.

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Questões referentes a direitos específicos de propriedade intelectual

Ação das Empresas

PARTE A

Ação do Governo A WIPO deve ser considerada como uma fonte de consulta nesse processo.

2.

Buscas

A falta de mecanismos de busca completa, em âmbito nacional e mundial – usando-se a Internet para todas as formas de marcas – gera incerteza para as empresas que desejam registrar suas marcas, pois são impossibilitadas de verificar se essas marcas já estão registradas.

Um começo favorável ocorreu com a compilação, pelo Escritório Para Harmonização do Mercado Interno (OHIM), de um dicionário online (EUROCLASS) de termos relativos à classificação estipulada no Acordo de Nice e a ferramenta de busca da Marca Global WIPO. Ação das Empresas

Ação do Governo

As empresas estimulam o desenvolvimento de outros recursos de busca, publicamente acessíveis, dentro das repartições de marcas. É bem acolhida a oferta de revistas e registros oficiais em formato eletrônico nos quais buscas possam ser feitas.

A WIPO e os governos devem trabalhar em prol do desenvolvimento de sistemas comuns para permitir buscas de marcas registradas em bancos de dados – buscas online, inclusive – quando for viável. Um formato eletrônico padronizado para publicação e busca em revistas e registros oficiais deve ser desenvolvido para que todos os países da WIPO possam usá-lo. Para facilitar o acesso, é essencial que as repartições nacionais cooperem e produzam os resultados em um formato comum, sendo ideal que o software seja de uso comum a todos.

Os bancos de dados de comércio eletrônico da WIPO sobre marcas, e as decisões do painel da WIPO-UDRP já disponíveis para busca pública foram bem recebidos pelas empresas.

3.

Uso de marcas na Internet

O uso de marcas na Internet levanta muitas questões que estão sendo resolvidas à medida em que as leis são criadas. No entanto, é motivo de preocupação que, uma vez que as abordagens nacionais variam, o resultado de litígios também varia.

Uma categoria bem conhecida de questões refere-se a conflitos que surgem de registros contestados de nomes de domínio idênticos ou semelhantes a marcas (veja a seção seguinte sobre Nomes de Domínio).

Uma segunda categoria de questões refere-se aos novos usos de marcas na Internet, aplicados em dispositivos móveis e em redes sociais e em muitas formas que não são todas claramente perceptíveis.

Debates levantam questões quanto ao (i) uso de marcas para fins publicitários, como por exemplo, palavras-chave que venham a desencadear anúncios paralelamente aos resultados obtidos através

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de ferramentas “naturais” de busca para a palavra-chave, ou para exibição de pop-ups nas telas dos computadores; (ii) escopo da imitação permitida de marcas, como exercício de liberdade de expressão, em sites não comerciais da Internet, inclusive blogs; e (iii) links e frames de páginas da Internet, que também podem ser usados para phishing (ou seja, basicamente a montagem de páginas falsas para roubar informações dos usuários).

Esses usos de marcas na Internet levantam muitas questões de como deve ser caracterizado um ato de violação de marca, que lei(s) deve(m) ser aplicável(is) em transações relativas a marcas e a essas violações, e em que jurisdições devem ser movidas ações.

A despeito dessas incertezas, muitos titulares de marcas usam a Internet como canal de distribuição para seus produtos e como ferramenta para gerenciar os relacionamentos com clientes. O rápido crescimento de plataformas de comércio eletrônico (e-commerce) ressalta uma questão que exige esclarecimentos sobre a abrangência das responsabilidades de intermediários da Internet e sobre o escopo de proteção para titulares de marcas com relação a vendas não autorizadas pela Internet.

Ação das Empresas

Ação do Governo

As empresas apoiam a incorporação à legislação nacional da Recomendação Conjunta da WIPO Referente a Disposições sobre a Proteção de Marcas e Outros Direitos de Propriedade Industrial em Sinais na Internet, de 2001.

Em seguida ao seu aprofundado estudo do uso de marcas na Internet, a WIPO apresentou uma Recomendação Conjunta Referente a Disposições sobre a Proteção de Marcas e Outros Direitos de Propriedade Industrial em Sinais na Internet, em 2001. Os governos devem integrar suas disposições em lei nacional e promover discussões abertas sobre como lidar com os novos problemas com os quais os titulares de marcas se deparam no contexto da plataforma digital.

4.

Nomes de domínio

Em geral, os registros de nomes de domínio não exigem qualquer filtragem prévia e, portanto, podem facilmente entrar em conflito com direitos anteriores, tais como marcas existentes. Em casos evidentes de grileiros cibernéticos (“cyber squating”), o detentor do direito anterior pode muitas vezes cessar a hospedagem do site da Internet queixando-se ao ISP (provedor de serviços na Internet) e, em seguida, pleitear a transferência dos nomes de domínio através da justiça local ou de um órgão de resolução de controvérsias sobre nomes de domínio. A legislação contra a grilagem cibernética foi promulgada em 1999. Nos Estados Unidos, a Lei de Proteção ao Consumidor Contra Grilagem Cibernética foi promulgada como lei federal, e, em nível global, a Corporação para Atribuição de Nomes e Números na Internet (ICANN) adotou a Política Uniforme de Resolução de Controvérsias sobre Nomes de Domínio (UDRP) proposta pela WIPO. A UDRP foi originalmente elaborada para desestimular e resolver controvérsias sobre registro e uso abusivos de marcas como nomes de domínio, sob o amparo de Domínios Genéricos de Alto Nível (gTLDs) tais como .com, .net, .biz, .info, etc. Agora a UDRP tornou-se uma norma técnica internacional para resolver controvérsias sobre nomes de domínio de maneira rápida, barata e eficaz. Um número crescente de Registros de Domínio com Código de País adotou a UDRP e outras Políticas Alternativas de Resolução de Controvérsias sobre Nomes de Domínio (ADRs). A WIPO proporciona não somente serviços de resolução de controvérsias para gTLDs mas também para alguns Domínios de Alto Nível com Código de País (ccTLDs).

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PARTE A

Nos termos da UDRP, um detentor de marca pode apresentar uma queixa, mas precisa provar que o nome de domínio em controvérsia é idêntico à sua marca, ou semelhante a ponto de confundir-se com a mesma; também precisa provar que o detentor do nome de domínio não tem direito ou interesse legítimo quanto ao nome de domínio, e que ele foi usado e registrado de má fé. A publicação, no site da WIPO na Internet, das decisões dos painéis da UDRP para nomes de domínio genéricos, bem como muitos com código de país, dá uma orientação útil aos detentores de marcas.

Um órgão jurisprudencial está sendo criado, tanto nos termos do procedimento de resolução de controvérsias da WIPO, como de outros. Ele trata cada caso sob suas circunstâncias específicas, mas seguindo o princípio geral de que aqueles que registram nomes de domínio precisam mostrar que não há intenção de denegrir nem de se aproveitar de uma marca usando de má fé.

Muitas vezes os nomes de domínio de grileiros cibernéticos são efetivamente transferidos para o detentor legítimo como resultado de um procedimento da UDRP. No entanto, se o detentor legítimo não quiser manter o registro dos nomes de domínio em seu portfólio, e decidir cancelar o registro, o nome de domínio fica disponível novamente, e muito provavelmente será apanhado por especuladores usando software de computador que registra automaticamente nomes de domínio expirados que também contenham marcas. Nos últimos anos, a grilagem cibernética aumentou e saiu do esquema tradicional de pessoas registrando nomes de domínio e oferecendo-os à venda para portfólios sofisticados e proprietários individuais que testam a lucratividade de nomes de domínio que incorporam marcas e variações das mesmas – durante o Período de Carência Adicional (AGP) ou depois dele. Com isso, eles obtêm rendimentos provenientes do registro automatizado de nomes de domínio e publicidade paga conforme o número de acessos. Isso é feito em sites estacionados (“parked sites”) ou através de link para os sites legítimos da empresa na Internet. Os titulares de marcas e outros interessados na comunidade da Internet reconheceram a necessidade de enfrentar essa prática repetitiva e abusiva. Em 2009, a ICANN lançou a Política de Limites ao AGP para impedir o reembolso relativo a nomes de domínio que são cancelados durante os primeiros cinco dias do registro, e cobrar daqueles que os registram, as taxas de transação sobre os nomes de domínio que excederem um limiar recentemente criado.

Para acolher essas novas circunstâncias e desenvolvimentos, a WIPO recomendou que nomes de domínio sob os novos TLDs não devem ser cancelados como resultado de processo administrativo, mas devem ser apagados e colocados em uma Lista de Nomes Reservados.

Atualmente o sistema de endereçamento da Internet é representado por 21 domínios genéricos de alto nível (gTLDs). Em junho de 2011, um novo programa de gTLD foi adotado pela ICANN que permitirá que sejam feitos pedidos para a criação e operação de novos domínios genéricos de alto nível (gTLD). De acordo com a ICANN, a introdução desses novos gLTDs vai gerar concorrência entre os serviços de disponibilidade de domínio, ampliando, assim, as opções não só para os consumidores como para os diversos provedores de serviços. Haverá períodos adicionais para pedidos depois de 12 de abril de 2012. Os novos gTLDs abrangerão as seguintes categorias de nomes: Novos gTLDs genéricos (exemplo: comércio); Marcas gTLDs (exemplo: empresa); gTLDs relacionados à indústria (exemplo: banco, advogado,.....); Nomes geográficos específicos (exemplo: Chicago, Shanghai); TLDs que utilizam idiomas não-latinos, tais como chinês, japonês, e caracteres cirílicos e árabes.

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PARTE A

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A decisão de introduzir novos gTLDs surgiu do resultado de consultas e discussões com vários interessados – governos, pessoas físicas, a sociedade civil, empresas e a clientela da propriedade intelectual, e a comunidade técnica.

O novo programa gTLD da ICANN levará a que um grande número de novas extensões exponha a ICANN à práticas abusivas de registro de marcas, além de causar transtornos para a comunidade da Internet e para os detentores de marcas em particular. Os detentores de marcas terão que se decidir quanto a uma estratégia de gTLD (em separado), além da sua estratégia já vigente referente a marcas e/ou domínio Essa decisão tem o intuito de proteger a força de suas marcas, impedindo confusão por parte do consumidor, fraude e abuso. No entanto, aplicações abusivas dos novos gTLDs serão coibidas através do procedimento que os requerentes precisam seguir incluindo custos referentes à aplicação.

Em novembro de 2009, a ICANN lançou o Processo de Pista Rápida IDN ccTLD, que é um mecanismo para introduzir um número limitado de incontroversos nomes de domínio de alto nível com códigos de país internacionalizados (IDN ccTLDs). Nomes de Domínio Internacionalizados (IDNs) são nomes de domínio representados por caracteres do idioma local, incluindo caracteres de escrita não ASCII (por exemplo, árabe ou chinês). Até recentemente, caracteres não ASCII só podiam ser usados antes do ponto, mas com a recente introdução dos IDNs, será possível usar muito mais caracteres como parte de nomes de domínio, inclusive após o ponto (por exemplo, nomes escritos em coreano, chinês, caracteres árabes após o ponto). Com a introdução dos novos IDNs, espera-se uma expansão do Sistema de Nomes de Domínio. Do ponto de vista de IP (Protocolo na Internet), a tradução de uma marca nominativa para uma escrita não latina, com todas as suas possíveis variantes, fará com que os detentores de marcas de identificação tenham dificuldade de selecionar nomes de domínio e, também, de avaliar o uso infrator de uma marca anterior, bem como registro ou uso de má fé.

A acessibilidade e precisão de detalhes do registro de nomes de domínio são de significativa preocupação para os detentores de direitos. O WHOIS é um banco de dados com os detalhes atuais de contato daquele que registra, usados para diversas finalidades, mas também usado por detentores de marcas e para imposição da lei para determinar quem é aquele que registra um determinado nome de domínio. Para enfrentar o abuso de registro online de uma marca de identificação, o detentor do direito de propriedade intelectual precisa saber com quem lidar. Portanto, ele depende de acesso aos serviços do WHOIS, que oferece acesso público aos dados de nomes de domínio registrados.

Atualmente, dá informações de contato de detentores de nomes registrados. Os contratos da ICANN contem disposições sobre os requisitos para os dados de registro e a acessibilidade desses dados.

No entanto, há uma crescente tendência dos escrivães e agências comerciais de mascarar a identidade e os detalhes de contato de requerentes de nomes de domínio. Embora o disfarce dos dados do WHOIS através de registros de serviços por procuração/privados possa ter legítimos propósitos (ex: a preocupação com a liberdade de expressão usada por um jornalista em um blog que cubra assuntos politicamente sensíveis; ou uma empresa de fachada “suspeita”, antes do lançamento de um produto). É importante que, em conformidade com o devido processo, haja uma maneira de divulgar essa informação quando existir alguma prova de atividade ilegal. A WIPO também chamou a atenção para registros em massa muitas vezes feitos anonimamente de forma contínua.

No começo de 2010, estava em andamento na ICANN uma discussão referente a possíveis mudanças das obrigações referentes ao acesso público aos dados da WHOIS e à exatidão dos mesmos, para se levar em conta a necessidade de equilibrar considerações de privacidade (para quem registra) e a capacidade do usuário da Internet de saber com quem ele está interagindo, bem como as necessidades de imposição da lei, detentores de IP, etc.

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PARTE A

Ação das Empresas

Ação do Governo

As empresas continuarão assegurando que suas vozes sejam ouvidas na ICANN – a organização responsável pelo gerenciamento técnico e coordenação do sistema de nomes de domínio genéricos – e contribuindo para a formulação de diretrizes referentes a nomes de domínio. Continuarão apoiando a Diretriz para a Solução Uniforme de Controvérsias (UDRP) e trabalhando com outros interessados e com a WIPO para assegurar que seja encontrado um modus vivendi exequível entre os sistemas de nomes de domínio e de marcas. Elas também apoiam os esforços para assegurar um espaço de domínio seguro e confiável para nomes de domínio internacionalizados, e vão acompanhar os desenvolvimentos e reagir, quando necessário, em relação aos serviços do WHOIS, e registros abusivos de nomes de domínio, no interesse dos detentores de direitos de propriedade intelectual e das empresas em geral. As empresas vão monitorar os novos desenvolvimentos de gTLD, bem como definir estratégias, quando necessário, de introduzir novos gTLDs.

A WIPO deve estimular seu ativo papel de estimular os Domínios de Alto Nível com códigos de países (ccTLDs) a implantarem diretrizes para prevenir e solucionar conflitos que envolvam direitos de propriedade intelectual. O estabelecimento de um banco de dados de ccTLDs que permita o acesso a informações sobre as diretrizes das ccTLDs nessa área ajudará a dar transparência aos usuários quanto a este aspecto.

Ação da ICC A ICC, através da sua Comissão de Comércio Eletrônico (EBusiness), Tecnologia da Informação e Telecomunicações (EBITT) está contribuindo com pontos de vista das empresas sobre as diretrizes da ICANN, diretamente e através da Clientela de Empresas da ICANN. As publicações e declarações da Clientela de Propriedade Intelectual da ICANN são monitoradas atentamente.

A ICC está monitorando e avaliando questões relevantes para as empresas, contribuindo, assim, para ampliar a conscientização dentro da comunidade empresarial sobre questões relativas à DNS. E participa diretamente dos processos de opinião pública com referência à revisão estrutural e evolução organizacional da ICANN. A ICC publicou “Questões relativas à Internacionalização dos Nomes de Domínio” (7 de julho de 2006), tendo também organizado um seminário para auxiliar as empresas a assimilar e administrar o impacto da decisão da ICANN, de setembro de 2011, de introduzir novos gTLDs.

Os governos devem assegurar que as disposições referentes a nomes de domínio constantes da Resolução Conjunta da WIPO, e das Disposições sobre a Proteção de Marcas Notórias, adotada em setembro de 1999, sejam seguidas nacionalmente. Os governos não devem restringir excessivamente o registro em seus ccTLDs, mas proporcionar um sistema de solução rápida de controvérsias juntamente com as recomendações da ICANN e o sistema da UDRP.

III.

DESENHOS

1.

Harmonização internacional substantiva e procedimental

As diferenças nacionais nas regras substantivas, como por exemplo, os critérios de possibilidade de proteção, o procedimento para conceder proteção, a abrangência da proteção, os recursos contra violações, etc., fazem com que os titulares de desenhos tenham dificuldade de receber proteção internacional.

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PARTE A

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A situação melhorou com a possibilidade de se pedir registro em vários países através do Sistema de Haia, nos termos do Ato de Genebra.

E também, desde abril de 2003, as empresas pedem um único registro comunitário que abranja os 27 Estados-Membros da União Européia. A intervenção da Comunidade na proteção legal de desenhos seguiu quatro direções. Harmonizou as disposições mais importantes dos regimes nacionais específicos de desenhos através de “Diretrizes de Desenho” (Design Directive). Posteriormente a “Regulamentação de Desenho” instituiu um direito de registro de desenho da Comunidade, com prazo de até 25 anos, para o qual o OHM será o escritório designado a receber os pedidos. A mesma Regulamentação prevê a criação de um direito de desenho não-registrado na Comunidade que vigore automaticamente a partir da publicação do desenho, e com duração de três anos. Um titular de desenho, ao procurar proteção na UE, pode então optar por um direito registrado que dê um monopólio absoluto sobre o desenho (nesse caso, para determinar uma violação, o detentor não precisa se preocupar se o réu copiou o desenho ou se o desenho foi elaborado de forma independente), ou pode optar por um direito de desenho não-registrado por três anos, na Comunidade, que vigore automaticamente, isento de qualquer formalidade, mas que garanta uma proteção contra cópia. Entretanto, o escopo de proteção para ambos os tipos de direitos é idêntico: incluirá qualquer desenho que não produza uma impressão totalmente distorcida na percepção do perito usuário.

Por último, tanto a Diretriz quanto a Regulamentação, permitem que o direito do desenho coincida com os direitos autorais nacionais e outras formas de proteção. Isso é importante porque, antes dessa Diretriz, a interação entre os direitos de desenho e direitos autorais estava subordinada a vários regimes (a França, com sua teoria “unité de l’art”, era a favor do acúmulo de patentes; determinados estados-membros, como a Alemanha, concordavam com o acúmulo apenas parcial, enquanto outros, como a Itália e seu princípio “scindibilitá” proibiu terminantemente o acúmulo).

Na UE, a despeito da harmonização legal prevista em “Diretrizes do Desenho”, os regimes jurídicos nos respectivos Estados-Membros ainda diferem amplamente. No entanto, a situação jurídica tornouse mais transparente em função das primeiras decisões sobre desenhos emitidas pelo Tribunal Geral e pelo Tribunal de Justiça Europeu (ECJ) em 2010. Deve-se ressaltar que o primeiro Caso T-9/07 do ECJ – Grupo PromerMonGraphic versus OHMI-PepsiCo serve de base para a adoção de vários termos, tais como “produto em questão”, “grau de liberdade do desenhista”, “perito usuário” e “impressão total”.

Uma complexa questão substantiva é assegurar a disponibilidade da proteção a desenhos com relação à proteção alternativa ou cumulativa pelas leis de marcas, direitos autorais e, conforme o caso, de leis de patentes. Essa questão não havia sido resolvida segundo o enfoque do acordo TRIPS, que no Artigo 25 obriga os membros da OMC a garantir um padrão mínimo de proteção aos desenhos, sem especificar, no entanto, a natureza dessa proteção. Infelizmente há tendências de se traçar uma linha divisória mais ou menos rígida entre os direitos de propriedade intelectual em questão, que é contrária à legislação que prevê categoricamente a proteção cumulativa para desenhos em certas jurisdições, como a UE. Além do mais, é óbvio que o desenho de um produto pode ser original, bem como ter um caráter distintivo e, ao mesmo tempo, servir como indicação de origem, atendendo com isso aos requisitos de proteção para desenho, marca e/ou proteção de direitos autorais.

O princípio de proteção cumulativa previsto na lei de desenho e direito autoral foi recentemente ratificado pelo ECJ no Caso C-168/09 Flos SpA versus Semeraro Casa & Famiglia SpA. O ECJ afirmou que os Estados-Membros não podem promulgar uma legislação que anule a proteção cumulativa de direito autoral prevista no Artigo 17 da Diretriz 98/71 sobre a Proteção Legal de Desenhos.

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PARTE A

Ação das Empresas

Ação do Governo

As empresas apoiam que sejam iniciadas discussões referentes a um tratado internacional de direito de desenhos. Também estimulam os governos a ratificarem e adotarem as disposições da revisão de 1999 do Acordo de Haia (Ato de Genebra) referentes a procedimentos de registro de desenhos, e que permitem um único depósito internacional de até 100 desenhos por pedido internacional.

O TRIPS introduziu poucas regras internacionais concretas (além do período mínimo de proteção).

Os governos devem iniciar discussões sobre a harmonização internacional de direito relativo a desenhos; um tratado internacional de direito de desenhos focalizaria e aceleraria o processo de harmonização.

Na UE, as empresas recebem bem a adesão da UE ao Ato de Genebra do Acordo de Haia, possibilitando com isso aos requerentes receberem, através de um único pedido internacional, proteção na UE sob amparo do sistema de desenhos da Comunidade, e também, em outros países do Ato de Genebra dentro ou fora da UE.

2.

Acesso mais fácil à proteção de desenhos pode ser oferecido em nível nacional mediante a não exigência de um exame ex-ofício antes do registro, permitindo depósitos múltiplos e a possibilidade de adiar a publicação do desenho, por um período limitado.

Em nível internacional, a revisão do Acordo de Haia de 1999 constitui um passo importante para a simplificação do registro internacional e para o atendimento das necessidades dos usuários. A partir de outubro de 2011, 59 membros aderiram ao Acordo, e até o momento 02 países aderiram ao Ato de Genebra. Os governos devem ratificar e implantar as disposições dessa nova revisão.

Falta de plenas possibilidades de busca de desenhos

As empresas necessitam de acesso fácil e simples ao registro internacional central de desenhos.

A falta de plenas possibilidades de busca de desenhos cria incerteza para as empresas que desejam registrar desenhos, pois ficam impossibilitadas de verificar se os desenhos já foram registrados.

Embora alguns países ofereçam um fácil acesso à proteção, muitos outros ainda não o fazem.

Ação das Empresas

Ação do Governo

As empresas apoiam o desenvolvimento padronizado de acesso online e facilidade de busca de registros de desenhos.

A WIPO está trabalhando no desenvolvimento de um registro eletrônico de desenhos. Os governos, em especial a União Européia, devem participar ativamente da produção de um sistema padronizado para uso por todos os membros da WIPO. A WIPO também está trabalhando para aperfeiçoar o sistema de Classificação de Locarno para desenhos, através de uma comissão de peritos. A meta é facilitar a busca de desenhos.

Uma das principais limitações da versão atual é que ela classifica por produtos, e não pela aparência do desenho, de modo que não é possível procurar desenhos semelhantes ou idênticos na categoria de outro produto. Isso é um problema, porque na maioria dos países a abrangência de proteção de um desenho estende-se a todos os produtos que tenham

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Ação do Governo aparência semelhante, e não apenas àqueles da mesma categoria de produtos.

IV.

DIREITOS AUTORAIS

A proteção dos direitos autorais e direitos conexos está ocorrendo dentro de uma estrutura de complexas questões jurídicas, econômicas e sociais. Novas maneiras de facilitar a reprodução barata e virtualmente instantânea, a distribuição e exibição de obras e outros objetos criaram grandes oportunidades e desafios para os detentores de direitos, distribuidores e consumidores. Uma nova tecnologia oferece oportunidades para um crescente número de novos participantes, abrangendo desde novos provedores de conteúdo comercial/editores de material objeto de direitos autorais e indústrias da tecnologia da informação (TI), de telecomunicações e de eletrônica de consumo, até indivíduos que disponibilizam na Internet material objeto de direitos autorais que elas próprias criaram, para citar algumas. Como as redes digitais em geral, e o comércio eletrônico em especial, aumentam as maneiras pelas quais o conteúdo pode ser usado e experimentado, a proteção de direitos autorais precisa responder aos novos desafios e oportunidades criados pelos métodos digitais de distribuição.

Importantes contribuições para a nova estrutura, em nível internacional, são os Tratados da WIPO de 1996 sobre Direito Autoral (WCT) e sobre Execuções, Interpretações e Fonogramas (WPPT) (coletivamente os “Tratados da WIPO sobre Internet”), que entraram em vigor em 2002. A partir de novembro de 2011, 89 países ratificaram oficialmente ambos os Tratados WCT e WPPT, enquanto um número maior implementou disposições dos tratados sem ratificá-los. No entanto, muitos países ainda não implementaram totalmente esses tratados. Além dos Tratados da WIPO sobre Internet, a WIPO serve de foro para discussões sobre a atualização da proteção para determinadas categorias de detentores de direitos correlatos, e também para discussões sobre exceções e limitações para os deficientes visuais promovendo, assim, um acesso mais amplo aos trabalhos sobre direitos autorais.

As contribuições econômicas de indústrias que dependem de direitos autorais são significativas e, frequentemente, não recebem todo o devido crédito. É importante que aqueles que tomam decisões em âmbito nacional e líderes de opinião ampliem sua conscientização sobre a importância econômica dos direitos autorais e a ampla gama de indústrias que dependem dessa proteção para sua viabilidade. Consequentemente, a WIPO está trabalhando com um grupo de governos nacionais de cada região do mundo para analisar o impacto da indústria que depende de direitos autorais sobre as respectivas economias nacionais (veja os estudos da WIPO sobre o Canadá, Estados Unidos, Letônia e Hungria).

Ação das Empresas

Ação do Governo

Para explorar plenamente as possibilidades da revolução digital em benefício de todas as partes, enquanto se respeitam os direitos subjacentes à propriedade intelectual, as empresas intensificam seu trabalho no sentido do interesse comum de dar proteção à propriedade intelectual em comércio eletrônico.

Os governos devem atualizar a proteção dos direitos autorais tanto em substância (mediante a implantação dos Tratados da WIPO sobre Internet) como em termos de mecanismos de exigência do Acordo TRIPS). A meta precisa ser a criação de uma estrutura de responsabilização equilibrada e eficaz que respeite as obrigações internacionais, ofereça incentivos para

As empresas devem fazer uso de todas as oportunidades disponíveis para comunicar suas

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Ação das Empresas

Ação do Governo

preocupações aos legisladores, para que seja criada uma estrutura jurídica que estimule a criatividade na sociedade da informação. Elas apoiam a implantação dos Tratados da WIPO sobre Internet que consideram os legítimos interesses de todas as partes envolvidas, ao mesmo tempo que fomentam a criatividade e os investimentos nos setores relevantes da indústria.

Também devem continuar a monitorar a implantação desses tratados para assegurar que as metas estipuladas sejam alcançadas. E devem continuar buscando a aplicação apropriada da legislação existente de direitos autorais para fazer valer direitos concedidos aos detentores de direitos. Ao mesmo tempo, devem buscar consenso sobre como a exigência de observância de direitos autorais pode se tornar mais eficaz e eficiente, e menos dispendiosa, em face das novas formas de violação. Isso será feito em conformidade com os Tratados da WIPO sobre Internet, nos termos da legislação nacional como a DMCA ou das Diretrizes sobre Direitos Autorais e Comércio Eletrônico, da União Européia, ou nos termos novos dos acordos do ACTA.

uma maior cooperação entre empresas com o objetivo de deter e reagir à violações, promova práticas responsáveis de negócios, não imponha ônus excessivos a intermediários, e preserve um papel apropriado para os tribunais.

1.

Qualquer legislação que lide com a aplicabilidade de regras de responsabilidade por violações de direitos autorais deve examinar cuidadosamente o modo como essas regras se aplicam a todos os interessados no ambiente de rede digital, para assegurar a eficácia da estrutura geral de proteção de direitos autorais.

Qualquer estrutura que limite a responsabilidade de prestadores de serviços, deve se restringir a perdas e danos e outras compensações monetárias. Liminares e outras formas de reparação justa devem estar disponíveis, observadas as leis em evolução que regem essas liminares.

Administração e licenciamentos coletivos

Novos meios e tecnologia criam novas maneiras para os detentores de direitos distribuírem e explorarem suas obras, inclusive online, criando assim mais oportunidades para o licenciamento direto. Sistemas digitais de gerenciamento de direitos estão sendo elaborados para melhor distribuir e proteger o investimento do detentor dos direitos, ao mesmo tempo em que permitem uma maior variedade de termos e condições para o uso dessas obras. Simultaneamente, tornam os processos de licenciamento mais eficazes e adaptados na plataforma digital com o objetivo de fomentar o desenvolvimento de novos e legítimos serviços. Espera-se que uma maior implantação desses sistemas no mercado aumente a escolha dos consumidores e a disponibilidade de obras protegidas por direitos autorais, tais como software e produtos de entretenimento em formato digital; e que permita pontos de preço mais adequados no intuito de aumentar as opções do consumidor.

Ação das Empresas

Ação do Governo

As empresas apoiam novas tecnologias emergentes que comercializem, protejam e distribuam obras com igual benefício para todas as partes interessadas. Também apoiam a contínua disponibilidade de licenciamento coletivo, de forma voluntária, desde que respeitados os princípios de eficiência, transparência, responsabilização, e boa administração. E continuarão a dar, quando viável e apropriado, oportunidades

Embora não seja obrigatório, os governos devem continuar a autorizar o licenciamento coletivo e a administração dos direitos autorais nos casos apropriados.

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Ação do Governo

para licenciamento direto e concessões não exclusivas e oportunidades abertas por novas tecnologias.

2.

Proteção legal a medidas tecnológicas que ajudam na proteção e licenciamento de obras

Os tratados da WIPO sobre Internet exigem que os signatários ofereçam uma adequada proteção legal a medidas tecnológicas e recursos jurídicos eficazes quando elas são burladas, para que os detentores de direitos possam empregá-los no exercício de seus direitos. Tais medidas são necessárias não só para proteger contra a pirataria digital, mas também para expandir as opções dos consumidores, permitindo a distribuição de conteúdo nas várias plataformas digitais que, por sua vez, oferecem diversas formas de acesso a conteúdo. Por exemplo, medidas tecnológicas permitem que consumidores escolham como e onde desejam experimentar conteúdo legítimo amparado por direitos autorais de maneira segura, em diferentes níveis de preços. Há muitos exemplos disso, como o download de software para uma experiência gratuita. Outros exemplos são a capacidade de fazer diversas cópias de conteúdo audiovisual e musical baixados em download para uso em uma série de dispositivos, ou serviços online de vídeo-sob-demanda, que oferecem acesso a conteúdo por períodos limitados de tempo. O mercado continua a experimentar esses inovadores modelos comerciais que se tornaram possíveis graças a medidas tecnológicas. A partir de 2008, a WIPO identificou 102 países com legislação sobre disposições anti-burla dos Tratados da WIPO sobre a Internet (ou que se comprometeram a fazê-la), sendo que a grande maioria deles também proíbe, em dispositivos anti-burla, o ato de traficar. Há necessidade de meios multifacetados para comercializar e distribuir obras protegidas por direitos autorais. Não deve ser permitido que os sistemas sejam dominados por atividades ilegais. Ações eficazes e equilibradas são necessárias para que cesse a exploração internacional ilegal de obras protegidas por direitos autorais.

Ação das Empresas

Ação do Governo

As empresas devem intensificar seus esforços visando à adoção e implantação prática de medidas técnicas de proteção e sua atualização regular, para enfrentar novos desafios aos legítimos interesses dos detentores de direitos. (Veja também a Seção B.1, “Prioridades na Exigência de Observância”).

Os governos devem implantar rápida e fielmente os Tratados da WIPO sobre Internet, inclusive o Artigo 11 do WCT e o Artigo 18 do WPPT, referentes a medidas tecnológicas de proteção e anti-burla. Eles devem absterse de intervir no uso e implantação de medidas técnicas de proteção, exceto em caso de incapacidade do mercado ou para assegurar o cumprimento das normas técnicas acordadas pelas indústrias, e permitir que acordos das indústrias sejam implantados.

3.

Direitos morais

Os criadores e artistas executantes e intérpretes estão procurando garantias de que seus direitos morais sejam respeitados, especialmente por terceiros, e que suas obras e execuções/interpretações não sejam indevidamente manipuladas no ambiente de rede digital.

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Questões referentes a direitos específicos de propriedade intelectual

PARTE A

Ação das Empresas

Ação do Governo

As empresas estão trabalhando para que regras práticas permitam a exploração eficiente e usual das obras, inclusive a criação de obras derivadas, que, em última análise, vão beneficiar tanto os produtores como os intérpretes/executantes/autores.

O governos devem adotar uma abordagem razoável para a questão dos direitos morais, de uma maneira que impeça, sobretudo, a distorção de obras e execuções/interpretações por terceiros, mas sem prejudicar a economia e as práticas usuais da indústria, de cujo êxito dependem tanto executantes e intérpretes como autores.

4.

Proteção de executantes/intérpretes audiovisuais

Os executantes/intérpretes audiovisuais têm tentado obter uma atualização de seus direitos em nível internacional desde que começaram as negociações para os Tratados da WIPO sobre Internet. Uma Conferência Diplomática da WIPO, realizada em dezembro de 2000, não teve êxito na adoção de tal instrumento. A discussão dentro da WIPO está em andamento, com várias propostas sendo discutidas para um possível avanço, baseadas nos acordos de 2000. Em medos de 2011, foi celebrado um acordo sobre várias questões importantes ainda pendentes, e no final de 2011, a Assembléia Geral da WIPO decidiu convocar, para junho ou julho de 2012, uma conferência diplomática sobre a proteção de execuções audiovisuais.

Ação das Empresas

Ação do Governo

As empresas estão participando ativamente dessas negociações, para que quaisquer novas regras, embora atualizando a proteção de executantes e intérpretes, ainda permitam a exploração ordenada de produções audiovisuais em benefício de todas as partes envolvidas na criação e distribuição dessas obras.

Os governos devem reconhecer as necessidades específicas da realização e distribuição de filmes, e os gigantescos investimentos envolvidos. Precisam ser abordadas questões tais como as condições para aplicação de transferência de direitos aos produtores.

5.

Proteção de difusoras de rádio e televisão

As difusoras de rádio e televisão têm procurado obter uma atualização de seus direitos, atualmente consubstanciados em nível internacional na Convenção de Roma, para atender a mudanças no mercado e desenvolvimentos tecnológicos. Discussões e propostas para um Tratado de Direitos de Difusão em Rádio e Televisão estão em andamento na WIPO há alguns anos. A despeito de uma resolução condicional pela Assembléia Geral da WIPO em 2006, para que uma conferência diplomática fosse desenvolvimentos tecnológicos. Discussões e propostas para um Tratado de Direitos de Difusão em Rádio e Televisão estão em andamento na WIPO há alguns anos. A despeito de uma resolução condicional pela Assembléia Geral da WIPO em 2006, para que uma conferência diplomática fosse agendada para fins de 2007, não se chegou a consenso sobre os objetivos, escopo específico e objeto de proteção, resultando em não ter sido realizada uma conferência diplomática.

Desde então, a questão permanece na agenda das sessões regulares da comissão de peritos da WIPO com vistas a se realizar uma Conferência Diplomática somente após o fechamento de um acordo sobre as três questões mencionadas. Em 2011, o comitê de peritos da WIPO convocou os ICC – O Guia da Propriedade Intelectual para Empresas e Legisladores

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países a submeterem propostas sobre um tratado de idioma baseado num amplo acordo sobre a necessidade de atualização dos direitos das difusoras de radio e televisão.

Ação das Empresas

Ação do Governo

As empresas estão participando de discussões em andamento sobre essa potencial atualização dos direitos de difusoras de rádio e televisão.

Os governos, através de sua representação na WIPO, participam das discussões em andamento sobre o reconhecimento e proteção, em nível internacional, de direitos atualizados de difusoras de rádio e televisão referentes a seus programas de rádio/televisão.

V.

INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

A demanda por produtos típicos de qualidade originários de uma região específica aumentou consideravelmente nos últimos dez anos como conseqüência da globalização e crescentes exigências do consumidor. A importância estratégica de indicações geográficas (GIs) tornou-se mais óbvia.

O aperfeiçoamento da proteção de bens (e eventualmente serviços) outros que não vinhos e bebidas alcoólicas é não só atraente para alguns países em desenvolvimento, mas também de interesse para muitos setores agrícolas e industriais de países desenvolvidos que desejam proteger produtos, técnicas e know-how locais.

Em nível internacional, a possível extensão a outros produtos de melhor qualidade enquadrados na proteção de GI atualmente incluído pelo TRIPS para vinhos e bebidas alcoólicas, continua a ser fortemente debatida na OMC. As marcas e a proteção de GI poderão ser utilizadas, em alguns casos, para proteger termos indicando a origem dos produtos. Geralmente, no entanto, os produtores desconhecem as vantagens e as ações de apoio mútuo dos tipos de direitos de PI, principalmente devido à falta de transparência e informação sobre esses dois direitos.

A vantagem da proteção de marcas está associada à maior rapidez e menor custo dos procedimentos de registro, e também na sua capacidade de ampliar a percepção do consumidor, ao contrário de GIs que ainda dependem de experiências passadas dos consumidores. Por outro lado, onde a ligação entre o nome geográfico e o produto depende do conhecimento atual do consumidor sobre agricultura ou tradições culinárias, o sistema de GI oferece nítidas vantagens a grupos produtores, sobretudo na amplitude da proteção.

Ação das Empresas

Ação do Governo

Alguns produtores de produtos outros que não vinhos e bebidas alcoólicas (por exemplo, produtos agrícolas e de consumo), tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento, têm expressado interesse em usar um sistema para a proteção de indicações geográficas para seus produtos. A criação de um

Segundo a Declaração de Doha, a OMC está discutindo a criação de um sistema multilateral de notificação e registro de indicações geográficas para vinhos e bebidas alcoólicas. Os relatórios da OMC demonstram que as opiniões de seus membros continuam a divergir com relação à operação do sistema. Está em curso também um acalorado debate sobre se a proteção de GI a outros produtos pode ser incluída no Mandato de Doha. Os governos devem

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PARTE A

Ação das Empresas

Ação do Governo

registro multilateral para indicações geográficas também está sendo discutido separadamente. As empresas insistem para que os governos estudem cuidadosamente as implicações dessa ampliação, principalmente para os interesses de detentores de marcas. Essas discussões estão ocorrendo no Conselho do TRIPS, para levar em conta quaisquer implicações para outros direitos de propriedade intelectual, sobretudo marcas. A integração em negociações sobre questões agrícolas levaria a uma visão isolada e ao risco de interferência indevida em direitos estabelecidos.

manter as discussões sobre a ampliação da proteção a indicações geográficas separadas das negociações sobre o sistema de notificação e registro para vinhos e bebidas. As negociações continuarão em foros multilaterais tais como a OMC e a WIPO. Se as negociações da Rodada de Doha permanecerem paradas, tratados bilaterais e outras formas de tratados multilaterais se tornarão mais importantes.

O Acordo de Lisboa que visa facilitar a proteção e registro de denominação de origem foi ratificado por somente 27 países. Um grupo de trabalho vem trabalhando na revisão desse acordo de forma a torná-lo mais aceitável, estimulando a adesão de um maior número de países. Na UE, o Livro Verde da Comissão Européia sobre Qualidade de Produtos Agrícolas identificou o escopo de produtos a serem cobertos pela atual Regulamentação de GI como uma questão a ser discutida. Reconheceu o fato de que empreendimentos agrícolas, tanto na UE quanto em terceiros países, podem ser impedidos de obter o registro de indicações geográficas como Marcas da Comunidade por serem descritivos.

Ação da ICC A ICC expediu “Pontos de Vista Iniciais sobre a Agenda pós-Doha do Conselho sobre o TRIPS”, (24 de junho de 2002) incluindo indicações geográficas (GIs), e “Mais Pontos de Vista sobre Indicações Geográficas” (25 de junho de 2003), e continua acompanhando as discussões da OMC sobre GIs.

VI.

DIREITOS DE VARIEDADES DE PLANTAS (PVR)

De acordo com o Artigo 27 (3) (b) do Acordo TRIPS, todos os membros da OMC deverão zelar pela proteção às espécies de plantas através de patente ou qualquer outro sistema específico eficaz, ou ainda por um sistema misto. As Convenções da UPOV (União Internacional para a Proteção de Variedades Novas de Plantas) de 1961 e 1978 são sistemas específicos pouco eficazes. E as principais falhas nessas convenções são as seguintes: Desobrigam os países de protegerem todos os gêneros e espécies, deixando os produtores de algumas espécies sem proteção alguma; A proteção se resume apenas ao material de propaganda da espécie, deixando sem proteção alguma tanto o material colhido quanto os produtos posteriormente feitos. E é particularmente prejudicial aos produtores de plantas ornamentais e frutas, levando-se em conta que o principal valor agregado dessas espécies reside no material colhido (frutas) bem como no material processado (suco); e Permitem o uso ilimitado de material colhido para reprodução (a chamada “isenção dos agricultores”) acarretando enormes prejuízos, principalmente para produtores de safras agrícolas.

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PARTE A

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As leis de PVR, com critérios menos rigorosos que a Convenção da UPOV de 1991, não garantem uma proteção eficaz para espécies de plantas, não atendendo, portanto, às exigências do Artigo 27 (3) (b) do Acordo TRIPS. Além disso, em vários países as leis para o cumprimento dos direitos de PI não são aplicáveis no PVP. Mesmo concedido pelo PVP, o valor do certificado é limitado devido ao não cumprimento da lei.

Ação das Empresas

Ação do Governo

As empresas devem continuar assinalando as deficiências nas leis de PVR, solicitando as devidas mudanças de forma a enquadrá-las na Convenção da UPOV de 1991, além de estimularem a adesão dos países à UPOV.

Os governos dos países-membros da UPOV devem continuar estimulando os países não-membros da UPOV à adesão. As respectivas disposições devem ser inseridas em acordos bilaterais. Esses governos, por sua vez, devem também estimular os paísesmembros da UPOV a atualizar suas próprias leis de acordo com a UPOV de 1991.

Elas devem aumentar seus esforços no sentido de orientar os governos sobre as necessidades especiais e os aspectos de PI relativos a inovações e proteção de plantas.

Devem levar em consideração os procedimentos de resolução de litígios da OMC para o não-cumprimento do Artigo 27 (3) (b) do Acordo TRIPS.

VII.

Quando necessário, governos devem aplicar leis que permitam o cumprimento dos direitos de variedades de plantas.

A PROTEÇÃO DE INFORMAÇÕES NÃO-DIVULGADAS (SEGREDOS DE COMÉRCIO) E EXCLUSIVIDADE DE DADOS

Existem disposições em vários países prevendo a proteção de informações não-divulgadas, ou informações confidenciais sobre negócios (CBI) e proteção de segredos de comércio proibindo a sua divulgação. CBI/segredos de comércio são definidos como dados (i) secretos, no sentido de serem desconhecidos e inacessíveis; (ii) representam um valor comercial para concorrentes que não disponham desses dados e (iii) esforços foram feitos para mantê-los confidenciais.

Além disso, várias jurisdições prevêem exclusividade de dados – uma norma da PI – tanto para produtos farmacêuticos quanto agroquímicos para os quais as autoridades reguladoras estipulam um prazo de direitos exclusivos de cinco anos ou mais (o prazo exato depende da jurisdição) a partir da data de aprovação para a venda do produto original. Durante a vigência do prazo de uso exclusivo, terceiros não poderão obter aprovação de órgãos reguladores para produto semelhante baseando-se nos dados submetidos pela empresa original, sem uma Carta de Acesso emitida pelo detentor dos dados.

Basicamente, os reguladores não podem depender dos dados originais na aprovação de um produto genérico durante a validade do prazo de exclusividade. Nesse caso, portanto, fabricantes de produtos genéricos são obrigados a apresentar suas próprias pesquisas. Vencido o prazo de exclusividade terceiros poderão, então, consultar o banco de dados das autoridades reguladoras com o objetivo de comparar a semelhança de seus produtos. No entanto, dependendo da jurisdição, produtos genéricos somente serão permitidos no mercado após um prazo adicional de tempo.

Terceiros jamais terão acesso aos dados do produto original, e autoridades reguladoras – a seu próprio critério – poderão comparar os pedidos de genéricos com os dados arquivados referentes ao produto original.

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PARTE A

Prazos de exclusividade variam de país para país e por categoria. Nos Estados Unidos, um prazo de exclusividade de cinco anos é concedido a novas entidades químico-farmacêuticas (12 anos para biológicas), enquanto que na União Européia o prazo é de dez anos, sendo os oito primeiros anos de absoluta exclusividade de dados. Nos Estados Unidos, União Européia, Peru, países da América Central e Brasil, os agroquímicos têm direito a um prazo de exclusividade de dez anos.

O debate sobre exclusividade de dados leva em conta diferentes pontos de vista de empresas inovadoras ou de produtos similares (genéricos). No caso dos setores farmacêutico e agroquímico, o debate enfoca a necessidade de contrabalançar dois objetivos básicos: (1) dar incentivos para a inovação devido aos enormes custos exigidos no desenvolvimento e comercialização de produtos; e (2) disseminar amplamente os produtos farmacêuticos e agroquímicos; Os direitos de exclusividade de dados no setor farmacêutico são de suma importância em função dos vários fatores econômicos, incluindo longos e onerosos testes de laboratório e disputas de patentes entre empresas inovadoras e laboratórios farmacêuticos de produtos genéricos. Nos casos de indústrias farmacêuticas e agroquímicas, a exclusividade de dados vem a reboque da sua importância econômica devido à: (i) longos e onerosos testes de laboratório para garantir segurança e eficácia; (ii) desafios de produtividade enfrentados atualmente pelas indústrias inovadoras, e (iii) constante necessidade de renovação de autorização que exige que mais dados sejam apresentados.

Devido ao custo para geração de dados seguros e eficazes, bem como a demora imposta pelo processo regulador para o início da comercialização, as empresas inovadoras argumentam que, à exceção das autoridades reguladoras, terceiros não deverão ter acesso a esses dados reguladores com o propósito de avaliação da sua própria linha de produtos. O cumprimento dessas normas de exclusividade de dados é de fácil compreensão, se as autoridades reguladoras simplesmente não permitirem que terceiros façam registros baseados nos dados apresentados pela primeira empresa requerente, durante o prazo de exclusividade.

Deve ser entendido que esses dados são exclusivos por natureza, e a garantia dos genéricos será liberada após um prazo de proteção considerado uma exceção por razões éticas, porque seria injustificável exigir a repetição dos testes de laboratório. Se terceiros pudessem simplesmente acessar esses dados para aprovação de produtos genéricos ou similares, as empresas inovadoras teriam pouco ou nenhum incentivo para despender os altos custos necessários ao desenvolvimento de novos produtos. As empresas inovadoras apoiam rigorosamente, portanto, o cumprimento desses direitos.

Os oponentes a esse sistema de exclusividade de dados, no entanto, consideram esse direito como um monopólio da empresa inovadora sobre o produto; e argumentam ainda que as autoridades não deveriam permitir o processo de registro de genéricos para aprovação de comercialização. Eles argumentam que isso impede a concorrência de genéricos além de fomentar uma política de preços artificialmente altos que, por sua vez, limitam o acesso público a medicamentos e produtos agrícolas.

Os críticos também manifestam descontentamento sobre a exigência para que os fabricantes de genéricos conduzam seus próprios testes e realizem experiências duplicadas e desnecessárias em seres humanos ou animais quando os resultados de testes já realizados são de pleno conhecimento.

No entanto, na Europa, segundo a nova regulamentação 1107/2009, testes contínuos em vertebrados são proibidos; pedidos que contenham essas pesquisas serão rejeitados pelos reguladores. É importante observar que o Artigo 39 do Acordo TRIPS da Organização Mundial de Comércio (OMC) prevê que a “proteção de informação não-divulgada” refere-se, no âmbito geral, a segredos de comércio. O Artigo 39 (2) é uma cláusula ampla sobre as obrigações dos membros da OMC relacionadas aos segredos de comércio. O Artigo 39 cobre ainda obrigações, como em casos onde as informações não-divulgadas são submetidas a governos ou agências governamentais como précondição para a aprovação de comercialização de produtos farmacêuticos ou agroquímicos que utilizem novas entidades químicas. O Artigo 39 (3) basicamente estipula aos governos duas obrigações bem definidas: (i) proteger esses dados, fruto de árdua pesquisa, contra práticas ICC – O Guia da Propriedade Intelectual para Empresas e Legisladores

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PARTE A

Questões referentes a direitos específicos de propriedade intelectual

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comerciais danosas; e (ii) proteger os dados contra a divulgação indevida, exceto em casos visando interesse público.

Todos os membros da OMC, com exceção dos membros de países menos desenvolvidos, estão obrigados, desde 1º de janeiro de 2000, a implementar essas disposições.Vários membros da OMC, incluindo os de alguns países em desenvolvimento, já acataram essa medida. Alguns membros da OMC, no entanto, ainda não se definiram, optando pela continuação dos debates sobre essa questão.

Ação das Empresas

Ação do Governo

As empresas alertam todos os membros da OMC a implementar suas obrigações segundo o Artigo39 do TRIPS. Especificamente, as empresas alertam todos os Membros da OMC, no sentido de proteger dados de testes agrícolas e farmacêuticos contra “práticas comerciais lesivas”, segundo o artigo 39.3 do TRIPS, que engloba um sistema eficiente de exclusividade de dados.

Os países membros da OMC devem implementar suas obrigações segundo o Artigo 39 do TRIPS e os Acordos de Livre Comércio, se ainda não o fizeram.

VIII. OUTRAS FORMAS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E TECNOLOGIAS 1.

Produtos de informática, por exemplo, bancos de dados

Um banco de dados é definido como uma compilação de matérias, organizadas através de um modelo sistemático e metodológico, que poderão ser acessadas quando necessário. A proteção de direitos autorais tem sido reconhecida por suas características em vários países, tendo sido ratificada, por exemplo, na Convenção de Berna e no Artigo 10 do TRIPS. No entanto, a prova concreta para comprovação de autenticidade de um banco de dados varia de país para país, embora haja um consenso, segundo o qual, uma seleção original ou um arranjo de conteúdos sejam suficientes para gerar uma proteção de direitos autorais.

A era digital tem testemunhado um grande aumento de oferta e demanda de bancos de dados cobrindo uma extensa gama de produtos, tais como catálogos e serviços de informações online.

O sempre crescente aumento das informações colhidas, processadas e distribuídas pelas empresas constitui um valioso bem para a criação de novos produtos e serviços.

Visando melhorar a proteção de fabricantes de bancos de dados contra práticas criminosas, e também harmonizar o regime jurídico na Comunidade Européia, a “Diretriz de Bancos de Dados” foi adotada em 1996. As diretrizes (i) confirmam a disponibilidade da proteção de direito autoral para o criador do banco de dados; e (ii) determina ainda um direito específico para o fabricante do banco de dados.

De acordo com essas diretrizes, o direito autoral permanecerá com o autor de cada elemento criado para o banco de dados, enquanto o criador do banco de dados propriamente dito usufruirá da proteção prevista para o direito autoral, subordinada a um critério que estabelece a sua originalidade, consagrando o “autor como o seu verdadeiro criador intelectual”.

O direito específico é conferido se o fabricante de bancos de dados puder comprovar ter feito um investimento substancial qualitativo e/ou quantitativo no processo de obtenção, verificação ou apresentação dos conteúdos, e que permita ao fabricante coibir determinadas tentativas de utilização dos conteúdos dos bancos de dados.

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Questões referentes a direitos específicos de propriedade intelectual

PARTE A

O conceito de “investimento significativo” é alvo de constante observação no Tribunal de Justiça Europeu (ECJ). As decisões do ECJ em quatro casos famosos (entre eles, o caso British Horseracing Board (BHB) e Fixtures Marketing Ltd) criaram dispositivos restritivos, limitando a disponibilidade e amplitude do direito específico dos bancos de dados. Na verdade, o ECJ traçou um critério de interpretação entre “criação” e “obtenção” de dados. Pelo seu enfoque, a “criação” de dados a serem coletados no banco de dados não reflete o investimento significativo para a concessão do direito específico dos bancos de dados. Por outro lado, a “obtenção/coleta” de dados já existentes pode ser classificada como um investimento segundo as Diretrizes de Bancos de Dados. O investimento não será suficientemente significativo caso essa coleta seja efetuada de forma automática, com hardware ou software padronizado, ou com ferramentas da Internet.

A diferença entre “criação” e “obtenção” de dados tem gerado confusão e, por exemplo, no caso de dados científicos, ainda não ficou definido se tais dados podem ser considerados como “criação” ou “obtenção”. Outros conceitos essenciais dessa diretriz, como a extração e reutilização de conteúdo qualitativo e quantitativo do banco de dados, estimularam um processo de apresentação de outras exigências para a interpretação do ECJ. A partir de hoje, os direitos específicos dos bancos de dados da UE continuam únicos. Outras jurisdições estão estudando abordagens diferentes relativas à proteção a bancos de dados principalmente em face da concorrência desleal e da apropriação indevida, com prejuízo ao investimento do fabricante. Nos Estados Unidos, por exemplo, a lei de proteção aos bancos de dados é fundamentada na apropriação indevida, e não na violação de direitos autorais.

Em 2005, a Comissão Européia publicou um relatório sobre o impacto econômico das Diretrizes sobre os Bancos de Dados, afirmando que as diretrizes não haviam alcançado o objetivo de estimular a fabricação da bancos de dados. Ressaltou ainda o fato de que nos Estados Unidos, onde não vigora nenhum direito específico sobre propriedade intelectual, a indústria de bancos de dados tem crescido de forma mais rápida. O relatório sugere três opções: revogar a diretriz, emendá-la ou mantê-la da forma atual. A última opção foi mantida.

Atualmente, vários bancos de dados são considerados bens inestimáveis, cujo conteúdo pode ser licenciado, transferido ou utilizado como fonte de estudos e pesquisa na elaboração de novos produtos e serviços. Além disso, um acesso mais amplo aos bancos de dados públicos contribui para a disseminação de conhecimento factual, que, por sua vez, é um fator gerador de projetos criativos. A amplitude da proteção legal aos bancos de dados, no entanto, permanece indefinida no campo de debates.

Ação das Empresas

Ação do Governo

As empresas devem acompanhar atentamente o desenvolvimento da discussão sobre proteção de bancos de dados em nível internacional e nacional, para garantir uma adequada proteção legal aos bancos de dados que, ao mesmo tempo, salvaguarde os legítimos interesses dos usuários, compiladores e disseminadores.

Quando os Tratados da WIPO sobre Internet relativos a Direito Autoral, Interpretações, Execuções e Fonogramas foram adotados em 1996, um instrumento internacional sobre a proteção de bancos de dados não originais foi proposto como um dos pilares de uma futura estrutura internacional sobre a proteção de conteúdo na sociedade da informação.

Não houve mais avanços sobre esse assunto, a despeito de discussões iniciais sobre a possibilidade de um acordo internacional sobre proteção de bancos de dados dentro da respectiva Comissão Permanente da WIPO. A Comissão Européia deve estimular medidas relativas aos direitos específicos dos bancos de dados visando esclarecer a implementação de vários tópicos (por exemplo, a diferença entre “obtenção” e “criação” de dados), e também avaliar os

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Ação das Empresas

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Ação do Governo benefícios e dificuldades enfrentados tanto por seus usuários como pelos produtores dos bancos de dados.

2.

Direitos indígenas/comunitários/tradicionais

O interesse comercial por recursos genéticos de plantas e animais e origem microbiológica nos países em industrialização, e também por conhecimento tradicional relativo a remédios, tem levantado questões quanto à propriedade desses recursos, que anteriormente eram compreendidos como de domínio público. O sistema existente de direitos de propriedade intelectual tem sido criticado por permitir que pessoas ou entidades se apropriem de recursos comercialmente valiosos, como variedades de plantas, etc. Ao mesmo tempo, os detentores desses recursos têm, eles próprios, começado a explorar o conceito de direitos comunitários de propriedade intelectual. Até que ponto os direitos de propriedade intelectual existentes podem proporcionar uma estrutura apropriada para a exploração de conhecimento tradicional e recursos genéticos? É necessário um novo tipo (específico) de direitos de propriedade intelectual? Ou a solução mais adequada para essas questões está fora do sistema de propriedade intelectual?

O acesso e o compartilhamento de benefícios (ABS) são os dois princípios da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), que reconhece o direito soberano dos estados sobre recursos genéticos em seus territórios. A Convenção sobre Diversidade Biológica estimula os pesquisadores a manterem entendimentos com as comunidades indígenas interessadas e locais sobre quaisquer atividades biológicas, e a combinar com eles os termos para acesso aos recursos genéticos. No entanto, mesmo quando esses entendimentos são feitos de boa fé, logo em seguida podem surgir novos grupos que impugnem a autoridade desses grupos que mantiveram os entendimentos inicialmente. É necessário haver mais certeza jurídica. Caso contrário, o risco crescente resultará em menores benefícios, e desestimulará a utilização de recursos que a Convenção sobre Diversidade Biológica se destina a promover.

Ação das Empresas

Ação do Governo

As empresas estão participando com afinco de processos para melhor definir a relação entre conhecimento tradicional (CT) e direito de propriedade intelectual. Elas estão abertas a propostas práticas para a proteção de recursos genéticos e conhecimento tradicional e participam de uma construtiva discussão. Qualquer regime de proteção de CT deve ser elaborado para coexistir eficientemente com os direitos convencionais de PI, deve ser fundamentado numa clara definição de conhecimento tradicional e critérios de elegibilidade previstos para proteção, excluir informações já de domínio público, e dar transparência legal e garantias.

Após a Convenção sobre Diversidade Biológica, vários governos nacionais promulgaram, ou estão cogitando promulgar, uma legislação que regulamente o acesso a recursos genéticos. Há uma urgente necessidade de que apresentem mais transparência e garantias legais em regimes ABS nacionais. Até que essas transparências e garantias legais sejam instituídas, o acesso a recursos genéticos nacionais está prejudicado – uma involuntária e bastante lamentável consequencia da CBD. Os regimes nacionais não podem só elaborar normas nacionais para o acesso e compartilhamento de benefícios (ABS), mas precisam também dar orientação e mais certeza jurídica sobre

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PARTE A

Ação das Empresas

Ação do Governo

Ação da ICC

os entendimentos apropriados com as comunidades indígenas e locais.

A ICC está participando de conversas com outros interessados, principalmente no Comitê Intergovernamental da WIPO e na Convenção sobre Diversidade Biológica. Ela emitiu o documento “Proteção do Conhecimento Tradicional” (12 de janeiro de 2006) que expõe as vantagens a serem obtidas e as dificuldades a serem enfrentadas em qualquer sistema específico de proteção de conhecimentos indígenas.

Também participou de importantes reuniões da WIPO e da CBD sobre conhecimento tradicional, e atua como ponto central para empresas nas negociações CBD-ABS. Ela emitiu diversos documentos sobre conhecimento tradicional para ambas as negociações CBD e WIPO: Comentários sobre “A Proteção do Conhecimento Tradicional: Objetivos e Princípios” (02 de março de 2010); “Natureza, Conhecimento Tradicional e Construção de Capacidade” (18 de setembro de 2009); “Conhecimento Tradicional Associado a Recursos Genéticos” (30 de abril de 2009); “Objetivo, Escopo, Compartilhamento Justo e Equitativo de Benefícios, Acesso e Observância” (15 de dezembro de 2008); “Acesso e Compartilhamento de Benefícios: Questões de Prioridade para Observância TEG” (28 de novembro de 2008).

O Protocolo de Nagoya Sobre Acesso aos Recursos Genéticos e Compartilhamento Justo e Equitativo dos Benefícios, resultante da sua utilização e adotado em outubro de 2010, deve ser implementado dentro de um formato que englobe praticidade e equilíbrio, de acordo com as cláusulas do Protocolo que tratam de “transparência e garantias legais” vigentes em sistemas ABS domésticos.

A WIPO concluiu sua identificação e avaliação de questões referentes às necessidades dos diferentes interessados no campo do conhecimento tradicional, e se dedica agora ativamente ao exame de como as demandas nessa área seriam atendidas da melhor forma – especialmente através de reuniões do Comitê Intergovernamental (IGC) sobre Propriedade Intelectual e Recursos Genéticos, Conhecimentos Tradicionais e Folclore. O mandato da IGC foi prorrogado até 2013 para revisão dos textos relativos às negociações, com o objetivo de celebrar-se um acordo baseado em termos que ratifiquem a adoção de instrumentos legais de abrangência internacional que assegure a efetiva proteção de recursos genéticos, conhecimento tradicional, bem como manifestações culturais.

Alguns países estão compreensivelmente irritados com o lento progresso, mas o consenso que está sendo desenvolvido exige acordo sobre os objetivos e exame das dificuldades.

3.

Biotecnologia e novos avanços da genética

A biotecnologia é uma complexa coleção de tecnologias cumulativas, que usam processos celulares e biomoleculares para solucionar problemas de saúde humana, agricultura, alimentação, processos industriais e o meio ambiente. Com isso ela cria novos produtos, serviços e informações com valor econômico e social. A biotecnologia serve cada vez mais como propulsor econômico e social através de um conjunto de tecnologias de plataforma que dependem muito de proteção à propriedade intelectual para sua vitalidade e crescimento contínuo. Sua complexidade, porém, também acarreta novos desafios à propriedade intelectual. Por exemplo, há uma necessidade de promover o acesso a dados genéticos e tecnologias cumulativas de pesquisa (para estimular a difusão de resultados de

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PARTE A

Questões referentes a direitos específicos de propriedade intelectual

2012

pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias), assim como a necessidade comercial de proteger invenções e ferramentas genéticas (para promover a inovação e formação de capital, criar receita a partir de arriscados investimentos em pesquisa e desenvolvimento, e permitir intercâmbios de direitos orientados pelo mercado). À medida que novas aplicações clínicas e comerciais se desenvolvem rapidamente em várias direções, algumas das principais questões atuais de propriedade intelectual em biotecnologia incluem: i) normas técnicas e procedimentos internacionais adequados e eficazes para determinar objetos patenteáveis; ii) normas técnicas apropriadas para proteção, inclusive suficiência da revelação tanto para habilitação como para descrição por escrito; iii) termos de acesso, especialmente a microorganismos e material genético depositados; iv) novas técnicas para difusão de tecnologia; v) isenções de pesquisa e liberdade para operar; vi) práticas de licenciamento, inclusive licenças obrigatórias e exigências nacionais de trabalho; vi) normas técnicas e procedimentos para biologia genérica e acompanhamento de biologia, inclusive o papel da exclusividade de dados, e vi) questões de parcerias público-privadas, inclusive incentivos apropriados para inovação visando novas colaborações de pesquisa básica ou fundamental, e aplicações clínicas/em desenvolvimento.

Ação das Empresas

Ação do Governo

As empresas continuarão apoiando um amplo entendimento social de que a realização de crescimento econômico e a promessa de importantes melhorias no meio ambiente e na qualidade da vida humana – que só foram possíveis através da biotecnologia – dependem fundamentalmente de uma estrutura de propriedade intelectual transparente, equilibrada e cuja observância seja efetivamente exigida, incluindo tanto direitos de PI quanto mecanismos eficazes para acesso e difusão.

Os governos precisam reconhecer que uma proteção forte, previsível e oportuna à propriedade intelectual – proporcionada através de estímulo à pesquisa, fluxos de conhecimento e a entrada de novas tecnologias nos mercados – é um fator-chave para o crescimento econômico e para a pesquisa e desenvolvimento no setor da biotecnologia.

Essa estrutura é necessária: (i) Para estimular o dispendioso e arriscado investimento de recursos necessários à pesquisa e desenvolvimento dessas benéficas inovações que saem do laboratório – através de ensaios clínicos ou de campo – para o mercado; (ii) Para disseminar amplamente as novas tecnologias – e produtos, serviços e informações correlatos – como meio de estimular o aumento das melhorias e novas descobertas; (iii) Para proporcionar uma estrutura orientada para o mercado, para

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Uma forte proteção à propriedade intelectual é essencial para o sucesso e, em muitos casos, para a sobrevivência do crescente número de empresas de biotecnologia, muitas das quais são empresas pequenas e médias que estão no começo, ou são desmembramentos de universidades e laboratórios sem fins lucrativos.

O papel da política do governo deve ser a criação de uma estrutura jurídica e política para a propriedade intelectual em biotecnologia que: (i) Estimule inovação e crescimento econômico; (ii) Concentre renovada atenção em políticas específicas referentes ao escopo, qualidade, difusão, acesso e eficácia; e (iii) Abranja a interseção e interação da propriedade intelectual com outras ferramentas governamentais como política de concorrência, infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento, formação de impostos e capital, e agências reguladoras governamentais para biotecnologia.

Portanto, os governos precisam cuidadosamente

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2012

Questões referentes a direitos específicos de propriedade intelectual

Ação das Empresas intercâmbio de direitos e a criação de capital; e (iv) Para criar valor social e econômico a partir dos ativos intelectuais além dos direitos de propriedade intelectual propriamente ditos.

PARTE A

Ação do Governo levar em conta o equilíbrio apropriado a ser alcançado entre os mecanismos de regulamentação e as diretrizes de propriedade intelectual necessárias para promover a inovação da biotecnologia e concretizar sua enorme promessa para a sociedade.

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PARTE B

Questões comuns a vários direitos de propriedade intelectual

B.

Questões comuns a vários direitos de propriedade intelectual

I.

PRIORIDADES NA EXIGÊNCIA DE OBSERVÂNCIA

1.

Litígio referente a direitos de PI

2012

A maioria dos direitos de propriedade industrial registrados são direitos centrados nos países: autoridades e leis nacionais regem sua concessão, escopo, exigência de observância e validade dentro do território nacional. Os regimes de direitos de propriedade intelectual regionais, como na União Européia, muitas vezes se sobrepõem a direitos nacionais existentes. Além disso, estando em vigor num único país, os direitos de proteção à propriedade intelectual, e seu respectivo cumprimento legal, em caso de litígio, não pode seguir um padrão uniforme, sendo necessário, portanto, adequar o seu perfil a cada uma das jurisdições locais.

De um modo geral, violações de direitos de propriedade intelectual por terceiros são consideradas ato ilícito, embora muitas jurisdições tenham leis específicas reativas a cada tipo de direito de propriedade intelectual, o que, em alguns casos, podem ser aplicadas em processos criminais. O princípio geral do direito internacional privado sobre atos ilícitos e, de um modo geral, violações à propriedade intelectual, estabelece que a jurisdição e a lei aplicável devem ser determinados pela referência ao local do delito e/ou dano, o que levanta complexas questões no caso de violações de direitos de propriedade intelectual. A cooperação internacional, através de tratados e outras estruturas institucionais, está em andamento para esclarecer essas regras e para criar o máximo de certeza jurídica, bem como para aprimorar a cooperação de autoridades nacionais na exigência de observância, especialmente relativas à proteção de propriedade intelectual. (Veja especificamente a Seção B.I, adiante, sobre Contrafação e pirataria).

O acordo TRIPS exerce um papel importante na harmonização da legislação nacional com referência à observância da PI. Ele concede aos membros acesso aos padrões mínimos dos procedimentos de observância dos direitos de PI, estipulando princípios gerais de procedimentos civis e administrativos e suas soluções; também prevê medidas cautelares, exigências relativas à medidas de fronteira e procedimentos criminais, assegurando que os detentores de direitos façam valer os seus direitos. Os membros têm liberdade de exercer seus mínimos direitos dentro da prática de seu sistema jurídico.

A inconsistência em abordagens nacionais referentes à proteção de PI, observância e litígio, e a falta de reconhecimento de outros direitos e sistemas internacionais, resultou em tentativas de conseguir foro favorável (“forum shopping”) e em incerteza. As manifestações de inconsistência incluem: Diferenças na apresentação, admissibilidade e formalidades de comprovação (por exemplo, com ou sem interrogatório pela parte adversa, meios de prova eletrônicos, poderes do tribunal de obrigar o fornecimento de informações, direito à prova, papel de peritos, autenticação de provas documentais); A inviolabilidade ou a descoberta de comunicações entre os clientes e seus advogados em âmbito nacional e internacional; Diferenças na interrelação entre a proteção de direitos exclusivos de PI e as leis de concorrência; Disponibilidade de medidas cautelares – liminares – mandados de arresto, etc.; Diferenças nos procedimentos disponíveis (civil, criminal, aduaneiro), seus custos e possibilidade de reparação, duração, previsibilidade e resultado;

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Questões comuns a vários direitos de propriedade intelectual

PARTE B

Diferenças de regras e jurisprudência para pleitear e receber indenizações por perdas e danos referentes a violação de direitos de PI, incluindo diferenças no prazo e procedimentos necessários para dar entrada no requerimento (seja na ocasião do recurso por violação, seja em litígio separado, após a constatação da violação); Diferenças na formulação de recursos.

Ação das Empresas

Ação do Governo

As empresas apoiam atividades internacionais que visam projetar um sistemamodelo. Especificamente, elas apoiaram a adoção, na sessão de 30 de junho de 2005 da Conferência de Haia sobre Direito Internacional Privado da Convenção sobre Acordos de Eleição de Foro e suas três disposições-chave:

Os governos devem ratificar e implementar a Convenção sobre Acordos de Eleição de Foro.

(i) o foro designado em um acordo de escolha exclusiva de foro tem jurisdição, e precisa exercê-la; (ii) todos os outros foros precisam declinar da jurisdição; e (iii) os foros dos estados contratantes precisam reconhecer e fazer valer sentenças proferidas pelo foro designado.

A Convenção não se aplica à validade e violação de direitos de PI que não sejam direitos autorais e direitos conexos, exceto com relação a violações nas quais são ou devem ser movidos processos por infração contratual referente a esses direitos de propriedade intelectual.

O Órgão Permanente da Conferência de Haia, atento às reais necessidades dos gerentes de empresas internacionais, expediu, em março de 2009, um estudo de viabilidade sobre a escolha de legislação em contratos internacionais, propondo um viável programa de trabalho tendo em conta um futuro instrumento não obrigatório. O trabalho sobre este assunto está em andamento.

Ação da ICC A ICC continua a cooperar de perto e oferecer conhecimento comercial especializado quanto às questões levantadas pela Convenção junto à

A Regulamentação Européia sobre a lei aplicável a obrigações não contratuais, conhecido como o Regulamento “Roma I”, adotado em 11 de julho de 2007, entrou em vigor em 11 de janeiro de 2009. Conforme o Artigo 8, a lei aplicável à violação de um direito de propriedade intelectual é a lei do país para o qual a proteção é pretendida.

Quando se trata de um direito de propriedade intelectual de uma Comunidade unitária, a lei do país no qual a violação foi cometida será aplicável a questões não regidas pelo respectivo instrumento da Comunidade.

A Regulamentação “Rome I” sobre a lei aplicável a obrigações contratuais entrará em vigor a partir de 17 de dezembro de 2009. Com o Rome I n°864/200, Rome I n°593/2008 e a Regulamentação de Bruxelas n°44/2001 sobre jurisdição e execução de sentenças em assuntos civis e comerciais, haverá um conjunto uniforme de normas sobre conflitos de leis e de jurisdição aplicável pelos tribunais dos estados-membros da União Européia.

Os governos devem dar apoio a iniciativas para harmonizar os procedimentos judiciais (como por exemplo, normas para revelação) e para desenvolver conceitos existentes (como por exemplo, as Regulamentações/Convenções/ de Bruxelas/Lugano) levando em conta as preocupações das empresas.

Também devem incentivar maior uso da tecnologia da informação, para facilitar o rápido intercâmbio de informações e arquivos, consolidação e reconhecimento mútuo dos “métodos de prova”, por exemplo, o uso de testemunhas peritas independentes. E também devem assegurar a disponibilidade de

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PARTE B

Questões comuns a vários direitos de propriedade intelectual

Ação das Empresas

Ação do Governo

Conferência de Haia, através dos esforços coordenados das Comissões da ICC sobre Direito e Prática Comercial, Propriedade Intelectual, e E-Business (comércio eletrônico), Tecnologia de Informação e Telecomunicações.

medidas cautelares para oferecer à propriedade intelectual proteção de emergência que seja eficaz.

2.

2012

Exigência de observância na Internet

Devido à facilidade e à velocidade da reprodução e transmissão de conteúdo digital pela Internet, ficou difícil para os detentores de direitos controlarem a distribuição não autorizada de suas obras amparadas por direitos autorais, consequentemente aumentando os riscos e custos de se lançar serviços legítimos online. A maioria dos detentores de direitos sofre consideráveis prejuízos resultantes da pirataria digital. Em resposta, esses detentores de direitos adotaram um vasto leque de providências, inclusive o lançamento de serviços legítimos, campanhas de conscientização pública, o uso de medidas tecnológicas de proteção, e ação judicial de repressão contra as mais danosas violações de seus direitos.

Os governos também estão cogitando em como assegurar uma exigência mais eficaz de observância de direitos de propriedade intelectual na Internet. O Acordo Comercial Anti-Contrafação (ACTA), concluído no final de 2010, refletiu a resolução dos países negociadores de combater as violações ocorrendo no mundo digital, e de promover uma mais estreita cooperação entre os Prestadores de Serviços da Internet (ISPs) e os detentores de direitos no que tange a observância das leis online.

Em maio de 2011, a Reunião de Cúpula do G8 concluiu um acordo visando a garantia de uma ação 8 efetiva contra as violações de direitos de PI no mundo digital.

Vários países atualizaram suas leis ao introduzir medidas para aperfeiçoar a exigência de observância contra violações online. Chile, França, Coréia e Taiwan promulgaram e implementaram leis que exigem que os ISPs enviem notificações aos supostos infratores identificados por detentores de direitos, com sanções definitivas, incluindo a possibilidade de encerramento/suspensão das contas dos reincidentes. A questão do possível encerramento/suspensão, em diversas jurisdições, tem gerado uma série de debates. Por exemplo, na França, o Conselho Constitucional aprovou uma versão revista da legislação HADOPI de outubro de 2009, estipulando uma revisão judicial antecedendo a suspensão de contas online, consolidando, portanto, as exigências originais da 9 legislação. No Reino Unido, o Ato de Economia Digital instituiu um regime pelo qual os ISPs são obrigados a enviar notificações a seus assinantes, manter informações de identificação sobre infratores reincidentes e enviar notificações aos detentores de direitos, mediante recebimento de mandado judicial. Outras medidas, incluindo a possibilidade de suspensão de conta e outras medidas técnicas para tratar de violações reincidentes de contas, serão introduzidas numa etapa posterior pela Secretaria de Estado. Nesse contexto, em 2011, o governo pediu que o Ofcom investigasse até que ponto é possível para os ISPs bloquearem sites específicos, e os custos dessas medidas. O Ofcom publicou seu relatório em agosto de 2011. Na Nova Zelândia, uma lei recente exige que os ISPs enviem notificações de violações aos assinantes, destacando as multas e a suspensão de conta 8

http://www.g20-g8.com/g8-g20/g8/english/live/news/renewed-commitment-for-freedom-and-democracy.1314.html Semelhante preocupação levou o Parlamento Europeu, em meados de 2009, a aprovar emendas à Estrutura Regulatória de Comunicações Eletrônicas estipulando que, de acordo com importantes Diretrizes (Serviço Universal e Estrutura de Diretrizes), as ações por parte dos prestadores de serviços para limitar o acesso do usuário ou o uso de serviços, deverão respeitar os direitos e liberdades fundamentais, como a privacidade e devido processo legal. O artigo 1 (3) a das Estruturas de Diretrizes Revisadas fornece mais dados e a exigência de respeito aos direitos e liberdades fundamentais nesse contexto. O texto completo pode ser acessado em: europa.eu/rapid/pressreleaseAction.do?reference=MEMO/09/491.

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ICC – O Guia da Propriedade Intelectual para Empresas e Legisladores

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Questões comuns a vários direitos de propriedade intelectual

PARTE B

como possíveis sanções para violações reincidentes. Na Itália, a AGCOM (Autoridade para a Garantia de Comunicações) publicou um esboço de uma nova regulamentação sobre a aplicação da lei contra violações online, especificando as medidas previstas para o desligamento e suspensão do acesso de infratores a sites e conteúdos.

As autoridades têm intensificado esforços para a criação de medidas que visam combater as violações online. Alguns tribunais, por exemplo, têm concedido liminares exigindo o bloqueio de sites nitidamente dedicados à violações. Ao mesmo tempo, em determinados países, alguns reguladores criaram diversas formas de bloqueio, embora tais medidas variem na sua amplitude e estejam sujeitas a recursos.

A natureza global da Internet também acirra as questões de jurisdição e exigência de observância, porque a atividade na Internet, devido a seu alcance mundial, pode expor as partes a litígio em qualquer país do mundo onde se alegue que o ato ilícito ocorre ou o dano é sofrido. A violação dos direitos de propriedade intelectual na Internet levanta complexas questões de localização dos componentes dos atos de violação. Além das questões jurisdicionais, os detentores de direitos têm dificuldade de rastrear os infratores que operam na Internet, devido à falta de informações confiáveis sobre a identidade das pessoas que operam sites na Internet ou detêm nomes de domínio. Além disso, a natureza transitória da maior parte do conteúdo que circula na Internet torna a coleta de provas mais difícil. A Corporação para Atribuição de Nomes e Números na Internet pretende lançar novos Domínios Genéricos de Alto Nível (gTLDs), que tornarão mais intensas as questões de exigência de observância acima identificadas.

E também, com o crescente número de documentos eletrônicos que podem ser necessários ou possam ser levantados em litígios, as questões da admissibilidade de provas digitais levantam questões complexas tais como autenticação da identidade, conteúdo e hora, confidencialidade e política de arquivo morto, inclusive arquivos deletados.

Ação das Empresas

Ação do Governo

Diversas iniciativas do setor privado foram lançadas para se trabalhar em soluções técnicas para limitar as violações e ajudar na exigência de observância dos direitos de propriedade intelectual na Internet. Elas monitoram atentamente, e, quando apropriado, apoiam essas iniciativas. Na área de nomes de domínio, as empresas continuarão apoiando a Diretriz Uniforme de Resolução de Conflitos (UDRP), da ICANN, enquanto reivindicam maior consistência nas decisões que estão sendo proferidas. As empresas notam que não foi possível chegar a um consenso sobre a ampliação da Diretriz Uniforme de Resolução de Conflitos (UDRP) para identificadores de empresas além das marcas, mas apoiam os contínuos esforços para aperfeiçoar a operação da UDRP, ou procedimentos semelhantes para violações flagrantes de direitos de propriedade intelectual na Internet. Também acatam as providências da WIPO para tornar disponíveis bancos de dados sobre marcas, decisões da UDRP e registros de ccTLDs, o que deve facilitar as buscas de direitos anteriores ou precedentes. As empresas pressionarão por

Os governos devem assegurar proteção e observância dos direitos de PI na Internet, promovendo a cooperação de todos os interessados empenhados nas questões de violações online. Devem também implantar rápida e fielmente os Tratados da WIPO de 1996, incluindo estruturas jurídicas apropriadas para medidas eficazes de proteção tecnológica, e apresentar soluções jurídicas eficazes contra burla e contra atividades e dispositivos relacionados a ela. Devem estimular a ICANN a permitir o acesso, através de um acurado banco de dados da WHOIS, a informações suficientes para identificar supostos infratores de direitos de propriedade intelectual e provedores de conteúdo ilegal, para facilitar investigações criminais e atividades legítimas de imposição das leis, e assegurar significativa proteção a marcas e marcas registradas como parte de qualquer acordo para expandir o espaço dos gTLDs. Na União Européia, a Agência Européia de

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PARTE B

Questões comuns a vários direitos de propriedade intelectual

2012

Ação das Empresas

Ação do Governo

acesso apropriado a informações suficientes para identificar e localizar infratores de direitos de propriedade intelectual e provedores de conteúdo ilegal, para facilitar investigações criminais e atividades legítimas de imposição da lei. (Veja também a Seção A.II, Marcas, e a Seção A. IV, Direitos Autorais).

Segurança de Redes e Informações foi criada em 2004 para melhorar a capacidade da União Européia e dos estados-membros de reagir aos problemas de segurança de redes e informações.

(Veja também a Seção A.II, Marcas, e a Seção A. IV, Direitos Autorais).

Ação da ICC A ICC está trabalhando, através do Plenário de Empresas (BC) da ICANN, para defender as necessidades das empresas na ICANN com relação à formulação de diretrizes sobre nomes de domínio, inclusive condições de registro. O Departamento de Inteligência de Contrafação e a Unidade de Crimes Cibernéticos da ICC também coletam dados e exigem observância das leis.

II.

SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL POR ARBITRAGEM OU MEDIAÇÃO

Com a recente expansão do comércio internacional, tem havido uma proliferação de controvérsias envolvendo uma variedade de direitos de propriedade intelectual. Para proteger eficazmente esses direitos, é preciso que mecanismos de solução de controvérsias sejam adaptados às características especiais de controvérsias internacionais sobre propriedade intelectual. As controvérsias sobre propriedade intelectual não são fundamentalmente diferentes de outras controvérsias. Há, porém, características especiais que precisam ser levadas em consideração, em vista da natureza ímpar de cada tipo de propriedade intelectual. Tanto a arbitragem como a mediação oferecem vantagens que tornam esses mecanismos especialmente apropriados para a solução de controvérsias sobre propriedade intelectual.

1.

Arbitragem

A arbitragem tem principalmente quatro características fundamentais: (i) é um mecanismo privado para solução de controvérsias; (ii) é uma alternativa aos tribunais nacionais; (iii) é selecionada e controlada pelas partes; e (iv) determina, por um tribunal imparcial, os direitos e obrigações das partes de maneira definitiva e obrigatória.

As partes decidem-se pela arbitragem, em lugar de um tribunal nacional, por várias razões. Em primeiro lugar, devido à sua natureza internacional, a arbitragem proporciona às partes a possibilidade de escolherem um foro neutro, bem como as regras de procedimento e o idioma a ser aplicado pelo tribunal. Em segundo lugar, como a sentença arbitral é definitiva e obrigatória, não cabe recurso, e a sentença é executável diretamente, nos termos da Convenção de Nova York, em mais de 140 países. Os mecanismos para executar sentenças arbitrais são mais sofisticados e internacionalmente regulados do que a execução de sentenças judiciais nacionais. Em terceiro lugar, a natureza autônoma do processo de arbitragem permite às partes e aos árbitros flexibilidade para determinarem livremente o procedimento mais adequado para o caso específico, sem estarem

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Questões comuns a vários direitos de propriedade intelectual

PARTE B

obrigados a detalhados e rígidos procedimentos judiciais nacionais. Em quarto lugar, as partes podem selecionar árbitros com conhecimentos especializados e com vivência em certos setores jurídicos. Outra vantagem da arbitragem é a possibilidade de manter, de forma privada e confidencial, tanto a ação de arbitragem quanto a sentença, o que é especialmente pertinente no caso de controvérsias que envolvem direitos e processos sigilosos de propriedade intelectual.

As controvérsias referentes a propriedade intelectual envolvem tipicamente a titularidade, validade, exigibilidade, violação ou apropriação indébita de um direito de propriedade intelectual. Há muitas situações em que a arbitragem pode ser apropriada, tais como controvérsias envolvendo licenças de propriedade intelectual, contratos de transferência de propriedade intelectual (por exemplo, no contexto da aquisição de um negócio ou de uma empresa) ou contratos que prevêem o desenvolvimento de propriedade intelectual (por exemplo, contratos de pesquisa ou de trabalho).

Na ausência de um contrato pré-existente que contenha cláusula de arbitragem, esta normalmente não é possível a não ser que as partes acordem, depois de uma controvérsia ter surgido, em submeter a controvérsia a arbitragem. A arbitragem de controvérsias de propriedade intelectual também pode ser inapropriada em situações nas quais é necessária uma medida liminar imediata ou quando é necessário um precedente jurídico.

Mesmo quando existe um contrato de arbitragem, algumas controvérsias de propriedade intelectual não podem ser submetidas a arbitragem porque a controvérsia não é “arbitrável”. Isso significa que não é legalmente possível resolver a controvérsia por arbitragem, porque ela envolve um objeto que não pode ser removido da jurisdição do foro nacional normal e submetida a arbitragem.

Em alguns países há restrições quanto a poderem certos tipos de propriedade intelectual ser submetidos a arbitragem. Isso porque a existência de um direito de propriedade intelectual muitas vezes exige que os titulares da propriedade intelectual o registrem junto a um órgão governamental ou quase governamental que tem poderes exclusivos para conceder, alterar ou revogar o direito e determinar o seu escopo. Portanto, controvérsias que afetam diretamente a existência ou validade de um direito de propriedade intelectual podem não ser arbitráveis. Esse é obviamente o caso quanto à validade de uma patente expedida por uma repartição de patentes nacional ou européia, que é a única autoridade competente na qual se pode impugnar a validade da patente. Por outro lado, as controvérsias referentes ao exercício de um direito de propriedade intelectual geralmente são consideradas arbitráveis. Mesmo quando a validade está sendo questionada, os direitos contratuais entre as partes podem ser submetidos à arbitragem, mas as determinações alcançadas não podem obrigar terceiros.

Hoje as controvérsias sobre propriedade intelectual são arbitráveis na maioria dos países. A aceitação geral da arbitrabilidade de direitos de propriedade intelectual é também comprovada pelo significativo número de casos submetidos ao Tribunal Internacional de Arbitragem da ICC envolvendo principalmente controvérsias sobre propriedade intelectual. Há também muitas controvérsias em que a questão de propriedade intelectual pode ser importante, mas somente um elemento periférico à controvérsia principal, por exemplo, o valor dos direitos de propriedade intelectual após a venda e compra de um negócio, ou no contexto de um contrato para fornecimento de prédios e maquinário, inclusive o direito de usar certa propriedade intelectual.

Além disso, certas organizações criaram procedimentos específicos de arbitragem de propriedade intelectual, e compilaram listas de árbitros potenciais.

Um problema reconhecido de uma maneira geral refere-se ao uso de medidas liminares ou cautelares quando há um contrato de arbitragem. Agora é bem reconhecido, na maioria dos ordenamentos jurídicos, que os juízos e tribunais nacionais têm o direito de intervir em uma controvérsia para conceder medida liminar, a despeito do contrato de arbitragem. Quando os direitos de propriedade intelectual existem e precisam ser protegidos dependendo da determinação dos direitos substantivos das partes, até que o tribunal arbitral esteja plenamente constituído geralmente as partes estão livres para procurar remédio em juízo ou tribunal nacional apropriado. Frequentemente os juízos e tribunais ICC – O Guia da Propriedade Intelectual para Empresas e Legisladores

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PARTE B

Questões comuns a vários direitos de propriedade intelectual

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nacionais concedem medida cautelar provisoriamente até a constituição do tribunal arbitral, que terá que decidir se mantém ou revoga a medida provisória específica concedida pelo juízo ou tribunal nacional. Depois de o tribunal arbitral estar constituído, ele deverá entender melhor a natureza da controvérsia como um todo e deve ser o foro principal no qual buscar medida cautelar. O remédio proporcionado por juízo ou tribunal nacional constitui subsídio para o processo de arbitragem e para o contrato de arbitragem.

Ação das Empresas

Ação do Governo

As empresas devem levar em conta os seguintes pontos, ao considerar a arbitragem de controvérsias sobre propriedade intelectual:

Embora as controvérsias sobre propriedade intelectual sejam hoje arbitráveis na maioria dos países, alguns países são mais liberais que outros. A Suíça e os Estados Unidos aceitam a arbitrabilidade de quase todas as controvérsias sobre propriedade intelectual. Na maioria dos outros países foi estabelecida uma distinção entre direitos de propriedade intelectual que precisam ser registrados (por exemplo, patentes e marcas) e aqueles que existem independentemente de qualquer registro nacional ou internacional (por exemplo, direitos autorais). Os direitos de propriedade intelectual que pertencem à primeira categoria podem ser arbitráveis, mas uma sentença arbitral proferida não pode afetar os direitos de terceiros.

Os direitos de propriedade intelectual que não estão sujeitos a qualquer registro são livremente arbitráveis.

Para facilitar a execução e ajudar a evitar os problemas criados pela arbitrabilidade, pode ser útil acrescentar uma cláusula pela qual as partes acordem quanto à execução; As partes devem ter o cuidado de elegerem expressamente um país que, como local da arbitragem, tenha estrutura jurídica que preveja arbitragem e seja parte na Convenção de Nova York sobre a Homologação e Execução de Sentenças Arbitrais; Embora a arbitragem muitas vezes apresente vantagens em relação a juízos e tribunais nacionais, especialmente em casos internacionais, as partes devem considerar atentamente se o juízo ou tribunal em caso contrário apropriado seria melhor, sob as circunstâncias específicas de determinado caso; Quando as partes considerarem a perícia como essencial em questões de propriedade intelectual, elas devem incluir, na resolução da controvérsia, uma disposição para a indicação de um perito neutro, tal como aqueles disponíveis nos termos das regras da ICC referentes à perícia, e/ou que os árbitros tenham qualificações e/ou experiência adequados; Controvérsias complexas de PI geralmente implicam num longo processo comprobatório. Nesses casos, as partes interessadas e os tribunais são orientados a considerar a adoção das Normas IBA de 2010 relativas à coleta de provas; Em situações nas quais uma medida cautelar (frequentemente exigida em casos de propriedade intelectual) é buscada no tribunal arbitral, as partes interessadas devem decidir se é preferível que os árbitros decidam sobre sua concessão, no lugar dos tribunais.

Nesse sentido, as partes interessadas devem optar por normas de arbitragem que promulguem uma medida cautelar outorgada pelo tribunal de arbitragem, mas também que conceda uma compensação de emergência, antes mesmo da convocação do tribunal (ver, por exemplo, Normas da ICC de 2012 regulamentando tribunais de

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A redução no número de países que aplicam uma abordagem estrita ou mesmo restritiva quanto à arbitrabilidade é bem recebida e estimulada. O contínuo apoio de instituições internacionais com conhecimentos especializados, incluindo-se a UNCITRAL, com sua Lei Modelo, a ICC, a WIPO e a

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Questões comuns a vários direitos de propriedade intelectual

Ação das Empresas emergência). De qualquer forma, o apoio dos tribunais nacionais pode ser necessário em casos extremos, ou quando as partes não estiverem dispostas a reconhecer a autoridade do tribunal arbitral; Sigilo: a atual tendência nas leis nacionais é omitir referências ao sigilo (ver, por exemplo, o Grau de Arbitragem Francês de 2011). Embora as disposições sobre sigilo no contrato substantivo subjacente geralmente se mantenham válidas para o procedimento de arbitragem, as partes interessadas devem incluir uma cláusula explícita sobre sigilo, abrangendo procedimentos de arbitragem, documentos relativos à arbitragem, bem como, a sentença definitiva. Alternativamente, as partes interessadas podem chegar a um acordo sobre sigilo nos termos de referência, ou requerer junto ao tribunal, uma ordem processual específica para sigilo. As Normas de Arbitragem da ICC de 2012 contêm uma nova cláusula explícita que contempla “ordens de quebra de sigilo”. Quando tempo e custos se tornam relevantes, as partes interessadas devem considerar a possibilidade de requisitar trâmites legais mais ágeis (previstos nas Normas de Arbitragem da ICC).

Ação da ICC A Comissão sobre Arbitragem expediu um relatório sobre controvérsias e arbitragem quanto a propriedade intelectual (Boletim do Tribunal Internacional de Arbitragem da ICC (1998) 9:1 ICC ICArb.Bull.37).

2.

PARTE B

Ação do Governo OMC facilitará muito a solução final desse problema.

Os governos devem adotar as seguintes ações: Ratificar a Convenção de Nova York sobre Homologação e Execução de Sentenças Arbitrais, de 1958. Mais de 140 países já o fizeram, e esforços devem ser feitos para persuadir os demais estados a ratificá-lo; e Adotar a Lei Modelo sobre Arbitragem Comercial Internacional, da UNCITRAL, de 1985, (com as emendas de 2006), ou uma lei moderna de arbitragem. Ela já foi adotada como base da lei nacional de arbirtragem em mais de 60 países.

Mediação

A mediação pode ser definida como “um processo voluntário e sigiloso pelo qual um mediador, isto é, um terceiro que seja neutro, oriente as partes interessadas a chegarem a um acordo sobre seus litígios ainda pendentes”. O mediador ajuda as partes a isolar pontos de concordância e de discórdia, explorando soluções alternativas e considerando soluções conciliatórias para encontrar uma solução mutuamente satisfatória para a controvérsia das mesmas. Os mediadores não podem tomar decisões condenatórias. Eles orientam as partes interessadas a chegarem a um acordo. Posteriormente ao compromisso assumido pelas partes, o contrato entra em vigor.

A força da mediação está no fato de que ela permite às partes negociarem a solução da sua controvérsia, em lugar de serem as receptoras de uma solução de terceiros. As partes podem negociar uma solução com base em suas atuais e futuras necessidades e em interesses comerciais, tais como considerações financeiras, futuras relações empresariais, concorrência, reputação e valor de mercado. O mediador, ao contrário de um juiz ou árbitro, não está limitado a aplicar um determinado conjunto de normas à luz de eventos passados para determinar a situação jurídica entre as partes. Outras vantagens são que a mediação é confidencial, e o mediador pode ajudar as partes a chegarem a qualquer tipo de solução considerada aceitável, enquanto que árbitros e juízes estão limitados a soluções disponíveis na lei.

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PARTE B

Questões comuns a vários direitos de propriedade intelectual

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A exemploda arbitragem, a decisão de recorrer a uma mediação deve ser tomada consensualmente pelas partes interessadas. As cláusulas contratuais das partes interessadas que prevêem uma possível mediação, são a maneira mais viável para se chegar a um acordo amigável. No entanto, as partes também devem se posicionar prevendo um acordo – através da mediação – no caso de um processo judicial em andamento, ou mesmo quando as partes já estiverem envolvidas em outros processos legais como arbitragem ou litígio. O alto grau de sucesso alcançado através da mediação reafirma que as tentativas de se chegar a um consenso podem ser bem sucedidas independentemente do estágio do processo. Além disso, sendo a finalidade da mediação a negociação de um acordo, situações nas quais não é possível qualquer negociação e cooperação entre as partes (por exemplo, casos deliberados de contrafação ou pirataria) são inapropriadas para mediação.

Por outro lado, a mediação de controvérsias sobre propriedade intelectual pode ser especialmente apropriada em situações nas quais seja importante a manutenção do sigilo da controvérsia, os fatos pertinentes às partes, o direito de propriedade intelectual, a relação entre as partes, a preservação ou o desenvolvimento de relações a preservação ou o desenvolvimento de relações empresariais entre as partes.

Ação das Empresas

Ação do Governo

A Associação Internacional de Marcas está promovendo o uso de mediação para solucionar controvérsias internacionais relativas a marcas.

Os Tribunais Federais dos Estados Unidos e o Tribunal Alemão de Patentes criaram recentemente esquemas de mediação, e juízes nos Estados Unidos estão cada vez mais encaminhando para mediação as partes em controvérsias sobre patentes, antes de tomarem uma decisão sobre esses casos. A prova inconteste do apoio crescente à mediação é o número de iniciativas do legislativo em diferentes países e regiões. A mais importante delas é “Diferentes Aspectos e Diretrizes da Mediação nas Ações Civis e Comerciais na UE”, programada para ser implementada por todos os Estados-Membros em maio de 2011.

As “Diretrizes de Mediação na UE”, é um trabalho ambicioso com o propósito de facilitar o acesso à mediação e solução de litígios internacionais. Os principais objetivos das diretrizes são: aprimorar a qualificação dos mediadores, intensificar o cumprimento dos acordos sacramentados através da mediação, e assegurar ainda, uma rigorosa proteção ao sigilo inerente ao processo de mediação. Além disso, as “Diretrizes de Mediação na UE” estimulam os Estados-Membros a garantirem o nível da mediação através de um código de conduta e qualificação dos mediadores.

As Regras de Solução Amigável de Controvérsias (ADR), da ICC, estão disponíveis e são adequadas para controvérsias sobre propriedade intelectual.

As controvérsias técnicas sobre propriedade intelectual também podem ser submetidas ao Centro de Perícia da ICC, que pode propor e nomear peritos, e administrar os processos referentes a tais controvérsias.

Com o objetivo de proporcionar às empresas um foro de debate, compartilhamento de idéias e know-how, a ICC organizou a Conferência Internacional de Mediação ICC, uma plataforma adequada às necessidades das empresas.

Ação da ICC Em 2011, a ICC associou-se ao Instituto Internacional de Mediação (IMI), como uma das suas instituições fundadoras à frente do projeto, e exercendo também um cargo na sua diretoria, com o total apoio do IMI, a ICC planeja a implementação de um programa que visa o aprimoramento, em escala global, da qualificação profissional dos mediadores, além de um sistema mais transparente na troca de informações.

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III.

Questões comuns a vários direitos de propriedade intelectual

PARTE B

CONTRAFAÇÃO E PIRATARIA

Contrafação e pirataria causam sérios danos à economia global. O relatório encomendado pela ICC, “Estimativa dos impactos sociais e econômicos da contrafação e pirataria na economia mundial” 10 (fevereiro de 2011) estima que, baseando-se nos dados de 2008 compilados por OECD , o valor total dos produtos falsificados e pirateados no mundo chega a 650 bilhões de dólares anuais. Além disso, a magnitude do problema tende a piorar, em grande parte, devido ao crescimento da Internet (ver Parte B Seção 1.2). Pelas estimativas atuais, o relatório também projeta que o valor global total de produtos pirateados e falsificados pode chegar a 1.7 trilhões de dólares em 2015. Estudos anteriores assinalaram que, se a contrafação e pirataria pudessem ser erradicadas ou potencialmente reduzidas, nada menos do que 2.5 milhões de empregos legalizados poderiam ser criados nos países 11 do G20 .

Numa gama de produtos que abrange alimentos e bebidas, produtos farmacêuticos, eletrônicos e têxteis até os setores de software, música, televisão e filmes, a pirataria e a contrafação constituem um dreno em virtualmente todas as indústrias. A venda digital e a distribuição desses produtos têm dificultado a proteção das cadeias de fornecimento legalizadas. Por exemplo, a OMC estima que, em mais de 50% dos casos, os medicamentos comprados pela Internet de sites ilegais que não revelam seu endereço físico, são falsificados. O comércio de medicamentos falsificados, brinquedos inseguros ou com defeito, e peças defeituosas de carro ou avião tem aumentado o nível de risco à saúde pública. Além disso, a Interpol advertiu que as organizações criminosas estão usando a pirataria para financiar outras atividades ilegais como tráfico de drogas e armas.

Além da escalada de custos abrangendo tanto a rede de saúde como a observância das leis, essa atividade ilegal está roubando milhões de dólares do governo em impostos que poderiam ser canalizados para esses serviços essenciais. De acordo com uma recente pesquisa, vários países do G20 estão deixando de receber investimentos diretos do estrangeiro (FDI), como resultado das preocupações relativas à observância dos direitos de PI. O total desses investimentos perdidos 12 significa uma perda fiscal adicional de mais de € 5 bilhões nos países do G20.

Tanto os países desenvolvidos como os em desenvolvimento são afetados pela pirataria e contrafação em grande escala. Indústrias internacionais relutam em investir em fabricação ou transferência de tecnologia de ponta em países onde existe a possibilidade de contrafação de produtos ou roubo de tecnologia. Empresas locais que tentam fabricar e comercializar produtos legalizados em países em desenvolvimento enfrentam uma barreira erguida pela contrafação e pirataria. A concorrência no mercado, portanto, fica distorcida em função da dificuldade de empresas legalizadas de “concorrer” com piratas que se aproveitam deslealmente de trabalhos de terceiros, sem contribuir para pesquisa, desenvolvimento e encargos sociais dos trabalhadores.

O roubo de propriedade intelectual através de contrafação e pirataria nessa magnitude acaba sufocando a inovação e a criatividade no núcleo da economia que é fortemente calcada no conhecimento. Pirataria e contrafação minam a capacidade de sobrevivência de criadores e inovadores, bem como a de milhões de outros indivíduos trabalhando em setores estreitamente ligados à propriedade intelectual. Também interrompem todo um ciclo produtivo vital de investimentos, através dos quais as arrecadações provenientes da venda desses produtos são reinvestidas no desenvolvimento, gerando, assim, um novo processo criativo e inovador. Essa atividade ilegal desenfreada culmina com a redução da diversificação e qualidade de outros produtos disponíveis aos consumidores.

Na área de propriedade intelectual, contrafação e pirataria ocorrem com maior intensidade na violação de direitos autorais, direitos de marcas, segredos comerciais, direitos de desenhos e outros.

Na seção referente à contrafação e pirataria, os termos “propriedade intelectual”, “PI” ou “Direitos de 10 11 12

OECD, O Impacto Econômico da Contrafação e Pirataria, 2008 Frontier Economics, O Impacto da Contrafação nos Governos e Consumidores, dezembro de 2009 Frontier Economics, O Impacto da Contrafação nos Governos e Consumidores, dezembro de 2009

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PARTE B

Questões comuns a vários direitos de propriedade intelectual

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PI” referem-se a esses direitos, a menos que se refiram especificamente à propriedade intelectual, de maneira geral, e incluindo, por exemplo, direitos de patente.

Ação das Empresas

Ação do Governo

As indústrias baseadas em propriedade intelectual, de modo geral, têm trabalhado proativamente para combater a pirataria e a contrafação de todas as formas, especialmente de direitos autorais. Muitos setores já vêm trabalhando de perto com órgãos aos quais cabe a imposição da lei para investigar e reprimir o roubo de propriedade intelectual.

Um estudo da ICC/Ifo, de 2005, revelou que mais de 70% dos economistas acadêmicos e de empresas, pesquisados em 90 países, concordam ou concordam veementemente que o furto de propriedade intelectual está entre os problemas mais prementes do país. Não menos que 94% dos peritos consideraram que os governos devem fazer esforços maiores para combater o furto de propriedade intelectual. Ainda assim, os recursos governamentais alocados para o combate à pirataria e a contrafação com frequência são lamentavelmente inadequados em comparação com a escala do problema.

A colaboração entre intermediários da Internet e o setor de conteúdo está se desenvolvendo para oferecer, online, serviços de conteúdo legítimo que atendam às expectativas e necessidades dos usuários, e para abordar a questão da pirataria. Além disso, diversos setores também estão ativamente orientando os governos e o público com relação ao papel supostamente legal de intermediários, às limitações de responsabilidade aplicáveis, e aos processos jurídicos necessários para sua efetiva assistência em investigações de pirataria.

Há também esforços em andamento por parte das empresas para orientar o público e aumentar a conscientização sobre os danos causados por essa atividade ilegal. A magnitude do problema é tal que ele juntou indústrias diversas para reunirem recursos, trocarem informações e pressionarem conjuntamente por maior comprometimento governamental quanto ao combate à pirataria e à contrafação. Esses esforços precisam incluir o intercâmbio de informações entre os interessados, tendo como alvo aqueles que iniciam atividades ilegais de pirataria e contrafação, enquanto se reconhecem os interesses dos negócios legítimos, os direitos e responsabilidades dos construtores de infraestrutura, desenvolvedores de sistemas, prestadores de serviços e prestadores de informações na economia em rede.

Ação da ICC Reconhecendo que a proteção dos direitos de propriedade intelectual (DPI), de modo geral, é vital para economias sadias e para a saúde e segurança dos consumidores, a ICC instituiu a BASCAP (“Ação das Empresas para Cessar a Contrafação e Pirataria”), para assumir um papel de liderança na luta contra a contrafação e a pirataria. A BASCAP une a comunidade empresarial global para identificar mais eficazmente e abordar questões de direitos de propriedade intelectual e pugnar por maior comprometimento das autoridades

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De modo específico, a iniciativa da BASCAP, da ICC, apelou aos governos para: fortalecerem e/ou criarem estruturas legais para assegurar a implantação de medidas eficazes contra a pirataria de direitos autorais e a contrafação de marcas, e eficazmente fazê-las cumprir; aderir prontamente e implantar os atuais acordos da WIPO, da OMC e outros multilaterais referentes à proteção e exigência de observância de direitos de propriedade intelectual; alocar significativos recursos financeiros e humanos para atividades de imposição da lei, condizentes com a escala dos danos causados pelo furto de propriedade intelectual;

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PARTE B

Ação das Empresas

Ação do Governo

locais, nacionais e internacionais em fazer valer e proteger os direitos de PI, sobretudo nas áreas de direitos autorais e marcas.

fazer do combate à pirataria e à contrafação uma prioridade política;

A BASCAP, liderada por seu Grupo de Liderança Global, um grupo destacado de principais executivos e líderes empresariais de uma ampla gama de setores e de diferentes continentes, tem como meta:

em coordenação com a indústria, patrocinar programas educacionais combinados com cobertura da mídia para ajudar a aumentar a conscientização do público quanto aos benefícios da proteção à propriedade intelectual e o enorme dano social e econômico causado pela pirataria e a contrafação;

aumentar a conscientização e o entendimento quanto a atividades de contrafação e pirataria e aos danos econômicos e sociais correlatos; forçar a ação governamental e a alocação de recursos no sentido de melhorar a exigência de observância dos direitos de propriedade intelectual; criar uma mudança de cultura para assegurar que a propriedade intelectual seja respeitada e protegida.

A BASCAP trabalha para aperfeiçoar os regimes nacionais de exigência de observância de propriedade intelectual, criando planos da ação e alianças da BASCAP em nível de país, alavancando vozes empresariais locais existentes para impulsionar resultados tangíveis e mensuráveis. Ela também trabalha com Organizações Intergovernamentais para desenvolver orientação para exigência mais forte de observância de PI nas zonas de Livre Comércio e onde a contrafação e pirataria causam problemas de saúde e segurança. Em seu esforço para abordar a demanda por produtos piratas, a BASCAP desenvolveu uma campanha global de conscientização para orientar os consumidores sobre os danos da contrafação e pirataria e para fornecer às associações empresariais um conjunto de ferramentas de materiais da mídia e de educação para disseminação local.

A BASCAP também procura estimular um melhor entendimento do problema, desenvolvendo e promovendo ferramentas para um gerenciamento mais efetivo da propriedade intelectual, incluindo as Diretrizes de PI para Empresas, melhores práticas para intermediários de cadeias de abastecimento, e avaliações de custobenefício de freios eficazes ao roubo de propriedade intelectual. Além disso, a ICC chamou os líderes do G8 para atuarem em uma curta lista de recomendações concretas, inclusive: abolir mercados conhecidos por contrafação;

assegurar o treinamento adequado das autoridades que fazem cumprir a lei sobre questões de direitos de propriedade intelectual.

A iniciativa do Acordo Comercial Anticontrafação (ACTA) destinase a estabelecer, entre os signatários, normas acordadas para a exigência de observância de direitos de propriedade intelectual que abordem os desafios de hoje, sobretudo a proliferação de contrafação e pirataria.Entre os participantes das negociações estão: Austrália, Canadá, União Européia (UE), Japão, Coréia, México, Marrocos, Nova Zelândia, Cingapura, Suíça e Estados Unidos.

O acordo inclui cláusulas inovadoras com relação à observância dos direitos de propriedade intelectual, com dispositivos de observância referentes a ações civis, criminais, de fronteira, e a observância de medidas referentes ao ambiente digital, mecanismos rigorosos de cooperação entre as partes do ACTA na orientação dos seus esforços na observância e adoção

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PARTE B

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Ação das Empresas

Ação do Governo

proibir o transbordo de artigos de contrafação através de zonas de livre comércio;

de práticas efetivas para o cumprimento do DPI.

endossar as normas técnicas do esquema da Organização Mundial de Aduanas;

O ACTA, embora não atue sob os auspícios de uma organização internacional, será compatível com o Acordo da OMC sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Ligados ao Comércio (Acordo TRIPS), e estabelecerá um acordo autônomo ao qual países possam aderir voluntariamente. Os governos devem assinar o ACTA e implementar esse acordo em suas próprias legislações.

avaliar as capacitações do G8 e governos de países-chave em desenvolvimento para estancar a contrafação e pirataria, e alocar os recursos indicados; fortalecer as sanções penais.

A ICC ressaltou, para os líderes do G20, que seus esforços para estabilizar a economia e estimular o crescimento econômico, o comércio e o emprego precisam incluir o papel crítico e penetrante que a proteção da propriedade intelectual (PI) desempenha para impulsionar a inovação, desenvolvimento e empregos. As reuniões dos países do G8, em Deauville, na França, realizadas em maio de 2011, sancionaram os princípios básicos que regem a Internet , incluindo o respeito à propriedade industria.

A ICC apoiou o trabalho da OECD com relação ao seu estudo do Marco 2008, o ‘Impacto Econômico da Contrafação e Pirataria’, que examinou dados fornecidos por autoridades aduaneiras do mundo todo para quantificar os efeitos econômicos da contrafação e pirataria sobre o comércio internacional.

Como adendo ao estudo de 2008, a ICC recorreu à uma pesquisa que mede: (i) o valor de itens falsificados produzidos e consumidos no mercado interno; (ii) o valor total da pirataria digital; e (iii) os efeitos na sociedade como um todo, governos e consumidores. O resultado é um estudo pioneiro intitulado “Os Efeitos Globais da Contrafação e Pirataria”, do qual emerge um quadro completo dos seus efeitos sociais e econômicos.

Publicado em fevereiro de 2011, o estudo traça um panorama de provas contundentes o suficiente para mobilizar os governos a elaborarem uma estrutura de políticas rigorosas visando à proteção da propriedade intelectual.

A ICC afiliou-se à Associação Internacional de Marcas (INTA) na prestação de suporte e recomendações específicas ao grupo de governos engajados na negociação dos Acordos Comerciais Anti-Contrafação (ACTA), e formou uma voz ‘empresarial global’ de cerca

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Uma revisão do esboço jurídico relativo ao texto definitivo em inglês foi finalizada por todos os participantes em Sidney, Austrália, em novembro/dezembro de 2010.

O Sexto Congresso Global de Combate À Contrafação e Pirataria reuniu delegados de mais de 100 países representando os seus respectivos governos, organizações intergovernamentais, agências de observância e empresas, que se empenharam em chegar a um consenso sobre a importância do DPI, além de elaborarem uma lista abrangendo soluções viáveis na luta contra a contrafação e pirataria.

As nações do G8 publicaram um “Renovado Compromisso Para a Liberdade e Democracia” em maio de 2011 que, dentre outras questões, reafirma os termos do acordo sobre os princípios básicos que reforçam o crescimento sólido da Internet. Esses princípios incluem: “liberdade, respeito pela privacidade e propriedade intelectual, quadro de governança multilateral, segurança cibernética, além da proteção contra crimes,

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PARTE B

Ação das Empresas

Ação do Governo

de 20 associações nacionais anti contrafação que apoiam o ACTA.

tópicos relevantes que reforçam ainda mais o crescimento sólido da Internet.” Em seguida ao G8, foi dado início ao “Forum Sobre Internet e Economia Digital”, cujo anfitrião, o Presidente Nicolas Sarkozy, reuniu os principais participantes na Internet.

A ICC proporcionou conhecimento de peritos e comentários sobre áreas abordadas pelo ACTA, especialmente referentes à imposição de leis civis e criminais, medidas de fronteiras, parâmetros digitais e coordenação internacional necessários para levar o ACTA a um estágio de efetiva implementação após a ratificação nacional.

IV.

EXAUSTÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

A questão de como os direitos de propriedade intelectual devem ser usados para controlar a distribuição de produtos colocados no mercado pelo titular de propriedade intelectual, ou com seu consentimento, através da doutrina de exaustão dos direitos (importações paralelas) torna-se mais grave com a globalização da economia e o desenvolvimento do comércio pela Internet. Enquanto muitos acreditam que a exaustão internacional iria debilitar gravemente os direitos de propriedade intelectual e as redes de distribuição, alguns argumentam que a exaustão internacional é um resultado necessário e lógico da globalização, da liberalização do comércio e do comércio eletrônico.

Os pontos de vista sobre este assunto variam conforme o tipo de direito em questão e o setor de negócios envolvido. No entanto, está relativamente claro que, em países que estimulam o trabalho local com patentes, a exaustão internacional opera contrariamente a essa meta, na medida em que ela afeta a capacidade dos titulares de patentes de controlar a importação de bens legítimos por terceiros em concorrência direta com licenciados ou distribuidores exclusivos locais. A questão das importações paralelas também deve ser considerada no contexto de acesso a medicamentos, quando é vital assegurar que produtos não sejam desviados do seu destino final.

Algumas jurisdições adotam o sistema de “exaustão internacional”, no qual os direitos serão considerados caducados independentemente do local de comercialização do produto. Nessas jurisdições, o detentor da propriedade industrial não detém direito algum de impugnar importações paralelas. De certa forma, esse sistema é adotado nos Estados Unidos com relação aos direitos autorais e marcas.

Algumas jurisdições, por outro lado, adotam um sistema de “exaustão regional”, no qual os direitos são considerados vencidos somente com relação aos produtos comercializados dentro de uma região específica. Nesses casos, o detentor da propriedade intelectual exerce o direito de impugnar quaisquer importações paralelas provenientes de outras regiões. Esse é o sistema vigente na UE. Algumas jurisdições recorrem ainda a um sistema denominado “exaustão nacional”, no qual os direitos não são considerados vencidos caso o produto seja comercializado fora dessa jurisdição.

Nesse caso, portanto, o detentor da propriedade intelectual detém o direito de impugnar todas as 13 importações paralelas. Esse é o sistema adotado nos Estados Unidos com relação a patentes.

O princípio da “exaustão nacional” é adotado em muitos países, onde cabe ao detentor dos direitos a decisão de utilizar a propriedade intelectual. Esses direitos englobam a decisão soberana de permitir ou impugnar importações com a sua marca. Portanto, com o intuito de proteger os seus direitos de PI, além de preservar a integridade dos licenciados e revendedores, os detentores de direitos permitem a 13

Jazz Photo v International Trade Commission 264 F 3d 1094, 1105 (Fed Cir 2001), cert. denied, 536 US 950 (2002)

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PARTE B

Questões comuns a vários direitos de propriedade intelectual

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importação somente através de empresas autorizadas. Às vezes, no entanto, autoridades governamentais consideram essa prática como monopólio das empresas autorizadas. Alegam ainda que essa prática cerceia a movimentação de produtos, prejudicando, assim, a concorrência legítima entre outros distribuidores empenhados na importação de produtos similares. Existe um quadro de dúvidas quanto à viabilidade de um acordo que englobe um misto de estímulo à cooperação com o livre acesso a produtos protegidos pela PI. Ação das Empresas

Ação do Governo

As empresas continuarão contribuindo com seus pontos de vista e sua experiência no debate sobre a exaustão de direitos, que é do interesse de muitos países e regiões, e também é discutida em foros internacionais.

No entanto, os direitos legítimos não devem ser solapados pela facilitação de importações paralelas.

Ao determinarem sua política sobre a exaustão dos direitos de propriedade intelectual, os legisladores devem levar em conta a ausência de um verdadeiro mercado global único. Isso significa que o regime de exaustão internacional é mais prejudicial do que benéfico para o comércio e investimento internacionais, e em longo prazo para a inovação.

As empresas têm interesse legítimo – por razões referentes à estratégia empresarial, (re) investimento e emprego local, controle de qualidade, reputação da marca, segurança, etc. – em controlar a distribuição de suas mercadorias para diferentes mercados, assegurando, assim, que produtos sob medida para um mercado não sejam vendidos em outro.

V.

AVALIAÇÃO, NEGOCIAÇÃO E SECURITIZAÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Os direitos de propriedade intelectual (DPI) são exponencialmente reconhecidos como valiosos ativos e não raro exercem um papel vital na estratégia das empresas, com enorme influência na sua valorização. As empresas arbitram o valor dos seus DPI, visando vários objetivos. Por exemplo, para obter financiamentos para tomar decisões seguras sobre investimento e marketing, para geração de receita através de licenciamento, ou um programa de capitalização no mercado de ações, cumprindo as exigências de relatórios e avaliação patrimonial para efeitos fiscais A exigência, às empresas, de relatórios e atribuição de valor para tributação, Diferentes métodos têm sido usados para avaliar os DPI, inclusive normas da indústria, valores nominais ou classificações, fluxo de caixa descontado, regras básicas, opções reais e análises pelo método de Monte Carlo, e leilões. Devido à natureza ímpar dos DPI, o método para avaliar os DPI é tipicamente selecionado na base de caso-a-caso, e à vezes é usada uma combinação de métodos, em um esforço para mostrar uma faixa justa de valores para determinado DPI. Portanto, é duvidoso se um único método universal para avaliação seria adequado a todos os casos para identificar e quantificar os benefícios econômicos que o DPI irá provavelmente gerar, e por fim o provável fluxo de caixa proveniente desses benefícios econômicos.

Abordagens baseadas no mercado para avaliação incluem modelos objetivos de valores nominais agora oferecidos nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, leilões ao vivo de lotes múltiplos de DPIs, índices de valor patrimonial e Fundos Negociados em Bolsa com base no valor do DPI da empresa (Bolsa de Valores de Nova York – NYSE: OTP e NYSE: OTR, e em uma Bolsa de PI em Chicago). Toda essa gama de serviços financeiros referentes a DPI permite a participação de investidores e empresas do DPI.

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PARTE B

Na condução de estudos de auditoria de DPI, as empresas e a comunidade financeira precisam reconhecer que o valor de DPI não pode ser determinado sem uma análise jurídica apropriada, considerando questões tais como validade, possibilidade de exigência de observância, escopo dos direitos de propriedade intelectual, potencial receita proveniente de violação por terceiros, e potencial responsabilidade pela violação de DPIs de terceiros. Esses estudos proporcionam informações mais confiáveis sobre o valor financeiro do DPI, bem como informações úteis na montagem da direção e estratégia do negócio. Outras técnicas automáticas tais como “análise de citações”, que na melhor das hipóteses proporcionam apenas uma orientação grosseira quanto ao valor do DPI, e podem ser bastante ilusórias. Ao avaliar uma PI, é importante levar em conta a sua amplitude e objetividade. Arbitrar um valor a uma única patente difere fundamentalmente do valor atribuído a um portfólio que englobe determinadas tecnologias ou, ainda, um conjunto de patentes de um empreendimento. No caso de transferência de tecnologia, sobretudo no início do seu desenvolvimento, o maior objetivo é a capitalização do empreendimento através de uma avaliação estratégica que priorize o valor intrínseco do seu portfólio de patentes. Quaisquer outras considerações no âmbito financeiro, tais como lucros imediatos, medidas não-lucrativas, retorno dos investidores ou demais investimentos, estão subordinados a uma política estratégica que enfoque o valor intrínseco atribuído ao seu portfólio de patentes.

Em 2007, o Instituto Alemão da Normatização, DIN, publicou a PAS 1070 “Princípios Gerais de Avaliação Correta de Patentes” (SAB) para avaliar a qualidade de relatórios de avaliação e avaliações de peritos. A DIN iniciou um projeto de normatização internacional sobre avaliação de patentes na Organização Internacional para Normatização (ISO), que nomeará uma comissão para desenvolver uma norma ISO para avaliação de patentes se todos os grupos pertinentes e interessados expressarem interesse à ISO através de seus órgãos nacionais de normatização. A ISO instituiu uma padronização para marcas: ISO 10668:2010. Essa padronização contempla abordagens diversas de avaliação de marcas, incluindo questões discutidas acima, sendo, portanto, uma base de referência.

Ação das Empresas

Ação do Governo

Profissionais especializados em avaliação de direitos de propriedade intelectual, especialmente de marcas e patentes usam diferentes metodologias de avaliação. Novos padrões internacionais de contabilidade vão permitir que as marcas sejam declaradas em balanços em mais países e, portanto, reconhecidas como outros benefícios a serem capitalizados através do DPI.

Um número crescente de governos tem criado programas para estimular seus empreendimentos a explorarem seus ativos de propriedade intelectual. Nesse contexto, a avaliação da propriedade intelectual é vista como uma importante ferramenta para os empreendimentos. Órgãos governamentais de diversos países proporcionam serviços para ajudar as empresas a levantar fundos com base em DPI.

Têm surgido, com sucesso, interesses de empresas e organizações de PI, de que algumas das disposições referentes a ativos de PI na minuta do Guia Legislativo sobre Transações Garantidas, da Comissão sobre Leis Internacionais Relacionadas ao Comércio (UNCITRAL) – adotado

Para aumentar a transparência para mercados financeiros e tecnológicos, diversos governos, inclusive da Dinamarca, da Alemanha e do Japão, bem como a Comissão Européia, também estão encorajando as empresas a relatarem seus ativos intelectuais, através de diretrizes e recomendações.

Organizações intergovernamentais como a WIPO, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômicos (OECD) e a Comissão das Nações Unidas sobre Leis Referentes ao Comércio Internacional (UNCITRAL) incluiu os ativos de propriedade intelectual no escopo do Guia Legislativo sobre Transações Garantidas. Esse Guia faz recomendações sobre como as leis dos países podem ser harmonizadas

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Ação das Empresas

Ação do Governo

em janeiro de 2009 – possa ter conseqüências negativas invonluntárias sobre práticas de licenciamento e comércio de PI. Em 2010, a UNCITRAL adotou um Anexo da PI ao Guia com o objetivo de esclarecer determinadas seções do Guia com referência aos pedidos de PI.

internacionalmente para contornar restrições legais sobre a disponibilidade de financiamento e crédito a baixo custo.

A UNCITRAL tem cuidado dos interesses demonstrados por empresas e organizações de PI e adotou um Anexo de PI para o Guia. Os governos devem ser cautelosos ao implementarem o Guia na sua legislação, pois as leis em cada país podem ter sua própria interpretação no que se refere à PI e outros tipos de ativo, tais como imóveis Regras contábeis referentes a custo podem fazer com que ativos desenvolvidos internamente constem como valendo “menos” do que seu justo valor de mercado, o que, por sua vez, reduz o valor de mercado da empresa. Isso não parece constituir um problema geral, pois a maioria dos países permite que o ativo seja reavaliado e lhe seja atribuído o valor de mercado em anos subsequentes.

No entanto, em alguns países, como o Brasil, isso é um problema, porque a reavaliação está sujeita a restrições.

Portanto, os governos devem considerar se as suas normas contábeis para DPI avaliam injustamente ativos desenvolvidos dentro da empresa, e rever essas normas conforme a necessidade.

O valor de marcas é reconhecido na Recomendação da WIPO sobre Disposições para a Proteção de Marcas Notórias como critério para determinar se uma marca é notória e, portanto, sujeita a proteção especial.

A recomendação exige uma metodologia sólida e transparente para dar informações confiáveis às autoridades marcárias. A adoção das padronizações Isso para marcas pode ser uma boa opção para esses propósitos.

VI.

DESVIO DE TAXAS DE REGISTRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Embora este seja aparentemente um problema em declínio em alguns países, em outros, uma parte substancial das taxas recolhidas pela repartição local de propriedade intelectual é desviada ou retida por autoridades governamentais para fins que não têm qualquer relação com a operação da repartição, causando as seguintes preocupações: coloca em risco a operação da repartição e a qualidade de seus serviços, e a obriga a trabalhar com um orçamento reduzido, compatível com o volume de serviços a serem prestados, culminando com o indeferimento de projetos, e canalizando seus esforços no aprimoramento da qualidade dos exames 72

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PARTE B

Prejudica todos os esforços internacionais atualmente direcionados para melhorar a cooperação e o compartilhamento de trabalho entre as repartições, sobretudo no exame de patentes.

Ação das Empresas

Ação do Governo

O aparente declínio, em alguns países, na tradicional prática de desviar as taxas de Repartições de Propriedade Intelectual (RPIs) nos anos recentes, não parece ser o resultado de mudanças consistentes nas leis que regem a alocação dessas taxas, mas sim de decisões tomadas pelas respectivas autoridades com base em políticas de curto prazo que visam permitir que as RPIs operem de maneira apropriada. Os usuários do sistema de PI devem monitorar a situação para assegurar que essa política seja mantida, e quando o problema de desvio ainda existir, devem coordenar esforços, através das respectivas associações, para conscientizar as autoridades quanto à deterioração na qualidade do exame de patentes, causada, em grande parte, por verba insuficiente e a falta de autonomia das repartições de patentes para atuar apropriadamente.

Devido ao grande acúmulo dos exames de patentes, os governos devem garantir um aporte de verbas adequadas às repartições nacionais. Na total impossibilidade, os governos devem permitir total autonomia aos RPIs na cobrança de taxas dos requerentes.

Os debates relativos à ratificação da legislação devem contemplar a possibilidade de conceder total autonomia às RPIs, permitindo, ainda, uma arrecadação através da cobrança de taxas.

Para levar em conta o desejo dos governos de alguns países em desenvolvimento, de integrar a dimensão do desenvolvimento nas discussões sobre propriedade intelectual, as empresas apóiam o uso de parte da receita de repartições de propriedade intelectual – especialmente em países em desenvolvimento – para ajudar as empresas e pessoas locais a fazerem um uso melhor do sistema de propriedade intelectual e/ou facilitar a transferência de tecnologia.

Ação da ICC A ICC publicou “O Uso de Taxas de Registro de Propriedade Intelectual” em setembro de 2002, e que resume o problema de desvio e continua a apoiar o programa de capitalização dos RPIs através da cobrança de taxas.

VII.

PRIVILÉGIO DO CLIENTE E ASSESSORES PROFISSIONAIS DE PI

Em países de direito consuetudinário, frequentemente os tribunais exercem o poder para determinar a uma parte em um julgamento que revele documentos confidenciais, se estes forem relevantes para o julgamento. Esse procedimento (comumente denominado “instrução”) pode incluir comunicações entre a parte e assessores profissionais não jurídicos tais como contadores, fiscais e médicos. No entanto, em geral as comunicações entre a parte e consultores jurídicos regulamentados localmente ICC – O Guia da Propriedade Intelectual para Empresas e Legisladores

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PARTE B

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são “privilegiadas”, ou seja, estão excluídas da “instrução”, mesmo se tiverem ocorrido antes de o julgamento ter sido contemplado. Infelizmente, a lei sobre como tratar comunicações com assessores jurídicos estrangeiros não se desenvolveu coerente ou consistentemente em países de direito consuetudinário. Isso é de especial importância no caso de julgamentos de propriedade intelectual, pois muitos desses julgamentos envolvem partes das quais uma ou ambas receberam assessoria jurídica referente ao objeto do julgamento em diversos territórios.

Em especial, Titulares de propriedade intelectual arriscam-se a perder a confidencialidade relativa à assessoria que recebem de assessores de PI no decorrer da busca de proteção através de pedidos de patente, desenho e marca; e Empresas que se defendem contra atos de violação de PI, arriscam-se a perder a confidencialidade relativa à assessoria que receberam antes de se iniciar o suposto ato de violação.

Se o privilégio não for reconhecido em um país, pode ser exigido da parte que torne aquela assessoria pública naquele país. Consequentemente, o privilégio também será perdido através dessa publicação em outro país no qual em caso contrário ele teria existido. Isso irá – em longo prazo – inevitavelmente levar a problemas para todos os inovadores, sejam eles titulares de PI ou não.

As empresas em maior risco são aquelas envolvidas em litígio fora de seu país de origem em jurisdição de direito consuetudinário, especialmente aquelas cujo país de origem é jurisdição de direito civil.

Um trabalho produzido pela AIPPI em julho de 2005 exortou a WIPO, em maio de 2008, a realizar um simpósio informal sobre privilégio em assessoria de PI. Compareceram tanto representantes de governos como ONGs. Palestrantes autorizados de várias regiões do mundo relataram os problemas que estavam sendo encontrados.

No simpósio e em uma apresentação, a ICC discutiu os problemas para empresas internacionais, e propôs uma solução específica, isto é, um instrumento internacional que iria: Exigir que cada país especificasse os assessores jurídicos cujos clientes se beneficiariam do instrumento internacional; e (No que diz respeito a controvérsias de propriedade intelectual) exigir que cada país, na medida em que tiver uma diretriz para instrução e privilégio, aplicasse sua diretriz existente de privilégio igualmente aos clientes de consultores jurídicos indicados por esse próprio país, e aos clientes de consultores jurídicos indicados por qualquer outro país.

Ação das Empresas

Ação do Governo

As empresas devem continuar a pressionar os governos para que priorizem esta questão.

A WIPO continua trabalhando neste assunto na Comissão Permanente sobre Patentes.

No entanto, em maio de 2011, ainda existia uma divergência entre as delegações nacionais que apoiavam a necessidade de uma ação, e as que ainda expressavam dúvidas.

Ação da ICC A ICC publicou “Privilégio de Cliente em Assessoria sobre Propriedade Intelectual” (24 de novembro de 2008), expondo sua proposta de um instrumento internacional, e “Privilégio de Advogado de Cliente em Assuntos de Propriedade Intelectual: Observações Adicionais” (27 de agosto de 2009), que foi

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ICC – O Guia da Propriedade Intelectual para Empresas e Legisladores

2012

Questões comuns a vários direitos de propriedade intelectual

PARTE B

Ação das Empresas

Ação do Governo

apresentado à WIPO. A ICC continuou acompanhando e fornecendo subsídios à Comissão Permanente da WIPO sobre Patentes. Além disso, em novembro de 2010, a ICC insistiu que a Comissão inserisse o tópico “privilégio” na nova legislação proposta para o Tribunal de Patentes da Europa (EEUPC), baseando-se nos mesmos princípios relativos a instrumento internacional, cujo efeito resultou na adoção de comunicações privilegiadas entre Advogados de Patentes da Europa (EPAs) e, também, advogados de patentes dos Estados Unidos naquele Tribunal.

A WIPO deve continuar trabalhando nesse assunto, demonstrando a todos os governos nacionais a sua importância, e tratando dos assuntos de uma maneira que não retarde a ação.

A ICC chamou atenção para os problemas que poderão surgir em relação a privilégio como, por exemplo, possível conflito entre advogados já integrantes do quadro da PI e advogados de fora, como por exemplo, em ações encaminhadas ao EEUPC.

Ao criar o Tribunal de Patentes da Europa, a Comissão Européia deve tomar a iniciativa, internacionalmente, de abordar o tópico privilégio.

ICC – O Guia da Propriedade Intelectual para Empresas e Legisladores

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PARTE C

C.

Interação entre a política de propriedade intelectual e de outras áreas

2012

Interação entre a política de propriedade intelectual e de outras áreas

Anteriormente limitadas ao domínio técnico, as questões de propriedade intelectual têm se tornado cada vez mais politizadas, em parte devido à crescente importância econômica da propriedade intelectual, à inclusão de uma série de questões relacionadas à propriedade intelectual na Agenda de Desenvolvimento de Doha, da OMC, à introdução de conceitos de propriedade intelectual em comunidades e países antes não familiarizados com eles, e também devido a mal-entendidos quanto ao uso de direitos de propriedade intelectual com relação à material cultural e socialmente delicado, (por exemplo, recurso genético, conhecimentos tradicionais, etc). Em certas comunidades também se tem percebido uma tensão entre os interesses comerciais do titular da propriedade intelectual e o interesse público em áreas delicadas como saúde, ética, desenvolvimento, meio ambiente e proteção ao consumidor.

Ação das Empresas

Ação do Governo

As empresas também precisarão dedicar atenção a se comunicar eficazmente com relação a questões de propriedade intelectual, para abrandar a oposição política e obter apoio público para os direitos de propriedade intelectual.

Um diálogo deve ser estabelecido, quando possível, entre os detentores de direitos e as várias comunidades hostis aos direitos de propriedade intelectual. As empresas estão apoiando iniciativas de organizações intergovernamentais, tais como a WIPO, para aumentar a conscientização quanto aos benefícios dos direitos de propriedade intelectual em diferentes partes do mundo.

Os governos precisam desenvolver seu próprio entendimento das questões, especialmente através da coordenação entre departamentos. Deve ser assegurada consistência entre os objetivos da política de propriedade intelectual e as diretrizes de outras áreas, tais como saúde, agricultura, o meio ambiente, comércio e indústria.

Entre as iniciativas das empresas, está um documento de discussão elaborado pela Comissão de Assessoramento às Empresas e à Indústria para a OECD (BIAC) intitulado “Criatividade, Inovação e Crescimento Econômico no Século XXI: Um Caso Afirmativo para os Direitos de Propriedade Intelectual” (de janeiro de 2004) para a Comissão da OECD para a Política Científica e Tecnológica, e várias iniciativas da ICC (abaixo).

Ação da ICC

Os governos devem assegurar consistência entre seus próprios esforços, dedicando recursos ao desenvolvimento de conhecimento e inovação locais por um lado, e proteção à propriedade intelectual de outro.

A ICC publicou “Propriedade Intelectual: Fonte para Inovação e Crescimento da Economia” (2010) para esclarecer como os direitos de propriedade geram inovação e crescimento da economia e “Propriedade Intelectual: Fonte de Inovação, Criatividade, Crescimento e Progresso” (15 de julho de 2005) para explicar os fundamentos lógicos por trás da proteção à propriedade intelectual. A ICC estabeleceu um diálogo com delegados perante a WIPO sobre como o sistema de propriedade intelectual pode ser usado para ajudar os países a alcançarem suas metas de desenvolvimento.

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ICC – O Guia da Propriedade Intelectual para Empresas e Legisladores

2012

I.

Interação entre a política de propriedade intelectual e de outras áreas

PARTE C

USO APROPRIADO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Embora não seja novo, continua ressoando em determinados países e entre alguns grupos o argumento de que os sistemas de direitos de propriedade intelectual só beneficiam países desenvolvidos e empresas estrangeiras – e na verdade podem atuar contrariamente ao desenvolvimento econômico no caso de países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, e impedir o acesso de populações locais à tecnologia. Isso foi manifestado, sobretudo, nas discussões sobre uma Agenda de Desenvolvimento para a WIPO. O valor do Acordo TRIPS para países em desenvolvimento e subdesenvolvidos tem sido questionado no contexto desse debate. As questões levantadas incluem: disponibilidade de medicamentos a preços razoáveis vinculados a licenciamento compulsório, proteção de dados apresentados para obter aprovação de comercialização, e proteção de patente para produtos farmacêuticos; exigência de observância de direitos de propriedade intelectual; disponibilidade de material objeto de direitos autorais em livros didáticos e revistas de educação e pesquisa; acesso ao uso e proteção de recursos genéticos, conhecimento tradicional e folclore; efeitos de DPI sobre transferência de tecnologia de países desenvolvidos; e extensão da proteção referente a indicações geográficas a setores outros além de vinhos e bebidas alcoólicas. Por decisões anteriores da OMC, foi concedida aos países subdesenvolvidos uma prorrogação até 1º de janeiro de 2016 para proporcionarem proteção de patentes para produtos farmacêuticos, e uma prorrogação até 1º de julho de 2013 para implantarem todas as outras partes do Acordo TRIPS. Uma importante faceta da relação entre propriedade intelectual e desenvolvimento – que tem recebido muito menos atenção da mídia – é o papel positivo que o sistema de propriedade intelectual pode desempenhar como ferramenta para estimular o desenvolvimento econômico.

Um exemplo disso é o papel da propriedade intelectual nos esportes modernos. Desde o início dos anos 80, o uso de propriedade intelectual para financiar eventos esportivos vem crescendo significativamente tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento, trazendo benefícios econômicos para esses países. Os principais eventos esportivos, tais como os Jogos Olímpicos, a Copa do Mundo de Futebol, jogos regionais, a America’s Cup, e torneios de tênis e golfe, entre outros, têm movimentado quantias substanciais de dinheiro. Os últimos vinte e cinco anos mostraram que a propriedade intelectual nos esportes constitui um elemento fundamental de desenvolvimento econômico, sendo usada por todos os países, independentemente de seu nível de desenvolvimento. Questões de propriedade intelectual que surgem de marketing, merchandising e franquia de esportes incluem marcas de comércio, marcas de serviço, desenhos, direitos autorais, nomes de domínio, proteção à imagem, contrafação e pirataria e marketing de guerrilha.

Ação das Empresas

Ação do Governo

As empresas continuarão a desenvolver e postular que direitos de propriedade intelectual fortes estimulam a pesquisa e o desenvolvimento, bem como o desenvolvimento dos negócios em comunidades locais; e que os direitos de propriedade intelectual constituem um fator-chave para promover o comércio e os investimentos estrangeiros diretos (FDI), também para países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. As empresas continuarão a promover a plena e eficaz implantação do TRIPS.

Os governos devem frisar que a Declaração Ministerial de Doha sobre questões relativas à Implementação consolidou a importância das disposições do TRIPS para países desenvolvidos darem incentivos para transferência de tecnologia aos países menos desenvolvidos.

As empresas devem tomar parte ativa nas discussões da WIPO, especialmente na comissão da WIPO para implementar as propostas acordadas na Agenda de

Assistência técnica deve continuar a ser dada pela

ICC – O Guia da Propriedade Intelectual para Empresas e Legisladores

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PARTE C

Interação entre a política de propriedade intelectual e de outras áreas

2012

Ação das Empresas

Ação do Governo

Desenvolvimento.Devem, também, acompanhar os estudos em andamento na OECD e na WIPO sobre o vínculo entre desenvolvimentos dos direitos de propriedade intelectual e desenvolvimentos do comércio, investimentos estrangeiros diretos (FDI) e desempenho econômico.

OMC, pela WIPO e por cada país no intuito de facilitar a implementação do TRIPS em todos os países. Essa assistência deve se concentrar nas áreas de desenvolvimento, no treinamento de técnicos e juristas a fim de transformar boas idéias em invenções patenteáveis, ao mesmo tempo promovendo e respeitando o conhecimento tradicional das nações.

As empresas devem evitar adotar uma postura de confrontação quanto a essas questões, especialmente com relação a governos de nações em desenvolvimento e, em lugar disso, devem tentar compreender essas questões e criar situações de vantagem mútua, sempre que possível.

Ação da ICC A ICC está contribuindo para discussões sobre a relação entre proteção à propriedade intelectual e questões relacionadas a desenvolvimento, e tomou parte ativa nas reuniões das WIPO em 2006 e 2007 sobre a Agenda de Desenvolvimento da WIPO. Para ajudar os negociadores a melhor entenderem como o sistema de propriedade intelectual pode ser usado na prática para estimular o desenvolvimento, a ICC organizou uma série de painéis de discussões em Genebra, entre 2005 2007, para demonstrar como os países em desenvolvimento podem utilizar o sistema de propriedade intelectual para desenvolvimento. Os documentos emitidos pela ICC incluem “Aspectos Preliminares sobre a Proposta para uma Agenda de Desenvolvimento para a WIPO” (4 de abril de 2005), “Fazendo a Propriedade Intelectual Funcionar para Países em Desenvolvimento” (19 de julho de 2005) e “Recomendações sobre a Implementação da Agenda de Desenvolvimento da WIPO” (29 de novembro de 2007), bem como apresentações e outras informações provenientes dos painéis de discussões.

A ICC continua participando do trabalho da Comissão da WIPO sobre Desenvolvimento e Propriedade Intelectual, e organizou uma discussão sobre o uso de PI para promover uma economia de esporte em abril de 2010.

A ICC, com sua rede de câmaras de comércio em âmbito mundial, desenvolveu ferramentas para ajudar câmaras de comércio e outras organizações empresariais a orientarem as empresas locais sobre o uso do sistema de propriedade intelectual para desenvolver seus negócios. Isso inclui uma publicação da ICC-WIPO chamada “As vantagens da propriedade intelectual para as empresas”, lançada em junho de 2011 que estimula e auxilia as organizações empresariais na prestação de serviços de apoio de PI às empresas locais.

A ICC e a WIPO também realizaram workshop conjunto sobre PI para câmaras de comércio e outras organizações de apoio às empresas, em setembro de 2008.

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Governos e importantes organizações intergovernamentais devem se ligar às federações de indústrias para ajudaras empresas locais a entender e usar melhor o sistema de propriedade intelectual para melhorar sua competitividade.

Os governos devem adotar medidas que melhorem o potencial inovador dos empreendimentos e sua capacidade de reconhecer e integrar novas tecnologias.

Os governos também precisam estimular a conscientização de que o futuro de um país e o bemestar de sua população são, em grande parte, determinados por aqueles que inventam e inovam.

Importante nessa conexão é a qualidade de serviços prestados por cada Repartição de Patentes.

Para atingir esta meta, a assistência da WIPO/EPO ou Repartições de Patentes de países desenvolvidos é bem vinda.

ICC – O Guia da Propriedade Intelectual para Empresas e Legisladores

2012

Interação entre a política de propriedade intelectual e de outras áreas

Ação das Empresas

PARTE C

Ação do Governo

A Comissão sobre Propriedade Intelectual da ICC e a iniciativa da BASCAP, em fevereiro de 2011, divulgaram um estudo intitulado “Propriedade Intelectual: Caminho para Inovação e Crescimento Econômico”.

II.

MEIO AMBIENTE

1.

Diversidade biológica

A comunidade mundial reconhece cada vez mais a importância do meio ambiente natural, por muitas razões, tanto morais como econômicas. A Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) é uma consequência. Os objetivos desse tratado são conservar a biodiversidade, promover seu uso sustentável, e compartilhar imparcialmente os benefícios de seu uso. A CDB reconhece a soberania dos países-membros sobre os recursos genéticos encontrados dentro de suas fronteiras, e estabelece princípios sob os quais deve ser proporcionado o acesso a recursos genéticos.

A União Européia e mais 193 países são agora partes na Convenção sobre Diversidade Biológica.

Os Estados Unidos são o único país de expressão que não a ratificou. No entanto, poucas partes promulgaram, até agora, leis sobre acesso e exigências de compartilhamento de benefícios. Para aqueles que procuram acesso não está claro como podem obtê-lo, nem com quem devem negociar (especialmente quando povos indígenas estão envolvidos). Isso inibe o acesso que a Convenção sobre Diversidade Biológica procura promover.

Desde a assinatura da CDB, em1992, tem havido um esforço para codificar e criar uma maior transparência na forma como os princípios do ABS devem ser postos em prática. Houve um progresso nesse sentido quando,em outubro de 2010, o Protocolo CDB de Nagoya Sobre o Acesso a Recursos Genéticos e Compartilhamento de Recursos Justos e Equitativos e seus Benefícios (Protocolo de Nagoya) foi acordado após difíceis negociações. Esse Protocolo permite que as partes interessadas promulguem determinados tipos de medidas nos seus regimes ABS internos, prevendo, ainda, que recursos genéticos e conhecimentos tradicionais possam ser utilizados dentro de suas jurisdições com a concordância das outras partes. A assinatura desse acordo está prevista até fevereiro de 2012,embora ainda haja um longo processo para a sua implementação,num cenário favorável de inovação e, de uma forma gradual, em conformidade com os ordenamentos jurídicos nacionais.

Uma proposta para uma nova exigência se refere à propriedade intelectual, aprovada pelos países desenvolvidos que acreditam que ela estimularia o respeito às normas da CDB. Em resumo, requerentes de patente utilizando recursos genéticos devem comprovar a permissão dos países de origem, concordando, ainda, em compartilhar os seus benefícios. As organizações internacionais (WIPO, CDB, OMC) continuam relutando em aceitar essas exigências. As empresas se opõem veementemente, baseando suas decisões em dois aspectos: primeiro, alegam a inutilidade de promover ABS; segundo, que em vários casos, os requerentes não teriam condições de obter as informações solicitadas.

Se o pedido de depósito de patente for condicionado a essas exigências, a exploração de invenções – em prol de beneficio geral – pode ficar seriamente comprometida. Na melhor das hipóteses, a incerteza causada por essa exigência é um desestímulo à pesquisa, inovação e exploração de novas invenções que contribuem, de forma fundamental, para o bem estar da humanidade.

ICC – O Guia da Propriedade Intelectual para Empresas e Legisladores

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PARTE C

Interação entre a política de propriedade intelectual e de outras áreas

2012

Ação das Empresas

Ação do Governo

As empresas continuarão a demonstrar que os direitos de propriedade intelectual são compatíveis com a proteção do meio ambiente, e podem promover os objetivos da CBD e do Protocolo de Nagoya tais como o uso sustentável de recursos genéticos e o compartilhamento equitativo dos benefícios. As empresas também continuarão a tentar amenizar questões emocionais, reduzir expectativas exageradas e racionalizar o debate, sobretudo na mídia. As empresas tentarão comentar construtivamente sobre debates a respeito da relação de propriedade intelectual com recursos genéticos.

Os governos devem assegurar uma coordenação entre suas diretrizes sobre o meio ambiente e a propriedade intelectual, bem como sobre o comércio. Os legisladores devem considerar cuidadosamente as evidências e manter entendimentos amplos com as empresas e com os círculos de propriedade intelectual, antes de introduzirem qualquer legislação destinada a proteger o meio ambiente, que possa enfraquecer os direitos de propriedade intelectual. Em especial, os governos devem evitar exigências de revelação de origem em pedidos de patentes, e, em vez disso, promulgar políticas em conformidade com a CBD e o protocolo de Nagoya que promovem os objetivos da Convenção sobre Diversidade Biológica sem impor ônus exorbitantes aos inovadores.

As empresas apoiam uma compensação adequada pelo uso de recursos genéticos,baseada em Termos Consensuais(MAT) em sintonia com a Convenção sobre Diversidade Biológica. Quanto à revelação da origem, de um modo geral as empresas se opõem a usar o sistema de patentes para fazer valer obrigações não associadas. As empresas lamentam a proliferação de exigências nessa área,muitas das quais são contraditórias. Elas elevarão os custos e frearão o desenvolvimento de usos sustentáveis da biodiversidade. Desse modo, as empresas vão argumentar contra a exigência de revelação da origem de materiais biológicos em pedidos de patente. Tais exigências aumentarão a incerteza jurídica. Elas não são nem eficazes como mecanismo de rastreamento para acesso e compartilhamento de benefícios, nem podem funcionar na prática, pois muitas vezes é impossível determinar a origem dos recursos genéticos. As empresas devem acompanhar atentamente debates nacionais relativos à ratificação e implementação do Protocolo de Nagoya.

Ação da ICC A ICC atua como principal referência para as empresas nas negociações de CBD-ABS, contribui para discussões na WIPO e na OMC, e publicou diversos documentos sobre questões correlatas. A ICC tentará propor soluções práticas para a implementação do Protocolo de Nagoya, permanecendo sensível às diferenças culturais. Os documentos apresentados para as

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As partes na Convenção sobre Diversidade Biológica devem recorrer ao Protocolo de Nagoya para promulgar sistemas de ABS eficazes, viáveis e transparentes que garantam idoneidade legal, deixando claro quem tem o direito de conceder acesso e quem precisa ser consultado, como e em que circunstâncias. Com quem os benefícios devem ser compartilhados.

Sistemas de ABS eficazes, viáveis e transparentes estimularão a inovação através do uso de recursos genéticos, e também a criação de benefícios que podem ser compartilhados e usados para promover as metas da CBD. Cláusulas das Diretrizes de Bonn sobre o Acesso a Recursos Genéticos e Compartilhamento Justo e Equitativo dos Benefícios que Surgem de sua Utilização, de 2002, podem ajudar os países a pensar na tarefa de estruturar regimes nacionais que implementem o Protocolo de Nagoya.

Além disso, a Comissão Intergovernamental da WIPO está desenvolvendo Diretrizes de Propriedade Intelectual para Contratos de Acesso e Compartilhamento de Benefícios como outra ferramenta para países, que

ICC – O Guia da Propriedade Intelectual para Empresas e Legisladores

2012

Interação entre a política de propriedade intelectual e de outras áreas

PARTE C

Ação das Empresas

Ação do Governo

negociações de CBD-ABS podem ser encontrados em: www.iccwbo.org

podem contribuir para pesquisa e desenvolvimento, e eventualmente para o aperfeiçoamento dos direitos de propriedade intelectual que em parte dependem desses recursos.

A ICC também submeteu um documento à WIPO sobre exigências para divulgação de patentes intitulado “Exigências para divulgação de patentes relativas a recurso genéticos: vai dar certo?” (9 de maio de 2011).

2.

Mudança climática

A mudança climática é um problema global que exige uma solução global, especialmente considerando-se a ampla variedade de impactos e a interconexão das soluções exigidas.

Tanto a mitigação como a adaptação à mudança climática exigirão grandes mudanças em operações empresariais e estilos de vida. Para ambos a inovação será vital. O papel do desenvolvimento e implementação da tecnologia é crucial para fazer face a este desafio.

Ação das Empresas

Ação do Governo

As empresas continuam sendo as mais atuantes participantes na busca de soluções inovadoras visando uma economia de baixa emissão de carbono. Com as condições adequadas, as empresas podem ajudar a acelerar a pesquisa tecnológica necessária, levantar fundos e implementar tecnologias atuais e futuras de energia limpa.

Os governos têm a importante responsabilidade de reagir apropriadamente aos desafios de mudança climática. No planejamento de suas ações, eles precisam pesar grandes incertezas e a necessidade de manter flexibilidade face ao desconhecido.

As empresas estão contribuindo ativamente para as discussões dentro da Convenção Básica das Nações Unidas sobre Mudança Climática (UNFCCC), inclusive aquelas referentes à disseminação de tecnologia e propriedade intelectual.

Ação da ICC A ICC é o órgão coordenador geral das empresas nas negociações da UNFCCC. A ICC também expediu documentos referentes ao desenvolvimento e disseminação de tecnologia, entre eles “Desenvolvimento e Implementação de Tecnologia na Abordagem da Mudança Climática” (31 de novembro de 2008) para a assembléia da 14ª Conferência das Partes (COP), da UNFCCC, em Poznan, Polônia, (31 de novembro de 2008) e “Mudança Climática e Proteção aos Direitos de Propriedade Intelectual” (10 de setembro de 2009), “Mecanismos de Mercado pós Regime GHG de 2012” (12

A tecnologia de ponta é fundamental para minimizar e adaptar os efeitos das mudanças climáticas, exigindo, portanto, altos investimentos do setor privado. Os governos devem usar de cautela ao criar situações que impeçam esses investimentos. Por conseguinte, eles devem resistir à proposta de flexibilizar uma política de registro junto à PI, pois uma gama extensa de opções pode tornar o mercado menos atraente, dificultando, assim, a captação de recursos. Os governos provavelmente não estimulariam pedidos de registro de invenções o

ICC – O Guia da Propriedade Intelectual para Empresas e Legisladores

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PARTE C

Interação entre a política de propriedade intelectual e de outras áreas

2012

Ação das Empresas

Ação do Governo

de novembro de 2010) destacando o importante papel da propriedade intelectual.

que, por si só, inibiria qualquer cadeia produtiva.

A ICC continua a fornecer informações vitais aos governos e IGOs sobre o papel dos DPIs, incluindo:

Algumas inovações para minimizar os efeitos das mudanças climáticas podem gerar um aumento de custos. E o mercado, via de regra, não está preparado para remunerar essas inovações.

No entanto, os governos estão preparados para promulgar uma política que estimule avanços na tecnologia empregada no meio ambiente, independentemente do apoio do mercado. Por exemplo, muitos países não serão capazes de superar o hiato criado entre energia tradicional e a geração de outras fontes renováveis, sem incentivos por parte de seus governos.

“Perspectivas das empresas com relação ao posicionamento da UNFCCC pós 2012 para tratar de mudanças climáticas” (7 de dezembro de 2009) e “Comentários sobre o Esboço do Estatuto da OECD sobre Flexibilidade na Utilização de Investimentos para Desenvolvimento Verde” (9 de março de 2010).

A ICC também elaborou um padrão de contrato intitulado “Modelo Internacional de Transferência de Tecnologia” que serve com base nas negociações de transferência de tecnologia.

III.

DESENVOLVIMENTO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

A ICC acredita que a disponibilidade de opções economicamente viáveis para enfrentar os desafios globais – inclusive à saúde, ao meio ambiente e à segurança alimentar – dependerá do desenvolvimento, comercialização e disseminação ampla de tecnologias eficazes existentes e novas tecnologias atualmente não comerciais. O setor privado foi, e continuará sendo, responsável pela maior parte dos investimentos e pelo desenvolvimento e difusão das novas tecnologias aperfeiçoadas que serão essenciais para enfrentar esses desafios. A capacidade para amortizar esses investimentos e assegurar um retorno àqueles que fornecem o capital necessário é garantida por proteção à propriedade intelectual das invenções que irão resultar do esforço de pesquisa e desenvolvimento pelo setor privado.

Em especial, a propriedade intelectual estimula a inovação e cria um ambiente favorável para investimentos estrangeiros diretos e comércio internacional de bens e serviços. A PI também desempenha uma importante função de desenvolvimento ao proporcionar uma base para a transferência de tecnologia e o desenvolvimento da indústria local. Tudo o que foi acima exposto é essencial para o crescimento econômico sustentável e para gerar concomitantes benefícios em áreas que afetam o interesse público, como saúde, meio ambiente e segurança alimentar. O papel que a PI desempenha no crescimento e desenvolvimento econômico não é, porém, inteiramente percebido ou reconhecido em alguns setores e em alguns países – principalmente em alguns países em desenvolvimento. Isso se deve à pouca conscientização da importância da inovação e dos direitos de PI nas empresas e nas comunidades acadêmicas, bem como no governo.

Em um mundo de tecnologia cada vez mais complexa, o desenvolvimento de novos produtos – e mesmo o próprio progresso – depende da capacidade de reunir idéias, conhecimentos especializados e inovações de múltiplas disciplinas, e muitas vezes de múltiplas entidades (tanto públicas como privadas) e múltiplos países. Para criar novos produtos e serviços em um mercado que muda rapidamente, muitas empresas acham fundamental poder compartilhar ideias e 82

ICC – O Guia da Propriedade Intelectual para Empresas e Legisladores

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Interação entre a política de propriedade intelectual e de outras áreas

PARTE C

trabalharem estreita colaboração com associados, instituições acadêmicas e até mesmo concorrentes. Essa abordagem muitas vezes é chamada “inovação aberta”. Há um crescente reconhecimento de que a PI constitui uma ferramenta eficaz que permite que as empresas colaborem de maneira aberta.

As empresas são a origem primária de inovações, e quando lhes é proporcionado o ambiente certo, elas são um agente crítico no desenvolvimento, demonstração, comercialização e disseminação de tecnologia. O “ambiente certo” inclui não somente os direitos de propriedade intelectual cuja observância é exigível, e as instituições que os apoiam, mas também incentivos para pesquisa e desenvolvimento, inclusive incentivos fiscais e investimento direto pelos governos. Deve também ser entendido que as empresas não se dedicam à pesquisa, desenvolvimento e comercialização isoladamente. Ao invés disso, muitas vezes elas formam parcerias com governos, instituições acadêmicas e outros órgãos de pesquisa sem fins lucrativos, para alavancar recursos e benefícios que tragam vantagem mútua. No entanto, as contribuições governamentais e acadêmicas para a inovação são frequentemente na área de pesquisa básica e demonstração, e muitas vezes exigem grandes investimentos de capital privado para colocar os frutos dessa pesquisa no mercado.

Geralmente o meio mais eficiente de levar rapidamente a pesquisa governamental e acadêmica para o mercado é a transferência de patentes ou o licenciamento de patentes e respectivo knowhow para o setor privado, criando com isso um incentivo para o sócio privado investir o capital necessário no empreendimento conjunto.

Quando os governos levarem em conta mecanismos potenciais para fomentar a transferência de tecnologia, eles não devem recorrer a soluções que possam colocar em risco o papel essencial das patentes; isso pode ser feito criando-se ônus adicionais para os titulares de propriedade intelectual.

Em especial, as restrições ao uso de mecanismos, tais como licenciamento compulsório, contidos no acordo TRIPS, devem ser respeitadas quando as tecnologias são transferidas de um mercado nacional para outro. Quaisquer limitações ao livre licenciamento de tecnologia no mercado devem se limitar a situações extremamente raras e de curto prazo que envolvam verdadeiras emergências nacionais nas quais não haja alternativa. O licenciamento compulsório nunca deve ser usado para obter-se vantagem comercial para o país que recebe a tecnologia. Fazer o contrário seria colocar em risco toda a transferência de tecnologia atravessando fronteiras nacionais, e impedir a cooperação trans-nacional essencial para abordar questões que transcendem as fronteiras nacionais.

Ação das Empresas

Ação do Governo

As empresas precisam trabalhar para assegurar que atos por governos e por organizações internacionais sejam focalizados em como tornar eficaz o uso de direitos de propriedade intelectual para abordar questões de desenvolvimento econômico e tecnológico. A meta é focalizar a solução de problemas práticos e do mundo real, enquanto se mantêm os incentivos e as aptidões de transferência de tecnologia inerentes ao sistema global de propriedade intelectual.

As empresas gostariam de ver coerência e coordenação entre setores estratégicos, tais como assistência à saúde, meio ambiente, energia e alimentos, e políticas de PI. Os governos precisam reconhecer que as questões de desenvolvimento são complexas e variadas, e é preciso lidar com elas com meios diferentes adaptados ao contexto específico de cada situação.

Muitos fatores outros além de produtos patenteados devem desempenhar um papel na definição de uma estratégia central para programas governamentais para abordar o desenvolvimento

As empresas participam em uma série de parcerias público-privadas, bem como em iniciativas do setor privado, para pesquisar e fornecer as tecnologias necessárias – inclusive de medicamentos e vacinas – aos países em desenvolvimento (veja o documento da ICC “Aspectos adicionais sobre licenciamento compulsório cruzando fronteiras” (21 de novembro de 2002).

ICC – O Guia da Propriedade Intelectual para Empresas e Legisladores

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PARTE C

Interação entre a política de propriedade intelectual e de outras áreas

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Ação das Empresas

Ação do Governo

Parcerias público-privadas, tais como HINARI (Iniciativa de Acesso à Rede Eletrônica de Pesquisa e Saúde), AGORA (Acesso Online à Agricultura Global) e OARE (Acesso Online para Pesquisa do Meio Ambiente), também ajudam a facilitar o acesso a informações científicas e tecnológicas nas áreas de saúde, alimentos e agricultura, e de meio ambiente para instituições em países de baixa renda.

de um modo geral e em áreas específicas, inclusive saúde, nutrição e meio ambiente.

As empresas também continuarão a promover a conscientização em organizações internacionais e em todos os países quanto ao papel essencial da proteção à propriedade intelectual em estimular pesquisa e inovação de um modo geral.

Além disso, as empresas precisam melhorar seus esforços junto a governos e empreendimentos de todos os países para promover a idéia de que o respeito aos direitos de PI através de processos eficientes e equilibrados para concessão e exigência de observância dos direitos de propriedade intelectual constitui um elemento-chave de competitividade, e promove pesquisa e desenvolvimento.

O papel do licenciamento compulsório com relação ao desenvolvimento e transferência de tecnologia continua sendo uma questão difícil e complexa. O licenciamento compulsório de patentes é previsto especificamente nos termos do direito internacional – inclusive no acordo TRIPS – observadas certas condições. No entanto, as empresas notam, com preocupação, que o uso amplo e agressivo (ou a ameaça de usar) do licenciamento compulsório tem um efeito negativo sobre decisões de investir no desenvolvimento de novas tecnologias e sobre a transferência de novas tecnologias para países que usam (ou ameaçam usar) o licenciamento compulsório daquela maneira. As empresas continuarão a acompanhar atentamente a implementação, o uso e a ameaça de uso de licenciamento compulsório, e exortam ação governamental para se resguardar contra o licenciamento compulsório que ameace o desenvolvimento e a transferência de tecnologia. Em especial, as empresas continuarão insistindo que o licenciamento compulsório seja feito estritamente conforme o direito internacional.

As empresas continuarão acompanhando e contribuindo para o trabalho das organizações intergovernamentais que abordam questões referentes à transferência de tecnologia inerentes ao sistema global de propriedade intelectual.

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Os governos devem trabalhar em prol de construir capacidade inovadora local e implementar políticas que apóiem o desenvolvimento e transferência de tecnologia. Estas incluem desenvolver uma força de trabalho bem treinada e instruída, proporcionar incentivos fiscais adequados, assegurar proteção eficaz aos direitos de propriedade intelectual, proporcionar uma estrutura legal para apoiar o licenciamento desses direitos com base no mercado, baixar regulamentos que favoreçam o investimento e o comércio, proporcionar incentivos de custeio para a pesquisa, desenvolvimento e catalogação de recursos genéticos, e implementar políticas apropriadas em outras áreas.

Quando formularem diretrizes que afetam os direitos de propriedade intelectual, as organizações internacionais que lidam com campos específicos (tais como a OMS no campo da saúde, e a UNFCCC e a CDB no campo do meio ambiente) devem trabalhar mais proximamente da WIPO e da OMC, e devem procurar a direção das mesmas.

Os governos precisam trabalhar, em nível nacional bem como no Conselho do TRIPS, para assegurar que a implantação nacional e regional da Decisão da OMC de 2005, sobre uma alteração do TRIPS para introduzir o licenciamento compulsório cruzando fronteiras, seja feita de boa fé e em benefício de patentes necessárias em países em desenvolvimento. Os governos

ICC – O Guia da Propriedade Intelectual para Empresas e Legisladores

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Interação entre a política de propriedade intelectual e de outras áreas

PARTE C

Ação das Empresas

Ação do Governo

As empresas participam em uma série de parcerias público-privadas, bem como em iniciativas do setor privado, para pesquisar e fornecer as tecnologias necessárias – inclusive de medicamentos e vacinas – aos países em desenvolvimento (veja o documento da ICC “Aspectos adicionais sobre licenciamento compulsório cruzando fronteiras” (21 de novembro de 2002).

também devem manter as salvaguardas para os detentores de direitos, previstas na Decisão da OMC. Os governos devem entender ainda que o afrouxamento das condições para licenciamento compulsório coloca em risco o efeito incentivador das patentes, inclusive para inventores individuais e pequenas empresas em países em desenvolvimento, porque essas medidas teriam que se aplicar a todos os detentores de direitos, inclusive detentores de direitos do próprio país. Os governos devem continuar com seus esforços para proporcionar incentivos para transferência de tecnologia para países subdesenvolvidos, nos termos do Artigo 66(2) do acordo TRIPS.

Parcerias público-privadas, tais como HINARI (Iniciativa de Acesso à Rede Eletrônica de Pesquisa e Saúde), AGORA (Acesso Online à Agricultura Global) e OARE (Acesso Online para Pesquisa do Meio Ambiente), também ajudam a facilitar o acesso a informações científicas e tecnológicas nas áreas de saúde, alimentos e agricultura, e de meio ambiente para instituições em países de baixa renda.

As empresas também continuarão a promover a conscientização em organizações internacionais e em todos os países quanto ao papel essencial da proteção à propriedade intelectual em estimular pesquisa e inovação de um modo geral.

Além disso, as empresas precisam melhorar seus esforços junto a governos e empreendimentos de todos os países para promover a idéia de que o respeito aos direitos de PI através de processos eficientes e equilibrados para concessão e exigência de observância dos direitos de propriedade intelectual constitui um elemento-chave de competitividade, e promove pesquisa e desenvolvimento.

O papel do licenciamento compulsório com relação ao desenvolvimento e transferência de tecnologia continua sendo uma questão difícil e complexa. O licenciamento compulsório de patentes é previsto especificamente nos termos do direito internacional – inclusive no acordo TRIPS – observadas certas condições. No entanto, as empresas notam, com preocupação, que o uso amplo e agressivo (ou a ameaça de usar) do licenciamento compulsório tem um efeito negativo sobre decisões de investir no desenvolvimento de novas tecnologias e sobre a transferência de novas tecnologias para países que usam (ou ameaçam usar) o licenciamento compulsório daquela maneira. As empresas continuarão a acompanhar atentamente a implementação, o uso e a ameaça de uso de licenciamento compulsório, e exortam ação governamental para se resguardar contra o licenciamento compulsório que ameace o desenvolvimento e a transferência de tecnologia. Em

Os governos também precisam trabalhar em nível nacional, com relação às negociações de um acordo posterior a 2012 nos termos do UNFCCC, a estratégia e plano de ação globais da OMS sobre saúde pública, inovação e propriedade intelectual, e a implementação pela WIPO, em andamento, da Agenda de Desenvolvimento, para assegurar que as negociações não levem a um enfraquecimento dos direitos de PI.

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Ação do Governo

especial, as empresas continuarão insistindo que o licenciamento compulsório seja feito estritamente conforme o direito internacional.

As empresas continuarão acompanhando e contribuindo para o trabalho das organizações intergovernamentais que abordam questões referentes à transferência de tecnologia, inclusive saúde, meio ambiente e segurança alimentar.

Isso inclui contribuições para: (i) A implementação da estratégia e plano de ação global sobre saúde pública, inovação e propriedade intelectual na OMS; (ii) A implementação da agenda de desenvolvimento da WIPO; (iii) Discussões sobre PI e mudança climática nos termos da Convenção Básica das Nações Unidas sobre Mudança Climática; (iv) Discussões sobre transferência de tecnologia dentro da Convenção sobre Diversidade Biológica; e (v) Discussão sobre transferência tecnológica dentro da OMC. Ação da ICC A ICC desempenhou um papel ativo em debates sobre desenvolvimento e transferência de tecnologia de uma maneira geral em certos setores da tecnologia. Na área de ciências médicas, a ICC submeteu “A Importância da Inovação Exponencial para o Desenvolvimento” (27 de maio de 2005) à CIPIH (Comissão sobre Direitos de Propriedade intelectual, Inovação e Saúde Pública) e o documento “Propriedade Intelectual e Inovação Médica” (28 de setembro de 2007) à OMS com relação ao processo de consulta IGWG. Com relação à PI e à Agenda de Desenvolvimento da WIPO, a ICC apresentou os seguintes documentos: “Fazendo o Trabalho de Propriedade Intelectual para Países em Desenvolvimento” (19 de julho de 2005) e “Recomendações sobre a Implementação de propostas para a Agenda de Desenvolvimento da WIPO” (29 de novembro de 2007. Na área de PI e mudança climática, a ICC apresentou os seguintes documentos à UNFCCC: “Desenvolvimento e Implementação de Tecnologia para Abordar a Mudança Climática”, (31 de novembro de

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Ação do Governo

2008) e “Mudança Climática e Propriedade Intelectual” (10 de setembro de 2009). No contexto da Convenção sobre Diversidade Biológica, a ICC apresentou “Natureza, Conhecimento Tradicional e Desenvolvimento de Capacitação” (18 de setembro de 2009), incluindo uma discussão sobre transferência de tecnologia.

Durante o Fórum Global de Impacto Tecnológico da LESI, em janeiro de 2012, A ICC e a WIPO organizaram uma mesa redonda sobre a difusão de tecnologia para os países em desenvolvimento.

IV.

POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA

1.

Questões gerais

É natural que existam tensões entre a lei de concorrência (“lei antitruste”, nos Estados Unidos) e os direitos de propriedade intelectual. Os artigos 8.2 e 40 do TRIPS permitem aos membros da OMC adotar medidas para controlar práticas anticoncorrência com base nos direitos de propriedade intelectual. A OMC, a OECD e a UNCTAD criaram grupos para estudar essas práticas, mas o maior índice de atividade tem sido nos Estados Unidos e na União Européia, como descrito abaixo.

As autoridades responsáveis pela concorrência identificaram, ao longo dos anos, três maneiras distintas pelas quais a propriedade intelectual pode se mostrar anticoncorrência: (i) Uma posição dominante resultante da titularidade de propriedade intelectual pode ser causa de abuso pelo titular da mesma. (ii) Um licenciante pode impor termos de licenciamento restritivos ao seu licenciado, que garantam recompensa inapropriada para sua propriedade intelectual (por exemplo, licenciando um processo patenteado sob a condição de que um material de partida não patenteado seja comprado do mesmo – a assim chamada “venda casada”). (iii) Se uma Repartição de Patentes concede patentes de baixa qualidade (muito embora posteriormente as patentes possam ser impugnadas em Juízo) e se, de uma maneira geral, a lei for dúbia, concorrentes de titulares de patente podem optar por respeitá-las, em lugar de ignorálas ou impugná-las.

Nos Estados Unidos, a questão (i) foi abordada de maneira preliminar em um relatório de outubro de 2003 da Comissão Federal de Comércio, e mais detalhadamente em um relatório de abril de 2007 da Comissão Federal de Comércio conjuntamente com o outro órgão norte-americano de imposição da lei antitruste, qual seja o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, através de sua Divisão Antitruste. O ponto de vista adotado foi que direitos de propriedade intelectual só raramente criam monopólios que venham a gerar uma lei antitruste. Os membros da Comissão Européia historicamente adotaram um ponto de vista menos flexível. Ao longo dos últimos anos, eles têm aplicados medidas de imposição da lei de concorrência quando percebem abusos de posição dominante; assim o fazem, exigindo o cumprimento dos direitos de propriedade intelectual, levando outras jurisdições a seguir a mesma abordagem.

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A questão (ii) é abordada nos Estados Unidos pelas Diretrizes, e foi discutida também nos relatórios de 2003 e 2007. Os relatórios adotaram uma abordagem flexível de “regra da razão”. No caso de venda casada e enfeixamento, a Comissão Federal de Comércio e o Departamento de Justiça declararam que não restringiriam o uso de venda casada e enfeixamento por “empresas ainda incipientes no mercado” se a sua utilização resultasse em eficiência econômica. No entanto, casos anticoncorrência decorrentes de seu uso seriam reprimidos. Na Europa há uma volumosa e complexa Regulamentação de Isenção em Bloco sobre Transferência de Tecnologia, juntamente com uma correlata Regulamentação sobre cooperação em pesquisa e desenvolvimento. Para os tribunais nacionais pode ser difícil promulgar com rigor essas Regulamentações, sobretudo quando metas mínimasde fatias de mercado não forem atingidas. Em 2010, a Comissão Européia foi consultada sobre a revisão da Regulamentação sobre cooperação em R&D, propondo inicialmente que a isenção devesse ser condicionada à elaboração de medidas que evitassem “guerrilhas de patentes” na cooperação em R&D. Essa proposta baseou-se numa falsa analogia que foi terminantemente recusada pelas empresas e pela ICC, que a classificou como inviável. De qualquer forma, a Regulamentação revista (que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2011) não atendia às condições estipuladas; além disso, houve uma série de aperfeiçoamentos, entre eles, um tratamento mais favorável, no campo tecnológico, sobre as restrições de uso entre as partes semelhantes às estipuladas na Regulamentação de Isenção em Bloco sobre Transferência de Tecnologia.

A questão (iii) foi levantada no relatório dos Estados Unidos de 2003. Progresso na legislação sobre procedimentos de oposição à patentes e redução das incertezas atuais dos requerentes(geradas a partir de ações de primeiro-a-inventar e danos triplos), conforme relatado acima, (veja Parte A.I. 1.1. Patentes – Fundamento para concessão de direitos de patente: primeiro-a-inventar v primeiro-a-depositar).

Todas as três questões (i) a (iii) surgiram na consulta à Comissão Européia sobre o setor farmacêutico, adiante mencionado em Situações Especiais. Embora o setor seja de fato “especial”, algumas das conclusões, com adaptação, se aplicariam a outros setores.

Ação das Empresas

Ação do Governo

As empresas fornecerão dados para discussões sobre a interface entre propriedade intelectual e concorrência na OECD, UNCTAD e WIPO, conforme for apropriado. Também examinarão e comentarão os avanços nos Estados Unidos à medida que ocorrerem, além de monitorar o efeito prático das Regulamentações da União Européia.

A legislação fundamental de patentes ainda está sendo examinada pelo Congresso dos Estados Unidos.

2.

Situações especiais

Na União Européia, a Comissão Européia tentou limitar, o exercício dos direitos de propriedade intelectual em situações especiais de mercado: listas de programas de televisão; estruturação de resultados de pesquisas de mercado; e reciclagem de resíduos. Uma preocupação das empresas é que casos especiais podem ser decididos de maneira a prejudicar, de modo inadequado, o exercício dos direitos de propriedade intelectual em outros contextos. O licenciamento do uso de informações técnicas tem sido uma questão importante, atualmente, no processo da Comissão Européia contra a Microsoft.

Como descrito na Seção 6 de “Desenvolvimentos com impacto sobre a proteção à propriedade intelectual”, os participantes de órgãos normativos precisam estar preparados para conceder licenças de patentes se essas patentes incluírem a implementação de uma norma técnica proposta. Em 2005,

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PARTE C

a Comissão Européia expressou a preocupação de que os regulamentos do principal órgão normativo das telecomunicações européias permitissem que os participantes se comportassem de maneira anticompetitiva (sobretudo por meio de “patente de guerrilha”, mediante a revelação inadequada das posições de patentes existentes). Respondendo à Comissão, este órgão (o Instituto Europeu de Normas Técnicas de Telecomunicações, “ETSI”) revisou sua política de DPI no mesmo ano, e mais tarde constituiu uma Comissão Especial para DPI, que continua assessorando o ETSI quanto às mudanças necessárias no procedimento do ETSI. O negócio do setor farmacêutico depende, em grau bastante elevado, de patentes. A Comissão Européia, em sua consulta ao setor farmacêutico em 2008, procurou examinar se “empresas de medicamentos originais” haviam usado o sistema de patentes e contratos de patentes, bem como outros procedimentos reguladores ou administrativos, para retardar a entrada da concorrência de genéricos após a expiração da patente. Ela também procurou examinar se o uso do sistema de patentes havia reduzido o número de novos medicamentos que chegam ao mercado.

O relatório, emitido em 2009, não encontrou provas de abuso sistemático do sistema de patentes nem de contratos de patentes por parte das empresas de medicamentos originais.

Ele advertiu, porém, que a Comissão estava pronta para intervir usando a lei de concorrência em casos específicos: (i) em que contratos (inclusive transações em litígios) contivessem restrições ilegais sobre a entrada de produtos genéricos, ou (ii) em que as chamadas “patentes defensivas” (isto é, patentes a respeito das quais os titulares não estivessem mais fazendo esforços inovadores relevantes) estivessem sendo usadas para bloquear inovações por parte dos concorrentes.

O relatório também analisou se alguns aspectos do Sistema Europeu de Patentes teriam facilitado possíveis abusos. O relatório acatou bem as propostas da Repartição Européia de Patentes para aperfeiçoar e acelerar seus procedimentos de exame e oposição e, em especial, as novas restrições sobre o depósito voluntário de pedidos divisionais. Segundo o relatório, tudo o que iria reduzir a incerteza para concorrentes do requerente. Ele acatou as atuais tentativas para a criação de uma Patente Comunitária e de um sistema unificado de litígio sobre patentes em toda a União Européia, acreditando que a atual inconsistência dos tribunais nacionais ao decidirem sobre violações e validade de patentes essencialmente idênticas causa incerteza para concorrentes do titular da patente.

V.

A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

As redes digitais de alta velocidade (banda larga) possibilitam a distribuição de conteúdo digital e de outros bens culturais tanto em formato “streaming” como “on-demand”. Os proprietários de conteúdo e distribuidores autorizados estão rapidamente usando redes de alta velocidade para prestar serviços e oferecer conteúdo em diferentes plataformas de transferência, usando vários modelos de negócios.

Novas plataformas online estão gerando um crescimento explosivo da criatividade. O crescimento de serviços legalizados ainda é desafiado por uma série de fatores que incluem dificuldades na proteção da distribuição de conteúdo no ambiente digital de alto risco. Com frequência, opiniões totalmente opostas surgem nesses debates, tanto apoiando posições extremas quanto os benefícios, ou ressaltando os aspectos negativos da proteção ou limitações sobre direitos autorais. Claro que a proteção à propriedade intelectual é um pilar essencial para o desenvolvimento do comércio eletrônico e para a integração de tecnologias de informação e comunicação.

Ao mesmo tempo, também deve ser compreendido que a proteção aos direitos autorais não abrange informações, fatos ou idéias – somente a forma específica como são expressos. Também é importante notar que a proteção a direitos autorais não é absoluta – os direitos autorais são limitados

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2012

no tempo, e na maioria das jurisdições já existem muitas exceções à proteção de direitos autorais.

Tais exceções são estabelecidas de acordo com o direito internacional pertinente, e são regidas por leis nacionais. Mesmo com relação a usos aos quais as exceções não se aplicam, existem soluções voluntárias – tais como licenciamento flexível de direitos de propriedade intelectual novos ou préexistentes – que estão evoluindo sob formas que preservam os direitos concedidos ao detentor dos direitos autorais ao mesmo tempo em que facilitam um acesso mais amplo a essas obras (por exemplo sistemas de licenciamento como o Creative Commons proporcionam uma série de licenças padronizadas de direitos autorais que especificam quais usos são permitidos, e se o conteúdo pode ser distribuído ou copiado). É importante que haja um sistema bem equilibrado que incentive a criatividade e, ao mesmo tempo, garanta as exceções e limitações em prol de um crescimento econômico satisfatório para toda uma gama de interessados que inclua detentores de direitos e usuários, bem como aqueles que se capitalizam através das exceções e limitações inerentes ao sistema. Com isso em mente, é essencial lembrar que uma das finalidades primordiais da proteção aos direitos autorais é, na verdade, promover a oferta pública de obras que, de outra forma, não seriam compartilhadas com o público em geral sem uma garantia de proteção, e receber um retorno sobre o investimento, tempo, esforço e competência exigidos para sua produção e distribuição.

A Internet e a tecnologia em geral têm ampliado as maneiras pelas quais conteúdo, idéias e informações podem ser disseminados, consumidos e criados. Legisladores e formuladores de diretrizes têm se esforçado para chegar a um equilíbrio entre os direitos dos criadores e os interesses dos usuários, no contexto dos novos desenvolvimentos tecnológicos. A lei de direitos autorais é basicamente flexível para enfrentar esses desafios, desde que seja aplicada dentro de uma estrutura legislativa mais ampla que promova a disseminação de conteúdo, reconhecendo que há muitos fatores, além da proteção à propriedade intelectual, que devem ser considerados na promoção de uma sociedade da informação equilibrada e produtiva.

As questões que estão evoluindo na área dos direitos autorais têm um impacto na maneira como o conteúdo é distribuído e aberto ao público, e elas são mais amplamente discutidas na Seção A, IV, Direitos Autorais.

Ação das Empresas

Ação do Governo

As empresas continuarão participando ativamente da formulação de diretrizes para Internet que tenham impacto sobre os direitos de propriedade intelectual e promovam a mensagem de que a proteção aos direitos de propriedade intelectual fomenta a criatividade necessária para o desenvolvimento da Internet, bem como a criação e disseminação de mais obras em beneficio do público. O desenvolvimento de modelos de negócios continua, bem como uma proteção técnica confiável.

Os governos devem adotar diretrizes para fomentar a inovação e a criatividade na Internet – que incluam a proteção aos direitos de propriedade intelectual. Uma maneira prática e eficaz para conseguir isso é que os governos ratifiquem e apóiem a Convenção de Berna e aos Tratados do TRIPS e da WIPO sobre Internet, e efetivamente implementem e façam cumprir as disposições desses instrumentos.

As empresas têm participado de vários empreendimentos para ampliar o conteúdo oferecido de uma maneira segura, através das novas plataformas de mídia. O “Protocolo de Exclusão de Robôs” (REP), existente desde os anos1990, dá os meios de informar a compatibilidade às ferramentas de busca – tanto em sites como em páginas – se elas puderem rastrear páginas na Internet.

Outro exemplo é o Protocolo de Acesso Automatizado ao Conteúdo (ACAP). O ACAP é uma especificação técnica

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A Comissão de Assessoramento do Governo para a ICANN deve estimular a ICANN a adotar diretrizes

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Ação das Empresas

Ação do Governo

desenvolvida por um grupo intersetorial da indústria, que inclui editores e outras indústrias de conteúdo que informarão às ferramentas de busca os usos que elas podem fazer do conteúdo publicamente disponível em sites da Internet, além de possibilitar novos modelos de negócios. No futuro são previstas mais transações sofisticadas, quando a comunicação eletrônica de diretrizes e autorizações de uso será feita máquina-a-máquina.

para fomentar o comércio eletrônico, inclusive aprofundando a proteção à propriedade intelectual. Os governos devem apoiar uma eficaz exigência de observância dos direitos de propriedade intelectual, e de parcerias que permitam acesso seguro e legal a conteúdo na Internet.

O ACAP permite um âmbito mais amplo de autorizações de acesso além das capacidades do REP e das ferramentas de busca apropriadas, e tem um processo oficial de desenvolvimento em andamento e implementação prorrogada.

As empresas devem continuar explorando oportunidades para aumentar a acessibilidade segura e legal à obras. As empresas estimulam um diálogo cujo enfoque seja em sistemas para distribuição tecnicamente segura de obras online, e em tecnologia de gerenciamento de direitos digitais (“DRM”) para proteger essa distribuição e fomentar a inovação e a criatividade.

Ação da ICC A ICC lançou a iniciativa “Ação das Empresas para Apoiar a Sociedade da Informação” (BASIS) em meados de 2006 para representar os interesses das empresas e proporcionar experiência empresarial a foros globais, incluindo o Foro de Governança da Internet (IGF), a Aliança Global para ICT e Desenvolvimento (GAID), o acompanhamento do pós-WSIS, e atividades de implementação.

VI.

PRIVACIDADE DE DADOS

Em muitos países e em estruturas regionais, as regras sobre a proteção à privacidade – muitas das quais se baseiam no consentimento da pessoa quanto à coleta e/ou uso e/ou transferência de seus dados pessoais – aplicam-se a diversos aspectos da atividade empresarial. Dois exemplos são as Diretrizes da OECD sobre a Proteção de Privacidade e Fluxos Transfronteiriços de Dados Pessoais e a Diretriz 95/46 da UE sobre proteção de pessoas com relação ao processamento e livre transferência de dados pessoais. Um esforço mais recente foi a criação da Estrutura de Privacidade da APEC. Dados pessoais (ou seja, qualquer informação que direta ou indiretamente permita a identificação de pessoas físicas às quais ela se refere) não são geralmente protegidos por direitos de propriedade intelectual, mas essencialmente por leis de privacidade.

A proteção e o licenciamento de DPIs podem coincidir com as exigências de regulamentação de proteção de dados quando os dados pessoais são processados no contexto, por exemplo, das seguintes atividades: Criação de novos produtos e serviços protegidos como PI (software de direitos do consumidor, por exemplo);

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Incorporação em bancos de dados cujo uso é posteriormente licenciado, possivelmente como parte de um pacote mais amplo de propriedade intelectual; Processamento para programas de pesquisa/estudo (por exemplo, no campo da medicina) cujos resultados, espera-se, sejam protegidos por direitos de propriedade intelectual (principalmente patentes ou direitos autorais); e Desenvolvimento de novas tecnologias e ferramentas que possam ser protegidas por DPI e que criem novas oportunidades de negócios. (tais como ferramentas de geolocalização e privacidade de concepção, técnicas de avaliação de perfil).

As diretrizes para proteção de dados também precisam ser sancionadas quando as Informações de Identificações Pessoais forem exigidas (PII, em inglês) para a observância dos direitos de propriedade intelectual. Por exemplo, na União Européia depois de considerável polêmica, existe um consenso que dados, ou dados que possam ser considerados pessoais sob certas circunstâncias (tais como endereços de Protocolo da Internet) podem ser usados para identificar ou rastrear usuários que possam estar envolvidos em violações de PI. Tensões entre a proteção de dados e a exigência de observância de direitos de propriedade intelectual também emergiram em relação à abrangência de acesso que deve ser permitida ao banco de dados WHOIS da ICANN (que contém dados sobre detentores de registro de nomes de domínio), e a dimensão de quaisquer obrigações de intermediários técnicos de fornecer dados, tais como endereços do Protocolo da Internet, sobre supostos violadores.

Existem atualmente na Europa e nos Estados Unidos movimentos com o objetivo de revisar plataformas sobre a privacidade segundo as Regulamentações da UE que regem a proteção de dados pessoais, levando-se em consideração as novas práticas comerciais viabilizadas através da tecnologia que auxilia a aprimorar a proteção de dados dos consumidores, e buscando implementar novas normas com abrangência e aceitação internacionais.

Ação das Empresas

Ação do Governo

A comunidade empresarial endossou as Diretrizes da OECD, de 1980, sobre a Proteção de Privacidade e Fluxos Transfronteiriços de Dados Pessoais, e se comprometeu a implementar práticas e procedimentos justos em conformidade com essas diretrizes.As empresas trabalharão para assegurar que as diretrizes atuais ou futuras sobre questões de privacidade levem em consideração, de forma apropriada, as necessidades básicas das empresas na área de propriedade intelectual e em outras áreas. As empresas continuarão a respeitar os direitos de todos os interessados, numa tentativa de se chegar a um consenso que contemple todas as questões relevantes das políticas públicas.

Os governos devem adotar uma abordagem flexível e receptiva à proteção de dados pessoais, inclusive a aceitação de soluções autorreguladoras e inovações tecnológicas que protejam o usuário e conciliem esses interesses com outros objetivos da política pública, tais como o combate ao crime cibernético e à contrafação e pirataria.

Ação da ICC

Os governos devem se esforçar para garantir que uma abordagem equilibrada atenda tanto os direitos dos provedores de conteúdo como os interesses de indivíduos e outras partes interessadas no mundo digita.

A ICC, através de sua Comissão sobre Comércio Eletrônico, Tecnologia da Informação e Telecomunicações (EBITT), junto com seis outras associações internacionais de comércio, também participou do esboço de cláusulas contratuais sobre padronizações alternativas para a transferência de dados pessoais da UE para terceiros países, que foram aprovadas pela Comissão Européia em 2004. A Comissão EBITT da ICC

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Ação das Empresas

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Ação do Governo

produziu o Ferramental de Privacidade da ICC (“ICC Privacy Toolkit”), que apresenta em detalhes as muitas vantagens de uma abordagem auto-reguladora sobre a privacidade de dados, e dará prosseguimento aos debates já iniciados para a revisão das Diretrizes Européias de 1995 sobre proteção de dados pessoais.

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Notes

Notes

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A missão fundamental da ICC é promover o comércio e investimentos e ajudar as empresas a enfrentarem os desafios e oportunidades da globalização. Sua convicção de que o comércio é uma força poderosa em prol da paz e da prosperidade, data das origens da organização, no início do século passado. O pequeno grupo de líderes empresariais de larga visão que fundaram a ICC denominavam-se “os mercadores da paz”.

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A ICC também presta serviços essenciais, destacando-se entre eles a Corte Internacional de Arbitragem da ICC, a instituição líder mundial em arbitragem. Outro serviço é a Federação Mundial de Câmaras, a rede mundial de câmaras de comércio da ICC, que promove a interação e o intercâmbio das melhores práticas nas câmaras. ICC também oferece treinamento especializado e seminários, e é uma editora líder na publicação de materiais de referência práticos e educacionais para negócios internacionais, bancos e arbitragem.

Líderes empresariais e peritos extraídos dos quadros de filiados da ICC estabelecem a postura empresarial quanto a amplas questões de comércio e política de investimentos, bem como sobre assuntos técnicos e setoriais vitais. Estes incluem anticorrupção, serviços bancários, economia digital, telecomunicações, ética de marketing, meio ambiente e energia, política de concorrência e propriedade intelectual, entre outros A ICC trabalha em estreita cooperação com as Nações Unidas, com a Organização Mundial do Comércio e outros fóruns intergovernamentais, inclusive o G20.

A ICC foi fundada em 1919. Hoje ela agrupa centenas de milhares de empresas e associaçõesmembros de mais de 120 países. Comitês nacionais trabalham com os membros da ICC em seus países para abordar suas preocupações e transmitir a seus governos os pontos de vista formulados pela ICC.

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