Nº 12 Revista Digital de la RED PROPIEDAD INDUSTRIAL by Fundación CEDDET

Rev i s t a d e l a Re d d e E x p e r t o s e n

PROPIEDAD INDUSTRIAL

ENTREVISTA

HERNÁN RODRIGO ROMERO ZAMBRANO

Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Magistrado Titular por la República del Ecuador FIRMA INVITADA La propiedad intelectual como herramienta para obtener transferencia de tecnología

BYRON ROBAYO ARROYO Asesor en Transferencia de Tecnología del Instituto

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI PANORÁMICAS

Costa Rica, España y Cuba ACTIVIDADES DE LA RED DE EXPERTOS EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

2016 Número 12

Red de Expertos en Propiedad Industrial REDACCIÓN Lorena Castellanos REDACTORA JEFE INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SUMARIO EDITORIAL...................................................................3 ENTREVISTA

Amaya Ezcurra COORDINADORA INSTITUCIONAL JEFA DE SERVICIO DE TÉCNICAS INDUSTRIALES (OEPM)

Joaquín González Balseyro COORDINADOR INSTITUCIONAL JEFE DE ÁREA DE RECURSOS DE MODELOS Y PATENTES (OEPM)

Hellen Arce Matamoros COORDINADORA TEMÁTICA EXAMINADORA DE ESTUDIOS DE FONDO EN DISEÑOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD

Fundación CEDDET

HERNÁN RODRIGO ROMERO ZAMBRANO Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Magistrado Titular por la República del Ecuador ...............4

FIRMA INVITADA

BYRON ROBAYO ARROYO Asesor en Transferencia de Tecnología del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO HERRAMIENTA PARA OBTENER TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA .............................07

PANORÁMICAS

María Sanz Oliveda GERENTE DEL PROGRAMA “REDES DE EXPERTOS”

Alba Martínez COORDINADORA RED DE EXPERTOS EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

Elena Pérez Landa COORDINADORA DE PUBLICACIONES

Marina Serrano MAQUETACIÓN Y DISEÑO DE REVISTA

CONTACTAR redes@ceddet.org ACCESO A LA RED DE EXPERTOS www.ceddet.org

Costa Rica El Trade Dress en el derecho marcario costarricense LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO.........................12 España La Frontera entre las Patentes y los Diseños FRANCISCO JOSÉ MORENO GÓMEZ ..........................17 Cuba Valores respaldados por activos intangibles FREDY SÁNCHEZ MERINO ........................................22 Costa Rica Relación de la Propiedad Intelectual y los productos naturales GERMAN L. MADRIGAL REDONDO ............................26

ACTIVIDADES DE LA RED DE EXPERTOS EN PROPIEDAD INDUSTRIAL.....................................35

La presente publicación pertenece a la Red de Expertos en Propiedad Industrial está bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento -No comercial-Sin obras derivadas 3.0 España. Por ello se permite libremente copiar, distribuir y comunicar públicamente esta revista siempre y cuando se reconozca la autoría y no se use para fines comerciales. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org /licenses/ by-nc-nd/3.0/es/. Para cualquier notificación o consulta escriba a redes@ceddet.org. ISSN: 1989-6646 La Red de Expertos en Propiedad Industrial y las entidades patrocinadoras no se hacen responsables de la opinión vertida por los autores en los distintos artículos.

LORENA CASTELLANOS Redactora Jefe

editorial

i hay un rasgo que caracteriza a la propiedad industrial, ese es la transversalidad de sus distintas modalidades y cursos de acción. En el mercado, el derecho y la vida cotidiana, probablemente no existe otro desarrollo conceptual tan dinámico como el que ha dado lugar a todo un sistema legal de protección para la innovación y el conocimiento. Ese es su potencial epistemológico y práctico. Pero, también, el origen de las disyuntivas.

En esta oportunidad, en que la Revista Digital de la Red de Expertos en Propiedad Industrial ha llegado a su duodécima edición, los puntos focales de la discusión convergen, precisamente, en la conexión de la propiedad industrial con otras facetas teóricas. En este número, el segmento Entrevista presenta al doctor Hernán Romero Zambrano, magistrado titular por la República del Ecuador y presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En el contexto de una visión integral, el jurista comenta el rol, los principales logros y los mayores desafíos de este órgano jurisdiccional. También destaca los hitos relevantes de su acervo jurisprudencial generado en los últimos años y las líneas de apoyo que impulsa en beneficio de las oficinas de propiedad industrial de la subregión andina. El segmento Firma invitada cuenta, en esta ocasión, con el aporte de Byron Robayo Arroyo, abogado especializado en propiedad intelectual, comercio y tecnología del estudio jurídico Paz Horowitz Abogados. El artículo pone de relieve el debate que subyace al concebir a la propiedad intelectual como una herramienta para obtener transferencia de tecnología en los países en desarrollo. En forma específica, aborda las distintas estrategias empleadas al aplicar el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio -ADPIC-. La sección Panorámicas, en esta edición, sugiere la lectura de cuatro temas de actualidad. El primer artículo enfoca la figura del trade dress o exclusividad marcaria que se confiere a la forma de los productos o la de sus empaques y al equipamiento de los establecimientos comerciales, siempre que tengan aptitud distintiva y no sean elementos funcionales. La reflexión del tema toma como ejemplo la regulación normativa vigente en Costa Rica. Por otra parte, el segundo texto plantea un análisis interesante e ilustrativo sobre la flexibilidad de los límites que existen entre las patentes y los diseños. La tesis central es que las fronteras que separan a ambas figuras son flexibles, en la medida en que existen formas que, de cara a su función técnica, pueden acceder a protección como invenciones o, bien, como diseños. El tercer artículo, a su turno, desarrolla un tópico de actualidad porque orienta la discusión sobre los esquemas de negocios basados en derechos de propiedad intelectual. El aporte identifica los principales modelos de interacción entre la gestión de valores y el proceso de titularización. Y para terminar, el cuarto nos presenta un análisis descriptivo, de las interrelaciones que existen entre los productos naturales y las diferentes formas de propiedad intelectual. El equipo editorial expresa un reconocimiento especial a todos quienes contribuyeron con esta nueva entrega de la Revista Digital. Su publicación, que llega a un público lector cada vez mayor en la región iberoamericana, no se habría concretado sin el interés permanente de los expertos de la Red por continuar participando en este espacio destinado al diálogo e intercambio de experiencias.

entrevista

HERNÁN RODRIGO ROMERO ZAMBRANO Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Magistrado Titular por la República del Ecuador

octor en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República, Universidad Central del Ecuador. Magíster en Derecho Económico y Especialista en Legislación Tributaria, Universidad Andina Simón Bolívar-Sede Ecuador. Especialista en Seguridad Nacional y Desarrollo, Instituto de Altos Estudios Nacionales, Ecuador. Especialista en Negociaciones Comerciales Internacionales, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha participado en varios cursos de especialización en Estados Unidos, Portugal, Italia, México, Brasil, Colombia y Argentina. Profesional con amplia experiencia en el libre ejercicio profesional y docencia universitaria de cuarto nivel, se ha desempeñado como asesor y consultor nacional e internacional en temas de derecho aduanero, tributario, propiedad industrial, comercio exterior e integración. Desde el 2015, ejerce el cargo Magistrado Titular por la República del Ecuador y Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En entrevista para la Red de Expertos en Propiedad Industrial, el doctor Hernán Romero Zambrano comparte con el público lector una visión integral sobre la estructura y funcionamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En las líneas que siguen, el magistrado comenta el rol, los principales logros y los mayores desafíos de este órgano jurisdiccional. También destaca los hitos más relevantes de su acervo jurisprudencial generado en los últimos años y las líneas de apoyo que gestiona en beneficio de las oficinas de propiedad industrial de la subregión andina.

Ecuador

Entrevista: Hernán Rodrigo Romero Zambrano

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es el órgano jurisdiccional del Sistema Andino de Integración. ¿Cuándo fue creado y cómo está integrado este organismo supranacional? El Tribunal fue fundado el 28 de mayo de 1979, mediante la suscripción del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Luego de un largo proceso de ratificación de su tratado constitutivo y de las gestiones realizadas para su instalación en su sede, ubicada en la ciudad de Quito, Ecuador, inició sus actividades el 2 de enero de 1984. Posteriormente, mediante el Protocolo de Cochabamba suscrito el 28 de mayo de 1996, cambió su nombre a “Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. En la actualidad, está compuesto por cuatro magistrados, representantes de cada uno de los Países Miembros - Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú -, quienes son designados para un período de seis años; la renovación parcial de los magistrados ocurre cada tres años y pueden ser reelegidos por una sola vez. Son elegidos de entre personalidades que ofrezcan absolutas garantías de independencia, que gocen de alta consideración moral y reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales, en sus respectivos países, o sean jurisconsultos de notoria competencia. Los países que integran la Comunidad Andina se caracterizan por la complejidad de sus estructuras y dinámicas en los ámbitos económico, político y social. En ese contexto, ¿cuál es el rol que desempeña el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que usted preside? El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina - TJCA - es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, de carácter supranacional y comunitario, que ha sido instituido para declarar el derecho comunitario andino y asegurar su aplicación e interpretación uniforme en todos los Países Miembros. El Tribunal, en ejercicio de sus atribuciones, actúa salvaguardando los intereses comunitarios y los derechos que los Países Miembros, las empresas y los particulares poseen dentro del ordenamiento jurídico andino. Este órgano jurisdiccional, con el objeto de garantizar la validez del ordenamiento jurídico comunitario, se encarga de unificar y armonizar la aplicación de las normas andinas en el territorio de los Países Miembros, mediante el mecanismo de la interpretación

prejudicial y, del mismo modo, ejerce el control de legalidad y validez de los actos de los diferentes órganos que conforman el Sistema Andino de Integración - SAI -, en el marco de la acción de nulidad. Asimismo, este organismo resuelve las controversias promovidas en las acciones de incumplimiento, recursos por omisión o inactividad, las acciones laborales y en el procedimiento sumario por desacato a las sentencias dictadas en acciones de incumplimiento, todo con el fin de asegurar la eficacia del ordenamiento jurídico comunitario. En definitiva, el rol del TJCA es el de garantizar la plena aplicación, vigencia e interpretación del derecho comunitario andino, a cuyo efecto actúa con total imparcialidad, independencia, autonomía y responsabilidad, para generar confianza entre sus usuarios que son los Países Miembros, las Instituciones del SAI, los convenios internacionales y las personales naturales y jurídicas. ¿En qué términos podría resumir los principales logros del Tribunal? El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de su principal misión de interpretar, aplicar y difundir el derecho comunitario andino, sobre la base de los principios de aplicación inmediata, efecto directo y preeminencia del derecho comunitario andino, ha dotado del mayor contenido posible al ordenamiento jurídico comunitario, contribuyendo sustancialmente a su consolidación como un elemento de trascendental importancia en el desarrollo del proceso de integración subregional andino. En ese contexto, hasta mediados del año en curso, ha conocido 3.732 interpretaciones prejudiciales solicitadas por las autoridades administrativas y jurisdiccionales nacionales, 123 acciones de incumplimiento en contra de los Países Miembros, 62 acciones de nulidad, 19 procesos laborales y 7 recursos por omisión o inactividad de los órganos comunitarios. Este nivel de actividad convierte al Tribunal en la tercera corte internacional más activa del mundo, luego de la Corte Europea de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por otra parte, ante la escasa formación profesional en el conocimiento del derecho comunitario andino, el TJCA ha emprendido jornadas de capacitación nacional e internacional en los 4 Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. En estos espacios, ha mantenido diálogos y suscrito acuerdos de cooperación, especialmente en el área académica, con universidades, altas cortes

Red de Expertos en Propiedad Industrial de justicia y tribunales nacionales, oficinas de propiedad intelectual y organismos internacionales especializados en propiedad intelectual, con el fin de difundir, crear conciencia y confianza tanto en el derecho comunitario cuanto en su trabajo.

uniforme desde el primer momento en que es invocada, reduciendo así la discrecionalidad de la administración y otorgando mayor protección a los derechos de los administrados previstos en la normativa andina.

En su condición de órgano jurisdiccional de carácter supranacional, ¿Cuáles son los mayores desafíos del Tribunal en su relación con los Estados de la subregión andina y la comunidad internacional?

El segundo hito, en cambio, está relacionado con el desarrollo de la jurisprudencia del Tribunal en relación con temas novedosos, entre los que se destacan los siguientes:

Uno de los mayores desafíos que enfrenta el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina gira en torno a la debida ejecución de sus sentencias por parte de los Estados miembros; y, por otro lado, a pesar de que en la actualidad se puede afirmar que en la subregión andina se cuenta con un sistema normativo debidamente estructurado, ordenado e institucionalizado, aún no se ha logrado su total incorporación al quehacer jurídico en el territorio de los cuatro Países Miembros.

Con respecto a la marca táctil o de textura, que es aquella que permite que el consumidor identifique la textura de un producto, de su envase, envoltura o empaquetadura con un origen empresarial determinado, el Tribunal, en el marco del proceso No. 242-IP-2015, ha emitido las recomendaciones necesarias para que los Países Miembros coordinen los aspectos técnicos con relación al trámite, publicación y concesión del registro de este tipo de marcas.

Así, al ser uno de los pilares fundamentales en que se apoya el proceso de integración subregional andino, el TJCA afronta el reto permanente de continuar brindando su contingente, al menos desde dos ejes de acción de alta relevancia. Por una parte, corresponde a la Institución seguir afianzando un clima de certeza, confianza e imparcialidad a través de sus sentencias y resoluciones. Por otra, en cambio, debe seguir promoviendo la creación, actualización y acercamiento de las legislaciones de los Países Miembros, con el fin de que el proceso de integración de la subregión andina vaya alcanzando los objetivos y metas que se propuso desde un inicio. Es decir, el Tribunal tiene el desafío de llegar fundamentalmente al ciudadano andino, quien es el destinatario de los beneficios de la integración, a fin de que sienta y palpe que la integración económica, social, comercial, cultural y política es un mecanismo válido para lograr el crecimiento, el desarrollo y el bienestar personal y general. En los últimos años, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha ido incrementando su acervo jurisprudencial a partir de la interpretación prejudicial de la normativa comunitaria. ¿Qué hitos relevantes se han desarrollado en materia de propiedad industrial? El Tribunal ha generado dos hitos relevantes en materia de propiedad industrial en los últimos años. El primero se relaciona con el reconocimiento de legitimidad activa de las Oficinas Nacionales Competentes - el SENAPI de Bolivia, el INDECOPI del Perú, la SIC de Colombia y el IEPI de Ecuador - para solicitar la interpretación prejudicial, que se hizo mediante la sentencia emitida dentro del proceso No. 121-IP-2014. Esta situación jurídica permite asegurar que la normativa andina sea interpretada y aplicada de manera

Asimismo, el Tribunal se ha pronunciado sobre el reconocimiento de las marcas en idioma “quechua”, en el proceso 64-IP-2014, lo cual supone materializar un progreso significativo en el marco del respeto a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas que habitan en los países de la subregión andina. Por otro lado, en el proceso 60-IP-2012, el Tribunal emitió un importante pronunciamiento sobre el patrimonio biológico y los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas. En esta sentencia, destacó la importancia de la protección de estos derechos, en el marco de las solicitudes de registro de las marcas Coca Indígena y Coca Zagradha. En materia de capacitación, ¿Cómo ha apoyado el Tribunal a las oficinas nacionales de propiedad industrial de la subregión andina? El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tiene la misión fundamental de promover el análisis y la difusión del ordenamiento jurídico comunitario andino y, en ese sentido, ha suscrito convenios de cooperación con la mayoría de los organismos nacionales de propiedad industrial de la subregión andina, tales como el IEPI, la SENAPI, el INDECOPI, entre otros, a fin de permitir, facilitar e incentivar la colaboración interinstitucional en el ámbito del derecho comunitario y la protección de los derechos de propiedad intelectual. Desde este eje, el Tribunal lleva a cabo el Programa de Pasantías y la organización de eventos de capacitación, mediante los cuales busca la incorporación del derecho comunitario andino en las agendas jurisdiccionales de los Países Miembros.

firma invitada LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO HERRAMIENTA PARA OBTENER TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

RESUMEN El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC traía consigo la promesa de alcanzar el desarrollo que no llegó. Sin embargo, las estrategias que han realizado, en este tiempo, los países en desarrollo, tampoco han sido efectivas para cambiar la realidad.

BYRON ROBAYO ARROYO

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Asesor en Transferencia de Tecnología del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI -. Socio de la firma Paz Horowitz Abogados desde el 2011.

Se debe entender que debilitar el sistema de propiedad intelectual no es la salida, por el contrario, un sistema fuerte de propiedad intelectual reduce el riesgo implícito en los costos de transacción de alojar o transferir activos intangibles de propiedad intelectual en otro territorio. La solución está en nuestras manos, en el sistema de propiedad intelectual mismo, sin embargo, para ello debemos entender las bondades del sistema y de forma urgente mejorar el sistema de educación para lograr la transferencia de tecnología que todos los países en desarrollo buscamos. PALABRAS CLAVE ADPIC, Transferencia de tecnología, Propiedad intelectual, Desarrollo.

Red de Expertos en Propiedad Industrial INTRODUCCIÓN Luego de 21 años de la vigencia del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC -, y mirando hacia ese entonces, los países desarrollados que promovieron la firma de dicho Acuerdo en el seno de la OMC, se comprometieron a proporcionar incentivos a las empresas e instituciones de sus territorios con el fin de fomentar y promover la transferencia de tecnología a los países miembros menos desarrollados, para que, de esta manera, puedan crear una base tecnológica sólida y viable1, transferencia que para la mayoría de países, nunca llegó. Sin tener un propio sistema de propiedad intelectual y desconociendo el funcionamiento de los incentivos que promueve el sistema en sí, muchos países en vías de desarrollo adoptaron en su legislación local los estándares mínimos de protección de los derechos de propiedad intelectual que promovió la OMC. Otros países, inclusive, incursionaron en estándares de protección más altos - ADPIC PLUS -, esperando que, en tal virtud, sus mercados sean más atractivos para la inversión extranjera directa - IED - con aquel componente de transferencia de tecnología que prometió el ADPIC. Sin embargo, un estudio económico realizado en el año 2005 develó que, luego de la firma del Acuerdo sobre los ADPIC, las transferencias netas que los Estados Unidos recibieron como resultado de las ganancias asociadas con la liberalización del comercio, se incrementaron en un 40 %, pero, lo más importante de este estudio fue que los países en vías de desarrollo pagaron el 64 % de dichas ganancias2. El presente artículo analiza: I. Las estrategias de los países en desarrollo frente a los ADPIC; II. La transferencia de tecnología como una decisión de política pública; y, III. La propiedad intelectual como herramienta para el desarrollo. I. Las estrategias de los países en desarrollo frente a los ADPIC Frente a estas circunstancias, algunas alternativas han sido: dejar de formar parte de la OMC, pedir que se reforme el Acuerdo sobre los ADPIC y aplicar de manera exacerbada el régimen de licencias obligatorias; pero, ninguna de estas alternativas tiende a cambiar la estructura dependiente de los países en vías de desarrollo.

Dejar de formar parte de la OMC, hoy por hoy es una alternativa impensable; actualmente, 164 países son miembros de la Organización, si alguno de ellos decidiera salir, su industria local sería muy afectada, por más pequeña e incipiente que sea, pues no tendría los beneficios arancelarios que poseen los países que forman parte. Pedir que se reforme el Acuerdo sobre los ADPIC fue una alternativa que dio origen a la Ronda de Doha (Qatar), llevada a cabo en el año 2001 y cuyo único logro ha sido facilitar la protección de los vinos y las bebidas espirituosas3. Por más que lo han intentado, los promotores de la Ronda no han podido lograr siquiera las enmiendas relativas al tratamiento efectivo de la importación de productos al amparo de licencias obligatorias entre países miembros4, la gestión y el uso legítimo de recursos genéticos o la protección de los conocimientos tradicionales conexos al desarrollo de la biotecnología5. Respecto a la estrategia de uso excesivo de licencias obligatorias, se ha dicho que estas son herramientas gubernamentales importantes que los gobiernos pueden utilizar para asegurar el acceso a medicamentos asequibles6; sin embargo, tal afirmación no puede ser considerada como una axioma para lograr un cambio radical en el modelo: en primer lugar, porque el 95 % de medicamentos esenciales de la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS se encuentra libre de patente7, por lo cual no sería adecuado delinear una política pública basada en la concesión exagerada de licencias obligatorias, pues, en el mejor de los casos, podría ser aplicada en tan solo el 5 % de los medicamentos esenciales (es decir, 20 de 375), y, si estuviera enfocada en aplicarse a todo tipo de medicamentos, se estaría abusando de una flexibilidad que solo fue concebida para circunstancias específicas, por más «justo» que pretenda ser el fin, esto podría acarrear a que se incentive la protección de las invenciones, por secretos empresariales. Ecuador es el país que más licencias obligatorias ha concedido en el mundo. Desde el año 2009 hasta el momento, se han concedido 10 licencias obligatorias de las cuales tan solo un medicamento ha podido ser reproducido en Ecuador8. Esta medida, ciertamente, ha contribuido a que un grupo vulnerable tenga acceso a un medicamento esencial, pero el ahorro mediato logrado con esta política puede que haya encarecido más el objetivo final en el

1. ADPIC. Artículo 66.2. 2. Watson, Amanda.2011. “Does TRIPS increase technology transfer to the developing world? The empirical evidence”, Information & Communications Technology Law: 271. 3.Disponible en Internet: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/update_s.htm 4.Referente a la ratificación por los Estados Miembros de la Enmienda del Acuerdo sobre los ADPIC de 6 de diciembre de 2005, artículo 31 bis. Disponible en Internet: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/wtl641_s.htm 5.Onate, Tatiana. 2010. “Los países en desarrollo, la ronda de Doha y el acuerdo sobre los ADPIC”. Opinión Jurídica 9 (18): 135-137. 6. Correa, Carlos. 2011. “Innovación farmacéutica, patentes incrementales y licencias obligatorias”.South Centre, Documento de Investigación: 23. 7. Beall, Reed F & Amir Attaran. “Global Challenges Report Patent-based Analysis of the WHO’s” 2013 Model List of Essential Medicines. University of Ottawa, Canada: 25. 8. El único medicamento que ha podido ser reproducido es LAMIVUDINA MÁS ABACAVIR, patente de GLAXOGROUPLIMITED, para combatir el VIH/SIDA, habilitada por las compañías OXIALFARM y GINSBERG ECUADOR S.A.

Ecuador

que debe enfocar la política pública de todos los países en vías de desarrollo, esto es, el cambio de la matriz productiva, resultado de la transferencia de tecnología. La falta de transferencia de tecnología que los países desarrollados ofrecieron al promover el Acuerdo sobre los ADPIC, no se debe a los derechos de propiedad intelectual, pues la propiedad intelectual es tan solo una herramienta que identifica a aquellos actores positivos del grupo social, quienes están invirtiendo sus recursos (no únicamente económicos) para resolver los problemas que todos enfrentamos o, mejor, esto va desde identificar a un producto con una marca para mejorar la eficiencia en las decisiones de los consumidores, hasta deleitarnos con una obra musical o artística, o, encontrar la cura a una enfermedad, y así, la sociedad establece un modelo individual a seguir. Los detractores de la existencia de la propiedad intelectual como institución determinan que esta, por su característica intangible, no

Firma Invitada: Byron Robayo Arroyo

posee rivalidad en su consumo, es decir, que no existe necesidad material de excluir a otros de su uso, ya que pueden ser usadas simultáneamente por varios usuarios, sin disminuir el goce de los demás9. Si bien los activos de propiedad intelectual no tienen rivalidad en su consumo, los recursos de las personas que dedican sus esfuerzos a crear activos intangibles de propiedad intelectual, sí tienen rivalidad en su qué hacer, por tal razón, «si la protección de la propiedad intelectual comienza a desaparecer, las compañías creativas desaparecerán a su vez, o no llegarán a nacer»10. II. La transferencia de tecnología como una decisión de política pública Es indispensable que los países en vías de desarrollo promuevan la transferencia de tecnología que el mismo sistema de propiedad intelectual implícitamente brinda, sin esperar a que los países desarrollados realicen esfuerzos para hacerlo. Las políticas que obligan a las multinacionales a transferir tecnologías con empresas locales pueden resultar contraproducentes en países pequeños en

9. Andrews, Dan and Alain de Serres. 2012. “Intangible Assets, Resource Allocation And Growth: A Framework For Analysis.” Economics Department Working Papers No. 989 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD): 10. Isaacson, Walter. 2011. STEVE JOBS: 158.

Red de Expertos en Propiedad Industrial vías de desarrollo, pues si el mercado local no es lo suficientemente grande, las multinacionales podrán retirarse o no invertir y por tal razón verse apartados de las cadenas fundamentales de producción e innovación11. Las barreras que obstaculizan la transferencia de tecnología a escala internacional surgen desde varios factores generales, entre ellos: la asimetría de información, las condiciones económicas y de gobernanza desfavorables en los países receptores, la observancia a los derechos de propiedad intelectual y la incapacidad de absorber y asimilar tecnologías extranjeras12. Un sistema fuerte de propiedad intelectual reduce el riesgo implícito en los costos de transacción por alojar o transferir activos intangibles de propiedad intelectual en otro territorio, ya que reduce la asimetría de información, pues la ley responde a la lógica de observancia de derechos de propiedad intelectual a escala internacional, lo cual siempre es producto de una adecuada estructura de gobernanza y respeto a las instituciones establecidas. Pero, un sistema local fuerte no puede subsistir en el tiempo únicamente reconociendo y protegiendo derechos de propiedad intelectual para beneficiar a empresas extranjeras, pues los capitales de inversión de dichas empresas tienden a entrar, tomar beneficios de la economía local y salir nuevamente (capitales golondrina); por dicha razón, la fuente que da origen a un sistema fuerte de propiedad intelectual se basa en la capacidad de absorber y asimilar tecnologías extranjeras, para que aquella inversión extranjera directa se aloje en el país y transfiera tecnología. III. La propiedad intelectual como herramienta para el desarrollo El flujo de la transferencia de tecnología radica en dos factores fundamentales que están íntimamente relacionados entre sí: el primero es comprender el funcionamiento del sistema de patentes y sus beneficios; y, el segundo, mejorar el sistema de educación local. El desconocimiento de los países en desarrollo del funcionamiento del sistema de propiedad intelectual y, en particular, el sistema de patentes, es el resultado de no haber desarrollado a la propiedad intelectual como una institución producto de los incentivos creados por el Estado para, de esta manera, atraer tecnologías extranjeras o para resolver problemas técnicos que la sociedad enfrentaba13.

En tal virtud, cuando los países en desarrollo adoptaron el Acuerdo sobre los ADPIC, entendieron a la propiedad intelectual únicamente como un fin, y este se enfocó en proteger y respetar los derechos de propiedad intelectual que habían sido elaborados por las potencias mundiales, pensando que así se iba a alcanzar el desarrollo, siendo los titulares de los derechos los beneficiarios de este desconocimiento. Un ejemplo de esta distorsión del sistema es el discurso de los titulares de los derechos sobre patentes, quienes alientan la protección y respeto a las patentes con base en la ingente inversión que realizan en investigación y desarrollo14, confundiendo al derecho de propiedad intelectual con un derecho económico, basado únicamente en la inversión realizada para alcanzar la invención, lo cual es totalmente alejado de la realidad, pues una invención no nace en función de la inversión realizada para materializarla. Sin embargo, esta concepción meramente económica del derecho de patentes ha llevado a estigmatizar a la propiedad intelectual como la «privatización del conocimiento»15, cuando la propiedad intelectual y el derecho temporal sobre una patente es lo más alejado a tal concepción. El sistema de patentes es una negociación cuidadosamente diseñada para fomentar la creación y la divulgación de nuevos y útiles avances en la ciencia y la tecnología, a cambio de un monopolio exclusivo por un período limitado de tiempo16. Por ello, se debe alentar la protección y respeto a las patentes, no por la inversión realizada en conseguirla, sino en virtud de que los inventores o los titulares de dichas invenciones, contrario a proteger su invención como un secreto empresarial, han decidido, por medio de un documento patente, divulgar totalmente su invención de forma «suficientemente clara y completa, para que las personas capacitadas en la técnica puedan llevar a efecto la invención»17 , y así, poner a disposición de la sociedad el conocimiento inmerso en la invención, optimizando y dirigiendo los recursos de la investigación en aquellas barreras técnicas que aún no han podido ser resueltas. Desde la lógica antes expuesta, nace la necesidad de mejorar el sistema de educación local, lo cual constituye una «precondición necesaria para la eficacia de la transferencia de tecnología a escala internacional»18. Sin embargo, en países en desarrollo se refleja

11. Maskus, Keith y KamalSaggi.2014. “Transferencia de Tecnología a Escala Internacional: Un análisis desde la perspectiva de los países en desarrollo”. Ginebra:Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP),decimocuarta sesión; 10 a 14 de noviembre de 2014: 2; texto original en inglés; disponible: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_14/ cdip_14_inf_7.pdf. Ibidem. 13. Long, Pamela O. “Openness, Secrecy, Authorship: Technical Arts and the Culture of Knowledge from Antiquity to the Renaissance”. The John Hopkins University Press; Handing Down Craft Knowledge: 94-95. 14. http://www.pfizer.com.ec/communities/investigaci%C3%B3n-desarrollo 15. El ciudadano (diario digital). “Presidente Correa anunció que expedirá Decreto que permita producir medicinas en el país”, octubre 17 de 2009. 16. Merges; Robert & Duffy, Patent Law and Policy: “Cases and Materials”. 2013: 526. 17. Tal y como lo prescribe la obligación contenida en el artículo 29.1. del Acuerdo sobre los ADPIC.18. Supra 11: 6.

Ecuador

directamente el desconocimiento y la poca o casi nula utilización del sistema de patentes, tanto para mejorar los niveles de educación, como para realizar investigación responsable. Gran mayoría de los profesores universitarios consideran que la información protegida por patente es secreta, y un número mayor supone que es ilegal investigar, habilitar, reproducir o cuestionar aquellas patentes que aún se encuentran protegidas; esto se debe al poco conocimiento del sistema de patentes. Este hecho ocasiona un impacto enorme en el producto de las investigaciones realizadas en países en vías de desarrollo, pues, a pesar de los limitados recursos que poseen para investigación, estas se dirigen a «reinventar la rueda» de los países desarrollados. En tal virtud, la academia de los países en desarrollo debe entender que «el acceso a información, incluyendo la información contenida en patentes, genera innovación»19, y el acceso completo a esta información es un derecho que tenemos todos aquellos países que hemos otorgado un monopolio de sus invenciones a los titulares de patentes. Por tal razón, es indispensable para un país en vías de desarrollo utilizar a la propiedad intelectual como una herramienta de acceso a la información más valiosa del mundo, la información detrás de las patentes y, solo así, generar las capacidades locales necesarias para viabilizar la transferencia de tecnología de acuerdo a un propio modelo de innovación y desarrollo.

Firma Invitada: Byron Robayo Arroyo

CONCLUSIONES El acuerdo sobre los ADPIC no resultó ser la fórmula directa para dejar atrás el subdesarrollo. Sin embargo, dejar de ser parte de la OMC, o desconocer los derechos de propiedad intelectual por medio de la utilización de licencias obligatorias, no es una opción para mermar el impacto de la brecha tecnológica existente y así dejar de depender de las potencias mundiales. Por otro lado, promover un sistema fuerte de propiedad intelectual, entendido como un mecanismo equilibrado que busca proteger los avances del arte, la ciencia y la tecnología que son realizados por nacionales y extranjeros, alienta la confianza en aquella inversión extranjera directa que transfiere tecnología. Pero el principal factor para construir un sistema fuerte de propiedad intelectual se basa en la capacidad de absorber y asimilar tecnologías extranjeras. En tal virtud, lo fundamental es entender que las patentes no son secretas, pues es la información contenida en las patentes lo que la sociedad recibe en consideración al monopolio comercial que el Estado otorga al titular. En ese sentido, la academia debe ser la primera interesada en utilizar la información contenida en patentes para así dirigir sus estrategias de educación e investigación.

19. Kerri L. Clark and Stanley P. Kowalski: “Harnessing the power of patent information to accelerate innovation”; WIREs Data Mining KnowlDiscov 2012, 2: 427–435 doi: 10.1002/ widm.1066

PANORÁMICAS 12

Costa Rica PANORÁMICAS

El Trade Dress en el derecho marcario costarricense LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO Juez del Tribunal Registral Administrativo de Costa Rica.

RESUMEN El derecho de los signos distintivos tradicionalmente ha acogido como posibles marcas a la forma de los productos o la de sus empaques. De dicha figura ha evolucionado la idea de dar protección jurídica a través de la exclusividad marcaria a la forma y equipamiento de los establecimientos comerciales, siempre y cuando no sean elementos funcionales y tengan aptitud distintiva. Esta protección ofrece ventajas a su titular, en especial la de tener un derecho renovable y ser acumulable con acciones de competencia desleal. Si bien en Estados Unidos fue necesario contar con pronunciamientos judiciales para su reconocimiento, en Costa Rica la ley contempla esta protección de forma expresa. PALABRAS CLAVE Trade dress, Marca tridimensional, Competencia desleal, Franquicia, Establecimiento comercial.

Costa Rica

Panorámicas: Leonardo Villavicencio Cedeño

INTRODUCCIÓN La finalidad del presente artículo es explicar cuál es la protección jurídica del trade dress de una empresa, desde el ámbito del derecho de exclusiva marcario en Costa Rica. Se prefiere el uso de trade dress en lugar de “imagen comercial”, ya que es una locución que ha adquirido un sentido intersubjetivo entre los estudiosos del derecho marcario, y se usa así indistintamente del idioma en el que se le mencione o estudie. Se explicará cómo desde la marca tridimensional tradicional se evoluciona hasta llegar a considerar que las formas arquitectónicas y el equipamiento de un establecimiento comercial pueden asimilarse a su naturaleza. Se indicará, también, cuáles son las ventajas para el empresario de contar con este tipo de protección. Se analizará cuál es la situación del tema en Costa Rica. Sin embargo, queda fuera del presente estudio la protección jurídica que puede tener el trade dress a través de otras herramientas de la propiedad intelectual, tales como los diseños o el derecho de autor, pues el centro de análisis está en el derecho de los signos distintivos. 1. El trade dress en el derecho marcario El trade dress, en su concepción original, se refiere a la forma de un producto o a su empaque. La Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas lo define como la imagen total y apariencia de conjunto de un producto, que puede incluir características tales como tamaño, color o sus combinaciones, textura y gráficos, siempre y cuando estos tengan aptitud distintiva y no cumplan una función técnica. Son marcas visuales, pero no verbales (Farkas 2014). En algunas ocasiones, además, se pide para la obtención del registro la comprobación de haberse adquirido la aptitud distintiva a través del uso en el comercio, conocido como secondary meaning (United States Patent and Trademark Office 2016). Sin embargo, los tribunales estadounidenses, con base en la idea de que casi cualquier cosa es capaz de transmitir significación y puede ser usada como símbolo que identifique la fuente u origen empresarial de un producto o servicio, han extendido la figura hasta nuevos ámbitos, como son el sabor, el diseño de la vestimenta, un

color aislado o un sonido (United States Patent and Trademark Office 2016). De entre los nuevos elementos que la jurisprudencia ha introducido al derecho marcario, como capaces de transmitir el significado del origen empresarial de un producto o servicio, se incluye la forma en que se encuentra configurado un local o establecimiento comercial, al determinar que su naturaleza puede ser asimilada a la de un empaque de producto (Two Pesos, Inc., petitioner v. Taco Cabana, Inc. 1992). Un ejemplo muy conocido es el registro norteamericano 4277913, por medio del cual la empresa Apple Inc. adquirió un derecho de exclusiva marcario sobre el diseño y disposición de una tienda de ventas al por menor (Farkas 2014). Es usual que cadenas de comida rápida mantengan un mismo diseño en sus edificaciones a lo largo del mundo, de modo que este sirve de vínculo con el consumidor, sin importar el contexto cultural en que se encuentre. Precisamente sobre este aspecto se desarrolla el presente análisis. 2. Derecho de la competencia y derecho marcario El derecho de la competencia, específicamente el derecho de la competencia desleal, ofrece una protección general en el caso de que un agente económico copie o imite deliberadamente la imagen comercial de un competidor, por la utilización de elementos arquitectónicos, disposiciones, diseños, colores u otros que puedan generar confusión en los medios comerciales y afecten la competencia. Pero, en el contexto de este ámbito jurídico se impone la probatoria del daño efectivamente causado, lo cual en la práctica podría resultar difícil o gravoso. En el derecho marcario, en cambio, con tan solo demostrar que existe la posibilidad de confusión en los medios comerciales puede impedirse la utilización de elementos iguales o similares. Y mientras que la mera posibilidad de confusión es un asunto que se puede tratar a nivel teórico, por medio de la técnica del cotejo, la comprobación de que se causó efectivamente un daño impone la presentación de probatoria específica y su consiguiente valoración. De hecho, cada vez es más frecuente encontrar acumulación de acciones por infracción, tanto de marcas como de competencia

1. Resolución AGPS N° 61 http://agpsalta.gov.ar/resoluciones/r06101.htm 13/10/16 2. SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, “Manual de Control Interno”, Mayo de 2002 (Aprobado por Resolución N° 31-SGCBA/2006).

Red de Expertos en Propiedad Industrial desleal, para así aprovechar las bondades de uno y otro sistema en forma sinérgica (Lobato 2002). 3. Importancia en franquicias En general, los registros de propiedad industrial no solamente han de verse como la obtención del derecho de exclusiva sobre un bien inmaterial, sino que también resultan ser procesos de objetivación de ese bien, por medio del cual se delimita claramente y además goza de los beneficios que otorga la publicidad registral. Por ello, puede considerarse que tener un registro marcario sobre el trade dress, derivado de la apariencia y otros elementos del establecimiento, es una herramienta invaluable para la empresa que va a dar su imagen comercial y know-how en franquicia: al ser el derecho marcario renovable indefinidamente, se puede pensar en relaciones contractuales de largo plazo, ya que, sin perjuicio, de lo que en las cláusulas pueda haberse acordado sobre el trade dress, este estará protegido además por un derecho de exclusiva marcaria, para mayor resguardo del franquiciador. Por otra parte, también otorga seguridad jurídica al franquiciado, ya que para el registro del trade dress se pide que la solicitud venga acompañada de dibujos, descripciones y renuncias, de modo que se deja claramente delimitado su campo de acción respecto de los elementos que componen a la franquicia desarrollada. 4. ¿Qué sucede en Costa Rica? En primer lugar, la Ley 7472, de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, en su artículo 17, indica: Artículo 17.- Competencia desleal Entre los agentes económicos, se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de mercado, que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados. Esos actos son prohibidos cuando:

con la finalidad de causar confusión entre los agentes económicos y obtener algún tipo de provecho directo o indirecto, calza en esta definición de competencia desleal, y, entonces, en dicho sentido, el trade dress tiene este tipo de protección jurídica en Costa Rica. Pero, además, la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos, en su artículo 3 párrafo primero, señala: Artículo 3.- Signos que pueden constituir una marca Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras -incluidos los nombres de personas-, las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes. El trade dress primigenio, sea el referido a la forma de los productos o sus empaques, está contenido en el listado de ejemplos que establece la ley. Pero, de la lectura de la parte final de este párrafo, se denota claramente que el legislador dispuso como un posible tipo de marca la forma, la presentación o el acondicionamiento de los medios o locales de expendio de los productos y servicios correspondientes. Entonces, en Costa Rica no se requiere una interpretación judicial o administrativa para admitir al trade dress, derivado del particular diseño que puedan presentar los establecimientos comerciales, como un derecho de índole marcaria: lo determinó el propio legislador y, en dicho sentido, se puede considerar que se trata de una ley de avanzada.

a) Generen confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento comercial, los productos o la actividad económica de uno o varios competidores. […]

Así, al tener una naturaleza eminentemente tridimensional, para su registro se deben aplicar las reglas formales establecidas para este tipo de marcas sobre su representación dentro de la solicitud. En cuanto a las prohibiciones absolutas, entonces, se debe realizar un análisis de acuerdo a lo establecido en el artículo 7, incisos a) y b), de la Ley 7978, cuyos postulados prohíben el registro de formas carentes de aptitud distintiva o que cumplan una función técnica en el objeto.

En el marco de esta disposición, queda claro que copiar deliberadamente la imagen del establecimiento de un competidor,

En Costa Rica, en suma, se cuenta con un marco jurídico que permite aceptar solicitudes de trade dress referido a la forma y

Costa Rica

Panorámicas: Leonardo Villavicencio Cedeño

equipamiento de establecimientos comerciales, lo cual supone un reto para la administración registral, en el sentido de que se deben crear capacidades en los funcionarios para que puedan efectuar una adecuada calificación sobre este tipo de signos distintivos.

que no tienen posibilidad de renovación. Además, al ser reconocido el trade dress como una marca registrada, se fortalece su ámbito de protección jurídica, ya que no solo lo cobijará en virtud de la competencia desleal, sino que además tendrá protección por el derecho de exclusiva marcaria.

CONCLUSIÓN La figura del trade dress o imagen comercial ha sido incorporada al derecho marcario, inicialmente tomando en cuenta la forma o empaque de productos (marca tridimensional) y extendiéndose, luego, a otros elementos, entre los cuales se incluyen la disposición de elementos arquitectónicos, amueblamiento y demás acondicionamiento de un local comercial. En Estados Unidos esa extensión se ha dado a través de la vía jurisprudencial, al considerarse que prácticamente cualquier cosa puede transmitir significado y, así, cumplir las finalidades de una marca. Si bien el trade dress de una empresa podría protegerse por medio de otras figuras jurídicas de la propiedad intelectual, su reconocimiento como un derecho marcario es de gran valía para su titular, ya que le permite introducirlo a su haber empresarial de una forma objetiva y por períodos renovables, ventaja que no ofrecen otros medios de la propiedad intelectual, como son los diseños y el derecho de autor,

La Ley de marcas costarricense recoge a la figura del trade dress, no solamente en su versión primigenia referida a la forma de los productos o sus empaques, sino también referida a la forma, la presentación y/o el acondicionamiento de los medios o locales de expendio de los productos y/o servicios comercializados. Este tipo de solicitudes se asimila, en cuanto a sus formalidades, a las de las marcas tridimensionales, por lo tanto, exigen que la administración registral desarrolle capacidades en sus examinadores para que éstos puedan entender de manera correcta este tipo de signos distintivos, analizar su capacidad intrínseca referida específicamente a su aptitud distintiva y a la no funcionalidad, a más de adquirir herramientas conceptuales para realizar los cotejos cuando haya que enfrentar a este tipo de marcas.

Red de Expertos en Propiedad Industrial

BIBLIOGRAFÍA Braegger, Tobias U. “An Economic Analysis of Overlapping Protection for Product Configuration Trade Dresses - Applied to the Legal Systems of the United States of America, the European Union, Germany, and Switzerland.” University Of St. Gallen, Business Dissertations. 2004. 1-263. Durkin, Tracy- Gene G., and Julie D. Shirk. “Design Patents and trade dress Protection: Are the Two Mutually Exclusive?.” Computer & Internet Lawyer 28, no. 8 (2011): 22-27. Farkas, Thomas. “Trademark Protection for Store Designs. One Trademark a Day Keeps Apple´s Competitors Away.” Propiedad Inmaterial, no. 18 (Enero 2014): 323-346. Ishbak González, Arturo, and Diego David Sánchez Duro. “La protección de la imagen comercial o “trade dress” en México.” Mi Patente. setiembre 2, 2016. http://www.mipatente.com/laproteccion-de-la-imagen-comercial-o-trade-dress-en-mexico/ (accessed setiembre 26, 2016). Kors, Jorge Alberto. “La marca: una herramienta del derecho de la competencia.” En Temas de Derecho Industrial y de la Competencia: Derecho de Marcas, by Carlos María Correa (Director), 155-176. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1999. Lacy, Dan. “Trade Dress Licensing.” Licensing Journal 35, no. 4 (abril 2015): 24-25. Lizano Soto, Ariana, and Anüska Pal Antillón. “Nuevas modalidades de marcas: olfativas, táctiles y gustativas. Viabilidad, utilidad y

efectos jurídicos en Costa Rica.” Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. San José: Universidad de Costa Rica, Agosto 2013. Lobato, Manuel. “Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas”. Madrid: Civitas Ediciones S.L., 2002. López-Aranguren, Jacobo.“La protección legal de la imagen comercial o trade dress de la empresa.” El Jurista. noviembre 5, 2014. http:// www.eljurista.eu/2014/11/05/la-proteccion-legal-de-la-imagencomercial-o-trade-dress-de-la-empresa/ (accessed setiembre 26, 2016). Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. Buenos Aires: Abeledo-Perrot S.A. E. e I., 1989. Rodríguez Montero, Camila. “Trade Dress.” Trabajo final para el curso Propiedad Intelectual, Facultad de Derecho, Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, San José, 2015. Straus, Naomi. “Trade dress Protection for Cuisine: Monetizing Creativity in a Low-IP Industry.” UCLA Law Review, no. 182 (2012): 182-260. Two Pesos, Inc., petitioner v. Taco Cabana, Inc. 91-971 (Supreme Court of the United States of America, June 26, 1992). United States Patent and Trademark Office. “Trademark Manual of Examining Procedure.” Abril 2016. https://mpep.uspto.gov/ RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e718.html (accessed Setiembre 26, 2016).

España

PANORÁMICAS

La frontera entre las Patentes y los Diseños FRANCISCO JOSÉ MORENO GÓMEZ Jefe de Área de Legislación y Política de la PYME D.G. de Industria y de la PYME. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

RESUMEN Los límites entre las patentes y los diseños no son rígidos. Se trata de fronteras flexibles porque existen formas que, por su naturaleza, pueden acceder a protección como invenciones o, bien, como diseños. La legislación comunitaria europea y española establecen las directrices para la protección jurídica de las formas y su función técnica. PALABRAS CLAVE Patentes, Diseños industriales, Función técnica. INTRODUCCIÓN Una de las primeras cosas que se aprende en propiedad industrial (PI) es que no se puede “patentar una marca”. Normalmente, cuando se escucha algo así, proviene de alguien que se enfrenta por primera con estas materias y quiere patentar su marca; y si se lee, suele provenir de periodistas que meten todas las modalidades de protección de la PI en el mismo saco. Sin embargo, “patentar un diseño” no me suena tan mal, aunque soy consciente de que no es una expresión correcta. Intento analizar a continuación la frontera entre invenciones y diseños, tanto desde el punto de vista teórico, como con varios ejemplos prácticos, incluyendo la jurisprudencia más relevante.

Red de Expertos en Propiedad Industrial LA FRONTERA QUE SEPARA FORMA Y FUNCIÓN En mi opinión, la frontera entre estas modalidades es más bien porosa y creo que existen formas que son susceptibles de protección tanto como invenciones (mediante patente o modelo de utilidad) como por diseños. El límite lo marcan, en la Unión Europea, los tres apartados del artículo 7 de la Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos. Estas disposiciones se transponen en España en el artículo 11 de la Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial. Repasaremos a continuación los tres apartados de este artículo 11. Artículo 11.1 El registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de apariencia del producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica.

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incidencia de la variación de la forma. Cuando variando la forma permanece inalterable el resultado técnico producido, entonces hay separabilidad.

La regla abstracta está muy bien, pero no tengo claro cómo aplicarla en la práctica. El ejemplo que aparece en la web de la OEPM es un destornillador: “la protección de un diseño de un destornillador alcanzaría sólo a la forma del mango que admitiría alternativas, pero no a la punta cuya forma viene determinada por la función de ajustarse a un tornillo”. Sin embargo, en mi opinión, este ejemplo del destornillador, por necesitar de un tornillo, es quizás más apropiado como veremos para ilustrar el siguiente apartado del artículo 11 (ajustes mecánicos entre piezas complementarias). De hecho, al igual que el mango del destornillador, su punta también admite alternativas.

La forma puede tener una función técnica, pero no puede estar dictada exclusivamente por su función técnica. Además, no dice que el diseño pierda esa condición por incorporar características impuestas exclusivamente por su función técnica, sino que en las mismas no cabe reconocer la protección como tal diseño, pero no impide la del resto. Ahora bien, ¿con qué formas sucede esto? A bote pronto, yo diría que con aquellas formas más eficientes desde el punto de vista técnico, por ejemplo una forma aerodinámica, la forma de la rueda o la forma de una lata de refresco que minimice el metal a usar. Sin embargo, la Exposición de Motivos (parte no dispositiva) de la Ley 20/2003 señala que “la separabilidad de la forma y la función es lo que permite que la forma externa de un producto utilitario pueda ser protegida como diseño”, pero no aporta ninguna regla en su parte dispositiva para decidir cuándo forma y función son separables. Desde la doctrina, Otero Lastres propone 2 criterios de separabilidad que a mí me parecen, en el fondo, el mismo: •

multiplicidad de las formas. Cuando un objeto puede adoptar múltiples formas sin dejar de producir por ello el mismo resultado técnico, estas formas son independientes, es decir, separables del resultado técnico alcanzado.

En cualquier caso, pongo un ejemplo distinto y, sin duda, más sugerente: una prenda interior femenina está protegida por su “inventor” y “diseñador”, a la vez, como patente europea y como diseño español. Según la descripción de la patente, la cadena de perlas de la prenda es capaz de provocar un efecto de masaje. Según la descripción del diseño, la cadena de cuentas tiene uso como adorno. ¿Viene dictada la forma exclusivamente por la función? ¿Son separables forma y función?

España

Panorámicas: Francisco José Moreno Gómez

Otro ejemplo más serio puede ser este tapón para el oído de 3M protegido por patente en Europa, pero por diseño en Canadá. Según la descripción de la patente la forma del tapón consigue que sea insertado de modo simple y efectivo, y que sea confortable para el usuario, y que proporcione una atenuación de sonido menor que los tapones tradicionales. Las preguntas son las mismas. ¿Viene dictada la forma exclusivamente por la función? ¿Se conseguiría el mismo efecto con otra forma?

Aparte de estos ejemplos sin resolver, he buscado en la jurisprudencia española y he encontrado 3 casos. En los 3 se llegaba a la conclusión de que forma y función eran separables. – plantilla anatómica (Audiencia Provincial Valencia, 2009) : “Conforme a la doctrina más autorizada es plenamente aplicable la separabilidad de forma y de función porque una plantilla anatómica puede adoptar múltiples formas sin dejar de producir por ello el mismo resultado técnico de adaptarse al pie, y variando la forma permanece inalterable el resultado técnico. Ningún diseño podría realizarse si se eliminara la forma que requiere para llevar a cabo sus funciones, pero ello no implica que sin perderla no pueda presentar múltiples y diferentes variaciones que afecten al cumplimiento de dicha función- como ocurre, por ejemplo, con las camisetas, que pueden responder a múltiples diseños teniendo la misma funcionalidad”

– servilleta (Juzgados de lo Mercantil Alicante, 2012): “no se acredita que esa función del diseño registrado por la actora no se pueda llevar a cabo mediante otros modelos con distinta configuración formal, siendo carga del demandado probar el hecho constitutivo de su pretensión de nulidad ( art 217 LEC ). El informe del perito no ofrece un estudio o análisis que permita determinar o concluir, que el pespunte o estampado perimetral , sea la única manera de evitar el deshilachado de la servilleta”.

Red de Expertos en Propiedad Industrial – hito/baliza de tráfico (Juzgados de lo Mercantil Alicante, 2012). “Según la demandada el tramo vertical junto con la zona configuración troncocónica invertida, responde a una función técnica específica cual es ofrecer un momento de inercia inferior respecto de las balizas de pieza cilíndrica de diámetro uniforme en toda su longitud (desde arriba hasta la base). De esta manera se facilita la deformación del cuerpo vertical cilíndrico ante el empuje producido por un vehículo y la recuperación de la posición erguida sin deterioro significativo, una vez cese el empuje”. Ambos peritos “reconocen que esa misma función – de facilitar el abatimiento y recuperación del elemento cilíndrico tras el impacto por reducción del momento de inercia – se puede lograr con formas alternativas”. Vemos, por tanto, que en España hay pleno en favor de la separabilidad, aunque se trata de muy pocos casos. En la Unión

Europea la situación es parecida aunque no tan acusada: en un reciente estudio encargado por la Comisión Europea (Legal review on industrial design protection in Europe, 2016), 484 diseños fueron a tribunales de la Unión Europea por este motivo y 2 de cada 3 diseños resistieron la prueba de la separabilidad.

Technical function, validity decision (source; Darts IP case law database)

España

Panorámicas: Francisco José Moreno Gómez

LA FRONTERA ENTRE EL YIN Y EL YANG: FORMAS COMPLEMENTARIAS

las condiciones establecidas en los artículos 6 y 7 [novedad y carácter singular].

Apuntaba arriba que el problema del destornillador, como ejemplo paradigmático de separación de forma y función, es que le aplica quizás más directamente el siguiente apartado del artículo 11, ya que todo destornillador necesita un tornillo con el que cumplir su función.

Por tanto, aunque se trate de formas destinadas a la conexión con otra complementaria, el diseño de la forma de las protuberancias y huecos de las piezas de LEGO, al ser productos intercambiables dentro de un sistema modular, no estarían excluidos de la protección por este artículo 11. Otro ejemplo de diseño no excluido puede ser la forma de alguna de las piezas de IKEA.

Artículo 11.2 El registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de apariencia del producto que hayan de ser necesariamente reproducidas en su forma y dimensiones exactas para permitir que el producto al que se aplique o incorpore el diseño pueda ser conectado mecánicamente a otro producto, adosado, o puesto en su interior o en torno al mismo, al objeto de que cada uno de ellos pueda cumplir su función. Por tanto, parecen excluidas de la protección por diseño todas las formas, incluidas obviamente las normalizadas (ISO, UNE,…), de acoplamiento entre elementos mecánicos como, por ejemplo, el perfil de la rosca métrica de los tornillos o el perfil de evolvente de las ruedas dentadas.

CONCLUSIÓN: LAS ESPECIES BIOLÓGICAS Y LAS MODALIDADES DE PI Concluyo ya con una analogía para reforzar mi afirmación inicial de que “patentar un diseño” no es algo tan descabellado. En biología, una especie esta formada por organismos capaces de entrecruzarse y de producir descendencia fértil, pero no pueden hacerlo (o al menos no lo hacen habitualmente) con los miembros de otras especies. En propiedad industrial nos podemos preguntar hasta qué punto las modalidades (patentes, modelos de utilidad y diseños) se comportan como especies: - en los informes de búsqueda de patentes es común encontrar modelos de utilidad como documentos relevantes del estado de la técnica, es decir, que pueden destruir la novedad o actividad inventiva de la patente. No tan común es encontrar diseños citados en informes de búsqueda de patentes, pero haberlos, haylos A su vez, al menos en EEUU, una patente puede ser relevante para valorar la novedad de un diseño, allí llamados, a modo de híbridos, design patents.

LA FRONTERA LEGO Remato el artículo 11 con su último apartado, también conocido como “cláusula lego”. Artículo 11.3 No obstante lo dispuesto en el apartado anterior [Artículo 11.2] los derechos derivados del registro se reconocerán sobre los diseños que permitan el ensamble o la conexión múltiple de productos intercambiables dentro de un sistema modular y cumplan

- según el Convenio de la Unión de París, por otra parte, es posible reivindicar la prioridad de un modelo de utilidad en una patente -y viceversa-, situación que sucede con cierta frecuencia, sobre todo en el caso del PTC. El CUP también permite la reivindicación de un modelo de utilidad como prioridad en un diseño -artículo 24 de la Ley 20/2003. Algunos países como Alemania van más allá y permiten la reivindicación como prioridad de un diseño en un modelo de utilidad o, incluso, en una patente. Sin embargo, la EPO rechazó esta posibilidad.

Cuba

PANORÁMICAS

Valores respaldados por activos intangibles FREDY SÁNCHEZ MERINO

Licenciado en Derecho, Universidad de La Habana, Cuba. Especialista en Comercio Exterior y Asesoría Jurídica, Magister en Gestión de la Propiedad Intelectual. Consultor externo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Colombia. Docente de la Universidad Andina Simón Bolívar-Sede Barranquilla, Colombia.

RESUMEN La propiedad intelectual ha ido ganando un auge inusitado en las últimas décadas. Más allá de los esquemas tradicionales de protección jurídica, constituye hoy en día un elemento clave de la actividad empresarial por su alto potencial para dinamizar la economía, a partir de formatos de negocio que funcionan con base en el alto valor que representa como activo intangible. El sistema de bonos de titularización de activos es una de las opciones que genera mayores ventajas financieras. Su aplicación constituye una estrategia para estimular la innovación y los proyectos de desarrollo tecnológico. PALABRAS CLAVE Propiedad intelectual, Securitización, Valores, Titularización INTRODUCCIÓN El mundo de la propiedad intelectual - PI - quedó indisolublemente ligado al de las finanzas durante la ola de adquisiciones de los 80´, cuando el mercado reveló el valor “escondido” de la PI, en particular de ciertas compañías poseedoras de marcas fuertes1. En esa época se revolucionó

1. Boyden Lamb, Robert (2002). “The Role of Intellectual Property in Mergers and Acquisitions” en Intellectual Property Assets in Mergers and Acquisitions, editado por L.Bryer y M. Simensky, New York.

Cuba el mundo de los intangibles desde el punto de vista financiero, con sucesos que comprendían desde adquisiciones/fusiones billonarias, hasta la primera valoración de marcas en aras de impedir una oferta pública de adquisición - OPA - hostil2. Todo ello dio paso a la inclusión (con profundidad) de los activos intangibles en el mercado financiero, y aunque a día de hoy no existen todas las herramientas para el desarrollo idóneo de dicho mercado, cada vez son más los modelos de negocios financieros con base en la PI. MODELOS DE NEGOCIOS BASADOS EN PROPIEDAD INTELECTUAL Algunos de estos modelos de negocios son completamente funcionales, entre ellos: compañías de asesoramiento en fusiones y adquisiciones basadas en PI, casas de subastas de PI, entidades financieras de PI, financieras de spin out en tecnología/PI y firmas de titularización de flujo de regalías. Otras, en cambio, son aún emergentes como las plataformas transaccionales de PI3. Algunos de estos modelos de negocios son más factibles que otros por la influencia de ciertos aspectos claves; entre ellos, la valorización es, quizás, el más importante. A pesar de la existencia de numerosos métodos de valoración de activos intangibles, su naturaleza impide la aplicación de un sistema “absoluto”. Esto hace que el valor de los intangibles sea de cierta forma impreciso y que, por lo tanto, constituya un riesgo alto para los inversionistas. De ese modo, aunque los intangibles se cotizan en bolsa, su compraventa implica ciertas dificultades; es por ello que un mercado estable, dedicado exclusivamente a los intangibles, todavía no es una realidad. Sin embargo, hay otras opciones de entrada de los intangibles al mercado financiero que irían en pos de valorar y valorizar adecuadamente la PI. De hecho, la normativa contable vigente (NIIF, FAS, etc.) exige la valorización de algunos de estos activos para así incluirlos en la contabilidad de la empresa, claro está, siguiendo ciertas reglas que no son objeto de este escrito. EL ESQUEMA DE BONOS DE TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS Una de estas opciones es el uso de los bonos de titularización de activos - BTA -, mejor conocidos por sus siglas en inglés ABS - que responden a Asset Back Securities -, que son títulos valores cuyos

Panorámicas: Fredy Sánchez Merino pagos (y por tanto su valor) provienen y se garantizan a partir de un grupo de activos subyacentes. Estos activos pueden ser intangibles y, entonces, dan lugar a lo que se conoce como bonos esotéricos. Ahora bien, cómo funcionarían estos bonos titulizados desde la perspectiva de la PI? Pues bien, hay derechos exclusivos que se derivan de cualquier protección y que son económicamente explotables, incluyendo: derechos patrimoniales de autor y conexos, derechos de marcas y otros signos distintivos, patentes de toda clase, diseños industriales, etc. Estos derechos, como activos, no son líquidos, es decir, no son convertibles en dinero rápidamente, pero, a través de un proceso de securitización se convierten automáticamente en valores y, por lo tanto, en activos líquidos. Lo anterior es resultado de una estructura financiera que funciona de la forma que se explica a continuación4. Los activos intangibles (los derechos a regalías u otras formas de explotación) creados por el originador (artista, inventor, etc.) son transferidos5 a una entidad llamada vehículo de propósito especial - VPE - (el emisor), encargada de agruparlos y vender el flujo de caja de los mismos en forma de valores. Dicha entidad es creada ad hoc, con estatutos muy específicos que la aíslan legalmente, de manera que la bancarrota del originador no afecta los bienes del emisor. En aras de comprar los activos del originador, el VPE emite valores negociables para financiar la compra. Estos valores son vendidos a los inversores, quienes pueden adquirirlos de manera pública o privada. En esta instancia, el desempeño de los valores está directamente ligado al desempeño de los activos; es por ello que en ocasiones intervienen agencias clasificadoras de créditos, para que los inversores procedan con la mayor seguridad posible. A estos inversores se les repaga, entonces, con las ganancias y los intereses colectados de los derechos de PI que subyacen en el fondo de la deuda del originador. Desde el punto de vista de la seguridad crediticia, al tratarse de grupos de activos granulados, el riesgo crediticio de los mismos queda mitigado para los compradores. Además, los valores titulizados en general - y esto incluye aquellos respaldados por PI son de crédito mejorado, es decir, su calidad de crédito es superior a la del originador o a la del grupo al que pertenece originalmente.

2. Ranks Hovis McDougall (RHM) pasó a la historia por dos motivos: fue la primera valoración de marcas y repelió una OPA hostil por parte de Goodman Fielder Wattie (GFW), al elevar su precio en el mercado. La operación consistió en una valoración de sus marcas que fijó el precio del portafolio en 678 millones de libras, cuando el valor de los activos intangibles en el balance era de 400 millones. Esto incrementó el valor de RHM y obligó a GFW a retirar su oferta del mercado. 3. Tomado de https://duncanbucknell. com/2008/09/03/intellectual-property-business-models/en 14-09-2016 y modificado para actualización. 4. Caselli Stefano y Stefano Gatti. 2010. “Structured Finance: Techniques, Products and Market”, Springer Berlin Heidelberg. 5. Una de las ventajas que ofrece este tipo de transacciones, es que la transferencia de los derechos exclusivos no es definitiva, sino por un periodo de tiempo determinado, de manera que el titular puede recuperarlos luego de transcurrido el término fijado con el originador.

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Esto implica que, por lo general, los inversores tienen la seguridad de cobrar su inversión. Una de las formas más comunes de mejorar el crédito es dividir los activos en tramos o subordinarlos. Esta estructura es una de las más conocidas para generar internamente créditos mejorados y consiste en jerarquizar los flujos de caja según su antigüedad u otras prioridades, generando un efecto cascada, donde los créditos inferiores protegen a los superiores, puesto que los cobros se realizan de los créditos senior hacia abajo. Dentro de la misma estructura, en caso de deterioro de los activos, las pérdidas se distribuyen de abajo hacia arriba, es decir, que incluso en determinadas situaciones de deterioro, los activos AAA ni siquiera resultan afectados. ALGUNOS APUNTES SOBRE LAS VENTAJAS DEL MODELO Ahora bien, el análisis previo hace necesario preguntarse ¿Qué ventajas ofrece esta figura financiera para las empresas generadoras

de Pl? Al respecto, lo cierto es que muchas de estas empresas - una gran parte sujeta al régimen MiPyMEs - inician modelos de negocios innovadores o tienen proyectos de desarrollo tecnológico en etapa conceptual, pero no cuentan con los recursos financieros para llevarlos a cabo. En este caso, la financiación bancaria se podría respaldar con las regalías de PI que resulten de los proyectos exitosos; obviamente, la clasificación de riesgo de estos créditos variará en dependencia del prestigio de la empresa, su experiencia y reconocimiento en el sector, entre otros factores, y, en consecuencia, la cantidad de dinero será inversamente proporcional al riesgo a asumir por parte de los inversores. Esta práctica ha sido llevada a cabo dentro de la PI, específicamente en el ámbito del derecho de autor. La primera vez en realizarse fue en 1997, con el caso de los famosos “bonos Bowie”, los cuales significaron para el cantautor inglés la suma inmediata de 55 millones de dólares6. A partir de aquí, comenzaron a generarse situaciones similares con otros artistas en lo que se denominaron

6. “David Bowie, el hombre que cambió la forma de pensar sobre el arte y el comercio”, tomado de http://www.dinero.com/economia/articulo/los-bonos-de-david-bowie-en-elmundo-artistico-y-comercial-/218008 el 15-9-2016.

Cuba “bonos de celebridades” y, en determinado momento, trascendió en el campo del arte y comenzó a realizarse también con marcas y patentes7. Obviamente, la securitización y la titularización de bonos respaldados con bienes de PI conllevan un proceso de valorización de los mismos que debe ser lo más riguroso posible y, aunque pudiera parecer, a priori, un punto débil en la operación, en realidad, sienta las bases para la estandarización de las valorizaciones de intangibles y su entrada al mercado financiero, a partir de la necesidad constante de asignarles un valor contable. Resulta importante tener en cuenta que uno de los mayores obstáculos en el desempeño de los intangibles en el comercio, es la desconfianza con la que son vistos por parte de los inversores. A más de los beneficios que traen este tipo de operaciones para la circulación de activos intangibles y el crecimiento de empresas que basan su modelo de negocios en la innovación, existen ventajas también desde el punto de vista financiero. Una de las más notables es la reducción de costos de financiación, porque la calificación crediticia del originador se ve mejorada a partir del mejoramiento de crédito al que se someten los valores una vez que son securitizados. Por otra parte, el originador tiene la posibilidad de agrupar y vender activos financieros que en su forma original no son fáciles de comercializar; estos activos, una vez agrupados, disminuyen el riesgo total del grupo debido a su granulación, de manera que se vuelven atractivos para inversores con diferentes apetitos de riesgo, puesto, que a mayor riesgo, mayor tasa de retorno, cada inversor puede escoger el grupo de activos que mejor le parezca. Otro beneficio relevante se refiere a la liquidez. Los intangibles que antes no eran líquidos, se convierten automáticamente en valores líquidos, es decir, en flujos de caja inmediatos y no futuros, de forma que este último es el más típico según la naturaleza de los activos de PI. Finalmente, aunque las ventajas del originador se cargan al riesgo del inversor, tal riesgo está aislado, puesto que, gracias a la securitización, las calificaciones de crédito del originador y los activos que subyacen en la deuda del mismo son diferentes.

Panorámicas: Fredy Sánchez Merino CONCLUSIONES En cualquier caso, las relaciones entre el mundo financiero y la PI son cada vez más sólidas y necesarias. La intellectual propertization8 de la economía que vivimos es cada vez más evidente, pues las grandes empresas dependen más que nada de su innovación para seguir progresando. En un mercado en que los intangibles ocupan la mayor parte del valor de las empresas9, el valor que tienen aquellos es proporcional al papel que jugarán en el mercado. En esa línea, la apertura de nuevas modalidades e instrumentos financieros que tengan como base bienes derivados de la PI contribuye considerablemente al papel de estos en la vida empresarial y en el comercio. Se trata de una práctica muy novedosa, que ya ha comenzado a emerger en América Latina. En Barranquilla, Colombia, por ejemplo, la Cámara de Comercio está manejando una propuesta de implementación de estos esquemas desde su departamento de innovación, lo cual constituye un caso pionero en el país y probablemente en la región, a través del cual se busca contribuir considerablemente al fomento de la innovación y el desarrollo de la PI en el país. BIBLIOGRAFÍA Beebe Barton, Haochen Sun y Madhavi Sunder. 2015. “The Luxury Economy and Intellectual Property, Critical Reflections”. Oxford. Boyden Lamb, Robert. 2002. “The Role of Intellectual Property in Mergers and Acquisitions” en “Intellectual Property Assets in Mergers and Acquisitions”, editado por L. Bryer y M. Simensky. New York. Caselli Stefano y Stefano Gatti. 2010.“Structured Finance: Techniques, Products and Market”. SpringerBerlin Heidelberg. Salinas, Gabriela. 2007. “Valoración de marcas”. Barcelona: Ediciones Deusto.

7. En el 2009 Biopharma securitizó unas patentes para ciertos anticuerpos por 300 millones de dólares. Tomado de http://www.rttnews.com/1114193/pdl-biopharma-completes-300-mln-securitization-transaction-to-monetize-certain-of-its-antibody-humanization-patents-and-royalties-quick-facts.aspx el 15-09-2016. 8. Beebe Barton. 2015. “The Luxury Economy and Intellectual Property, Critical Reflections”, Oxford. 9. AnnualStudy of Intangible AssetMarketValuefromOcean Tomo, LLC, tomado de http://www.oceantomo. com/2015/03/04/2015-intangible-asset-market-value-study/

Costa Rica PANORÁMICAS

GERMAN L. MADRIGAL REDONDO German L. Madrigal Redondo, Instituto de Investigaciones Farmacéuticas-Facultad de Farmacia (Universidad de Costa Rica).

Relación de la Propiedad Intelectual y los productos naturales RESUMEN Actualmente no existe una definición estandarizada de “producto natural”. Este es un problema para establecer la relación entre este concepto y la propiedad intelectual. Abarca muchas categorías diferentes entre ellas están los signos distintivos, las patentes de invención, los derechos de autor, las obtenciones vegetales y otros que no se reconocen totalmente por todos los organismos o países denominados sui generis, entre estos están los datos de prueba, los conocimientos tradicionales y el acceso a recursos genéticos y biológicos. El objetivo de este trabajo es poder analizar de manera diagnóstica cómo se le ha dado valor agregado a los productos naturales mediante las diferentes formas de la propiedad intelectual. El presente estudio es un análisis descriptivo, de las interrelaciones que existen entre los productos naturales y las diferentes formas de propiedad intelectual. Se utiliza una búsqueda en las bases de datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, así como en las web de las principales oficinas de propiedad intelectual del mundo y finalmente se realiza una triangulación de la información. PALABRAS CLAVE Marcas, Patentes, Propiedad intelectual, Productos naturales.

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Panorámicas: German L. Madrigal Redondo

INTRODUCCIÓN

animales, minerales o mezclas de éstos. Puede contener excipientes además del material natural (Costa Rica Procuraduría General de la República, 2013, p.1).

La propiedad intelectual se refiere a una serie de derechos exclusivos otorgados a las personas creadoras y, o, titulares de bienes inmateriales intelectuales, los cuales se derivan de la posesión legítima de los mismos. Este primer acercamiento puede quedar más claro al analizar la siguiente definición: “La propiedad intelectual (IP por sus siglas en inglés) se refiere a las patentes, marcas, derechos de autor (copyright), diseños industriales, y otros tipos de bienes intangibles, que se originan en las creaciones de la mente, y en su sentido más amplio, no tienen forma física” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2007, p. 6). Al referirse, que en su sentido más amplio, no poseen forma física, se refiere a que a pesar de ser intangibles por definición estos bienes pueden convertirse en materia física como un producto, un libro, una botella, entre otros productos o servicios (Madrigal Redondo G.L, 2010).

Puede también dentro del concepto de productos aquellas preparaciones basadas en estos recursos las es la obtenida a partir de la materia prima natural mediante proceso de fraccionamiento, extracción con disolventes, expresión, destilación, purificación, fermentación, concentración o cualquier otro proceso físico o biológico (Costa Rica Procuraduría General de la República, 2013,p.1). La importancia de la propiedad intelectual en la sociedad subyace en que, como toda propiedad, concede a su titular una serie de derechos patrimoniales exclusivos los cuales pueden ser útiles a nivel comercial (Cabanellas de las Cuevas, G., 2004).

Figura 2. Ejemplo de un producto natural donde se combinan los conocimientos tradicionales, una denominación de origen controlada y una marca tradicional a partir de la mata de tabaco Figura 1. Ejemplos de productos naturales a base de alcoholes primarios alifáticos superiores aislada de la caña de azúcar que gozan de diferentes formas de propiedad intelectual, por ejemplo patentes y marcas. El principal problema para establecer una relación con los productos, es poder delimitar a que se refiere el concepto de “productos naturales”, normalmente independientemente de su función se denominan productos naturales aquellos productos procesados, industrializados y etiquetado con propiedades medicinales, que contiene en su formulación ingredientes obtenidos de las plantas,

Si a lo anterior, además, le es sumado que los bienes protegidos generan a su creador o creadora otro tipo de derechos concernientes al ámbito moral, se puede confirmar que la tutela de los derechos y su ejercicio se vuelven indispensables para estimular el ingenio humano, junto con acelerar y aumentar la génesis de nuevas ideas (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2007, p. 7). El alcance de la propiedad industrial se puede enmarcar en un conjunto heterogéneo de categorías de bienes inmateriales que, por su naturaleza, son usadas en la industria, entendiéndose la industria en su más amplio sentido. Sobre este punto, la OMPI en

Red de Expertos en Propiedad Industrial el documento “Comprendiendo a la Propiedad industrial” aclara el término industria: La amplia aplicación del término industrial está claramente asentado en el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial (Artículo 1(3)): La propiedad industrial debe ser entendida en el más amplio sentido y deber aplicable no solo a la industria y al comercio propiamente, sino también extenderse a la agricultura, industrias de cualquier denominación, y a todos los tipos de manufactura de productos naturales, por ejemplo: vinos, granos, tabaco, frutas, minerales, aguas minerales, cervezas, flores y sabores (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2008; p.2). Se puede confirmar que la intención del “Convenio de París” es el de proteger los bienes intangibles que por sus características son útiles en la industria y comercio sea cual sea este tipo de actividad, son categorizados dentro de la propiedad industrial, entre estos se incluyen las marcas, las denominaciones de origen o geográficas, los emblemas, las patentes de invención, los diseños industriales, entre otros tipo de categorías (Unión de París. Procuraduría General de la República, Sistema Costarricense de Información Jurídica. 1886, p1).

Figura 3. Ejemplo de Producto Natural donde se combina el uso tradicional de una planta, una extracción de recurso biológico, una marca comercial, a partir de Quassia amara.

No obstante, los derechos de propiedad intelectual en ocasiones se encuentran en conflicto con otros derechos, como por ejemplo los derechos de extracción de material biológico, y los derechos tradicionales de las poblaciones originarias. Por “conocimientos tradicionales” (CC.TT.) se entiende un cuerpo vivo de conocimientos que se transmite de una generación a otra en una misma comunidad. A menudo forma parte de la identidad cultural y espiritual de la comunidad. En el programa de la OMPI sobre CC.TT. también se abordan los recursos genéticos (RR.GG.) y las expresiones culturales tradicionales (ECT) (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2015). El principal objetivo de este trabajo es poder analizar de manera diagnóstico cómo en se le ha dado valor agregado a los productos naturales mediante las diferentes formas de la propiedad intelectual. MATERIALES Y MÉTODOS El presente trabajo es un estudio diagnóstico sobre la relación entre la propiedad intelectual y los productos naturales en Latinoamérica, entre los años 2000 y mayo 2016, las principales variables utilizadas en el estudio son, marcas, diseños, obtenciones vegetales, denominaciones de origen, indicaciones geográficas sobre productos naturales, el número de solicitudes de patentes, las solicitudes de patentes otorgadas, los principales inventores, los principales solicitantes, las principales aplicaciones en el campo, con el fin de correlacionar dichas variables con el estado de la técnica, y establecer prioridades o campos del arte a donde se dirige dicho campo de la tecnología como una aplicación científica para el desarrollo e innovación de nuevos productos. Para el estudio de las variables se utilizó la base las bases de datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) como por ejemplo Patenscope® para cuantificar y clasificar el número de solicitudes del campo, para el estudio de la correlación de variables con el estado de la técnica se utilizó un muestreo aleatorio irrestricto sobre la población total de solicitudes de patentes evaluadas para obtener una muestra representativa con un 95% de confianza, y a partir de ahí clasificar los principales campos del arte de las solicitudes. Además se realizó una búsqueda descriptiva en internet en las principales web de las oficinas de propiedad intelectual de América y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Finalmente se triangulo la información para formar un mapa conceptual de las interrelaciones de la técnica.

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RESULTADOS Y DISCUSIÓN Es muy complicado poder establecer una relación completa entre la propiedad intelectual y los recursos naturales debido a la complejidad de la interrelación que como se ha mostrado en las figuras anteriores un mismo producto natural suele combinar una serie de categorías de propiedad intelectual, igualmente existen categorías de propiedad intelectual reconocida por convenios o instituciones, pero no reconocidas por la mayoría de los países como por ejemplo el acceso a recursos genéticos y biológicos y los conocimientos tradicionales. La siguiente figura muestra como puede interrelacionarse de forma general un producto natural con la propiedad intelectual. Figura 4. Interrelación de la Propiedad intelectual, los productos naturales y los recursos naturales.

En el año de 1996 la Organización Mundial de Comercio, estableció un tratado denominado acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio en el cual se tiene como objetivo de “reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una

protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo” (Organización Mundial del Comercio 1996). No obstante aún esas distorsiones se mantienen ya que existe una concentración de los derechos de propiedad intelectual en ciertos sectores, esto no es diferente para los productos naturales esto lo podemos mostrar en las figuras 5 y 6, en el tema de los medicamentos los que incluyen productos naturales medicinales se han establecido controversias sobre como estos derechos de propiedad intelectual en especial las patentes de invención afectan el derecho a la salud y el acceso a los medicamentos (Organización Panamericana de la Salud. 2004 y 2006).

A nivel de patentes de invención entre los principales resultados se estableció el número de solicitudes relacionadas con productos naturales medicinales, los principales países donde se patentan productos naturales y la distribución temporal de las solicitudes de patente en los últimos 10 años.

Red de Expertos en Propiedad Industrial Distribución de número de solicitudes por oficina para el término medicamentos naturales

Figura 5. Distribución por países u oficinas regionales para las patentes encontradas con el término medicina natural base de datos Patenscope® Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2016. Destacan entre los países que más patentan productos naturales medicinales los Estados Unidos de América con casi un 50% de las solicitudes tramitadas, luego la oficina de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, mediante el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) con aproximadamente20% de las solicitudes tramitadas y posteriormente Europa mediante el tratado de Convención de Patente Europea y Canadá con aproximadamente un 10 % cada uno de solicitudes tramitadas (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2016).

Distribución de número de solicitantes por oficina para el término medicamentos naturales

Figura 6. Distribución por solicitantes para las patentes encontradas con el término medicina natural base de datos Patenscope® Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2016.

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De la misma forma que el gráfico anterior se encontró que los principales aplicantes para la categoría de productos naturales medicinales se resume en muy pocos solicitantes, entre los que destacan Astra Zeneca, Glaxo Group Limited, Novartis, F Hoffman La Roche con aproximadamente un 12% de las solicitudes presentadas por cada uno del total registradas (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2016).

el comportamiento de esta relación(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2016).. No existe un procedimiento especial para productos naturales no obstante las legislaciones de cada país se están moviendo en diferentes direcciones, por ejemplo Estados Unidos de América, pueden protegerse animales, plantas, productos naturales, en Costa Rica no pueden protegerse plantas o animales y los productos naturales no deben ser descubrimientos sino invenciones, En el Salvador pueden protegerse plantas, y en Europa pueden protegerse razas animales pero animales silvestres como tales(Costa Rica Procuraduría General de la República, 1983 b, 2000b, 2000c). A nivel sanitario tienen importancia ciertos productos naturales debido a su obligatoriedad de un Registro Sanitario, el cual es un tipo de derecho de propiedad intelectual sui generis, no obstante los diversos países cuentan con legislaciones muy diferentes tanto en los requisitos como en las definiciones para los diferentes productos entre estas categorías se encuentran, los alimentos, los suplementos de dieta, los cosméticos naturales, los productos naturales medicinales, los fitofármacos.

Figura 7. Distribución por años para las solicitudes de patentes encontradas con el término medicina natural base de datos Patenscope® Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2016. De la figura 7 se puede señalar que existen ciclos crecientes de aumento en la tendencia de patentar productos naturales medicinales, cada cinco años con un aumento general superior al anterior en el ciclo siguiente, es importante indicar que las patentes son una forma práctica y sencilla de evaluar el desarrollo de interrelaciones entre productos naturales y propiedad intelectual, esto porque describen las características técnicas como por ejemplo el origen de los materiales o su naturaleza, aunque no necesariamente se manifiesta una patente en un producto comercializado, o un producto comercializado no necesariamente tiene una patente , puede al menos tenerse un estimado de esta relación sobre todo en países desarrollados, otras búsquedas en propiedad intelectual no permiten de forma clara interrelacionar las características del producto con su propiedad intelectual con la excepción de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, por tanto debido a su importancia es necesario seguir explorando mecanismos objetivos que puedan cuantificar

Algunos productos como los cosméticos no se registran en Estados Unidos de América, y no tienen a nivel internacional una definición estandarizada sobre que es un cosmético natural, o que es un cosmético orgánico, normalmente esta clasificación la dan entes certificadores privados por medio de marcas de certificación, por lo cual los requisitos varían mucho, otros productos como los medicamentos están enlazados a otra forma sui generis de propiedad intelectual del tipo ADPIC PLUS, como lo son los datos de prueba, los cuales brindan una protección entre 5 a 10 años a la información clínica especialmente necesaria para registrar un medicamento. Igualmente, ha tomado una gran relevancia la protección de material genético y microorganismos, en el caso de Cuba la Ley de patentes expresa claramente la imposibilidad de patentar material genético humano, no obstante no es claro en los diferentes países este tema por ejemplo México lo permite, tácitamente y en los Estados Unidos de América se permite con muchas restricciones, igualmente los microorganismos y otro material biológico normalmente las legislaciones obligan realizar un depósito del material para poder certificar la fecha y origen de la materia, así como poderla reproducir y tener acceso a la misma.

Red de Expertos en Propiedad Industrial Debido a estas diferencias legislativas, han ido tomando fuerza la protección de forma sui generis para Obtenciones vegetales, esta forma de protección de recursos genéticos y biológicos esta regentada por la Unión de Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV), debido a que son nuevas formas de protección en la materia de los países principalmente por falta de legislación correspondiente, se han dado pocos casos en América Latina, contrario a Europa en la cual se ha desarrollado con gran suceso, a pesar de esto Latinoamérica se caracteriza por la amplia gama de cultivos perfeccionados como lo son la quinoa, la papa, tomate, el maíz, entre otros, los cuales se cuentan por cientos incluso miles las variedades, lo cual muestra un gran potencial como forma de interrelación de la propiedad intelectual y los productos naturales (Rapela M., Schotz. G. 2006). En Costa Rica se han desarrollado proyectos de mejora de plantas para la producción de productos naturales con mejores características comerciales, organolépticas, resistencia y productividad, como por

CATEGORÍA

ejemplo la llamada Papaya perfecta, una obtención de chile dulce , además desde tiempos inmemoriales se han producido nuevas variedades de frutos silvestres , como el pejibaye o el cas, justamente el problema es poder combinar, tres variables, los conocimientos tradicionales y técnicos, la correcta protección de la materia , y la producción de manufactura y el agregado de valor. No obstante el estudio permite establecer cuales mecanismos suelen ser más útiles para brindar valor agregado a productos naturales mediante las diferentes formas de propiedad intelectual, por ejemplo las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen, las marcas colectivas, las marcas de certificación y las marcas comerciales, en ese orden son muy útiles para brindar una protección de baja a media a productos naturales y además agregar valor a los productos naturales. Tabla 1. Comparación de las definiciones entre categorías de signos distintivos y ejemplos relacionados a productos naturales.

DEFINICIÓN

EJEMPLO

Denominación de Origen

Denominación geográfica, designación, expresión, imagen o signo de un país, una región o localidad, útil para designar un bien como originario del territorio de un país, una región o localidad de ese territorio, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos.

Café Tarrazu, Queso Turrialba, Café de Honduras,

Indicación Geográfica

Una indicación que identifica un producto como originario del territorio de un país, o de una región o una localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del bien sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, serán susceptibles de constituir una indicación geográfica

Azúcar de Guatemala, Habano, arcilla de Mar Muerto

Marca

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

OKF®, Tropical®, Imperial ®, Abexol®, Q-assia®

Marca Colectiva

Signo o combinación de signos cuyo titular es una entidad colectiva que agrupa a personas autorizadas por el titular para usar la marca.

Esencial Costa Rica, Ron de Cuba, 100% Frijol de Costa Rica

Marca Certificación

Signo o combinación de signos que se aplica a productos o servicios cuyas características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca.

Ecocert®, ISO®, USDA Organic®

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Nivel de América las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas son una categoría nueva de la propiedad intelectual, es poco utilizada por la falta de legislación en la materia, esta forma de protección esta muy desarrollada en Europa y es de las pocas formas de propiedad intelectual que reconocen los conocimientos tradicionales y el origen y acceso a los productos, en América destaca Cuba el cual ha desarrollado cerca de 50 denominaciones de origen e indicaciones geográficas, de productos como propóleos, mieles de abeja, tabaco, habanos, azúcar, café y ron, en el caso de México destaca los licores por ejemplo el Tequila que se produce de la fermentación del Agave azul en una región específica mediante ciertas prácticas tradicionales. Centroamérica es de las regiones donde se esta implementando estas formas de protección ya que se firmaron acuerdos económicos con la Unión Europea que exigían reconocer estos derechos, algunos ejemplos de son el queso Turrialba y Café Tarrazú en Costa Rica, Café de Honduras y Azúcar de Guatemala son de las primeras denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, a nivel de Sudamérica estas formas están en desarrollo como el Café colombianos o los diferentes piscos chilenos y peruanos, o en Brasil con su carne, café y la famosa cachaza.

Además, una subcategoría de estas se pueden considerar las llamadas Marcas País las cuales enmarcan un contexto de origen, marca colectiva, y marca de certificación, un ejemplo de esto es la marca Esencial Costa Rica®. De importancia substancial para el campo de las artesanías, arte y textiles se destaca los derechos de autor y los modelos y diseños industriales, algo hasta el momento explotado en los productos naturales, no obstante aunque puede definirse a los derechos de autor como una protección baja garantiza la autoría de obras que muchas veces son diseños exclusivos de una región y producidos con ciertos materiales esto es especialmente importante en comunidades autóctonas. Los derechos de autor buscan proteger las formas y creaciones escritas, dramáticas, expresivas, de todo tipo, incluyendo obras artísticas, musicales y dramáticas, (Costa Rica, Procuraduría General de la República, Sistema Costarricense de Información Jurídica. 1983a).

Donde más se ha desarrollado el sistema, es en Europa donde existen miles de denominaciones de origen para productos naturales, por ejemplo el arroz de Valencia, las aceitunas Kalamata, el queso parmesano, el vino de la rioja, la champagne, no obstante la mayoría de protecciones se refieren a alimentos según el breve estudio realizado, lo que indica que casi no se ha explorado este tipo de protección para otro tipo de productos con la excepción de algunos productos cosméticos a base de peloides, aguas termales y arcillas, por ejemplo en Galicia, alternativamente se han desarrollado dos tipos de formas de protección con características similares como lo son las marcas de colectivas y las marcas de certificación, estas por su naturaleza más flexible son más útiles para proteger otras clases de productos como artesanías, textiles, cosméticos, productos naturales medicinales Algunas empresas de productos naturales han desarrollado Marcas genéricas y las utilizan como si fueran marcas colectivas para sus productos, aunque no cumplen los consideraciones registrales, funciona prácticamente de la misma forma por ejemplo Herbalife®, Omnilife®, Tío Nacho®, Genoma Labs®, Ayurveda®, entre otras.

Figura 8. Esquema descriptivo de las principales formas de propiedad intelectual que se relacionan con la protección de productos naturales.

Red de Expertos en Propiedad Industrial Una de las principales situaciones encontradas en este estudio es que muchos productos naturales y sus derivados no están protegidos, ya sea por un coste económico, o porque las legislaciones están todavía en desarrollo o no sean incorporado estos temas a las legislaciones ya existentes, por ejemplo los derechos de acceso al material genético y de biodiversidad no han si do incorporados a la propiedad intelectual de forma uniforme a pesar de haber convenios a nivel internacional como la Convención de Cartagena, Costa Rica lidera a nivel mundial al incorporación de estos derechos en materia de propiedad intelectual, tiene una Ley especial de biodiversidad que correlaciona los derechos de acceso genético y a la biodiversidad con la propiedad intelectual en especial con las patentes de invención, en donde se exige una consulta previa a un ente técnico antes de la concesión de patentes relacionadas con recursos biológicos o genéticos, así como se establecen las normas de bioprospección entre otros temas (Costa Rica, Procuraduría General de la República, Sistema Costarricense de Información Jurídica. 2000a). Otro tema que ha quedado pendiente y del cual se discute ampliamente son los derechos tradicionales de las comunidades originarias, las cuales se definen como: Por “conocimientos tradicionales” (CC.TT.) se entiende un cuerpo vivo de conocimientos que se transmite de una generación a otra en una misma comunidad. A menudo forma parte de la identidad cultural y espiritual de la comunidad. En el programa de la OMPI sobre CC.TT. también se abordan los recursos genéticos (RR.GG.) y las expresiones culturales tradicionales (ECT) (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 2015). Ambos se indica supra tanto el acceso a recursos genéticos como los conocimientos tradicionales están íntimamente relacionados, ahora para América Latina es muy importante legislar sobre esta materia debido a los importantes recursos que se conservan todavía ya que existen muchas comunidades indígenas y se cuenta con una gran biodiversidad natural, y desarrollada por estas comunidades, la cual actualmente no tiene marco jurídico para su protección, en

algunos países como Bolivia o Panamá, se ha buscado implementar legislaciones al respecto. Uno de los principios más importantes de la propiedad intelectual es su carácter no excluyente entre las diferentes categorías, por lo cual una combinación de diferentes formas brinda un ámbito de protección mayor, sin embargo, la barrera económica principalmente en países en desarrollo o en comunidades de escasos recursos suelen ser un limitante importante para poder aplicar dicho principio, luego esto no implica que existan derechos de propiedad intelectual en dichos productos sino que los mismos no han sido consolidados. CONCLUSIONES Existe una tendencia a proteger de diferentes formas los productos naturales en diferentes categorías de propiedad intelectual. Hay diferencias de procedimiento en la protección de plantas, animales, microorganismos y productos naturales según cada país o región. La propiedad intelectual brinda un valor agregado a los recursos naturales. A pesar de lo anterior hay un gran vacío en la protección de los derechos de propiedad intelectual relacionados con la retribución a los recursos de biodiversidad y los conocimientos tradicionales, además muchos derechos de propiedad intelectual relacionados con recursos naturales no están consolidados, de manera legal a pesar de existir de facto.

ACTIVIDADES de la Red de Propiedad Industrial

FOROS

Reflexiones sobre cuándo parar una búsqueda sobre el estado de la técnica Fechas: 18 abril - 01 Mayo de 2016 Moderadoras: Ana Figuera González. Examinadora de Patentes (OEPM). Objetivos: • Reflexión sobre cuándo parar la búsqueda y su relación con los medios de búsqueda. • Puesta en común de recomendaciones sobre cuándo parar una búsqueda (PCT, OEPM,…). • Intercambio de experiencias y pautas prácticas.

Anterioridades de una solicitud de patente de diseño industrial Fechas: 6 - 15 Junio de 2016 Moderador: Joaquín González Balseyro. Jefe de Área de Recursos de Patentes y Modelo (OEPM). Conclusiones: El tema principal de debate fue la validez de la fecha de los documentos publicados en Internet y la principal conclusión a la que se llegó fue la aceptación de estos documentos cuando vengan avalados por una fecha otorgada por un tercero imparcial (como puede ser el caso de “archive.org”). No obstante, siempre cabría no aceptar estos documentos si existiera una prueba válida en contra de la validez de la referida fecha.

Actividades de la Red

Principales novedades en el derecho europeo de marcas Fechas: 19 -29 Septiembre de 2016 Moderador: Luis Gimeno Olcina. Jefe de la Unidad de Recursos de la OEPM. Conclusiones: •

Un nuevo requisito plantea importantes problemas interpretativos y dudas. Mientras que la mayoría piensan que las marcas sonoras solo registrables aportando una grabación y las olfativas seguirán siendo no registrables, otros entienden que el requisito ha cambiado y que se abre el camino al registro de nuevos tipos de marcas incluyendo las olfativas.

•

En cuanto a innovaciones, la primera gran innovación de procedimiento es la introducción del examen de uso de la marca oponente en el caso de oposición.

•

La segunda, y más importante, innovación de procedimiento es la introducción de un procedimiento administrativo de nulidad y caducidad de marcas. Esto constituye una gran innovación para el sistema español.

PONENCIAS

Análisis de los procedimientos de oposición de patentes Fechas: 29 Marzo - 3 Abril de 2016 Ponente: Amaya Ezcurra Martínez. Jefa de Servicio de Técnicas Industriales, Área de Mecánica Aplicada (OEPM). Objetivos: •

Comparar los principales elementos de los procedimientos de oposición, y en particular las diferencias entre los procedimientos pre-concesión y pos-concesión y los procedimientos contradictorios.

•

Ventajas y desventajas de los diferentes sistemas de oposición.

•

Conocer si las legislaciones nacionales o regionales latinoamericanas regulan procedimientos de oposición y qué tipo de oposiciones se utilizan mayoritariamente.

Actividades de la Red

Marcas con características especiales Fechas: 9 - 15 Mayo de 2016 Ponente: Ana Urrecha Espluga. Consejera Técnica, Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales (OEPM). Objetivos: • •

Conocer marcas no tradicionales. Legislación y ejemplos concretos de marcas no tradicionales

Anatomía del experto en la materia Fechas: 18 - 24 Julio de 2016 Ponente: Amaya Ezcurra Martínez. Jefa de Servicio de Técnicas Industriales, Área de Mecánica Aplicada (OEPM). Objetivos: • • •

Determinar las capacidades y habilidades del experto en la materia. Analizar la naturaleza y el alcance de sus conocimientos. Influencia de su definición en la valoración de la patentabilidad, validez o infracción.

La unidad de invención en las patentes Fechas: 17 - 23 Octubre de 2016 Ponente: Leopoldo Balda Soriano. Jefe de Área de Examen de Patentes de Mecánica General y Construcción (OEPM). Conclusiones: •

La invención es un requisito no excesivamente conocido en las Oficinas de Patentes, así como la dificultad que entraña la detección de su falta cuando se realiza a priori, es decir, sin tener en cuenta el estado de la técnica.

•

Se aclaró que al aplicar ambos métodos de evaluación, tanto el de los Elementos Técnicos Particulares como el de Razonamiento, el resultado debe ser el mismo y que se puede aplicar cualquiera de ellos.

•

Y, cuando no existe sinergia alguna entre los distintos elementos yuxtapuestos que se han incluido en una reivindicación independiente, se suele señalar la falta de actividad inventiva, pero en otros se indica la falta de unidad de invención si la realización de varias búsquedas supone un importante esfuerzo adicional para el examinador.

Actividades de la Red

Explotación internacional de los derechos de propiedad industrial Fechas: 24 - 27 Octubre de 2016 Ponente: Joaquín González Balseyro. Jefe de Área de Recursos de Patentes y Modelo (OEPM). Conclusiones: •

Se hizo hincapié en los aspectos fundamentales de un contrato de licencia, desde su preparación hasta su firma y final registro.

•

Se vieron una serie de estadísticas que muestran la repercusión de estas figuras en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

•

Y se informó y se puso a disposición de cualquier interesado una serie de modelos de contratos que han tenido una grandísima acogida por parte de los distintos sectores implicados en la materia.

WEBINARIOS

Propiedad intelectual e innovación en productos naturales Fechas: 16 Junio de 2016 Ponente: Germán Leonardo Madrigal. Docente Universidad de Costa Rica. Conclusiones: Ver artículo en página 26

Régimen General de los contratos sobre derechos de Propiedad Intelectual Fechas: 25 Agosto de 2016 Ponente: Gustavo Scholz. Profesor en la Universidad Austral desde 2004. Enlace: Ver video

Actividades de la Red TALLERES VIRTUALES

Marcas colectivas y de garantía. Las difíciles relaciones entre indicaciones geográficas y marcas Fechas: 20 - 28 Junio de 2016 Ponente: Belén Luengo. Objetivos: •

Conocer en profundidad las marcas colectivas y de garantía, denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, con su específica regulación, en un entorno participativo y con un enfoque eminentemente práctico.

•

Aportar conocimientos sobre el sistema de concesión de marcas colectivas y de garantía, así como de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas en el marco nacional español y comunitario.

•

Profundizar en los aspectos jurídicos y técnicos que deben ser tenidos en consideración a la hora de resolver los conflictos que pueden surgir entre las marcas y las indicaciones geográficas, y cómo se aplican por las oficinas nacionales teniendo en cuenta las líneas fijadas en el ámbito jurisdiccional.

Redacción de reivindicaciones Fechas: 31 Octubre-8 Noviembre de 2016 Ponente: Patricia Sarasola Rubio. Objetivos: •

Transmitir la importancia de las reivindicaciones dentro de los documentos de patentes.

•

Conocer en profundidad las características así como los distintos tipos de reivindicaciones que existen.

•

Profundizar en los aspectos prácticos a la hora de redactar reivindicaciones y practicar con distintos ejemplos.

•

Aportar conocimientos acerca de los defectos que pueden dar lugar a objeciones en las oficinas de patentes.

•

Tener una visión general de cómo se pueden modificar las reivindicaciones una vez presentadas, aunque dependerá de la legislación de cada país.

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