44
п р ав о в ое поле
www.profmedia.by
М
еры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности (далее — ОИС) предусмотрены в соответствии с гл. 46 Таможенного кодекса таможенного союза (далее — ТмК), а также гл. 44 Закона Республики Беларусь от 10.01.2014 № 129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» (далее — Закон № 129-З).
Все объекты — в одном реестре Закон № 129-З устанавливает исключительно требования, связанные с принятием мер по защите прав на ОИС, и поэтому они в большей мере касаются правообладателей, нежели импортеров. Однако отметим, что в соответствии с положениями указанной главы Закона № 129-З ведется Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (далее — Реестр), в который на 25.09.2014 было включено 225 товарных знаков. С Реестром можно ознакомиться на сайте Государственного таможенного комитета Республики Беларусь (далее — ГТК) в разделе «Бизнесменам» (подраздел «Защита прав интеллекту-
альной собственности») * . Из его содержания видно, что на практике меры по таможенной защите осуществляются именно в отношении товарных знаков, а не иных ОИС. Этим обстоятельством обусловлен и вид Реестра. Он содержит: регистрационный номер ОИС по реестру; наименование (описание, изображение) ОИС; наименование, номер и дату документа, подтверждающего наличие и принадлежность права на ОИС; наименование товаров, содержащих ОИС; класс товаров по МКТУ / коды товаров по ТН ВЭД; сведения о правообладателе; сведения о доверенных лицах (представителях) правообладателя; срок, до которого таможенные органы будут осуществлять меры по защите прав интеллектуальной собственности (обращаем внимание, что указанный в Реестре срок может продляться правообладателем неограниченное количество раз); примечание (как правило, здесь указывается срок действия договора страхования ответственности правообладателя за причинение имущественно-
* http://gtk.gov.by/ru/regulation/business/VED/1725743475.
«Финансовый директор» октябрь 2014
прав ов ое п о л е
www.profmedia.by
го вреда декларанту, собственнику, получателю товаров, содержащих ОИС, в результате приостановления выпуска таких товаров). Так как Реестр размещен в открытом доступе, то фактически любое лицо имеет возможность ознакомиться с его содержанием и узнать достаточно подробную информацию о том, в отношении какого товарного знака применяются меры по таможенной защите; в отношении каких товаров, маркированных данным товарным знаком, осуществляется защита; каков срок осуществления мер по защите прав интеллектуальной собственности; кто является контактным лицом (представителем) правообладателя. При этом необходимо учитывать, что Реестр обновляется с периодичностью раз в 2 недели, то есть каждые 2 недели на сайте ГТК размещается обновленная версия Реестра, в которую могут быть включены новые товарные знаки либо исключены те из них, срок таможенной защиты прав на которые истек и не был продлен. При этом у каждого государства — члена таможенного союза (далее — ТС) существует свой отдельный Реестр — единый таможенный реестр ОИС государств — членов ТС, несмотря на его упоминание в гл. 46 ТмК, так и не был создан. В связи с этим, опять же, одни и те же товары могут подлежать таможенной защите при ввозе через Беларусь и не подлежать при ввозе через Россию (имеется в виду при первичном ввозе на таможенную территорию ТС и помещении под соответствующие таможенные процедуры).
Риски приостановления таможенного оформления Таким образом, Реестр ведется не только для сведения самих
правообладателей. Он может быть весьма полезным для импортеров конкретных товаров, у которых имеется возможность ознакомиться с его содержанием и заблаговременно, до осуществления поставки, оценить риски приостановления таможенного оформления. В группу риска попадают, как правило, импортеры бытовой и компьютерной техники, алкогольных напитков, кофе, сигарет, парфюмерно-косметической про-
гая компания-импортер вправе обратиться либо к представителям правообладателя, либо к самому правообладателю напрямую (например, в региональное отделение компании-правообладателя, если таковое имеется). Таким образом, один из вариантов осуществления закупок товаров без их остановки на таможенной границе ТС — осуществление закупок напрямую у уполномоченных импортеров, а не самостоятельно. В подобном
ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ БЕЗ ИХ ОСТАНОВКИ НА ТАМОЖЕННОЙ ГРАНИЦЕ ТС — ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК НАПРЯМУЮ У УПОЛНОМОЧЕННЫХ ИМПОРТЕРОВ. дукции, поскольку товарные знаки, зарегистрированные в отношении указанных товаров, превалируют в Реестре. Также отметим, что обычно меры по таможенной защите применимы в тех случаях, когда декларантом-импортером заявляется процедура выпуска для внутреннего потребления. То есть при заявлении любой иной процедуры, отличной от таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления, меры по таможенной защите прав на товарный знак не «сработают» и товар будет ввезен беспрепятственно. Например, владелец магазина беспошлинной торговли при заявлении таможенной процедуры беспошлинной торговли ввозит товары, маркированные товарными знаками, включенными в Реестр, без каких-либо препятствий. При этом правообладателем определены уполномоченные импортеры, которые также вправе беспрепятственно осуществлять ввоз подпадающих под таможенную защиту товаров на территорию Республики Беларусь. Чтобы получить сведения об этих конкретных импортерах, любая дру-
случае риск столкнуться с мерами по таможенной защите прав на ОИС отсутствует. Помимо того, риск отсутствует и в случае помещения товаров под таможенную процедуру таможенного транзита в силу прямого указания законодательства (п. 2.2 ст. 328 ТмК).
Честное дело не таится Вместе с тем, если вариант закупки у уполномоченных импортеров после ввоза на территорию Республики Беларусь представляется нецелесообразным, осуществление самостоятельных поставок возможно. В данном случае последствия такой поставки будут зависеть от того, действует ли импортер добросовестно или же недобросовестно, в зависимости от чего и будут разниться последствия осуществления таких самостоятельных поставок. В случае если речь идет о добросовестном участнике внешнеэкономической деятельности, который, к примеру, осуществляет закупки у официального зарубежного дистрибьютора — правообла-
«Финансовый директор» октябрь 2014
45
46
п р ав о в ое поле
дателя (или непосредственно у самого правообладателя), то есть при отсутствии иных признаков контрафактности товара, существенных проблем с оформлением последнего на таможенной границе возникнуть не должно. Вместе с тем необходимо учитывать, что в любом случае при ввозе товара неуполномоченным импортером с заявлением таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления выпуск такого товара приостанавливается сроком на 10 рабочих дней, а значит, товар поступает на склад временного хранения, что влечет за собой дополнительные расходы для импортера (причем вне зависимости от того, является он добросовестным или нет). Для разрешения вопросов, связанных с приостановлением выпуска товара, маркированного товарным знаком, включенным в Реестр, у каждого правообладателя, как правило, разработана внутренняя процедура согласования поставок товара, ввозимого лицами, отличными от уполномоченных импортеров, при условии отсутствия иных признаков контрафакта. При приостановлении таможенного оформления товаров в пункте
www.profmedia.by
решения о приостановлении выпуска товаров, содержащих ОИС (п. 2 ст. 331 ТмК). Декларант (его представитель) перед отправкой такого уведомления представителю правообладателя получает его экземпляр на руки. В уведомлении указываются также причины и сроки приостановления таможенного оформления товаров, сообщаются сведения о наименовании (фамилии, имени, отчестве) и месте нахождения (адресе) правообладателя и (или) лица, представляющего его интересы, а равно о наименовании (фамилии, имени, отчестве) и месте нахождения (адресе) декларанта. Представитель правообладателя связывается по данному вопросу с самим правообладателем (его уполномоченными лицами) для получения дальнейших инструкций и уведомления о возникшей ситуации и только впоследствии выдает разрешение на ввоз и таможенное оформление товара. Даная процедура (при отсутствии иных признаков контрафакта) может занять 1–2 рабочих дня. При этом в силу ч. 2 п. 1 ст. 331 ТмК по запросу правообладателя или лица, представляющего его интересы, срок приос-
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ НАПРАВЛЯЕТСЯ В АДРЕС ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ (ЛИЦА, УКАЗАННОГО В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГРАФЕ РЕЕСТРА). таможенного оформления, куда поступил товар, в обязательном порядке составляется уведомление о приостановлении таможенного оформления, которое направляется в адрес представителя правообладателя (лица, указанного в соответствующей графе Реестра). Данное уведомление направляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия
«Финансовый директор» октябрь 2014
тановления может быть продлен таможенным органом на дополнительные 10 рабочих дней. Такое продление может быть осуществлено в случае, если у правообладателя (его представителя) возникают обоснованные сомнения касательно подлинности ввозимого товара (то есть отсутствия признаков контрафакта). Так, в случае если речь идет о добросовестном импортере, то
по истечении срока приостановления выпуска товаров, содержащих ОИС, и при отсутствии реакции со стороны правообладателя, выпуск таких товаров возобновляется и производится в порядке, установленном законодательством (п. 3 ст. 331 ТмК). При этом правообладатель несет ответственность за имущественный вред (ущерб), причиненный декларанту, собственнику, получателю товаров, содержащих ОИС, в результате приостановления выпуска товаров в соответствии с гл. 46 ТмК, если не будет установлено нарушение прав правообладателя (п. 5 ст. 331 ТмК). На практике для возмещения такого вреда правообладатели заключают добровольные договоры страхования имущественной ответственности, страховая сумма по которым должна быть эквивалентна не менее 10 тыс. евро по курсу Национального банка Республики Беларусь, в отношении каждого включенного в Реестр объекта. Возмещение вреда осуществляется в соответствии со ст. 941 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК), согласно которой юридическое лицо, застраховавшее свою ответственность в порядке добровольного страхования в пользу потерпевшего, несет ответственность в пределах указанной выше страховой суммы (при условии, что ее достаточно для покрытия ущерба). В случае же если таможенному органу представлены документы, подтверждающие изъятие товаров, наложение на них ареста либо их конфискацию, либо иные документы в соответствии с законодательством государств — членов ТС, то выпуск таких товаров не осуществляется. При этом недобросовестный импортер не получает и возмещения ущерба, причиненного ему в результате приостановления таможенного оформления товаров.
прав ов ое п о л е
www.profmedia.by
Когда товарный знак используется незаконно Порядок изъятия товаров и применения к ним иных мер регла ментирован национальным законодательством, в частности ст. 29 Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее — Закон № 2181-XII). В соответствии с п. 3 ст. 3 Закона № 2181-XII нарушением прав владельца товарного знака признаются несанкционированные (то есть в отсутствие на то разрешения владельца товарного знака) изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров. Закон № 2181-XII дает следующее определение контрафактному товару: контрафактными являются товары, этикетки, упаковки товаров, в отношении которых (на которых) незаконно применены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. То есть, если третье лицо изготавливает, к примеру, в Китае, товары, на которых размещает зарегистрированный товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения (к примеру, замена одной буквы или символа в наименовании зарегистрированного товарного знака), и при этом у такого лица отсутствует разрешение или право на его использование, то такой товар является контрафактным. Защита гражданских прав от незаконного использования товарного знака, кроме требований о прекращении нарушения и взыскании причиненных убытков, может осуществляться также путем:
удаления с товара или его упаковки незаконно используемого товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, и (или) уничтожения изготовленных изображений товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения; ареста или уничтожения товаров, в отношении которых был незаконно применен товарный знак; наложения штрафа в пользу потерпевшей стороны в размере стоимости товара, в отношении которого был незаконно применен товарный знак (п. 2 ст. 29 Закона № 2181-XII). Согласно ч. 2 п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28.09.2005 № 9 «О некоторых вопросах применения законодательства при рассмотрении гражданских дел, связанных с защитой права на товарный знак и знак обслуживания» (далее — Постановление № 9) споры о нарушении исключительного права на товарный знак подлежат судебному рассмотрению. При этом ч. 1 п. 10 Постановления № 9 предусмотрено, что защита исключительного права от незаконного использования товарного знака и знака обслуживания осуществляется способами, предусмотренными ст. 29 Закона о товарных знаках, а также способами, указанными в ст. 11, 989 ГК. Таким образом, правообладатель может инициировать судебный процесс, в случае если усматривается нарушение прав на зарегистрированный в Беларуси товарный знак. Отметим, что гражданские споры, вытекающие из применения законодательства, регулирующего имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с правовой охраной и использованием ОИС, подведомственны Верховному Суду Республики Беларусь (а точнее, судебной коллегии по делам интеллектуаль-
ной собственности Верховного Суда Республики Беларусь). Между тем инициирование судебного процесса — достаточно длительный и затратный путь, который не так часто избирается правообладателями непосредственно при обнаружении нарушения прав. Как правило, в случае если исходя из содержания уведомления, а также после забора проб и образцов (как это предусмотрено в соответствии со ст. 333 ТмК) усматривается нарушение исключительных прав на товарный знак, правообладатели обращаются в уполномоченные органы с заявлением о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.21 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее — КоАП), — незаконное распространение или иное незаконное использование объектов права промышленной собственности (к каковым относится в том числе товарный знак согласно п. 8 ч. 1 ст. 998 ГК). В силу санкции ст. 9.21 КоАП данное правонарушение влечет за собой наложение штрафа на индивидуального предпринимателя — в размере до 100 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации, а на юридическое лицо — в размере до 300 базовых величин также с конфискацией предмета административного правонарушения или без такой конфискации. В силу ч. 1 ст. 3.2 Процессуальноисполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее — ПИКоАП) дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 9.21 КоАП, подлежат рассмотрению в суде (единолично судьей районного (городского) суда). Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 9.21 КоАП, имеют право состав-
«Финансовый директор» октябрь 2014
47
48
п р ав о в ое поле
лять уполномоченные сотрудники органов внутренних дел, органов Комитета государственного контроля, таможенных органов, ГУ «Национальный центр интеллектуальной собственности».
www.profmedia.by
знака, последний, как правило, обращается с заявлением в органы, уполномоченные на составление протокола об административном правонарушении, предусмотренного ст. 9.21 КоАП. В таком слу-
ВОЗМОЖНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ВВОЗА ТОВАРА БЕЗ СОГЛАСИЯ ВЛАДЕЛЬЦА ТОВАРНОГО ЗНАКА МОЖНО ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЕСЛИ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ИЗУЧИТЬ РЕЕСТР При этом в силу ч. 1 ст. 10.1 ПИКоАП подготовка дела об административном правонарушении к рассмотрению должна быть осуществлена не позднее 10 суток со дня начала административного процесса. Днем начала административного процесса является дата составления протокола о совершении административного правонарушения. Протокол об административном правонарушении составляется должностным лицом органа, ведущего административный процесс (в рассматриваемой ситуации — должностным лицом одного из указанных выше органов). Следовательно, в случае если при перемещении товаров, маркированных зарегистрированным и включенным в Реестр товарным знаком, через таможенную границу усматриваются признаки нарушения прав владельца товарного
«Финансовый директор» октябрь 2014
чае дело будет рассматриваться в районном (городском) суде. Результатом его рассмотрения может стать наложение на юридическое лицо — импортера штрафа в размере до 300 базовых величин.
Советы импортерам Полагаем, что возможные негативные последствия от ввоза товара без согласия владельца товарного знака можно предупредить, если заблаговременно обратиться к информации, представленной в Реестре, прежде всего, чтобы узнать, включен ли конкретный товарный знак в него или же нет и, соответственно, подлежит ли он таможенной защите. Также импортерам следует внимательно относиться к своим контрагентам, осуществлять за-
купки у официальных дистрибьюторов компании-производителя (владельца товарного знака). Вместе с тем даже в случае закупки у официального дистрибьютора в отсутствие разрешения от правообладателя (его представителя) на ввоз товаров, маркированных товарным знаком, включенным в Реестр, таможенное оформление может быть приостановлено на срок до 10 рабочих дней, что влечет за собой дополнительные расходы для импортера. Полагаем, решением данной проблемы могло бы стать заблаговременное обращение к правообладателю с уведомлением о том, какой товар будет ввозиться и в каком количестве. В случае если импортер ввозит товар, товарный знак на который был нанесен в нарушение прав владельца такого знака, то возможно наложение административного взыскания с конфискацией ввозимого товара. Кроме того, правообладатель после наложения такого взыскания может потребовать возмещения ему причиненных несанкционированным ввозом убытков (а равно использовать иные способы защиты) путем инициирования судебного разбирательства (для возмещения убытков, возникших вследствие причинения вреда правообладателю в соответствии со ст. 933 ГК).