ACCESO GRATIS a la Lectura en la Nube
Para visualizar el libro electrónico en la nube de lectura envíe junto a su nombre y apellidos una fotografía del código de barras situado en la contraportada del libro y otra del ticket de compra a la dirección:
ebooktirant@tirant.com
En un máximo de 72 horas laborables le enviaremos el código de acceso con sus instrucciones.
La visualización del libro en NUBE DE LECTURA excluye los usos bibliotecarios y públicos que puedan poner el archivo electrónico a disposición de una comunidad de lectores. Se permite tan solo un uso individual y privado
LA DEFENSA PENAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y EL SECRETO EMPRESARIAL
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH
María José Añón Roig
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia
Ana Cañizares Laso
Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga
Jorge A. Cerdio Herrán
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho.
Instituto Tecnológico Autónomo de México
José Ramón Cossío Díaz
Ministro en retiro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional
María Luisa Cuerda Arnau
Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón
Manuel Díaz Martínez
Catedrático de Derecho Procesal de la UNED
Carmen Domínguez Hidalgo
Catedrática de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot
Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Owen Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
José Antonio García-Cruces González
Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
José Luis González Cussac
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Luis López Guerra
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Marta Lorente Sariñena
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Javier de Lucas Martín
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Víctor Moreno Catena
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Angelika Nussberger
Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania)
Miembro de la Comisión de Venecia
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Consuelo Ramón Chornet
Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Elisa Speckmann Guerra
Directora del Instituto de Investigaciones
Históricas de la UNAM
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
Fueron miembros de este Comité: Emilio Beltrán Sánchez, Rosario Valpuesta Fernández y Tomás S. Vives Antón
Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
LA DEFENSA PENAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y EL SECRETO
EMPRESARIAL
Notas para la práctica forense, en clave sustantiva y con referencias procesales
Coordinador:
Javier González Gutiérrez Fiscal
Prólogo:
Manuel Marchena GóMez
Colaboradores:
Daniel eDuarDo Márquez lasso
Abogado
Doctor en Derecho
Profesor de Universidad
sofía elena valDivia lópez
Magistrada
Victoria Olmos Portero Fiscal
tirant lo blanch
Valencia, 2024
Copyright ® 2024
Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.
En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.
La presente obra ha sido sometida a la revisión de pares ciegos según el protocolo de publicación de la editorial a efectos de ofrecer el rigor y calidad correspondiente tanto en su contenido como en su forma, aplicándose los criterios específicos aprobados por la Comisión Nacional E 016 (BOE num. 286, de 26 de noviembre de 2016).
© TIRANT LO BLANCH
© Javier González Gutiérrez
EDITA: TIRANT LO BLANCH
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia
TELFS.: 96/361 00 48 - 50
FAX: 96/369 41 51
Email: tlb@tirant.com
www.tirant.com
Librería virtual: www.tirant.es
DEPÓSITO LEGAL: V-4249-2023
ISBN: 978-84-1197-541-4
Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicasde-empresa nuestro procedimiento de quejas.
Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
Prólogo ......................................................................................................... 15 Manuel Marchena Gómez I. Planteamiento de la obra y objetivos ............................................................... 21 Javier González Gutiérrez II. La vertiente económica de los derechos sobre bienes inmateriales como punto de partida ...................................................................................................... 23 Daniel Eduardo Márquez Lasso 2.1. Introducción................................................................................................ 23 2.2. La configuración de los activos intangibles en el actual entorno competitivo 24 2.2.1. La naturaleza del activo desde un punto de vista jurídico y económico 24 2.2.2. La valoración económica de los activos intangibles 28 2.3. La incidencia de los derechos de propiedad intelectual e industrial en el ámbito económico 31 III. Marco de la propiedad intelectual ................................................................ 35 Javier González Gutiérrez 3.1. La protección penal de la propiedad intelectual como delito público ... 35 3.2. Breve extracto de los delitos contra la propiedad intelectual .................. 37 3.2.1. Regulación, sistemática y determinación del bien jurídico protegido ........................................................................................... 38 3.2.2. Tipos básicos, específicos y agravantes no genéricas ...................... 39 3.2.3. Ley penal en blanco en delitos contra la propiedad intelectual ... 43 3.3. Elementos del tipo ...................................................................................... 46 3.3.1. Objeto del delito ............................................................................... 46 3.3.2. Elemento objetivo, por remisión al apartado 3.2.2 ........................ 47 3.3.3. Elemento subjetivo. Dificultad interpretativa del perjuicio a tercero ... 47 3.3.4. Ausencia de necesidad de denuncia previa para su persecución .. 51 3.4. Nuevas tecnologías y delitos contra la propiedad intelectual 53 3.4.1. Introducción: uso de las tecnologías de la información y comunicación como medio de comisión 53
Índice
8 Índice 3.4.2. Sistemas para descarga ilegítima de obras protegidas 54 3.4.3. Enlaces dirigidos a obras ilícitas 57 3.4.4. Comentarios al artículo 11 de la Ley de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico en perspectiva penal. El deber de colaboración ................................................................. 60 3.4.5. Referencia a los medios de investigación tecnológica en materia de propiedad intelectual 63 3.5. La responsabilidad civil ex delicto en materia de propiedad intelectual 65 3.6. La protección penal del programa de ordenador en clave práctica (asunto casacional número 2191/2020) 70 3.6.1. Presupuesto de hecho. Primera instancia y apelación.................... 70 3.6.2. Conceptos fijados por el Tribunal Supremo 74 3.6.3. Ejemplo de determinación de la responsabilidad civil en delitos cometidos sobre programas de ordenador por explotación sin licencia............................................................................................... 76 IV. Marco de la propiedad industrial 79 Javier González Gutiérrez 4.1. Introducción a la protección penal de la propiedad industrial 79 4.1.1. Fijación del método de análisis y estudio empleado ...................... 79 4.1.2. Concepto de propiedad industrial, principales diferencias con la propiedad intelectual y determinación del bien jurídico protegido ........................................................................................... 80 4.1.3. El delito contra la propiedad industrial en el vigente Código Penal, sistemática ......................................................................................... 84 4.1.4. Notas a destacar sobre el elemento subjetivo del tipo.................... 85 4.1.4.1. Fines industriales o comerciales ......................................... 85 4.1.4.2. Conocimiento del registro, ausencia de consentimiento del titular ............................................................................. 86 4.2. La protección penal de la patente de invención, el modelo de utilidad, diseño o dibujo industrial y topografía de producto semiconductor ...... 89 4.2.1. Nota introductoria ............................................................................ 89 4.2.2. Objeto del delito y singularidades ................................................... 89 4.2.3. Conductas .......................................................................................... 97 4.3. La protección penal de la marca................................................................ 98 4.3.1. Introducción 98
9 Índice 4.3.2. Bien jurídico protegido, notas sobre la confundibilidad del signo................................................................................................... 101 4.3.3. Conductas, referencia al castigo penal de la venta ambulante en materia de signos distintivos ............................................................ 104 4.4. La protección penal de la obtención vegetal ............................................ 109 4.4.1. Notas introductorias: objeto del delito, bien jurídico protegido y marco regulador ............................................................................... 109 4.4.2. Elementos del tipo penal .................................................................. 111 4.5. La protección penal de la denominación de origen y la indicación geográfica protegida ......................................................................................... 114 4.5.1. Introducción 114 4.5.2. Determinación del bien jurídico protegido y el objeto del delito 116 4.5.3. Referencia a los elementos del tipo penal ...................................... 117 4.5.4. El Consejo Regulador, referencia a su naturaleza jurídica y consideración en el proceso penal ........................................................... 119 4.5.5. Publicidad fraudulenta, estafa y falsedad. Relaciones concursales .. 120 4.6. La protección penal de la patente secreta ................................................ 124 4.6.1. Introducción 124 4.6.2. Elementos que constituyen el tipo penal 125 4.6.2.1. La defensa nacional como bien jurídico protegido 125 4.6.2.2. Elemento subjetivo del tipo 127 4.6.2.3. Acto de divulgación. Ejemplos 127 4.6.2.4. Pluralidad de autores, concursos de normas y referencia al derecho penal militar ..................................................... 128 4.7. La responsabilidad civil ex delicto en materia de propiedad industrial 130 4.7.1. Introducción 130 4.7.2. Referencia a los diferentes criterios de cálculo y la acción de cesación 131 4.7.3. Referencia al dictamen pericial técnico-industrial en materia de responsabilidad civil ......................................................................... 135 V. La investigación judicial de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial................................................................................................... 137 Sofía Elena Valdivia López 5.1. Introducción................................................................................................ 137
10 Índice 5.2. La noticia criminis 137 5.3. Cauce procedimental e incoación 142 5.4. Diligencias de investigación genéricas más habituales en los delitos de propiedad industrial e intelectual .............................................................. 143 5.4.1. Ofrecimiento de acciones al perjudicado o a la entidad perjudicada......................................................................................... 143 5.4.2. Declaración del perjudicado ............................................................ 144 5.4.3. Mandamiento a los registros oportunos .......................................... 145 5.4.4. Pericial ............................................................................................... 147 5.4.5. Declaración del investigado ............................................................. 149 5.4.6. Antecedentes penales ....................................................................... 150 5.4.7. Oficio al ayuntamiento o mandamiento a registros públicos 150 5.5. Medidas cautelares en los delitos contra la propiedad intelectual e industrial 151 5.6. Breve referencia a la destrucción del género intervenido 155 VI. Marco del Secreto Empresarial ..................................................................... 157 Victoria Olmos Portero 6.1. Introducción: evolución del secreto y marco normativo de referencia .. 157 6.2. Bien jurídico protegido .............................................................................. 159 6.3. Objeto del delito ......................................................................................... 160 6.3.1. Notas introductorias ......................................................................... 160 6.3.2. Delimitación positiva, comentarios al artículo 1.1 de la Ley 1/2019 ............................................................................................... 162 6.3.3. Delimitación negativa ....................................................................... 164 6.4. Elementos del tipo ...................................................................................... 166 6.4.1. Elemento objetivo: conductas. ......................................................... 166 6.4.2. Elemento subjetivo y referencia al error ......................................... 169 6.5. Relación concursal con el artículo 200 del Código Penal 172 6.6. Mención a la responsabilidad civil ex delicto 175 6.7. Referencia a la investigación judicial 178 VII. Conclusiones del coordinador 183 Javier González Gutiérrez VIII. Bibliografía ........................................................................................... 187 Referencias doctrinales (por orden alfabético) ............................................... 187
11 Índice Jurisprudencia citada (por orden cronológico) 192 Doctrina de la Fiscalía General del Estado 195 Textos legales utilizados o mencionados 196 Otras fuentes documentales 199
A Manuel, Daniel, Sofía, Victoria, Miriam y Carlos, apreciados todos, gracias por haber hecho posible esta obra.
La publicación de una monografía que aborde el estudio de la protección penal de los derechos de la propiedad intelectual, industrial y el secreto empresarial tiene que ser necesariamente aplaudida. Si ese libro tiene la firma de autores que hacen del mundo de la universidad o la jurisdicción penal su habitual escenario de trabajo, las razones para el reconocimiento se hacen todavía más visibles. Se enriquece así la obra con la doble perspectiva que ofrece el fundado manejo de las categorías dogmáticas y el pragmatismo.
El análisis que se ofrece al lector no cae en el reduccionismo de subrayar una u otra vertiente sin el respectivo apoyo de la teoría o de la práctica. De ahí que la obra nazca con la finalidad de ofrecer un instrumento útil para el mundo de la enseñanza, la abogacía, la judicatura y, en general, para todos aquellos que tengan interés o necesidad de ahondar en los vericuetos jurídicos de la propiedad intelectual e industrial.
La tutela jurídico-penal de los derechos de la propiedad intelectual e industrial no es ajena al compromiso de protección constitucional que para nuestro sistema puede derivarse de lo proclamado en el artículo 20.1.b) de la Constitución Española. Sin embargo, no basta con una afirmación programática acerca de la necesidad de esa tutela. Es menester que el sistema jurídico ofrezca los mecanismos necesarios para que la realidad de esos derechos no quede en un mero enunciado.
Y es aquí donde surgen las dificultades.
De entrada, porque la conveniencia de un tratamiento penal de los derechos asociados a la creación intelectual no siempre ha sido reconocida de forma unánime. Sin embargo, el legislador español no ha podido dar la espalda al pujante e irreversible proceso de consolidación de un derecho europeo que sigue esforzándose en la búsqueda del ideal de un tratamiento jurídico unitario de protección en todo el territorio de la Unión Europea.
Pero en ese trabajo de creación normativa no todo han sido facilidades. El cuadro jurídico de tutela penal, empujado por una más que progresiva internacionalización, ha ido consolidándose con el paso del tiempo. Las dificultades habían sido puestas de manifiesto, desde hace ya varios años,
Prólogo I.-
por la jurisprudencia. De hecho, la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 1990 aludía a «…la complejidad de la dogmática jurídica y el carácter técnico de muchas de las descripciones que se tienen en los tipos delictivos». Y en el ámbito dogmático, voces muy autorizadas ya advirtieron de las carencias del nuestro sistema jurídico histórico. De la regulación penal se ha dicho que refleja un «…laberinto inextricable en que naufragan los mejores y más hábiles voluntades hermenéuticas» (Quintano Ripollés). También se ha calificado ese sistema jurídico de «…complejidad casi inmanejable», sobre todo, en la interacción entre el derecho de patentes y la defensa de la competencia (Guillermo Cabanellas).
II.-
Las sucesivas modificaciones del Código Penal de 1995 en materia de propiedad intelectual e industrial -reformas de 2003, 2004, 2010 y 2015- explican el permanente proceso evolutivo de un sistema penal que ha pretendido evitar fugas de tipicidad que alienten la impunidad de la vulneración de aquellos derechos. Pero permite también explicar el indeseable casuismo en el que se ha instalado nuestro código, una técnica que dificulta el análisis y que, precisamente por eso, hace más que útil un texto como el que ahora ve la luz.
No existe una jurisprudencia del Tribunal Supremo consolidada. Lo impedía el régimen histórico de la casación penal que condicionaba el acceso a la máxima instancia jurisdiccional a la gravedad de la pena impuesta en la instancia. A raíz de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, operada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales, al resolver los recursos contra las dictadas por los Juzgado de lo Penal, pueden ser también objeto de impugnación casacional. Esta reforma ha permitido que los delitos contra las propiedades intelectual e industrial, normalmente competencia de los referidos Juzgados de lo Penal, terminen siendo conocidos por la Sala Penal del Tribunal Supremo, siempre que la impugnación reúna «interés casacional».
Recientemente el Pleno de la Sala Penal del Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el tratamiento jurídico de la exhibición no autorizada en establecimientos públicos de la señal de televisión que permite el seguimiento de la retransmisión de los partidos de fútbol de la Copa del Rey. El contenido de la sentencia número 546/2022, 2 de junio, es la mejor muestra de dos aspectos de especial interés.
16 Manuel Marchena Gómez
De una parte, las dificultades para el juicio de subsunción de unos hechos que, por exigencias derivadas del principio de legalidad, han de ser calificados como constitutivos de un delito leve contra el mercado y los consumidores, previsto y sancionado en el artículo 286.4 del Código Penal, pero no como un delito contra la propiedad intelectual del artículo 270.1 del mismo texto legal.
De otro lado, la referida sentencia constata, una vez, más los indeseables efectos que se derivan de una defectuosa técnica legislativa que abre un abismo entre lo que pretende la voluntad del legislador y lo que, en el proceso de interpretación jurisdiccional, se impone como solución normativa. Así se expresa en el Fundamento Jurídico 2.5: «…no basta la voluntad del legislador para remarcar los contornos de lo que ha de considerarse penalmente sancionable. La voluntad legislativa sólo puede hacerse realidad mediante una depurada técnica jurídica que convierta cada decisión de política criminal en un precepto que ofrezca cobertura a las conductas que se quieren penalizar. Voluntad legislativa y técnica jurídica son dos elementos que no pueden disociarse. El problema radica en que son muchas las ocasiones en las que la voluntad legislativa y la técnica jurídica para hacerla realidad no van de la mano. La experiencia reciente demuestra que ese divorcio entre los dictados de la dogmática y la realidad legislativa se ha convertido en un fenómeno que ha adquirido una preocupante carta de naturaleza. En el presente caso, incluso, hay algo más que un problema de erróneo manejo de conceptos dogmáticos o de categorías jurisprudenciales. Habría bastado con añadir a la locución «prestaciones literarias, artísticas o científicas» el calificativo «deportivas» para que ninguna duda se suscitara acerca de la inclusión de los hechos denunciados en el precepto -artículo 270 del CP- cuya aplicación se reivindica».
III.-
El índice de contenidos de la obra es la mejor expresión de una sistemática en la que nada se deja de lado: el marco jurídico que permite delimitar los derechos de propiedad intelectual e industrial, la estructura de los tipos penales que criminalizan las ofensas a esos derechos, el análisis individualizado de algunas de las formas delictivas más novedosas, el detenido examen de la confundibilidad de los signos, la importancia de la inscripción registral como elemento constitutivo y, en fin, la referencia a la marca, las patentes, indicaciones geográficas o denominaciones de origen, son sólo algunos de los temas que son abordados con precisión y lucidez.
También se analizan los términos de protección del secreto de empresa, desde sus antecedentes históricos hasta la actualidad, apuntando
17 Prólogo
los autores la necesidad de distinguir entre figuras afines que aconsejan un tratamiento jurídico de protección menos intensa. Tampoco es fácil determinar el contenido material de lo que por secreto de empresa deba entenderse. Y es que, a diferencia de lo que sucede con otras categorías de secretos -también protegibles penalmente- en los que se exige una declaración legal en tal sentido, el secreto de empresa se identifica con el interés en excluir a terceros de aspectos ligados al giro empresarial de una determinada persona física o jurídica. Por consiguiente, es la propia y exclusiva voluntad de exclusión reivindicada por el titular de esos datos que quieren sustraerse al conocimiento público, la que predefine el bien jurídico protegido. Este hecho hace más difícil definir la porción de injusto susceptible de protección penal. Y es que, como es lógico, la tutela reforzada que ofrece el derecho punitivo no puede recaer de forma exclusiva en la voluntad del titular.
En los capítulos que se dedican a la protección penal del secreto de empresa se pone de manifiesto que esa tutela reforzada discurre en paralelo a la protección de los derechos de la propiedad intelectual e industrial, pero no se confunde con ella. La salvaguarda penal de las patentes, modelos de utilidad, marcas y otros signos distintivos se construye a partir de la exigencia de una inscripción registral constitutiva que acredite la titularidad de esos derechos. Esta circunstancia, sin embargo, no se exige para activar la protección penal frente a la vulneración de los secretos empresariales.
Todo indica que delimitar los respectivos ámbitos de protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial no es, desde luego, tarea fácil. Y ésta es una de las grandes utilidades que ofrece esta obra, que pone a disposición del intérprete un andamiaje jurídico que permite resolver las dudas e incógnitas que provoca una regulación tan necesitada del complemento de otras ramas del derecho indispensables para la correcta integración de los tipos penales.
IV.-
Pero más allá de los problemas tradicionales al abordar el tratamiento jurídico de los derechos de propiedad intelectual e industrial, la irrupción de las nuevas tecnologías ha traído consigo unas consecuencias que se resisten al análisis convencional.
De una parte, la digitalización de la creación artística está ofreciendo herramientas que ensanchan los límites de lo que hasta ahora se consideraba posible. Y la inteligencia artificial -que no permanece ajena a las críticas de
18 Manuel Marchena Gómez
quienes consideran que su definitiva implantación va a suponer el fin de la imaginación y de la creatividad humanas- proporciona también instrumentos para computarizar el diseño artístico e industrial. Lo cierto es que ese mundo en el que todo discurre telemáticamente ofrece un escenario ideal para que la vulneración de aquellos derechos pueda tener una intensidad hasta hace bien poco inimaginable. Sin embargo, la persecución judicial de esas infracciones se ve extraordinariamente dificultada al haberse ampliado el mapa territorial de los efectos dañinos para la creación. Internet es un mercado en el que todo se compra y todo se vende, sea auténtico o falso. Promover la condena de quienes cometen un delito contra la propiedad intelectual o industrial no es, desde luego, un objetivo al alcance de la mano, pese a los encomiables esfuerzos de la Unión Europea por hacer viables instrumentos transfronterizos de cooperación policial y jurisdiccional. De ahí la utilidad derivada del hecho de que las cuestiones procesales llamadas a definir el marco legal de garantías sea también objeto de estudio y ocupe el capítulo 5º de esta más que interesante monografía.
Sólo me queda agradecer a Javier González, Daniel Márquez, Victoria Olmos y Sofía Elena Valdivia, el honor que me han concedido al encargarme la redacción de este prólogo. Soy conocedor del esfuerzo que representa, para quienes nos dedicamos profesionalmente al trabajo en la jurisdicción penal, sustraer horas al ocio para dedicarlas a una reflexión académica que complemente y afiance nuestra formación. Por eso, detecto en este libro el mérito añadido del sacrificio vocacional que conduce a la excelencia. Enhorabuena a ellos y enhorabuena también a la editorial que ha hecho posible que los delitos contra la propiedad intelectual e industrial amplíen su bibliografía especializada.
MANUEL MARCHENA GÓMEZ
Magistrado del Tribunal Supremo, Presidente de la Sala Segunda Doctor en Derecho
19 Prólogo
