OCCHIO ALLA LEGGE

Marchio e Insegna ricoprono un ruolo fondamentale nel rapporto di franchising

IL CONTRATTO E LE PROPRIETÀ INTELLETTUALI

Un errore abbastanza comune che commette il franchisor è il concentrarsi unicamente su tutto ciò che concerne il know-how, senza prestare massima attenzione anche agli altri elementi che compongono l’oggetto contrattuale e cioè ciò che il franchisee avrà tra le mani

avv. Paolo Fortina e dott.ssa Ilaria Secchiatti*

Come ormai è noto, il contratto di franchising è un contrato atipico, ossia non direttamente previsto dal Codice Civile, ma disciplinato dalla Legge n. 129/2004. In via principale, il contratto di franchising è definito dall’articolo 1 della legge sopra richiamata come “il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità’ all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà’ industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”. Dalla definizione è possibile individuare immediatamente alcune caratteristiche fondamentali che caratterizza il rapporto contrattuale, tra le prime: l’onerosità del contratto, la sua bilateralità “fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti” e l’oggetto del contratto. In particolare, l’oggetto del contratto consiste nella concessione, dietro corrispettivo, della disponibilità di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale – quali concernenti marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti - oltre che di assistenza o consulenza tecnica e commerciale da parte del franchisor al franchisee. Un errore abbastanza comune che commette il franchisor è il concentrarsi unicamente su tutto ciò che concerne il know-how, senza prestare massima attenzione anche agli altri elementi che compongono l’oggetto contrattuale e cioè ciò che il franchisee avrà tra le mani. È il caso del marchio e dell’insegna, i quali ricoprono un ruolo fondamentale nel rapporto di franchising. Infatti, il marchio e l’insegna sono i primi elementi che permettono ai futuri clienti di individuare i prodotti o servizi, nonché gli stessi punti vendita, offerti dalla rete commerciale del franchisor e dei franchisee. Per marchio (c.d. brand) si intende in un qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente – ad esempio parole, inclusi i nomi di persone, disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o della sua confezione, combinazioni o tonalità cromatiche - che ha il fine di individuare dei prodotti e dei servizi che vengono commercializzati o forniti da una o più persone fisiche e/o giuridiche. Mentre, per insegna si riferisce al segno distintivo che contraddistingue i locali in cui viene esercita-

ta l’attività da parte dell’imprenditore. L’insegna non identifica quindi nessun prodotto e nessuna attività, ma un bene aziendale presso cui, o tramite il quale, un prodotto viene immesso nel commercio. Quindi, attraverso il contratto di franchising, il franchisor mette nelle mani del franchisee una serie di “valori” che hanno raggiunto una certa notorietà avanti i consumatori, notorietà che può venir meno se il franchisor non adotta tutti gli strumenti necessari per evitarlo. Così, il franchisor deve attivarsi a tutelare i propri interessi sia prima che nel mentre della stipulazione del contratto. Innanzitutto, diventa di fondamentale importanza che il franchisor adotti fin dall’inizio una serie di tutele volte a conservare la reputazione del marchio e dell’insegna, impedendo l’uso del marchio da parte di soggetti privi di idoneo titolo al fine di evitare che tali soggetti ingenerino confusione tra il pubblico, evitando l’uso del marchio da parte di franchisee che non rispettino gli standard qualitativi voluti dal franchisor ed, infine, impedendo a quest’ultimo l’illecita utilizzazione del marchio

una volta concluso il rapporto di franchising. Per realizzare una protezione dagli attacchi di cui sopra da parte di terzi o dello stesso franchisee, le possibili soluzioni sono: la registrazione del marchio, secondo i requisiti e le modalità stabilite dal D. Lgs., 10.02.2005, n. 30, e il suo monitoraggio costante. Nel primo caso, la registrazione attribuisce al titolare del marchio registrato il diritto all’uso esclusivo di quel segno per i prodotti e/o servizi rivendicati al momento del deposito, oltre ad un’altra serie di riconoscimenti volti ad impedire a terzi l’uso: di un segno identico al marchio registrato per prodotti o servizi identici; di un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, onde evitare un probabile rischio di confusione per il pubblico, vista l’affinità o la somiglianza fra segni e prodotti o servizi; di un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, al fine di evitare che altri godano indebitamente della rinomanza del marchio registrato o traggano vantaggi dallo steso o rechino pregiudizio. Mentre, nel secondo caso, la parola chiave è la tempestività.

Infatti, è opportuno che il franchisor controlli costantemente come il marchio venga usato dal franchisee ad esempio on-line, in particolare sui social media e sui siti di e-commerce al fine di intervenire prontamente, quando necessario. Pertanto è estremamente importante che un franchisor abbia le antenne sempre alzate, per captare malumori, bisogni e generare una rete che operi al meglio. Invece, nel corso della stipulazione del contratto sarà di particolare interesse per il franchisor fissare le cautele necessarie per evitare l’uso del marchio o dell’insegna da parte dell’affiliato in violazione degli standard qualitativi voluti dallo stesso al fine di evitare la compromissione della serietà e della notorietà del prodotto, attraverso l’inserzione di apposite disposizioni contrattuali. In primo luogo, il contratto deve disciplinare in modo chiaro e coinciso gli obblighi che graveranno sul franchisee in costanza del contratto e successivamente alla cessione del rapporto. Inoltre, tali disposizioni devono prevedere anche la possibilità per il franchisor di avere un ampio potere di controllo su tutte le fasi dell’attività del franchisee e di fissare le sanzioni applicabili nel caso in cui il franchisee ponga in essere comportamenti che mettano a rischio la reputazione della rete commerciale.

*** IN EVIDENZA • Il marchio e l’insegna sono i primi elementi che permettono ai futuri clienti di individuare i prodotti o servizi, nonché gli stessi punti vendita, offerti dalla rete commerciale del franchisor e dei franchisee

Per marchio (c.d. brand) si intende un qualunque segno suscettibile di essere rappresentato che ha il fine di individuare dei prodotti e dei servizi che vengono commercializzati o forniti da una o più persone fisiche e/o giuridiche

Per insegna si riferisce al segno distintivo che contraddistingue i locali in cui viene esercitata l’attività da parte dell’imprenditore

ATTENZIONE: È di fondamentale importanza che il franchisor adotti fin dall’inizio una serie di tutele volte a conservare la reputazione del marchio e dell’insegna

Nonostante, le cautele fino ad ora trattate, può accadere che il franchisee non osservi gli obblighi contrattuali in modo superficiale o gravi. In tal caso, sarà necessario che il franchisor approfondisca l’accaduto e scelga di adottare una soluzioni sulla base della gravità della violazione compiuta. Allontanare fin da subito il franchisee potrebbe non essere la scelta più conveniente, in particolare quando le violazioni poste in essere sono di rilevanza minima. Allora, in tal caso, converrà al franchisor tentare una risoluzione bonaria alla controversia attraverso i legali delle rispettive parti. Ma se ciò non bastasse e i comportamenti scorretti del franchisee dovessero proseguire, il franchisor potrà adire l’autorità giudiziaria competente. Una delle forme di tutela più spesso attivate in queste ipotesi è l’azione inibitoria, tramite la quale il franchisor chiede al Giudice competente di vietare al franchisee un determinato comportamento - ad esempio a continuare a utilizzare i segni distintivi oggetto del contratto anche dopo la sua cessazione. È chiaro che l’unione tra un buon contratto e il controllo costante da parte del franchisor sull’operato del franchisee riduce drasticamente le ipotesi di discredito presso il pubblico dei consumatori che potrebbero derivare dallo scorretto uso del segno per un breve o lungo periodo.

*NL Studio Legale