TRIBUNAL
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Sala Especializada en Propiedad Intelectual
liE I n d e c o p i INSTITUTO tSS D E F E N S A »(• C O M Í ^ e m e N O A Y DE-, :
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ÍO 5 SEP ZOl'* Señores
Domicilio
S E R V I C I O S G E N E R A L E S DE ASESORÍA Y ADMINISTRACIÓN S.A. :
Casilla N° 08, Indecopi
Referencia: E X P E D I E N T E N° 572753-2014 /DSD Acumulado al Expediente N° 578039-2014/DSD incidente De mi consideración: Nos dirigimos a ustedes con el fin de notificarle copia de la Resolución N° 2929 2014/TPI-INDECOPI, emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual en el expediente de la referencia.
Secretario Técnico ( e ) SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELECTUAL Adj.: Copia de la Resolución N° 2929-2014/TPI-INDECOPI La Resolución adjunta a la presente surte efectos el día de su notificación y agota la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 25° y literal e) del artículo 218° de la Ley N°27444, respectivamente. La Resolución adjunta a ia presente puede ser impugnada ante el Poder Judicial a través del proceso contencioso administrativo dentro del plazo de 3 meses posteriores a la notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, inciso 1) de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo. La Resolución adjunta a la presente surte efectos el día de su notificación y es irrecurrible, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 25° y artículo 158° de la Ley N°27444.La Resolución adjunta a la presente surte efectos el día de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 25° de la Ley N°27444. La Resolución adjunta a la presente obliga al destinatario de la misma al pago de una multa. En ese sentido, de conformidad con io establecido en el numeral 4 del artículo 194° de la Ley N° 27444 se le requiere el cumplimiento espontáneo de dicha prestación, sin perjuicio de lo cual se le informa que la Resolución será puesta en conocimiento del Área de Ejecución Coactiva del INDECOPI a efectos de que ejerza las funciones que ia Ley le otorga
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DENUNCIANTE
:
SERVICIOS GENERALES DE ASESORÍA Y ADMINISTRACIÓN S.A.
DENUNCIADA
:
EDITORIAL NILAI S.A.C.
Apelación de medida cautelar de cese de uso dictada el 9 de mayo de 2014: Infundada - Nulidad de acto administrativo: Inexistencia Lima, uno de setiembre de dos mil catorce. I. ANTECEDENTES Con fecha 23 de abril de 2014, bajo Expediente N° 572753-2014, Servicios Generales de Asesoría y Administración S.A. (Panamá) solicitó medidas cautelares previas a un procedimiento, consistentes en el cese de uso de la denominación LA PRIMERA y el comiso del material infractor, por parte de Editorial Nilai S.A.C. Manifestó lo siguiente: (i) Es titular de las marcas LA PRIMERA y logotipo, registradas bajo Certificados N° 128976, N° 136657 y N° 143945\e distinguen productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, las cuales vienen siendo usadas por Editorial Nilai S.A.C. sin su autorización. (ii) Se debe tener en cuenta que mediante Expediente N° 535585-2013 se ha declarado fundada la denuncia interpuesta contra la mencionada empresa, por venir haciendo uso del signo LA PRIMERA y logotipo, habiendo la Autoridad determinado que dicho signo es confundible con su marca denominativa LA PRIMERA, registrada bajo Certificado N° 125473. Adjuntó medios probatorios. Asimismo, adjuntó el pago de la tasa respectiva por medida cautelar y por visita inspectiva. Posteriormente, con fecha 5 de
Tal como se aprecia a continuación:
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NACIONAL
Marca
Certificado
LA PRIMERA
N°128976
""PRmERA
N°136657
1
N°143945
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mayo de 2014, precisó que solicita una diligencia de inspección en el local de la empresa Editorial Nilai S.A.C. Mediante proveído de fecha 9 de mayo de 2014, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos: (i) Dispuso practicar inspección en el local de Editorial Nilai S.A.C, ubicado en Av. José Pardo 741, 9° piso, Miraflores. (ii) Dictó la medida cautelar de cese de uso de los siguientes signos, para distinguir productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficiad, por considerar que existen elementos que permiten apreciar "apariencia de verdad" del derecho invocado y, asimismo, peligro en la demora:
(lii)
Denegó la medida cautelar de comiso, por considerar que la medida cautelar de cese de uso resulta suficiente para evitar las consecuencias del acto materia de investigación, así como para asegurar la efectividad de la denuncia.
Con fecha 27 de mayo de 2014, se llevó a cabo la diligencia de inspección en el local de Editorial Nilai S.A.C. dejándose constancia en el acta respectiva que se verificó el uso del signo l_A PRIMERA y logotipo en una tarjeta de presentación y en un diario, habiéndose adjuntado fotografías de dichos documentos. La diligencia se llevó a cabo con la persona que se identificó como la secretarla de la empresa investigada, verificándose que en el establecimiento se prestan servicios de edición de periódicos y revistas.
^ E s t a m e d i d a c a u t e l a r f u e r a t i f i c a d a por la C o m i s i ó n d e S i g n o s D i s t i n t i v o s c o n f e c h a 9 d e m a y o d e 2 0 1 4 . M-SP1-01/1B y/^NSTITUTO NACIONAL { /y>f^ ^rXy
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Mediante escrito de fecha 6 de junio de 2014, complementado con los escritos de fechas 10, 11 y 13 de junio de 2014, bajo Expediente N° 578039-2014, Servicios Generales de Asesoría y Administración S.A. formalizó una denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial y por actos de competencia desleal, en las modalidades de confusión y explotación indebida de la reputación ajena, contra Editorial Nilai S.A.C, sobre ia base de sus marcas LA PRIMERA y logotipo, registradas bajo Certificados N° 128976, N° 136657 y N° 143945. Solicitó la medida cautelar de cese de uso del signo usado por la denunciada. Adjuntó medios probatorios. Mediante proveído de fecha 20 de junio de 2014, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos dispuso acumular el Expediente N° 5727532014 al Expediente N° 578039-2014. Mediante proveído de fecha 23 de junio de 2014, recaído en el Expediente N° 572753-2014 acumulado al Expediente N° 578039-2014, la Secretaria Técnica de la Comisión de Signos Distintivos, entre otros aspectos, admitió a trámite la denuncia interpuesta por Servicios Generales de Asesoría y Administración S.A. contra Editorial Nilai S.A.C, corrió traslado de la misma a la denunciada y mantuvo vigente la medida cautelar de cese de uso dictada con fecha 9 de mayo de 2014. Apelación de medida
cautelar:
Con fecha 28 de mayo de 2014, Editorial Nilai S.A.C. interpuso recurso de apelación contra la medida cautelar dictada mediante proveído de fecha 9 de mayo de 2014. Solicitó la nulidad de dicho extremo del proveído o, en su defecto, que se revoque el mismo. Precisó lo siguiente: (i) La Autoridad no ha motivado debidamente su decisión, puesto que no ha fundamentado debidamente la existencia de la verosimilitud en el derecho invocado ni la necesidad de la inten^ención preventiva a fin de evitar que el daño se convierta en irreparable. (ii) No existe verosimilitud del derecho invocado ni peligro actual o inminente que justifique la imposición de la medida cautelar ordenada por la Autoridad. Por lo tanto, debió haberse denegado la solicitud de medida cautelar.
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No se ha tenido en cuenta que las marcas de Servicios Generales de Asesoría y Administración S.A. se encuentran canceladas por falta de uso, por lo que dicha empresa no cuenta con los derechos supuestamente infringidos. Se ha dictado la medida cautelar de cese de uso del signo LA 1 RA LA PRIMERA y logotipo, entre otros signos, para distinguir diarios de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, no obstante que mediante Resolución N° 856-2014/CSD-INDECOPI - recaída en el Expediente N° 535585-2013 - ya se le ha prohibido el uso de dicho signo e incluso ha sido sancionado por su uso con una multa de 80 UIT. Por lo tanto, se le han impuesto dos sanciones administrativas en base a los mismos hechos. Se ha vulnerado el principio del debido procedimiento, puesto que las medidas cautelares dictadas no se han ajustado a la Intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretende garantizar en el caso concreto. Además, no se ha efectuado un debido análisis sobre la existencia del derecho infringido.
Con fecha 16 de julio de 2014, Servicios Generales de Asesoría y Administración S.A. absolvió el traslado de la apelación de la medida cautelar manifestando que la resolución apelada se encuentra debidamente motivada. Indicó que la denunciada no ha acreditado que las condiciones de hecho y derecho que motivaron el dictado de dicha medida cautelar hayan variado, por lo que corresponde ratificar la misma. Señaló que la denunciada viene incumpliendo la medida cautelar en mención, por lo que se le deberá imponer una sanción de multa por dicho incumplimiento. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar: a) Si existe vicio de nulidad en el extremo del proveído de fecha 9 de mayo de 2014 mediante el cual se dictó la medida cautelar de cese de uso. b) De ser el caso, si correspondía dictar dicha medida cautelar de cese de uso. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de Antecedentes
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Se ha verificado que: a)
La denunciante, Servicios Generales de Asesoría y Administración S.A. (Panamá), es titular de las siguientes marcas de producto: -
La denominación LA PRIMERA escrita en letras características, la primera letra de cada palabra es de color rojo, siendo las demás letras de color negro; conforme al modelo, registrada bajo Certificado N° 128976, para distinguir periódicos, diarios, revistas, publicaciones, productos de imprenta, material de instrucción y enseñanza (excepto aparatos), folletos, papelería y textos publicitarios, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, vigente desde el 15 de junio de 2007 hasta el 15 de junio de 2017.
LA PRIMERA Con fecha 31 de octubre de 2012, bajo Expediente N° 512744-2012, Editorial Nilai S.A.C. solicitó la cancelación de dicha marca. Mediante Resolución N° 2786-2013/CSD-INDECOPI de fecha 2 de octubre de 2013, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la acción y, en consecuencia, se dispuso la cancelación total de dicha marca. Sin embargo. Servicios Generales de Asesoría y Administración S.A. interpuso recurso de reconsideración, habiendo la Primera Instancia emitido la Resolución N° 854-2014/CSD-INDECOPl de fecha 15 de abril de 2014, mediante la cual declaró infundado dicho recurso. Esta resolución ha sido apelada por Sen/icios Generales de Asesoría y Administración S.A., razón por la cual el 29 de mayo de 2014 se ha remitido el expediente a la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, donde se encuentra actualmente en trámite dicho expediente. -
El logotipo conformado por la denominación LA PRIMERA escrita en letras características, llevando en la primera letra A el diseño de una
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bandera peruana (sin reivindicar), y entre las letras R y M, el número 1 de color rojo y las demás letras en color negro; conforme al modelo, registrada bajo Certificado N° 136657, para distinguir periódicos, diarios, revistas, publicaciones, productos de imprenta, material de instrucción y de enseñanza, folletos, papelería, textos publicitarios, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, vigente desde el 27 de marzo de 2008 hasta el 27 de marzo de 2018.
mmERA Con fecha 11 de julio de 2013, bajo Expediente N° 539724-2013, Editorial Nilai S.A.C. solicitó la cancelación de dicha marca. Mediante Resolución N° 858-2014/CSD-INDECOPI de fecha 16 de abril de 2014, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada dicha acción y, en consecuencia, se dispuso la cancelación total de dicha marca. Sin embargo, en virtud al recurso de reconsideración interpuesto por Servicios Generales de Asesoría y Administración S.A. el procedimiento continúa en trámite ante la Comisión de Signos Distintivos. -
El logotipo conformado por la denominación LA I R A escrita en letras características, estando en la parte superior la figura de una bandera; dentro del número 1 se aprecia la denominación LA PRIMERA escrita en letras características, estando representada la letra 1 por el número 1; asimismo, se aprecia la figura de una bandera más pequeña; todo en los colores blanco, rojo y negro; conforme al modelo, registrada bajo Certificado N° 143945, para distinguir periódicos, diarios, revistas, publicaciones, productos de imprenta, material de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos), folletos, papelería, textos publicitarios, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, vigente desde el 6 de junio de 2008 hasta el 6 de junio de 2018.
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Con fecha 11 de julio de 2013, bajo Expediente N° 539725-2013, Editorial Nilai S.A.C. solicitó la cancelación de dicha marca. Mediante Resolución N° 859-2014/CSD-INDECOPI de fecha 16 de abril de 2014, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada dicha acción y, en consecuencia, se dispuso la cancelación total de dicha marca. Sin embargo, en virtud al recurso de reconsideración interpuesto por Servicios Generales de Asesoría y Administración S.A. el procedimiento continúa en trámite ante la Comisión de Signos Distintivos. -
LA PRIMERA, registrada bajo Certificado N° 125473, para distinguir periódicos, diarios, revistas, publicaciones, productos de imprenta, material de instrucción y de enseñanza, folletos, papelería, textos publicitarios, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, con vigencia desde el 29 de febrero de 2007 hasta el 29 de febrero de 2017. Con fecha 31 de octubre de 2012, bajo Expediente N" 512745-2012, Editorial Nilai S.A.C. solicitó la cancelación de la referida marca. Mediante Resolución N° 2787-2013/CSD-INDECOPI de fecha 2 de octubre de 2013, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada dicha acción y, en consecuencia, se dispuso la cancelación total de dicha marca. Sin embargo. Servicios Generales de Asesoría y Administración S.A. interpuso recurso de reconsideración, habiendo la Comisión de Signos Distintivos emitido la Resolución N° 855-2014/CSD-INDECOPl de fecha 15 de abril de 2014, mediante la cual declaró infundado dicho recurso. Asimismo, mediante escrito de fecha 29 de mayo de 2014, Servicios Generales de Asesoría y Administración S.A. interpuso recurso de apelación contra la citada Resolución, habiéndose remitido el expediente a la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, donde se encuentra actualmente en trámite dicho expediente.
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Con fecha 6 de junio de 2013, bajo Expediente N° 535585-2013, Servicios Generales de Asesoría y Administración S.A. interpuso denuncia por infracción a sus derechos de Propiedad Industrial contra Editorial Nilai S.A.C, sobre la base de su marca registrada l_A PRIMERA (Certificado N° 125473). Mediante Resolución N° 856-2014/CSD-INDECOPI de fecha 15 de abril de 2014, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada dicha denuncia, impuso sanción de multa de 80 UIT a Editorial Nilai S.A.C. y le prohibió el uso del signo considerado infractor^. Sin embargo. Editorial Nilai S.A.C. ha interpuesto recurso de apelación contra dicha resolución, razón por la cual con fecha 18 de junio de 2014 se ha remitido el expediente a la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, donde se encuentra actualmente en trámite.
2. Cuestión previa En el presente caso. Editorial Nilai S.A.C. ha interpuesto recurso de apelación contra la medida cautelar de cese de uso dictada mediante proveído de fecha 9 de mayo de 2014. La apelante ha solicitado la nulidad de dicho extremo del proveído de fecha 9 de mayo de 2014 y, en defecto de ello, que se revoque la medida cautelar. En tal sentido, corresponde a la Sala i) pronunciarse sobre dicho pedido de nulidad y, en caso no se advierta vicio de nulidad, ii) evaluar y determinar si en el presente caso correspondía dictar la medida cautelar de cese de uso. Por otra parte, resulta necesario precisar que si bien la medida cautelar materia de apelación fue dictada fuera de procedimiento de infracción (bajo Expediente N° 572753-2014), se ha verificado que, con posterioridad a ello. Servicios
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Generales de Asesoría y Administración S.A. formalizó la denuncia contra Editorial Nilai S.A.C. (Expediente N° 578039-2014), habiendo la Autoridad, mediante proveído de fecha 23 de junio de 2014, dispuesto la acumulación de ambos expedientes y mantenido la vigencia de la medida cautelar de cese de uso dictada con fecha 9 de mayo de 2014. Por lo expuesto, debe considerarse que la apelación materia del presente pronunciamiento recae en el Expediente N° 572753-2014 acumulado al Expediente N° 578039-2014. 3. Nulidad del acto administrativo 3.1 Marco legal El artículo 10 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General en adelante Ley 27444 - establece que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el articulo 14"*.
Artículo 14.- Conservación del acto 14.1 C u a n d o el v i c i o d e l a c t o a d m i n i s t r a t i v o p o r el i n c u m p l i m i e n t o a s u s e l e m e n t o s d e v a l i d e z , n o s e a t r a s c e n d e n t e , p r e v a l e c e la c o n s e r v a c i ó n d e l a c t o , p r e c e d i é n d o s e a s u e n m i e n d a p o r la p r o p i a autoridad emisora. 14.2 S o n actos administrativos afectados por vicios no t r a s c e n d e n t e s , los siguientes: 1 4 . 2 . 1 El a c t o c u y o c o n t e n i d o s e a i m p r e c i s o o i n c o n g r u e n t e c o n l a s c u e s t i o n e s s u r g i d a s e n la motivación. 1 4 . 2 . 2 El a c t o e m i t i d o c o n u n a m o t i v a c i ó n i n s u f i c i e n t e o p a r c i a l . 1 4 . 2 . 3 El a c t o e m i t i d o c o n i n f r a c c i ó n a las f o r m a l i d a d e s n o e s e n c i a l e s d e l p r o c e d i m i e n t o , considerando c o m o tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o c a m b i a d o el s e n t i d o d e la d e c i s i ó n f i n a l e n a s p e c t o s i m p o r t a n t e s , o c u y o i n c u m p l i m i e n t o n o a f e c t a r e el d e b i d o p r o c e s o d e l a d m i n i s t r a d o . 1 4 . 2 . 4 C u a n d o s e c o n c l u y a i n d u d a b l e m e n t e d e c u a l q u i e r otro m o d o q u e el a c t o a d m i n i s t r a t i v o h u b i e s e t e n i d o el m i s m o c o n t e n i d o , d e n o h a b e r s e p r o d u c i d o el v i c i o . 14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial. 14.3 N o o b s t a n t e la c o n s e r v a c i ó n d e l a c t o , s u b s i s t e la r e s p o n s a b i l i d a d a d m i n i s t r a t i v a d e q u i e n e m i t e el a c t o v i c i a d o , s a l v o q u e la e n m i e n d a s e p r o d u z c a s i n p e d i d o d e p a r t e y a n t e s d e su ejecución. M-SPI-01/1B STITUTO NACIONAL
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3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma. Asimismo, el articulo 11^ de la citada norma señala que la nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto (11.2). De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 de la Directiva N° 022001/TRl-INDECOPI, publicada el 24 de enero del 2002 en el Diario Oficial El Peruano, las Salas del Tribunal del INDECOPI son los órganos competentes para declarar de oficio o a solicitud de parte la nulidad de los actos administrativos expedidos por las Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cuando se produzca cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General u otros que determinen las normas especiales. 3.2 Motivación del acto administrativo El artículo 3.4 de la Ley 27444 incluye a la motivación como uno de los requisitos de validez de los actos administrativos, señalando que el acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. El artículo 6 de la Ley 27444 precisa que la motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que, con referencia directa a los anteriores, justifican el acto adoptado. Señala, además. A r t í c u l o 1 1 . - I n s t a n c i a c o m p e t e n t e p a r a d e c l a r a r la n u l i d a d 11.1 L o s a d m i n i s t r a d o s p l a n t e a n la n u l i d a d d e los a c t o s a d m i n i s t r a t i v o s q u e les c o n c i e r n a n p o r m e d i o d e l o s r e c u r s o s a d m i n i s t r a t i v o s p r e v i s t o s e n el T í t u l o III C a p í t u l o II d e la p r e s e n t e L e y . 11.2
11.3
L a n u l i d a d s e r á c o n o c i d a y d e c l a r a d a p o r la a u t o r i d a d s u p e r i o r d e q u i e n d i c t ó el a c t o . S i s e t r a t a r a d e u n a c t o d i c t a d o p o r u n a a u t o r i d a d q u e n o e s t á s o m e t i d a a s u b o r d i n a c i ó n j e r á r q u i c a , la n u l i d a d s e d e c l a r a r á p o r r e s o l u c i ó n d e la m i s m a a u t o r i d a d . L a r e s o l u c i ó n q u e d e c l a r a la n u l i d a d , a d e m á s d i s p o n d r á lo c o n v e n i e n t e p a r a h a c e r e f e c t i v a la responsabilidad del emisor del acto inválido.
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que puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que, por esta situación, constituyan parte integrante del respectivo acto. Asimismo, la norma en cuestión establece que no son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que, por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia, no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto. 3.3 Del principio de legalidad y del debido procedimiento El artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, establece los principios del procedimiento administrativo, entre ellos, el Principio de Legalidad y del Debido Procedimiento. Así, en el numeral 1.1 del mencionado artículo consagra el Principio de Legalidad^, en virtud del cual las Autoridades Administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. Por su parte, el numeral 1.2 del artículo IV contempla el Principio del Debido Procedimiento, estableciendo lo siguiente: "Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo". 3.4 Aplicación al caso concreto ® 1 . 1 . P r i n c i p i o d e l e g a l i d a d . - L a s a u t o r i d a d e s a d m i n i s t r a t i v a s d e b e n a c t u a r c o n r e s p e t o a la C o n s t i t u c i ó n , la ley y al d e r e c h o , d e n t r o d e las f a c u l t a d e s q u e le e s t é n a t r i b u i d a s y d e a c u e r d o c o n l o s f i n e s p a r a los q u e les f u e r o n c o n f e r i d a s . M-SPI-01/1B STITUTO
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N"
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Con fecha 23 de abril de 2014, Servicios Generales de Asesoría y Administración S.A. solicitó, fuera de procedimiento, que se dicte contra la empresa Editorial Nilai S.A.C. las medidas cautelares de cese de uso y comiso, sobre la base de sus marcas registradas bajo Certificados N° 128976, N° 136657 y N ° 143945. Mediante proveído de fecha 9 de mayo de 2014, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos, entre otras disposiciones, denegó la medida cautelar de comiso; sin embargo, concedió la medida cautelar de cese de uso de los siguientes signos, para distinguir productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficiad:
Editorial Nilai S.A.C. apeló el proveído de fecha 9 de mayo de 2014 en el extremo por el cual se dictó la medida cautelar de cese de uso. Solicitó la nulidad de dicho extremo, por considerar que el proveído no se encuentra debidamente motivado, además de que vulnera los principios de legalidad y debido procedimiento. Dicha empresa expuso los siguientes argumentos: a)
No se ha tenido en cuenta que las marcas en las que se sustenta medida cautelar han sido canceladas por falta de uso.
la
Sobre el particular, la Sala debe indicar que, conforme se desprende del Informe de Antecedentes, Servicios Generales de Asesoría y '' C a b e i n d i c a r q u e , c o n f o r m e s e h a i n d i c a d o e n l o s A n t e c e d e n t e s , m e d i a n t e e s c r i t o d e f e c h a 6 d e j u n i o d e 2 0 1 4 , c o m p l e m e n t a d o c o n los e s c r i t o s d e f e c h a s 1 0 , 11 y 13 d e j u n i o d e 2 0 1 4 , S e r v i c i o s G e n e r a l e s d e A s e s o r í a y A d m i n i s t r a c i ó n S.A. f o r m a l i z ó d e n u n c i a c o n t r a E d i t o r i a l Nilai S . A . C , p o r s u p u e s t a i n f r a c c i ó n a los d e r e c h o s d e P r o p i e d a d I n d u s t r i a l y p o r a c t o s d e c o m p e t e n c i a d e s l e a l y, a s i m i s m o , m e d i a n t e p r o v e í d o d e f e c h a 2 3 d e j u n i o d e 2 0 1 4 , la A u t o r i d a d a d m i t i ó a t r á m i t e d i c h a d e n u n c i a y m a n t u v o v i g e n t e la m e d i d a c a u t e l a r d e c e s e d e u s o d i c t a d a c o n f e c h a 9 d e m a y o d e 2 0 1 4 . M-SPI-01/1B INSTITUTO NACIONAL
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Administración S.A. es titular de las marcas LA PRIMERA y logotipo, registradas bajo Certificados N° 128976, N° 136657 y N° 143945 sobre las cuales dicha empresa sustentó su solicitud de medida cautelar. Asimismo, conforme se desprende del Informe de Antecedentes, se han iniciado procedimientos de cancelación de los registros de dichas marcas; sin embargo, dichos procedimientos no han concluido en forma definitiva en la vía administrativa, sino que se encuentran aún en trámite, razón por la cual dichas marcas continúan vigentes. Cabe indicar que la Primera Instancia sí tuvo en cuenta los procedimientos de cancelación en mención, conforme se desprende de la página 6 del proveído de fecha 9 de mayo de 2014. Sin perjuicio de lo anterior, se debe indicar que la cancelación del registro de una marca no impide evaluar la infracción cometida a los derechos de Propiedad Industrial derivados de dicho registro mientras el mismo se encontró vigente. Al respecto, la Sala ha establecido lo siguiente^: - El hecho de que se haya obtenido la cancelación por falta de uso de la marca base de una acción de infracción no significa que desaparezca la responsabilidad de aquellos terceros que sin autorización utilizaron o explotaron el signo distintivo objeto de la cancelación, durante el tiempo en que el registro estuvo vigente, ya que lo que se determinará en el respectivo procedimiento es si la emplazada infringió los derechos de Propiedad Industrial del accionante durante el tiempo en que la marca estuvo vigente. - Lo anterior determina que el no uso de la marca base de la acción por infracción no tiene relevancia alguna al momento de evaluar la comisión de una infracción, ni tampoco en la graduación de la sanción - si correspondiera. b)
^
La medida cautelar de cese de uso recae, entre otros, en el signo LA 1RA LA PRIMERA y logotipo; sin embargo, no se ha tenido en cuenta que mediante Resolución N" 856-2014/CSD-INDECOPI - recaída en el Expediente N° 535585-2013 - ya se le ha prohibido el uso de dicho signo V e r Resoluciones N° 1058-2011/TPI-INDECOPI d e fecha 20 d e mayo d e 2011 y N° 1194-2013/TPII N D E G O P I d e f e c h a 12 d e a b r i l d e 2 0 1 3 .
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e incluso se le ha impuesto sanción de multa por dicho uso. Por lo tanto, se han impuesto dos sanciones administrativas en base a los mismos hechos. Al respecto, se debe indicar que el hecho de que la medida cautelar dictada en el presente expediente y la sanción impuesta en el Expediente N° 535585-2013^ pudieran referirse a una misma conducta efectuada por Editorial Nilai S.A.C, ello no contraviene norma alguna ni vulnera derechos de dicha empresa, debido a que una misma conducta puede ocasionar una infracción a distintos derechos de Propiedad Industrial. Cabe precisar que el presente procedimiento se sustenta en las marcas mixtas LA PRIMERA y logotipo, registradas bajo Certificados N° 128976, N° 136657 y N° 143945, mientras que el Expediente N° 535585-2013 se sustenta en la marca denominativa LA PRIMERA, registrada bajo Certificado N° 125473; por lo tanto, dichos procedimientos se sustentan en derechos diferentes. Sin perjuicio de lo anterior, corresponde precisar que la medida cautelar materia de cuestionamiento no constituye una sanción -como lo ha indicado la apelante-, sino una medida previa destinada a cautelar los derechos de la denunciante, no existiendo aún un pronunciamiento sobre el fondo de la denuncia. Asimismo, la resolución emitida en el Expediente N° 535585-2013 ha sido apelada, precisamente por Editorial Nilai S.A.C, razón por la cual no existe aún una decisión final en la vía administrativa sobre dicho expediente. c)
La Autoridad no ha motivado debidamente su decisión, puesto que no ha fundamentado debidamente la existencia de la verosimilitud en el derecho invocado ni la necesidad de la inten/ención preventiva. Además, se ha vulnerado el principio de legalidad. Al respecto, de la revisión del proveído de fecha 9 de mayo de 2014, la Sala advierte que en las páginas 4 a 7 de dicho proveído se hizo una
V e r p u n t o b) d e l I n f o r m e d e A n t e c e d e n t e s . M-SPI-01/1B STITUTO
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evaluación de hecho y derecho de las medidas cautelares solicitadas por Servicios Generales de Asesoría y Administración S.A., habiendo la Autoridad tenido en cuenta los requisitos dispuestos en el artículo 247''° de la Decisión 486 para el dictado de una medida cautelar, así como normas relacionadas. Asimismo, se advierte que la Autoridad tuvo en cuenta los medios probatorios adjuntados a la denuncia, así como lo resuelto en el Expediente N° 535585-2013 y los antecedentes de las marcas sustento del procedimiento (los procedimientos de cancelación). Por lo expuesto, la medida cautelar de cese de uso sí se encuentra motivada, además de que se han aplicado las normas pertinentes, de manera que no se ha vulnerado el principio de legalidad. d)
Se ha vulnerado el principio del debido procedimiento, puesto que las medidas cautelares ordenadas no se han ajustado a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretende garantizar en el caso concreto. Además, no se ha efectuado un debido análisis sobre la existencia del derecho infringido. Sobre el particular, se debe indicar en primer lugar que en el proveído de fecha 9 de mayo de 2014 se ha dictado una sola medida cautelar. En segundo lugar, la intensidad, proporcionalidad y necesidad mencionados por la apelante no constituyen requisitos de una medida cautelar ni forman parte del objetivo de la misma (asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva). Conforme se ha indicado anteriormente, la Autoridad sí evaluó los requisitos de Ley al dictar el proveído materia de apelación, entre ellos, la existencia del derecho infringido. Así, en las páginas 4 y 5 consignó las marcas sustento de la medida cautelar, los productos que distinguen y la vigencia de las mismas, habiendo concluido que ello acreditaba ia existencia de los derechos supuestamente infringidos. Asimismo, en la
^ " " A r t i c u l o 2 4 7 . - U n a m e d i d a c a u t e l a r s ó l o s e o r d e n a r á c u a n d o q u i e n la p i d a a c r e d i t e s u l e g i t i m a c i ó n p a r a a c t u a r , la e x i s t e n c i a d e l d e r e c h o i n f r i n g i d o y p r e s e n t e p r u e b a s q u e p e r m i t a n p r e s u m i r r a z o n a b l e m e n t e la c o m i s i ó n d e la i n f r a c c i ó n o s u i n m i n e n c i a . (...)". ) M-SPI-01/1B 'INSTITUTO NACIONAL
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página 6 continuó su análisis concluyendo que "se configuran los supuestos previstos en el artículo 247de la Decisión 486", artículo que como ya se ha indicado anteriormente contiene los requisitos de una medida cautelar. En virtud de las consideraciones expuestas, la medida cautelar de cese de uso dictada mediante proveído de fecha 9 de mayo de 2014 se encuentra motivada, además de que no se advierte vulneración a los principios de legalidad ni al debido procedimiento. Por lo expuesto, no corresponde declarar la nulidad del proveído de fecha 9 de mayo de 2014, en el extremo de la medida cautelar de cese de uso. En ese sentido, a continuación, se debe determinar si, efectivamente, correspondía dictar la medida cautelar materia de cuestionamiento. 4. Medida cautelar 4.1 Marco conceptual La medida cautelar es una institución destinada a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva en un procedimiento procurando a través de la misma que un daño no se torne en irreparable. En tales casos, la parte interesada puede solicitar a la autoridad proveer lo necesario para conservar y poner en seguridad las pruebas o los bienes o eliminar la amenaza de un perjuicio inminente, para asegurar que el procedimiento consiga un resultado útil. "... la medida cautelar tiene por objeto permitir al titular de una pretensión solicitarle al juez que admita (ordene la ejecución) de actos procesales que aseguren el cumplimiento efectivo del fallo definitivo"^ ^. 4.2 Marco legal El artículo 27 del Decreto Legislativo 807 establece que en cualquier etapa del procedimiento, de oficio o a pedido de parte, la Comisión podrá dictar una o varias de las siguientes medidas cautelares destinadas a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva: ^ ^ M o n r o y ; T e m a s d e P r o c e s o C i v i l , L i m a 1 9 8 7 , p.16. M-SPI-01/1B INSTITUTO NACIONAL
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a) La cesación de los actos materia de denuncia. b) El comiso, el depósito o la inmovilización de los productos, etiquetas, envases y material publicitario materia de denuncia. c) El cese preventivo de la publicidad materia de denuncia. d) La adopción de las medidas necesarias para que las autoridades aduaneras impidan el ingreso al país de los productos materia de denuncia. e) El cierre temporal del establecimiento del denunciado. f) Cualquier otra medida que tenga por objeto evitar que se produzca algún perjuicio derivado del acto emplazado o que tenga como finalidad la cesación de éste. Asimismo, establece que la Comisión podrá, de considerarlo pertinente, ordenar una medida cautelar distinta a la solicitada por la parte interesada. Cabe precisar que, la Decisión 486 - a diferencia de la Decisión 344 - sí establece requisitos para dictar una medida cautelar. Así, a través del artículo 247^^ dispone que una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. Por su parte, artículo 112 del Decreto Legislativo 1075, que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial (publicado en el Diario Oficial El Peruano el 28 de junio de 2008 y vigente desde el 1 de febrero de 2009), establece que las medidas cautelares podrán ser modificadas o levantadas durante el curso del procedimiento, de oficio o a instancia de parte. Asimismo, a diferencia de lo establecido por el artículo 146.3 de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, que establece más de un
A r t í c u l o 2 4 7 . - U n a m e d i d a c a u t e l a r s ó l o s e o r d e n a r á c u a n d o q u i e n la p i d a a c r e d i t e s u l e g i t i m a c i ó n p a r a a c t u a r , la e x i s t e n c i a d e l d e r e c h o i n f r i n g i d o y p r e s e n t e p r u e b a s q u e p e r m i t a n p r e s u m i r r a z o n a b l e m e n t e ia c o m i s i ó n d e la i n f r a c c i ó n o s u i n m i n e n c i a .
La autoridad nacional c o m p e t e n t e podrá requerir q u e quien
p i d a la m e d i d a o t o r g u e c a u c i ó n o g a r a n t í a s u f i c i e n t e s a n t e s d e o r d e n a r l a . Quien
pida
una
medida
cautelar
respecto
de
productos
determinados
deberá
suministrar
las
i n f o r m a c i o n e s n e c e s a r i a s y u n a d e s c r i p c i ó n s u f i c i e n t e m e n t e d e t a l l a d a y p r e c i s a p a r a q u e los p r o d u c t o s presuntamente infractores p u e d a n ser identificados. M-SPI-01/1B fINSTITUTO NACIONAL
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supuesto para la caducidad de las medidas cautelares {anteriormente aplicable a los procedimientos de acciones por infracción de derechos de Propiedad Industrial al no existir un dispositivo especial en la materia), el artículo 113 del Decreto Legislativo 1075 dispone que las medidas cautelares caducan únicamente con la resolución que pone fin a la instancia. Finalmente, el artículo 114 de la Ley 27444 establece que las medidas cautelares serán dictadas por cuenta y bajo responsabilidad de quien las solicita, siendo que la autoridad competente quedará eximida de las responsabilidades que se le pudiera atribuir por la decisión que adopte, tanto de oficio como a pedido de parte, respecto de las medidas cautelares, en caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe. 4.3 Análisis del presente caso Conforme ya se ha señalado, mediante proveído de fecha 9 de mayo de 2014, la Autoridad de Primera Instancia dictó contra Editorial Nilai S.A.C. la medida cautelar de cese de uso de los siguientes signos, para distinguir productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial:
LA RIMERA LÁPRIMERA La medida cautelar es una institución destinada a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva en un procedimiento procurando a través de la misma que un daño no se torne en irreparable.
" A r t í c u l o 1 4 6 . 3 . - " L a s m e d i d a s c a d u c a n d e p l e n o d e r e c h o c u a n d o s e e m i t e la r e s o l u c i ó n q u e p o n e f i n al p r o c e d i m i e n t o , c u a n d o h a y a t r a n s c u r r i d o el p l a z o f i j a d o p a r a s u e j e c u c i ó n , o p a r a la e m i s i ó n d e la r e s o l u c i ó n q u e p o n e fin al p r o c e d i m i e n t o " . M-SPI-Ol/lB INSTITUTO NACIONAL
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De acuerdo al artículo 247 de la Decisión 486 una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. En ese sentido, a continuación corresponde evaluar y determinar si al 9 de mayo de 2014 se cumplían los requisitos mencionados. a) Respecto de la legitimidad para actuar y la existencia del derecho infringido En el presente caso, se advierte que Sen/icios Generales de Asesoría y Administración S.A. solicitó la medida cautelar de cese de uso previamente al procedimiento de infracción y luego de que se dictó dicha medida, formalizó denuncia contra Editorial Nilai S.A.C. encontrándose el procedimiento de infracción en trámite. Asimismo, se aprecia que Servicios Generales de Asesoría y Administración S.A. ha intervenido en el procedimiento debidamente representada. Por otro lado, conforme se desprende del Informe de Antecedentes, dicha empresa es titular de las siguientes marcas LA PRIMERA y logotipo, registradas bajo Certificados N° 128976, N° 136657 y N° 143945, sobre las cuales se sustentó la solicitud de medida cautelar. Marca .,
LA PRIMERA
^PRIMERA
, •.>::,:• •Certificado
,
N°128976
N°136657
N°143945
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Además, conforme ya se ha indicado, dichas marcas se encuentran vigentes. Por lo expuesto, ha quedado acreditada la legitimidad para actuar de Servicios Generales de Asesoría y Administración S.A. y, asimismo, la existencia de los derechos invocados por dicha empresa. b) Respecto a la posible infracción del derecho invocado Al solicitar la medida cautelar materia de apelación. Servicios Generales de Asesoría y Administración S.A. presentó los siguientes medios probatorios: -
Un ejemplar del diario La Primera, del miércoles 23 de abril de 2014, en cuya portada se aprecia el signo LA PRIMERA y logotipo, conforme se muestra a continuación:
Al interior de dicho diario se advierten los siguientes signos:
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Un ejennplar de la revista La Primera, Edición N° 1, Año 1, de abril de 2014, en la cual se aprecia el signo LA PRIMERA y logotipo, conforme se muestra a continuación:
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Un ejemplar del diario La Primera, del viernes 2 de mayo de 2014, en cuya portada se advierte el signo LA PRIMERA y logotipo, así como lA PRIMERA y logotipo, conforme se muestra a continuación:
En tal sentido, los documentos mencionados permiten considerar preliminarmente que la denunciada habría efectuado el uso de los signos antes mostrados, que incluyen las denominaciones LA I R A y/o LA
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PRIMERA, en distinta combinación y distribución de los colores blanco, rojo y/o negro^"^. En consecuencia, y dado que las marcas sustento de la medida cautelar se encuentran conformadas por la denominación lA PRIMERA, en la combinación y distribución de colores negro y rojo y una de ellas, además, incluye el color blanco, la Sala considera que existen indicios de una posible afectación de los derechos de Propiedad Industrial de la denunciante. c) Conclusión Cabe señalar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 247 de la Decisión 486, los medios probatorios presentados deben permitir a la Autoridad presumir razonablemente la existencia de comisión de la infracción o su inminencia, tal como sucede en el presente caso, pues es recién cuando se emita un pronunciamiento en el expediente principal que se determinará si efectivamente se ha configurado una infracción o no, teniendo en cuenta los medios probatorios recabados, así como los argumentos esgrimidos por las partes involucradas. Por lo expuesto, dado que se cumplen con los requisitos exigidos por Ley, corresponde declarar infundado el recurso de apelación y, en consecuencia, confirmar la medida cautelar de cese de uso dictada con fecha 9 de mayo de 2014.
C a b e i n d i c a r q u e e n l a d i l i g e n c i a d e i n s p e c c i ó n r e a l i z a d a e l 2 7 d e m a y o d e 2 0 1 4 , s e c o r r o b o r ó el u s o d e l o s s i g n o s e n m e n c i ó n , p o r p a r t e d e la d e n u n c i a d a , s e g ú n s e d e s p r e n d e d e l a s s i g u i e n t e s fotografías:
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5. Consideración final Respecto a lo expuesto por Servicios Generales de Asesoría y Administración S.A., en cuanto a que la denunciada habría incumplido con la medida cautelar de cese de uso y, por lo tanto, debe ser sancionada por ello, corresponde indicar que, atendiendo a la naturaleza del recurso de apelación de una medida cautelar, no corresponde a la Sala evaluar dicho argumento en la presente resolución, debiendo la denunciante invocar el mismo en el expediente principal a fin de que forme parte del pronunciamiento de la Autoridad de Primera Instancia sobre el fondo de la presente denuncia. IV. RESOLUCIÓN DE I-A SALA Declarar INFUNDADO el recurso de apelación y, en consecuencia, CONFIRMAR la resolución de fecha 9 de mayo de 2014, en el extremo por el cual se dictó la medida cautelar de cese de uso materia de apelación. Con la intervención de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas, María Soledad Ferreyros Castañeda, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz y Ramiro Alberto del Carpió Bonilla
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