Princess Ltd pierde nuevo Caso de la marca “PRINCESS” para yates. En última instancia de INDECOPI . by Estudio Castro García Abogados S.A.C

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Sala Especializada en Propiedad Intelectual RESOLUCIÓN N° 0972-2021/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 838125-2020/DSD

ACCIONANTE

PRINCESS YACHTS LIMITED

EMPLAZADA

JELITZA OLGA ROCÍO CONDORI CONDORI

Acción de nulidad de registro de marca concedida bajo la vigencia de la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 1075 – Mala fe: No acreditada. Lima, once de agosto de dos mil veintiuno. I. ANTECEDENTES Con fecha 18 de febrero de 2020, Princess Yachts Limited (Estados Unidos de América), interpuso acción de nulidad contra el registro de la marca de producto constituida por la denominación PRINCESS que distingue vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 13 de febrero de 2019 con Certificado N° 278263, vigente hasta el 13 de febrero de 2029, a favor de Jelitza Olga Rocío Condori Condori (Perú). Al respecto, la accionante manifestó lo siguiente: - Es fabricante de yates de motor de lujo, siendo titular de las siguientes marcas inscritas en diversos países para distinguir productos de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial: Marca

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Certificado / solicitud

País

1045148

México

406973

Uruguay

79220553

Estados Unidos de América

79220554

Estados Unidos de América

79220555

Estados Unidos de América

85350675

Estados Unidos de América

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INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800 e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

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Desde el año 2009 la empresa Baby King Corporation S.A.C. ha ido registrando marcas en la clase 12 de la Nomenclatura Oficial que incluyen en su conformación la denominación PRINCESS. En el año 2018, dichos registros fueron transferidos a favor de la emplazada. La emplazada es gerente general de las empresas Baby King Corporation S.A.C. y Recreo & Baby King Group S.A.C., las que no tienen como objeto social actividades relacionadas a la fabricación y comercialización de yates. La marca materia de acción incluye en su distingue “vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática”, a pesar de que los negocios que desarrolla su titular no pertenecen a este rubro. La emplazada cuenta con un amplio portafolio de marcas que contienen en su conformación la denominación PRINCESS, las primeras que fueron registradas distinguen productos específicos (bicicletas, triciclos); sin embargo, las que obtuvo posteriormente distinguen una gama más amplia de productos, tales como vehículos y aparatos de locomoción acuática. El objetivo de la emplazada al registrar sus marcas es protegerse de eventuales acciones de cancelación por falta de uso y eludir la responsabilidad de demostrar dicho uso cada cierto tiempo (registros defensivos). Su empresa interpuso acciones de cancelación contra algunos de los registros de la emplazada, logrando que sean cancelados, ya que su titular no presentó medios probatorios idóneos que acrediten su uso en el mercado. Dicho hecho demuestra que Jelitza Olga Rocío Condori Condori cuenta con el portafolio de marcas para intentar percibir beneficios económicos a través de acciones destinadas a entorpecer el proceso competitivo, configurándose una conducta de mala fe y un ejercicio abusivo de derecho. Esta conducta oportunista y ofensiva de aprovecharse de derechos de Propiedad Industrial se conoce en el derecho marcario como “trademark troll”, la cual está destinada a sacar provecho de sus marcas a pesar de la ausencia de explotación de ellas. El registro materia de acción le impide ofrecer y comercializar yates identificados con su marca internacional PRINCESS. Durante los meses de agosto, octubre y noviembre del año 2019, entabló comunicaciones con la emplazada a fin de lograr un acuerdo que le permita el uso de la marca PRINCESS para identificar yates y embarcaciones de recreo en el Perú. Sin embargo, estas no llegaron a buen término ya que la emplazada le solicitó que haga un pago de $100 000, cifra que considera exorbitante.

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La emplazada con ayuda de su abogado ha realizado publicaciones a través del portal informativo www.legis.pe, las cuales tienen un contenido tendencioso y carente de veracidad sobre los procedimientos administrativos suscitados con su empresa. - Por lo tanto, la emplazada no solamente busca impedir el ingreso de nuevos agentes de mercado en rubros de negocio distintos, sino que intenta cobrar montos sumamente elevados, sacando adicionalmente provecho mediático de manera indebida a través de la publicación de noticias tendenciosas y carentes de exactitud, lo que constituye un acto de mala fe. Amparó su acción, entre otros, en el artículo 1721 de la Decisión 486. Adjuntó medios probatorios. Citó jurisprudencia que considera aplicable al presente caso. Con fecha 27 de julio de 2020, la emplazada Jelitza Olga Rocío Condori Condori absolvió el traslado de la acción de nulidad manifestando lo siguiente: - Mediante Expediente N° 772625-2018, la accionante solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación PRINCESS y logotipo, para distinguir productos de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial, la cual fue denegada de oficio mediante Resolución N° 12619-2019/DSD-INDECOPI. Dicha resolución fue apelada, siendo finalmente confirmada mediante la Resolución N° 4923-2013/CSD-INDECOPI, debido a la existencia de riesgo de confusión con sus siguientes marcas registradas:

Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

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Signo solicitado en la clase 12 de la Nomenclatura Oficial

Marcas base de denegatoria registradas en la clase 12 de la Nomenclatura Oficial

Certificado N° 152974

Certificado N° 152975

Certificado N° 175725

Certificado N° 192612

Certificado N°192613

Certificado N°237999 M-SPI-01/01

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Certificado N°238000 PRINCESS Certificado N°278263

Mediante Expediente N° 790254-2019, interpuso denuncia por infracción a sus derechos de Propiedad Industrial contra la empresa PGO International S.A.C. debido al uso del signo PRINCESS y logotipo para distinguir embarcaciones náuticas y yates, los cuales eran fabricados por Princess Yachts Limited, siendo que mediante Resolución N° 3215-2019/CSDINDECOPI su denuncia fue declarada fundada. - Mediante Expediente N° 802804-2019, la Comisión de Signos Distintivos inició un procedimiento sancionador contra Princess Yachts Limited debido a que incumplió la medida cautelar de cese de uso. - Contrariamente a lo señalado por la accionante, su empresa utiliza la marca PRINCESS para distinguir productos de la clase 12 de Nomenclatura Oficial, los mismos que son publicitados desde hace años en sus catálogos http://recreobabyking.com/catalogo. A fin de acreditar sus afirmaciones adjuntó medios probatorios. Con fecha 11 de setiembre de 2020, la accionante manifestó lo siguiente: - La emplazada realiza acciones de “Troll marcario” o “Trademark Troll”, definida, como aquellas en las que el titular de marcas que utiliza sus derechos para hostigar a otras empresas más allá de lo que la Ley se interpreta razonablemente. - Es posible afirmar que la emplazada conocía que su empresa era titular en el extranjero de la marca PRINCESS. - La emplazada fue solicitando el registro de diversas marcas que incluían la denominación PRINCESS con la finalidad de crear una situación en la que no tenga que probar el uso efectivo de todas ellas. - La emplazada pretende socavar intereses de terceros a través de procedimientos administrativos y penales para impedir el ingreso de nuevos agentes al mercado y obtener beneficios económicos indebidos, a sabiendas que su rubro de negocio es completamente distinto. M-SPI-01/01

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La emplazada omitió señalar que cuatro de sus marcas han sido canceladas por falta de uso. Los documentos presentados por la emplazada permiten corroborar el hecho que la marca PRINCESS nunca estuvo en uso respecto a vehículos y aparatos de locomoción acuática.

Mediante Resolución Nº 3876-2020/CSD-INDECOPI del 22 de diciembre de 2020, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la acción de nulidad iniciada por Princess Yachts Limited. Al respecto, la Comisión consideró lo siguiente: “(...) De las Partidas Registrales aportadas se advierte la inscripción de la constitución como persona jurídica de las empresas BABY KING CORPORATION S.A.C. y RECREO & BABY KING GROUP S.A.C. Asimismo, se aprecia que la emplazada CONDORI CONDORI, JELITZA OLGA ROCIO, de Perú, ha sido consignada como socia en ambas empresas. Sin perjuicio de ello, esta Comisión conviene en precisar que los alegatos formulados por la accionante (que se encuentran referidos a los hechos descritos en los medios probatorios aportados), no acreditan la existencia de alguna causa que comporte una conducta maliciosa a efectos de ser valorada en el presente análisis dado que cualquier persona ya sea natural o jurídica es libre de solicitar y tramitar el registro de una marca para desarrollar una actividad económica en el mercado, más aún si – en el caso particular- la parte emplazada al tiempo de la presentación de la solicitud, ya contaba con derechos previos que incluían la denominación cuestionada (PRINCESS). Ahora bien, en relación al alegato referido a la intención de la emplazada de eludir la responsabilidad de demostrar el uso de sus marcas a sabiendas que no se encuentran en uso con el fin de impedir a través de acciones legales el ingreso de nuevos agentes del mercado, no constituye un elemento de juicio que contribuya a demostrar que la emplazada haya pretendido provocar u ocasionar un daño injustificado a los legítimos intereses de la accionante, al solicitar y luego obtener el registro de la marca cuya nulidad materia de análisis. En efecto, dicho alegato constituye tan solo una apreciación de la parte accionante sobre la supuesta intención de la emplazada al pretender los registros de las marcas conformadas por la denominación PRINCESS. Al respecto, conviene señalar que el titular de un derecho marcario tiene el M-SPI-01/01

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derecho de solicitar variaciones de su marca y/o marcas ya registradas tanto en cuanto a la composición de sus elementos, así como el distingue de sus productos y/o servicios, sin que ello constituya per se una conducta maliciosa, hecho que incluso no ha sido acreditado en el presente caso. Ahora bien, respecto de los demás alegatos señalados por la accionante en cuanto a la supuesta intención por parte de la emplazada y de su representante legal de obtener beneficios económicos con montos excesivamente altos con motivo de negociaciones llevadas a cabo por ambas partes, y, sobre el supuesto perjuicio que estaría ocasionando a su empresa, por la difusión de noticias tendenciosas y carentes de veracidad, se determina que a partir de ellos no es posible establecer que la emplazada haya tenido una deliberada intención de obtener el presente registro en detrimento de la accionante, dado que no resultan idóneos para demostrar la supuesta conducta maliciosa de dicha parte. Finalmente, cabe precisar que, si bien la emplazada presentó medios probatorios con el objeto de desvirtuar los argumentos de la accionante, no resulta necesario pronunciarse en torno a las pruebas ofrecidas por ésta, puesto que la accionante no ha acreditado sus argumentos, y en tal sentido, tales pruebas sólo podrían abundar en un extremo ya resuelto por esta Comisión, en favor de la emplazada. En consecuencia, la accionante no ha presentado medios probatorios que contribuyan a determinar que ha existido una deliberada intención por parte de la emplazada de pretender la titularidad de un signo ajeno, a fin de obtener un beneficio en detrimento de la empresa accionante. Por lo expuesto, al no haberse acreditado la mala fe atribuida a la emplazada no se ha desvirtuado la presunción de buena fe que la ampara correspondiendo declarar infundada la acción de nulidad interpuesta por PRINCESS YACHTS LIMITED, de Estados Unidos de América”. Con fecha 28 de enero de 2021, la accionante Princess Yachts Limited interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente: - La Comisión de Signos Distintivos adoptó una posición conservadora a pesar de las evidencias que demuestran que la emplazada ha incurrido en M-SPI-01/01

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conductas de mala fe, las cuales se dieron usando tanto la marca que es materia de acción de nulidad como todo el portafolio completo de marcas de su titularidad que, entre otros productos, distinguen vehículos acuáticos, algunas de las cuales fueron canceladas por su empresa. La presente acción implica reconocer que el artículo 172 de la Decisión 486 regula la causal de nulidad de una marca por mala fe debido a la comisión de un acto de competencia desleal en el terreno marcario. Ello implica analizar los hechos con un punto de vista amplio e integral que busque proteger el sistema marcario y el interés de los consumidores. El ejercicio legítimo de solicitar y obtener nuevos registros debe estar conforme con el deber de buena fe, lo cual no ha ocurrido en el presente caso. Por el contrario, bajo el registro cuestionado la emplazada ha pretendido distorsionar el sistema marcario y crear una situación en la cual no tenga que probar el uso efectivo de todo su portafolio de marcas registradas PRINCESS, hecho que desnaturaliza el sistema marcario. Con el registro consecutivo por parte de la emplazada de marcas que incluyen la denominación PRINCESS, logra extender el plazo de 3 años en el que está obligada a demostrar el uso de cada una de ellas, por lo que se ha generado una barrera en el mercado, de modo que la emplazada no usa ni deja usar sus marcas. La emplazada está impidiendo a través de acciones legales el ingreso de nuevos agentes del mercado en rubros de negocios que son totalmente distintos al suyo (trademark troll). La emplazada ha usado el registro de sus marcas registradas para impedir que estas sean cuestionadas en procedimientos de cancelación y obtener beneficios económicos ilegítimos. Asimismo, la emplazada con ayuda de su abogado se encuentra publicando noticias legales carentes de veracidad. La emplazada vulnera el interés de su empresa de registrar su marca en el Perú, causándole el daño de no poder ofrecer y vender yates con su marca PRINCESS dentro del Perú.

Con fecha 11 de mayo de 2021, la emplazada absolvió el traslado de la apelación mostrando su conformidad con la resolución emitida por la Primera Instancia.

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II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si el registro de la marca PRINCESS (Certificado N° 278263) fue solicitado mediando mala fe. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que: a)

La emplazada, Jelitza Olga Rocío Condori Condori (Perú), es titular del registro de marca de producto constituida por la denominación PRINCESS que distingue vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 13 de febrero de 2019 con Certificado N° 278263, vigente hasta el 13 de febrero de 2029. Cabe precisar que dicho registro fue solicitado con fecha 12 de setiembre de 2018 y otorgado mediante Resolución N° 716-2019/CSD-INDECOPI de fecha 13 de febrero de 2019.

Asimismo, Jelitza Olga Rocío Condori Condori: ➢ Es titular de las siguientes marcas en la clase 12 de la Nomenclatura Oficial que contienen en su conformación el término PRINCESS:

Marca registrada

Certificado N°

Fecha de registro

Vigencia

Productos

1529742

25/05/2009

25/05/2029

Bicicletas, triciclos, andadores y coches.

Dicho registro fue obtenido por Baby King Corporation S.A.C., y posteriormente fue transferido a Jelitza Olga Rocío Condori Condori.

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1529753

25/05/2009

25/05/2029

1757254

13/05/2011

13/05/2031

Bicicletas, triciclos, andadores y coches.

Bicicletas, triciclos, andadores, coches.

➢ Fue titular de: -

La marca de producto constituida por la denominación PRINCESS, inscrita el 6 de marzo de 20085, con Certificado N° 136088 para distinguir bicicletas y triciclos de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial, vigente hasta el 6 de marzo de 2018, fecha en la que caducó al no haber sido renovada.

La marca de producto constituida por la denominación PRINCESS STORY y logotipo, conforme al modelo, inscrita el 19 de octubre de 2012, con Certificado N° 1926126, cuya vigencia era hasta el 19 de octubre de 2022, para distinguir vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; bicicletas, triciclos, coches, carritos, motocarros, motocicletas, asientos infantiles de seguridad de vehículos de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial.

Ver nota 2. Ver nota 2. 5 Ver nota 2. 6 Ver nota 2. 4

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Con fecha 6 de setiembre de 2019 (Expediente N° 816597-2019) Princess Yachts Limited solicitó su cancelación Dicho registro fue cancelado mediante Resolución N° 234-2020/CSDINDECOPI de fecha 17 de enero de 2020. -

La marca de producto constituida por la denominación PRINCESS STORY y logotipo, conforme al modelo, inscrita el 19 de octubre de 2012, con Certificado N° 1926137, cuya vigencia se otorgó hasta el 19 de octubre de 2022, para distinguir vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; bicicletas, triciclos, coches, carritos, motocarros, motocicletas, asientos infantiles de seguridad de vehículos, de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 6 de setiembre de 2019 (Expediente N° 816601-2019) Princess Yachts Limited solicitó su cancelación Dicho registro fue cancelado mediante Resolución N° 235-2020/CSDINDECOPI de fecha 17 de enero de 2020. -

7 8

La marca de producto constituida por la denominación PRINCESS STORY THE SNOW PRINCESS y logotipo, conforme al modelo, inscrita el 20 de junio de 2016, con Certificado N° 2380008, cuya vigencia se otorgó hasta el 20 de junio de 2026, para distinguir vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aéreo o acuático, bicicletas, triciclos, coches, carritos, motocarros,

Ver nota 2. Ver nota 2.

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motocicletas, asientos infantiles de seguridad de vehículos de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 6 de setiembre de 2019 (Expediente N° 816599-2019) Princess Yachts Limited solicitó su cancelación Dicho registro fue cancelado mediante Resolución N° 233-2020/CSDINDECOPI de fecha 17 de enero de 2020. -

La marca de producto constituida por la denominación PRINCESS STORY y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo, inscrita el 20 de junio de 2016, con Certificado N° 2379999, cuya vigencia se otorgó hasta el 20 de junio de 2026, para distinguir vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aéreo o acuático, bicicletas, triciclos, coches, carritos, motocarros, motocicletas, asientos infantiles de seguridad de vehículos de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 6 de setiembre de 2019 (Expediente N° 816600-2019) Princess Yachts Limited solicitó su cancelación. 9

Ver nota 2.

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Dicho registro fue cancelado mediante Resolución N° 237-2020/CSDINDECOPI de fecha 17 de enero de 2020. c)

Mediante Expediente N° 790254-2019, Jelitza Olga Rocío Condori Condori interpuso una denuncia de acción por infracción a los derechos de Propiedad Industrial contra PGO International S.A.C. en base a la marca PRINCESS STORY y logotipo (Certificado N° 152974). Mediante Resolución N° 3215-2019/CSD-INDECOPI de fecha 16 de julio de 2019, la Comisión de Signos Distintivos: - Declaró FUNDADA la denuncia por infracción de derechos de Propiedad Industrial interpuesta por Jelitza Olga Rocío Condori Condori contra PGO International S.A.C. - Sancionó a PGO International S.A.C. con una multa equivalente a 1 UIT. - Prohibió a PGO International S.A.C. el uso del signo infractor, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado para distinguir yates de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial. - Dispuso que PGO International S.A.C. asuma el pago de las costas y costos incurridos por Jelitza Olga Rocío Condori Condori con motivo del presente procedimiento. - Dispuso el COMISO DEFINITIVO de los productos incautados (material publicitario) con motivo del presente procedimiento La Comisión, entre otros aspectos, señaló lo siguiente: “(...) Respecto a las marcas inscritas con certificados Nº 192612, Nº 192613, Nº 237999 y Nº 238000 En el presente caso, el signo objeto de cuestionamiento distingue yates, de la clase 12 de la Clasificación Internacional. Por su parte, las marcas registradas distinguen vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; bicicletas, triciclos, coches, carritos, motocarros, motocicletas, asientos infantiles de seguridad de vehículos; de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

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Al respecto, se advierte que, los productos distinguidos con el signo objeto de cuestionamiento se encuentran comprendidos dentro de los vehículos; aparatos de locomoción acuática distinguidos con las marcas registradas. (...) -

Examen comparativo Realizado el examen comparativo entre los signos en conflicto, se advierte que los mismos están conformados por la denominación PRINCESS, lo que determina que la impresión que ambos signos suscitan en la mente del consumidor sea semejante. Cabe precisar que, si bien los signos en conflicto cuentan con elementos figurativos y cromáticos adicionales a la denominación antes referida, ello no resulta suficiente para desvirtuar la semejanza antes señalada, dado que el público consumidor asumirá válidamente que el signo objeto de cuestionamiento constituye una variación o una nueva presentación de las marcas base de la denuncia.

Conclusión

(...) b) Respecto a las marcas inscritas con certificados Nº 192612, Nº 192613, Nº 237999 y Nº 238000 Por lo expuesto, dada la identidad entre algunos de los productos a los que se refieren los signos en conflicto, así como las semejanzas existentes entre los mismos, la Comisión concluye que éstos resultan confundibles. Por las consideraciones señaladas, la denunciada ha infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante, configurándose los actos previstos en el artículo 155, literal d) de la Decisión 486; en

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consecuencia, corresponde declarar fundada la denuncia formulada por JELITZA OLGA ROCIO CONDORI CONDORI. (...)” Dicha Resolución fue apelada por PGO International S.A.C. cuestionando la sanción de multa que le fue impuesta. Mediante Resolución N° 257-2020/TPI-INDECOPI de fecha 13 de febrero de 2020, entre otros aspectos, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual confirmó la resolución emitida por la Primera Instancia en el extremo que sancionó a PGO International S.A.C. con una sanción de multa de 1 UIT. c)

Con fecha 4 de junio de 2021 (Expediente N° 904471-2021), Jelitza Olga Rocío Condori Condori ha solicitado el registro de la marca de producto constituida por la denominación PRINCESS y logotipo, conforme al modelo, para distinguir vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 2 de julio de 2021, Princess Yachts Limited formuló oposición a su registro. A la fecha dicho procedimiento se encuentra en trámite ante la Comisión de Signos Distintivos. 2. Nulidad del registro de una marca 2.1 Determinación de norma aplicable La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos por la ley. Siendo así, es importante para declarar la nulidad de un registro determinar la norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que la nulidad del registro M-SPI-01/01

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se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma vigente a la fecha de concesión de la marca. En tal sentido, aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normatividad vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 103 de nuestra Constitución10. Al momento de otorgarse el registro de la marca PRINCESS (Certificado N° 278263) se encontraban vigentes la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 1075. En consecuencia, la acción de nulidad del registro de dicha marca debe ser evaluada en base a las disposiciones contenidas en dichas normas. 2.2 Causales de nulidad El artículo 172 de la Decisión 486 establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. La acción de nulidad materia de análisis tiene como sustento el hecho de que el registro de la marca PRINCESS (Certificado N° 278263) fue solicitado mediando mala fe. 3. Respecto de la mala fe invocada 3.1 Derecho de prelación y buena fe El artículo 12 del Decreto Legislativo 1075 señala que la prelación en el derecho de propiedad industrial se determinará por el día y hora de presentación de la solicitud de registro. La prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se reconocerá tal prelación cuando quede demostrado lo contrario. 10 Artículo

103 de la Constitución.- Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece al reo.

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3.2 Concepto y naturaleza jurídica de la buena fe El derecho comparado y la doctrina nacional coinciden en considerar a la buena fe11 como un principio general del derecho, aunque también se utiliza el concepto para establecer un estándar jurídico o un modelo de conducta a seguir. En efecto, Torres Vásquez12 señala que los principios generales, entre ellos, la buena fe, fundamentan o sustentan todo el ordenamiento jurídico. Es, a su juicio, además, un principio general de integración: a falta de ley o de costumbres, los vacíos que presenta el ordenamiento jurídico se integran con los principios generales, entre los que figura la buena fe. De la Puente y Lavalle13 señala que la buena fe es considerada en forma consensual por la doctrina como un elemento de la vida que el derecho ha recibido dándole precisiones técnicas para transformarlo en un concepto jurídico. La buena fe no es una creación del legislador, que ha preestablecido su contenido; es la adaptación de un principio inherente a la conducta de los hombres, en la esfera más amplia de todas sus relaciones, que ha sido preciso regular para que sea susceptible de tener efectos jurídicos. Por su parte, Jiménez Vargas-Machuca14 señala que la buena fe, como principio general del derecho, constituye una vía de comunicación del derecho con la moral social y con la ética, lo cual supone la canalización del derecho hacia sus metas más elevadas. Agrega la autora nacional últimamente citada que si bien nuestro Código Civil es asistemático en su conceptualización – al considerarla un principio general interpretativo de los contratos y los actos jurídicos, mientras que, por otro lado, menciona que los contratos se rigen por “las reglas de la buena fe y común intención

12 13

La Real Academia Española define a la buena fe como el “criterio de conducta al que ha de adaptarse el comportamiento honesto de los sujetos de derecho”, mientras que a la mala fe la define como la “malicia o temeridad con que se hace algo o se posee o detenta algún bien”. Definiciones extraídas del Diccionario de la Lengua Española - Vigésima Segunda Edición, Real Academia Española en www.rae.es. Torres Vásquez, Aníbal. “Acto Jurídico”, Idemsa, Lima - Perú, 2001, pp. 426-427. Citado por Pérez Gallardo, Leonardo en: Código Civil Comentado, Editorial Gaceta Jurídica, Lima-Perú, p. 132. Jiménez Vargas-Machuca, Roxana, “La Unidad del principio general de la buena fe y su trascendencia en el Derecho moderno”. En: Contratación Privada, Jurista Editores, Lima - Perú 2002, pp. 85. Asimismo, señala que el concepto de la buena fe es generalmente asociado con la rectitud, honradez, buen proceder, buena intención, confianza en la verdad de un acto jurídico, ingenuidad, candor, inocencia, etc. teniendo siempre una connotación loable y sana, socialmente aceptable y deseable.

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de las partes” – la ubica como principio precisamente en la norma que establece la forma como debe interpretarse el acto jurídico15. Con relación a la propiedad intelectual, el Tribunal Andino ha señalado recientemente en el Proceso 12-IP-201516 lo siguiente: “La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el lograr algo con mala fe, vale decir con procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro. El obrar en sentido contrario, es decir, con mala fe es sancionado por el régimen jurídico, con la nulidad de la actuación que estuvo regida o alimentada por ella (…)". En el ámbito administrativo, el TUO de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) establece como uno de los principios en los que se sustenta el procedimiento administrativo (Artículo IV del Título Preliminar) al Principio de conducta procedimental (numeral 1.8), por el cual la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contraria a la buena fe procesal, lo que ha sido destacado por comentaristas nacionales y extranjeros17. 15 16 17

Ibidem, pp. 83-84. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2602 del 12 de octubre de 2015, p. 11. Allan R. Brewer-Carías en su obra “Principios del Procedimiento Administrativo en América Latina” (Ed. Legis, Colombia 2003) señala que la presunción de licitud o inocencia y el principio de la buena fe del interesado se encuentra recogido en la ley peruana en el numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar (pp. 149-151). Asimismo, Juan Carlos Morón Urbina en sus “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General” (Ed. Gaceta Jurídica, Lima - Perú 2003) precisa que con el acogimiento de la buena fe en la actuación administrativa, el ordenamiento busca la protección a la confianza de la apariencia generada en la otra parte por su propia conducta, al haber generado la confianza razonable o legítima de que no ejercitará dicha facultad o de que la ejercitará de otro modo. Agrega que la buena fe o la confianza legítima, como es

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3.3 Clasificación de la buena fe Aunque el principio de buena fe goza del atributo de unidad, la doctrina ha establecido una clasificación entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva. Esta clasificación responde, en buena cuenta, a las dos formas en que se manifiesta el derecho: como normativa o como facultad18. Así, la buena fe objetiva se vincula con el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas normativamente, mientras que la buena fe subjetiva está asociada con la intencionalidad del agente, en la creencia o ignorancia en la que éste pueda actuar para no dañar un interés ajeno tutelado por el derecho. Se admite asimismo que el legislador pueda establecer un marco de tratamiento del principio de la buena fe en sentido negativo estableciéndose conductas típicas que no son aceptadas en el tráfico mercantil, porque se considera que atentan contra su funcionamiento y el desenvolvimiento de la competencia en el mercado. La primacía del orden público sobre el principio de la buena fe subjetiva se encuentra reflejada en las normas legales sobre la materia19. Esta disposición ha excluido expresamente de su ámbito la aplicación del artículo 2014 del Código Civil20.

conocido este principio en otros ordenamientos, impone el deber de coherencia en el comportamiento propio de las autoridades, los administrados, los representantes y abogados (p. 37). 18 Cfr. José Luis de los Mozos. El Principio de la buena fe. Editorial Bosch, Barcelona 1965, p. 39. 19 La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, hayan surtido los efectos previstos en la presente Ley. Sin enervar la responsabilidad por daños y perjuicios a que hubiera lugar cuando el titular del registro hubiese actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará: a. A las resoluciones sobre infracción de derechos de propiedad industrial que hubiesen quedado consentidas y hubiesen sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad; y, b. A los contratos de licencia existentes antes de la declaración de nulidad en cuanto hayan sido ejecutados con anterioridad a la misma. No es de aplicación en los casos de nulidad de un registro lo dispuesto por el Artículo 2014 del Código Civil. 20 Artículo 2014.- El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos. M-SPI-01/01

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4. El papel de la buena fe en el sistema competitivo de mercado 4.1 Consideraciones generales La buena fe constituye un principio de observancia general para cualquier relación jurídica. Sin embargo, en el campo del derecho industrial, se manifiesta con un mayor grado de exigencia. Consecuentemente, la actuación de la Administración se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que reclama el tráfico mercantil, relacionándolo con el fenómeno de la competencia económica y las ramas del derecho que giran dentro de ese entorno, como sucede con el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia. Aplicando lo anterior al contexto que nos ocupa, los signos distintivos constituyen el elemento identificador de los productos y servicios existentes en el mercado, que contribuyen de manera significativa a reconocer el origen empresarial que responde por ellos. En tal sentido, debe asegurarse su transparencia en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí sino fundamentalmente de los consumidores y/o usuarios que son los últimos beneficiarios de dichos bienes y servicios. En atención a lo anterior, el empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquellas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, definir su origen propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro de un nuevo signo. Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de solicitar su registro. El comportamiento desleal o de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un principio tan fundamental como es el de la seguridad del tráfico jurídico, cuya consecuencia ineludible debe ser – dependiendo en el momento en el que se produzca – alguna de las siguientes: desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro; denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 48621; o sancionar con nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo. 21

Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…)

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En el campo de la propiedad industrial no cabe duda de la supremacía del principio de la buena fe subjetiva, puesto que la materia de regulación tiene por objeto conservar la transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de los competidores como los de los consumidores. Es por ello que la Decisión 486 restringe el acceso de determinados signos al registro a través del establecimiento de prohibiciones absolutas y relativas. Pero también es verdad que regulan en forma objetiva qué tipo de conductas representan actos de mala fe porque atentan contra el desenvolvimiento de la competencia y la transparencia del mercado a través de la actividad deshonesta y desleal en las prácticas comerciales. 4.2 La mala fe en la etapa pre y post registral En nuestra legislación vigente en materia de propiedad industrial, el principio de la buena fe objetiva se encuentra presente en la etapa pre y post registral. (i)

En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486, según la cual se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero 22. En estos casos, la Autoridad denegará el registro de un signo solicitado. El supuesto antes descrito no es el único caso de mala fe que puede presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo; para los demás supuestos deberá tenerse en consideración que, al no haber una causal de prohibición, no es posible denegar de oficio o a pedido de parte el registro de un signo basado en tales supuestos. Ello resulta aún más relevante si, durante la etapa pre-registral, la actuación de la Administración ha de orientarse especialmente hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; (…)”. 22 Dicho supuesto estaba expresamente contemplado en el artículo 113 de la derogada Decisión 344 como un supuesto de mala fe. M-SPI-01/01

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Ante ello, debe tenerse en consideración que, al haber impuesto la norma legal aplicable en la materia, la carga en la administración de no reconocer la prelación del solicitante cuando quede demostrado que obró sin buena fe y al haber relacionado dicha consecuencia con un derecho (derecho de prelación) cuya vigencia natural es pre-registral, la consecuencia lógica es la de reconocer a los actos de mala fe no contemplados expresamente en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 como causal de prohibición relativa al registro, cuya aplicación procederá en forma análoga al procedimiento de nulidad. (ii)

En relación con la etapa post-registral, el artículo 172 de la Decisión 486 establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona la nulidad relativa de un registro de marca cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Cabe indicar que la Decisión 486 no describe – ni siquiera a título de ejemplo, como sí lo hacía la Decisión 34423 – qué conductas constituyen actos de mala fe por ser reprobables objetivamente, ya que son contrarias a la seguridad jurídica y representan un obstáculo para el desenvolvimiento de la competencia.

Debido a que la noción de mala fe constituye un concepto general, cuyo contenido está representado por una gran diversidad de situaciones que deberán ser analizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto, la enumeración de los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe no puede ser establecida taxativamente. Frente a esta complejidad de situaciones, conviene mencionar, en términos generales, siguiendo lo establecido en el derecho comparado24, que incurre en mala fe quien – en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro – tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor. 23

El artículo 113 literal c) de la Decisión 344 establecía lo siguiente: La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de partes interesadas, cuando: (...) c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. 2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. 24 Por ejemplo, la jurisprudencia alemana ha establecido que la figura jurídica general del abuso del derecho es aplicable también al derecho de marcas cuando se está ante el supuesto de una solicitud de registro de marca presentada de mala fe. Cfr. Fezer, Markenrecht, 2da. Edición, Munich 1999, pp. 1367 y ss. M-SPI-01/01

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En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en el Proceso 12-IP-201525 que: “(...) para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. La injusticia e ilegalidad del perjuicio resulta de la mayor importancia, pues bajo determinadas circunstancias el ordenamiento tolera la causación de un daño, v. gr. en punto de la competencia económica es natural que cuando un agente del mercado logra conquistar a un cliente, ello implique un perjuicio para los competidores (que ya no contarán con ese cliente), pero el mencionado perjuicio está permitido, y hasta se tutela a quien lo produce, en cuanto no se hayan utilizado medios desleales”. Asimismo, el mencionado Tribunal Andino señala que: “(...) se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intención de causar daño alguno, o de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”. 5. Aplicación al caso concreto Princess Yachts Limited señaló que Jelitza Olga Rocío Condori Condori ha solicitado el registro de la marca PRINCESS (Certificado N° 278263) con la finalidad de eludir las consecuencias negativas del no uso de su portafolio de marcas evitando asimismo el ingreso de nuevas empresas al mercado como la suya. A fin de acreditar sus argumentos, Princess Yachts Limited presentó los siguientes medios probatorios:

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2602 del 12 de octubre de 2015, p. 5.

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Copia de la Partida Registral de la empresa Baby King Corporation S.A.C. en la que se advierte que su objeto social está relacionado, entre otras actividades, a la compra, venta e importación de artículos para bebes y niños, coches, andadores, triciclos y bicicletas, siendo sus accionistas Jorge Ccama Amonez y Roberto Condori Condori26.

Copia de la Partida Registral de la empresa Recreo & Baby King Group S.A.C., la cual fue constituida el día 21 de diciembre de 2012 por Rocío Tiffany Ccama Condodi y Jaime Ticona Condori, siendo que su objeto social está relacionado, entre otras actividades, a la compra, venta e importación de artículos para bebes y niños, coches, andadores, triciclos y bicicletas y cuya Gerenta General es Jelitza Olga Rocío Condori Condori.

Copia la Resolución N° 3215-2019/CSD-INDECOPI de fecha 16 de julio de 2019 emitida en el Expediente N° 790254-2019 y su respectiva cédula de notificación dirigida a PGO International S.A.C. En dicho procedimiento se tramitó la denuncia por infracción formulada por Jelitza Olga Rocío Condori Condori en base a sus marcas, inscritas con Certificados Nº 152974, Nº 152975, Nº 175725, Nº 192612, Nº 192613, Nº 237999 y Nº 238000, contra PGO International S.A.C. por la comercialización de vehículos acuáticos identificados con la denominación PRINCESS y/o PRINCESS y logotipo. Al respecto, la Comisión de Signos Distintivos: - Declaró FUNDADA la denuncia por infracción de derechos de Propiedad Industrial interpuesta por Jelitza Olga Rocío Condori Condori contra PGO International S.A.C. - Sancionó a PGO International S.A.C. con una multa equivalente a 1 UIT. - Prohibió a PGO International S.A.C. el uso del signo infractor, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado para distinguir yates de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial.

Según la información obtenida de la página de la SUNAT https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-tiitmrconsruc/jcrS00Alias, dicha empresa inició sus actividades el 14 de febrero de 2005.

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Dispuso que PGO International S.A.C. asuma el pago de las costas y costos incurridos por Jelitza Olga Rocío Condori Condori con motivo del presente procedimiento.

Copia la Resolución N° 716-2019/CSD-INDECOPI de fecha 13 de febrero de 2019 emitida en el Expediente N° 766072-2018 y su respectiva cédula de notificación dirigida a Princess Yachts Limited. En dicho procedimiento se tramitó la solicitud de registro de la marca PRINCESS para distinguir productos de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial contra la que Princess Yachts Limited formuló oposición señalando, entre otros aspectos, ser titular de: - Las marcas PRINCESS y PRINCESS y logotipo, las cuales son notoriamente conocidas. - El nombre comercial PRINCESS. Asimismo, solicitó la aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington. Al respecto, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la oposición formulada por Princess Yachts Limited y dispuso otorgar el registro del signo solicitado. Dicha marca fue inscrita bajo Certificado N° 278263 y está siendo cuestionada en el presente procedimiento.

Copia de la notificación de fecha 5 de agosto de 2019 de la resolución de archivo definitivo expedida por la Segunda Fiscalía especializada en delitos aduaneros y contra la propiedad intelectual - Ministerio Público y dirigida a Jorge Pedro Gonzales Orbegoso Martinto. En dicho documento se señala lo siguiente: “(...) NO HA LUGAR A APERTURAR INVESTIGACIÓN PRELIMINAR contra Jorge Pedro Gonzales Orbegoso Martinto, gerente general de la empresa PGO International S.A.C., por la presunta comisión del delito CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL – CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en agravio del titular de la marca PRINCESS, ordenándose el archivo de los actuados”

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Correos electrónicos de fechas 2 de agosto, 11, 15 y 23 de octubre, 25 de noviembre y 5 de diciembre de 2019, enviados por Gonzalo Ramírez y dirigidos a Julio Castro García a la dirección electrónica info@patentes.com.pe y Estudio Castro García, con el asunto “PERÚ – Propuesta de negociación”. En ellos se hace referencia a las negociaciones llevadas a cabo entre los representantes legales de Princess Yachts Limited y de la denunciada, a fin de que ésta última autorice el uso de la denominación PRINCESS. Dichas negociaciones no llegaron a término, ya que las partes no se pusieron de acuerdo respecto a la contraprestación económica.

Carta de fecha 24 de enero de 2020 redactada por Julio Castro García (Estudio Castro García Abogados), en representación de la denunciada, y remitida a Juan Pablo Terrizano con la referencia: “PERÚ-Propuesta de negociación con la Sra. Condori”. En dicho documento, entre otros aspectos, se señala lo siguiente:

Correos electrónicos de fechas 27 y 28 de noviembre de 2019 y 23 de enero de 2020 enviados por Gonzalo Ramírez a las direcciones electrónicas: - legispevirtual@gmail.com - legis.pe@gmail.com - lpredaccionderecho@gmail.com.

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En ellos el abogado de Princess Yachts Limited solicita al editor de www.legis.pe se rectifique sobre las presuntas afirmaciones tendenciosas e imprecisas contenidas en sus artículos respecto a los procedimientos que ha seguido por su empresa con Jelitza Olga Rocío Condori Condori ante el Indecopi. 9.

Capturas de pantalla de artículos titulados: - Estudio Castro García Abogados gana caso en Indecopi.

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Indecopi y Aduanas prohíben ingreso de yates de lujo Princess.

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Indecopi prohíbe ingreso de yates de lujo Princess.

10. Impresión de los artículos publicados a través de los siguientes enlaces: - https://legis.pe/estudio-castro-garcia-abogados-gana-caso-enindecopi/ que contiene artículo “Indecopi prohíbe ingreso de yates de lujo Princess”. - https://legis.pe/estudio-castro-garcia-abogados-gana-caso-enindecopi/ que contiene artículo “Aduanas dispone medidas de frontera y no permitirá ingreso de yates de lujo Princess de Yachts limited de Reino Unido”. 11. Copia del Acta de conciliación por inasistencia de una de las partes de fecha 26 de enero de 2020 elaborada por el centro de conciliación Armonía & Legalidad en la que se deja constancia de: - La inasistencia de Jelitza Olga Rocío Condori Condori a la totalidad de las sesiones convocadas. - La asistencia de la empresa invitada PGO International S.A.C. Resulta importante precisar que dicha conciliación fue solicitada en su momento por Jelitza Olga Rocío Condori Condori. Por su parte, la emplazada, Jelitza Olga Rocío Condori Condori, presentó los siguientes medios probatorios: M-SPI-01/01

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Impresión de la DUA N° 118-2018-10-491734-01-1-00 de fecha 10 de diciembre de 2018 correspondiente a la importación efectuada por la empresa Recreo & Baby King Group de bicicletas para niños, entre otros productos. DUA N° 118-2017-10-196865-01-1-00 de fecha 12 de diciembre de 2017 correspondiente a la importación efectuada por la empresa Recreo & Baby King Group de, entre otros productos, bicicletas para niños. DUA N° 118-2019-10-115819-01-0-00 de fecha 19 de marzo de 2019 correspondiente a la importación efectuada por la empresa Recreo & Baby King Group de, entre otros productos, bicicletas para niños.

Previamente al análisis de los medios probatorios presentados por la accionante, resulta necesario señalar que a fin de determinar si el registro de la marca PRINCESS fue solicitado mediando mala fe, no se tomará en cuenta los medios probatorios que sean de fecha posterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro (12 de setiembre de 2018) o que no cuenten con fecha cierta. En ese sentido, no serán tomados en consideración: - Los medios probatorios detallados en los puntos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 11 al haber sido emitidos con posterioridad al 12 de setiembre de 2018. - Las capturas de pantalla detalladas en el punto 9 al no presentar fecha cierta. - Las impresiones de los enlaces detallados en el punto 10, los que si bien no tienen fecha cierta hacen referencia a resoluciones emitidas por el Indecopi con posterioridad al 12 de setiembre de 2018. - Las DUAs N° 118-2018-10-491734-01-1-00 y N° 118-2019-10-115819-01-000 al ser de fechas posteriores al 12 de setiembre de 2018. Del análisis de los demás medios probatorios se advierte que: - La copia de la partida registral del punto 1 corresponde a una empresa ajena al presente procedimiento. - La copia de la partida registral del punto 2 acredita únicamente que la emplazada es la Gerenta General de la empresa Recreo & Baby King Group S.A.C. - La DUA N° 118-2017-10-196865-01-1-00 de fecha 12 de diciembre de 2017 acredita la importación por parte de la empresa Recreo & Baby King Group

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S.A.C. (tercera ajena al presente procedimiento) de bicicletas para niños identificadas con la denominación RECREO. Del Informe de Antecedentes es posible verificar que al momento en que la marca objeto de la presente acción de nulidad fue solicitada, ninguna de las marcas registradas a favor de la emplazada (que contienen en su conformación la denominación PRINCESS) habían sido objeto de procedimientos de cancelación.

Adicionalmente a los medios probatorios presentados, la accionante ha afirmado: - Ser titular de la marca PRINCESS en México, Uruguay y Estados Unidos de América, hecho que acredita únicamente su interés por proteger sus signos distintivos en dichos países. - Que la emplazada busca eludir su responsabilidad de acreditar el uso de sus marcas PRINCESS, registrando en la clase 12 diversas variaciones de ella. El presente procedimiento, no resulta ser la vía pertinente para analizar el efectivo uso en el mercado de la marca objeto de acción ni de las demás marcas registradas a favor de la emplazada. Por las razones expuestas, la Sala concluye que no existen elementos probatorios que determinen que la marca materia de nulidad fue solicitada mediando mala fe, por lo que corresponde confirmar la resolución impugnada. 6. Procedencia de la acción de nulidad En virtud de las consideraciones expuestas, se concluye que la marca de producto constituida por la denominación PRINCESS (Certificado N° 278263) registrada a favor de Jelitza Olga Rocío Condori Condori, no se encuentra incursa en el supuesto contenido en el artículo 172 de la Decisión 486. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Princess Yachts Limited.

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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Sala Especializada en Propiedad Intelectual RESOLUCIÓN N° 0972-2021/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 838125-2020/DSD

Segundo.- CONFIRMAR la Resolución Nº 3876-2020/CSD-INDECOPI del 22 de diciembre de 2020 declaró INFUNDADA la acción de nulidad iniciada por Princess Yachts Limited contra el registro de la marca de producto PRINCESS (Certificado N° 278263). Con la intervención de los Vocales: Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, Fernando Raventós Marcos, Virginia María Rosasco Dulanto, Sylvia Teresa Bazán Leigh y Gonzalo Ferrero Diez Canseco Firmado digitalmente por GAVELAN DIAZ Carmen Jacqueline FAU 20133840533 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 16.08.2021 23:01:01 -05:00

CARMEN JACQUELINE GAVELAN DÍAZ Presidenta de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual /pa.

M-SPI-01/01

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