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DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS Cllle 11 ProSI 111' Sin B•~·
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
Señor(es): PT. Megasurya MAS
Domicilio: Casilla Nº 08 Del lndecopi - SAN BORJA
En el expediente Nº 768977-2018 Por la presente, se notifica la Resolución Nº 1256-2019/CSD-I NDECOPI
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Lo que notifico a Ud., conforme a Ley 1 .
Lima , 5 de abril de 2019
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Adj.: Resolución
Constancia de recepción
Apellidos y Nombres: ......................... .. ........... ...................................................... . Fecha: ......................................... ......... Hora de recepción: ....... .................. . ........... . DNI o C. Extr. Nº:... ...... ...... .... ...... ... ...... ......... ........ ... ................................................. . Firma y/o sello: ............ ........ ........................................ .......................... ............... . Vínculo con el destinatario: ............................. . ......... ............ ................................ .
1 Cabe precisar que contra la resolución mencionada procede recurso de reconsideración o apelación, según corresponda, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del d ía siguiente de notificada la presente, de conformidad con los artículos 131 y 132 del Decreto Legislativo Nº 1075. La resolución que se notifica surte efectos el día de su notificación y no agota la vía administrativa.
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. Presidencia del Consejo de Ministros
INDECOPI
DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS RESOLUCIÓN Nº 1256-2019/CSD-INDECOPI
EXPEDIENTE
: 768977-2018
ACCIONANTE
: PT. Megasurya MAS
EMPLAZADA
: HUAMAN AQUIPUCHO YOLANDA
MATERIA
: NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO
Lima, 13 de marzo de 2019
1. ANTECEDENTES Con fecha 03 de octubre de 2018, PT. Megasurya MAS, de Indonesia, solicitó la nulidad del registro de la marca de producto HARMONY y logotipo, inscrita con certificado N° 189647, que distingue productos de la clase 03 de la Clasificación Internacional, a favor de HUAMAN AQUIPUCHO YOLANDA, de Perú. La accionante, sustentó su solicitud de nulidad en los siguientes argumentos: La marca objeto de nulidad se ha registrado en contravención del artículo 135 incisos e}, i) y p) de la Decisión 486. Así, como también en los artículos 136 inciso a) y 137 de la Decisión 486, y la mala fe . Siendo que la marca objeto de nulidad fue solicitada para registro el 03 de marzo de 2008 a favor de Julio César Zambrano De la Peña, y posteriormente transferida a la actual titular. La empresa accionante es una empresa fabricante de jabones y artículos de limpieza personal fundada en el año 1993, la cual exporta sus productos a más de 132 países. Entre los productos de la empresa accionante destacan los jabones de baño HARMONY, marca que es notoriamente reconocida nivel mundial por su calidad y variedad de fragancias. El jabón de baño HARMONY viene siendo importado a Perú por distintas empresas desde hace más de 20 años. Prueba de ello, es la Resolución No 2543-201 OfTPlINDECOPI, de fecha 11 de diciembre de 201 O, recaída en el expediente Nº 3881182009, correspondiente a la denuncia por infracción interpuesta por GRUPO EMPRESARIAL ATLANTIC S.A.C. contra el importador ANISAL CUBAS CABALLERO, quien señaló que los jabones Harmony FUERON COMPRADOS EN Panamá a la empresa Crown Royal Trading Corp. Y que son fabricados por PT Megasurya Mas.
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" Presidencia del Consejo de Ministros
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La marca HARMONY se encuentra registrada en Colombia y Estados Unidos de América. Siendo la marca objeto de nulidad gráfica y fonéticamente semejante con su marca registrada HARMONY. La marca objeto de nulidad fue obtenida de mala fe y con el ánimo de perpetrar actos de competencia desleal. Adjuntó medios probatorios. Amparó la acción de nulidad en base a los artículos 135 incisos e), i) y p), 136 incisos a) y h), 137, 172 y 173 de la Decisión 486. Mediante escrito de fecha 14 de diciembre de 2018, HUAMAN AQUIPUCHO YOLANDA, de Perú, al absolver el traslado de la nulidad interpuesta manifestó lo siguiente: No corresponde realizar un nuevo examen de registrabilidad de la marca HARMONY y logotipo (certificado Nº 189647) más aún cuando la accionante no cuenta con derechos registrados en Perú ni ha probado la condición de notoria de la marca alegada. La carga de la prueba corresponde a quien alega los hechos, siendo que en la página web de la empresa accionante figura que ha sido creada recién en el 2009, y la marca objeto de nulidad fue solicitada para registro el 06 de marzo de 2008, y además resulta ser una marca derivada de la marca con certificado Nº 72033, tramitada en el año 2001 . Ha realizado la búsqueda en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia de la marca HARMONY, clase 03, la cual se encuentra reg istrada con certificado Nº 445589 desde el 18 de abril de 2012, por lo que, la marca objeto de nulidad fue solicitada con anterioridad en Perú a la marca reg istrada en Colombia a favor de la accionante. La accionante señaló que es titular de la marca HARMONY en la clase 03, en Estados Unidos de América, siendo que la fecha de solicitud fue el 29 de octubre de 2013 y la situación actual es "no registrada". No se ha probado la mala fe, puesto que la marca objeto de nulidad ha sido solicitada y registrada con anterioridad al registro y solicitud de la marca de la accionante en Colombia y Estados Unidos de América . La nulidad debe de ser declarada improcedente conforme a lo establecido en el artículo 172 de la Decisión 486. La marca objeto de nulidad no se encuentra incursa en ningún supuesto de nulidad de los artículos 134 y 135 de la Decisión 486. La marca HARMONY y logotipo (certificado Nª 189647) tampoco ha vulnerado los incisos que conforman el artículo 136 de la Decisión 486, habiéndose vencido el plazo de los 5 años desde su fecha de otorgamiento. La marca HARMONY, objeto de nulidad, no fue solicitada mediando mala fe. La nulidad interpuesta es forzada .
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2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN
La Com isión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar lo siguiente: (i) (ii)
Si la presente acción de nulidad resulta procedente. De ser el caso, si al momento de otorgarse el registro de la marca de producto HARMONY y logotipo, inscrita con certificado Nº 72033, se contravino lo dispuesto en las normas vigentes al momento de su otorgamiento.
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 3.1 . Cuestiones previas
• Invocación de supuestos de competencia desleal como fundamentos de la nulidad Entre los fundamentos de la nulidad interpuesta en el presente procedimiento, la accionante citó el artículo 137 de la Decisión 486 y señaló que el registro de la marca cuya nulidad se pretende fue solicitado a efectos de perpetrar, consolidar y facilitar actos de competencia desleal. Al respecto, cabe precisar que los supuestos de competencia desleal no constituyen causales de nulidad del registro de una marca, las cuales se encuentran debidamente establecidas por el artículo 172 de la Decisión 486. Sin embargo, se advierte que la Decisión 486 contempla la mala fe como una causal para decretar la nulidad de una marca, así, teniendo en cuenta que toda conducta desleal importa en definitiva un acto de mala fe de parte de quien incurre en ella, la alegada conducta desleal de la emplazada corresponde ser incluida dentro del análisis de la mala fe invocada por la accionante. •
Respecto a la temeridad invocada por la emplazada
La emplazada alegó que la accionante ha presentado la nulidad de manera forzada . Al respecto, se debe dejar constancia que la sanción por temeridad, únicamente se circunscribe a la presentación de oposiciones temerarias dentro de un proced imiento de solicitud de registro de marca; siendo que la norma no prevé la figura de temeridad en las acciones de nulidad de registro, como en el presente caso . 3.2. Informe de antecedentes
Del informe de antecedentes que obra en autos, se ha verificado que HUAMAN AQUIPUCHO YOLANDA, de Perú 1 , es titular de la marca de producto constituida por el
1
Cabe señalar que inicialmente la marca fue otorgada a favor de ZAMBRANO DE LA PEÑA, JULIO CESAR, de Perú. Luego mediante Resolución N° 18116-2015/DSD-INDECOPI, de fecha 29 de diciembre de 2015, recaía en el expediente N° 632712A-2015, se transfirió la referida marca a favor de la actual titular HUAMAN AQUIPUCHO YOLANDA, de Perú. Página 3 de 15 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
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logotipo conformado por la denominación HARMONY y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:
y Inscrita el 08 de junio de 2012, con certificado Nº 189647, vigente hasta el 08 de junio de 2022, que distingue preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); papel y piedra para pulir; cera; lejía; jabones; champús; reacondicionador; fijador para el . cabello; detergentes; crema lava vajilla; dentífricos que no sean con fines medicinales; perfumería; aceites esenciales; cosméticos; lociones para el cabello; crema nutritiva, humectante, de limpieza; tintes para cabellos; mascarilla astringente y protector solar, de la clase 03 de la Clasificación Internacional. Cabe señalar que dicha marca fue solicitada el 03 de marzo de 2008, mediante expediente Nº 346367-2008.
3.3.
Determinación de la norma aplicable
La declaración de nulidad tiene efectos retroactivos, es decir, implica que el registro de una marca nunca fue válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido los efectos previstos por ley.2 Dado el carácter retroactivo de la nulidad, resulta necesario determinar la normatividad que se encontraba vigente al momento de la concesión del registro cuestionado , ya que será en base a dichas disposiciones que se evaluará la validez del registro . En efecto, la nulidad implica un acto que se considera inválido por haber incurrido en un vicio vigente al momento de su nacimiento, de conformidad con las normas vigentes en dicho momento. Es por ello que aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad, no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normativa vigente al momento de su concesión , ya que lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactiva mente, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 103 de nuestra Constitución. En el presente caso, al momento de otorgarse el registro de la marca HARMONY y logotipo, inscrita con certificado Nº 189647, (concedido en virtud de la Resolución Nº 8966-2012/DSD-INDECOPI , de fecha 08 de junio de 2012), se encontraban vigentes el Decreto Legislativo Nº 1075 y la Decisión 486 (esta última norma actualmente vigente) , por lo que el análisis respecto a la validez del registro de la referida marca debe ser realizado a la luz de dichas disposiciones. 2
BOTANA AGRA, Manuel. "Panorámica de la Ley 32/1998 Española de Marcas", en Revista AD/ Nº 13, 1989-90, p. 28. Página 4 de 15 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 · Perú /Telf: 224 7800 e·mail: consultas@indecopi.gob.pe I Web: www.indecopi.gob.pe
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En cuanto a la parte procedimental, cabe señalar que la norma aplicable es la Decisión 486, concordante en lo pertinente con el Decreto Legislativo Nº 10753 .
3.4.
Análisis de la causal de nulidad
El primer párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un reg istro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. Por su parte, el segundo párrafo del citado artículo establece que la autoridad nacional competente decretará, de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención a lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe . Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. De la revisión de los argumentos expuestos, se advierte que la acción de nulidad iniciada por PT. Megasurya MAS, de Indonesia, se sustenta en que el registro de la marca HARMONY y logotipo se encontraba incurso al momento de su otorgamiento en las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 135 literales e), i) y p) y 136 incisos a) y h) de la Decisión 486. Adicionalmente, la accionante sustentó su acción en que el registro de la marca objeto de nulidad fue obtenido mediando mala fe . Teniendo en cuenta lo anterior, corresponde determinar si resulta atendible el argumento de la accionante.
3.5. Procedencia de la acción de nulidad La emplazada señaló que la nulidad debe ser declarada improcedente, en virtud a lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486. Asimismo, ha manifestado que la marca HARMONY y logotipo (certificado Nº 189647) no ha vulnerado los incisos que conforman el artículo 136 de la Decisión 486, habiéndose vencido el plazo de los 5 años desde su fecha de otorgamiento. Al respecto, esta Com isión debe precisar lo siguiente:
l.
Conforme se ha señalado precedentemente la norma aplicable en la parte procedimental es la Decisión 486. Esta norma establece en su artículo 172 que la acción de nulidad relativa prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. En efecto, el segundo párrafo del artículo referido, dispone que: La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
3 De conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1075.
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111. IV.
V.
Presidencia del Consejo de Ministros
INDECOPI
En el presente caso, PT. Megasurya MAS, de Indonesia ha interpuesto una acción de nulidad relativa , basada en un eventual riesgo de confusión entre la marca objeto de nulidad HARMONY y logotipo, inscrita con certificado Nº 189647 y las marcas HARMONY de su propiedad. y la mala fe con que actúo el emplazado. Cabe precisar que no señaló los datos de registro de las marcas afectadas. La marca HARMONY y logotipo, inscrita con certificado Nº 189647 fue otorgada cuando se encontraba vigente la Decisión 486 y el Decreto Legislativo Nº 1075. Teniendo en cuenta lo anterior, el plazo para la prescripción de acciones de nulidad relativas y la mala fe contra el registro de la marca HARMONY y logotipo debe computarse a partir de la fecha de concesión de dicho registro, esto es, 08 de junio de 2012. En ese sentido, el plazo de cinco años venció el 08 de junio de 2017. En el presente caso , se advierte que la presente acción de nulidad ha sido interpuesta el 03 de octubre de 2018, es decir, cuando el plazo para interponer la acción, ya se encuentra prescrito.
Cabe precisarse que los fundamentos de la nulidad basados en el artículo 136 incisos a) y h), así como la mala fe, forman parte de los supuestos de las nulidades relativas, siendo que la emplazada ha deducido que la acción prescribió, dado que han pasado más de cinco años desde la fecha de concesión del registro en cuestión , corresponde considerarse dentro de este punto a los referidos fundamentos de la nulidad. En ese sentido, conforme a lo expuesto, dado que el plazo para interponer la presente acción de nulidad ha prescrito, corresponde declararla improcedente en este extremo.
3.6.
Requisitos de registrabilidad y prohibiciones de registro
En el caso concreto, la accionante señaló que la marca objeto de nulidad se ha registrado en contravención del artículo 135 incisos e), i) y p) de la Decisión 486. 3.6.1. Requisitos de reqistrabilidad y prohibiciones de registro El artículo 134 de la Decisión 486 establece que se entenderá por marca todo "( ... ) signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado". Añade que "( ... ) podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica( ... )". Es decir, que conforme a la normativa andina , cualquier elemento distintivo , y en consecuencia perceptible, puede ser considerado como marca, siempre que esté en aptitud de cumplir la función principal de esta figura , que es la función identificadora. De este modo, la Decisión 486, incluye una amplia gama de elementos susceptibles de ser registrados como marca, señalando de forma enunciativa , ejemplos de tales signos. En el mismo sentido, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena , establece que "la marca es el medio o el modo externo y necesario del que se valen los empresarios para asignar a sus servicios y productos un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una Página 6 de 15 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú I Telt: 224 7800 e-mail: consultas@indecopl.gob.pe I Web: www.indecopi.gob.pe
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asociación directa entre la marca como signo externo de diferenciación y los productos como objeto de protección de la marca".4
Así , la marca tiene como función esencial el distinguir los productos o servicios de un competidor de los demás productos o servicios que se ofrecen en el mercado. Ese carácter distintivo del signo perm ite al empresario individualizar sus productos o servicios para así participar en el mercado y, por otro lado, permite al consumidor identificar el origen, procedencia y calidad del producto o servicio que desea adquirir o contratar, sin verse expuesto a confusión o engaño. Cabe señalar, sin embargo, que para efectos de determinar la aptitud distintiva de un signo deberán relacionarse sus características constitutivas inherentes con los productos o servicios que en concreto dicho signo pretende distinguir. Así, si el signo solicitado es capaz de diferenciar los productos o servicios que pretende distinguir, de _ aquellos que producen, comercializan o prestan los competidores, entonces ostentará la distintividad que le permitirá acceder a la protección registra! como marca. Es al relacionar los signos con los productos o servicios que pretenden distinguir que se revelará su aptitud distintiva o su incapacidad para diferenciar unos productos o servicios de otros. Por ello, por ejemplo, un signo que resu lte ser usual, genérico o descriptivo, respecto de los productos o servicios que pretende distinguir, no podrá constituirse como marca al carecer de esa aptitud esencial de ser el medio instrumental diferenciador de los productos o servicios ofertados en el mercado. 3.6.2. Signos descriptivos El artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 regula con ciertas modificaciones la prohibición que se encontraba contenida en el artículo 82 inciso d) de la Decisión 3445 , al señalar que "no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos". Dicha norma enumera las principales características sobre las que pueden informar las denominaciones descriptivas, tales como calidad , cantidad , destino, valor, procedencia geográfica, época de producción, concluyéndose con una cláusula general "(. . .) u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para Jos cuales ha de usarse", incluyendo además de manera expresa a las frases laudatorias de los productos.
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Proceso Nº 22-IP-96, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 265 del 16 de mayo de 1997, p. 17 El articulo 82 inciso d) de la Decisión 344 establecía que no podían registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción y otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse. Página 7 de 15
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En ese sentido, se entiende por denominación descriptiva aquella que "informa a los consumidores y usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio6". De lo expuesto, se advierte que el carácter descriptivo de un signo como causal de irregistrabilidad debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios a distinguir, ya que puede suceder que un signo por constituir una indicación descriptiva de determinados productos o servicios no sea registrable en relación a ellos, pero sí lo sea respecto a otros productos o servicios. Así, si una denominación es capaz de comunicar directamente las características, cualidades, cantidad u otra información referente al producto o servicio al cual se aplica, entonces estamos frente a una denominación descriptiva para dicho producto o servicio y por lo tanto irregistrable. Asimismo, cabe señalar que la prohibición de registro en análisis, sólo comprende a los signos que "exclusivamente" estén compuestos por elementos descriptivos, por lo que signos que contengan otros elementos que le otorguen distintividad sí podrían acceder al registro. Es importante precisar que la razón para prohibir el registro de signos descriptivos, no radica únicamente en su falta de aptitud distintiva, sino que, al ser elementos que brindan información sobre determinados productos o servicios, deben ser libremente utilizables por todos los competidores que actúan en el mercado. En tal sentido, de otorgarse el derecho a su uso exclusivo en favor de una persona, se estaría privando a los competidores de la facultad de emplear dichos términos para mencionar las características u otras especificaciones de sus productos o servicios, concediéndose una ventaja injusta a un competidor singular, sin que ello sea consecuencia de su propio actuar en el mercado. Ahora bien, es pertinente diferenciar a los signos descriptivos (que son irregistrables) de los signos evocativos (que sí pueden acceder al registro). Sobre los signos descriptivos, David Rangel Medina en su obra "Tratado de Derecho Marcario", dice que: "descriptivas son las marcas que consisten en la definición del producto a que se aplican o que evocan la idea del mismo, sea porque el vocablo o locución guarda relación directa con la naturaleza del producto, con su composición física o química, con sus propiedades; bien porque el vocablo expresa el tipo, peso, medida, función o destino del producto (. ..) Como en las genéricas y en las vulgares la incapacidad distintiva de la marca descriptiva radica en el hecho de que todos los productos que tienen determinada propiedad, función o característica, pueden ser individualizados del mismo modo bajo la misma denominación, la cual es impropia para servir de marca, porque pertenece al dominio público". 7 En ese sentido, un signo descriptivo es aquel que transmite directamente a la mente del consumidor una imagen o idea sobre el producto que distingue sin llevar a cabo algún ejercicio de interpretación; es decir, que indica o señala las características o cualidades 6
OTERO LASTRES, Manuel. Citado por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en la sentencia del Proceso Nº 12-IP-96, en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena del 16 de mayo de 1997, p. 37. 7 Rangel Medina, David. Citado por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en la sentencia del Proceso Nº 13-IP-96, p. 7. Página 8 de 15 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú I Telf: 224 7800
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que posee el producto, sin necesidad de realizar ningún esfuerzo de imaginación o proceso deductivo, para establecer la relación que existe entre el signo y la característica del producto marcado. Por el contrario, un signo será evocativo cuando el público consumidor requiera realizar algún esfuerzo de imaginación para establecer indirectamente la relación que existe entre el signo y la característica del producto marcado. 3.6.3. Signos engañosos El inciso i) del artículo 135 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, dispone que no podrán registrarse como marcas los signos que "puedan engañar a los medios comercia/es o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o _ aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate" . Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado - al comentar las normas de la anterior Decisión 344, cuyo articulo 82 inciso h) regulaba en similares términos la prohibición contenida en la actual Decisión 486 - que los signos son engañosos cuando provocan "en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o del servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error'. 8 Por otro lado, "el efecto obstativo provocado por la existencia de una indicación engañosa se comunica a la totalidad de la marca de la que forma parte -como elemento componente- la indicación susceptible de inducir al público a error"9 . En tal sentido, a fin que un signo se encuentre incurso en la referida prohibición, debe ser susceptible de infundir en los medios comerciales la creencia que los productos o servicios a que se refiere el signo tienen determinadas características , calidad, utilidad, finalidad o cualquier otro factor que no corresponde a la realidad del producto o servicio, como por ejemplo aquellas que contienen una falsa indicación de procedencia (referencia geográfica). De esta manera, se trata de signos que nos proporcionan una información equivocada o incorrecta respecto de los productos o servicios que se desean distinguir, la cual puede ser determinante en la decisión de compra de los consumidores, razón por la cual no pueden ser admitidos a registro, como por ejemplo ocurre con el signo IRROMPIBLE para distinguir vajillas de porcelana u OROPUR para joyas de fantasía.10 De esta manera, no sólo se requiere que el signo contenga una información errónea, sino que la Autoridad con ayuda de conocimientos técnicos, materiales de investigación e informaciones de otras fuentes usuales, determine que dicho error es capaz de 8
Sentencia del Proceso 30-IP-96. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 299 del 17 de octubre de 1997, pp. 48 a 52. 9 FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos. Tratado sobre derecho de marcas. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid 2001 , p. 162. 10 MARQUEZ, Thaimy. Manual para el examen de registrabilidad de marcas en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Andinos. lndecopi, Lima 1996, p. 29. Página 9 de 15 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
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influenciar a los círculos de consumidores correspondientes en su decisión de compra. Por lo anterior, es irrelevante la intención del solicitante o que el engaño se haya efectivamente producido. El peligro de engaño de una marca debe provenir de la marca misma, esto es, el contenido o la expresión de la marca debe ser engañoso. No es relevante la modalidad en que la marca va ser usada o es usada. Por tanto. no se está ante un signo engañoso si el engaño radica en que el uso del mismo se puede esperar un engaño. Adicionalmente , en todos los casos el carácter engañoso de un signo se juzgará en relación a determinados productos o servicios y por la opinión de los consumidores correspondientes (compradores de los productos o usuarios de los servicios). Ahora bien, a efectos de determinar el carácter engañoso de un signo debe verificarse la concurrencia de tres elementos. En primer lugar, que represente de manera inexacta algún elemento esencial e importante de los productos o servicios a distinguir. En segundo término, la representación o impresión que produce el signo debe ser manifiestamente falsa. Y, en tercer lugar, debe tratarse de un elemento en el cual el público confía para tomar su decisión de adquirir o contratar los productos o servicios. Cabe señalar que entre los signos susceptibles de causar engaño se encuentran comprendidos aquellos que dan la falsa impresión que los productos que identifican han obtenido premios, certificaciones o sellos de calidad, así como también aquellas indicaciones que hacen pensar erróneamente que alguna organización neutral ha dado su conformidad a dichos productos. 3.6.4. Signos contrarios a la ley. a la moral. al orden público o a las buenas costumbres El inciso p) del artículo 135 de la Decisión 486 tiene como ratio legis la protección del interés público en varios grados. Así , la norma cautela la moral social (al impedir el registro de signos que contraríen o afecten las buenas costumbres), vela por los intereses de paz, estabilidad y justicia (al proscribir las menciones atentatorias contra el orden público) para finalmente establecer protecciones directas a un sujeto colectivo constituido por los medios comerciales y el público consumidor. Previamente a realizar el análisis de la marca registrada, es conveniente precisar los conceptos de ley, moral, orden público y buenas costumbres .
En concordancia con lo establecido por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el Proceso 30-IP-96 11 , conviene precisar que la interpretación del literal g) del artículo 72 de la Decisión 313 (recogida en términos similares por el artículo 135 inciso p) de la Decisión 486) y, de manera especial, la palabra "ley" contenida en el precepto, es necesario efectuarla en aplicación de criterios que miren al fin ulterior de la norma y en el contexto en que se encuentra inmersa.
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Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 299 del 17 de octubre de 1997, pp.46, 52 y ss. Página 10 de 15 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
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Conforme lo expresa el Tribunal en el citado Proceso 30-IP-96, cuando la disposición comunitaria hace alusión a la palabra "ley", no debe entenderse que las leg islaciones internas sobre marcas pueden incorporar nuevas prohibiciones de reg istro que las contempladas en el Rég imen Común Andino sobre Propiedad Industrial. Sin embargo, el derecho positivo de cada país ha incorporado en su ordenam iento jurídico disposiciones de carácter imperativo que velan por los intereses generales y que tienen por fundamento el orden público, la paz, la estabilidad, la moral y las buenas costumbres. Estas normas positivas internas no pueden ser desconocidas por la Oficina nacional competente al momento de conceder el registro.
Conceptualmente, se entiende por moral aquello perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia. Ciencia _ que trata del bien en general, y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia.12 En términos generales, puede definirse a la moral como la conducta espiritual referida a la valoración en base a la conciencia individual o a los valores del entorno social. La moral considera los actos humanos en relación con el sujeto mismo que los cumple, determinando entre los actos posibles de éste cuál es la conducta debida: selecciona, entre las posibilidades del comportamiento, aquéllas que son debidas o son lícitas, y las opone a aquellos otros comportam ientos posibles, pero indebidos, ilícitos o prohibidos.13 Si bien existe una estrecha relación entre las normas morales y las normas jurídicas ya que no es posible vaciar el derecho de su contenido ético - existen diferencias entre la Moral y el Derecho, ya que aun siendo éticos los valores hacia los que apunta el derecho, estos son distintos de los valores pura y estrictamente morales. En efecto, la norma moral enjuicia la conducta de los valores supremos hacia los cuales debe orientarse la vida humana; toma la vida humana en sí misma, en su plenitud , centrándola en su auténtica y más radical significación , atendiendo a su supremo destino y misión, y contemplándola en su auténtica realidad , que es siempre la realidad individual, única, singular e intransferible. En cambio, la norma moral jurídica enjuicia y regula el comportam iento humano desde el punto de vista de las repercusiones de éste en otras personas y en la sociedad. La Moral constituye la ciencia del bien en general; el conjunto de normas de conducta que la mutua convivencia fija entre los hombres; la ciencia de las costumbres sociales. La coacción, de la cual carecen las normas morales, sirve de elemento diferenciador con respecto a las normas jurídicas; si bien muchas reglas éticas reciben por ello sólo el amparo del derecho, mientras ciertas disposiciones positivas están desprovistas de sanción en caso de incumplimiento, por omisión del legislador, por la poca entidad de la situación o por alguna razón superior, como la que lleva a no aplicar una pena en ciertos casos , entre ellos, la condena condicional. 14
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Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española . Enciclopedia Juridica Omeba. 14 Diccionario de Derecho Usual, Guillermo Cabanellas. Página 11 de 15 13
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Orden público Conceptualmente, puede definirse el orden público como la situación de normalidad y tranquilidad en la que discurren las principales actividades de un Estado sin perturbaciones ni conflictos. El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 4-IP-8815 , señala que el orden público se refiere al Estado, a la cosa pública. Este orden es el imperio de la ley de la tranquilidad ciudadana que debe ser garantizado por el Estado. En tal sentido fue definido por Hauriou como el "orden material y exterior considerado como estado de hecho opuesto al desorden; como estado de paz opuesto al estado de perturbación". Son actos contra el orden público, por ejemplo, los que atentan contra la seguridad pública, los que afectan el normal funcionamiento de los servicios públicos, los tumultos y disturbios públicos, el pillaje, el vandalismo, la subversión, la apología de la violencia , los atentados contra la salubridad pública y, en general, los que alteran la paz pública o la convivencia · social. En consecuencia, un signo denominativo o figurativo cuyo efecto en el público pueda ser el de estimular este tipo de actos, no podrá ser admitido como marca. Asimismo, el Tribunal Andino , en el Proceso 2-IP-9416 , ha manifestado sobre el orden público lo siguiente (. . .) "Aunque por definición la generalidad de la ley hace que ella se presuma dictada en beneficio colectivo, existen algunas disposiciones cuyo enfoque jurídico mira especialmente a Ja protección de los intereses de Ja colectividad, de manera tal que éstos ejercen una acción predominante sobre el interés individual a fin de mantener la estabilidad del orden jurfdico en una comunidad determinada". Fernández-Novoa ha indicado que el "orden público" debe ser concebido como el conjunto de principios jurídicos, políticos, morales y económicos que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social en un pueblo y en una época determinada. Buenas costumbres En términos generales, puede considerarse como buenas costumbres, en un lugar y en un momento determinado, aquéllas que reflejan una adecuación entre la actuación individual o colectiva y la moral. El Tribunal Andino, en el referido Proceso 4-IP-88, ha manifestado que por "buenas costumbres" debe entenderse la conformidad de la conducta con la moral aceptada o predominante según el lugar y época. Suele tener esta expresión un sentido ético general y no propiamente comercial, y se la refiere, entre otras, a conductas que chocan con la moral social tales como la prostitución, el proxenetismo, la vagancia, los juegos prohibidos, etc. y las conductas delictivas en general. Un signo de cualquier tipo, denominativo o figurativo, que pueda extenderse como apología o simple propaganda de esta clase de conductas, será entonces irregistrable como marca.
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Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 39 del 24 de enero de 1989, p.3. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 160 del 21 de julio de 1994, p.4. Página 12 de 15 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
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Asimismo , en el Proceso 30-IP-96, se ha precisado que los términos "buenas costumbres no pueden ser confundidos con la costumbre como fuente del derecho nacida de la práctica social ni, de manera particular, con la costumbre mercantil, la cual tiene esencial importancia dentro del ámbito del Derecho Comercial dado su característico dinamismo y constante evolución; muestra de esa importancia constituye el reconocimiento hecho por las leyes mercantiles al otorgar a la costumbre valor como fuente del derecho, equiparándola incluso a la propia ley, dentro de determinados parámetros. Pero no puede hablarse en el mismo sentido cuando la ley se refiere a las "buenas costumbres" consideradas como la "conformidad que debe existir entre los actos humanos y los principios de la Moral". En el mismo sentido, Fernández-Novoa precisa que las "buenas costumbres" han de asimilarse a la moral en el sentido de la conducta moral exigible y exigida en la normal convivencia de las personas estimadas honestas. 3.6.5. Aplicación al caso en concreto La accionante señaló que la marca objeto de nulidad se ha registrado en contravención del artículo 135 incisos e), i) y p) de la Decisión 486. Al respecto , se aprecia que la marca registrada se encuentra constituida por la denominación HARMONY y logotipo (se reivindican colores) , conforme al modelo:
Según se aprecia, se trata de una marca conformada por la denominación HARMONY escrita con letras características , y la figura de una planta con hojas puntiagudas, lo que conlleva a que la referida marca en su conjunto tenga la aptitud distintiva suficiente para identificar los productos que distingue, diferenciándose suficientemente de los demás de la misma clase que se ofrecen en el mercado. La accionante señaló que la marca objeto de nulidad resulta descriptiva de los productos que distingue. Ahora bien, la referida marca distingue preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada ; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas) ; papel y piedra para pulir; cera; lejía; jabones; champús; reacondicionador; fijador para el cabello; detergentes; crema lava vajilla; dentífricos que no sean con fines medicinales; perfumería; aceites esenciales; cosméticos; lociones para el cabello; crema nutritiva, humectante, de limpieza; tintes para cabellos; mascarilla astringente y protector solar, de la clase 03 de la Clasificación Internacional. Al respecto, se advierte que la denominación HARMONY está escrita en idioma inglés que significa "armonía", aún cuando el público consumidor pueda entender el significado por su escritura parecida al idioma castellano, aplicada a los referidos productos resulta una denominación arbitraria, y la figura de planta con hojas puntiagudas no informa de manera directa alguna de las características de los productos de la clase 03; es decir, Página 13 de 15 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELEC TUAL Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú /Tell: 224 7800 e-mail: consultas@indecopi.gob.pe I Web: www.lndecopi.gob.pe
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no transmite al público nada acerca de la calidad , la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos que distingue. Por lo que, la marca objeto de nulidad no se encuentre incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, por lo que corresponde declarar infundada la nulidad formulada en dicho extremo. La accionante señaló que la marca materia de nulidad se encontraría incursa en el artículo 135 inciso i) de la Decisión 486. Al respecto, la marca objeto de nulidad muestra directamente que se trata de preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); papel y piedra para pulir; cera; lejía; jabones; champús; reacondicionador; fijador para el cabello ; detergentes; crema lava vajilla; dentífricos que no sean con fines medicinales; perfumería; aceites esenciales; cosméticos; lociones para el cabello ; crema nutritiva, humectante, de limpieza; tintes para cabellos ; mascarilla astringente y protector solar, de la clase 03 de la Clasificación Internacional, es decir, el consumidor no pensará que se refieren a otros productos que no distingue la marca objeto de nulidad. Así, a criterio de esta Comisión, la marca objeto de nulidad no resulta engañosa, tal como lo alegó la accionante, ya que la marca objeto de nulidad, por sí misma, no es susceptible de engañar al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación , las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos a los que será aplicado. Por lo que, la marca objeto de nulidad no se encuentre incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso i) de la Decisión 486, por lo que corresponde declarar infundada la nulidad formulada en dicho extremo. La accionante señaló que la marca materia de nulidad se encontraría incursa en el artículo 135 inciso p) de la Decisión 486. Al respecto, la presencia de la denominación que conforma la marca objeto de la presente acción, así como la figura de una planta con hojas puntiagudas, en color verde y azul, no son susceptibles de afectar la moral, el orden público o las buenas costumbres, ya que no consisten en un nombre relacionado a un producto o actividad considerados como ilícitos, ni constituyen un signo obsceno o que pueda incitar al odio, a la violencia, al racismo u otro tipo de conductas antisociales o que sea susceptible de generar desagrado, molestia, menosprecio o agravio a las personas o a la colectividad; por lo que no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso p) de la Decisión 486. Por lo expuesto, se determina que el signo materia de nulidad no se encuentra incurso en las prohibiciones de registro contenidas en el artículo 135 incisos e), i) y p) de la Decisión 486; por lo cual corresponde declarar infundada la nulidad formulada en estos extremos.
3.7. Conclusión En virtud a las consideraciones expuestas, el registro de la marca de producto HARMONY y logotipo, inscrita con certificado Nº 189647, no incurre en las causales de nulidad del artículo 172 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, razón por la cual corresponde declarar infundada la acción de nulidad interpuesta por PT. Megasurya MAS, de Indonesia.
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La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo Nº 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Leg islativo Nº 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). 4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN
Declarar INFUNDADA la acción de nulidad interpuesta por PT. Megasurya MAS, de Indonesia, contra el registro de la marca de producto constituida por la denominación HARMONY y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto, para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada ; preparaciones para _ limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); papel y piedra para pulir; cera; lejía; jabones; champús; reacondicionador; fijador para el cabello; detergentes; crema lava vajilla; dentífricos que no sean con fines medicinales; perfumería; aceites esenciales; cosméticos; lociones para el cabello ; crema nutritiva, humectante, de limpieza; tintes para cabellos; mascarilla astringente y protector solar, de la clase 03 de la Clasificación Internacional, inscrita con certificado Nº 189647, vigente hasta el 08 de junio de 2022, a favor de HUAMAN AQUIPUCHO YOLANDA, de Perú. Con la intervención de los miembros de Comisión: Ray Augusto Meloni García, Sandra Patricia Li Carmelina, Gisel/a Carla Ojeda Brignole y Efraín Samuel Pacheco Guil/én.
R gístrese y comuníquese
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RAY AUGUSTO MELONI GARCÍA Presidente de la Comisión de Signos Distintivos
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3/10/2018
Impresiรณn de Correlativo Existente
lndecopi INDECOPI-DSD NRO . EXP FECHA / HORA USUARI O
768977 03 / 10 /2018 11 : 01 : 37 a . m. MDPMMUR
http:/flntranet3.indecopi.gob.pe/cajaweb/facturacion/MainFacturacion.asp
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esenciales; cosméticos; lociones para el cabello; crema nutritiva, humectante, de limpieza; tintes para cabellos; mascarilla astringente y protector solar, de la Clase 03 ( en adelante “la marca irregularmente registrada” ); bajo solicitud presentada el 03 de marzo de 2008 inicialmente por JULIO CÉSAR ZAMBRANO DE LA PEÑA, luego Transferido a la señora YOLANDA HUAMAN AQUIPUCHO mediante Resolución 018116-2015/DSDINDECOPI ( en adelante “la emplazada” ), , a quien solicitamos se le notifique en su domicilio señalado en su solicitud de registro, conforme a Decisión 486. En consecuencia, solicitamos la NULIDAD CON EFECTOS RETROACTIVOS de dicho Registro en base a lo estipulado en los Artículos 135° incisos e), i) y p) y Artículo 232° de la Decisión Nº 486. II.- ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE HECHO: 2.1.- PT. Megasurya MAS de Indonesia ( en adelante “el Fabricante original” ) es una antigua empresa indonesia fabricante jabones y artículos de limpieza personal fundada el año 1993 exportando sus productos a más de 132 países del mundo. Esto lo podemos confirmar con una visita a su página web: www.megasuryamas.com :
2.2.- Entre sus productos destacan el jabón de baño “HARMONY”, marca notoriamente reconocida a nivel mundial por su calidad y variedad de fragancias. opia
2.3.- En el Perú la marca de jabón de baño “HARMONY” viene siendo importado del Fabricante original indonesio y comercializado por distintas empresas desde hace más de 20 años. Ahora observando justamente en el Sistema DSD nuestra marca de jabón de baño “HARMONY” vemos que inicialmente lo tenía registrada sin nuestra autorización la empresa LÍNEA COSMIÁTRICA S.A.C. con Certificado 72033, transferida el año 2006 a GRUPO EMPRESARIAL ATLANTIC S.A.C. , luego transferida el año 2010 al señor JULIO CÉSAR ZAMBRANO DE LA PEÑA y por último transferido el año 2015 a la señora YOLANDA HUAMAN AQUIPUCHO mediante la citada Resolución 018116-2015/DSD-INDECOPI del 30 de diciembre de 2015. 2.4.- Prueba de ello es la RESOLUCIÓN N° 2543-2010/TPI-INDECOPI del 11 de diciembre de 2010, recaída en el Expediente 388118-2009 sobre la Denuncia por Infracción Marcaria que interpusiera GRUPO EMPRESARIAL
ATLANTIC S.A.C. contra el importador ANÍBAL CUBAS CABALLERO el mismo que en su defensa señala que “Los referidos productos fueron comprados en Panamá a la empresa Crown Royal Trading Corp. y son fabricados en Indonesia por la empresa PT Megasurya Mas”. Es decir, DESDE HACE AÑOS nuestros conocidos jabones de baño “HARMONY” venían siendo importados y comercializados en el Perú por distintos importadores. 2.5.- La emplazada, como su titular original, en consecuencia CONOCÍAN SOBRE LA NOTORIEDAD INTERNACIONAL DE LA MARCA “HARMONY” Y DE SU PROCEDENCIA. Basta hacer simple Búsqueda en TMview y observamos que nuestra marca internacional “HARMONY” Y SU LOGOTIPO se encuentra registrada en Colombia y EE.UU. desde hace años, entre otros países. Pegamos a continuación el pantallazo del resultado de la búsqueda:
2.6.- Causales de Nulidad del Registro 189647 :
Como podrá observar la Comisión, este es un típico caso de Nulidad de un registro de marca que RESULTA SER GRÁFICA Y FONÉTICAMENTE SEMEJANTE con nuestra marca registrada, incurriendo en la prohibición establecida en el Artículo 136° inc. a) de la Decisión 486 Además de ello, la marca irregularmente registrada se OBTUVO DE MALA FE; esto es, A SABIENDAS DE QUE LE PERTENECÍA A UN TERCERO Y PARA PERPETRAR ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL en contra de nosotros; incurriendo en la prohibición establecida en el Artículo 172° de la Decisión 486. El Artículo 172° de la Decisión 486, señala lo siguiente: “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;
“Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”. Artículo 232.- La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común. De otro lado, el artículo 12° del Decreto Legislativo Nº 1075, señala que la prelación a favor del primer solicitante, supone su buena fe, por lo que no se reconocerá tal prelación, cuando quede demostrado lo contrario. De este modo, quien alegue que un solicitante ha actuado de mala fe, deberá acreditarlo. En ese sentido, como se ha señalado en forma reiterada al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que “se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe probarla, para con base a ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intención de causar daño alguno, o de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”. 2.7.- La mala fe en la etapa pre y post registral En nuestra legislación vigente en materia de Propiedad Industrial, el principio de la buena fe objetiva se encuentra presente en la etapa pre y post registral.
La Sala Especializada de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI ha señalado en reiteradas oportunidades, distinguiendo la mala fe en las etapas pre y post registral, como sigue: (i)
En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 según la cual se denegara el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero. En estos casos la Autoridad denegará el registro de un signo solicitado.
El supuesto antes descrito no es el único cosa de mala fe que puede presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo para los demás supuestos deberá tenerse en consideración que, el no haber una causal de prohibición, no es posible denegar el oficio o a pedido de parte el registro de un signo basado en tales supuestos. Ello resulta aún más relevante si, durante la etapa pre-registral, la actuación de la Administración ha de orientarse especialmente hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil. (ii)
En relación con la etapa post-registral, el artículo 172 de la Decisión 483 establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Cabe indicar que la Decisión 486 no describe – no siquiera a título de ejemplo, como sí lo hacía la Decisión 344 – qué conductas constituye actos de mala fe por ser reprobables objetivamente, ya que son contrarías a la seguridad jurídica y representan un obstáculo para de desenvolvimiento de la competencia.
Debido a que la noción de la mala fe constituye un concreto general, cuyo contenido está representado por una gran diversidad de situaciones que deberán ser analizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto, la enumeración de los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe no puede ser establecida taxativamente.
Frente a esta complejidad de situaciones conviene mencionar, en términos generales, siguiendo lo establecido en el derecho comparado, que incurre en mala fe quien – en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro- tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor. En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en el Proceso 30-IP-97 que: “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. La injusticia e ilegalidad del perjuicio resulta de la mayor importancia, pues bajo determinadas circunstancias el ordenamiento tolera la causación de un daño, v. gr. En punto de la competencia económica es natural que cuando un agente del mercado logra conquistar a un cliente, ellos implique un perjuicio para los competidores (que ya no cortarán con ese cliente), pero el mencionado perjuicio está permitido, y hasta se tutela a quien lo produce, en cuanto no se hayan utilizado medios desleales”. Asimismo, el mencionado Tribunal Andino señala que: “se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intención de causar daño alguno, o de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”. Respecto de la etapa post-registral, el artículo 181 literal c) del Decreto Legislativo 823 establece, en relación a la figura de la mala fe , lo siguiente : “ La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de partes interesadas, cuando:
(…) c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se considera casos de mala fe, entre otros, los siguientes: -Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. -Cuando la solicitud de registro hubiese sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. La enumeración de los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe en relación a un caso concreto no puede ser establecida taxativamente, debido a que la noción de la mala fe constituye un concepto general cuyo contenido está representado por una gran diversidad de situaciones que deberán ser analizadas en virtud al caso concreto. Esta noción es corroborada por la redacción del citado artículo a través del cual se ha establecido a título ejemplificativo y en forma general qué tipo de conductas son reprobables objetivamente por ser contrarias a la seguridad jurídica y representar un obstáculo para el desenvolvimiento de la competencia. Frente a esta complejidad de situaciones que pueden presentarse en torno a la aplicación de la figura de la mala fe, conviene mencionar en términos generales, siguiendo a lo establecido en el derecho comparado, que incurre en mala fe quien en forma reproblable y valiéndose de una solicitud de registro tenga por finalidad alcanzar un derecho formal una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor. En ese orden ideas, la mala fe puede presentarse en forma específica a través de la configuración de los siguientes supuestos: 1.- Imitación de una marca.- La imitación de un signo de un tercero puede constituir un supuesto de mala fe, siempre que representa un acto contrario a la competencia. Ello puede darse ejemplo en el caso que el solicitante tenga la deliberada intención de aproximarse a las características de un signo reconocido en el tráfico con el objeto de gozar de su reputación.
2.- Perturbación de un derecho Subjetivo digno de protección.- Esta situación se produce cuando sin que medie un motivo justificado, un competidor pretende con su solicitud de registro entorpecer el uso de un signo de protección utilizando anteriormente en el mercado por un tercero. Para la comprobación de este supuesto es necesario la realización de un análisis exhaustivo de las especiales circunstancias del caso concreto. 3.- Entorpecimiento de la relación de mercado.- Dentro de este se considera el caso por el cual el solicitante se propone, valiéndose de su solicitud, no sólo obstruir la actividad concurrencial del competidor, sino también destruir la actividad económica por él desplegada. 4.- Impedimento de la competencia extranjera.- La adquisición de una marca extranjera también puede resultar ser un acto contrario a la competencia en aquellos casos en que esté generalmente ente una marca con un elevado valor publicitario en el extranjero o se trate de una marca de prestigio mundial. Sin embargo, para que la solicitud de una marca extranjera de tal naturaleza presentada por un nacional pueda representar un acto de mala fe y ser contrario a la competencia, no basta que dicho solicitante conozca que existe una marca idéntica que es usada en el extranjero por un tercero. Para la configuración de la mala fe en este tipo de casos, se requiere que el solicitante haya sabido o por lo menos considerado previsiblemente el tiempo de presentar su solicitud que los productos distinguidas por la marca extranjera estaba en disposición de ser importados o usados en el territorio nacional. Ello significa que debe comprobarse la intención del solicitante en entorpecer la entrada de la marca extranjera el mercado local”. Ello queda acreditado a simple vista del LOGOTIPO de la marca registrada:
Cuando observamos que ha tomado EL LOGOTIPO EXACTO DE NUESTRA MARCA INTERNCIONAL, incluyendo su TIPOGRAFÍA.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 2543-2010/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 388118-2009
ACCIONANTE :
GRUPO EMPRESARIAL ATLANTIC S.A.C.
EMPLAZADO
ANÍBAL CUBAS CABALLERO
:
Acción por infracción a los derechos de Propiedad Industrial: Fundada – Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial: Existencia – Imposición de sanciones – Costas y costos. Lima, once de noviembre de dos mil diez. I. ANTECEDENTES Con fecha 4 de mayo de 2009, Grupo Empresarial Atlantic S.A.C. (Perú) interpuso acción por infracción a los derechos de Propiedad Industrial contra Aníbal Cubas Caballero, manifestando lo siguiente: - Es titular de las marcas registradas HARMONY y logotipo (Certificados Nº 72033 y Nº 144084), que distinguen productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial. - Ha tomado conocimiento de que el emplazado viene importando y comercializando jabones que imitan a su marca registrada y envolturas y empaques que contienen su marca registrada. Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar lo expuesto1. Finalmente, solicitó que se sancione el ilícito cometido y se condene al pago de costas y costos. Mediante proveído de fecha 21 de mayo de 2009, la Secretaria Técnica de la Comisión de Signos Distintivos tuvo por interpuesta la presente acción por parte de Grupo Empresarial Atlantic S.A.C. y corrió traslado de la misma a Aníbal Cubas Caballero, cuyo domicilio está ubicado en J.C. Tello Nº 361, Collique 3er sector (altura policlínico de la Policía de Collique), Comas, Lima. Con fecha 2 de junio de 2009, Aníbal Cubas Caballero señaló lo siguiente: - Ha importado desde Panamá un lote de jabones marca Harmony Fruity Soap.
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Al respecto, la accionante adjuntó los siguientes medios probatorios: - Copia de la Declaración Única de Aduanas Nº 082783 (fojas 13 a 16). - Copia de un acta de verificación fiscal del 22 de abril de 2009 (fojas 17 a 18). - Copia de dos boletas de venta (foja 19).
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- Los referidos productos fueron comprados en Panamá a la empresa Crown Royal Trading Corp. y son fabricados en Indonesia por la empresa PT Megasurya Mas. - No ha impreso ni imitado la marca de la accionante, toda vez que compró los productos ya terminados. - No existe similitud entre las marcas registradas a favor de la accionante y los que aparecen en la envoltura de los jabones materia de la presente denuncia. - No ha sido acreditada la supuesta comercialización de los jabones marca HARMONY FRUITY SOAP toda vez que la accionante solo ha presentado boletas de venta emitidas por terceros con los cuales él no tiene relación alguna y que no acreditan que haya comercializado dicho producto. - En el año 2005 solicitó la cancelación por falta de uso de la marca HARMONY (Expediente Nº 248703-2005). Adjuntó diversos medios probatorios a fin de acreditar sus afirmaciones. Mediante proveído de fecha 16 de junio de 2009, la Comisión de Signos Distintivos requirió a Aníbal Cubas Caballero que cumpla con presentar la envoltura de los jabones HARMONY FRUITY SOAP señalada en su escrito de fecha 2 de junio de 2009. Asimismo, citó a la accionante y al emplazado a una audiencia de conciliación a efectuarse el día 2 de julio de 2009. Con fecha 3 de julio de 2009, Aníbal Cubas Caballero señaló que mediante Resolución Nº 1471-2009/CSD-INDECOPI de fecha 17 de junio de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación del Certificado Nº 72033. En ese sentido, la denunciante carece de legitimidad para obrar. Con fecha 2 de julio de 2009, no se pudo llevar a cabo la Audiencia de Conciliación programada mediante proveído de fecha 2 de junio de 2009, debido a la inasistencia del emplazado, Aníbal Cubas Caballero. Mediante proveído de fecha 23 de julio de 2009, La Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos señaló que, dado que no fue posible notificar al emplazado el proveído de fecha 16 de junio de 2009, citó nuevamente a las partes a una audiencia de conciliación a efectuarse el día 13 de agosto de 2009.
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Con fecha 13 de agosto de 2009, no se pudo llevar a cabo la Audiencia de Conciliación programada mediante proveído de fecha 23 de julio de 2009, debido a la inasistencia del emplazado, Aníbal Cubas Caballero. Mediante proveído de fecha 14 de agosto de 2009, La Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos señaló que, dado que el emplazado no ha cumplido con el mandato establecido en el proveído de fecha 16 de junio de 2009, se tuvo por no presentado el medio probatorio conformado por la envoltura de los jabones HARMONY FRUITY SOAP. Con fecha 14 de agosto de 2009, Aníbal Cubas Caballero adjuntó dos envolturas del jabón HARMONY FRUITY SOAP. Con fecha 20 de agosto de 2009, Aníbal Cubas Caballero señaló que se encontraba fuera del país en la fecha señalada para la realización de la audiencia de conciliación. Adjuntó diversos medios probatorios a fin de acreditar sus afirmaciones. Con fecha 9 de setiembre de 2009, Aníbal Cubas Caballero solicitó la suspensión del presente procedimiento hasta que se resuelva la acción de cancelación interpuesta en contra del Certificado Nº 72033. Mediante Resolución Nº 1-2010/CSD-INDECOPI de fecha 5 de enero de 2010, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la denuncia por infracción interpuesta, prohibió al emplazado el uso de la denominación HARMONY para distinguir productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, sancionó al emplazado con una multa equivalente a dieciocho U.I.T. y dispuso que el emplazado asuma el pago de costas y costos incurridos por la accionante. Consideró lo siguiente: Informe de antecedentes - Si bien el emplazado solicitó la cancelación por falta de uso del Certificado Nº 72033 y que dicho procedimiento se encuentra en trámite ante la Sala de Propiedad Intelectual, al momento en que se cometieron los actos que motivaron la denuncia, la marca de la accionante se encontraba vigente. - Mediante Resolución nº 2807-2009/TPI-INDECOPI de fecha 28 de octubre de 2009, la Sala de Propiedad Intelectual dispuso declarar nula la Resolución Nº 20965-2008/DSD-INDECOPI que otorgó el registro de la marca HARMONY y logotipo. Asimismo, dispuso la cancelación del Certificado Nº 144084, correspondiente a la marca de producto HARMONY y logotipo, registrada a favor de la accionante.
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- En ese sentido, únicamente se tendrá en consideración como marca base de la denuncia la registrada bajo Certificado Nº 72033. Respecto del uso efectuado por el emplazado - Aníbal Cubas Caballero ha importado jabones de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial con el signo conformado por la denominación HARMONY escrito en letras características junto a diversos elementos, de acuerdo a la muestra física obrante en autos, siendo que, además, tales productos han ingresado al mercado nacional. Examen del supuesto uso indebido del signo - Los productos descritos en la marca base de la denuncia se encuentran vinculados con los que fueron importados por el denunciado. En efecto, los productos para el tratamiento integral para el cuidado y mantenimiento de la piel se encuentran vinculados con jabones siendo productos que tienen la misma naturaleza y finalidad, van dirigidos al mismo público consumidor y tienen similares canales de comercialización. - Realizado el examen comparativo, se advierte, desde el punto de vista fonético que los signos resultan similares debido a que coinciden en el uso de la denominación HARMONY que forma parte del signo cuestionado y que constituye el único elemento denominativo en la marca base de la denuncia. - Desde el punto de vista gráfico, la coincidencia antes aludida hace que los signos generen un impacto visual similar al ser apreciados. Imposición de sanción - A efectos de graduar la multa debe tomarse en cuenta lo siguiente: Está acreditado que el emplazado ha usado el signo materia de la denuncia. Los productos materia de la denuncia fueron retirados del Terminal aduanero el 22 de abril de 2009, lo cual permite válidamente afirmar que los mismos han ingresado al mercado nacional. De acuerdo a lo verificado en la DUA Nº 118-2009-10-82783-00, se han importado trescientos nueve mil seiscientos jabones con el signo infractor. Considerando un precio de venta promedio de un nuevo sol, teniendo en cuenta las características de dichos productos, se establece que, por la comercialización de todos se habría podido obtener una suma ascendente a trescientos nueve mil seiscientos nuevos soles. Estimando un provecho ilícito potencial ascendente al 10%, se advierte que el emplazado habría podido obtener por la comercialización de los productos en cuestión la suma de treinta mil novecientos sesenta nuevos soles. - En tal sentido, atendiendo que los productos han ingresado al mercado nacional y considerando el hecho de que la presente resolución debe poseer
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efectos disuasivos, el monto de la multa a imponer debe duplicarse, quedando establecida en dieciocho U.I.T. Costas y costos - Se considera que procede a imponer el pago de costas y costos al emplazado dado que la evidencia de la infracción cometida permite válidamente presumir que era razonable para ésta suponer que podía ser objeto de una denuncia. Con fecha 21 de enero de 2010, Aníbal Cubas Caballero interpuso recurso de apelación manifestando que: - Los productos materia de la denuncia fueron legalmente adquiridos e importados al país, consignándose en la respectiva envoltura los datos del fabricante, ninguno de los cuales aludía a la accionante. - Los productos que distingue el signo HARMONY FRUITY SOAP no son los mismos que distingue la marca registrada. En ese sentido, se advierte que no ha existido afán de crear confusión o asociación. - La resolución recurrida no ha tomado en cuenta la acción de cancelación interpuesto contra el registro de la marca base de la denuncia. - En el referido procedimiento, la accionante adjuntó documentos falsificados que dieron lugar a que pusiera el hecho en conocimiento del Ministerio Público. - La Comisión de Signos Distintivos debió suspender la tramitación del presente procedimiento. A la fecha, Grupo Empresarial Atlantic S.A.C. no ha absuelto el traslado de la apelación. II. CUESTION EN DISCUSION La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar: a) Si Aníbal Cubas Caballero ha infringido los derechos de Propiedad Industrial de Grupo Empresarial Atlantic S.A.C. b) De ser el caso, las sanciones a imponerse al emplazado. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que la accionante, Grupo Empresarial Atlantic S.A.C. (Perú):
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- Es titular de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación HARMONY escrita en letras características de color verde militar, conforme al modelo, que distingue productos para el tratamiento integral para el cuidado y mantenimiento de la piel, consistente en: crema de limpieza, mascarilla astringente, crema nutritiva, crema humectante, protector solar, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado Nº 72033, vigente desde el 30 de mayo de 2011.
Mediante Expediente Nº 248703-2005, de fecha 15 de julio de 2005, Aníbal Cubas Caballero solicitó la cancelación por falta de uso del referido certificado. Mediante Resolución Nº 841-2010/SPI-INDECOPI de fecha 14 de abril de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual revocó la Resolución Nº 1471-2009/CSD-INDECOPI de fecha 17 de junio de 2009 que declaró fundada la acción de cancelación interpuesta y mantuvo vigente el registro. - Con fecha 14 de octubre de 2008, se otorgó a su favor el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación HARMONY escrita en letras características; acompañada por la figura estilizada de una planta de sábila y una figura curva, todo en los colores celeste y verde; conforme al modelo, para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); papel y piedra para pulir; cera; lejía; jabones; champús; reacondicionador; fijador; detergentes; crema lava vajilla; dentífricos que no sean con fines medicinales; perfumería; aceites esenciales; cosméticos; lociones para el cabello; crema nutritiva, humectante, de limpieza; tintes para cabellos; acetona; mascarilla astringente y protector solar, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, inscrita con Certificado Nº 144084, con vigencia hasta el 14 de octubre de 2018. Mediante Resolución Nº 2807-2009/TPI-INDECOPI, de fecha 28 de octubre de 2009, la Sala de Propiedad Intelectual declaró nulo el referido registro toda vez que al momento de ser otorgada no se tuvo en consideración que Aníbal Cubas Caballero había solicitado con anterioridad (29 de noviembre de 2005) el registro de la marca de producto HARMONY por parte de mediante Expediente Nº 261954-2005.
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2. Cuestiones previas - En su recurso de apelación, la emplazada señala que la Primera Instancia debió suspender el presente procedimiento hasta que se resolviera la acción de cancelación interpuesta contra el Certificado Nº 72033. Cabe precisar que, tal como se verifica en el Informe de Antecedentes, dicho procedimiento ha concluido, por lo que dicho argumento no será tomado en cuenta al momento de evaluar el presente expediente. - Asimismo, respecto al argumento del emplazado referido a que la accionante ha adjuntado documentos falsificados en un procedimiento de cancelación, hecho que ha sido puesto en conocimiento del Ministerio Público, la Sala conviene en precisar que la veracidad de documentos presentados en otro procedimiento no constituye una cuestión controvertida en el presente procedimiento en el que corresponde determinar si se han infringido derechos de Propiedad Industrial. 3. Infracción a los derechos de propiedad industrial El artículo 238 de la Decisión 4862 establece que el titular de un derecho protegido en virtud de dicha Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho y que también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. El artículo 155 de la Decisión 486 establece que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: 2
Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.
Finalmente, el ordenamiento legal vigente faculta al titular de un derecho de propiedad industrial a interponer una acción por violación contra quien infrinja tales derechos, agregando que procede también en caso que exista peligro inminente que los derechos del titular puedan ser conculcados. 4. Signo utilizado por la emplazada En el presente caso, de la revisión de las pruebas presentadas por la accionante (consistentes en la muestra física de dos jabones) y de lo actuado en el presente procedimiento, se ha verificado el uso por parte de Aníbal Cubas
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Caballero del signo HARMONY FRUITY SOAP3 y logotipo, para identificar jabones, tal como se aprecia a continuación:
Asimismo, Aníbal Cubas Caballero no ha negado el hecho de haber efectuado la importación de dichos productos. Es más, manifiesta que los productos en cuestión fueron comprados a una empresa formal en Panamá. Al respecto, cabe precisar que el hecho de que compre productos a una empresa en otro país no exime al que importa de cumplir las normas de Propiedad Industrial. 5. Aplicación al caso concreto En el presente caso, a efectos de determinar si se han vulnerado los derechos de Propiedad Industrial de Grupo Empresarial Atlantic S.A.C., corresponde a la Sala establecer si existe riesgo de confusión entre el signo utilizado por Aníbal Cubas Caballero y la marca de producto HARMONY y logotipo (Certificado Nº 72033). 6. Determinación del riesgo de confusión En general, la confusión entre los signos es mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios que distinguen. 6.1 Respecto de los productos En el presente caso, la marca registrada de la accionante HARMONY y logotipo (Certificado Nº 72033) distingue productos para el tratamiento integral para el cuidado y mantenimiento de la piel, consistente en: crema de limpieza, mascarilla astringente, crema nutritiva, crema humectante, protector solar, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial; por su parte, el signo utilizado por la emplazada se encuentra destinado a distinguir jabones, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial. 3
Conforme se desprende de las muestras físicas presentadas por la accionante.
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Al respecto, se advierte que los jabones se encuentran comprendidos dentro de los productos para el cuidado y mantenimiento de la piel que distingue la marca registrada. 6.2 Examen comparativo Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 147-IP-20054 y 156-IP-20055. El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos y servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé en relación con esos productos y servicios. En el caso concreto, tratándose de productos comprendidos dentro de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, resulta razonable asumir que el público consumidor los examinará con especial atención y que su adquisición demandará diligencia y cuidado, por cuanto la elección y compra de los mismos responde en muchos casos a las necesidades, gustos y preferencias del consumidor, quien se guiará además por la opinión de otras personas o por las experiencias que haya tenido con anterioridad. En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente. 4 5
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1259. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271.
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También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos, que son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades: a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial. Conforme lo señala Fernández - Novoa6, “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”. Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general, sobre el componente gráfico o figurativo.” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente. (…) En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.
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Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.
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El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo, que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo, que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo). En el caso concreto, atendiendo a que tanto la marca registrada como el signo utilizado por la emplazada constituyen signos mixtos, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento relevante que determinen su impresión en conjunto. En el caso de la marca registrada HARMONY y logotipo (Certificado N° 72033), resultan relevante únicamente el aspecto denominativo. En efecto, el aspecto denominativo será relevante porque será a través de ella que se solicitarán los servicios en el mercado. Por su parte el elemento figurativo únicamente está conformado por una escritura poco característica, conforme se puede apreciar a continuación:
Respecto al signo HARMONY FRUITY SOAP y logotipo7, utilizado por la emplazada, la Sala considera que será relevante tanto el aspecto denominativo como figurativo. En efecto, el aspecto denominativo será relevante por su tamaño y ubicación en el signo y debido a que será a través de el que se solicitarán los servicios en el mercado. Por su parte el elemento figurativo será relevante, dado que está conformado por la denominación en letras características; debajo la representación de tres limones, todo en los colores anaranjado, verde, amarillo, negro y beige, conforme se puede apreciar a continuación:
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Cabe precisar que de los medios probatorios (copias de documentos) no es posible determinar con certeza si es que el signo en cuestión incluye una combinación cromática característica, por lo que se analizará el signo en cuestión sin hacer referencia alguna a los elementos cromáticos.
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Adicionalmente, cabe señalar que el público consumidor puede verse confundido cuando la impresión en conjunto de los signos es similar al grado de inducir a confusión respecto a la identificación de los productos, servicios o actividades económicas mismas. Ello sucederá cuando se trate de los mismos productos, servicios o actividades económicas y los signos sean esencialmente iguales. En estos casos, se está frente a un riesgo de confusión directa, en el cual el público puede terminar adquiriendo un producto, contratando un servicio o acudiendo a un establecimiento, en la creencia que se trata del producto, servicio o establecimiento no del solicitante sino del competidor. Pero también puede suceder que por la similitud o conexión competitiva de los productos, servicios o actividades y la similitud o identidad de los signos, el público crea que ambos signos provienen del mismo origen empresarial o se presuma que entre las empresas existen relaciones económicas u organizativas. Ello también puede ocurrir aun cuando el consumidor perciba que existen algunas diferencias entre los signos, pero éstos presenten elementos comunes que, por su carácter arbitrario o de fantasía, posean gran fuerza distintiva, pudiendo inducir a creer al consumidor que uno de los signos es la variación de otro anterior o cuando un signo posterior es considerado por el público consumidor como parte de una familia de marcas de propiedad de un tercero. En estos casos, se produce un riesgo de confusión indirecta, en la medida en que el público no confunde un producto, servicio o actividad con otro, pero llega a una conclusión errónea en cuanto al origen empresarial de los mismos. Realizado el examen comparativo entre la marca registrada HARMONY y logotipo (Certificado N° 72033) y el signo utilizado por el emplazado HARMONY FRUIY SOAP y logotipo, se advierte, se advierte, desde el punto de vista fonético, que si bien los signos comparten la denominación HARMONY, la presencia de la denominación FRUITY SOAP en el signo utilizado por el emplazado, determina que éstos susciten un impacto sonoro diferente.
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Desde el punto de vista gráfico, se advierte que no obstante que los signos incluyan en su conformación la misma denominación, presentan elementos denominativos, figurativos y/o cromáticos adicionales (según sea el caso), los cuales determinan una impresión gráfica distinta. Sin embargo, la Sala advierte que: En la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, no existen otras marcas registradas que incluya la denominación HARMONY. Existe similitud y, en su caso, vinculación entre los productos que distinguen los signos en conflicto. Así, aun cuando el público consumidor logre percibir y recordar las diferencias fonéticas y gráficas, el hecho de que los signos se encuentren conformados por la denominación HARMONY, constituye un supuesto de confusión indirecta, ya que podría inducir al consumidor a creer que el signo utilizado constituye una variación de la marca inscrita a favor de Grupo Empresarial Atlantic S.A.C., o una nueva línea de los productos que distingue dicha marca, o que existe vinculación de carácter comercial entre los titulares de los signos. 6.3 Riesgo de confusión En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a su registro. 7. Comisión del acto infractor En atención a lo expuesto, el signo utilizado por Aníbal Cubas Caballero vulnera los derechos de Propiedad Industrial de Grupo Empresarial Atlantic S.A.C. respecto de su marca de producto HARMONY y logotipo (Certificado N° 72033), por lo que – contrariamente a lo manifestado por el emplazado – sí se ha configurado una infracción a los derechos de Propiedad Industrial de Grupo Empresarial Atlantic S.A.C., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 incisos a) y d) de la Decisión 486, debiendo prohibirse a Aníbal Cubas Caballero el uso del signo en cuestión como signo distintivo para identificar jabones, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, ya que afecta los derechos adquiridos por el accionante. 8. Determinación de las sanciones por la infracción a los derechos de Propiedad Industrial de la accionante
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El artículo 120 del Decreto Legislativo 1075 establece que, sin perjuicio de las medidas que se dicten a fin de que cesen los actos de infracción o para evitar que éstos se produzcan, se podrán imponer las siguientes sanciones: a) Amonestación b) Multa Asimismo, establece que las multas que la autoridad nacional competente podrá establecer por infracciones a derechos de propiedad industrial serán de hasta ciento cincuenta (150) UIT. En los casos en los cuales el provecho ilícito real obtenido de la actividad infractora, sea superior al equivalente a setenta y cinco (75) UIT, la multa podrá ser del 20 % de las ventas o ingresos brutos percibidos por la actividad infractora. Por su parte, el artículo 121 de dicha norma señala que para determinar la sanción a aplicar, la autoridad nacional competente tendrá en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción; b) la probabilidad de detección de la infracción; c) la modalidad y el alcance del acto infractor; d) los efectos del acto infractor; e) la duración en el tiempo del acto infractor; f) la reincidencia en la comisión de un acto infractor; g) la mala fe en la comisión del acto infractor. De ser el caso, estos criterios también serán tomados en cuenta a efectos de graduar la multa a imponer. A la Autoridad le corresponde no sólo tutelar los derechos de propiedad industrial sino también difundir la importancia y el respeto de los mismos para el progreso económico y cultural de nuestra sociedad. Con la imposición de la multa se busca directa e indirectamente cumplir con estos objetivos. La Sala estima que el monto de la multa debe ser impuesto tomando en cuenta en primer lugar el provecho ilícito obtenido por la emplazada al realizar el acto infractor. Asimismo, para determinar la sanción a imponerse debe tenerse en cuenta el fin disuasivo de la misma, la conducta procesal de la emplazada y la gravedad de la falta. De la revisión del expediente, la Sala ha tenido en consideración los siguientes aspectos:
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(i)
(ii)
Respecto del provecho ilícito, se ha verificado que la emplazada importó lo siguiente: Descripción
Cantidad de unidades
Jabones de tocador (incluso medicinales), en barra, panes o trozos
2150 gruesa
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Se ha verificado en el Reporte de la DUA N° 118-2009-10-082783-01-1009 que se consigna la importación de 2150 unidades (cada unidad equivale a 144 piezas, dando un total de 309 600 piezas) de jabones de tocador (incluso medicinales), en barra, panes o trozos, consignándose un precio FOB de US$ 10,749 (diez mil setecientos cuarenta y nueve dólares americanos). Asimismo, de las dos boletas de venta que presentó la accionante que obran a fojas 19 del presente expediente, se ha verificado que en el mercado peruano se han comercializado jabones con la marca HARMONY con un precio unitario promedio de S/. 0.81 nuevos soles.10
(iii)
Respecto a la conducta procesal del emplazado, no se ha verificado una conducta de parte de la emplazada que obstaculice el procedimiento. Cabe precisar que dicha circunstancia no es un factor a tener en cuenta para reducir la sanción, ya que es deber de todo administrado tener una conducta apropiada que no obstruya el desarrollo del procedimiento
(iv)
Finalmente, respecto a la gravedad de la infracción, se advierte que el emplazado ha comercializado efectivamente el producto infractor no habiéndose producido incautación alguna de los productos, lo cual le ha significado un beneficio económico al concretarse la venta de los mismos, lo que constituye una infracción muy grave.
Por las consideraciones anteriores, correspondería imponer una sanción mayor a la impuesta por la Primera Instancia. Cabe precisar que la prohibición de la no reformatio in peius (no reforma peyorativa) recogida en la Ley del Procedimiento
8
Gruesa: Número de doce docenas, especialmente de cosas menudas. Información extraída de www.rae.es 9 Extraída de la página web de ADUANAS www.aduanet.gob.pe y que se adjunta al presente expediente. 10 En las referidas boletas el precio de la docena de jabones varía entre S/. 9.50 a S/. 10 nuevos soles.
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Administrativo General11, impide empeorar o desmejorar la situación jurídica del recurrente a consecuencia de su recurso, por lo que cuando el infractor sancionado recurra o impugne la resolución adoptada, la resolución de los recursos que interponga no podrá determinar la imposición de sanciones más graves para el sancionado. En tal sentido, en el presente caso, no cabe la imposición al emplazado de una sanción mayor que la sanción de 18 UIT impuesta por la Comisión de Signos Distintivos, por lo que corresponde confirmar la sanción de multa ascendente a 18 UIT impuesta a Aníbal Cubas Caballero por la Comisión de Signos Distintivos. 9. Costas y costos del procedimiento El artículo 7 del Decreto Legislativo 80712 establece que en cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. De acuerdo al criterio anteriormente establecido por la Sala, la facultad de ordenar el pago de costas y costos no debería encontrarse relacionada con los costos que irroga a las empresas perjudicadas la comisión de una infracción, sino que más bien debería estar relacionada con la razonabilidad o no de que la materia controvertida sea discutida y resuelta dentro de un procedimiento administrativo. En este orden de ideas, al momento de evaluar si corresponde ordenar el pago de las costas y costos del proceso al infractor, se debe tomar en cuenta, en primer lugar, la gravedad de la infracción. A manera de ejemplo, podría suceder 11
Artículo 237.3.- Cuando el infractor sancionado recurra o impugne la resolución adoptada, la resolución de los recursos que interponga no podrá determinar la imposición de sanciones más graves para el sancionado. 12 Ley sobre facultades, normas y organización de Indecopi. Artículo 7.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comisión u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del artículo 38 del Decreto Legislativo Nº 716. Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del Indecopi, será sancionado con una multa de hasta 50 UIT mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplicará sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda.
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que la infracción cometida fuese tan flagrante, que pudiera considerarse evidente para quien la comete que será objeto de una denuncia ante algún órgano funcional del INDECOPI. De darse este supuesto, queda claro que quien llevó a cabo el acto es consciente de que su conducta puede dar origen al inicio de un procedimiento, que va a demandar costos para el denunciante o para la propia administración. Este supuesto justificaría ordenar que el infractor asuma el pago de costas y costos del proceso. En segundo lugar, debe tomarse en cuenta la conducta procesal demostrada por el infractor a lo largo del procedimiento. En este sentido, una conducta renuente u obstruccionista por parte del infractor ante la autoridad administrativa podría complicar y elevar los costos del proceso, lo que justificaría que se le condene al pago de costas y costos del mismo. Mientras que, por el contrario, una voluntad conciliadora y una conducta procesal idónea de la emplazada podrían evitar que a éste se le condene al pago de las costas y costos del proceso. En el presente caso, la Sala considera que el actuar del emplazado podía hacerle suponer que con dicha conducta podía ser objeto de una acción por infracción, dada la identidad existente entre el signo que utiliza y la marca registrada a favor de la accionante. En tal sentido, la Sala considera que se han configurado los supuestos necesarios para imponer al emplazado el pago de las costas y costos incurridos por la accionante en el presente procedimiento. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA CONFIRMAR en todos sus extremos la Resolución Nº 1-2010/CSD-INDECOPI de fecha 5 de enero de 2010 emitida por la Comisión de Signos Distintivos. Con la intervención de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Teresa Stella Mera Gómez, Virginia María Rosasco Dulanto y Edgardo Enrique Rebagliati Castañón
NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS Vice- Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual /jcch.
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