REPÚBLICA DEL PERÚ
EXPEDIENTE N° 227647-2004 RESOLUCIÓN N°
012485-2006/OSD-INDECOPI
Lima, 10 de agosto de 2006 Con fecha 10 de diciembre de 2004, JOSÉ YUSOF LOLAS MIANI, de Perú, solicita el registro de la marca de producto constituida por la denominación PRIMERA NOTICIA, para distinguir periódicos, diarios, revistas, publicaciones, productos de imprenta, material de instrucción y de enseñanza, folletos, papelería, textos publicitarios de la clase 16 de la Clasificación Internacional; solicitud a la cual formula oposición COMPAÑÍA PERUANA DE RADIODIFUSIÓN S.A., de Perú. 1. ANTECEDENTES 1.1. Fundamentos de las partes La opositora manifiesta ser titular de las marcas PRIMERA EDICIÓN, registradas bajo certificados N° 697 y Nº 698, en las clases 35 y 38, respectivamente, y de las marcas PRIMERA PLANA, registradas bajo certificados Nº 10558 y Nº 33778 en las clases 41 y 38 de la Clasificación Internacional, con las cuales considera que el signo solicitado resulta confundible. Asimismo, ha solicitado mediante expedientes Nº 209403-2004 y Nº 209404-2004, el registro de las marcas PRIMERA EDICIÓN y logotipo en las clases 38 y 41, respectivamente. Señala que mediante resoluciones Nº 865-2002/TPI-INDECOPI y Nº 1468-2001/TPI-INDECOPI la Sala de Propiedad Intelectual estableció la vinculación entre los productos de la clase 16 y los servicios de las clases 38 y 41, respectivamente. Alega que existe vinculación entre los productos de la clase 16 y los servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional, toda vez que es usual que una empresa que se dedique a la fabricación de productos de la clase 16 amplíe sus actividades a la creación de campañas publicitarias que oferten sus productos o servicios en el mercado o a la realización de exposiciones con fines comerciales. Precisa que el elemento más relevante de sus marcas registradas PRIMERA EDICIÓN y logotipo lo constituye su aspecto denominativo. Agrega que tanto el signo solicitado como las marcas registradas presentan la denominación PRIMERA, además la denominación NOTICIA del signo solicitado es similar a la denominación EDICIÓN de las marcas registradas, por que lo desde el punto de vista conceptual, ambos signos eluden al mismo concepto: “la comunicación que se plasma en la tirada de un periódico”. Finalmente señala que en el presente caso se puede dar confusión directa e indirecta. Invoca la aplicación de los artículos 146 y 147 de la Decisión 486 y los artículos 131, 132 y demás del Decreto Legislativo Nº 823. Ampara su oposición en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486. Cita jurisprudencia que considera aplicable al presente caso.
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Al absolver el traslado de la oposición, la solicitante manifiesta lo siguiente: Desde el punto de vista gráfico se aprecia que si bien los signos comparten el término PRIMERA, éste se encuentra acompañado de diferentes elementos denominativos adicionales, lo cual determina una impresión conjunta distinta. El signo solicitado es susceptible de ser diferenciado por el público consumidor, permitiéndole individualizar los productos que pretende distinguir sin que exista la posibilidad de que los consumidores consideren que las marcas en cuestión posean un mismo origen empresarial. Resulta menos probable aun que los consumidores adquieran los productos identificados con el signo solicitado en la creencia de que son de las marcas registradas, máxime si el signo solicitado pretende distinguir productos, mientras que las marcas registradas a favor de la opositora distinguen servicios, por lo que se encuentran dirigidos a un público distinto. El hecho que ambos signos compartan la denominación PRIMERA, resulta insuficiente a efectos de asumir que su coexistencia sea susceptible de inducir a error al público consumidor respecto del origen empresarial de los mismos. El signo solicitado es un signo arbitrario, distinto a cualquier otra marca que pudiera dar lugar a confusión. No existe vinculación entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 16 y los servicios que distinguen las marcas registradas en la clase 38 de la Clasificación Internacional, toda vez que si bien los periódicos son considerados medios de comunicación, al igual que un programa de televisión, éstos son de naturaleza totalmente distinta atendiendo al medio en que son distribuidos, además se encuentran dirigidos a un público consumidor diferente. No existe vinculación entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 16 y los servicios que distinguen las marcas registradas en la clase 41 de la Clasificación Internacional, toda vez que constituyen medios de comunicación distintos. No existe vinculación entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 16 y los servicios que distingue la marca registrada en la clase 35 de la Clasificación Internacional. 1.2. Informes de antecedentes De los informes de antecedentes se ha verificado lo siguiente: a) COMPAÑÍA PERUANA DE RADIODIFUSIÓN S.A., de Perú, es titular de las siguientes marcas de servicio: -
Denominación PRIMERA EDICIÓN, que distingue servicios de publicidad y negocios de la clase 35 de la Clasificación Internacional, registrada bajo certificado Nº 697, vigente hasta el 9 de noviembre de 20013.
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Denominación PRIMERA EDICIÓN, que distingue servicio de comunicación y difusión mediante programas de radio televisión de la clase 38 de la Clasificación
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Internacional, registrada bajo certificado Nº 698, vigente hasta el 9 de noviembre de 2013. -
Denominación PRIMERA EDICION y figura estilizada de un ojo, en colores negro, guinda y mostaza; conforme al modelo adjunto, que distingue servicios de comunicaciones y/o telecomunicaciones prestados a través de redes de datos públicas o privadas, especialmente transmisión, recepción, acceso y conexión a mensajes y/o avisos a través de redes mundiales de datos y/o vía redes mundiales informáticas de comunicaciones; difusión de programas radiofónicos, difusión de programas de televisión, servicios de radiodifusión y comunicaciones radiofónicas de la clase 38 de la Clasificación Internacional, registrada bajo certificado Nº 41055, vigente hasta el 6 de enero de 2016.
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Denominación PRIMERA EDICIÓN y figura estilizada de un ojo, en colores negro, guinda y mostaza; conforme al modelo adjunto, que distingue producción y/o montaje de programas radiofónicos y/o de televisión; servicios de artistas de espectáculos/actores; doblaje de películas; producción y/u organización de espectáculos; servicios de estudios de grabación; representaciones teatrales; esparcimiento televisado; educación, actividades culturales, entretenimiento, organización y dirección de conferencias y concursos de la clase 41 de la Clasificación Internacional, registrada bajo certificado Nº 38967, vigente hasta el 1 de julio de 2015.
- Denominación PRIMERA PLANA, que distingue servicios de educación y esparcimiento de la clase 41 de la Clasificación Internacional, registrada bajo certificado Nº 10558, vigente hasta el 10 de febrero de 2013. -
Denominación PRIMERA PLANA, que distingue servicio de comunicaciones y telecomunicaciones; difusión de programas de televisión, servicios de televisión por cable, vía satélite, de televisión por suscripción; servicios de agencias de prensa, de agencias de información; servicios de radio y comunicación por radio de la clase
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38 de la Clasificación Internacional, registrada bajo certificado Nº 33778, vigente hasta el 11 de noviembre de 2013. b) En la clase 16 de la Clasificación Internacional existen diversas marcas registradas a favor de terceros que incluyen en su conformación la denominación PRIMERA, tales como: LA PRIMERA OPCIÓN (certificado N° 51826), LA PRIMERA OPCION DE INGRESO y figura (certificado N° 52276), MI PRIMERA ENCICLOPEDIA (certificado N° 85562), entre otras. 2. ANÁLISIS DE LO ACTUADO 2.1. Evaluación del riesgo de confusión La empresa COMPAÑÍA PERUANA DE RADIODIFUSIÓN S.A. sustenta su oposición en la titularidad de las marcas de servicio PRIMERA EDICIÓN, registradas bajo certificados N° 697 y Nº 698 en las clases 35 y 38 de la Clasificación Internacional, respectivamente, así como en las solicitudes de las marcas PRIMERA EDICIÓN y logotipo en las clases 38 y 41, y en la titularidad de las marcas PRIMERA PLANA, registradas bajo certificados Nº 10558 y Nº 33778 en las clases 41 y 38 de la Clasificación Internacional, respectivamente con las cuales considera que el signo solicitado resulta confundible. Si bien al momento de formular oposición a la presente solicitud de registro, las marcas de servicio PRIMERA EDICIÓN y logotipo, en las cuales se sustenta la oposición, se encontraban en trámite de registro, se ha podido verificar que durante la tramitación del presente procedimiento, el registro de dicha marcas ha sido otorgado bajo certificados Nº 41055 y Nº 38967, en las clases 38 y 41 de la Clasificación Internacional, respectivamente. El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta no está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor aún diferenciando claramente los productos o servicios considera que éstos pertenecen a un mismo titular. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 131 del Decreto Legislativo N° 823 y para efectos de establecer si entre dos signos existe semejanza
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en grado de producir confusión, debe realizarse una apreciación sucesiva de los signos, así como un examen de conjunto de los mismos, poniendo mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias, tomando en cuenta el grado de percepción del consumidor medio, la naturaleza de los productos y su forma de comercialización, así como el carácter arbitrario o de fantasía del signo y si es parte de una de una familia de marcas. De lo expuesto se concluye que para el análisis del riesgo de confusión se deberá tener en cuenta tanto la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los productos o servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que por lo general, la confusión entre dos signos será mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir. 2.2.1. Productos y servicios a los que están referidos los signos en cuestión En relación a los productos o servicios, corresponde señalar que uno de los principios en los que se sustenta nuestro sistema marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita con carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes. Así, el registro de una marca otorga protección a su titular no sólo respecto a los productos o servicios para los cuales se concedió el registro, sino que también opera en relación a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusión al público consumidor, con independencia de si éstos se encuentran comprendidos o no en una misma clase de la Clasificación Internacional. Al respecto, cabe precisar que la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos o servicios en cuestión. Así lo entiende el artículo 161 del Decreto Legislativo Nº 823, al establecer expresamente que la Clasificación Internacional es sólo referencial, por lo que puede suceder que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificación Internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares. En tal sentido, para determinar el alcance del principio de especialidad, se deberá analizar si los servicios a los que están referidos los signos son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización, complementariedad, utilización conjunta o público consumidor al que van dirigidos. En el presente caso el signo solicitado PRIMERA NOTICIA pretende distinguir periódicos, diarios, revistas, publicaciones, productos de imprenta, material de instrucción y de enseñanza, folletos, papelería, textos publicitarios de la clase 16 de la Clasificación Internacional, en tanto que las marcas
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de la opositora se encuentran referidas a servicios de la clase 35, 38 y 41 de la Clasificación Internacional, conforme se detalla a continuación: -
Servicios de la clase 35 La marca registrada bajo certificado N° 697, distingue servicios de publicidad, y negocios comerciales de la clase 35 de la Clasificación Internacional. Al respecto, se advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los servicios que distingue la marca registrada difieren en cuanto a su naturaleza y finalidad. En efecto, por un lado se trata de productos de papelería, periódicos e impresos, mientras que por otro lado, se trata de servicios destinados a promocionar bienes de terceros, así como de servicios de gestión de negocios comerciales. Además, los servicios en cuestión poseen distintos canales de comercialización y prestación, ya que los productos de la clase 16 son expendidos en librerías y supermercados, mientras que los servicios de la clase 35 que distingue la marca registrada se ofrecen por empresas publicitarias y por empresas especializadas en negocios comerciales. En virtud a ello, se concluye que no existe vinculación entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los servicios que distingue la marca registrada, dado que se trata de productos y servicios de distinta naturaleza y finalidad, que difieren en sus canales de comercialización y prestación.
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Servicios de la clase 38 La marca registrada con certificado Nº 698, distingue servicio de comunicación y difusión mediante programas de radio televisión de la clase 38 de la Clasificación Internacional. Asimismo, la marca registrada con certificado N° 41055, distingue servicios de comunicaciones y/o telecomunicaciones prestados a través de redes de datos públicas o privadas, especialmente transmisión, recepción, acceso y conexión a mensajes y/o avisos a través de redes mundiales de datos y/o vía redes mundiales informáticas de comunicaciones; difusión de programas radiofónicos, difusión de programas de televisión, servicios de radiodifusión y comunicaciones radiofónicas de la clase 38 de la Clasificación Internacional. Adicionalmente, la marca registrada bajo certificado Nº 33778, distingue servicio de comunicaciones y telecomunicaciones; difusión de programas de televisión, servicios de televisión por cable, vía satélite, de televisión por suscripción; servicios de agencias de prensa, de agencias de información; servicios de radio y comunicación por radio de la clase 38 de la Clasificación Internacional.
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Al respecto, se advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los servicios que distingue la marca registrada difieren en cuanto a su naturaleza y finalidad. En efecto, por un lado se trata de productos de papelería, periódicos e impresos, mientras que por otro lado, se trata de servicios de comunicaciones y de difusión de programas televisivos. Además, los servicios en cuestión poseen distintos canales de comercialización y prestación, ya que los productos de la clase 16 son expendidos en librerías y supermercados, mientras que los servicios de la clase 38 que distinguen las marcas registradas se ofrecen por empresas de telecomunicaciones. En virtud a ello, se concluye que no existe vinculación entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los servicios que distinguen las marcas registradas, dado que se trata de productos y servicios de distinta naturaleza y finalidad, que difieren en sus canales de comercialización y prestación. -
Servicios de la clase 41 La marca registrada con certificado N° 38967, distingue producción y/o montaje de programas radiofónicos y/o de televisión; servicios de artistas de espectáculos/actores; doblaje de películas; producción y/u organización de espectáculos; servicios de estudios de grabación; representaciones teatrales; esparcimiento televisado; educación, actividades culturales, entretenimiento, organización y dirección de conferencias y concursos de la clase 41 de la Clasificación Internacional. Asimismo, la marca registrada bajo certificado Nº 10558, que distingue servicios de educación y esparcimiento de la clase 41 de la Clasificación Internacional. Al respecto de advierte que si bien en un caso se trata de productos y en el otro de servicios, algunos de ellos tienen una finalidad similar, como es el caso de las revistas, que dependiendo de su contenido, pueden brindar entretenimiento a las personas, al igual que los servicios de esparcimiento que pueden brindarse a través de programas televisivos, como magazines y los denominados talk show. Asimismo, dichos productos y servicios pueden ser ofrecidos por las mismas empresas. Así, suele ser común en nuestro medio que quien ofrece servicios de esparcimiento a través de programas de televisión lance al mercado una revista que brinde entretenimiento. En virtud a ello, se concluye que existe vinculación entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los servicios que distinguen las marcas
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registradas, dado que se trata de productos y servicios que presentan la misma naturaleza y finalidad. En atención a las consideraciones expuestas, dada la vinculación existente en algunos de los productos que pretende distinguir el signo solicitado y las marcas registradas en la clase 41 de la Clasificación Internacional, se debe realizar el examen comparativo de los referidos signos a efectos de determinar si existe riesgo de inducir a confusión al público usuario. Por otro lado, en el caso de las marcas registradas en las clases 35 y 38 de la Clasificación Internacional, si bien se ha determinado que los servicios que éstas distinguen no se encuentran vinculados a los productos que pretende distinguir el signo solicitado, por lo que no existe riesgo de confusión, esta Oficina considerará igualmente a dichas marcas en el examen comparativo, ya que corresponde pronunciarse sobre todos los puntos alegados en la oposición, incluyendo la similitud de dichos signos. 2.2.2. Examen comparativo Para determinar si dos signos son semejantes en grado de confusión, debe partirse de la impresión de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, ya que por lo general, éste no podrá comparar ambos signos a la vez, sino que más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo que guarde del signo anteriormente percibido. Es por ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor, debiéndose tener presente además, que por lo general el recuerdo y capacidad de diferenciación de los consumidores dependerán de los productos o servicios a distinguir y de la atención que usualmente presten para su adquisición o contratación. Ahora bien, el artículo 135 del Decreto Legislativo N° 823, señala que cuando el examen comparativo esté referido a un signo denominativo y a uno mixto, como es el presente caso en que el signo solicitado y las marcas registradas bajo certificados Nº 697, N° 698, N° 33778 y N° 10558 son denominativas y las marcas registradas bajo certificados Nº 41055 y 38967 son mixtas, se deberán tener en cuenta los criterios establecidos en los artículos 132 y 134, los cuales se detallan a continuación: -
La semejanza gráfico – fonética; La semejanza conceptual; Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva; La denominación que acompaña al elemento figurativo; La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo, tratándose de un examen que incluye un signo mixto.
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En este orden de ideas, en el caso de signos de naturaleza mixta, como son las marcas registradas bajo certificados Nº 41055 y N° 38967, debe determinarse previamente al examen comparativo de los signos cuál es elemento más relevante de los mismos y que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios a los cuales se aplican; criterio establecido en el inciso c) del artículo 134 del Decreto Legislativo N° 823. Al respecto, Fernández – Nóvoa señala que “una vez fijada la dimensión característica de la marca mixta, podrá ya procederse a comparar la misma con la otra confrontada. Si ésta es, a su vez, una marca mixta, habrá que determinar asimismo si su dimensión característica estriba en el elemento denominativo o bien en el elemento gráfico; y, seguidamente podrá ya procederse a comparar – con arreglo a los principios generales – la dimensión más característica de las marcas confrontadas.”1 Así, en el presente caso se aprecia que en las marcas registradas bajo certificados Nº 41055 y N° 38967 es relevante tanto el aspecto denominativo como el aspecto figurativo constituido por la figura estilizada de un ojo, en los colores negro, guinda y mostaza. a)
Entre el signo solicitado y las marcas registradas bajo certificados Nº 697, Nº 698, N° 33778 y N° 10558
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y las marcas registradas PRIMERA EDICIÓN (certificados Nº 697 y Nº 698) y PRIMERA PLANA (certificados N° 33778 y N° 10558), se advierte desde los puntos de vista fonético y gráfico que si bien los signos comparten la denominación PRIMERA, dicho término no sólo forma parte de otras marcas registradas a favor de terceros en la clase 16, sino que además se encuentra acompañada en cada caso de elementos denominativos adicionales (NOTICIA en el signo solicitado y EDICIÓN o PLANA en las marcas registradas), lo cual determina que posean impresiones sonoras y visuales de conjuntos diferentes. Con relación al punto de vista conceptual, cabe señalar que la denominación NOTICIA presente en el signo solicitado significa “contenido de la comunicación antes desconocida2”, mientras que la denominación EDICIÓN hace referencia a la producción impresa de ejemplares de un texto, una obra artística o un documento visual3 y la denominación PLANA alude al concepto de página escrita, especialmente la impresa de los periódicos y de las revistas4, por lo que no presentan semejanzas desde el punto de vista conceptual.
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FERNÁNDEZ – NÓVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid 1984, p. 241. Información obtenida de www.rae.es 3 Información obtenida de www.rae.es 4 Información obtenida de www.rae.es 2
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b) Entre el signo solicitado y las marcas registradas bajo certificados Nº 41055 y N° 38967 Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y las marcas registradas PRIMERA EDICIÓN (certificados Nº 38967 y Nº 41055), se advierte desde los puntos de vista fonético y gráfico que si bien los signos comparten la denominación PRIMERA, dicho término no sólo forma parte de otras marcas registradas a favor de terceros en la clase 16, sino que además se encuentra acompañada en ambos casos de elementos denominativos adicionales (NOTICIA en el signo solicitado y EDICIÓN en las marcas registradas), además las marcas registradas poseen elementos gráficos y cromáticos que el signo solicitado no presenta, lo cual determina que posean impresiones sonoras y visuales de conjuntos diferentes. Con relación al punto de vista conceptual, cabe señalar que la denominación NOTICIA presente en el signo solicitado significa “contenido de la comunicación antes desconocida5, mientras que la denominación EDICIÓN hace referencia a la producción impresa de ejemplares de un texto, una obra artística o un documento visual6, por lo que no presentan semejanzas desde el punto de vista conceptual. 2.2.3. Conclusión Respecto a las marcas registradas bajo certificados N° 697, N° 698, N° 41055 y N° 33778, tenemos que la inexistencia de vinculación entre los servicios que distinguen dichas marcas y los productos que distingue el signo solicitado, así como las diferencias existentes entre ambos signos, determinan que no exista riesgo de inducir a confusión al público consumidor. Asimismo, en cuanto a las marcas registradas bajo certificados N° 38967 y N° 10558, tenemos que si bien se trata de productos y servicios vinculados, las diferencias gráficas y fonéticas existentes entre dichas marcas y el signo solicitado, determinan que no exista riesgo de inducir a confusión al público consumidor, por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada por COMPAÑÍA PERUANA DE RADIODIFUSIÓN S.A. 2.3. Examen de registrabilidad Sin perjuicio de lo expuesto en el punto anterior, resulta necesario realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado a efectos de determinar si éste se encuentra incurso en alguna de las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. El artículo 134 de la Decisión 486 establece que constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el 5 6
Información obtenida de www.rae.es Información obtenida de www.rae.es
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mercado; precisando además que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La marca tiene como función esencial el individualizar los productos o servicios de un competidor, para que éstos sean identificados por el público consumidor en el mercado. Este carácter distintivo del signo permite al empresario individualizar sus productos o servicios para así participar en el mercado y, por otro lado, permite al consumidor identificar el origen, procedencia y calidad del producto o servicio que desea adquirir o contratar, sin verse expuesto a confusión o engaño. Un signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características. Es por ello, que no tendrán tal aptitud distintiva, entre otros, aquellos signos que informan de manera directa a los consumidores acerca de las características de los productos o servicios a los que se pretende aplicar. Estos signos que en el comercio pueden servir para describir las características de los productos o servicios, se encuentran comprendidos dentro del supuesto de prohibición al registro contenido en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, el cual establece que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. Dicha norma enumera las principales características sobre las que pueden informar las denominaciones descriptivas, tales como calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, concluyendo en una pequeña cláusula general “… u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”, incluyendo además a las expresiones laudatorias. Los signos a los que alude el artículo citado anteriormente son los denominados descriptivos. Conforme lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad, dichos signos son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los servicios a los cuales protege la marca. Estos signos descriptivos deben ser libremente utilizables por todos los competidores que actúan en el mercado, ya que de otorgarse el derecho a uso exclusivo a favor de una persona, se estaría privando a los competidores de la facultad de emplear dichos términos para mencionar las características u otras especificaciones de sus productos o servicios. Ahora bien, el carácter descriptivo de un signo como causal de irregistrabilidad debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios
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a distinguir y teniendo en cuenta el conocimiento que sobre dicho término posee el público consumidor. Asimismo, se debe tener en cuenta que la prohibición de registro solo comprende a los signos que “exclusivamente” estén compuestos por elementos descriptivos, por lo que signos que contengan otros elementos que le otorguen distintividad sí podrían acceder al registro. En el presente caso, ha solicitado el registro de la marca de producto constituida por la denominación PRIMERA NOTICIA, para distinguir periódicos, diarios, revistas, publicaciones, productos de imprenta, material de instrucción y de enseñanza, folletos, papelería, textos publicitarios de la clase 16 de la Clasificación Internacional. Cabe señalar que la denominación PRIMERA significa “dicho de una persona o de una cosa que precede a las demás de su especie en orden, tiempo, lugar, situación, clase o jerarquía”7. Por otro lado la denominación NOTICIA hace referencia al contenido de una comunicación antes desconocida8. En tal sentido, la denominación PRIMERA NOTICIA hace referencia a que uno de los productos que pretende distinguir el signo solicitado (periódicos) va a contener información, la cual va a ser ofrecida al público consumidor inmediatamente después de ocurrido algún hecho, por lo que constituye una denominación descriptiva en relación a las características de los productos que se pretenden distinguir. Es por ello, que sobre dicha denominación no puede recaer un derecho de exclusiva con relación a productos que se pretende distinguir, sino que por el contrario, debe permanecer en el dominio público a fin que pueda ser utilizada por cualquier empresario en la comercialización y promoción de sus productos. A lo expuesto, cabe señalar que si bien la prohibición de registro de signos descriptivos sólo comprende a los signos que exclusivamente estén compuestos por dichos elementos, en el presente caso el signo solicitado no cuenta con elementos adicionales que le otorguen capacidad distintiva para acceder al registro. En efecto, dicho signo está compuesto por una denominación que será apreciada como una indicación descriptiva, sin presentar en su estructura, alguna característica peculiar o un elemento denominativo adicional que en conjunto le otorgue distintividad. En virtud a las consideraciones expuestas, se concluye que el signo solicitado incurre en la prohibición de registro del artículo 135 inciso e) de la referida Decisión, por lo que no corresponde acceder a su registro. 7 8
Información obtenida de www.rae.es Información obtenida www.rae.es
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3. RESOLUCIÓN DE LA OFICINA DE SIGNOS DISTINTIVOS Primero: Declarar INFUNDADA la oposición formulada por COMPAÑÍA PERUANA DE RADIODIFUSIÓN S.A, de Perú. Segundo: Por las razones expuestas en los considerandos de la presente resolución, DENEGAR de oficio el registro de la marca de producto solicitada por JOSÉ YUSOF LOLAS MIANI, de Perú. Regístrese y comuníquese. MEV / MBM
Miguel Ángel Sánchez del Solar Quiñones Jefe de la Oficina de Signos Distintivos
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