REPÚBLICA DEL PERÚ
EXPEDIENTE N° 236800-2005
RESOLUCIÓN N° 009865-2007/OSD-INDECOPI
Lima, 15 de Junio del 2007 Con fecha 23 de marzo del 2005, JOSE YUSOF LOLAS MIANI, de Perú, solicita el registro de la marca de producto constituida por la denominación LA PRIMERA escrita en letras características, la primera letra de cada palabra es de color rojo, siendo las demás letras de color negro; conforme al modelo adjunto, para distinguir periódicos, diarios, revistas, publicaciones, productos de imprenta, material de instrucción y enseñanza (excepto aparatos), folletos, papelería y textos publicitarios de la clase 16 de la Clasificación Internacional; solicitud a la cual formula oposición HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, de Francia.
1. ANTECEDENTES 1.1. Fundamentos de las partes La empresa opositora manifiesta ser titular de la marca PREMIERE y logotipo, inscrita con Certificados Nº 36464 para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional. Señala que el elemento denominativo principal y relevante del signo solicitado es la denominación PRIMERA ya que la denominación LA no es relevante pues su función en el signo solicitado es la de articulo y es usada en numerosas marcas registradas tales como LA FENIX PERUANA, LA CRONICA, LA TERCERA, razón por la cual es de uso común y no relevante para el análisis comparativo de los signos. Indica que los colores rojo y negro no son suficientes para dotar la distintividad del conjunto marcario por lo cual menciona no son relevantes para el análisis comparativo. Asimismo menciona que el elemento denominativo de la marca registrada PREMIERE y logotipo es relevante ya que los consumidores solicitan así los productos en el mercado usando su denominación. Precisa que de la comparación sucesiva y de conjunto de los signos confrontados, ambos signos resultan idénticos ya que a nivel fonético la denominación PRIMERA del signo solicitado tiene los mismos fonemas consonánticos P-R-M-R en el mismo orden y similares fonemas vocálicos por lo que ambos tienen una pronunciación similar. A nivel grafico tienen idéntica secuencia consonántica P-R-M-R- y semejante secuencia vocálica, además de la extensión de 7 grafías similar a las 8 grafías de la marca Pág. 1 de 8
registrada PREMIERE por lo que ambas marcas resultan gráficamente similares. Señala que los consumidores podrían percibir el signo solicitado PRIMERA como un sinónimo de la marca registrada PREMIERE y logotipo, que si bien es una denominación en idioma extranjero, es comprensible en español como primera o primero por lo que la identificaran conceptualmente. Además indica que ambos signos distinguen exactamente los mismos productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional por lo que existe el riesgo de confusión. Fundamenta su oposición en el articulo 136 inciso a) de la Decisión 486. El solicitante manifiesta que el termino PRIMERA es utilizado en la clase por varias marcas por lo que no se puede determinar la confundibilidad de los signos en base a ese término. Señala que los signos tienen características diferentes por lo que no existe la posibilidad de confusión ya que la forma en que se presentan, así como la idea que trasciende es completamente diferente en uno y otro caso. Indica que desde el punto de vista grafico si bien se aprecia que los signos comparten letras en común éstas se encuentran acompañadas de diferentes elementos denominativos lo cual determina una impresión conjunta distinta. Manifiesta que son los elementos adicionales que acompañan la palabra PREMIERE del signo del opositor los que determinan que vistos en su conjunto y en forma sucesiva sean perfectamente diferenciables por el publico consumidor permitiéndole individualizar los productos que pretende identificar el referido registro sin que los consumidores consideren que tiene un mismo origen empresarial o que adquieran los productos en la creencia de que se trata de un producto identificado con el signo registrado. Agrega que la marca mencionada es un signo arbitrario distinto, si bien tiene un significado real la denominación completa del signo carece de definición alguna, siendo meramente evocativa, hecho que no constituye una prohibición de registro.
1.2. Informe de antecedentes
Del informe de la búsqueda de antecedentes, se aprecia que HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, de Francia, es titular de la marca de producto constituida por la denominación PREMIERE escrita conforme al modelo adjunto, inscrita con Certificado Nº 36434 vigente hasta el 03 de febrero del 2007 para distinguir papel cartón y productos hechos de estos materiales, no incluidos en otras clases; impresos: revistas, periódicos; publicaciones impresas; diarios; prospectos álbumes, almanaques; libros; sujeta libros; catálogos; material de dibujo, instrumentos para dibujo, artículos de encuadernación, fotografías; papelería, adhesivos para papelería o para fines domésticos, materiales para artistas; pinceles, máquinas de escribir y de oficina (excepto muebles); material de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos); materiales plásticos para empaquetar (no incluidos en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; bloques de impresión de la clase 16 de la Clasificación Internacional.
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Cabe señalar que si bien el registro antes mencionado se encontraba vigente hasta el 03 de febrero del 2007, se encuentra dentro del plazo de gracia de los 06 meses contados desde el vencimiento del registro para solicitar la renovación, de conformidad con lo establecido por el artículo 153 de la Decisión 486, por lo que actualmente mantiene su vigencia.
2. ANALISIS DE LO ACTUADO
2.1. Cuestión previa Mediante escrito de fecha 01 de agosto del 2005, el solicitante señala que la oposición formulada no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 147 del Decreto Legislativo Nº 823, toda vez que no adjuntó una reproducción exacta y nítida del signo PREMIERE. Al respecto, debemos señalar que si bien el artículo 147 del Decreto Legislativo Nº 823 señala que se cuando la oposición se sustente en signos gráficos o mixtos, deberá adjuntarse una reproducción exacta y nítida los mismos, no establece que dicho caso como un supuesto de inadmisibilidad de oposiciones ni establece que se deba notificar al opositor para que en un plazo determinado se subsane esa omisión, razón por la cual se continuó el tramite.
2.2.
Evaluación del riesgo de confusión
Existe confusión entre dos signos cuando, comparando uno con otro, dejan la misma impresión o recuerdo. En este sentido, para que se configure la confundibilidad, deben concurrir tres requisitos: que haya semejanza entre los signos enfrentados; que la identidad o semejanza entre estos suscite la misma impresión en el público consumidor o una asociación entre los signos; y que dicha semejanza lleve a un error al público consumidor, al aplicarse los signos a los mismos productos o servicios o a productos o servicios similares. La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede ser de dos tipos. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios, idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que el consumidor podría adquirir uno de ellos en la creencia de que se trata del otro. De otro lado, la confusión indirecta, no está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos,
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es decir que el consumidor aún diferenciando claramente los productos o servicios, considera que ambos pertenecen a un mismo titular. De lo expuesto se concluye que para el análisis del riesgo de confusión se deberá tener en cuenta tanto la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los productos o servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que por lo general, la confusión entre dos signos es mayor cuanto mayor es la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir.
2.2.1. Vinculación de productos Uno de los principios en los que se sustenta nuestro sistema marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita con carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes. Así, el registro de una marca otorga protección a su titular no sólo respecto a los productos o servicios para los cuales se concedió el registro, sino que también opera en relación con productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusión al público consumidor, con independencia de si éstos se encuentran comprendidos o no en una misma clase de la Clasificación Internacional. Al respecto, cabe precisar que la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos o servicios en cuestión. Así lo entiende el artículo 151 de la Decisión 486, al establecer que las clases de la Clasificación Internacional no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente, por lo que puede suceder que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificación Internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares. En tal sentido, para determinar el alcance del principio de especialidad, se deberá analizar si los productos o servicios a los que están referidos los signos son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización, complementariedad, utilización conjunta o público consumidor al que van dirigidos. El signo solicitado pretende distinguir periódicos, diarios, revistas, publicaciones, productos de imprenta, material de instrucción y enseñanza (excepto aparatos), folletos, papelería y textos publicitarios de la clase 16 de la Clasificación Internacional mientras que la marca registrada distingue papel, cartón y productos hechos de estos materiales, no incluidos en otras clases; impresos: revistas, periódicos; publicaciones impresas; diarios; prospectos, álbumes, almanaques; libros; sujeta libros; catálogos; material de dibujo, instrumentos para Pág. 4 de 8
dibujo, artículos de encuadernación, fotografías; papelería, adhesivos para papelería o para fines domésticos, materiales para artistas; pinceles, máquinas de escribir y de oficina (excepto muebles); material de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos); materiales plásticos para empaquetar (no incluidos en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; bloques de impresión de la clase 16 de la Clasificación Internacional. En el presente caso, se verifica que los productos que pretende distinguir el signo solicitado (periódicos, diarios, revistas, publicaciones, productos de imprenta, material de instrucción y enseñanza (excepto aparatos), folletos, papelería y textos publicitarios) de la clase 16 de la Clasificación Internacional están incluidos en los productos que distingue la marca registrada, razón por la cual se presenta uno de los requisitos para que se configure el riesgo de confusión, quedando por determinar si los signos son similares o no. 2.2.2 Examen comparativo A efectos de determinar si existe semejanza entre dos signos en grado de producir confusión o inducir a error al público consumidor se deberán tener en cuenta los criterios establecidos por la legislación vigente en la materia respecto a la semejanza entre signos, la similitud de los productos o servicios específicos que pretende distinguir el signo solicitado y de los que distinguen las marcas registradas, así como las características y condiciones del mercado y de los agentes económicos correspondientes. El artículo 131 del Decreto Legislativo Nº 823, señala que a efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios: a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; b) El grado de percepción del consumidor medio; c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente; d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y e) Si el signo es parte de una familia de marcas. El artículo 132 del Decreto Legislativo Nº 823, establece que tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 131, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) La semejanza gráfico-fonética; b) La semejanza conceptual; y, c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva.
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El artículo 134 del cuerpo legal citado, precisa que tratándose de signos mixtos, en adición a los criterios señalados en los artículos 131, 132 y 133 se tendrá en cuenta lo siguiente: a) La denominación que acompaña el elemento figurativo; b) La semejanza conceptual; y, c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo. El artículo 135 del Decreto Legislativo Nº 823 señala que tratándose de un signo denominativo y uno mixto se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 132 y 134, siendo de igual aplicación los criterios expuestos en el artículo 131 del mismo texto legal. Asimismo, para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresión de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, ya que por lo general, éste no podrá comparar ambos signos a la vez, sino que más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo que guarde del signo anteriormente percibido. Es por ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor, debiéndose tener presente además, que por lo general el recuerdo y capacidad de diferenciación de los consumidores dependerán de los productos o servicios a distinguir y de la atención que usualmente presten para su adquisición o contratación. En efecto, realizado el examen comparativo entre los signos en conflicto, podemos determinar que éstos son similares en razón que tanto gráfica como fonéticamente ambos signos presentan elementos y características comunes que permiten establecer mayores semejanzas que diferencias entre uno y otro signo. Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado LA PRIMERA y logotipo y la marca de producto registrada PREMIERE y logotipo se determina que éstos no son similares al grado de generar confusión en los consumidores. En efecto desde el punto de vista gráfico y fonético se determina que los signos en conflicto presentan diferente número de términos, letras y sílabas además de presentar una diferente secuencia vocálica lo que permitirá no sólo que los signos generen una impresión visual de conjunto distinta sino que además presenten una diferente pronunciación y entonación. Asimismo, se verifica que ambos signos presentan el elemento denominativo escrito en una grafía distinta y que el signo solicitado se encuentra escrito con las primeras letras de cada término con color rojo y el resto de letras en color negro, lo que contribuye también a diferenciar los signos en conflicto.
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Cabe señalar que si bien la marca registrada PREMIERE significa “primero”, dadas las diferencias gráficas y fonéticas existentes entre los signos en conflicto, no se generará confusión en el público consumidor. Adicionalmente, debemos indicar que el solicitante JOSE YUSOF LOLAS MIANI es titular de la marca de producto constituida por la denominación LA PRIMERA inscrita con Certificado Nº 125473, la cual coexiste con la marca PREMIERE y logotipo registrada a favor del opositor, lo que no hace sino comprobar que tales signos no son confundibles. En atención a lo antes expuesto se determina que vistos los signos en su conjunto y en forma sucesiva, éstos no son susceptibles de generar riesgo de confusión en el público consumidor por lo que corresponde declarar infundada la oposición. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, corresponde realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado, a efectos de determinar si reúne los requisitos de registrabilidad previstos por el artículo 134 de la Decisión 486, y si se encuentra fuera de los supuestos de prohibición de registro establecidos por los artículos 135 y 136 de la norma citada. 2.3. Examen de registrabilidad Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se concluye que cumple con ser suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica, conforme lo requiere el artículo 134 de la Decisión 486, encontrándose fuera de los supuestos de prohibición de registro establecidos en sus artículos 135, 136 y 137, normas concordantes en lo pertinente con los artículos 128, 129 y 130 del Decreto Legislativo Nº 823, respectivamente. La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 31 y 33 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) sancionada por Decreto Ley Nº 25868, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 823, Ley de Propiedad Industrial, así como también en ejercicio de las atribuciones conferidas mediante Resolución Nº 005216-2007/OSD-INDECOPI de fecha 28 de marzo de 2007.
3. RESOLUCIÓN DE LA OFICINA DE SIGNOS DISTINTIVOS Declarar INFUNDADA la oposición formulada por HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, de Francia, y en consecuencia INSCRIBIR en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial, a favor de JOSE YUSOF LOLAS Pág. 7 de 8
MIANI, de Perú, la marca de producto constituida por la denominación LA PRIMERA escrita en letras características, la primera letra de cada palabra es de color rojo, siendo las demás letras de color negro; conforme al modelo adjunto para distinguir periódicos, diarios, revistas, publicaciones, productos de imprenta, material de instrucción y enseñanza (excepto aparatos), folletos, papelería y textos publicitarios de la clase 16 de la Clasificación Internacional quedando bajo el amparo de la ley por el plazo de diez años, contado a partir de la fecha de la presente Resolución. Regístrese y comuníquese VPM
Fancy De los Santos Lopez Sub – Jefa (e) de la Oficina de Signos Distintivos
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