Expediente 418361 - 2010 Resolución 562 - 2014 Montreal Importacio SAC by Estudio Castro García Abogados S.A.C

Indecobí

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DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS Calle la Prosa 104 San Borja

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Señor(es): MONTREAL IMPORTACIONES S.A.C.

Domicilio: CASILLA 08 - SAN BORJA En el expediente N° 418361 -2010 Por la presente, se notifica la Resolución N° 562-2014/CTSD-INDECOPI

Lo que notifico a Ud., conforme a LeyV Lima, 16 de septiembre de 2014

Sandra Barrón Taboada Profesiona en Derecho Área de Maraas Contenciosa Secretcfía Técnica Comisión de Signos Distintivos INHECOPI

Adj.: Resolución

Constancia de recepción

Apellidos y Nombres: Fecha:

Hora de recepción:

DNI o C . Extr. N°: Firma y/o sello: Vínculo c o n el destinatario:

Cabe precisar que contra la resolución mencionada procede recurso de reconsideración o apelación, según corresponda, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente, de conformidad con los artículos 131 y 132 del Decreto Legislativo N° 1075. La resolución que se notifica surte efectos el día de su notificación y no agota la vía administrativa.

F-MAR-14/1B

DIRECCIÓN DE SIGNOS COMISIÓN TRANSITORIA

RESOLUCIÓN

DE SIGNOS

DISTINTIVOS

562-2014/CTSD-INDECOPI

EXPEDIENTE

418361-2010

SOLICITANTE

ADRIFRA IMPORT EXPORT S.A.C.

OPOSITORA

MONTREAL IMPORTACIONES S.A.C.

MATERIA

SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION OPOSICIÓN

Lima,

DISTINTIVOS

PRODUCTO

08 de setiembre de 2014.

1. ANTECEDENTES Con fecha 15 de abril de 2010, ADRIFRA IMPORT EXPORT S.A.C, de Perú, solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación DENTIFRESH y logotipo (se reivindican colores), conforme al modelo:

Para distinguir cepillos dentales, de la clase 21 de la Clasificación Internacional. Mediante escrito de fecha 9 de julio de 2010, MONTREAL IMPORTACIONES S.A.C, de Perú, formuló oposición señalando lo siguiente: Ha solicitado en el Perú el registro de dos marcas tridimensionales mediante expedientes N° 419883-2010 y N° 424006-2010, para distinguir productos de la clase 21 de la Clasificación Internacional.

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PERU

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INDECOPi

De la comparación de los signos en cuestión se advierte que, dos de los modelos de cepillos dentales que presenta el signo solicitado son los mismos que conforman sus signos solicitados. El signo solicitado en el presente procedimiento y los signos solicitados por su empresa se encuentran destinados a distinguir los mismos productos de la clase 21 de la Clasificación Internacional, a saber, cepillos de dientes. Existe riesgo de confusión entre el signo solicitado en el presente procedimiento y sus signos solicitados con anterioridad.

Amparó su oposición en el artículo 135 incisos b) y c) de la Decisión 486. Al absolver el traslado de la oposición formulada, la solicitante manifestó lo siguiente: Las solicitudes presentadas por la opositora son posteriores a la fecha de presentación de su signo solicitado en el presente procedimiento, por lo que goza de prelación en relación a ellas. La oposición formulada sólo posterga la concesión del registro de su signo solicitado, tomando en cuenta que la base de la misma la constituyen solicitudes posteriores. La opositora, tal y como se acredita del documento de conciliación que adjunta, importó productos idénticos a los que protege su registro N° 157335, por ello a sabiendas que los diseños son de su titularidad ha ingresado la presente oposición temeraria, la cual debe ser sancionada conforme a ley. Solicitó se califique la oposición como temeraria, puesto que su empresa se ve afectada comercial, legal y económicamente. Adjuntó copia de un acta de conciliación (foja 33 y 34). Mediante Resolución N° 0728-2011/CSD-INDECOPI, de fecha 30 de marzo de 2011, la Comisión de Signos Distintivos, decidió suspender el trámite del presente procedimiento hasta que la Sala de Propiedad Intelectual emita pronunciamiento en el expediente N° 419882-2010, respecto a la validez del certificado N° 167705V

CUESTIONES EN DISCUSIÓN

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar lo siguiente: (i) (ii) (iii)

Si corresponde levantar la suspensión dispuesta mediante Resolución N° 07282011/CSD-INDECOPI, de fecha 30 de marzo de 2011. Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado DENTIFRESH y logotipo y los signos sustento de la oposición de MONTREAL IMPORTACIONES S.A.C. Si la presente oposición ha sido presentada de manera temeraria.

• Correspondiente a la marca tridimensional

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ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

3.1. Cuestión previa -

Aplicación del artículo 135 incisos b) y c) de la Decisión 486

La opositora sustentó su oposición en el artículo 135 incisos b) y c), los cuales señalan lo siguiente: "No podrán registrarse ...b) carezcan de

como marcas los signos

que:

distintividad;

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate..." Al respecto, de los argumentos contenidos en el escrito de oposición se desprende que el mismo está destinado a demostrar la supuesta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486; y no en la aplicación del artículo 135 incisos b) y c) de la citada norma, el cual regula supuestos distintos, motivo por el cual, no corresponde evaluar en el presente caso la aplicación de las disposiciones contenidas en dicho artículo. 3.2.

Informe de antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en el expediente, se ha verificado lo siguiente: -

ADRIFRA IMPORT EXPORT S.A.C, de Perú, es titular de diversas marcas que presentan en su conformación a la denominación DENTIFRESH, a saber: DENTIFRESH (certificado N° 125902), DENTIFRESH y logotipo' (certificado N° 161337), DENTIFRESH y logotipo' (certificado N° 173454), DENTIFRESH y logotipo^ (certificado N° 173455) y DENTIFRESH y logotipo^ (certificado N° 188324).

Dentifresh

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MONTREAL IMPORTACIONES S.A.C, de Perú, solicitó mediante expediente N° 419882-2010. de fecha 03 de mayo de 2010, el registro de la marca de producto constituida por la forma tridimensional, conforme al modelo adjunto:

Para distinguir cepillo dental, de la clase 21 de la Clasificación Internacional. Al respecto cabe señalar que mediante Resolución N°13630-2010/DSDINDECOPI, de fecha 03 de setiembre de 2010, la Dirección de Signos Distintivos concedió el registro del signo solicitado a favor de MONTREAL IMPORTACIONES S.A.C, y, en consecuencia, se emitió el certificado N° 167705, con vigencia hasta el 03 de setiembre de 2020. Asimismo, mediante proveído de fecha 08 de setiembre de 2010, se elevó el mencionado expediente a la Sala de Propiedad Intelectual de Indecopi, a fin de que proceda a emitir el pronunciamiento que corresponda, toda vez que al momento de realizar el examen de registrabilidad del expediente N° 419882-2010, no se tomó en cuenta la solicitud de registro tramitada mediante expediente N° 417457-2010. Mediante Resolución N° 1381-201 irTPI-INDECOPi, de fecha 08 de julio de 2011, Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi, declaró nula la Resolución N° 136302010/DSD-INDECOPI, de fecha 03 de setiembre de 2010; y en consecuencia, devuelve los actuados a la Dirección de Signos Distintivos a fin de que emita un

t ,

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nuevo pronuncianniento, tomando en cuenta la solicitud de registro del expediente N° 417457-2010. Asimismo, dispuso se cancele el certificado N° 167705 correspondiente a la marca de producto constituida por la forma tridimensional, conforme al modelo. Mediante Resolución N° 17634-2013/DSD-INDECOPI de fecha 25 de octubre de 2013, la Dirección de Signos Distintivos dispuso suspender el trámite del expediente N° 419882-2010. hasta que se resuelva de manera definitiva en la vía administrativa el expediente N° 417457-2010. -

MONTREAL IMPORTACIONES S.A.C, de Perú, solicitó mediante expediente N° 424006-2010, de fecha 15 de junio de 2010, el registro de la marca de producto constituida por la forma tridimensional, conforme al modelo adjunto:

Para distinguir cepillo dental, de la clase 21 de la Clasificación Internacional. Al respecto cabe señalar que mediante Resolución N° 17377-2010/DSDINDECOPI de fecha 11 de noviembre de 2010, la Dirección de Signos Distintivos dispuso suspender el trámite del expediente N° 424006-2010, hasta que se resuelva de manera definitiva en la vía administrativa el expediente N° 4183612010. 3.3. Levantamiento de la s u s p e n s i ó n Mediante Resolución N° 0728-2011/CSD-INDECOPI, de fecha 30 de marzo de 2011, la Comisión de Signos Distintivos suspendió la emisión de un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo en el expediente de vista, hasta que la Sala de Propiedad Intelectual emita pronunciamiento en el expediente N° 419882-2010, respecto a la validez del certificado N° 167705^ Mediante Resolución N° 1381-2011/TPI-INDECOPl, de fecha 08 de julio de 2011, Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi, declaró nula la Resolución N° 13630-2010/DSDINDECOPI, de fecha 03 de setiembre de 2010; y en consecuencia, devuelve los actuados a la Dirección de Signos Distintivos a fin de que emita un nuevo pronunciamiento, tomando en cuenta la solicitud de registro del expediente N° 417457-

Correspondiente a la marca tridimensional

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2010. Asimismo, dispuso se cancele el certificado N° 167705 correspondiente a la marca de producto constituida por la forma tridimensional, conforme al modelo. En tal sentido, atendiendo a que a la fecha han desaparecido los motivos de la referida suspensión, corresponde levantar la suspensión dispuesta, a fin de que continúe el trámite correspondiente. 3.4. Con respecto a la solicitudes de registro posteriores N° 424006-2010 y N" 419882-2010 MONTREAL IMPORTACIONES S.A.C, manifestó como uno de los fundamentos de su oposición que existe similitud entre el signo solicitado y las solicitudes de registro presentadas por su empresa, correspondientes a las marcas constituidas por la forma tridimensional (expediente N°s 424006-2010 y 419882-2010), que pretenden distinguir productos de la clase 21 de la Clasificación Internacional. Por su parte, el artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1075 establece que, la prelación en el derecho de propiedad industrial se determinará por el día y hora de presentación de la solicitud de registro. La prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se reconocerá tal prelación cuando quede demostrado lo contrario. Al respecto, se ha verificado que ADRIFRA IMPORT EXPORT S.A.C. ha solicitado el registro de la marca DENTIFRESH y logotipo (expediente N° 418361-2010) el 15 de abril de 2010, mientras que MONTREAL IMPORTACIONES S.A.C, ha solicitado el registro de la marca tridimensional (expediente N° 424006-2010), el 15 de junio de 2010, y el registro de la marca tridimensional (expediente N° 419882-2010), el 03 de mayo de 2010, es decir con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del presente expediente. Al respecto, cabe señalar que la prohibición de registro prevista en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, sólo opera frente a signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada, lo cual como podemos verificar no sucede en el presente caso. En ese sentido, la opositora no puede oponer válidamente unas solicitudes de registro que resulten posteriores a la presente solicitud de registro, razón por la que corresponde declarar improcedente la oposición formulada en este extremo. 3.5. Carácter temerario de la o p o s i c i ó n La solicitante manifestó que la opositora ha importado productos idénticos a la marca inscrita a su favor mediante certificado N° 157335'', lo cual se puede apreciar de la copia del acta de conciliación que adjunta (foja 33 y 34), siendo que la presente oposición ha

Correspondiente a la marca tridimensional

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sido presentada con un afán desleal y debe calificar como temeraria, ya que su empresa se ve afectada comercial, legal y económicamente. Sobre el particular, cabe indicar que el tercer párrafo del artículo 146 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, señala que "(...) Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si asi lo disponen las normas nacionales. (...)"^. Por su parte, el artículo 55 del Decreto Legislativo N° 1075, establece que "(...; Las oposiciones temerarias serán sancionadas con multa de hasta cincuenta (50) UIT." Conforme lo señala Gozaíni, la temeridad "consiste en la conducta de quien deduce pretensiones o defensas cuya inadmisibilidad o falta de fundamento no puede ignorar con arreglo a una mínima pauta de razonabilidad, configurándose, por lo tanto, frente a la conciencia de la propia sin razón"^. Por lo que esta Comisión considera que la oposición temeraria será aquella basada en argumentos cuya única finalidad sea entorpecer y prolongar innecesariamente el procedimiento, como parte de una conducta conscientemente maliciosa, lo que será analizado en cada caso concreto. Al respecto, revisado lo actuado en el presente procedimiento, se puede apreciar que el acta de conciliación a la que hace mención la solicitante, suscrita junto con MONTREAL IMPORTACIONES S.A.C, se encuentra referida a un signo diferente a los que son materia del presente conflicto, razón por la cual, no es relevante para el presente análisis. En ese sentido, no se ha podido verificar el carácter temerario de la oposición presentada por MONTREAL IMPORTACIONES S.A.C, ya que la misma constituye un legítimo ejercicio de su derecho a oponerse a una solicitud de registro que considere sea similar a un signo de su titularidad, por lo que corresponde desestimar los argumentos de la solicitante referidos a este extremo. 4.

Examen de registrabilidad

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que es distintivo y susceptible de representación gráfica, conforme lo establece el artículo 134 de la Decisión N° 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y se encuentra fuera de los supuestos de prohibición de registro establecidos en los artículos 135 y 136 de la citada norma; razón por la que corresponde acceder a su registro. La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el artículo 04 del Decreto Legislativo N° 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

* Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 600 del 19 de setiembre del 2000. Pág.28.48 ' Gozaíni, Osvaldo Alfredo. La conducta en el proceso. Librería Editora Piálense S.R.L., Buenos Aires. 1988.

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5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN Primero.- LEVANTAR la suspensión decretada mediante 2011/CSD-INDECOPI, de fecha 30 de marzo de 2011.

Resolución

N° 0728-

Segundo.- Declarar IMPROCEDENTE la oposición formulada por MONTREAL IMPORTACIONES S.A.C, de Perú, e INSCRIBIR en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial a favor de ADRIFRA IMPORT EXPORT S.A.C, de Perú, la marca de producto constituida por la denominación DENTIFRESH y logotipo (se reivindican colores), conforme al modelo, para distinguir cepillos dentales, de la clase 21 de la Clasificación Internacional; quedando bajo el amparo de la ley por el plazo de diez años, contado a partir de la fecha de la presente Resolución.

Con la intervención de los miembros de Comisión Transitoria: Ray Augusto Meloni Garda, Jean-Carlo Costa Gálvez, Viana Elisa Rodríguez Escobar e Ignacio José Joaquín Soto Llosa.

RAY AUGUSTO MELONI GARCÍA Presidente de la Comisión Transitoria de Signos Distintivos

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