TRIBUNAL DE DEFENSA DELA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Sala Especializada en Propiedad Intelectual 0 C D E F E N S A ÍS£ i.í«.
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
11 Ü b t l . é U r t
Lima,
Señores
:
A I R T E C S.A.
Domicilio
Casilla N° 8, Indecopi R e f e r e n c i a : E X P E D I E N T E N° 4 9 6 9 5 7 - 2 0 1 2 / D S D
De mi consideración: Nos dirigimos a ustedes con el fin de notificarle copia de la Resolución N° 29222014/TPI-INDECOPI, emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual en el expediente de la referencia.
Atentamente,
LUIGI TÍCSSARA Z E V A L L O S Secretario Técnico ( e ) S A L A E S P E C I A L I Z A D A EN PROPIEDAD I N T E L E C T U A L Adj.: Copia de la Resolución N° 2922-2014/TPI-INDECOPI La Resolución adjunta a la presente surte efectos el día de su notificación y agota la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 25° y literal e) del artículo 218° de la Ley N°27444, respectivamente. La Resolución adjunta a la presente puede ser impugnada ante el Poder Judicial a través del proceso contencioso administrativo dentro del plazo de 3 meses posteriores a la notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, inciso 1) de la Ley N" 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo. La Resolución adjunta a la presente surte efectos el día de su notificación y es irrecurrible, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 25° y artículo 158° de la Ley N°27444. La Resolución adjunta a la presente surte efectos el día de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 25° de la Ley N°27444. La Resolución adjunta a la presente obliga al destinatario de la misma al pago de una multa. En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 194° de la Ley N° 27444 se le requiere el cumplimiento espontáneo de dicha prestación, sin perjuicio de lo cual se le informa que la Resolución será puesta en conocimiento del Área de Ejecución Coactiva del INDECOPI a efectos de que ejerza las funciones que la Ley le otorga
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Limitación de productos: No aceptada - Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 7 y 6 y servicios de la cíase 37 de la Nomenclatura Oficial: Existencia Lima, uno de setiembre de dos mil catorce. I. A N T E C E D E N T E S Con fecha 13 de junio de 2012, Airtec S y s t e m s S.A.C. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la d e n o m i n a c i ó n A S A I R T E C S Y S T E M S S.A.C. COLD P O W E R y logotipo (se reivindica c o l o r e s ' ) , conforme al modelo adjunto:
COLD POWER
Para distinguir ventiladores de refrigeración p a r a motores, comprendidos en la clase, de la clase 7 de la Nomenclatura Oficial. Con fecha 27 de noviembre de 2 0 1 2 , Airtec S.A. (Perú) formuló oposición manifestando lo siguiente: I Es titular de la marca de producto A I R T E C S.A. y logotipo (Certificado N° 162392), que distingue productos de la ciase 6 de la Nomenclatura Oficial, y A I R T E C S.A. (Certificado N° 7673), que distingue sep>/icios de la clase 37 de dicha Nomienclatura. - Asimismo, es titular del n o m b r e comercial A I R T E C , que distingue actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos y prestación de servicios de las clases 07 y 42 de la Nomenclatura Oficial,
Se aprecian los colores azul, celeste, rojo, blanco y negro. M-SPI-01/1B INSTITUTO
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EXPEDIENTE
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respectivamente. En este último caso, viene u s a n d o su n o m b r e comercial por lo m e n o s desde hace más de 40 años. La Comisión de Signos Distintivos d e b e tener en cuenta que mediante Resolución N° 9 6 4 - 2 0 1 1 / C S D - I N D E C O P I , la C o m i s i ó n de Signos Distintivos denegó el registro del signo A S A I R T E C S Y S T E M y logotipo, solicitado por Airtec Systems S.A.C. para distinguir servicios de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial por considerarlo confundible con su marca A I R T E C S.A., registrada en la misma clase de la N o m e n c l a t u r a Oficial. La solicitante no ha retirado del mercado sus productos con la marca cuyo registro le fue d e n e g a d o , motivo por el cual se encuentra en trámite bajo el Expediente N° 8960-2012 -en el 39° J u z g a d o Penal de Lima- un proceso penal contra su representante. Los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado, se encuentran vinculados con los productos y servicios que distinguen sus marcas registradas. Existe identidad entre los signos en conflicto, t o d a v e z que comparten la denominación A I R T E C , motivo por el cual el signo solicitado podría ser considerado como una variación de sus m a r c a s registradas.
Con fecha 06 de marzo de 2013, Airtec S y s t e m s S.A.C. absolvió el traslado de la oposición manifestando que: Los signos en conflicto son gráfica y f o n é t i c a m e n t e diferentes, toda vez q u e el signo solicitado incluye en su conformación un elemento figurativo, el cual ocupa un lugar preponderante en el m i s m o . Del mismo m o d o , las denominaciones que los conforman presentan una extensión disímil, así como una diferente secuencia de letras, siendo a d e m á s que el signo solicitado incluye denominaciones adicionales. No existe vinculación competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distingue la marca de la opositora, por cuanto se trata de productos y actividades económicas que difieren en su naturaleza y finalidad. A d e m á s , para la comercialización y/o prestación de uno y otro producto o servicio se necesita una infraestructura diferente así como conocimientos técnicos distintos para ello. Los términos AIR T E C son términos c o m ú n m e n t e utilizados para distinguir productos de las clases 6, 7 y servicios de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial, siendo que el término T E C hace alusión al término T E C N O L O G I A . Ante ello, tales términos no pueden estar restringidos a un competidor particular sino que deben ser utilizados libremente por todos los
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competidores en el mercado. En tal sentido, dichos términos difícilmente podrán indicar un origen empresarial d e t e r m i n a d o . El consumidor medio en el presente caso p o d r á identificar con facilidad los productos y servicios distinguidos por los s i g n o s resultando poco probable que los confunda.
Mediante Resolución N° 2 3 6 6 - 2 0 1 3 / C S D - I N D E C O P I de f e c h a 23 de agosto de 2013, la Comisión de Signos Distintivos declaró f u n d a d a la oposición formulada y, en consecuencia, denegó el registro del signo solicitado. Señaló lo siguiente: - Teniendo en cuenta que la opositora no ha logrado acreditar el uso efectivo de su nombre comercial AIRTEC, para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos (clase 7) y prestación de sen/icios (clase 42), con anterioridad a la presente solicitud de registro, corresponde declarar improcedente la oposición formulada en base a dicho signo distintivo. - Existe vinculación entre los ventiladores d e refrigeración para motores, comprendidos en la clase 7 de la N o m e n c l a t u r a Oficial, que se pretende distinguir con el signo solicitado y las piezas metálicas de la clase 6 de dicha Nomenclatura distinguidas con la m a r c a registrada A I R T E C S.A. y logotipo (Certificado N° 162392), toda v e z que los referidos productos p u e d e n presentar un uso conjunto o c o m p l e m e n t a r i o y que determinadas piezas metálicas pueden incidir en la mejora del f u n c i o n a m i e n t o del motor de una máquina, vehículo o aparato, al igual q u e los ventiladores de refrigeración para motores, cuyo objetivo principal es contribuir a que los motores funcionen de una forma m á s eficiente evitando su desgaste o sobrecalentamiento, y que de esa m a n e r a se evite un eventual desperfecto en los mismos, a d e m á s , es posible que a l g u n o s repuestos de estos últimos resulten ser determinadas piezas metálicas. A s i m i s m o , existen en el mercado ciertas empresas que fabrican y comercializan piezas metálicas y ventiladores de refrigeración para motores, c o m p r e n d i d o s en la clase 7 de la Nomenclatura Oficial, por lo q u e pueden ser expendidos en los m i s m o s establecimientos comerciales, a d e m á s de estar dirigidos al mismo público consumidor. -
También existe vinculación entre los ventiladores de refngeración para motores, comprendidos en la clase 7 de la Nomenclatura Oficial, que se pretende distinguir con el signo solicitado y los servicios de instalación, reparación y mantenimiento de ventiladores industriales y quemiadores de petróleo, que distingue la m a r c a registrada A I R T E C S.A y logotipo
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(Certificado N° 7673). Al respecto, cabe precisar que entre los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado, se encuentran algunos ventiladores de refrigeración para m o t o r e s que resulten ser de uso o aplicación industrial, siendo que ia prestación de los servicios de instalación, reparación y mantenimiento de ventiladores industriales, versarán sobre los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado, por lo que se encuentran destinados al mismo público objetivo de c o n s u m i d o r e s y/o usuarios. Es necesario mencionar que constituye una práctica usual en el mercado, que las empresas dedicadas a la fabricación y/o comercialización de determinados productos que requieren de cierta asistencia técnica, d a d a la naturaleza de los mismos en virtud de las características especiales que presentan, tales como los ventiladores de refrigeración para motores, dentro de su garantía, ai m o m e n t o de su adquisición, ofrezcan el mantenimiento o reparación de los productos que se comercializan, así c o m o de m a n e r a complementaria pueden ofrecer la instalación de los referidos productos. Realizado el e x a m e n comparativo entre el signo solicitado A S A I R T E C S Y S T E M S S.A.C. C O L D P O W E R y logotipo y las marcas registradas A I R T E C S.A y logotipo, se advierte que dichos signos resultan semejantes debido a que comparten la denominación A I R T E C , lo cual genera que los signos en conflicto vistos de f o r m a sucesiva g e n e r e n una impresión gráfica e impacto fonético de conjunto semejante. Por lo expuesto, dado que los signos en conflicto distinguen algunos productos y servicios vinculados y, d a d a s las semejanzas existentes entre los mismos, el otorgamiento del registro solicitado es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor.
Con fecha 23 de setiembre de 2 0 1 3 , Airtec S y s t e m s S.A.C. interpuso recurso de apelación manifestando que: - Limita los productos a ser distinguidos con el signo cuyo registro solicita a únicamente "motores" de la clase 7 de la N o m e n c l a t u r a Oficial. - Actualmente la marca A I R T E C , registrada a favor de la opositora para distinguir productos de la clase 6 y servicios de la clase 37, coexiste con la marca A I R T E X , registrada favor de un tercero, para distinguir productos de la clase 7, motivo por el cual el término A I R T E C / X es un signo débil. Con fecha 3 de diciembre de 2 0 1 3 , Airtec S.A. absolvió el traslado de la apelación manifestando que no obstante la limitación de productos efectuada
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por ia solicitante se mantiene la s e m e j a n z a entre los productos y servicios distinguidos por los signos en cuestión. II. C U E S T I Ó N EN D I S C U S I Ó N La Sala Especializada en Propiedad Intelectual d e b e r á determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado A S A I R T E C S Y S T E M S S.A.C. C O L D P O W E R y logotipo y las m a r c a s registradas A I R T E C S.A. y logotipo (Certificado N° 162392) y A I R T E C S.A. y logotipo (Certificado N° 7673). III. ANÁLISIS DE LA C U E S T I Ó N EN D I S C U S I Ó N 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que: a) La opositora, Airtec S.A. (Perú) es titular de las siguientes marcas:-..
,.
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Marca de producto constituida por la d e n o m i n a c i ó n A I R T E C S.A y logotipo, conforme a modelo adjunto, q u e distingue piezas metálicas, de la clase 06 de la Nomenclatura Oficial, registrada el 18 de marzo de 2010, con Certificado N° 162392, vigente hasta el 18 de marzo de 2 0 2 0 .
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Marca de servicio constituida por la d e n o m i n a c i ó n A I R T E C S.A y logotipo conforme a modelo adjunto, que distingue servicios de instalación, reparación y m a n t e n i m i e n t o de ventiladores industriales y quemadores de petróleo, de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial, registrada el 04 de julio de 1990, con Certificado N° 7673, vigente tnasta el 04 de julio de 2015.
b) Airtex Products, LP (Estados Unidos de A m é r i c a ) , es titular de la marca de producto constituida por una etiqueta rectangular de fondo blanco, negro y 5-16
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rojo, que lleva Inscrita, en la parte izquierda la d e n o m i n a c i ó n A I R T E X y figura de dos automóviles, conforme a m o d e l o adjunto, que distingue toda clase de repuestos para maquinas industriales y m a r i n a s , de la clase 7 de la Nomenclatura Oficial, registrada el 01 de agosto de 1984, con Certificado N° 54730, vigente hasta el 1 de agosto de 2 0 1 4 .
2. Limitación de productos El artículo 143 de la Decisión 486^ c o n c e d e al peticionario de un registro de marca la facultad de modificar su solicitud en cualquier m o m e n t o del trámite siempre que la modificación no implique el c a m b i o de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o sen/icios señalados inicialmente en la solicitud. Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con f e c h a 16 de octubre de 1996 por el Tribunal de Justicia del A c u e r d o de Cartagena en el Proceso N° 20-IP-95^ - la cual interpreta el artículo 89 de la Decisión 344^, y es aplicable al artículo 143 de la Decisión 4 8 6 -, en la que se precisa que el ^ Artículo 143.-El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144. En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de ios productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación. ' Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 236 del 26 de noviembre de 1996, pp. 1 y ss. " Artículo 89.- El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o serv/Jcios principalmente especificados. La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión. En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados. fv/i-SPl-OI/IB INSTITUTO
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solicitante del registro de una m a r c a puede modificar la solicitud inicial en cualquier m o m e n t o del trámite hasta que el acto adquiera firmeza en la vía administrativa, respecto de los elementos s e c u n d a r i o s y no sustanciales. El Tribunal Andino considera s e c ú n d a n o s t o d o s aquellos cambios que no alteren el aspecto general de la m a r c a (tamaño y tipo de letra, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la d e n o m i n a c i ó n , etc.). De acuerdo a dicho fallo, son sustanciales los c a m b i o s relacionados con los elementos esenciales del signo, en la d e n o m i n a c i ó n o en el gráfico, la ampliación de los productos o servicios a protegerse con la marca, el cambio de clase, etc. El Tribunal precisa q u e de existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite constituirá una nueva solicitud, sujeta al procedimiento inicial de registro, con la c o n s e c u e n t e publicación sujeta a observaciones, solicitud que, inclusive, pierde el derecho de prelación. En el caso concreto, Airtec Systems S.A.C, solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación A S A I R T E C S Y S T E M S S.A.C. C O L D P O W E R y logotipo, para distinguir ventiladores de refrigeración para motores, comprendidos en la clase 7 de la Nomenclatura Oficial. Posteriormente, al interponer recurso impugnativo de apelación con f e c h a 23 de setiembre de 2013, dicha e m p r e s a solicitó que en adelante se considere c o m o productos a ser distinguidos con dicha marca ú n i c a m e n t e a los "motores". Teniendo en cuenta que inicialmente lo que se pretendía distinguir con el signo solicitado era un producto complementario de los motores (específicamente ventiladores de refrigeración para dichas máquinas) y que posteriormente Airtec Systems S.A.C. solicitó que se t e n g a c o m o productos a ser distinguidos con el referido signo únicamente a los "motores", dicha modificación implica la ampliación de los productos señalados inicialmente en su solicitud, puesto que se pretende distinguir un producto adicional a los m i s m o s , motivo por el cual no corresponde acceder a su solicitud debido a que ésta no se encuentra dentro de los términos del artículo 143 de la Decisión 486. 3. Principio de especialidad
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Para que la marca pueda desempeñar sus funciones básicas en una economía competitiva, el ordenamiento jurídico otorga al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca en el mercado. Este derecho exclusivo tiene dos dimensiones: una positiva y otra negativa. La dimensión positiva implica que el titular de la marca está facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre ella. La dimensión negativa implica que el titular de la marca está facultado para prohibir que terceros la registren o usen. La dimensión positiva se ciñe estrictamente al signo en la forma exacta en que fue registrado y para los productos o sePv/icios que figuran en el registro. La dimensión negativa, e n cambio, tiene un ámbito más amplio que tradicionalmente se vincula con el riesgo de confusión. Para determinar si existe riesgo de confusión debe tenerse en cuenta el principio de la especialidad, derivación de la finalidad esencial de la marca: la distinción en el mercado de los productos o servicios de un agente económico de los productos o servicios idénticos o similares de otro. Por ello, este principio limita la posibilidad de oponer una marca (registrada o solicitada) frente al registro de otra que tiene por objeto un signo idéntico o similar sólo para productos o servicios idénticos o similares. Cabe precisar que la regla de la especialidad no está necesariamente vinculada a las clases de la Nomenclatura Oficial, por lo q u e no debe confundirse su verdadero alcance^. A este respecto, el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486^ otorga a la Clasificación Internacional un carácter meramente referenclal. Así, puede ser que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Nomenclatura Oficial no sean similares y, a su vez, que productos o ser\/¡cios de clases diferentes sean similares. En tal sentido, para determinar si existe riesgo de confusión, lo relevante es determinar si los productos o servicios son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público consumidor al que están dirigidos.
* El artículo 68 de la Decisión 85, derogada el 11 de diciembre de 1991 sí establecía un nexo directo entre la ^ regla de la especialidad y las clases de la Nomenclatura Oficial. ' -Artículo "i51 de ia Decisión 486.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza de! 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos indicados expresamente. M-SPI-01/1B IKSTITUTO
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4. Determinación del riesgo de confusión La Decisión 486 establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca''. Con relación a la figura del riesgo de c o n f u s i ó n , cabe referirse a la interpretación prejudicial del artículo 136 Inciso a) de la Decisión 486^ realizada por el Tribunal de Justicia de la C o m u n i d a d A n d i n a en el Proceso N° 156-IP2005^, en la cual se afirma que "Los signos q u e aspiren ser registrados c o m o marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben, generar confusión con otras marcas d e b i d a m e n t e registradas que gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad." En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que: "Según la Normativa Comunitaria A n d i n a no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la m a r c a anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños q u e le lleven a incurnr en error al realizar la elección de los productos q u e desea adquirir. C o m o ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el m e r c a d o , o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los c o n s u m i d o r e s ; p o r t a l circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro."
Artículo 136.- "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o ser/icios, o para productos o sen/icios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un nesgo de confusión o de asociación; (...)". l Ver nota 7. ° Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 del 2 de diciembre del 2005. M-SPI-01/1B INSTITUTO
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La Sala considera que el riesgo de confusión d e b e analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad. En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o sen/Icios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es m u y débil, por lo que cuenta con una protección limitada. De otro lado, en el Proceso N° 126-IP-2005''°, el Tribunal Andino estableció que: "Para determinar el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o y a solicitada para registro, será necesario establecer si se presenta identidad o s e m e j a n z a tanto entre los signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos por ellos y, a d e m á s , considerar la situación de los c o n s u m i d o r e s o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de q u e se trate." Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos. En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, t o m a n d o en cuenta, siempre, la distintividad de los signos.
''° Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1273 del 7 de diciembre del 2005. M-SPI-01/1B INSTITUTO
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4.1 Respecto de los productos v servicios En el presente caso, con el signo solicitado se pretende distinguir ventiladores de refrigeración para motores, c o m p r e n d i d o s en la clase, de la clase 7 de la Nomenclatura Oficial. a) Respecto al signo solicitado y la marca registrada A I R T E C S.A. y logotipo (Certificado N° 162392) La marca registrada distingue Nomenclatura Oficial.
piezas
metálicas,
de
ia clase
6 de
la
Al respecto, se advierte que existe la posibilidad de que los ventiladores que se pretende distinguir con el signo solicitado tengan piezas o repuestos de material metálico, miotivo por el cual nos e n c o n t r a m o s ante un producto final y algunas de las partes que los c o m p o n e n , lo cual determina la existencia de conexión competitiva entre los m i s m o s . b) Respecto al signo solicitado y la marca registrada A I R T E C S.A. y logotipo (Certificado N° 7673) La marca registrada distingue servicios de instalación, reparación y mantenimiento de ventiladores industriales y q u e m a d o r de petróleo, de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial. Al respecto, se advierte que los ventiladores de refrigeración para motores y los servicios de instalación, reparación y mantenimiento de ventiladores industriales y q u e m a d o r e s de petróleo que distingue la marca registrada, tienen una misma finalidad y están dirigidos al mismo sector del público consumidor, por lo que es posible concluir que nos encontramos ante productos y servicios vinculados que podrían inclusive ser ofrecidos por un mismo proveedor. En efecto, dado que dichos s e n / i d o s distinguidos por la marca registrada permiten la instalación, reparación y m a n t e n i m i e n t o de productos entre los que se encuentran los que se pretende distinguir con el signo solicitado, existe la posibilidad de que quien comercialice dichos productos t a m b i é n ofrezca a sus clientes servicios de posventa.
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4.2 Examen comparativo Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos p u e d a suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o sen/icios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar a m b o s signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos v a g o que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, d e b e considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N^s 1 4 7 - I P - 2 0 0 5 " y 156-iP-2005^2. El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o sen/icios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o sen/icios. En el presente caso, tratándose de p r o d u c t o s y servicios especializados destinados a satisfacer necesidades específicas, es razonable suponer que, antes de requerirlos, el público consumidor evaluará detenidamente la calidad y durabilidad de los productos, así c o m o la experiencia, prestigio y confiabilidad de quienes prestan los servicios y t e n d r á m u y en cuenta las experiencias anteriores y/o recomendaciones de terceros. En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque, por lo general, la denominación es utilizada en el mercado verbalmente. También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo a la legislación marcarla vigente, son aquellos conformados por una denominación y un e l e m e n t o figurativo. En estos casos. " Gaceta Oficia! del Acuerdo de Cartagena N° 1259 del 3 de noviembre del 2005. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 (nota 9). M-SP1-G1/13 INSTITUTO
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deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades: a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial. Conforme lo señala Fernández - Novoa^^, "...a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca m:ixta". Señala que "de ordinarío, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma"; precisando que "cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general, sobre el componente gráfico o figurativo." Considera que la primacía de esta pauta se b a s a en que "a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el pijblico demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente. (...) En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzadcpor una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo". El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta d e b e n diferenciarse dos grupos, a ^" Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256. M-SPl-01/13 INSTITUTO
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saber: i) un primer grupo, que c o m p r e n d e f a c t o r e s que inciden negativamente en el componente denominativo (tales c o m o : la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); i¡) un s e g u n d o grupo, que c o m p r e n d e factores que repercuten positivamente sobre el c o m p o n e n t e figurativo, realzando su presencia en el c o n j u n t o de la correspondiente m a r c a mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo). En el caso concreto, atendiendo a que los signos en cuestión son de naturaleza mixta deberá establecerse previamente si éstos presentan algún elemento relevante que determine su impresión en conjunto. De la apreciación de dichos signos, se advierte que son relevantes tanto el aspecto denominativo c o m o el aspecto figurativo. En efecto, el término A I R T E C es relevante en a m b o s signos^" por: i) su d i m e n s i ó n y ubicación y ii) ser el término con el que los consumidores requerirán los productos o servicios que distinguen (en el caso de las marcas registradas) o distinguirían (en el caso del signo solicitado) en el mercado. Por su parte, el aspecto gráfico en el signo solicitado es relevante debido a que se encuentra constituido por la representación de un globo terráqueo con cintas extendidas en su parte inferior en el signo solicitado y por una figura irregular con un círculo en su interior, en la marca registrada, conforme se puede apreciar a continuación:
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•
COLD
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SIGNO SOLICITADO No se considera como relevantes a las denominaciones SYSTEMS y COLD POWER ni a las siglas S.A. y S.A.C. por cuanto se trata de elementos irreivindicables a favor de un solo titular. En el caso de las denominaciones, por ser términos pertenecientes a! idioma inglés cuyo significado en español informa sobre las características de los productos que pretende distinguir la solicitante. En el caso de las siglas, por corresponder a formas societarias, esto es a aquellas formas jurídicas que puede adoptar una empresa. M-SPI-01/1B INSTITUTO
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MARCAS REGISTRADAS Efectuado el e x a m e n comparativo, se advierte d e s d e el punto de vista gráfico, que existe diferencia entre ios elementos figurativos que forman parte de los signos en cuestión (principalmente por la extensión de las denominaciones que los conforman, así como por la Inclusión de la figura de un globo terráqueo con cintas extendidas en la parte Inferior de/ signo solicitado y de una figura irregular en las marcas registradas) d e t e r m i n a que éstos en su conjunto generen un impacto visual distinto, lo cual se v e Incrementado en el caso de las marcas registradas que presentan una particular c o m b i n a c i ó n de colores. Sin embargo, desde el punto de vista fonético, esta Sala advierte que las denominaciones relevantes de los signos son idénticas, lo cual determina que susciten un impacto sonoro similar. Respecto al argumento sostenido por la solicitante, en el sentido que el término A l R T E C / X es débil por cuanto la m a r c a registrada A I R T E C S.A. y logotipo, registrada en las Clases 6 y 37, a favor de la opositora coexiste con la m a r c a A I R T E X y logotipo (Clase 7), registrada a favor de Airtex Products, LP, se precisa que el registro de dichas m a r c a s no tiene incidencia alguna en la distintividad de las marcas que sustentan la oposición f o r m u l a d a en el presente caso, por cuanto se encuentran registradas en clases que son diferentes a la clase que comprende los productos distinguidos por la marca registrada a favor de dicha empresa. Sin perjuicio de lo anterior, el registro de las marcas de la opositora con posterioridad al registro de la miarca A I R T E X y logotipo no determina el registro automático del signo solicitado bajo el presente expediente, correspondiendo a la autoridad administrativa determinar, en su o p o r t u n i d a d , si éste se encuentra incurso en alguna o algunas de las prohibiciones de registro previstas por la norma andina y nacional.
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4.3 Riesgo de confusión Por los argumentos expuestos, d a d a la vinculación o conexión competitiva existente entre los productos y servicios distinguidos por los signos en cuestión y teniendo en consideración la identidad fonética existente entre los elementos relevantes de dichos signos, se concluye q u e s u coexistencia en el mercado podría inducir a confusión al consumidor. En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a su registro. IV. R E S O L U C I Ó N DE LA SALA
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C O N F I R Í ^ A R la Resolución N° 2 3 6 6 - 2 0 1 3 / C S D - I N D E C O P I de f e c h a 23 de agosto de 2 0 1 3 , que D E N E G Ó el registro d e la m a r c a de producto constituida por la denominación A S AIRTEC S Y S T E M S S.A.C. C O L D P O W E R y logotipo (se reivindica colores'^), conforme a m o d e l o , solicitado por Airtec Systems S.A.C. Con la intervención de los Vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Ramiro Alberto del Carpió Bonilla
Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz y
N É S T O E Í M A N U E L ^ C Q S E D Q FERRADAS Presidente de^ía Sala Especializada en Propiedad Intelectual
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