Expediente 521917- 2013 Resolución 871 - 2014 Expediente 521918 - 2013 Resolución 872 - 2014 NEGOC by Estudio Castro García Abogados S.A.C

WB Indecopí jMSTfTUTO MACIONAL

(»«OT!;CCn3>W t>E

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS Calle la Prosa 104 San Borja

CEDULA DE

NOTIFICACIÓN

S e ñ o r ( e s ) : N E G O C I A C I O N E S L I D E I N S.A.C.

D o m i c i l i o : Casilla N° 0 8 Del Indecopi - S A N B O R J A

En el e x p e d i e n t e N° 5 2 1 9 1 7 - 2 0 1 3 Por la presente, s e notifica la R e s o l u c i ó n N° 8 7 1 - 2 0 1 4 / C T S - i N D E C O P I

Lo q u e notifico a Ud., c o n f o r m e a LeyV L i m a , 9 d e o c t u b r e d e 2014

J u l i s s a Alvarez Miranda

Especialista 2 Area de Marcas Contenciosa Secretaría Técnica Comisión de Signos Distintivos INDECOPI

Adj.: Resolución

•A

Constancia de recepcidl

Apellidos y Nombres: Fecha:

Hora de recepción:.

DNI o C . E x t r . N°: F i r m a y/o s e l l o : V í n c u l o c o n el d e s t i n a t a r i o :

Cabe precisar que contra la resolución mencionada procede recurso de reconsideración o apelación, según corresponda, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente, de conformidad con los artículos 131 y 132 del Decreto Legislativo N° 1075. La resolución que se notifica surte efectos el día de su notificación y no agota la vía administrativa. :2sí fSi

F-MAR-14/1B

DIRECCIÓN COMISIÓN

TRANSITORIA

RESOLUCION

DE SIGNOS

DISTINTIVOS

DE SIGNOS

DISTINTIVOS

871-2014/CTSD-INDECOPI

EXPEDIENTE

: 521917-2013

SOLICITANTE

: N E G O C I A C I O N E S L I D E I N S.A.C.

OPOSITORA

: A t h l e t a (ITM) Inc.

MATERIA

: SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE SERVICIO OPOSICIÓN- L E V A N T A M I E N T O D E SUSPENSIÓN

Lima, 0 2 d e octubre d e 2 0 1 4 1.

ANTECEDENTES

Con f e c h a 31 d e e n e r o d e 2 0 1 3 , N E G O C I A C I O N E S L I D E I N S . A . C , d e Perú, spiicitó el registro d e ia m a r c a d e servicio constituida por la denominación F E R I A PIROTÉCNICA y logotipo (se reivindica colores), c o n f o r m e al m o d e l o a d j u n t o :

Para distinguir organización d e ferias, e x p o s i c i o n e s y e v e n t o s c o n fines c o m e r c i a l e s para exhibición y promoción d e bienes y servicios, d e la c l a s e 3 5 d e la Clasificación Internacional. Mediante escrito d e f e c h a 16 d e abril d e 2 0 1 3 , A t h l e t a (ITM) Inc., d e Estados de América, formuló oposición y señaló lo siguiente: -

H a solicitado en el Perú el siguiente signo distintivo:

530067-2013

Unidos

En dicha solicitud d e registro se invocó la reivindicación d e prioridad d e la solicitud N° 302421945, presentada en Hong Kong c o n fecha 01 de noviembre d e 2 0 1 2 .

Página 1 de 12 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800 e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.goh.pe

INTELECTUAL

La fecha d e presentación d e la solicitud d e registro, base d e la presente oposición, es anterior a la solicitud que s e tramita e n el presente procedimiento. Los signos en conflicto son semejantes desde el punto d e vista gráfico y conceptual, toda v e z q u e a m b o s s e encuentran conformados por "el diseño estilizado de una figura provista de un eje con aspas giratorias ( s i c ) " , evocando la m i s m a idea, todo lo cual determina q u e su coexistencia sea susceptible d e causar riesgo d e confusión en el público usuario. Si bien el signo solicitado s e encuentra acompañado d e la denominación F E R I A PIROTÉCNICA, ésta carece d e aptitud distintiva, y a q u e el término F E R I A es d e uso frecuente en la clase 3 5 y la denominación P I R O T E C N I C A alude al tipo d e feria constituyendo un elemento descriptivo. Por tanto, el elemento figurativo es el más relevante dentro del signo solicitado. Los servicios a q u e s e refieren los signos e n conflicto s e encuentran vinculados. La coexistencia d e los signos en conflicto ocasionará confusión respecto del origen empresarial d e los servicios a distinguir. Amparó su oposición en los artículos 136 inciso a) y 146 d e la Decisión 486, así c o m o en los artículos 4 5 y 4 7 del Decreto Legislativo 1075. Citó y adjuntó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso. Mediante escrito d e fecha 0 3 d e junio d e 2013, N E G O C I A C I O N E S L I D E I N S . A . C , al absolver el traslado d e la oposición formulada señaló lo siguiente: -

El signo solicitado en el presente procedimiento s e diferencia claramente del signo cuya prioridad se invoca. Las diferencias gráficas y conceptuales entre los signos e n conflicto hacen q u e s u coexistencia no s e a susceptible d e ocasionar riesgo d e confusión e n el público usuario. Los servicios a que s e refieren los signos en conflicto son distintos; e n ese sentido, se encuentran dirigidos a distinto público usuario.

Mediante escrito d e fecha 12 d e julio d e 2013, A t h l e t a (ITM) Inc. reiteró los a r g u m e n t o s de su escrito d e oposición. Mediante Resolución N° 0 3 7 - 2 0 1 4 / C S D - I N D E C O P I d e fecha 08 d e enero d e 2014, la Comisión d e Signos Distintivos dispuso la suspensión d e l presente procedimiento, hasta que s e resuelva d e m a n e r a definitiva e n la vía administrativa el expediente N° 5 3 0 0 6 7 2013\ Mediante escrito d e fecha 18 d e marzo d e 2014, A t h l e t a (ITM) Inc. manifestó q u e el e x p e d i e n t e N° 5 3 0 0 6 7 - 2 0 1 3 h a sido resuelto, otorgándose el registro d e l s i g n o solicitado por su e m p r e s a . E n c o n s e c u e n c i a , no existe razón p a r a m a n t e n e r la m e d i d a de suspensión d e c r e t a d a . Mediante escrito d e fecha 11 d e junio d e 2014, A t h l e t a (ITM) Inc. reiteró los a r g u m e n t o s de su escrito d e fecha 18 d e marzo d e 2014.

^ En dicho procedinniento Athleta (ITM) Inc. tramitó con anterioridad el registro de la marca de servicio para distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional. Página 2 de 12 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800 e-mail: postmaster@indeeopi.gob.pe I Web: www.indecopi.gob.pe

INTELECTUAL

PERÚ I Presidencia ^ . ^ I del Consejo de Ministros

I INDECOPI I

2. C U E S T I O N E S E N D I S C U S I Ó N L a Comisión, c o n f o r m e a los a n t e c e d e n t e s e x p u e s t o s , deberá d e t e r m i n a r : (i)

Si c o r r e s p o n d e levantar la suspensión d i s p u e s t a m e d i a n t e Resolución N° 0 3 7 2 0 1 4 / C S D - I N D E C O P I d e fecha 0 8 d e enero d e 2014. (ii) Si existe riesgo d e confusión entre el signo solicitado F E R I A PIROTÉCNICA y logotipo y la m a r c a registrada a favor d e A t h l e t a (ITM) Inc.

3. A N Á L I S I S D E L A S C U E S T I O N E S E N D I S C U S I Ó N 3.1. Informe de a n t e c e d e n t e s De los a n t e c e d e n t e s q u e o b r a n e n el e x p e d i e n t e , s e h a verificado lo siguiente: a)

A t h l e t a (ITM) Inc., d e Estados Unidos d e América, es titular d e la m a r c a d e servicio c o n f o r m a d a por la figura, c o n f o r m e al m o d e l o adjunto:

Para distinguir a g r u p a m i e n t o para el beneficio d e t e r c e r o s , d e bolsos, equipaje, p r o d u c t o s d e cuero, p a r a g u a s , llaveros, bolsos d e m a n o , m o n e d e r o s , mochilas, mochilas escolares, bolsos para libros, riñoneras, bolsones, e s t u c h e s para tarjetas de crédito, billeteras, e s t u c h e s para cosméticos, p r e n d a s d e vestir, incluyendo, pantalones, pantalones cortos, p a n t a l o n e s d e e n t r e n a m i e n t o , j e a n s , overoles, polos cortos (tops), c a m i s a s , polos, vestidos, faldas, c a m i s a s d e e n t r e n a m i e n t o , blusas, c h a q u e t a s , biazers, trajes, c h o m p a s , chalecos, abrigos, p r e n d a s d e vestir de invierno para exteriores, p r e n d a s d e vestir i m p e r m e a b l e s , lencería, ropa interior, prendas interiores, ropa d e dormir, ropa cómoda d e d e s c a n s o , r o p a p a r a la playa, ropa para nadar, ropa d e m a t e r n i d a d , ropa deportiva, ropa para hacer ejercicios, trajes para trotar, a c c e s o r i o s p a r a p r e n d a s d e vestir, g u a n t e s , calcetines, calcetería, cinturones, bufandas, s o m b r e r o s , c o r b a t a s , calzado, pantuflas, z a p a t o s , artículos d e sombrerería, a c c e s o r i o s personales, lentes d e sol y gafas, artículos d e joyería, relojes, relojes d e pared, a c c e s o r i o s para el cabello, cosméticos, artículos de tocador, f r a g a n c i a s y p r o d u c t o s para el c u i d a d o p e r s o n a l , a c c e s o r i o s p a r a el cuidado personal, artículos d e papelería, artículos d e regalo, artículos para el hogar, mobiliario para el hogar, artículos p a r a ia c a s a , m u e b l e s , p r o d u c t o s d e a l i m e n t o s y bebidas, ropa d e c a m a , ropa d e c a m a y d e baño, recipientes para bebidas, cristalería, j u g u e t e s y j u e g o s , j u g u e t e s para perros, artículos d e p o r t i v o s , p r o d u c t o s electrónicos d e c o n s u m o , material i m p r e s o (excepto s u t r a n s p o r t e ) , para q u e los c o n s u m i d o r e s p u e d a n e x a m i n a r l o s y c o m p r a r l o s a s u c o n v e n i e n c i a ; este servicio p u e d e s e r prestado en línea o no, p o r c o m e r c i o s minoristas; servicios p r o m o c i o n a l e s e n el c a m p o d e la m o d a incluyendo la orientación e n la selección y combinación d e productos y a c c e s o r i o s d e m o d a ; gestión d e n e g o c i o s c o m e r c i a l e s de servicios d e v e n t a al por m e n o r e n relación a p r e n d a s d e vestir y u n a v a r i e d a d Página 3 de 12 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41-Perú/ Telf.: 224 7800 e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe I Web: www.indecopi.gob.pe

INTELECTUAL

PERÚ I Presidencia ^ . I INDECOPI I del Consejo de Ministros de otras mercancías; servicios d e publicidad y m a r k e t i n g ; promoción d e p r o d u c t o s y servicios d e t e r c e r o s m e d i a n t e la colocación d e a n u n c i o s y e x p o s i c i o n e s promocionales e n un sitio electrónico accesible a través d e redes d e c o m p u t a d o r a s ; a g r u p a m i e n t o p a r a el beneficio d e t e r c e r o s , d e p r o d u c t o s d i v e r s o s ( e x c e p t o s u transporte) para q u e los c o n s u m i d o r e s p u e d a n e x a m i n a r l o s y c o m p r a r l o s a s u c o n v e n i e n c i a ; este servicio p u e d e s e r p r e s t a d o e n línea por c o m e r c i o s minoristas o m e d i a n t e catálogos d e v e n t a p o r correo, servicios d e pedido e n línea por c o m p u t a d o r a s ; p r o g r a m a s d e incentivo d e tarjetas d e fidelidad para p r o m o c i o n a r servicios d e v e n t a al por m e n o r q u e p r e s e n t a n r o p a y a c c e s o r i o s de m o d a y u n a gran v a r i e d a d d e mercancías e n g e n e r a l ; a g r u p a m i e n t o p a r a el beneficio d e terceros, d e r o p a y a c c e s o r i o s d e m o d a q u e p r e s e n t a un p r o g r a m a d e incentivos c o n bonificaciones para clientes (excepto s u transporte), para q u e los c o n s u m i d o r e s p u e d a n e x a m i n a r l o s y c o m p r a r l o s a su c o n v e n i e n c i a ; este servicio p u e d e s e r p r e s t a d o por c o m e r c i o s minoristas; publicidad para servicios d e beneficencia; gestión d e n e g o c i o s c o m e r c i a l e s ; administración c o m e r c i a l ; t r a b a j o s de oficina, d e la clase 3 5 d e la Clasificación Internacional, inscrita el 10 d e f e b r e r o de 2 0 1 4 con certificado N° 8 0 4 3 3 , v i g e n t e hasta el 10 d e febrero d e 2 0 2 4 . C o n f e c h a 16 d e abril d e 2 0 1 3 , m e d i a n t e e x p e d i e n t e N° 5 3 0 0 6 7 - 2 0 1 3 , A t h l e t a (ITM) Inc. solicitó el registro d e la m a r c a d e servicio M , reivindicando la prioridad extranjera N° 3 0 2 4 2 1 9 4 5 , presentada en H o n g Kong c o n fecha 01 d e noviembre d e 2012. Mediante Resolución N° 2 2 5 6 - 2 0 1 4 / C S D - I N D E C O P I d e f e c h a 10 d e febrero d e 2 0 1 4 , la Dirección d e S i g n o s Distintivos otorgó el registro solicitado.

En la clase 3 5 d e la Clasificación Internacional, existen a favor d e diferentes titulares las siguientes m a r c a s registradas: ^CERTIFICADO

#S*

58078

32872

61610

32809 Grupo

ROADNET^ Info Center

Elektra

37278

#elektra

55778

37351

# elektra

55779

Página 4 de 12 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú I Telf.: 224 7800 e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe I Web: www.indecopi.gob.pe

INTELECTUAL

80280

ektra

Vives m e j o r

73050

En la ciase 3 5 d e la Clasificación Internacional, existen distintas m a r c a s registradas a favor d e diferentes titulares, q u e incluyen e n s u conformación la denominación FERIA, tales c o m o : F E R I A C A R L I N A (certificado N° 4 8 8 8 1 ) , F E R I A DE L O S D E S E O S (certificado N° 4 7 1 6 2 ) , F E R I A M I V I V I E N D A y logotipo (certificado N° 33380), N O V A F E R I A (certificado N° 6 1 2 6 3 ) , entre otras.

3.2. L e v a n t a m i e n t o d e s u s p e n s i ó n La Comisión d e S i g n o s Distintivos suspendió la emisión d e u n p r o n u n c i a m i e n t o s o b r e la cuestión d e f o n d o e n el p r e s e n t e e x p e d i e n t e , hasta q u e s e resuelva d e m a n e r a definitiva, en la vía administrativa el expediente N° 5 3 0 0 6 7 - 2 0 1 3 . Al respecto, s e h a verificado que, m e d i a n t e Resolución N° 2 2 5 6 - 2 0 1 4 / C S D - I N D E C O P I de f e c h a 10 d e febrero d e 2014, la Dirección d e S i g n o s Distintivos otorgó el registro d e ia marca d e servicio c o n f o r m a d a por la figura 35 de la Clasificación Internacional.

para distinguir servicios d e la clase

En tal sentido, al haber sido resuelto el expediente N° 5 3 0 0 6 7 - 2 0 1 3 , e n f o r m a definitiva en la vía administrativa, p r o c e d e levantar la suspensión del p r e s e n t e trámite. 3.3. E v a l u a c i ó n del r i e s g o d e c o n f u s i ó n En el p r e s e n t e caso, la o p o s i t o r a s u s t e n t a s u oposición s o b r e la b a s e d e s u m a r c a '^M (certificado N° 80433) q u e distingue servicios d e la c l a s e 3 5 d e la Clasificación Internacional. El artículo 1 3 6 inciso a) d e la Decisión 4 8 6 , Régimen Común s o b r e P r o p i e d a d Industrial señala q u e "no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecfio de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o sen/icios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación". La confusión a la q u e puede s e r inducido el público c o n s u m i d o r en el m e r c a d o p u e d e darse d e d o s f o r m a s . Así, ia confusión directa s e p r e s e n t a c u a n d o d o s p r o d u c t o s o servicios, idénticos s e e n c u e n t r a n m a r c a d o s por s i g n o s iguales o similares d e m o d o tal q u e el c o n s u m i d o r a d q u i e r e un p r o d u c t o o contrata u n servicio e n la c r e e n c i a errónea q u e s e trata del p r o d u c t o o servicio del competidor. D e otro lado, la confusión indirecta, no está referida a los p r o d u c t o s o servicios e n sí, sino a l origen e m p r e s a r i a l d e los m i s m o s , e s decir q u e el c o n s u m i d o r aún d i f e r e n c i a n d o c l a r a m e n t e l o s p r o d u c t o s o servicios, c o n s i d e r a q u e a m b o s p e r t e n e c e n a un m i s m o titular. Página 5 de 12 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800 e-mail:postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

INTELECTUAL

PERU

Presidencia del Consejo de Ministros

INDECOPli

De lo e x p u e s t o s e c o n c l u y e q u e para el análisis d e l riesgo d e confusión s e deberá tener e n c u e n t a t a n t o la s e m e j a n z a d e los s i g n o s e n sí, c o m o la naturaleza d e los productos o servicios a los q u e s e aplican, debiéndose tener p r e s e n t e q u e p o r lo general, la confusión entre d o s s i g n o s será m a y o r c u a n t o m a y o r s e a la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir. 3 . 3 . 1 . Servicios a los q u e s e refieren los s i g n o s e n conflicto En c u a n t o a los productos o servicios, c a b e señalar q u e u n o d e los principios e n los q u e s e sustenta el d e r e c h o m a r c a r l o e s el d e e s p e c i a l i d a d , e n virtud d e l cual s e limita con carácter general la posibilidad d e o p o n e r u n a m a r c a registrada f r e n t e al registro o uso d e u n signo idéntico o similar respecto a p r o d u c t o s o servicios idénticos o semejantes. Así, el registro d e u n a m a r c a otorga protección a s u titular n o sólo r e s p e c t o a los productos o servicios para los cuales s e concedió el registro, sino q u e también o p e r a en relación a productos o servicios q u e s e a s e m e j e n al g r a d o d e inducir a confusión al público consumidor, c o n i n d e p e n d e n c i a d e si éstos s e e n c u e n t r a n c o m p r e n d i d o s o no en u n a m i s m a clase d e la Clasificación Internacional. Al respecto, cabe precisar q u e la Clasificación Internacional d e P r o d u c t o s y Servicios de Niza es irrelevante para efectos d e d e t e r m i n a r si existe similitud entre los p r o d u c t o s o servicios e n cuestión. Así lo e n t i e n d e el artículo 151 d e la Decisión 4 8 6 e n s u s e g u n d o párrafo, al establecer e x p r e s a m e n t e q u e "(...) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente", por lo q u e p u e d e s u c e d e r q u e productos o servicios c o m p r e n d i d o s e n u n a m i s m a clase d e la Clasificación Internacional no s e a n s e m e j a n t e s y, a s u v e z , q u e p r o d u c t o s o servicios d e clases diferentes s e a n similares. En c o n s e c u e n c i a , para d e t e r m i n a r el a l c a n c e d e l principio d e e s p e c i a l i d a d , s e deberá analizar si los p r o d u c t o s o servicios a los q u e están referidos los s i g n o s s o n s i m i l a r e s según s u naturaleza, finalidad, canales d e comercialización, c o m p l e m e n t a r i e d a d , utilización c o n j u n t a o público c o n s u m i d o r al q u e v a n dirigidos. En el presente caso, el s i g n o solicitado pretende distinguir organización de ferias, exposiciones y eventos con fines comerciales para exhibición y promoción de bienes y servicios, d e la clase 3 5 d e la Clasificación Internacional. Por s u parte, la m a r c a registrada c o n certificado N° 8 0 4 3 3 , distingue a g r u p a m i e n t o para el beneficio d e t e r c e r o s , d e bolsos, equipaje, p r o d u c t o s d e cuero, p a r a g u a s , llaveros, bolsos d e m a n o , m o n e d e r o s , mochilas, m o c h i l a s e s c o l a r e s , bolsos p a r a libros, riñoneras, bolsones, e s t u c h e s p a r a tarjetas d e crédito, billeteras, e s t u c h e s para cosméticos, prendas d e vestir, incluyendo, p a n t a l o n e s , p a n t a l o n e s cortos, p a n t a l o n e s de e n t r e n a m i e n t o , j e a n s , overoles, polos cortos (tops), c a m i s a s , polos, v e s t i d o s , faldas, c a m i s a s d e e n t r e n a m i e n t o , blusas, c h a q u e t a s , biazers, trajes, c h o m p a s , chalecos, abrigos, prendas d e vestir d e invierno p a r a exteriores, p r e n d a s d e vestir i m p e r m e a b l e s , lencería, ropa interior, prendas interiores, ropa d e dormir, ropa cómoda de d e s c a n s o , ropa para la playa, ropa para nadar, r o p a d e m a t e r n i d a d , ropa deportiva, ropa para hacer ejercicios, trajes para trotar, a c c e s o r i o s p a r a p r e n d a s d e vestir. Página 6 de 12 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800 e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe I Web: www.indecopi.gob.pe

INTELECTUAL

PERÚ I Presidencia I del Consejo de Ministros

I INDECOPI I

guantes, calcetines, calcetería, cinturones, b u f a n d a s , s o m b r e r o s , corbatas, calzado, pantuflas, zapatos, artículos d e sombrerería, a c c e s o r i o s personales, lentes d e s o l y gafas, artículos d e joyería, relojes, relojes d e pared, a c c e s o r i o s para el cabello, cosméticos, artículos d e tocador, f r a g a n c i a s y p r o d u c t o s p a r a el c u i d a d o personal, a c c e s o r i o s para el cuidado personal, artículos d e papelería, artículos d e regalo, artículos para el hogar, mobiliario para el hogar, artículos para la c a s a , m u e b l e s , productos d e a l i m e n t o s y bebidas, ropa d e c a m a , r o p a d e c a m a y d e baño, recipientes para bebidas, cristalería, j u g u e t e s y j u e g o s , j u g u e t e s para perros, artículos deportivos, productos electrónicos d e c o n s u m o , material i m p r e s o (excepto s u t r a n s p o r t e ) , para q u e los c o n s u m i d o r e s p u e d a n e x a m i n a r l o s y c o m p r a r l o s a s u c o n v e n i e n c i a ; este servicio p u e d e s e r prestado e n línea o no, p o r c o m e r c i o s minoristas; servicios promocionales en el campo de la moda incluyendo la orientación en la selección y combinación de productos y accesorios de moda; gestión de negocios comerciales de servicios de venta al por menor en relación a prendas de vestir y una variedad de otras mercancías, servicios de publicidad y marketing, promoción d e productos y servicios d e t e r c e r o s m e d i a n t e la colocación d e a n u n c i o s y e x p o s i c i o n e s p r o m o c i o n a l e s e n un sitio electrónico a c c e s i b l e a través d e r e d e s d e c o m p u t a d o r a s ; a g r u p a m i e n t o para el beneficio d e t e r c e r o s , d e p r o d u c t o s d i v e r s o s (excepto s u transporte) para q u e los c o n s u m i d o r e s p u e d a n e x a m i n a r l o s y c o m p r a r l o s a su conveniencia; este servicio p u e d e s e r p r e s t a d o e n línea por c o m e r c i o s minoristas o m e d i a n t e catálogos d e v e n t a por correo, servicios d e pedido e n línea por c o m p u t a d o r a s ; p r o g r a m a s d e incentivo d e tarjetas d e fidelidad p a r a p r o m o c i o n a r servicios d e v e n t a al por m e n o r q u e p r e s e n t a n ropa y a c c e s o r i o s d e m o d a y u n a g r a n v a r i e d a d d e mercancías e n general; a g r u p a m i e n t o para el beneficio d e t e r c e r o s , d e ropa y a c c e s o r i o s d e m o d a q u e p r e s e n t a u n p r o g r a m a d e incentivos c o n bonificaciones para clientes (excepto s u transporte), p a r a q u e ios c o n s u m i d o r e s p u e d a n e x a m i n a r l o s y c o m p r a r l o s a s u c o n v e n i e n c i a ; este servicio p u e d e s e r p r e s t a d o por c o m e r c i o s minoristas; publicidad para servicios d e b e n e f i c e n c i a ; gestión de negocios comerciales; administración comercial, trabajos d e oficina, d e la clase 3 5 de la Clasificación Internacional. Al respecto, se advierte que la organización d e ferias, e x p o s i c i o n e s y e v e n t o s c o n f i n e s c o m e r c i a l e s para exhibición y promoción d e bienes y servicios q u e p r e t e n d e distinguir el signo solicitado s e e n c u e n t r a n v i n c u l a d a s con la gestión d e n e g o c i o s c o m e r c i a l e s d e servicios d e venta al por m e n o r e n relación a prendas d e vestir y una v a r i e d a d d e otras mercancías, así c o m o dentro d e la gestión d e n e g o c i o s c o m e r c i a l e s y administración comercial q u e distingue la m a r c a registrada, puesto q u e las ferias, e x p o s i c i o n e s y eventos con fines c o m e r c i a l e s para exhibición y promoción d e bienes y servicios s o n parte d e las estrategias o actividades q u e realizan o i m p l e m e n t a n los g e r e n t e s c o m e r c i a l e s c o m o parte d e la administración o gestión d e n e g o c i o s c o m e r c i a l e s q u e realizan e n la e m p r e s a , a f i n d e a u m e n t a r s u s c a p a c i d a d e s al máximo y así poder a c e r c a r s e o incluso alcanzar t o d o s los objetivos q u e s e h a n i m p u e s t o . A s i m i s m o , s e advierte q u e los servicios d e publicidad y m a r k e t i n g q u e distingue la m a r c a registrada s e e n c u e n t r a n v i n c u l a d a s c o n la organización d e ferias, e x p o s i c i o n e s y e v e n t o s c o n fines c o m e r c i a l e s para exhibición y promoción d e bienes y servicios q u e pretende distinguir el signo solicitado al ser e s t o s últimos h e r r a m i e n t a s o p r o g r a m a s d e c o m u n i c a c i o n e s q u e sirven entre otras c o s a s para p r o m o c i o n a r e impulsar los bienes y servicios q u e s e ofrecen, p a r a informar y recordar a c e r c a d e las m a r c a s q u e s e v e n d e n e n dichas ferias y eventos, así c o m o p a r a captar clientes potenciales y convertirlos e n reales o fidelizar a los clientes y a o b t e n i d o s . Página 7 de 12 INSTITUTO NA CIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800 e-matl: poslmaster@indecopi.gob.pe I Web: www.indecopi.gob.pe

INTELECTUAL

PERÚ I Presidencia ^ . I INDECOPI I del Consejo de Ministros I

De otro lado, existe vinculación entre la organización d e ferias, e x p o s i c i o n e s y e v e n t o s con fines c o m e r c i a l e s para exhibición y promoción d e bienes y servicios q u e p r e t e n d e distinguir el signo solicitado y los servicios p r o m o c i o n a l e s e n el c a m p o d e la m o d a incluyendo la orientación e n la selección y combinación d e p r o d u c t o s y a c c e s o r i o s d e m o d a q u e distingue la m a r c a registrada, t o d a v e z q u e t i e n e n la m i s m a finalidad, s o n c o m p l e m e n t a r i o s y s e e n c u e n t r a n dirigidos al m i s m o público usuario p o r lo q u e p u e d e n ser susceptibles d e ser b r i n d a d o s por las m i s m a s e m p r e s a s . E n efecto, a m b o s servicios t i e n e n c o m o finalidad p r o m o c i o n a r bienes y / o servicios p a r a q u e el público c o n s u m i d o r p u e d a a n i m a r s e a adquirirlos u obtenerlos c o n m a y o r facilidad. En e s e sentido, s e h a verificado q u e s e c u m p l e u n o d e los requisitos para q u e s e g e n e r e riesgo d e confusión e n el m e r c a d o , q u e d a n d o por d e t e r m i n a r si los s i g n o s s o n , o no, s e m e j a n t e s al g r a d o d e inducir a confusión al público c o n s u m i d o r . 3.3.2. E x a m e n c o m p a r a t i v o El artículo 4 5 d e l Decreto Legislativo N° 1075, señala q u e "a efectos de establecer dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, Dirección competente tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios:

si la

a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; b) El grado de percepción del consumidor medio; c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente; d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y, e) Si el signo es parte de una familia de marcas." El artículo 4 6 d e l Decreto Legislativo N° 1 0 7 5 e s t a b l e c e q u e "tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) ti) c)

La semejanza gráfico-fonética; La semejanza conceptual; y, Si el signo incluye palabras genéricas y/o sobre la palabra o palabras de mayor fuerza

descriptivas, distintiva".

se realizará

análisis

El artículo 4 7 del Decreto Legislativo N° 1 0 7 5 d i s p o n e q u e "tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) b)

Si las figuras Sí las figuras

son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica son distintas, sí evocan un mismo concepto".

parecida.

El artículo 4 8 d e l Decreto Legislativo N° 1 0 7 5 , señala q u e "tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente: Página 8 de 12 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú I Telf.: 224 7800 e-mail: postmasUr@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

INTELECTUAL

a) b) c)

La denominación que acompaña al elemento figurativo; La semejanza conceptual; y, La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento con el objeto de identificar la dimensión característica del signo".

gráfico,

Por s u parte, el artículo 4 9 d e l Decreto Legislativo N° 1075 señala q u e "tratándose de un signo denominativo y uno figurativo se tendrá en consideración la semejanza conceptual. Tratándose de un signo denominativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 45 y 47 de este Decreto Legislativo. Tratándose de un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo. En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados en el artículo 45 del presente Decreto Legislativo." A s i m i s m o , para d e t e r m i n a r si d o s s i g n o s s o n c o n f u n d i b l e s , d e b e partirse d e la impresión d e conjunto q u e c a d a u n o d e ellos p u e d a suscitar e n el público c o n s u m i d o r , y a q u e por lo g e n e r a l , éste no podrá c o m p a r a r a m b o s signos a la vez, sino más bien el signo q u e t e n g a al frente e n un m o m e n t o d e t e r m i n a d o v a a s e r c o n f r o n t a d o c o n el r e c u e r d o q u e g u a r d e del signo a n t e r i o r m e n t e percibido. Es por ello, q u e al c o m p a r a r d o s signos d e b e n c o n s i d e r a r s e p r i n c i p a l m e n t e a q u e l l a s características q u e p u e d a n s e r r e c o r d a d a s por el público c o n s u m i d o r , d e b i e n d o t e n e r presente además, q u e por lo general el r e c u e r d o y c a p a c i d a d d e diferenciación d e los c o n s u m i d o r e s dependerán d e los p r o d u c t o s o servicios a distinguir y d e la atención q u e u s u a l m e n t e presten para s u adquisición o contratación. E n el p r e s e n t e c a s o , a n t e s d e r e a l i z a r e l e x a m e n c o m p a r a t i v o e n t r e l o s s i g n o s e n conflicto e s importante precisar q u e si bien el signo solicitado presenta las d e n o m i n a c i o n e s F E R I A y P I R O T E C N I C A , l a s m i s m a s n o serán t o m a d a s e n consideración a l m o m e n t o d e r e a l i z a r e l e x a m e n c o m p a r a t i v o , p u e s t o q u e constituyen denominaciones descriptivas de los servicios q u e el signo solicitado p r e t e n d e d i s t i n g u i r , t o d a v e z q u e h a c e referencia al lugar e n d o n d e s e p u e d e n exponer diferentes p r o d u c t o s o servicios q u e existen e n el m e r c a d o , s i e n d o q u e e n el p r e s e n t e c a s o la exposición versará s o b r e explosivos q u e podrían s e r para fines artísticos, c o m o e s el c a s o d e los f u e g o s artificiales. Realizado el e x a m e n c o m p a r a t i v o entre el signo solicitado y la m a r c a figurativa registrada, s e d e t e r m i n a que, vistos e n s u conjunto y d e f o r m a s u c e s i v a , d i c h o s s i g n o s son s e m e j a n t e s .

Página 9 de 12 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú I Telf.: 224 7800 e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

INTELECTUAL

PERÚ I Presidencia ^ . ^ I del Consejo de Ministros

I INDECOPI I

En efecto, desde el punto d e vista gráfico a m b o s signos s e e n c u e n t r a n c o n f o r m a d o s por una figura sustancialmente similar, puesto q u e están constituidos por varios triángulos o alabes^ y u x t a p u e s t o s q u e g e n e r a n la impresión d e u n a hélice o a s p a s giratorias, diferenciándose tan sólo e n la figura irregular q u e p r e s e n t a al centro el s i g n o solicitado dentro d e la cual s e a p r e c i a u n a estrella d e cuatro puntas, así c o m o e n las t e r m i n a c i o n e s d e los triángulos, e l e m e n t o s q u e d e b i d o a s u tamaño no resultan suficientes para poder diferenciar a los s i g n o s p l e n a m e n t e , d e t e r m i n a n d o q u e a m b o s en su conjunto susciten una impresión visual muy similar. C a b e señalar que la inclusión e n el signo solicitado d e e l e m e n t o s cromáticos, así c o m o la denominación F E R I A PIROTÉCNICA (la cual c o m o s e h a m a n i f e s t a d o líneas arriba resulta descriptiva d e los servicios d e la clase 35), n o c o n t r i b u y e n a s u diferenciación. A s i m i s m o , d e s d e el punto d e vista c o n c e p t u a l s e advierte q u e las figuras d e a m b o s signos evocarán u n a m i s m a idea o c o n c e p t o , esto es, la d e u n a figura c o n s t i t u i d a por varios triángulos o a l a b e s y u x t a p u e s t o s q u e g e n e r a n la impresión d e u n a hélice o d e a s p a s giratorias, razón p o r la cual los e l e m e n t o s figurativos d e los s i g n o s s o n s u s c e p t i b l e s d e evocar el m i s m o c o n c e p t o e n los usuarios. 3.3.3. Conclusión Por lo anterior, dado q u e los signos en conflicto s o n semejantes y distinguen algunos servicios vinculados, la Comisión considera que el otorgamiento del registro solicitado es susceptible d e producir riesgo d e confusión en el público usuario; por lo q u e corresponde declarar fundada la oposición formulada. 3.4.

A p l i c a c i ó n de ¡urisprudencia i n v o c a d a De la Sala Especializada e n P r o p i e d a d Intelectual del I N D E C O P I

En el presente caso, la opositora invoca la aplicación d e los criterios c o n t e n i d o s e n a l g u n a s resoluciones d e la Sala Especializada e n P r o p i e d a d Intelectual del I N D E C O P I . Al respecto, cabe señalar q u e , d e c o n f o r m i d a d c o n el artículo 4 3 d e l D e c r e t o Legislativo N° 807, Ley s o b r e Facultades, N o r m a s y Organización d e l I N D E C O P I : "Las resoluciones d e las C o m i s i o n e s , d e las Oficinas y d e l T r i b u n a l d e D e f e n s a d e la C o m p e t e n c i a y d e la P r o p i e d a d Intelectual q u e al resolver c a s o s particulares interpreten d e m o d o e x p r e s o y c o n carácter general el sentido d e la legislación constituirán precedente d e o b s e r v a n c i a obligatoria, m i e n t r a s d i c h a interpretación no s e a m o d i f i c a d a por resolución d e b i d a m e n t e m o t i v a d a d e la propia Comisión u Oficina, según f u e r a el caso, o del T r i b u n a l d e D e f e n s a d e la C o m p e t e n c i a y d e la P r o p i e d a d intelectual. (...)".

' Alabe: 1. m. MEC. Cada una de las paletas curvas de una rueda hidráulica o de una turbina: los alabes reciben el impulso del agua. Información obtenida de http://www.wordreference.com/definicion/%C3%A1labe

Página 10 de 12 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD Calle De la Prosa 104, San Borja, Urna 41 - Perú I Telf.: 224 7800 e-mail: postmasler@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

INTELECTUAL

PERU

Presidencia del Consejo de Ministros

INDECOPI

A p l i c a n d o la n o r m a citada al presente caso, s e c o n c l u y e q u e si bien la j u r i s p r u d e n c i a invocada, r e p r e s e n t a u n a línea d e criterio o t e n d e n c i a resolutiva d e la Sala Especializada e n P r o p i e d a d Intelectual del I N D E C O P I , s e d e b e t e n e r e n consideración q u e las c o n c l u s i o n e s a q u e s e arriben e n c a d a c a s o dependerán d e l e x a m e n d e l c o r r e s p o n d i e n t e expediente. En tal sentido, s e d e b e señalar q u e la A u t o r i d a d A d m i n i s t r a t i v a tiene la obligación d e evaluar íntegramente cada n u e v a solicitud, verificando si el s i g n o objeto d e la m i s m a c u m p l e c o n los requisitos para a c c e d e r al registro o n o y, si s e e n c u e n t r a incurso e n a l g u n a prohibición normativa. Del Tribunal d e Justicia d e la C o m u n i d a d A n d i n a En el presente caso, la, opositora invoca la aplicación d e criterios c o n t e n i d o s e n a l g u n a s s e n t e n c i a s del Tribunal d e Justicia d e la C o m u n i d a d A n d i n a . S o b r e el particular, c a b e indicar q u e la p r e s e n t e resolución n o c o n t r a d i c e los criterios a d o p t a d o s por el m e n c i o n a d o T r i b u n a l , puesto q u e s o n criterios q u e h a n sido o b s e r v a d o s en el análisis llevado a c a b o e n este p r o c e d i m i e n t o . Sin perjuicio d e lo anterior, c a b e precisar q u e las interpretaciones prejudiciales realizadas p o r el referido Tribunal, sólo resultan v i n c u l a n t e s para la a u t o r i d a d c o m p e t e n t e al m o m e n t o d e resolver el caso respecto d e l cual s e formuló la solicitud d e interpretación prejudicial, más n o e n t o d o s los c a s o s s o m e t i d o s a s u c o m p e t e n c i a . 4.

E x a m e n de R e g i s t r a b i l i d a d

Realizado el e x a m e n d e registrabilidad del signo solicitado, s e determina que aun cuando el signo solicitado reúne los requisitos d e registrabilidad establecidos e n el artículo 134 d e la Decisión 4 8 6 , Régimen Común s o b r e P r o p i e d a d Industrial y s e halla fuera d e las prohibiciones de registro establecidas en el artículo 135 d e la referida Decisión, el m i s m o se encuentra incurso en el supuesto contemplado e n el artículo 1 3 6 inciso a) d e la Decisión 486, por lo q u e no procede acceder a su registro.

C a b e señalar que s e ha tenido a la vista las marcas íl'íí ^''^^ (certificado N° 61610), 32809),

'^elektrai

•

iNhiTi^s

(certificado N° 32872),

(certificado N° 5 5 7 7 8 ) ,

^elektra

(certificado N° 58078),

ompo m e k » .

(certificado N°

(certificado N° 5 5 7 7 9 ) y

v,v„„„», (certificado N° 73050) c o n las c u a l e s e s t a Comisión c o n s i d e r a q u e el signo solicitado n o e s susceptible d e g e n e r a r riesgo d e confusión, d a d o q u e p r e s e n t a n diferencias gráficas y fonéticas (según s e a el caso) q u e p e r m i t e n diferenciarlos entre sí. La presente Resolución s e emite e n aplicación d e las normas legales antes m e n c i o n a d a s y en ejercicio d e las facultades conferidas por los artículos 3 6 , 4 0 , 41 y 4 2 d e la Ley d e Organización y Funciones del Instituto Nacional d e Defensa d e la C o m p e t e n c i a y d e la Protección d e la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1075; así c o m o por los artículos 50, 51 y 5 2 del Reglamento d e Organización y Funciones del Instituto Nacional Página 11 de 12 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800 e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

INTELECTUAL

d e Defensa d e la C o m p e t e n c i a (INDECOPI).

y d e la Protección d e la Propiedad

Intelectual

DECISIÓN DE L A COMISIÓN

Primero.- Levantar la suspensión d e c l a r a d a m e d i a n t e Resolución N° 0 3 7 - 2 0 1 4 / C S D I N D E C O P I d e fecha 0 8 de enero d e 2014. S e g u n d o . - Declarar F U N D A D A la oposición f o r m u l a d a p o r A t h l e t a (ITM) Inc., d e E s t a d o s Unidos d e América y, e n c o n s e c u e n c i a , D E N E G A R el registro d e m a r c a d e servicio solicitado por N E G O C I A C I O N E S LIDEIN S . A . C , d e Perú. Con la intervención de los miembros de Meloni García, Jean-Carlo Costa Gálvez, Ignacio José Joaquín Soto Llosa.

Comisión Transitoria: Ray Augusto Viana Elisa Rodríguez Escobar e

RAY A U G U S T O MELONI GARCÍA P r e s i d e n t e de la C o m i s i ó n T r a n s i t o r i a de S i g n o s D i s t i n t i v o s

Página 12 de 12 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800 e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

INTELECTUAL

til

Indecopí t M S T l T U T O «ACIONAt

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS Calle la Prosa 104 San Borja

CÉDULA DE

NOTIFICACIÓN

S e ñ o r ( e s ) : N E G O C I A C I O N E S L I D E I N S.A.C.

D o m i c i l i o : Casilla N° 0 8 Del Indecopi - S A N B O R J A

En el e x p e d i e n t e N° 5 2 1 9 1 8 - 2 0 1 3 Por la presente, s e notifica la R e s o l u c i ó n N° 8 7 2 - 2 0 1 4 / C T S - I N D E C O P I

Lo q u e notifico a Ud., c o n f o r m e a LeyV L i m a , 9 d e o c t u b r e d e 2014

J u i i s s a Alvarez Miranda

Especialista 2 Área de Marcas Contenciosa Secretaría Técnica Comisión de Signos Distintivos INDECOPI

Adj.: Resolución

C o n s t a n c i a de recepci

Apellidos y Nombres: Fecha:

H o r a de r e c e p c i ó n :

DNI o C . E x t r . N°: F i r m a y/o s e l l o : V í n c u l o c o n el d e s t i n a t a r i o :

F-MAR-14/1B

DIRECCIÓN COMISIÓN

TRANSITORIA

RESOLUCION

DE SIGNOS

DISTINTIVOS

DE SIGNOS

DISTINTIVOS

N" 872

-2014/CTSD-INDECOPI

EXPEDIENTE

: 521918-2013

SOLICITANTE

: N E G O C I A C I O N E S L I D E I N S.A.C.

OPOSITORA

: A t h l e t a (ITM) Inc.

MATERIA

: SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE SERVICIO OPOSICIÓN - LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN

Lima, 0 2 d e octubre d e 2 0 1 4

1. A N T E C E D E N T E S C o n f e c h a 31 d e e n e r o d e 2 0 1 3 , N E G O C I A C I O N E S L I D E I N S . A . C , d e Perú, solicitó el registro d e la m a r c a d e servicio constituida por la figura (se reivindica colores), c o n f o r m e al m o d e l o adjunto:

Unidos

H a solicitado en el Perú el siguiente signo distintivo:

530067-2013

En dicha solicitud d e registro s e invocó la reivindicación d e prioridad d e la solicitud N° 302421945, presentada en Hong Kong con fecha 01 de noviembre d e 2 0 1 2 .

Página 1 de 11 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú I Telf.: 224 7800 e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe I Web: www.indecopi.gob.pe

INTELECTUAL

La fecha de presentación d e la solicitud d e registro, base d e la presente oposición, es anterior a la solicitud que s e tramita e n el presente procedimiento. Los signos e n conflicto son semejantes d e s d e el punto d e vista gráfico y conceptual. En efecto, a m b o s s e encuentran conformados por "el diseño estilizado de una figura provista de un eje con aspas giratorias (sic)", por lo q u e evocará la m i s m a idea, todo lo cual determina q u e su coexistencia s e a susceptible d e causar riesgo d e confusión en el público usuario. Los servicios a q u e se refieren los signos e n conflicto s e encuentran vinculados. La coexistencia d e los signos en conflicto ocasionará confusión respecto del origen empresarial d e los servicios a distinguir. Amparó su oposición en los artículos 136 inciso a) y 146 d e la Decisión 486, así c o m o en los artículos 4 5 y 4 7 del Decreto Legislativo 1075. Citó y adjuntó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso. Mediante escrito d e fecha 0 3 d e junio d e 2013, N E G O C I A C I O N E S L I D E I N S . A . C , al absolver el traslado d e la oposición formulada señaló lo siguiente:

El signo solicitado e n el presente procedimiento s e diferencia claramente d e l signo cuya prioridad s e invoca. Las diferencias gráficas y conceptuales entre los signos e n conflicto hacen q u e s u coexistencia no s e a susceptible d e ocasionar riesgo d e confusión en el público usuario. Los servicios a que se refieren los signos en conflicto son distintos; e n ese sentido, s e encuentran dirigidos a distinto público usuario.

Mediante escrito d e fecha 2 2 d e julio d e 2013, A t h l e t a (ITM) Inc. reiteró los a r g u m e n t o s de su escrito d e oposición. Mediante Resolución N° 0 3 8 - 2 0 1 4 / C S D - I N D E C O P I d e fecha 0 8 d e enero d e 2014, la Comisión d e Signos Distintivos dispuso la suspensión del presente procedimiento, hasta que s e resuelva d e m a n e r a definitiva e n la vía administrativa el expediente N° 5 3 0 0 6 7 2013V Mediante escrito d e fecha 18 d e marzo d e 2014, A t h l e t a (ITM) Inc. manifestó q u e el e x p e d i e n t e N° 5 3 0 0 6 7 - 2 0 1 3 h a sido resuelto, otorgándose el registro d e l s i g n o solicitado por s u e m p r e s a . En c o n s e c u e n c i a , no existe razón p a r a m a n t e n e r la m e d i d a de suspensión d e c r e t a d a .

2. C U E S T I O N E S E N D I S C U S I Ó N L a Comisión, c o n f o r m e a los a n t e c e d e n t e s e x p u e s t o s , deberá d e t e r m i n a r : (i)

Si c o r r e s p o n d e levantar la suspensión d i s p u e s t a m e d i a n t e Resolución N° 0 3 8 2 0 1 4 / C S D - l N D E C O P I d e fecha 08 d e enero d e 2014.

^ En dicho procedimiento Athleta (ITIVI) Inc. tramitó con anterioridad el registro de la marca de servicio , para distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional. Página 2 de 11 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DELA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800 e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe I Web: www.indecopi.gob.pe

INTELECTUAL

PERÚ I Presidencia I del Consejo de Ministros

I INDECOPI I

(ii) Si existe riesgo d e confusión entre el signo solicitado " ^ ^ ^ y la m a r c a registrada a favor d e A t h l e t a (ITM) Inc.

A t h l e t a (ITM) Inc., d e Estados Unidos d e América, e s titular d e la m a r c a d e servicio c o n f o r m a d a por la figura, c o n f o r m e al m o d e l o adjunto:

Para distinguir a g r u p a m i e n t o para el beneficio d e t e r c e r o s , d e bolsos, equipaje, productos d e cuero, p a r a g u a s , llaveros, bolsos d e m a n o , m o n e d e r o s , m o c h i l a s , mochilas escolares, bolsos para libros, riñoneras, bolsones, e s t u c h e s para tarjetas de crédito, billeteras, e s t u c h e s para cosméticos, p r e n d a s d e vestir, incluyendo, pantalones, pantalones cortos, p a n t a l o n e s d e e n t r e n a m i e n t o , j e a n s , overoles, polos cortos (tops), c a m i s a s , polos, vestidos, faldas, c a m i s a s d e e n t r e n a m i e n t o , blusas, c h a q u e t a s , biazers, trajes, c h o m p a s , c h a l e c o s , abrigos, p r e n d a s d e vestir de invierno para exteriores, p r e n d a s d e vestir i m p e r m e a b l e s , lencería, ropa interior, prendas interiores, ropa d e dormir, ropa cómoda d e d e s c a n s o , ropa p a r a la playa, ropa para nadar, ropa d e m a t e r n i d a d , ropa deportiva, ropa para hacer ejercicios, trajes para trotar, a c c e s o r i o s para prendas d e vestir, g u a n t e s , calcetines, calcetería, cinturones, b u f a n d a s , s o m b r e r o s , corbatas, calzado, pantuflas, z a p a t o s , artículos d e sombrerería, a c c e s o r i o s personales, lentes d e sol y gafas, artículos d e joyería, relojes, relojes d e pared, a c c e s o r i o s para el cabello, cosméticos, artículos de tocador, f r a g a n c i a s y p r o d u c t o s p a r a el c u i d a d o p e r s o n a l , a c c e s o r i o s p a r a el c u i d a d o personal, artículos d e papelería, artículos d e regalo, artículos p a r a el hogar, mobiliario para el hogar, artículos para la casa, m u e b l e s , p r o d u c t o s d e a l i m e n t o s y bebidas, ropa d e c a m a , r o p a d e c a m a y d e baño, recipientes p a r a bebidas, cristalería, j u g u e t e s y j u e g o s , j u g u e t e s para perros, artículos d e p o r t i v o s , p r o d u c t o s electrónicos d e c o n s u m o , material i m p r e s o (excepto s u t r a n s p o r t e ) , para q u e los c o n s u m i d o r e s p u e d a n e x a m i n a r l o s y c o m p r a r l o s a s u c o n v e n i e n c i a ; este servicio p u e d e ser prestado e n línea o no, p o r c o m e r c i o s minoristas; servicios p r o m o c i o n a l e s e n el c a m p o d e la m o d a i n c l u y e n d o la orientación e n la selección y combinación d e productos y a c c e s o r i o s d e m o d a ; gestión d e n e g o c i o s c o m e r c i a l e s de servicios d e v e n t a al por m e n o r e n relación a p r e n d a s d e vestir y u n a v a r i e d a d de otras mercancías; servicios d e publicidad y m a r k e t i n g ; promoción d e p r o d u c t o s y servicios d e t e r c e r o s m e d i a n t e la colocación d e a n u n c i o s y e x p o s i c i o n e s promocionales e n un sitio electrónico a c c e s i b l e a través d e redes d e c o m p u t a d o r a s ; a g r u p a m i e n t o para el beneficio d e t e r c e r o s , d e p r o d u c t o s Página 3 de 11 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú I Telf.: 224 7800 e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe I Web: www.indecopi.gob.pe

INTELECTUAL

PERÚ I Presidencia ^ . I del Consejo de Ministros

I INDECOPI l

d i v e r s o s ( e x c e p t o s u transporte) p a r a q u e los c o n s u m i d o r e s p u e d a n e x a m i n a r l o s y c o m p r a r l o s a s u c o n v e n i e n c i a ; este servicio p u e d e s e r p r e s t a d o e n línea p o r c o m e r c i o s minoristas o m e d i a n t e catálogos d e v e n t a p o r correo, servicios d e pedido e n línea por c o m p u t a d o r a s ; p r o g r a m a s d e incentivo d e tarjetas d e fidelidad para p r o m o c i o n a r servicios d e v e n t a al por m e n o r q u e p r e s e n t a n r o p a y a c c e s o r i o s de m o d a y u n a gran v a r i e d a d d e mercancías e n g e n e r a l ; a g r u p a m i e n t o p a r a el beneficio d e terceros, d e ropa y a c c e s o r i o s d e m o d a q u e p r e s e n t a un p r o g r a m a d e incentivos c o n bonificaciones para clientes (excepto s u t r a n s p o r t e ) , para q u e los c o n s u m i d o r e s p u e d a n e x a m i n a r l o s y c o m p r a r l o s a s u c o n v e n i e n c i a ; este servicio p u e d e s e r prestado por c o m e r c i o s minoristas; publicidad para servicios d e beneficencia; gestión d e n e g o c i o s c o m e r c i a l e s ; administración c o m e r c i a l ; t r a b a j o s de oficina, d e la clase 3 5 d e la Clasificación Internacional, inscrita el 10 d e f e b r e r o de 2 0 1 4 con certificado N° 8 0 4 3 3 , v i g e n t e hasta el 10 d e febrero d e 2 0 2 4 . C o n f e c h a 16 d e abril d e 2 0 1 3 , m e d i a n t e e x p e d i e n t e N° 5 3 0 0 6 7 - 2 0 1 3 , A t h l e t a (ITM) Inc. solicitó el registro d e la m a r c a d e servicio ''^^ , reivindicando la prioridad extranjera N° 3 0 2 4 2 1 9 4 5 , presentada en H o n g Kong c o n fecha 01 d e noviembre d e 2012. Mediante Resolución N° 2 2 5 6 - 2 0 1 4 / C S D - I N D E C O P I d e f e c h a 10 d e febrero d e 2 0 1 4 , la Dirección d e S i g n o s Distintivos otorgó el registro solicitado. b)

En la clase 3 5 d e la Clasificación Internacional, existen a favor d e diferentes titulares las siguientes m a r c a s registradas:

58078

32872

61610

32809

Grupo Elektra

ROADNE^^_j

37278

#elektra

55778

ROADNET^

37351

# elektra

55779

80280

# elektra

73050

Info Center

Vives m e j o r

Página 4 de 11 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú I Telf.: 224 7800 e-mail: posmaster@indecopi.gob.pe I Web: zvww.indecopi.gob.pe

INTELECTUAL

3.2. Levantamiento de suspensión La Comisión d e S i g n o s Distintivos suspendió la emisión d e un p r o n u n c i a m i e n t o s o b r e la cuestión d e f o n d o e n el p r e s e n t e e x p e d i e n t e , hasta q u e s e resuelva d e m a n e r a definitiva, e n la vía administrativa el expediente N° 5 3 0 0 6 7 - 2 0 1 3 . Al respecto, s e h a verificado q u e , m e d i a n t e Resolución N° 2 2 5 6 - 2 0 1 4 / C S D - I N D E C O P I de f e c h a 10 d e febrero d e 2 0 1 4 , la Dirección d e S i g n o s Distintivos otorgó el registro d e la marca d e servicio c o n f o r m a d a por la figura 35 d e la Clasificación Internacional.

para distinguir servicios d e la clase

En tal sentido, al haber sido resuelto el expediente N° 5 3 0 0 6 7 - 2 0 1 3 , e n f o r m a definitiva en la vía administrativa, p r o c e d e levantar la suspensión del p r e s e n t e trámite. 3.3. E v a l u a c i ó n del r i e s g o de c o n f u s i ó n En el presente caso, la o p o s i t o r a s u s t e n t a s u oposición s o b r e la b a s e d e s u m a r c a (certificado N° 80433) q u e distingue servicios d e la clase 3 5 d e la Clasificación Internacional. El artículo 136 inciso a) d e la Decisión 4 8 6 , Régimen Común s o b r e P r o p i e d a d Industrial señala q u e "no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación". La confusión a la q u e p u e d e s e r inducido el público c o n s u m i d o r en el m e r c a d o p u e d e d a r s e d e d o s f o r m a s . Así, la confusión directa s e p r e s e n t a c u a n d o d o s p r o d u c t o s o servicios, idénticos s e e n c u e n t r a n m a r c a d o s por s i g n o s iguales o similares d e m o d o tal q u e el c o n s u m i d o r a d q u i e r e un p r o d u c t o o contrata un servicio e n la c r e e n c i a errónea q u e s e trata del p r o d u c t o o servicio del competidor. D e otro lado, la confusión indirecta, no está referida a los p r o d u c t o s o servicios en sí, sino al o r i g e n e m p r e s a r i a l d e los m i s m o s , e s decir q u e el c o n s u m i d o r aún d i f e r e n c i a n d o c l a r a m e n t e los p r o d u c t o s o servicios, c o n s i d e r a q u e a m b o s p e r t e n e c e n a un m i s m o titular. De lo e x p u e s t o s e c o n c l u y e q u e para el análisis d e l riesgo d e confusión s e deberá tener e n c u e n t a tanto la s e m e j a n z a d e los s i g n o s e n sí, c o m o la naturaleza d e los productos o servicios a los q u e s e aplican, debiéndose tener p r e s e n t e q u e por lo general, la confusión entre d o s signos será m a y o r c u a n t o m a y o r s e a la similitud o conexión c o m p e t i t i v a entre los p r o d u c t o s o servicios a distinguir. 3 . 3 . 1 . Servicios a los q u e s e refieren los s i g n o s e n conflicto En c u a n t o a los productos o servicios, c a b e señalar q u e u n o d e los principios e n los q u e s e s u s t e n t a el d e r e c h o m a r c a r l o e s el d e e s p e c i a l i d a d , e n virtud d e l cual s e limita con carácter general la posibilidad d e o p o n e r u n a m a r c a registrada frente al registro o Página 5 de 11 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú I Telf.: 224 7800 e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

INTELECTUAL

PERÚ I Presidencia ^ . I del Consejo de Ministros

I INDECOPI ^

uso d e u n signo idéntico o similar r e s p e c t o a p r o d u c t o s o servicios idénticos o semejantes. Así, el registro d e u n a m a r c a otorga protección a s u titular n o sólo r e s p e c t o a los p r o d u c t o s o servicios para los cuales s e concedió el registro, sino q u e también o p e r a e n relación a productos o servicios q u e s e a s e m e j e n al g r a d o d e inducir a confusión al público consumidor, c o n i n d e p e n d e n c i a d e si éstos s e e n c u e n t r a n c o m p r e n d i d o s o n o e n una m i s m a clase d e la Clasificación Internacional. Al respecto, cabe precisar q u e la Clasificación Internacional d e P r o d u c t o s y Servicios de Niza es irrelevante para efectos d e d e t e r m i n a r si existe similitud e n t r e los p r o d u c t o s o servicios e n cuestión. Así lo e n t i e n d e el artículo 151 d e la Decisión 4 8 6 e n s u s e g u n d o párrafo, al establecer e x p r e s a m e n t e q u e "(...) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o sen/icios indicados expresamente", por lo q u e p u e d e s u c e d e r q u e productos o servicios c o m p r e n d i d o s e n u n a m i s m a c l a s e d e la Clasificación Internacional no s e a n s e m e j a n t e s y, a s u v e z , q u e p r o d u c t o s o servicios d e c l a s e s diferentes s e a n similares. En c o n s e c u e n c i a , para d e t e r m i n a r el a l c a n c e d e l principio d e e s p e c i a l i d a d , s e deberá analizar si los p r o d u c t o s o servicios a los q u e están referidos los s i g n o s s o n s i m i l a r e s según s u naturaleza, finalidad, c a n a l e s d e comercialización, c o m p l e m e n t a r i e d a d , utilización c o n j u n t a o público c o n s u m i d o r al q u e v a n dirigidos. En el presente caso, el s i g n o solicitado p r e t e n d e distinguir organización de ferias, exposiciones y eventos con fines comerciales para exhibición y promoción de bienes y servicios, d e la clase 3 5 d e la Clasificación Internacional. Por s u parte, la m a r c a registrada c o n certificado N° 8 0 4 3 3 , distingue a g r u p a m i e n t o para el beneficio d e terceros, d e bolsos, equipaje, p r o d u c t o s d e cuero, p a r a g u a s , llaveros, bolsos d e m a n o , m o n e d e r o s , mochilas, m o c h i l a s e s c o l a r e s , bolsos p a r a libros, riñoneras, bolsones, e s t u c h e s p a r a tarjetas d e crédito, billeteras, e s t u c h e s para cosméticos, prendas d e vestir, incluyendo, p a n t a l o n e s , p a n t a l o n e s cortos, p a n t a l o n e s de e n t r e n a m i e n t o , j e a n s , overoles, polos cortos (tops), c a m i s a s , polos, v e s t i d o s , faldas, c a m i s a s d e e n t r e n a m i e n t o , blusas, c h a q u e t a s , biazers, trajes, c h o m p a s , chalecos, abrigos, prendas d e vestir d e invierno p a r a exteriores, p r e n d a s d e vestir i m p e r m e a b l e s , lencería, ropa interior, p r e n d a s interiores, r o p a d e dormir, ropa cómoda de d e s c a n s o , ropa para la playa, ropa para nadar, r o p a d e m a t e r n i d a d , ropa deportiva, ropa para hacer ejercicios, trajes para trotar, a c c e s o r i o s para p r e n d a s d e vestir, guantes, calcetines, calcetería, cinturones, bufandas, s o m b r e r o s , c o r b a t a s , calzado, pantuflas, zapatos, artículos d e sombrerería, a c c e s o r i o s personales, lentes d e s o l y gafas, artículos d e joyería, relojes, relojes d e p a r e d , a c c e s o r i o s para el cabello, cosméticos, artículos d e tocador, f r a g a n c i a s y p r o d u c t o s para el c u i d a d o personal, a c c e s o r i o s para el cuidado personal, artículos d e papelería, artículos d e regalo, artículos para el hogar, mobiliario p a r a el hogar, artículos p a r a la casa, m u e b l e s , p r o d u c t o s d e a l i m e n t o s y bebidas, ropa d e c a m a , r o p a d e c a m a y d e baño, recipientes para bebidas, cristalería, j u g u e t e s y j u e g o s , j u g u e t e s para perros, artículos d e p o r t i v o s , p r o d u c t o s electrónicos d e c o n s u m o , material i m p r e s o (excepto s u t r a n s p o r t e ) , para q u e los c o n s u m i d o r e s p u e d a n e x a m i n a r l o s y c o m p r a r l o s a s u c o n v e n i e n c i a ; este servicio p u e d e s e r p r e s t a d o e n línea o no, por c o m e r c i o s minoristas; servicios promocionales en el campo de la moda incluyendo la orientación en la selección Página 6 de 11 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú I Telf.: 224 7800 e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe I Web: www.indecopi.gob.pe

INTELECTUAL

PERÚ I Presidencia ^ . I del Consejo de Ministros

I INDECOPI I ^

y combinación de productos y accesorios de moda, gestión de negocios comerciales de servicios de venta al por menor en relación a prendas de vestir y una variedad de otras mercancías, servicios de publicidad y marketing, promoción d e productos y servicios d e t e r c e r o s m e d i a n t e la colocación d e a n u n c i o s y exposiciones p r o m o c i o n a l e s e n un sitio electrónico a c c e s i b l e a través d e r e d e s d e c o m p u t a d o r a s ; a g r u p a m i e n t o para el beneficio d e t e r c e r o s , d e p r o d u c t o s d i v e r s o s (excepto su transporte) para q u e los c o n s u m i d o r e s p u e d a n e x a m i n a r l o s y c o m p r a r l o s a su conveniencia; este servicio p u e d e s e r prestado e n línea p o r c o m e r c i o s minoristas o m e d i a n t e catálogos d e v e n t a por correo, servicios d e pedido e n línea por c o m p u t a d o r a s ; p r o g r a m a s d e incentivo d e tarjetas d e fidelidad para p r o m o c i o n a r servicios d e v e n t a al p o r m e n o r q u e p r e s e n t a n ropa y a c c e s o r i o s d e m o d a y u n a g r a n v a r i e d a d d e mercancías e n general; a g r u p a m i e n t o para el beneficio d e t e r c e r o s , d e ropa y a c c e s o r i o s d e m o d a q u e p r e s e n t a un p r o g r a m a d e incentivos c o n bonificaciones para clientes (excepto s u transporte), p a r a q u e los c o n s u m i d o r e s p u e d a n e x a m i n a r l o s y c o m p r a r l o s a s u c o n v e n i e n c i a ; este servicio p u e d e s e r p r e s t a d o por c o m e r c i o s minoristas; publicidad para servicios d e b e n e f i c e n c i a ; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos d e oficina, d e la clase 3 5 de la Clasificación Internacional. Al respecto, s e advierte que la organización d e ferias, e x p o s i c i o n e s y e v e n t o s c o n f i n e s c o m e r c i a l e s para exhibición y promoción d e bienes y servicios q u e p r e t e n d e distinguir el signo solicitado s e e n c u e n t r a n v i n c u l a d a s con la gestión d e n e g o c i o s c o m e r c i a l e s d e servicios d e v e n t a al por m e n o r e n relación a p r e n d a s d e vestir y una v a r i e d a d d e otras mercancías, así c o m o d e n t r o d e la gestión d e n e g o c i o s c o m e r c i a l e s y administración c o m e r c i a l q u e distingue la m a r c a registrada, puesto q u e las ferias, e x p o s i c i o n e s y e v e n t o s con fines c o m e r c i a l e s para exhibición y promoción d e bienes y servicios s o n parte d e las estrategias o actividades q u e realizan o i m p l e m e n t a n los g e r e n t e s c o m e r c i a l e s c o m o parte d e la administración o gestión d e n e g o c i o s c o m e r c i a l e s q u e realizan e n la e m p r e s a , a f i n d e a u m e n t a r s u s c a p a c i d a d e s al máximo y así poder a c e r c a r s e o incluso alcanzar t o d o s los objetivos q u e s e h a n i m p u e s t o . A s i m i s m o , s e advierte q u e los servicios d e publicidad y m a r k e t i n g q u e distingue la m a r c a registrada s e e n c u e n t r a n v i n c u l a d a s c o n la organización d e ferias, e x p o s i c i o n e s y e v e n t o s c o n fines c o m e r c i a l e s para exhibición y promoción d e bienes y servicios q u e p r e t e n d e distinguir el signo solicitado al s e r estos últimos h e r r a m i e n t a s o p r o g r a m a s d e c o m u n i c a c i o n e s q u e sirven entre otras c o s a s para p r o m o c i o n a r e impulsar los bienes y servicios q u e s e ofrecen, para informar y recordar a c e r c a d e las m a r c a s q u e se v e n d e n e n dichas ferias y eventos, así c o m o p a r a captar clientes potenciales y convertirlos e n reales o fidelizar a los clientes y a o b t e n i d o s . De otro lado, existe vinculación entre la organización d e ferias, e x p o s i c i o n e s y e v e n t o s c o n fines c o m e r c i a l e s para exhibición y promoción d e bienes y servicios q u e p r e t e n d e distinguir el signo solicitado y los servicios p r o m o c i o n a l e s e n el c a m p o d e la m o d a incluyendo la orientación e n la selección y combinación d e p r o d u c t o s y a c c e s o r i o s d e m o d a q u e distingue la m a r c a registrada, t o d a v e z q u e t i e n e n la m i s m a f i n a l i d a d , s o n c o m p l e m e n t a r i o s y s e e n c u e n t r a n dirigidos al m i s m o público usuario por lo q u e p u e d e n ser susceptibles d e s e r brindados por las m i s m a s e m p r e s a s . E n efecto, a m b o s servicios tienen c o m o finalidad p r o m o c i o n a r bienes y / o servicios p a r a q u e el público c o n s u m i d o r p u e d a a n i m a r s e a adquirirlos u o b t e n e r l o s c o n m a y o r facilidad.

Página 7 de 11 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800 e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe I Web: www.indecopi.gob.pe

INTELECTUAL

En e s e sentido, s e h a v e r i f i c a d o q u e s e c u m p l e u n o d e los requisitos para q u e s e g e n e r e riesgo d e confusión e n el m e r c a d o , q u e d a n d o por d e t e r m i n a r si los s i g n o s s o n , o no, s e m e j a n t e s al g r a d o d e inducir a confusión al público c o n s u m i d o r . 3.3.2. E x a m e n c o m p a r a t i v o El artículo 4 5 d e l Decreto Legislativo N° 1075, señala q u e "a efectos de establecer dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, Dirección competente tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios: a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; b) El grado de percepción del consumidor medio; c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de prestación, respectivamente; d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad mercado; y, e) Si el signo es parte de una familia de marcas."

de conjunto

y con

comercialización y reputación

si la

o en el

El artículo 4 7 d e l D e c r e t o Legislativo N° 1 0 7 5 d i s p o n e q u e "tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) Si las figuras b) Si las figuras

son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica son distintas, sí evocan un mismo concepto".

parecida.

Para d e t e r m i n a r si d o s s i g n o s s o n confundibles, d e b e partirse d e la impresión d e c o n j u n t o q u e c a d a u n o d e ellos p u e d a suscitar e n el público c o n s u m i d o r , y a q u e por lo general, éste no podrá c o m p a r a r a m b o s s i g n o s a la v e z , sino más bien el s i g n o q u e t e n g a al frente e n un m o m e n t o d e t e r m i n a d o v a a s e r c o n f r o n t a d o con el r e c u e r d o q u e g u a r d e del signo a n t e r i o r m e n t e percibido. Es por ello, q u e al c o m p a r a r d o s s i g n o s d e b e n c o n s i d e r a r s e p r i n c i p a l m e n t e a q u e l l a s características q u e p u e d a n s e r r e c o r d a d a s por el público c o n s u m i d o r , d e b i e n d o t e n e r presente además, q u e por lo general el r e c u e r d o y c a p a c i d a d d e diferenciación d e los c o n s u m i d o r e s dependerán d e los p r o d u c t o s o servicios a distinguir y d e la atención q u e u s u a l m e n t e presten para s u adquisición o contratación. Realizado el e x a m e n c o m p a r a t i v o entre el signo figurativo solicitado y la m a r c a figurativa registrada, s e d e t e r m i n a q u e , vistos e n s u c o n j u n t o y d e f o r m a s u c e s i v a , d i c h o s signos son s e m e j a n t e s .

Página 8 de 11 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800 e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe I Web: www.indecopi.gob.pe

INTELECTUAL

PERÚ I Presidencia I del Consejo de Ministros

I INDECOPI I

En efecto, desde el punto d e vista gráfico a m b o s signos s e e n c u e n t r a n c o n f o r m a d o s por una figura sustancialmente similar, puesto q u e están constituidos por varios triángulos o alabes^ y u x t a p u e s t o s q u e g e n e r a n la impresión d e u n a hélice o a s p a s giratorias, diferenciándose tan sólo e n la figura irregular q u e p r e s e n t a al centro el s i g n o solicitado dentro d e la cual s e a p r e c i a u n a estrella d e cuatro puntas, así c o m o e n las t e r m i n a c i o n e s d e los triángulos, e l e m e n t o s q u e d e b i d o a s u tamaño no resultan suficientes para poder diferenciar a los s i g n o s p l e n a m e n t e , d e t e r m i n a n d o q u e a m b o s en su conjunto susciten una impresión visual m u y similar. C a b e señalar q u e si bien el signo solicitado incluye elementos cromáticos y presenta en el centro una figura irregular dentro d e la cual s e aprecia u n a estrella d e cuatro puntas, los mismos no contribuyen a s u diferenciación, s i e n d o percibidos e n s u c o n j u n t o c o m o s e m e j a n t e s por los usuarios. A s i m i s m o , d e s d e el punto d e vista c o n c e p t u a l s e advierte q u e las f i g u r a s d e a m b o s s i g n o s evocarán u n a m i s m a idea o c o n c e p t o , esto e s , la d e u n a figura constituida p o r varios triángulos o alabes y u x t a p u e s t o s q u e g e n e r a n la impresión d e u n a hélice o d e a s p a s giratorias, razón por la cual d i c h o s e l e m e n t o s figurativos s o n s u s c e p t i b l e s d e evocar el m i s m o c o n c e p t o e n los usuarios. 3.3.3. Conclusión Por lo anterior, dado q u e los signos en conflicto s o n semejantes y distinguen algunos servicios vinculados, la Comisión considera q u e el otorgamiento del registro solicitado es susceptible d e producir riesgo d e confusión en el público usuario; por lo q u e corresponde declarar fundada la oposición formulada. 3.4.

A p l i c a c i ó n de j u r i s p r u d e n c i a i n v o c a d a De la Sala Especializada e n P r o p i e d a d Intelectual del I N D E C O P I

En el p r e s e n t e caso, la o p o s i t o r a invoca la aplicación d e los criterios c o n t e n i d o s e n a l g u n a s resoluciones d e la S a l a Especializada e n P r o p i e d a d Intelectual del I N D E C O P I . Al respecto, c a b e señalar q u e , d e c o n f o r m i d a d c o n el artículo 4 3 d e l D e c r e t o Legislativo N° 807, Ley s o b r e Facultades, N o r m a s y Organización d e l I N D E C O P I : "Las resoluciones d e las C o m i s i o n e s , d e las Oficinas y d e l T r i b u n a l d e D e f e n s a d e la C o m p e t e n c i a y d e la P r o p i e d a d Intelectual q u e al resolver c a s o s particulares interpreten d e m o d o e x p r e s o y c o n carácter g e n e r a l el s e n t i d o d e la legislación constituirán p r e c e d e n t e d e o b s e r v a n c i a obligatoria, m i e n t r a s d i c h a interpretación n o s e a modificada por resolución d e b i d a m e n t e m o t i v a d a d e la propia Comisión u Oficina, según f u e r a el caso, o del Tribunal d e D e f e n s a d e la C o m p e t e n c i a y d e la P r o p i e d a d Intelectual. (...)".

Alabe: 1. m. MEC. Cada una de las paletas curvas de una rueda hidráulica o de una turbina: los alabes reciben el impulso del agua. Información obtenida de http://www.wordreference.com/definicion/%C3%A1labe

Página 9 de 11 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú I Telf.: 224 7800 e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe I Web: wzuw.indecopi.gob.pe

INTELECTUAL

PERÚ I Presidencia ^ . I INDECOPI I del Consejo de Ministros I

A p l i c a n d o la n o r m a citada al presente caso, s e c o n c l u y e q u e si bien la j u r i s p r u d e n c i a invocada, r e p r e s e n t a u n a línea d e criterio o t e n d e n c i a resolutiva d e la S a l a Especializada e n P r o p i e d a d Intelectual del I N D E C O P I , s e d e b e tener e n consideración q u e las c o n c l u s i o n e s a q u e s e arriben e n c a d a c a s o dependerán d e l e x a m e n d e l c o r r e s p o n d i e n t e expediente. En tal sentido, s e d e b e señalar q u e la A u t o r i d a d A d m i n i s t r a t i v a tiene la obligación d e evaluar íntegramente c a d a n u e v a solicitud, verificando si el signo objeto d e la m i s m a c u m p l e c o n los requisitos para a c c e d e r al registro o no y, si s e e n c u e n t r a incurso e n a l g u n a prohibición normativa. Del Tribunal d e Justicia d e la C o m u n i d a d A n d i n a En el presente caso, la, opositora invoca la aplicación d e criterios c o n t e n i d o s e n a l g u n a s s e n t e n c i a s del Tribunal d e Justicia d e la C o m u n i d a d A n d i n a . S o b r e el particular, c a b e indicar q u e la p r e s e n t e resolución n o c o n t r a d i c e los criterios a d o p t a d o s por el m e n c i o n a d o Tribunal, puesto q u e s o n criterios q u e h a n sido o b s e r v a d o s en el análisis llevado a c a b o e n este p r o c e d i m i e n t o . Sin perjuicio d e lo anterior, c a b e precisar q u e las interpretaciones prejudiciales realizadas p o r el referido Tribunal, sólo resultan vinculantes p a r a la a u t o r i d a d c o m p e t e n t e al m o m e n t o d e resolver el caso respecto d e l cual se formuló la solicitud d e interpretación prejudicial, más no e n todos los casos s o m e t i d o s a s u c o m p e t e n c i a . 4.

E x a m e n de R e g i s t r a b i l i d a d

Realizado el examen d e registrabilidad del signo solicitado, s e determina q u e aun cuando el signo solicitado reúne los requisitos d e registrabilidad establecidos en el artículo 134 d e la Decisión 4 8 6 , Régimen Común s o b r e P r o p i e d a d Industrial y s e halla fuera d e las prohibiciones d e registro establecidas e n el artículo 135 d e la referida Decisión, el m i s m o se encuentra incurso e n el supuesto contemplado e n el artículo 136 inciso a) d e la Decisión 486, por lo q u e no procede acceder a su registro.

C a b e señalar que s e h a tenido a la vista las marcas

0ñ

"iNk:.'T-HS

^ (certificado N° 61610),

32809),

'í^elektra

(certificado N° 58078),

# (certificado N° 32872),

(certificado N° 5 5 7 7 8 ) ,

"í^eleRtra

ompo a e k m .

(certificado N°

(certificado N° 5 5 7 7 9 )

- "^'ni ..^.S (certificado N° 73050) c o n las cuales e s t a Comisión c o n s i d e r a q u e el signo solicitado no es susceptible d e g e n e r a r riesgo d e confusión, d a d o q u e p r e s e n t a n diferencias gráficas y fonéticas (según s e a el caso) q u e p e r m i t e n diferenciarlos entre sí. La presente Resolución se emite en aplicación d e las normas legales antes m e n c i o n a d a s y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 3 6 , 4 0 , 41 y 4 2 d e la Ley d e Organización y Funciones del Instituto Nacional d e Defensa d e la C o m p e t e n c i a y d e la Protección d e la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1075; así c o m o por los Página 10 de 11 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú I Telf.: 224 7800 e-mail: posmaster@indecopi.gob.pe I Web: www.indecopi.gob.pe

INTELECTUAL

artículos 50, 51 y 5 2 del Reglamento d e Organización y Funciones del Instituto Nacional d e Defensa d e la C o m p e t e n c i a y d e la Protección d e la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

DECISIÓN D E LA COMISIÓN

Primero.- Levantar la suspensión d e c l a r a d a m e d i a n t e Resolución N° 0 3 8 - 2 0 1 4 / C S D I N D E C O P I d e fecha 0 8 de enero d e 2014. S e g u n d o . - Declarar F U N D A D A la oposición f o r m u l a d a p o r A t h l e t a (ITM) Inc., d e Estados Unidos d e América y, e n c o n s e c u e n c i a , D E N E G A R el registro d e m a r c a d e servicio solicitado p o r N E G O C I A C I O N E S LIDEIN S . A . C , d e Perú. Con la intervención de los miembros de Meloni García, Jean-Carlo Costa Gálvez, Ignacio José Joaquín Soto Llosa.

Comisión Transitoria: Ray Augusto Viana Elisa Rodríguez Escobar e

RAY A U G U S T O MELONI GARCÍA P r e s i d e n t e de la C o m i s i ó n T r a n s i t o r i a de S i g n o s D i s t i n t i v o s

Página 11 de 11 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DELA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú I Telf.: 224 7800 e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe I Web: www.indecopi.gob.pe

INTELECTUAL