Expediente: 568972 - 2014 Resolución: 777 - 2014 BABY KING CORPORATION S.A.C. by Estudio Castro García Abogados S.A.C

Indecopi

INSTITUTO NACIONAL

PHOTgCKítóW O Í : L A

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS Calle la Prosa 104 San Borja

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Señor{es): BABY KING CORPORATION S.A.C. Domicilio: CASILLA 08-iNDECOPI - SAN BORJA En el expediente N° 568972-2014 Por la presente, se notifica la Resolución N° 777-2014/CTSD-INDECOPI

Lo que notifico a Ud., conforme a LeyV Lima, 25 de septiembre de 2014

lissa Alvarez Miranda

Especialista 2 Área de Marcas Contenciosa Secretaría Técnica Comisión de Signos Distintivos INDEGOPI

Adj.: Resolución

Constancia de recepción

Apellidos y Nombres: Fecha:

Hora de recepción:.

DNI o C . Extr. N°: Firma y/o sello: Vínculo con el destinatario:

Cabe precisar que contra la resolución mencionada procede recurso de reconsideración o apelación, según corresponda, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente, de conformidad con los artículos 131 y 132 del Decreto Legislativo N° 1075. La resolución que se notifica surte efectos el día de su notificación y no agota la vía administrativa.

F-MAR-14/1B

DIRECCIÓN DE SIGNOS COMISIÓN TRANSITORIA RESOLUCIÓN

DE SIGNOS

N°

DISTINTIVOS DISTINTIVOS

777-2014/CTSD-INDECOPI

EXPEDIENTE

: 568972-2014

SOLICITANTE

: oseo

OPOSITORA

: BABY KING CORPORATION S.A.C.

MATERIA

: SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO OPOSICIÓN

MAMAN!, LEOPOLDO ESTEBAN

Lima, 22 de setiembre de 2014

ANTECEDENTES

Con fecha 21 de marzo de 2014, OSCO MAMAN!, LEOPOLDO ESTEBAN, de Perú, solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación KAROLINE y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:

Para distinguir triciclos, bicicletas, coches, Internacional.

de la clase

12 de la Clasificación

Mediante escrito de fecha 12 de junio de 2014, BABY KING CORPORATION S.A.C, de Perú, formuló oposición argumentando lo siguiente: -

Es titular de las marcas PRINCESS STORY y logotipo (certificado N° 126127), PRINCESS STORY y logotipo (certificado N° 152975), PRINCESS STORY (certificado N° 175881), PRINCESS STORY y logotipo (certificado N° 193088),

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INTELECTUAL

PERU I Presidencia

I JNDECOPI

que distinguen productos de las clases 12 y 28 de la Clasificación Internacional, respectivamente, respectivamente. El signo solicitado ha sido presentado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal en su contra. El solicitante es un competidor directo de su empresa y en distintas oportunidades ha pretendido el registro de marcas sobre la base de sus conocidas marcas registradas, como en el caso del expediente N° 529082-2013, donde se solicitó el registro de la marca PRINCESS KAROLINE y logotipo, el cual fue denegado de oficio por la Dirección de Signos Distintivos toda vez que existía riesgo de confusión con sus marcas registradas. En el presente expediente, el solicitante solo ha retirado la denominación PRINCESA, manteniendo el resto de elementos denominativos y gráficos, siendo que el personaje caracterizado por una niña con cabello largo, ojos grandes y con vestido largo creando una confusión indirecta pudiendo crear confusión por el origen empresarial de los productos. Existe vinculación entre los productos de las clases 12 y 28 de la Clasificación Internacional. No es casualidad que el solicitante pretenda el registro de una variación de su solicitud anterior, sino que ello obedece a un acto de mala fe toda vez que el signo solicitado es una copia burda de sus marcas registradas. Cita jurisprudencia que considera aplicable al presente caso. Ampara sus argumentos en lo establecido en los artículos 136 inciso a), 137 y 146 de la Decisión 486. Mediante providencia de fecha 13 de agosto de 2014, se dejó constancia que el solicitante no ha absuelto el traslado de la oposición formulada, sin perjuicio de ello, el opositor, mediante escrito de fecha 11 de agosto de 2014, señalo lo siguiente:

El signo solicitado no resulta confundible con las marcas registradas al grado de inducir al público consumidor en error, ya que resulta evidente que de su aspecto en conjunto, poniendo mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias, las mismas poseen elementos distintivos entre sí. Los signos en conflicto presentan en primer término denominaciones disimiles y de diferente extensión gramatical, lo cual origina que la apreciación en conjunto sea totalmente distinta. Siendo que desde el punto de vista fonético, las marcas presentan diferencia secuencia consonantica, por consiguiente estas, presentan una entonación y pronunciación de conjunto diferente. Se debe tomar en cuenta, la naturaleza de los elementos denominativos que conforman el signo solicitado y las marcas registradas por lo cual afirma que C U E S T I O N E S EN DISCUSIÓN

La Comisión considera que, conforme a los antecedentes expuestos, corresponde determinar: (i) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado KAROLINE y logotipo y las marcas registradas a favor de BABY KING CORPORATION S.A.C.

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INTELECTUAL

(ii)

Si el signo ha sido solicitado mediando mala fe y si resulta de aplicación el artículo 137 de la Decisión 486.

ANÁLISIS DE L A S C U E S T I O N E S EN DISCUSIÓN

3.1.

Cuestión previa

Respecto del procedimiento anterior alegado por la opositora

La opositora afirma que en el expediente N° 529082-2013, se solicitó el registro de la marca PRINCESS KAROLINE y logotipo, el cual fue denegado de oficio por la Dirección de Signos Distintivos toda vez que existía riesgo de confusión con sus marcas registradas Al respecto, cabe señalar que el análisis de la registrabilidad de un signo es una facultad discrecional de la Comisión, toda vez que la autoridad administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud que se presente ante su competencia, a fin de determinar si ella cumple con los requisitos para acceder al registro o no, dependiendo la decisión de los hechos del caso concreto, como se procederá en el presente caso. Siendo así, las referencias realizadas por ambas partes no determinan el resultado del análisis que se realice en el presente expediente, toda vez que los hechos referidos corresponden a expedientes distintos al que es materia de análisis en la presente Resolución. 3.2.

Informe de antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en el expediente se ha verificado lo siguiente: a) BABY KING CORPORATION S.A.C, de Perú, es titular de las siguientes marcas: La marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación PRINCESS STORY escrita en letras características y la representación estilizada de una niña con su corona de princesa en la cabeza y una paloma en la mano; en la combinación de colores rosado, lila, celeste, marrón, verde, negro, amarillo, anaranjado y fucsia; conforme al modelo adjunto:

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Que distingue bicicletas, triciclos, andadores, coches, de la clase 12 de la Clasificación internacional, inscrita con certificado N° 126127, vigente hasta el 09 de abril de 2017. La marca de producto constituida por la denominación PRINCESS STORY y logotipo (se reivindican colores), conforme al modelo adjunto:

Que distingue bicicletas, triciclos, andadores y coches de la clase 12 de la Clasificación internacional, inscrita con certificado N° 152974, vigente hasta el 25 de mayo de 2019. -

La marca de producto constituida por la denominación PRINCESS STORY y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:

Que distingue bicicletas, triciclos, andadores, coches de la clase 12 de la Clasificación internacional, inscrita con certificado N° 175881, vigente hasta el 18 de mayo de 2021. -

La denominación PRINCESS STORY y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:

Que distingue juegos y juguetes, coches, triciclos, bicicletas y carritos de juguete, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, de Página 4 de 16

INTELECTUAL

PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

I IIIN D E C O P I

la clase 28 de la Clasificación Internacional, inscrita el 29 de octubre de 2012, con certificado N° 193088, vigente hasta el 29 de octubre de 2022. Asimismo, BABY KING CORPORATION S.A.C, es titular de las siguientes marcas de productos en la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Q MARCA

C E R T I F I C A D O N"

DISTINGUE/VIGENCIA

152975

Bicicletas, triciclos, andadores y coches / 2 5 de mayo de 2019.

175725

Bicicletas, triciclos, andadores y coche / 13 de mayo de 2021.

192612

192613

152974

Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; bicicletas, triciclos, coches, carritos, motocarros, motocicletas, asientos infantiles de seguridad de vehículos / 1 9 de octubre de 2022. Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; bicicletas, triciclos, coches, carritos, motocarros, motocicletas, asientos infantiles de seguridad de vehículos / 1 9 de octubre de 2022.

Bicicletas, triciclos, andadores y coches / 2 5 de mayo de 2019.

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INTELECTUAL

PERÚ I Presidencia IINDECOP I del Consejo de Ministros fci,

b) FERNANDEZ CALLUSANI, EDGAR; de Perú es titular de las siguientes marcas: La marca de producto constituida por la denominación BELLA y logotipo, conforme al modelo adjunto:

Que distingue vehículos, aparatos de locomoción terrestre, área o acuática de la clase 12 de la Clasificación Internacional, inscrita el 19 de setiembre de 2012, con certificado N° 206802, vigente hasta el 19 de setiembre de 2022. La marca de producto constituida por la denominación RAINBOW FAIRIES y logotipo, conforme al modelo adjunto:

Que distingue vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática de la clase 12 de la Clasificación Internacional, inscrita el 10 de febrero de 2010, con certificado N° 184684, vigente hasta el 10 de febrero de 2020. 3.3.

Evaluación del riesgo de confusión

BABY KING CORPORATION S.A.C, sustenta su oposición en la titularidad de las marcas PRINCESS STORY y logotipo (certificado N° 126127), PRINCESS STORY y logotipo (certificado N° 152975), PRINCESS STORY (certificado N° 175881) y PRINCESS STORY y logotipo (certificado N° 193088), que distinguen productos de las clases 12 y 28 de la Clasificación Internacional, respectivamente. El artículo 136 inciso a) de la Decisión N° 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial señala que "no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación".

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INTELECTUAL

PERU I Presidencia . I INDECOPI I del ^^^^o. de Ministros, 1

La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor o usuario en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios, idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que el consumidor o usuario adquiere un producto o contrata un servicio, según el caso, en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. Por su parte, la confusión indirecta, no está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor o usuario aun diferenciando claramente los productos o servicios, respectivamente, considera que ambos pertenecen a un mismo titular. De lo expuesto se concluye que para el análisis del riesgo de confusión se deberá tener en cuenta tanto la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los productos o servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que por lo general, la confusión entre dos signos será mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir. 3.3.1.

Productos a los que se refieren los signos en conflicto

En cuanto a los productos y servicios, cabe señalar que uno de los principios en los que se sustenta el derecho marcarlo es el de especialidad, en virtud del cual se limita con carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes. Así, el registro de una marca otorga protección a su titular no sólo respecto a los productos o servicios para los cuales se concedió el registro, sino que también opera en relación a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusión al público consumidor, con independencia de si éstos se encuentran comprendidos o no en una misma clase de la Clasificación Internacional. Al respecto, cabe precisar que la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos o servicios en cuestión. Así lo entiende el artículo 151 de la Decisión 486 en su segundo párrafo, al establecer expresamente que "(...) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o sen/icios indicados expresamente", por lo que puede suceder que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificación Internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares. En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se deberá analizar si los productos o servicios a los que están referidos los signos son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización, complementariedad, utilización conjunta o público consumidor al que van dirigidos.

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INTELECTUAL

PERÚ I Presidencia ^ . I INDECOPI I del Consejo de Ministros fe

Con relación a las marcas PRINCESS STORY v logotipo (certificado N° 126127), PRINCESS STORY y logotipo (certificado N° 152975) v PRINCESS STORY y logotipo (certificado N° 175881)

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir triciclos, bicicletas, coches, de la clase 12 de la Clasificación Internacional. Por su parte, las marcas registradas distinguen bicicletas, triciclos, andadores, coches de la clase 12 de la Clasificación internacional. Al respecto, se advierte que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos (triciclos, bicicletas, coches). En ese sentido se ha verificado que se cumple con uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son o no, semejantes en grado de confusión. Además, dada la identidad de los productos a que se refieren los signos en conflicto, esta Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser más riguroso en el examen comparativo de los signos. -

Con relación a la marca PRINCESS STORY y logotipo (certificado N° 193088)

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir triciclos, bicicletas, coches, de la clase 12 de la Clasificación Internacional. Por su parte la marca registrada distingue juegos y juguetes, coches, triciclos, bicicletas y carritos de juguete, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, de la clase 28 de la Clasificación Internacional. Al respecto, se advierte que los triciclos, bicicletas, que pretende distinguir el signo solicitado, se encuentran vinculados a los juegos y juguetes, que distingue la marca registrada toda vez que tales productos están dirigidos a un mismo público consumidor y son comercializados^ por las mismas personas, en tiendas orientadas a un público infantil. En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no, semejantes en grado de confusión.

' Fuente: http://www.alociquena.com/, http://www.detodoparatubebe.com. www.miDequeniomundo.com/ .Fecha de consulta: 08 de mayo de 2013. ^ Criterio adoptado en la Resolución N° 0792-2013/GSD-INDECOPI, de fecha 15 de marzo de 2013, recaída en el expediente N° 486924-2012.

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INTELECTUAL

lía

PERU I Presidencia

I INDECOPI

I del C o n s e i Q ^ ^ ^ m s , _ , _ ^ ^ ^ ^ ^ 3.3.2.

Examen comparativo

El artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que "a efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios: a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; b) El grado de percepción del consumidor medio; c) La naturaleza de los productos o sen/icios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente; d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y, e) Si el signo es parte de una familia de marcas." El artículo 46 del Decreto Legislativo N° 1075 establece que "tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el articulo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) La semejanza gráfico-fonética; b) La semejanza conceptual; y, c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva".

sobre

El artículo 47 del Decreto Legislativo N° 1075 dispone que "tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida. b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto". El artículo 48 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que "tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) La denominación que acompaña al elemento figurativo; b) La semejanza conceptual; y, c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento con el objeto de identificarla dimensión característica del signo".

gráfico,

Por su parte, el artículo 49 del Decreto Legislativo N° 1075 señala que "tratándose de un signo denominativo y uno figurativo se tendrá en consideración la semejanza conceptual. Tratándose de un signo denominativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 45 y 47 de este Decreto Legislativo. Tratándose de un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo.

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PERÚ I Presidencia I INDECOPI I del Consejo de Ministros I

En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados articulo 45 del presente Decreto Legislativo."

en el

Asimismo, para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresión de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, ya que por lo general, éste no podrá comparar ambos signos a la vez, sino más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo que guarde del signo anteriormente percibido. Es por ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor, debiendo tener presente además, que por lo general el recuerdo y capacidad de diferenciación de los consumidores dependerán de los productos o servicios a distinguir y de la atención que usualmente presten para su adquisición o contratación. -

Con relación a la marca PRINCESS STORY v logotipo (certificado N° 126127)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado KAROLINE y logotipo y la marca registrada PRINCESS STORY y logotipo, se advierte que dichos signos no son semejantes. Marca registrada

Signo solicitado

En efecto, desde un punto de vista gráfico, se observa que si bien ambos signos presentan la figura estilizada de una mujer, dichas figuras presentan diferentes características, así en el caso de las figuras estilizadas de las mujeres, se aprecia que éstas difieren en relación a la posición de los brazos, el tipo de peinado y vestido. Por otro lado, en el signo solicitado se aprecia la figura de un gato y mariposas y en la marca registrada se aprecia la figura de un ave sostenida en las manos de la mujer, todo lo cual genera que los signos susciten una impresión visual de conjunto diferente. Asimismo, en el aspecto fonético ambos signos presentan diferentes elementos denominativos (KAROLINE, en el caso del signo solicitado y PRINCESS STORY, en el caso de la marca registrada), lo que contribuye a diferenciar un signo de otro.

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PERÚ I Presidencia I INDECOPI I del Consejo de Ministros I

Con relación a la marca PRINCESS STORY y logotipo (certificado N° 152975)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado KAROLINE y logotipo y la marca registrada PRINCESS STORY y logotipo, se advierte que dichos signos no son semejantes. Signo solicitado

IVIarca registrada

En efecto, desde un punto de vista gráfico, se observa que si bien ambos signos presentan la figura estilizada de una mujer, dichas figuras presentan diferentes características, así en el caso de las figuras estilizadas de las mujeres, se aprecia que éstas difieren en relación a la posición de los brazos, el tipo de peinado y vestido. Por otro lado, en el signo solicitado se aprecia la figura de un gato y mariposas y en la marca registrada de fondo un castillo con una figura que se asemeja a la figura de un caballero medieval con su espada y la mano derecha de la mujer un ave con las alas abiertas, todo lo cual genera que los signos susciten una impresión visual de conjunto diferente. Asimismo, en el aspecto fonético ambos signos presentan diferentes elementos denominativos (KAROLINE, en el caso del signo solicitado y PRINCESS STORY, en el caso de la marca registrada), lo que contribuye a diferenciar un signo de otro. -

Con relación a la marca PRINCESS STORY y logotipo (certificado N° 175881)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado KAROLINE y logotipo y la marca registrada PRINCESS STORY y logotipo, se advierte que dichos signos no son semejantes. Marca registrada

Signo solicitado

ate.

En efecto, desde un punto de vista gráfico, se observa que si bien ambos signos presentan la figura estilizada de una mujer, dichas figuras presentan diferentes Página 11 de 16

INTELECTUAL

características, así en el caso de las figuras estilizadas de las mujeres, se aprecia que éstas difieren en relación a la posición de los brazos, el tipo de peinado y vestido. Por otro lado, en el signo solicitado se aprecia la figura de un gato y mariposas y en la marca registrada de fondo un castillo y un ave sostenida por las manos de la mujer, todo lo cual genera que los signos susciten una impresión visual de conjunto diferente. Asimismo, en el aspecto fonético ambos signos presentan diferentes elementos denominativos (KAROLINE, en el caso del signo solicitado y PRINCESS STORY, en el caso de la marca registrada), lo que contribuye a diferenciar un signo de otro. -

Con relación a la marca PRINCESS STORY v logotipo (certificado N° 193088)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado KAROLINE y logotipo y la marca registrada PRINCESS STORY y logotipo, se advierte que dichos signos no son semejantes. Marca registrada

Signo solicitado

En efecto, desde un punto de vista gráfico, se observa que si bien ambos signos presentan la figura estilizada de una mujer, dichas figuras presentan diferentes características, así en el caso de las figuras estilizadas de las mujeres, se aprecia que éstas difieren en relación a la posición de los brazos, el tipo de peinado y vestido. Por otro lado, en el signo solicitado se aprecia la figura de un gato y mariposas y en la marca registrada de fondo un castillo, además se aprecia en la mano izquierda de la mujer un ave con las alas abiertas, todo lo cual genera que los signos susciten una impresión visual de conjunto diferente. Asimismo, en el aspecto fonético ambos signos presentan diferentes elementos denominativos (KAROLINE, en el caso del signo solicitado y PRINCESS STORY, en el caso de la marca registrada), lo que contribuye a diferenciar un signo de otro. 3.3.3.

Conclusión

Por lo anterior, si bien los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos y productos vinculados, dadas las diferencias existentes entre los mismos, la Comisión considera que el otorgamiento del registro solicitado no es susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor; por lo que corresponde declarar infundada la oposición en este extremo.

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PERÚ I Presciencia I INDECOPI I del Consejo de Ministros I

3.4. Mala fe - Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486 BABY KING CORPORATION S.A.C, señala que en el presente caso no es casualidad que el solicitante pretenda el registro de una variación de su solicitud anterior, sino que ello obedece a un acto de mala fe toda vez que pretende hacer una copia burda de sus marcas registradas. Asimismo, el signo solicitado ha sido presentado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal en su contra de su empresa. Al respecto, corresponde señalar que los agentes económicos deben conducirse en el mercado en forma adecuada y leal, sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Ello supone que los empresarios y comerciantes se sujeten a ciertas pautas de conducta que contribuyan y viabilicen el ejercicio de sus propios derechos. Entre estas pautas de conducta necesarias e indispensables para asegurar la concurrencia en el mercado se encuentra la exigencia de comportarse con buena fe comercial. La buena fe representa la concretización de los usos sociales. Así de acuerdo a lo señalado por Baylos: "(...) desleales son indeterminadamente los medios que reprueba la conciencia social, los que rechaza la costumbre y los que van contra los usos honestos. La necesidad de proceder conforme a la buena fe para la eventual configuración de un derecho, determina que este principio constituya una exigencia y presupuesto esencial a efectos de obtener un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo. En efecto, la exigencia de conducirse lealmente es una condición indispensable para que la autoridad administrativa otorgue el derecho de exclusiva que nace con el acto administrativo que otorga el registro, por lo que al solicitarse el registro de una marca, la administración deberá tener en consideración la observancia de este presupuesto. Es por ello que no pueden admitirse a registro signos que hayan sido solicitados de mala fe en base a la transgresión de un derecho ajeno, ya que conforme se ha señalado, el actuar en forma deshonesta o desleal constituye un comportamiento no admitido por el ordenamiento jurídico. De igual modo, debe señalarse que los individuos al relacionarse lo hacen de buena fe, presunción que debe regir la evaluación por parte de la autoridad administrativa. Por ello, sólo se podrá determinar la existencia de una conducta contraria a dicho principio si ello se acredita de los medios de pruebas presentados en cada caso concreto. El artículo 137 de la Decisión 486 establece que: "Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro."

3 BAYLOS GORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Madrid: Civitas, 1993. Pág.336. Página 13 de 16

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PERÚ I Presidencia ^ .^ I INDECOPI I del Consejo de Ministros I

Asimismo, el artículo 258 de la Decisión 486 establece que: "Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrarío a los usos y prácticas honestos." Cabe precisar que no existen supuestos taxativos de las conductas de mala fe, sino simplemente enunciativas, ya que por su complejidad y naturaleza misma no son susceptibles de ser enumerados taxativamente, sino que dependen de cada caso concreto. Conforme lo señaló el Tribunal de la Comunidad Andina, "(...) de esta forma el legislador comunitario deja a la regulación y jueces nacionales la determinación de otros eventos de los que razonablemente pueda deducirse la intención o propósito reprochables de quien solicita u obtiene un registro marcarlo." "* Ahora bien, debe tenerse en cuenta que se presume la buena fe con la que se desenvuelven los agentes económicos, siendo el caso que quien invoque la mala fe debe acreditarla debidamente a fin de desvirtuar dicha presunción. En efecto, los individuos al relacionarse lo hacen de buena fe, presunción que debe regir la evaluación por parte de la autoridad administrativa. Por ello, sólo se podrá determinar la existencia de una conducta contraria a dicho principio si ello se acredita de las pruebas presentadas en cada caso concreto. Adicionalmente, no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal o para determinar que el titular ha obtenido el registro de su marca con mala fe, sino que hace falta además que se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial. Al respecto, revisado lo actuado, se ha podido verificar que en el presente caso la opositora no ha presentado medios de prueba destinados a acreditar la alegada mala fe por parte de la solicitante. Asimismo, cabe señalar que el solo hecho de solicitar el registro de un signo distintivo, que la opositora considera similar a su marca registrada, no constituye un acto de mala fe o un indicio para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. En tal sentido, en el presente caso, no se ha desvirtuado la presunción de buena fe que ampara a la solicitante, por lo que corresponde declarar infundada en este extremo la oposición formulada. 3.4. Aplicación de la lurisprudencia invocada En el presente caso, la opositora, invoca la aplicación de los criterios contenidos en algunas resoluciones de la Comisión de Signos Distintivos y de Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Indecopi. Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con el artículo 43 del Decreto Legislativo N° 807, Ley de Facultades, Normas y Organización del INDECOPI: "Las resoluciones " Proceso N" 30-IP-97, en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N" 355 del 14 de julio de 1998, p.l 1.

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(...) del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada (...) del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (...)". Aplicando la norma citada al presente caso, se concluye que la jurisprudencia invocada no tiene efectos vinculantes para esta Comisión en tanto no constituye precedente de observancia obligatoria; razón por la cual corresponde desestimar, en este extremo, el pedido formulado por la opositora. Adicionalmente, se debe señalar que la Autoridad administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada solicitud, verificando si el signo solicitado cumple con los requisitos para acceder a registro o no y, si se encuentra incurso en alguna prohibición de registro, dependiendo dicha determinación de cada caso concreto. Portal razón, las conclusiones a las que se arriben en cada procedimiento dependerán del examen del correspondiente expediente. 4. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que es distintivo y susceptible de representación gráfica, conforme a lo señalado en el artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, encontrándose fuera de las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 135 y 136 de la citada Decisión, por lo que corresponde acceder a su registro. Finalmente, cabe precisar que se ha tenido a la vista las siguientes marcas: N°152975

N°175725

N°192612

N°152974

N° 206802

N°184684

N°192613

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Toda vez que tales signos presentan diferencias gráficas y fonéticas que permiten distinguirlos entre sí. La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). 5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN Declarar INFUNDADA la oposición formulada por BABY KING CORPORATION S.A.C, de Perú, e INSCRIBIR en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial, a favor de OSCO MAMANI, LEOPOLDO ESTEBAN, de Perú, la marca de producto constituida por la denominación KAROLINE y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto, para distinguir triciclos, bicicletas, coches, de la clase 12 de la Clasificación Internacional, quedando bajo el amparo de la Ley por el plazo de diez años, contado a partir de la fecha de la presente Resolución. Con la intervención de los miembros de la Comisión Transitoria: Ray Augusto Meloni García, Jean-Carlo Costa Gálvez, Viana Elisa Rodríguez Escobar e Ignacio José Joaquín Soto Llosa. ovm

RAY A U G U S T O MELONI GARCÍA Presidente de la Comisión Transitoria de Signos Distintivos

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