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DIRECCIÓN DE SÍGNOS DISTINTIVOS C a i t e l a P r o s a 1 0 4 S a n Eíorja
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Expediente N° 571033-2014 SEÑOR (ES): B E R O L CORPORATION DIRECCIÓN : C A S I L L A N" 08 D E L INDECOPI En atención al escrito presentado por EBERHARD FABER DE COLOMBIA S A . S . con fecha 05 de agosto de 2014, se ha proveído en los términos siguientes: TÉNGASE por absuelto el mandato efectuado mediante proveído de fecha 31 de julio de 2014, en ese sentido, téngase presente los medios probatorios consistentes en: un (01) plumón y un sobre con dos (02) etiquetas con la denominación EF EBERHARD FABER y logotipo adjuntados ai escrito de fecha 04 de julio de 2014. En ese orden de ideas, proveyendo los escritos de fechas 20 de junio, 04 y 15 de julio, y 11 de agosto de 2014: ( X ) Traslado de la oposición al solicitante por el plazo de treinta (30) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Al primer otrosí decimos: Téngase presente. Se deja constancia que la oposición andina se basa en:
•
La marca mixta , registrada en Colombia mediante certificado N° 159902, para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional, cuyo interés real en el mercado peruano se pretende acreditar con la solicitud de registro N° 544345-2013.
Asimismo, se deja constancia que se considerará como fundamento de la oposición la marca registrada en Colombia, únicamente respecto de los productos que coinciden con aquellos que forman parte del distingue de la solicitud de registro N° 544345-2013, con la que se pretende acreditar el interés real en el mercado peruano. Finalmente, se deja constancia que en la documentación presentada del certificado colombiano N° 159902, no se logra apreciar el logotipo que protege dicho certificado. En ese sentido, en la oportunidad que se presente la copia simple del certificado colombiano N° 159902, se evaluará si la solicitud de registro peruana N° 544345-2013 acredita o no el interés real en el mercado peruano respecto al referido certificado andino. C a b e precisar q u e s e d e b e verificar d e dicho d o c u m e n t o , el signo objeto del certificado andino, así c o m o los p r o d u c t o s q u e el m i s m o distingue ( ) Téngase por contestada la oposición formulada y a conocimiento del opositor, encontrándose para resolver, de conformidad con el artículo 150 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial. ( ) Téngase por contestada la oposición formulada por conocimiento del opositor.
( ) Se deja constancia que el solicitante no ha absuelto el traslado de la oposición y habiendo vencido el plazo de Ley, de conformidad con el artículo 150 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, pase el expediente a resolver.
Lima, 13 de agosto de 2014
Original firmado por Ronaid Gasteilo Zarate, Secretario Técnico de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI. SE ADJUNTA COPIA DE ESCRITOS Y RECAUDOS
Apellidos y Nombres: Documento de Identidad: ... Fecha y hora de recepción: Firma: Vinculo con el destinatario: ,
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En oposición. Marca EBERHAD FABER. Exp. No. 5 7 1 0 3 3 - 2 0 1 4 .
A LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS -
EBERHARD FABER DE COLOMBIA S. A. S., debidamente representada por el suscrito, en el Expediente No. 5 710 3 3 - 2 0 1 4 seguido para el registro de la marca EBERHARD FABER, para distinguir artículos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional, respetuosamente decimos: Que acompañamos el documento de poder que acredita la personería legal de mi representada, así como las facultades que me otorga para representarla en el presente caso, solicitando se sirva agregar a sus antecedentes y continuar con el trámite de ley. Por tanto: A la Comisión solicito se sirva tener presente lo expuesto y continuar con el trámite correspondiente. Lima, 6 de agosto de 2014.
Demetrio Ore Sánqnez DNI 07312362.
DEMETRíO O R E & C O . S.A. PROPERTY
INTEaECTUAL
CONOe
CHINCHON 875.8vo.
PISO
U M A 2 7 - P E R U
P O W E R O F ATTORNEY
POOER
Be i l k n o w that
C o n s t e qu8
. EBERHARD FMfi.5.P.e.C.QJr.QJV1.6IA.S,A,5.... of.
Qcii^LE 7 7 ;
domiciliado en,
2g.33 BARRIO SANTA
•SaFIA/BOGatA-COLOM^^^^ do hereby
gran! l o :
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S á n -
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designs
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a t t o m e y s o Ihat e a c h person. olíces
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indistintamente, poder
Ihe
autoridades
o l p a t e n t s . p r e c a u l e l a t o r y patenis, r e Q i s t r a t i a n o f
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Invención,
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amplio
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q u ecorresponda,
precautelatonas,
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industriales;
marcas
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cr^ectívaa y d e c e r t ' f l c a d ó n , d e r e c h o s
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to f a k e all n e c e s s a r y
steps
before Ihe said
to m a k e declarations.
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necesarios,
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Protección
correspondiente,
defender
Interponer
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acciones
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and c e l é b r a t e
transaclíon
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resoluciones generales
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cualquier para
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También,
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nulidad y p a r a r a p i e s o n t a m o s c o m o demandados ; la defensa en a c c i o o e s de nulidad d e ' ¡ por terceros, c o n l a s facultades
y e n las e s p e c i a l e s
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la Propiedad
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formular
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l a s f a c u ( l a d e s , d e .'
p a r t e civil,
«I F u e r o
Penal
p o r delito
a la Propieaad]
Intelectual, c o n
facultades p a r a c o m p a r e c e c f n e f interponer' recursos i m p u g n a t i v o s y d e c e f b b r a ^
a c u e r d o s t r a n s a c c i o n a l e s . E s t e p o d e r , d e m a n e r a e x p r e s a , r a t i f i c a la'v'aíidei de Given
and
signed
si
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todos tos actos, solicitudes
realÍ23do.
o pedidos
que.
a
nuestro
nombre
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Q u e d a n d o a s i m i s m o facultados para sustituir el p r e s e n i e ^ o d | r
l o esímaren
conveniente
y e n caso
necesario,
revocar
dichas
sustituciones.
1,
•1 Otorgado
i
a q u e s e nefieren e l Código ;
s o m í ü m i e r r t o a a r b i t r a j e , c o n c i l i a r , desistiría y percjfíír;?
denuncias
a
para
incluyendo
-administrativas vas de
C i v i l e n l o s Artículos 7 4 a y 7 5 o . , i n c l u y e n d o
Interponer
proceso
Incluyendo
dd m a n d a t o
Procesal
s u b s t i t u l i o n t-f n e c e s s a r y .
ante
d e infracción,
administrativas, interpuestas
e y p r e s s i y r a U f i e s a t l a p p l i c a t i o n s . a c t s o r peQ'tions t h a t t h e above-mentíoned
subsiilution o f Ihese
de M o r m a s
requeridas
d e cancelación
admimeíratrvíis.
civiles.
p e r s o n s h a v c c o n d u c t e d ín o u r n a m c . T h i s d o c u m e n t
l i k e w i s e auíhorises t h e
acciones
interponer acciones judiciales contenciosas resoluciones
Cíwrts,
tipo
Inlerporwr
en
before Ihe
f u s i o n e s y,
nombre,
aceptar
r e c o n s i d e r a c i o n e s , a p e l a c i r ^ n e s y nt^idades, p r o l > a r e x p l o t a c i o n e s ,
de
v i o l a h ' o n ai I n d u s t r a l a n d I n l e l l a c t u a l P r o p e r t y a n d a r e l o a p p e a r
por terceros, solicilar
de
suscribíeodo, p a r a
a l Consumidor
acciones
todo
oí t h a Civil P r o c e d u t e
t o ñ l e a c t i o n s a g a f n s í I t i e C r i m i n a l C ^ r t s íor
celebrar
oposiciones,
cláusulas d a sometimienlo a d e tas n o m t a s d e r e p r e s i ó n d e la
p o r violación
administrativas,
coflecí a n d t o a p p e a l . w i t h s p e c í a i p o w « r s a s c t a í « d I n A / t i c U * 7 á a n d 7 5 Cade,
cambios d e registro,
l a s facultades
contestar
deducir
c o m p e t e n c i a d e s l e a l y d e violadón d e N o r m a s d e p u b l i c i d a d f o r m u l a d a s p o r
resoluciones
They ore also empowered
pasos
indu>«ndo
denuncias
c o n todas
terceros,
appllcalions.
correspondientes,
y
competente,
resotutions, and
t h e w í d n e s s o f reaoíutlons. p r o v e «rtjfídng, w i l h d r a w
transferencias,
ticerKJas.
d eAutor,
resolullons. They a r e also e m p o w t r e d l o appeal, request reconsideration of
request
nulidades y c a n c e l a a o n e s fonnuladas
y
mismos
el arbítrale, c o n t e s t a r
I n t e r p o n e r " a c c i o n e s p o r violación
all
los
por terceros,
c o m p e t e n c i a d e s l e a l , d e infracción d e d e r e c h o s d e P r o p i e d a d DerecJios
sufficient
presentadas
t e r c e r o s h a g a n e n favor d e l p o d e r d a n t e ;
Legislatíon a n d C o n s u m a r P r o t e c t t o n b e f o r e I h e a p p r o p n a t a a u l h o r i t i e s . w i l / i
infrinsemenis,
lodos
desistrse de los
Incluyendo
de todo acto modificatorio
contratos
a/bllraJB.
Advertising
d e a u t o r , facuilándoles d e
autoridades
d a cancelación y d e n u l i d a d d e D e r e c h o s
Industrial d e terceros,
Inscripción d e
en general,
agreements,
recursos
transacdonales.
r e g i s i r a t / o n . t o a c o e p t a s s i g n m e n t s o f I n d u s t r i a l P r o p e r t y e l e m e n t s I h a t tt>ird
comerciales, marcas d e servicios,
diclias
a solicitudes
Interponer
ohser^clones,
la
dar ante
obsen.«:lones
conventos
oía particular
para
modelos d e
y renovación d e
hacer declaraciones, pagar tasas, contribuciones e impuestos,
oposcionea,
c a n c a i l a t i o n a n d n u U t y a c t i o n s ftled b y I h i r d p a r t i e s . t a r e q u e s t
general,
expresa
nombre« y l e m a s
registros
c o m m e r c i a l s l o g a n s , s e r v i c e m a r t e s , coíledive m a r k s a n d c e n f f i c a t i o n m a r k s
productíM,
indusíriaJes.
y
firmado
Ebcrj;íaijU l'aber da Cojonibia E U
P c l v i . ' i o r-ii.-ft-lí:-.; y c'.vl C i i t p i o ».r'UL!í;i.AOi.;Gi-i::ÍR;í¡
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Formula OPOSICIÓN. Exp. No. 571033-2014 Marca EBERHARD FABER.
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A L A D I R E C C I O N D E SIGNOS DISTINTIVOS -'íi<íb'ÉÍ^b$Í. ?l] 2 ]Q EBERHARD FABER DE COLOMBfAí^|*&í^^/^ sociedad debidamente constituida bajo las Leyes de la República de Colonibiáf^Smiciliada*'^^^^ en Calle 77 No. 28.33, Barrio Santa Sofía, Bogotá, Colombia, debidamente representada por el señor Demetrio Oré Sánchez, identificado con DNI 97312362, según documento de poder adjunto, señalando domicilio legal en Conde de Chinchón No. 875 - 801, San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima. En el Expediente No. 5710332014, seguido por BEROL CORPORATION, de Estados Unidos de América, para el registro de la marca EBERHARD FABER, para distinguir lápices; lápices de colores, marcadores, rotuladores, bolígrafos, plumas estilográficas, bolígrafos roller, crayolas, lápices manuales, tizas, borradores, útiles escolares y de oficina comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional, respetuosamente decimos: Que por publicaciones aparecidas en el Diario Oficial "El Peruano", en su edición de 9 de mayo del año en curso, hemos tomado conocimiento de la solicitud de registro de la marca arriba indicada, que dentro del término establecido por ley y al amparo de las facultades que nos confiere el Artículo 54 del Decreto Legislativo No. 1075 que aprueba disposiciones complementarias de la Decisión 486, y en concordancia con el Articulo 146 y 136, inc. a) de la Decisión 486, Régimen Común de la Propiedad Industrial, interponemos formal oposición contra el registro de la marca solicitada, en mérito de los siguientes fundamentos: I. D E N U E S T R O L E G I T I M O I N T E R E S : Nuestra oposición la amparamos en virtud del derecho de prioridad que tiene adquirido mi representada, sobre su marca EF EBERHARD FABER y Logotipo en colores, solicitada en Perú bajo el Expediente No.544345-2013, presentada con fecha 26 de agosto 2013 y en su marca EF EBERHARD FABER y Logotipo, registrada por Certificado No. 159902, vigente hasta el 29 de abril de 2014, en la República de Colombia, la misma que se encuentra dentro del plazo de gracia establecido por el Art. 153 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuya copia acompañamos, ambas en plena vigencia, destinadas a proteger todos los productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional.
NO SE ADJUNTA COPIA DE
•
escrito
Como es evidente, nuestra representada posee un derecho de prelación anterior a la solicitante del presente expediente, respecto de una marca que resulta idéntica, así como un derecho de exclusividad sobre el registro de la marca EF EBERHARD Y LOGO en la clase 16 de la Clasificación Internacional en un país miembro de la Comunidad Andina (Colombia). Por tanto, se encuentra legitimada para impedir el registro de la marca solicitada. I L NUESTROS ARGUMENTOS; 1.
Que, el signo solicitado se encuentra inmerso dentro de la prohibición de registro establecida en el Artículo 136° inciso a) de la Decisión 486.
2.
Que, el signo solicitado E B E R H A R D F A B E R es similarmente conñindible con la marca previamente solicitada E F E B E R H A R D F A B E R Y L O G O en Perú y registrada en Colombia a favor de nuestra representada.
3.
Que, de otorgarse el registro del signo solicitado se generará riesgo de confusión y error sobre el origen empresarial.
,
III.
DESARROLLO
DE
NUESTROS
ARGUMENTOS: 3.1.
E L SIGNO S O L I C I T A D O S E E N C U E N T R A INMERSO D E N T R O D E L A PROHIBICIÓN D E R E G I S T R O E S T A B L E C I D A E N E L ARTÍCULO 136° INCISO A) D E L A DECISIÓN 486:
El artículo 136° inciso a) de la Decisión Andina establece que los signos que sean idénticos o semejantes a uno previamente registrado para distinguir los mismos productos o similares, cuyo uso sea susceptible de crear un riesgo de confusión en el consumidor, no podrán ser registrados.
A l respecto, cabe recordar que la titularidad de una marca tiene dos dimensiones: una positiva y otra negativa. La dimensión positiva implica que el titular de la marca está facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre ella. La dimensión negativa implica que el titular de la marca está facultado para prohibir que terceros la registren o usen. La dimensión positiva se ciñe estrictamente al signo en la forma exacta en que fue registrado y para los productos o servicios que figuran en el registro. La dimensión negativa, en cambio, tiene un ámbito más amplio que tradicionalmente se vincula con el riesgo de confusión.'
En el presente caso, los signos materia de controversia son los siguientes:
Marca previamente solicitada en Perú y Signo Solicitado Registrada en Colombia
EBERHARD FABER
EF EBERHARD FABER y Logotipo
Como puede apreciarse de una simple comparación entre los signos, los elementos preponderantes de estos son idénticos, esto es EBERHARD FABER y, en ese sentido, su coexistencia en el mercado no debería ser permitida. Los signos en cuestión se encuentran compuestos no sólo por la misma denominación, sino que también distinguen los mismos productos.
En este sentido, es importante recordar lo establecido por la Sala de Propiedad Intelectual través de la Resolución N°1244-2003/TPI-INDECOPI, recaída en el Expediente N° 149405-2012:
"Por
ello, al comparar dos signos distintivos debe
considerarse
principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público 1
consumidor. Lo más importante a considerar son las
Resolución N° 0 1 4 2 - 2 0 0 4 / T P I - I N D E C O P I
semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión.
Las
diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores ". (Énfasis agregado).
De acuerdo con el criterio esbozado, existen algunos casos en los cuales las semejanzas son tan fuertes en relación con las diferencias, que deben ser observadas con aún mayor cuidado a fin de determinar la existencia o no de riesgo para el consumidor, sobre todo teniendo en cuenta la gran similitud existente entre los signos.
Por tanto, siguiendo la línea de lo dicho por la Sala de Propiedad Intelectual, se debe evaluar en forma más estricta a los signos en conflicto dándole más relevancia a las semejanzas que a las diferencias.
E L SIGNO S O L I C I T A D O E S S I M I L A R M E N T E CONFUNDIBLE C O N L A MARCA R E G I S T R A D A A F A V O R D E NUESTRA R E P R E S E N T A D A :
A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, el artículo 45° del Decreto Legislativo N° 1075, el cual aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión Andina 486, señala que deberán tomarse en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
Artículo 45. Determinación de semejanza. A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión
y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta,
principalmente los siguientes criterios; a)
La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias.
b)
El grado de percepción del consumidor medio;
c)
La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación respectivamente.
d)
El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,
e)
Si el signo es parte de una familia de marcas.
Artículo 46.- Signos denominativos. Tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente: a)
Si el signo es parte de una familia de marcas.
b)
La semejanza gráfico-fonética.
c)
La semejanza conceptual; y
d)
Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva.
Artículo 47.- Signos figurativos. Tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente: a)
Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión de conjunto visual idéntica o parecida.
b)
Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto.
Artículo 48.- Signos mixtos. Tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente: a)
La denominación que acompaña al elemento figurativo,
b)
La semejanza conceptual; y
c)
La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo.
Artículo 49.- Semejanza conceptual. Tratándose de un signo denominativo y otro figurativo, se tendrá en consideración la semejanza conceptual. Tratándose de un signo denominativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 45 y 47 de este Decreto
Legislativo. Tratándose de signos mixtos, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo. En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados en el artículo 45 del presente Decreto Legislativo. La apreciación sucesiva implica reproducir la forma de percepción que el consumidor guarda en su mente del signo más antiguo (marca registrada) y confrontarlo con el signo más nuevo (signo solicitado). Si en esta confrontación el consumidor se confunde, los signos serán semejantes al grado de producir confusión.
En este sentido, conviene resaltar la posición que la Sala de Propiedad Intelectual, como última
instancia administrativa , ha
sostenido a través de
diversas
resoluciones en las cuales señala lo siguiente:
"Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público
consumidor (...).
Por lo general, el consumidor no
podrá
comparar ambos signos en forma simultánea. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse aquellas
características
consumidor
que puedan
ser
recordadas
principalmente por
el
público
(...)".
Sobre la base de lo anterior, a continuación vamos a efectuar ima comparación de todos los elementos presentes en las marcas confrontadas que quedarán registrados en la mente del consumidor y que nos permitirá demostrar que éstas resultan ser confundibles.
Resolución N° 1351-2012/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 366025-2008.
La marca solicitada en el presente caso es de naturaleza denominativa, mientras que la marca base de oposición es de naturaleza mixta, esto es, se encuentra conformada por un elemento denominativo y uno figurativo.
No obstante lo anterior, la Sala de Propiedad Intelectual en estos casos mediante Resolución No. 2355-2011/TPI-INDECOPI, ha dispuesto lo siguiente:
"De ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituida por el elemento denominativo de la misma" precisando que "cuando en la comparación
entre signos distintivos participa una marca mixta, debe
aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general, sobre el componente gráfico o figurativo". (Énfasis agregado)
Por lo tanto, el elemento preponderante en la marca previamente registrada es el denominativo, toda vez que el elemento gráfico se encuentra conformado únicamente por el color y tipo de letra característica.
Se apreciará que el solicitado está compuesto por la denominación EBERHARD FABER, la cual es similar a las marcas EF EBERHARD FABER y Logotipo en colores, solicitada con prioridad y la registrada, las mismas que consideramos son directamente confundibles entre sí, tanto en su aspecto gráfico como fonético, siendo fáciles de llevar a error y confusión al público consumidor, quien creerá que el signo solicitado es uno derivado de los registrados, y que los productos identificados con dichos signos provienen de un mismo origen empresarial, confusión que podrá causar un grave perjuicio comercial y económico irreparable a mi representada, como al público en particular.
Asimismo, si bien el signo solicitado reúne las exigencias de distintividad, previstas por el Artículo 134 de la Decisión 486, no es apto para diferenciar en el mercado, los productos que desea proteger, con los productos de los signos debidamente
registrados, los cuales son de la misma naturaleza. En efecto,
los signos
E B E R H A R D F A B E R y Logotipo solicitado con prioridad y el registrado, los cuales están destinadas a proteger los mismos productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional, siendo fáciles de inducir a una inevitable confusión y error al público consumidor, a adquirir un producto por otro, con la creencia de que ambos signos son de propiedad de mi representada, y que los productos identificados con dichos signos provienen de un mismo origen empresarial, hecho que no es cierto, lo cual se servirá tener en cuenta al momento de dictar la correspondiente resolución.
Por otro lado, en respaldo de nuestra oposición sobre la confundibilidad de las marcas, dado que el signo pretendido reproduce íntegramente a la marca registrada por nuestra representada, nos corresponde traer a colación el criterio que ha tenido la Autoridad Marcaría en estos casos. Así, el criterio que a continuación detallaremos muestra el rechazo por parte de la Autoridad Marcaría de signos que incorporaban en su totalidad términos previamente registrados a favor de terceros.
-
Resolución N° 2927-2010/TPI emitida por la Sala de Propiedad Intelectual:
"Z)e una simple comparación entre los signos confrontados, se aprecia que el signo solicitado BIOMIX
es idéntico a la marca BIOMIX
registrada en
Colombia, lo que evidentemente llevara a pensar al público consumidor de que se trata de la misma marca y, por tanto, de la misma empresa fabricante".
-
Resolución N° 2858-2011/TPI emitida por la Sala de Propiedad Intelectual:
"Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado HARMONY y el elemento relevarft^ efe la marca registrada HARMONY, desde el punto de vista fonétf^q, se advjfr^f que generan una pronunciación y entonación de conjunto idénti^^, ^ebido ff que están conformadas por la misma denominación.
De otro lado, desde el punto de vista gráfico, se aprecia que generan una impresión
visual de conjunto idéntica puesto
denominación
-
que comparten la misma
(HARMONY)".
Resolución N° 894-2012/TPI emitida por la Sala de Propiedad Intelectual:
"Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado RIO TINTO y el elemento relevante de la marca registrada RIO TINTO, desde el punto de vista gráfico y fonético, se advierte que ambos son idénticos ".
Visto lo anterior, la marca solicitada se encuentra inmersa en la prohibición establecida en el Artículo 136° inciso a) de la Decisión Andina 486. En consecuencia, su registro debe ser denegado.
EL
REGISTRO
D E L SIGNO
SOLICITADO
GENERA
RIESGO DE
CONFUSION Y E R R O R S O B R E E L O R I G E N E M P R E S A R I A L :
Con respecto al tema de la confundibilidad de marcas, tenemos que tanto la doctrina y jurisprudencia han permitido determinar y clasificar el riesgo de conñjsión al que puede ser inducido el público consumidor en el mercado, sobre la base de dos tipos: la conñasión directa y la confusión indirecta.
En relación con la primera de ellas - l a confusión directa- ésta se da cuando el consumidor adquiere un producto o contrata la prestación de un servicio en la creencia errónea de que se trata del producto o servicio del competidor.
Por el contrario, la confusión indirecta se originará aun cuando diferenciando claramente los productos y servicios, se considera que ambos tienen el mismo origen empresarial. Un ejemplo de este tipo de confusión lo constituye el caso de que un consumidor contrate vm servicio teniendo la certeza de que es ofrecido por ima empresa que presta otros de su preferencia, lo que finalmente no es cierto. La
explicación que se puede dar es que esta persona se ha visto confundida debido a que ambos servicios se encuentran identificados por diferentes signos pero con una denominación concurrente en ellos.
En el presente caso, nos hallamos frente a la posibilidad de que ocurra un supuesto de confusión directa e indirecta.
En efecto, si bien la marca previamente solicitada en Perú registrada en Colombia presenta otros elementos adicionales en su conformación, dichos elementos no resultan suficientes a efectos de eliminar cualquier posibilidad de confusión; ya que la presencia del término E B E R H A R D F A B E R , aunado al hecho que los signos distinguen productos idénticos, podría originar que el público consumidor perciba al signo solicitado como una variación de la marca previamente
registrada,
generándose así la posibilidad de que se asocie a los signos como provenientes de un mismo origen empresarial o que, aun cuando perciban que no se trata de la misma empresa piensen que existe vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre las mismas, lo cual no corresponde a la realidad.
Por ello, el signo solicitado no debe acceder a registro, ya que genera riesgo de confusión entre el público consumidor, es decir, carece de capacidad distintiva que le permita distinguirse de otras marcas en el mercado sin ocasionar perjuicio a las mismas.
Finalmente debemos hacer presente que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 156-IP, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 de 2 de diciembre de 2005, ha señalado que "los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través
del acto de registro y del
derecho que de el se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad",
Jo cual solicitamos a su despacho tener presente lo señalado por dicha norma, al momento de resolver.
Por tanto: A la Dirección de Signos Distintivos, solicitamos tener por interpuesta nuestra oposición, tramitarla con arreglo a ley y en su oportunidad declararla fundada en todos sus extremos, en razón de la confusión directa entre los signos en controversia. P R I M E R OTROSI D E C I M O S :
Que, adjuntamos copia simple del Certificado Colombiano N° 159902 correspondiente al registro de la marca en dicho país.
Lima, 19 de junio de 2014.
DNI 07312362.
1-
En oposición. T ^ . O f ^ r i 033-2014. Marca E ^ R H A R D FABER.
^ INDECOPI.
^^1117
^EC :a,J^U^ "N'O-ÍO C r " , ' r ^
COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS -
'EÉÉRHARD FABER DE COLOMBIA S. A. S., debidamente representada por el suscrito, en el Expediente No. 571033-2014 seguido para el registro de la marca EBERHARD FABER, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional, respetuosamente decimos: Que hemos sido notificados con la Cédula de Notificación de su despacho, de fecha 23 de junio de 2014, la misma que hemos recepcionado en nuestra oficina, el día 2 de julio en curso. Que de acuerdo a lo señalado en la notificación cursada, cumplimos con precisar que nuestra mandante es propietaria de la marca EF EBERHARD FABER y Logotipo, registrada en la República de Colombia bajo el Certificado de registro No. 159902, vigente hasta el 29 de abril de 2014, la misma que se encuentra dentro del plazo de gracia, establecido por el Art. 153 de la Decisión 486, Reígmen Común de la Comunidad Andina, cuya copia acompañamos en calidad de prueba, destinada a proteger todos los productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional, haciendo presente que la misma se encuentra en trámite de renovación en dicho país, cuya copia de la Solicitud de renovación de la referida marca, acompañaremos oportunamente. Que de acuerdo a lo señalado en el párrafo precedente, y en virtud del legítimo derecho de propiedad que tiene adquirido nuestra mandante, sobre la marca EF EBERHARD FABER y Logotipo registrada en Colombia, así como en el derecho de prioridad de la marca EF EBERHARD FABER y logotipo, que viene tramitando ante su despacho bajo el Expediente No. 544345-2013, cumplimos con precisar que la presente oposición interpuesta contra la marca EBERHARD FABER solicitada, debe ser tramitada como una oposición Andina, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 147 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y en concordancia con el Artículo 54, e incisos d, e y g del Decreto Legislativo 1075. Asimismo cumplimos con acompañar copia del Certificado de Registro No. 159902, otorgado en la República de Colombia, así como el logotipo de la marca registrada en dicho país, y solicitada en el nuestro, así como un marcador de tinta en donde se aprecia el nombre del fabricante y la marca del producto, los que se servirá tomar en cuenta al momento de resolver.
Por tanto: A la Comisión solicitamos se sirva tener presente los fundamentos expuestos, y por su mérito continuar con el trámite de ley. Lima, 3 de julio de 2014.
Demetrio Oré Sánchez DNI 07312362.
- Propiedad Industrial ~
08/08/13
Industria y Comercio ^
PROPIEDAD INDUSTRIAL
S U P E R I N T E N D E N C I A
INFORMACIÓN ACTUAL D E L R E G I S T R O
Expediente Nro : 5 3 4124$4
*"
Tipo de expediente
Solicitud d e r e g i s t r o d e MAP.CAS
Fecha
1993-10-07
d e radicación
10:34:10
Hora
E s t a d o d e l trámite
CONCESIOl^
Certificado
159902
Vigencia
29/04/2014
Hasta:
Datos d e la Marca Tipo d e solicitud
MARCAS
Fecha
1993-10-07
Fecha
d e radicación
d e presentación
1993-10-07
EBERHARD
Denominación
10:34:10
imagen no disponible
10:34:10
MIXTA
Tipo
FABER
l^ro G a c e t a
N r o Publicación
394 Ver Gaceta
738
Nro Fecha
Publicación
Clasificación P r o d u c t o s y
(16)
servicios Actos Administrativos
20-Enero-1994
• OFICIO 6 1 4 1de 01-3uiio-2004 OFICIO CANCEI-ACION Y TRASLADO • RESOLUCIOt^ 27802 d e 3 1 - A a o s t o - 2 0 0 7 NIEGA
P e r s o n a s Jurídicas /
ADMITE CANCELACION
Naturales Domicilio
Titular
Dirección
BOGOTA D.C.
CALLE 5 9 NO. 1 3 - 8 4OFC.
S.A.S.
COLOMBIA
303
Apoderado
Domicilio
Dirección
EBERHARD
FABER D E C O L O M B I A
ALVARO CORREA
ORDONEZ
Ver Actuaciones Fecha
Evento
ser«dospub.s¡c.g9v.co/Sic:/Ci3nsultaEnUnea/Registroagnos.php?zaqviSt»sdenAerrte^
Actuación
- Propiedad Industrial
08/08/13 07/10/1993
REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
16/11/1993
REGISTRO/DEPOSITO/C ONC ESION/DEPOSITO
03/05/1994
REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
CONCESION
26/08/1994
REGISTRO/DEPOSITO/CONC ESION/DEPOSITO
PAGO
02/09/1994
REGISTRO/DEPOSITO/CONC ESION/DEPOSITO
PARA ENTREGA DE TITULO
01/07/2004
REGISTRO/DEPOSITO/CONC
ESION/DEPOSITO
01/07/2004
REGISTRO/DEPOSITO/CONC
ESION/DEPOSITO
01/07/2004
REGISTRO/DEPOSITO/CONC ESION/DEPOSITO
DECISION - TRASLADO SECRETARIA GENERAL
24/01/2005
REGISTRO/DEPOSITO/CONC
RTA D E S P A C H O
15/01/2004
CANCELACION
PRESENTACION
19/03/2004
CANCELACION
COMPLEMENTO INFORMACION
03/05/2004
CANCELACION
REPUESTA A REQUERIMIENTO SOLICITANTE
14/09/2004
CANCELACION
RESPUESTA
03/09/2007
CANCELACION
03/09/2007
CANCELACION
03/09/2007
CANCELACION
DECISION - TRASiJ\DO SECRETARIA GENERAL
17/05/2004
RENOVACION
PRESENTACION
09/06/2008
TRANSFERENCIAS
PRESENTACION
02/07/2008
TRANSFERENCIAS
PRESENTACION
14/01/2010
C A M B I O DE NOMBRE
PRESENTACION
30/12/2011
C A M B I O DE NOMBRE
PRESENTACION
ESION/DEPOSITO
SOUCITUD ORDENA
PUBLICACION
SOLICITUD SOUCITUD
COMUNICACION
ACTO
ADMINISTRATIVO DESPACHO
COMISORIO
COMISORIO
DE
TRASLADO
COMUNICACION
ACTO
ADMINISTRATIVO COMUNICACION
ACTO
ADMINISTRATIVO
PODER
F M C 5 RUE
-
ariesanias de cofombia
% BANCXH.OKX
B, •
^FIDUCOLDEX _
Pottica de privacidad Políica editorial y de actualización r Créditos f Webmaster:info@sic. jov.co Todos los Derechos Reservados 200B - 2011, Bogotá D.C.
ser«dospub.s¡c.gov.co/Sic/Co^sultaE^Unea/RegistroSignos.p!p?zaq^^scersder\^errtey•=pd%F1^^suiU^
2/2
SUPnRiNTENDENClA DE INDUSTRIAY COMERCIO
/
;ion ífsdusíria y C o n i e r c i o
No. 93-412464- -00017-0005 Tra^^'^MlkA^^°''^^''^''-
SUPERIKTEHDE:-3 C r A
2010DIR..S,GNOSDIS
FORMULARIO UNICO DE INSCRIPCION DE AFECTACIONES 2000-9
P a t e n t e d e Invención
•
Marca Colectiva
Patente d e Modelo d e Utilidad
•
M a r c a d e Certificación
•
Diseño Industrial
•
Lema Comercial
•
Esquema de Trazado de Circuitos integrados
•
Nombre Comercial
•
Enseña Comercial
H
Marcas d e Productos o Servicios
•
•
SOLICITUD DE INSCRIPCION D E :
(D ¡Transferencias ¡
X
Cambio de Domicilio
[cambio de nombre
|
| Prendas
C a m b i o d e dirección |
Nombre:
|
|
{Modificación o limitación
Embargos
a reivindicaciones IDENTIFICACION
EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S
(3) Dirección-
SOLICITANTE
c e
•
CE
I
|—1
NIT-
C L 59 N» 1 3 - 8 4 O F 3 0 3 Teléfono: Fax:
I
Otro
[
E-mail:
0
Domicilio
Bogotá D . C
Número
Nombre
JUAN CARLOS CUESTA Q.
IDENTIFICACION c e
REPRESENTANTE
NIT
Dirección C A L L E 7 2 N o , 1 0 - 0 7 O f . 6 0 3
O APODERADO
CE Teléfono: 2 1 1 3 0 9 7 E-mail:
Fax:
i
Otro
Número
79.339.809
DATOS DE L A INSCRIPCION
Título d e la n u e v a creación o denominación d e l s i g n o d i s t i n t i v o : EBERHARD FABER (MIXTA)
Cert. Clasificación
16
Número d e e x p e d i e n t e o c e r t i f i c a d o
Exp.
159902 93
412464
Número d e e x p e d i e n t e o c e r t i f i c a d o d e r e g i s t r o d e m a r c a a s o c i a d a ( s i e s l e m a ) ; Vigencia:
TRANSFERENCIA De:
29-abr-2Q14
CAMBIO DE NOMBRE De:
EBERHARD FABER DE
CAMBIO DE DOMICILIO De:
COLOMBIA EU
Domicilio:
A:
A:
I
I
2554538
iitíí]liií6 sUi@ cu 8S i 3 j a v ^ ^
d)
I
EBERHARD FABER
DE C O L O M B I A S.A.S
A:
TP
43.273
^^¡'•^
IndeCOpI
-
IñlDO
1
En oposición Exp. No.571033-2014. Marca EBERHARD FABER.
COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS -
^'^^^^ EBERHARD FABER DE COLOMBIA 8. A. S., debidamente representada por el suscrito, en el Expediente No. 571033-2014 seguido para el registro de la marca EBERHARD FABER, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional, respetuosamente decimos: Que conforme ofreciéramos en nuestro recurso de oposición, formulada contra la marca antes mencionada, cumplimos con acompañar copia de la solicitud de renovación de la marca EBERHARD FABER y Logotipo, solicitada bajo el Expediente No. 93412464 0018 0006 de 2014-02-06 18:52:38. Marca EBERHARD FABER. Certificado No. 159902, registrada por nuestra mandante, en su país de origen, solicitando se sirva agregar a sus antecedentes y tenerla presente en este caso, haciendo presente que no tenemos fecha exacta en que deberá ser renovada. En cuanto el Certificado de renovación sea otorgado, presentaremos una copia del mismo en su oportunidad. Por tanto: A la Comisión solicitamos presente lo expuesto y continuar con el trámite de ley.
se sirva tener
Lima, 14 de julio de 2014.
Demetrio Oré Sánchez DNI 07312362.
Superintendencia de industria y comercio
http://sipi.sic.gov.co/loader.php?IServicio=SignosDistintivos&lTipo..
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NUEVAS CREACIONES
CONSULTAS
PAGOS
Bienvenido DHEIVYDALEXANOER CARDOZOtabosadal)
MANUALES
m la información ha sido guardada y enviada al correo elactránico del solicitante.
i.
Industria y Comercio
RMiMCMn
93 412464 0018 0006
TiimiU
1
MARCAS
2014-02^3616:52:38 "'
Evento
3
RENOVACION
Actuación
411
PRESENTACION
Dapsndencia
2010
O R E C C I O N D E SIÍ3NOS D S T I N r i V O S
Psgo <1
14194
•'
S U P E R I N T E Ñ D E isTc 1 A
Folkli: 1
^
.
DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS - RENOVACION DE SIGNOS DISTINTIVOS Datos del Solicitante / Titular Nombre: Dirección:
EBERIHARO FABER DE COLOMBIA S.AS.
DIraccIón Electrónica:
juancuesti
CALLE 77 No 28 33
DomlclIMPais de constitución:
COLOMBIA - BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C.
Upo Empresa:
Identificación: a CEDULA DE CIUDADANIA
S CEDULA DE EXTRANJERIA
a EMPRESA EXTRANJERA
81 NtT
B PASAPORTE Número:
iStalawyers.oom
B GRAN EIV1PRESA
^ MEDIANA EMPRESA
H OTRO
H PEQUEÑA EMPRESA
B MICROEMPRESA
H PERSONAL
9002003283-
Datos del Representante Legal / Apoderado Nombra: Dirección:
JUAN CARLOS CUESTA QUINTERO
Dirección Electrónica:
juancuesta@cuestalawyers. com
CALLE 72 N 10-07 OF.603
Domlcillo/Pals de constitución:
COLOMBIA - BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C.
Identificación: H CEDULA DE CIUDADANIA
S C E D U U DE EXTRANJERIA
® EMPRESA EXTRANJERA
H NiT
S PASAPORTE Número:
79339809-
Prssentaclón de Poder Año de Radicación Número de Radicación Dalos del Signo No. de Expediente
Identificación del Signo
93412484 0018 (JOOS 2014JJ2-0a 18:52:38
EBERHARD FABEf?
No. de CeitMcado
Vigencia
Tipo Trimlte
Clase de Signo:
No. Recibo
MARCAS
MIXTA
14194
Valor
Tiempa de presentación
1 of2
06/02/2014 05:07 p.m.
Superintendencia de industria y comercio
El En tiempo
s
http://sipi.sic.gov.co/Ioader.php?lServicio=SignosDistintivos&lTipo...
@ En periodo de gracia
Documentos Anexos M Poderes, si fuere el caso. M Documentos que acreditan la existencia y representación legal, si fuere el caso. @ Documentos que acrediten al legitima interés, si fuere el caso.
Sede Centro Carrera 13 No. 27 - 00, Pisos. 3, 4, 5 y 10 Horario de Atención al Público: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. i:tenmutador: (67 1) 687 00 00 Fax: (57 1) 587 02 84 Contact canter (671) 692 04 00 - Bogotá
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2of2
06/02/2014 05:07 p.m.
g j y^ae
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En oposición. Exp. No.571033-2014.
3
4
Marca EBERHARD FABER.
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¿014 RGO 5 Pn 2 33
ít E C f a INtílcOPI.
A i_A DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
UHIDAO DE taM^^íTE DOCÜM^-'^'^^RIO EBERHARD FABER DE COLOMBIA S. A. S., debidamente representada por el suscrito, en el Expediente No. 571033-2014 seguido para el registro de la marca EBERHARD FABER, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional, respetuosamente decimos: Que atendiendo la notificación cursada por su despacho, de fecha 31 de julio de 2014, cumplimos con acompañar un (01) plumón y un sobre con tres (03) etiquetas de la marca EF EBERHARD FABER y logotipo, así como una copia de nuestro recurso de fecha 4 de julio último, solicitando se sirva agregar a sus antecedentes y tenerlas presente al momento de resolver. Por tanto: A la Comisión solicitamos se sirva tener por absuelta la notificación cursada, y continuar con el trámite de ley. Lima, 5 de agosto de 2014.
'Demetrio Oré Sánchez DNI 07312362.