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PD 3 15
IJ^^ANCELACION
TOTAL DE REOrSTRo"^^^ ^ ^'^ A LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DE INDECOPI JULIO ÁNGEL CASTRO GARCÍA con DNI N° 06177913 por JUAN IGNACIO REY, según fotocopia del Poder que acompaño, señalando domicilio legal en la Casilla 08 del INDECOPI que corresponde al Estudio Castro García Abogados , a ustedes respetuosamente digo:
I.- PETITORIO:
Que,
al amparo de lo dispuesto por el Art. 165° de la Decisión 486 de la
Comunidad Andina, interponemos la Acción de Cancelación Total por Falta de Uso de la de la marca constituida por la denominación "MIZCAN" y logotipo según el Registro N° 128117 ( registrado el 14.06.2007 ) de la empresa Kabushiki Kaisha Mitsukan Group Honsha, de Japón ( en adelante "el emplazado" ), para distinguir
Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú,
sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; salsas para ensaladas de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, , a quien pedimos se le notifique en el último domicilio señalado en dicho registro; solicitando a su vez que nuestra solicitud sea DECLARADA FUNDADA y se nos otorgue el derecho preferente al que señala el Artículo 168° del citado cuerpo legal.
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II.- FUNDAMENTOS DE HECHO
1.- Bajo el Expediente N° 463720-2011, solicitamos el Registro de la marca de servicio constituida por la denominación
para distinguir alfajores de la
Clase 30; solicitud que fue denegada de oficio por la Comisión mediante la Resolución N° 2245-2012/CSD-INDECOPI del 04 de julio de
2012 al
encontrarla confundible con la mencionada marca registrada. 2.- Para saber del uso de la marca "MISKAN" en el Perú y dado que distingue un grupo de alimentos, hicimos la consulta "por producto" en la página web de DIGESA, encontrándonos que NO HAY RESULTADOS, conforme se puede apreciar en la siguiente captura de imagen del pantallazo de consulta:
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3.- Lo que efectivamente nos hace sospechar que dicha marca no viene siendo utilizada en el mercado nacional ni en los países de la Comunidad Andina, como exige la ley. IIL-FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Que, al respecto, el artículo 165° de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece lo siguiente:
"La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de una persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los paises miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación"
Que, el Art. 166 de la Decisión 486, establece la determinación de una marca que se encuentra en uso: Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
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También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.
El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.
Para presente caso, la emplazada deberá acreditar
CON
PRUEBAS
SUFICIENTES que viene usando la marca "MIZCAN" y logotipo según el Registro N° 128117 (registrado el 14.06.2007 ) para distinguir Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; salsas para ensaladas de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza en el Perú o países de la Comunidad Andina,
EN
LA
CORRESPONDE,
CANTIDAD tratándose
Y que
DEL
MODO
distingue
QUE
productos
NORMALMENTE DE
CONSUMO
MASIVO.
De acuerdo a lo establecido en el Art. 167 de la Decisión 486:
Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas
comerciales,
documentos contables o certificaciones de auditoría que
demuestren
la regularidad y la cantidad de la comercialización de las
mercancías
identificadas con la marca, entre otros. CASILLA 08-INDECOPI CASILLA 11395 - SEDE JUDICIAL "JAVIER ALZAMORAVALDEZ" UNA ORGANIZACIÓN DE PERUREGISTER.COM. INC. DE USA
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Adicionalmente, de declararse fundada la solicitud de cancelación, el solicitante tiene derecho a que se le otorgue el derecho preferente al registro sobre la marca en cuestión, en aplicación del Art. 168 de la Decisión 486: Artículo 168.' La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse
a
partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta
dentro
de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución
de
cancelación quede firme en la vía administrativa". Al respecto, cabe precisar que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena ha señalado claramente en el Proceso N° 17-IP-95 que si bien las normas "no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe. normal e inequívoco" y que "el elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca", consideraciones que la CSD debe tener en cuenta al analizar el presente caso.
IV.- MEDIOS PROBATORIOS:
Sin perjuicio de que la CARGA PROBATORIA sobre el uso de la marca "MIZCAN" y logotipo según el Registro N° 128117 (registrado el 14.06.2007 ) para distinguir Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería^ helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; salsas para CASILLA 08-INDECOPI CASILLA 11395 - SEDE JUDICIAL "JAVIER ALZAMORAVALDEZ" UNA ORGANIZACIÓN DE PERUREGISTER.COM. INC. DE USA
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ensaladas de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza le corresponde al emplazado, según la citada norma, presentamos los siguientes medios probatorios a fin de que la Comisión los tome en cuenta al momento de emitir su resolución final;
- Reporte on line del Expediente N° 463720-2011, de solicitud de Registro de
mué» la marca de servicio constituida por la denominación
^
para distinguir
alfajores de la Clase 30. - Reporte de Búsqueda en DIGESA, según lo señalado en el punto 2 de esta demanda.
POR TANTO:
Señores de la Comisión de Signos Distintivos, solicitamos se sirva tener por interpuesta la presente Acción de Cancelación; y oportunamente, declararla FUNDADA
PRIMER OTROSÍ DECIMOS: Que, cumplimos con adjuntar el recibo de pago por los derechos correspondientes a la presente acción. SEGUNDO OTROSÍ DECIMOS: Que de conformidad con el artículo 9° del Decreto
Legislativo
1075,
solicito
a
su
Despacho,
la
ANOTACION
PREVENTIVA de la presente solicitud de cancelación, en los registros correspondientes.
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T E R C E R O O T R O S Í D E C I M O S : En cumplimiento del Artículo 72° del Decreto
Legislativo 1075, sírvase notificar al titular de la marca en cuestión en la última dirección consignada en su registro.
San Borja, Octubre de 2014.
rGarcfa C.A L. l í í i S a
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