PODER JUDICIAL DEL PERU CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA
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Sede Tributarios Esq. Av Nicolás de Pierda con Rufino Torrico
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NOTIFICACION N" 3742-2015-SP-CA
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EXPEDIENTE 06902-2010-0-1801-JR-CA-14
SALA
RELATOR
CUETO QUISPE, VERONICA CLAUDIA
SECRETARIO DE SALA ESPINOZA POMA JUAN PABLO SILVESTRE
MATERIA
NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO
DEMANDANTE
: LINARES MOREY, GERALD
DEMANDADO
: INDECOPI ,
DESTINATARIO
5° SALA CONT ADM. SUB ESPECIALIDAD TRIBUT
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1 CASILLA
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LIMPI MAX SA
CASILLAS DE CSJ DE LIMA - N° 11395 - / /
Se adjunta Resolución VEINTITRES ANEXANDO LO SIGUIENTE:
de fecha 06/01/2015 a Fjs : 67 í
RESOLUCIÓN N° 23 (SENTENCIA) COPIA EN AMBAS CARAS + RES. N° 24 + ESCRITO
3 DE FEBRERO DE 2015
O 4 FLD. 2015
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Resolución
2H ENE. 2015 mm l'ODFR J U l I K I A l ,
i:
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA QUINTA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO
Sumilla: "No existe riesgo de confusiór) marcaria en aquellos casos en los que si bien existe identidad entre los signos a nivel fonético ortográfico, no se genera riesgo hacia el consumidor al no existir conexión ni vinculación entre los productos; dado que éstos cubren necesidades diferentes, lo que permite que no se genere riesgo de confusión entre los consumidores." ^ í f i i b . ' i u t - - - • oiee
Expediente Demandante Demandados Materia Apelante
6902-2010
GERALD LINARES MOREY INDECOPI LIMPI MAX S.A. Nulidad de Resolución Administrativa-Acción de nulidad marcaria Demandante
SENTENCIA DE VISTA Señores: WONG ABAD TORRES GAMARRA DAVILA BRONCANO
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RESOLUCION NUMERO VEINTITRÉS Lima, seis de enero de dos mil quince. : 3 ;'>!iJVt?fj ' i .
VISTOS: En Audiencia Pública; con el expediente administrativo a la vista, de conformidad con lo opinado por el Señor Fiscal Superior, e interviniendo como Juez Superior Ponente el Magistrado Torres Gamarra. i
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Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 6902-2010
RESOLUCION MATERIA DEL RECURSO Viene en grado de apelación, la SENTENCIA (RESOLUCION DIEZ) de fecha 27 de marzo de 2013, que obra de fojas 276 a 286, que declara INFUNDADA LA DEMANDA. ÜO FUNDAMENTOS DEL RECURSO IMPUGNATORIO El demandante, Geraid Linares Morey interpone recurso de apelación contra la sentencia expedida de fecha 11 de abril de 2013, de fojas 304 a 308, expone como agravios: 1.
El Juzgado no ha tomado en cuenta que al demandante se le concedió la titularidad de la marca de producto LIMPIA MAX'S y su logotipo a partir del 10 de noviembre de 2008, bajo el Certificado N° 144976, para distinguir productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional, consistentes en: utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean metales preciosos ni chapeados), peines y esponjas, cepillos (excepto pinceles), materiales para la fabricación de cepillos, material de limpieza, viruta de hierro, vidrio en bruto o semielaborado; siendo una marca susceptible de ser diferenciada en el mercado. Por otro lado, el trámite de reconocimiento del nombre comercial se inició el 14 de marzo de 2000, otorgándole a la empresa LIMPI MAX S.A. por medio de la Resolución N° 003861-2003/OSD, con fecha de registro 3 de abril de 2003, con Registro N00003220, bajo la clase 37 de la Clasificación Internacional: actividades económicas relacionadas con servicios de limpieza (lavado y lustrado) de pisos de casas y edificios. En consecuencia, los productos y/o servicios ofrecidos por ambas empresas pertenecen a clases diferentes por lo que no existe riesgo de confusión alguna.
2.
No se ha evaluado que la función del nombre comercial consiste en la aptitud para individualizar a un establecimiento, empresa o razón social en sus
actividades
económicas, de forma tal que pueda distinguirse entre otros agentes que realicen las mismas actividades; por ello considera que el Juzgado ha realizado una incorrecta valoración al considerar que la empresa LIMPI MAX S.A. a futuro se dedique a explotar actividades destinada a la Clase 21, ya que el nombre comercial se adquiere por el uso y no por ningún tipo de inscripción. 3.
Se ha vulnerado lo establecido por el Decreto Legislativo N° 1075 así como las normas comunitarias comprendidas en la Decisión 486, ya que el registro marcarlo concedido se
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realizó dentro de dicho marco legal, por lo que requiere se declare nulo el acto administrativo que determinó la cancelación de la marca LIMPIA MAX'S. El trámite de registro marcarlo realizado ante INDECOPI no cuenta con una buena orientación en la inscripción del registro de marcas ni en el registro de nombre comercial. FUNDAMENTOS DE LA SALA PRIMERO: La apelación tiene por objeto que el Órgano Jurisdiccional Superior, a solicitud de parte o tercero legitimado, reexamine la resolución expedida por el inferior jerárquico como garantía del Principio a la Doble Instancia reconocido en el inciso 6° del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. En atención a ello, conforme lo establece el inciso 5° del mismo artículo 139° de nuestra Carta Fundamental, los justiciables tienen derecho a que las resoluciones judiciales que se expidan en los procesos en los cuales intervienen, tengan una adecuada motivación o fundamentación que les permita conocer las razones por las cuales se concede o deniega su pretensión. SEGUNDO: Asimismo, el artículo 370^ del Código Procesal Civil estipula que el Juez no puede modificar la resolución impugnada en perjuicio del apelante, salvo que la otra parte también haya apelado o se haya adherido. Ello implica que el órgano jurisdiccional revisor que conoce de la apelación solo resolverá sobre aquello que le es sometido en virtud del recurso, pues la pretensión del apelante al impugnar la resolución es la que establece la cuestión sobre la que debe versar el fallo. Por lo tanto, únicamente será materia de análisis lo que ha sido cuestionado en el recurso de apelación y que ha sido reseñado brevemente. En efecto la expresión de agravios implica una carga procesal de quien la ha incoado, de fundarla en una explicación clara de los errores incurridos en la resolución apelada y fijarán ciertamente los límites de la segunda instancia; así no basta estar en desacuerdo con lo resuelto, sino que debe darse razones jurídicas para la disconformidad; debe en definitiva demostrarse que la sentencia de la instancia inferior es errónea, que ha omitido alguna cuestión o presenta deficiencias. No puede hacerse una mera remisión a los hechos discutidos, sino que debe punto por punto, mencionarse lo que se cuestiona, y rebatirlo con argumentos razonados, ya sea porque el derecho ha sido mal aplicado, o porque se hayan apreciado mal los hechos o los medios probatorios.
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TERCERO: Es del caso señalar que el procedimiento administrativo que dio origen al presente proceso judicial se inició en virtud de la solicitud presentada por la empresa LIMPI MAX, sobre nulidad del registro marcarlo N° 144976 de la marca constituida por el logotipo LIMPIA MAX'S, \que le fuera otorgada a Geraid Linares Morey (hoy demandante en el presente proceso jVidicial). LIMPI MAX sustentó su pedido de nulidad aduciendo que la marca solicitada LIMPIA MAX'S afecta en forma gráfica y fonética los derechos pre existentes de propiedad industrial, ya que al reproducir la totalidad de las letras vocales y consonantes generan riesgo de confusión con el nombre comercial de la empresa LIMPI MAX S.A., ya que los consumidores en el mercado podrían asociarla con un mismo origen empresarial, recayendo así en confusión indirecta prohibida por el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486, puesto que existe estrecha vinculación entre los servicios de limpieza que presta LIMPI MAX S.A. (comprendidos en la Clase 37) con los materiales de limpieza que distingue la marca registrada cuya nulidad se solicita (Clase 21). Geraid Linares Morey, titular de la marca
LIMPIA MAX'S, absolvió la acción de nulidad
formulada manifestando que el nombre comercial de la empresa LIMPI MAX no fue debidamente acreditado, en vista que las facturas presentadas corresponden a diferentes personas jurídicas, puesto que algunas obran con la denominación "LIMPI MAX S.R.L." y otras con "LIMPI MAX S.A.". Además, señala que en las facturas se consigna la denominación que conforma el nombre comercial con la letra "L" resaltada y con la representación de un diamante en el fondo, lo cual es diferente al signo registrado LIMPIA MAX'S Concluida la actuación probatoria en el procedimiento administrativo, la Comisión de Signos Distintivos expidió la Resolución N° 002583-2009/CSD-INDECOPI, de 15 de setiembre de 2009 (hoja 86 a 94 del expediente administrativo), con la que declaró INFUNDADA la acción de nulidad interpuesta por LIMPi MAX S.A., de Perú contra el registro de la marca de producto constituida por el logotipo (conforme modelo adjunto) para distinguir productos de la clase 21 de la Clasificación Internacional, vigente hasta el 10 de noviembre de 2018. LIMPI MAX S.A. interpuso recurso de apelación administrativa (hoja 97 a 99 del expediente administrativo), el cual fue resuelto mediante la Resolución N° 1515-2010/TPI-lNDECOPI, de 09 de junio de 2010 (hoja 130 a 150 del expediente administrativo), por medio de la cual se REVOCÓ la Resolución N° 2583-2009/CSD-INDECOPI, y en consecuencia declaró FUNDADA la acción de nulidad del registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado
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por la denominación LIMPIA MAX'S y logotipo conforme el modelo, para distinguir productos de la Clase 21, inscrito en el Certificado N° 144976 a favor de Geraid Linares Morey. CUARTO: Conforme se aprecia de autos, la decisión del A quo para desestimar la pretensión se sustenta medularmente en las consideraciones siguientes: 1) Señaló que entre algunos de los productos que distingue la marca registrada y las actividades económicas relacionadas con los servicios de limpieza que identifica al nombre comercial de la accionante, existe similitud o conexión competitiva debido a que en la prestación de los servicios de limpieza resulta necesario el empleo de esponjas, cepillos y demás material de limpieza, por lo que resulta razonable presumir que una empresa que brinda servicios de limpieza pueda adicionalmente fabricar y comercializar determinados productos que contribuyan para el mismo fin. 2) Entre los signos confrontados existe identidad fonética, gráfica e ideológica, por lo que, su coexistencia en el mercado no resulta pacífica al incrementar el riesgo de confusión al público consumidor, por tanto, no se verifica que la Administración al emitir la resolución impugnada haya incurrido en vicio alguno que determine su nulidad, ya que resulta admisible que se haya declarado nulo el Certificado N° 00144976 al existir una semejanza o similitud con el nombre comercial inscrito en el Certificado N° 3220 . 3) El hecho que ambos signos compartan la denominación LIMPI MAX determina un supuesto de confusión indirecta, pues debido a la similitud o conexión competitiva de los productos, servicios o actividad, y la similitud o identidad de los signos, el público consumidor podría creer que ambos provienen del mismo origen empresarial o presumir que entre las empresas existen relaciones económicas o vinculación de carácter comercial entre ios titulares de las marca, por lo que determinó que no existía causal de nulidad en el acto administrativo impugnado. QUINTO: Ahora bien, precisados los agravios formulados por el demandante y los fundamentos del Juez para desestimar la demanda, la Sala a efecto de resolver la presente controversia, en cumplimiento del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina^, que refiere que los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, solicitarán interpretación del Tribunal acerca
' Suscrito por los Gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por el Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), aprobado en Trujillo, Perú, el 10 de marzo de 1996; convienen en celebrar el Tratado que crea el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
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de dichas normas en los casos que la sentencia no sea susceptible de ser impugnada por recurso ordinario, se remitió en consulta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al ser conocida la presente causa en segunda instancia, la cual fue absuelta por medio de la Interpretación Pre Judicial N° 258-IP-2013, de fecha 20 de febrero de 2014 (hoja 381 a 400), en la que dicho Tribunal concluyó que a efecto de resolver la presente controversia resulta pertinente efectuar un análisis dentro de los siguientes parámetros: a) Analizar si el signo solicitado cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión, tomando en cuenta que según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no se podrá registrar un signo que sea idéntico o semejante a un nombre comercial, ya que la norma comunitaria lo protege si su existencia y uso resulta anterior al registro solicitado y si la identidad o semejanza son de tal naturaleza que induzcan al público a error, usando para establecer el riesgo de confusión los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas. b) Debe efectuarse el análisis tomando en cuenta cuál es el elemento predominante, el denominativo o el gráfico; debiendo analizarse si entre los signos existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disimiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores. c) Evaluar si se acredita el uso real, efectivo y constante del nombre comercial en el mercado. d) Debe establecerse si existe una posible conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen las marcas y las actividades económicas que distingue el nombre comercial. SEXTO: Respecto al riesgo de confusión entre el nombre comercial "LIMPI MAX" y la marca registrada "LIMPIA MAX'S.- De los agravios expuestos por el demandante, corresponde dilucidar si existe riesgo de confusión directa o indirecta entre los signos distintivos en conflicto, para lo cual se deberá establecer cuál es la prelacion de los signos (el nombre comercial o la marca), y si entre ambos existen semejanza o similitud gráfico-fonéticaconceptual o riesgo conexión y/o asociación comercial que pudiera impedir su coexistencia pacífica en el mercado.
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Respecto a las normas comunitarias aplicables al caso concreto: Dado que los signos en conflicto constan de un nombre comercial vs una marca registrada, a efecto de desarrollar el riesgo de confusión se debe de analizarse las normas comunitarias contempladas en los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal b), 190,191 y 192 de la Decisión 486. El artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial. Asimismo, el artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones del texto normativo: ¡j ^w,, Í> ^.
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"El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad de un comerciante determinado, ya sea que se use para distinguir su actividad económica como tal, sus empresas o sus establecimientos de comercio. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar su actividad, sus empresas o sus establecimientos de comercio con diferentes nombres comerciales. El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coexistir con ella." Así, tenemos que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo, cuya protección en virtud de lo establecido por el artículo 191 de la Decisión 486, se concede en virtud de acreditar el uso efectivo del nombre comercial; esto es, éste gozará de protección ante terceros desde la fecha en que acredite su primer uso, proyectando esa protección a futuro siempre que se acredite la continuidad del uso en sus operaciones comerciales, no siendo el registro constitutivo de derechos. Así, en virtud de lo establecido en el artículo 192 de la norma comunitaria, el titular del nombre comercial puede impedir a terceros el registro de marcas que pudieran generar riesgo de confusión directa o indirecta en el consumidor. Por otro lado, a efecto de que una marca goce de protección, es necesario obtener su registro correspondiente, en virtud a lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486, así como lo señalado por el artículo 153 del Decreto Legislativo 823^ vigente a la fecha de la concesión del registro en conflicto.
" Artículo 153°. - El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha
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SÉPTIMO.- Acreditación del uso del nombre comercial y fecha de registro de la marca registrada: El impugnante señala que no existe riesgo de confusión entre los signos a \distinguir, manifestando que los productos ofrecidos por su representada no son pasibles de ker confundidos con los servicios de la empresa LIMPI MAX, ya que éstos pertenecen a diferentes clases de la nomenclatura internacional. En el caso concreto, a efecto de resolver los agravios expuestos se deberá establecer si el nombre comercial de "LIMPI MAX" fue usado antes de la inscripción de la marca "LIMPIA MAX'S". Previo a realizar el análisis de fondo, es pertinente pronunciarse respecto de la prelacion en la protección de los signos distintivos: a) Tal como consta del expediente administrativo, y conforme lo señala el mismo impugnante en su recurso de apelación (ver fundamento tres, a fojas 305 de autos), LIMPI MAX S.A. tramitó ante la administración el registro de su nombre comercial "LIMPI MAX", en el expediente administrativo N° 1023535-2000/OSD, el cual concluyó con la expedición de la Resolución N° 003861-2003/OSD, en virtud de la cual se reconoció como primer uso del nombre comercial LIMPI MAX la fecha 23 de agosto de 1997^ A mayor abundamiento, en el expediente administrativo obran facturas de la empresa LIMPI MAX S.A., siendo la más \a de ellas de fecha 22 de agosto de 1997 (un día antes del reconocimiento otorgado por la Resolución N° 003861, obrantes a fojas 13 a 15 del expediente administrativo). La administración no tomó en cuenta facturas de fechas anteriores que obraban con la razón social LIMPI MAX S.R.L. En consecuencia, queda acreditado que el primer uso del nombre comercial LIMPI MAX data del 23 de agosto de 1997, para distinguir servicios de la Clase
b) Por otro lado, del Certificado N° 00144976 (hoja 127 del expediente administrativo) consta que la marca mixta LIMPIA MAX'S fue registrada el 10 de noviembre de 2008, para distinguir productos de la clase 21 de la Clasificación Internacional.
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de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años. ^ Información pública, a la cual se puede acceder ingresando a la página web institucional de INDECOPI. Dirección de Signos Distintivos: http://sistemas.indecopi.aob.pe/osdconsultaspublicas/, ingresando el número de la Resolución Administrativa (N° 003861-2003/OSD) o el N° de Registro del nombre comercial (3220) Se hace constar que los datos de registro del nombre comercial han sido proporcionados tanto por INDECOPI (en la página 8 de la Resolución K 1515-2010/TPI-INDECOPI, a fojas 239 de autos. Dicha resolución administrativa también fue anexada al expediente por el demandante), como por el impugnante (ver tercer fundamento de su apelación, a fojas 305).
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De lo expuesto en los acápites anteriores queda establecido que el orden de prelacion de los signos distintivos es el siguiente: 1) Nombre Comercial LIMPI MAX con primer uso acreditado desde el 23 de agosto de 1997; 2) Marca LIMPIA MAX'S con registro desde el 10 de noviembre de 2008. Consecuentemente, el signo distintivo que obtuvo protección primero fue el nombre comercial. d) Empero, el análisis no se agota en determinar la prelacion de la protección de los signos distintivos, debiéndose a continuación determinar si ambos signos son pasibles o no de coexistir pacíficamente en el mercado. OCTAVO: Riesgo de confusión entre nombre comercial y marca registrada.- El impugnante señala que dada la conformación de ambas palabras, no existe similitud gráfica fonética, motivo por el cual considera que la marca solicitada puede coexistir pacíficamente con la marca registrada. El análisis efectuado por el impugnante es el siguiente: 8.1.
En relación al aspecto visual: El impugnante manifiesta que no existe riesgo de
confusión en vista a que la marca LIMPIA MAX'S es un signo mixto, el cual consta de una denominación en letras características acompañada por la representación caricaturizada de un hombre que sostiene en una mano un plato y en la otra mano una esponja (conforme al modelo); mientras que en el caso del nombre comercial LIMPI MAX se trata únicamente de un signo denominativo. Realizando el análisis comparativo entre ambos signos distintivos, tenemos lo siguiente:
.
LIMPI MAX Nombre Comercial. Signo denominativo. Primer uso: 23 de agosto de 1997.
Consecuentemente,
Marca registrada. Signo mixto. Registro: 10 de noviembre de 2008
de acuerdo con los parámetros señalados por la Interpretación
Prejudicial contenida en el proceso 258-IP-2013 (hoja 381 a 400), y de conformidad con los
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criterios contemplados en los artículos 131 a 135 del Decreto Legislativo 823^ en vista que la Comparación es entre un signo mixto y uno denominativo, PREVIAMENTE a hacer el análisis, ^ debe evaluar CUÁL DE LOS ELEMENTOS (el denominativo o el figurativo) tiene mayor predominancia en el signo. Es decir; que elemento será el que sea más llamativo e influyente para el consumidor. Conforme lo establece el Tribunal Andino en reiterada jurisprudencia: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de
•* Artículo 131°. - A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios: a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; b) El grado de percepción del consumidor medio; c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente; d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y, e) Si el signo es parte de una familia de marcas. ^ f4^j 9 , Artículo 132°. - Tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 131°, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) La semejanza gráfico-fonética; b) La semejanza conceptual; y, c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva. I Artículo 133°. - Tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en los artículos 131°, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida. , b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto. | ^ Artículo 134°. - Tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los artículos 131°. 132° y 133° se tendrá en cuenta lo siguiente: a) La denominación que acompaña al elemento figurativo; , ¡-.i;-: KiO-m-K,... %iamcH^ i b) La semejanza conceptual; y, c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo. Articulo 135°. - Tratándose de un signo denominativo y uno figurativo, se tendrá en consideración la semejanza conceptual. Tratándose de un signo denominativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 132° y 134°. Tratándose de un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 133° y 134°. En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados en el artículo 131°
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mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto"^.
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A efecto de determinar cuál debe ser la forma de cotejo marcarlo, previamente debemos establecer si debemos emplear las reglas de comparación entre signo mixto-denominativo, figurativo-denominativo, o denominativo-denominativo, y para ello es vital establecer cuál es el elemento predominante de la marca mixta cuestionada LIMPIA MAX'S. Así, tenemos que dicha marca mixta presenta un elemento denominativo (palabra LIMPIA MAX'S), y un elemento gráfico según la descripción que acompaña al signo. Para un mejor entender, anexamos el signo en cuestión:
Del análisis del referido signo, tenemos que si bien se observa un equilibrio visual entre el aspecto figurativo y el denominativo, lo cierto es que el aspecto más relevante del signo lo brinda la denominación LIMPIA MAX'S, ya que la parte figurativa está compuesta por elementos gráficos que en su conjunto no evocan en forma inmediata al producto que busca distinguir (productos de limpieza), y que sirven para resaltar y dar mayor golpe visual al nombre "LIMPIA MAX'S". Por otro lado, y conforme lo señala el autor FERNANDEZ-NOVOA, "(...) el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente (...f"; siendo que en el caso concreto, el aspecto denominativo ocupa una posición relevante y notoria dentro de la estructura del signo, y tiene la suficiente relevancia para ser el elemento con el cual el consumidor identificará los productos. Por lo expuesto, se toman en cuenta los siguientes criterios de análisis: •
Similitud ortográfica: Los signos deben de analizarse en forma conjunta, sin descomponer su unidad, sin descomponer en sílabas y letras, analizándose los
Proceso 245-IP-2013, página 11; citando al Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N°. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. [mixta] ^ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. Tratado Sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid-Barcelona, 2004. p.338 a 339.
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elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, así como si la sílaba tónica ocupa la misma posición y si es idéntica o muy difícil de distinguir. "
Similitud fonética: Verificar la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.
•
Similitud ideológica: Verificar si los signos evocan la misma o similar idea, que deriva del parecido conceptual de los signos.
8.2.
Análisis ortográfico y fonético e ideológico: De la comparación entre los signos en
cotejo "LIMPI MAX" y "LIMPIA MAX'S", tenemos que ambos son semejantes, fonética y ortográficamente:
L I M P I MAX 1\
LIMPIA MAX'S
Ambos signos tienen la misma estructura a nivel gramatical y morfológica, y ambos son signos compuestos formados por DOS PALABRAS, las cuales cuentan con un mismo número de sílabas:
-
LIM -Pl
-
LIM -PIA - MAX'S 1
-MAX
2
3
" ,
Ambos signos contienen el término "LIMPI" lo cual evoca a la palabra "LIMPIEZA", que tiene relación con los productos de limpieza (Clase 21) y servicios de limpieza (Clase 37) que ofrecen. En consecuencia, un consumidor al evocar podría asociar ambos signos distintivos, generándose un riesgo de confusión que eventualmente podría alterar su capacidad de decisión al momento de adquirir el producto/servicio asociado. \n consecuencia, si nos ceñimos al análisis ortográfico, fonético e ideológico, tenemos que los j signos no son diferenciables en ese nivel; sin embargo, el análisis no se agota en este punto, / ya que dos marcas pueden coexistir pacíficamente si es que no existe riesgo de conexión y/o vinculación entre sus productos o servicios ofrecidos, ya que "(...) el riesgo de confusiór) debe analizarse teniendo en cuenta ¡a interrelación de todos los elementos: productos -servicios4.0 « ®4 m ateslduci
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actividades económicas, signos y la fuerza distintiva de los signos (...f"; lo cual será analizado a continuación. 8.3.
En relación al tipo de producto/servicio ofrecido por ambos signos: A efecto de
establecer si existe conexión y/o vinculación entre los productos o servicios que distinguen la marca y el nombre comercial en conflicto, procedemos a comparar qué tipos de productos son los que se comercializan bajo estos rubros:
Nombre comercial LIMPI MAX Distingue servicios de la Clase 37: Actividades económicas relacionadas con los servicios de limpieza (lavado y lustrado) de pisos de casas y edificios.
Marca de producto . LIMPIA MAX'S Distingue productos de la Clase 21: Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (hoja 127 del acompañado).
Dicho esto, corresponde realizar un análisis sobre la conexidad y vinculación de los citados signos distintivos, haciendo constar que uno de los agravios expresados por el impugnante es justamente el que el Aquo no hizo un desarrollo adecuado respecto a la conexidad y vinculación comercial existente entre los productos en análisis. Por ello, a efecto de realizar el análisis para sustentar la conexión competitiva se toman los criterios señalados por el Tribunal de Justicia Andino^: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor. b) Canales de comercialización. c) Similares medios de publicidad. ogisísa • : d) Relación o vinculación entre productos. e) Uso conjunto o complementario de productos. f) Mismo género de los productos. c L ;•«£ g) Misma Finalidad h) Intercambiabilidad de los productos o servicios ' CORNEJO GUERRERO, Carlos A. Derecho de Marcas. 3ra Edición. Grupo Editorial Lex & Juris, Mayo 2014. Lima-Perú, p. 199 ^ Criterios recogidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso 114-IP-2003. Marca: "EBEL". Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 del 14 de enero de 2004. Proceso 115-IP-2008. Marca: "CALVO" (mixta).
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Por lo que se procede a analizar punto por punto, a efecto de establecer si existe conexión o vinculación entre los productos que distinguen la marca y nombre comercial en conflicto que conlleven a un riesgo de confusión marcaria. a) Respecto a la inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor. En el caso concreto, ambos productos pertenecen a DIFERENTES CLASES EN LA NOMENCLATURA OFICIAL (CLASE N° 37 vs CLASE N° 21). b) Canales de comercialización y medios de publicidad: Se debe evaluar si existe conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados productos o si se puede generar confusión en comercios donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. En este sentido, ambos signos distinguen productos y servicios destinados la actividad de limpieza.
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En el caso de LIMPI MAX esta empresa ofrece servicios de limpieza de pisos de casas V edificios, siendo este servicio ofrecido uno especializado y dirigido a un sector especial de consumidores, motivo por el cual los canales de comercialización y medios de publicidad estarán orientados a captar a un sector del mercado que tiene una necesidad específica (limpieza de pisos). Respecto a LIMPIA MAX'S, esta empresa ofrece productos de limpieza doméstica, principalmente destinados a limpieza de utensilios de cocina, enseres domésticos, siendo los productos comercializados esponjas de diversos tipos, paños, entre otros, por lo que el sector def mercado al cual van dirigido estos productos es un sector amplio -no especializado- ya que es usual que en todo hogar se haga uso de estos productos para la limpieza de los enseres domésticos. Asimismo, los canales de comercialización estarán orientados a captar a un público extenso, siendo usual que este tipo de productos se puedan encontrar en los mercados de abastos, supermercados, bodegas. Finalmente, los medios publicitarios empleados serán destinados al consumidor en general, y no en canales especializados (como sí ocurre en los servicios de limpieza de pisos, que es un servicio especializado), por lo que no existe riesgo de confusión por convergencia de los canales.
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En conclusión, NO EXISTE PUNTO DE CONVERGENCIA entre los canales de comercialización y publicidad de LIMPI MAX y LIMPIA MAX'S, por lo que no se configura un riesgo de conexión en este extremo para el público consumidor. c)
Relación o vinculación entre productos: La relación entre los
productos
comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. FERNÁNDEZ-NOVOA señala que, el riesgo consiste en que "(...) a pesar de que la marca y el signo no son confundibles, el público podría pensar que entre el titular de la marca y el usuario del signo existe algún tipo de relación (licencia; franquicia o spo?isorship; y el riesgo de que, a la vista de la semejanza y entre la marca y el signo, el público podría establecer conexiones o asociaciones basadas en el hecho de que la percepción del signo desata el recuerdo de la marca.^" En este sentido, conforme ha sido materia de análisis, ambos productos/servicios responden a necesidades diferentes, puesto que un consumidor que busque adquirir productos de limpieza como esponjas o paños, lo hará con la finalidad de hacer las labores domésticas propias del aseo del hogar, mientras que aquel consumidor que requiera los servicios de limpieza ofrecidos por LIMPI MAX, contactará a esta empresa con la única finalidad de obtener un servicio de limpieza de pisos, actividad que difícilmente puede ser vinculada a la limpieza de enseres domésticos. Por otro lado, tenemos que los servicios de limpieza de pisos al ser especializados, deben ser realizados por personal calificado para tal actividad, hecho que desvincula aún más a ambas actividades. En consecuencia, no se configura riesgo de confusión en este extremo.
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d) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse ' FÉRNANDEZ-NOVOA. Ob. Cit. p. 376
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el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. En el caso concreto, no existe complementariedad en los productos, puesto que las actividades de limpieza desplegadas por la empresa LIMPI MAX S.A. requieren de equipos destinados a la limpieza de pisos de casas y edificios, los cuales difieren de los productos que comercializa la marca LIMPIA MAX'S (esponjas y paños para limpieza de enseres domésticos). Ergo, no son productos de uso conjunto o complementario. Mismo género, finalidad e Intercambiabilidad de los productos: Ambos distinguen productos y actividades que no corresponden al mismo género, puesto que si bien tienen como punto de convergencia pertenecer al rubro de limpieza, cubren diferentes necesidades y no son intercambiables, ya que el servicio de limpieza de pisos no puede intercambiarse con la actividad de limpieza de enseres domésticos, al ser ambas actividades marcadamente diferenciadas. Por lo expuesto, no se configura riesgo de confusión en este extremo.
En consecuencia, concluimos que NO EXISTE RIESGO DE CONFUSIÓN POR CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS, por lo que a pesar que ambos signos presentan similitud gráfico-fonética-ideológica, dado que responden a diferentes necesidades del mercado, se concluye que ambos signos sí pueden coexistir pacíficamente en el mercado, motivo por el cual el acto administrativo en virtud del cual se canceló la marca de producto LIMPIA MAX'S, no se ajusta a derecho, por cuanto la existencia de dicha marca no genera riesgo de confusión respecto del nombre comercial LIMPI MAX. En consecuencia, corresponderá revocar la recurrida y en esta instancia declarar fundada la demanda NOVENO.- Acción de nulidad marcaria y deficiente orientación de INDECOPI: El impugnante manifiesta que éste obtuvo el registro de su marca ya que INDECOPI consideró que dicho signo distintivo no vulneraba las prohibiciones de registro contenidas en los artículos 135 y 136 de la norma comunitaria, por lo que siendo la misma administración la que le confirió el registro, no corresponde que a la fecha pretenda anularse dicho registro, ya que dicho proceder implicaría una ineficiente acción por parte de INDECOPI, ya que demostraría que esta entidad no cumplió con orientar adecuadamente al administrado al momento de dar respuesta a la solicitud de registro de marca. En este sentido, tai como ha sido materia de análisis se concluye que el acto administrativo impugnado, que determinó que la marca LIMPIA MAX'S debía ser anulada por contravenir las
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normas comunitarias, contiene causal de nulidad, puesto que ambos signos distintivos pueden coexistir en forma pacífica en el mercado sin generar riesgo de confusión al consumidor, debiendo la administración de expedir nuevo acto administrativo conforme los fundamentos expuestos en la presente resolución, y amparar el Registro de Marca de Producto LIMPIA MAX'S inscrito bajo la Clase 21 de la Clasificación Internacional a favor del demandante. DÉCIMO: Finalmente, resolviendo en esta instancia las pretensiones de pago de intereses legales, costos y costas del proceso, corresponde declarar improcedente lo solicitado, puesto que en el caso concreto la pretensión no obra respecto del adeudo de alguna suma de dinero o pago de indemnización que pudiera haber generado el derecho a pago de intereses a favor del demandante, y de ser el caso, corresponderá que el accionante haga valer sus derechos respecto a lo solicitado en la vía pertinente. Respecto a la pretensión de pago de costas y costos del proceso, de conformidad con lo establecido por el artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, las partes no pueden ser condenadas al pago de costas y costos del proceso, por lo que dicha pretensión deviene en improcedente. DÉCIMO PRIMERO: Consecuentemente, la marca solicitada no se encuentra dentro de las restricciones de registro contempladas en la Decisión 486; motivo por el cual, los agravios expuestos por el demandante desvirtúan lo resuelto por el Aquo, por lo que corresponde revocar la recurrida, y en consecuencia declarar fundada en parte la demanda (no se amparan las pretensiones de pago de intereses legales, costas y costos procesales), correspondiendo anular el acto administrativo por contravención al artículo 10° de la Ley 27444, y en consecuencia requerir a la administración que cumpla con expedir nuevo acto administrativo, declarando infundada la acción de nulidad marcaria del registro de la marca de producto, constituida por el logotipo conformado por la denominación LIMPIA MAX'S escrita en letras características y la representación caricaturizada de un hombre que sostiene en una mano un plato y en la otra una esponja, en la parte inferior la figura estilizada de una cruz y la frase "CALIDAD; DURACION, ECONOMÍA" (sin reivindicar), todo sobre un fondo que contiene figuras irregulares y en la combinación de colores gris y negro, conforme el modelo, inscrita bajo el Certificado N° 144976, a favor de Geraid Linares Morey, para distinguir utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos, material de limpieza, viruta de hierro, vidrio en bruto o semielaborado, de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial
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DECISION DE LA SALA
liífi san Por estas consideraciones, y en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, REVOCARON la SENTENCIA (RESOLUCION DIEZ) de fecha 27 de marzo de 2013, que obra de fojas 276 a 286, que declara INFUNDADA LA DEMANDA; y REFORMÁNDOLA DECLARON FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA; en consecuencia, DECLARARON: NULA la Resolución N° 1515-2010/TPI-INDECOPI de fecha 09 de julio de 2010, expedida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual-INDECOPI; ordenaron a INDECOPI expedir nuevo acto administrativo conforme los fundamentos expuestos en la presente sentencia; e IMPROCEDENTE en los extremos que solicita pago de intereses legales y costas y costos del proceso. En los seguidos por GERALD LINARES MOREY contra el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -INDECOPI y otro sobre acción contenciosa administrativa.
Notifíquese; y
cúmplase a través de Secretaría, conforme a lo dispuesto en el primer p^rafo jt^^l artículo 383 del Código Procesal Civil.
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