EXP. 707452-2017 Oposición a Registro de la Marca EXPRESS TURISMO SAN MARTIN DEL SUR S.R.L by Estudio Castro García Abogados S.A.C

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COM Jll lRNCIA Y 01 LA JllAOT(CC.IÓN DI LA rKOl'llDAD tN J U.ICT\JA.L

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS Calle la Prosa 104 San Borja

CEDULA DE NOTIFICACIÓN Expediente Nº 707452-2017 Señor (es): EXPRESS TURISMO SAN MARTIN DEL SUR S.R.L. Dirección: Casilla Nº 8 del lndecopi - SAN BORJA

En atención al escrito de fecha 10 de abril de 2019, presentado por EXPRESO TURISMO SAN MARTIN E.l.R.L., se ha proveído lo siguiente:

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Lima, 17 de abril de 2019

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Habiéndose presentado el recurso impugnativo de Reconsideración dentro el término y cumplido con los demás requisitos que establece la ley, téngase por interpuesto el referido recurso. Asimismo, téngase presente el nuevo domicilio procesal del opositor sito en: Av. Primavera Nº 120 Of. 424 - SANTIAGO DE SURCO. Finalmente, cabe precisar que para realizar la lectura y revisión del expediente no es necesario otorgar autorización, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1075 y el artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, los usuarios (administrados) pueden acceder a la información de los expedientes, sin expresión de causa. Del mismo modo, se deja constancia que cualquier persona, sea o no parte del proceso, puede solícitar copia simple o certificada de todo o parte de un expediente público, así como de los asientos registrales, de los certificados o títulos expedidos, previo pago de la tasa correspondiente, de conformidad con el artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1075. Habiéndose presentado el recurso impugnativo de Apelación dentro del término y cumplido con los demás requisitos que establece la ley, téngase por interpuesto el referido recurso y elévese el expediente de la materia al Superior Jerárquico.

Lo que notifico a Ud., conforme a Ley.

*Se adjunta copia de escrito y recaudos.

Constancia de rece~clón

Fecha: ........................ .. ........................ Hora de recepción: ..... ... ............. . DNI

o C. Extr. Nº:...................... .... .. ...... .. ....... .... .... ............... .. .. . ........... . <::>

Firma y/o sello: ............................ ................. ....................................

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, l Expediente Nº 707452-2017 Su milla: Recurso Reconsideración r' "'\

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SEÑORES DE LA SECRETARIA TECNICA DE LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DEL 11',il!>ECOPt _)

Expreso Turismo San Martin EIRL identificado con RUC Nº 20286193162, con dirección real en Jr. Tumbes Nº 920 Ciudad de Juliaca Departamento de Puno, debidamente representada por Osear Vega Checalla, identificado con DNI Nº 01229260, con poderes debidamente inscritos en la partida Nº 11003702 Asiento 800006 Ficha 000000833 del Registro De Personas Jurídicas de Juliaca; a ustedes respetuosamente decimos :

Por el presente escrito y dentro del plazo legal presentamos recurso de reconsideración sobre el Segundo Resolutivo de la Resolución Nº 0009782019/ CSD- INDECOPI que declara infundada la oposicion bajo los siguientes argumentos:

Fundamentos de Hecho:

En la Resolución Nº 978-2019/CSD- INDECOPI en su numeral 3.5 último párrafo llega a la siguiente conclusión: " Sin embargo, la opositora no ha presentado medios probatorios que acrediten el uso continuo y actual del nombre comercial alegado, por lo que al no existir derechos sobre el cual se sustenta la presente oposición (supuesto nombre comercial), esta resulta improcedente en este extremo, no correspondiendo realizar el examen de riesgo de confusión entre los signos en cuestión ". Sobre esta conclusión debo decir que la empresa Expreso Turismo San Martín EIRL actualmente continúa en funcionamiento y prestando servicio tal como lo demostramos con los siguientes medios probatorios que prueban nuestra afirmación: Copias de boletaje de viaje correspondientes a los meses de: Enero- Diciembre 2014

EneroEneroEneroEnero-

Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre

2015 2016 2017 2018

Declaraciones Mensuales - PDTs SUNAT Enero- Diciembre 2014 Enero- Diciembre 2015 Enero- Diciembre 2016 Enero- Diciembre 2017 Enero- Diciembre 2018 Enero- Febrero 2019 Contrato de Arrendamiento Nº 0167-2016-MPC de 30 de Junio de 2016. Contrato de Arrendamiento Nº 011-0AJ-MPC- 2015 de 1 de Enero de 2015. Contrato de Arrendamiento Nº 011-0AJ-MPC-2014 de 1 de Enero de 2014. Contrato de Uso de Rampa y Servicios que presta Corattsa de fecha 1 de Enero de 2014. Contrato de Uso de Rampa y Servicios que presta Corattsa de fecha 1 de Abril de 2014 . Contrato de Uso de Rampa y Servicios que presta Corattsa de fecha 1 de Octubre de 2014. Contrato de Uso de Rampa y Servicios que presta Corattsa de fecha 1 de Abril de 2015. Contrato de Uso de Rampa y Servicios que presta Corattsa de fecha 1 de Octubre de 2015. Contrato de Uso de Rampa y Servicios que presta Corattsa de fecha 1 de Abril de 2016. Contrato de Uso de Rampa y Servicios que presta Corattsa de fecha 1 de Octubre de 2017 . Impresiones fotográficas de las primeras unidades usadas por nuestra empresa. En los medios probatorios demuestro que la empresa a la cual represento continua prestando servicios y emite facturas las cuales se encuentran declaradas ante la Superintendencia de Administración Tributaria, además de diversos contratos que demuestran que la empresa está actualmente en operaciones. Teniendo en cuenta esto la marca "EXPRESS TURISMO SAN MARTIN DEL SUR S.R.L" la comisión no tiene en cuenta el artículo 45 de respecto

el proceso para determinar la semejanza y si es capaz de inducir confusión , en este caso en literal b) : el grado de percepción del consumidor medio. Los clientes de la empresa son la población en la ruta Juliaca- Tacna teniendo como puntos itinerantes Puno, Laraqueri, Torata, Moquegua y la ruta Desaguadero- llo con puntos itinerantes Mazocruz, Santa Rosa, Torata y Moquegua. La empresa con sus 22 años de funcionamiento en esas rutas y tiene un mercado fidelizado con nuestra marca y servicios. Esto lo pruebo con la Resolución Directora! Nº 8009-2008 emitida por la Dirección General de Transporte. En este recurso de reconsideración , adjuntamos impresiones fotográficas de las primeras unidades usadas por nuestra empresa . Ahora la empresa que busca obtener nuestro mercado de forma desleal al tratar de obtener nuestros clientes con un nombre muy similar al nuestro lo cual contraviene la ley y afecta la libre competencia . Es más, en este recurso de reconsideración demostramos que la empresa a la cual represento continúa en actividad tal como lo demuestra el PDT de Enero- Febrero de 2019. Sobre este caso existe precedente de observancia obligatoria: Resolución Nº 1193-2017/CSD- INDECOPI en el Expediente Nº 667156- 2016 en la cual las marcas lndubuskar y lnduscar fueron inscritas pero la marca lnduscar interpone oposición y le fue declarada fundada. En este caso, son el mismo mercado lo cual hay un riesgo claro de confusión y hay signos distintivos en conflicto. También está la Resolución Nº 2492-2016/CSD- INDECOPI en el expediente Nº 407650-2009 en la que en su parte considerativa (numeral 3.4.3) considera que el registro de marca puede inducir confusión en el público consumidor. En esta reconsideración, la comisión al tener en cuenta; a) Nuevos medios probatorios en los cuales demuestro que la empresa que represento esta en operaciones hasta el día de hoy. b) Que existe peligro de confusión de marcas en un mercado objetivo los cual traería perjuicio a nuestra parte. c) Existe mala fe por parte de la empresa accionante ya que debe conocer de nuestra empresa ya que operamos en la misma zona. Anexos: A) Copias de los siguientes documentos:

Copias de boletaje de viaje correspondientes a los meses de: EneroEneroEneroEneroEnero-

Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre

2014 2015 2016 2017 2018

B) Declaraciones Mensuales - PDTs SUNAT EneroEneroEneroEneroEneroEnero-

Diciembre 2014 Diciembre 2015 Diciembre 20 16 Diciembre 2017 Diciembre 2018 Febrero 2019

C) Contratos: Contrato de Arrendamiento Nº 0167-2016-MPC de 30 de Junio de 2016. Contrato de Arrendamiento Nº 011-0AJ-MPC- 2015 de 1 de Enero de 2015 . Contrato de Arrendamiento Nº 011-0AJ-MPC-2014 de 1 de Enero de 2014. Contrato de Uso de Enero de 2014. Contrato de Uso de Abril de 2014. Contrato de Uso de Octubre de 2014. Contrato de Uso de Abril de 2015 . Contrato de Uso de Octubre de 2015. Contrato de Uso de Abril de 2016 . Contrato de Uso de Octubre de 2017.

Rampa y Servicios que presta Corattsa de fecha 1 de Rampa y Servicios que presta Corattsa de fecha 1 de Rampa y Servicios que presta Corattsa de fecha 1 de Rampa y Servicios que presta Corattsa de fecha 1 de Rampa y Servicios que presta Corattsa de fecha 1 de Rampa y Servicios que presta Corattsa de fecha 1 de Rampa y Servicios que presta Corattsa de fecha 1 de

D) Resoluciones Copia de la Resolución Nº 1193-2017/CSD- INDECOPI en el Expediente Nº 667156- 2016 .

Copia e a Resolución Nº 2492-2016/CSD-INDECOPI en el Expediente Nº 407650-2009. E) Fotografías de las unidades usadas por nuestra empresa al iniciar operaciones. F) Copia Certificada de Vigencia de Poder. G) Copia Simple del DNI del re presen tante legal. Fundamentos de Derecho Artículo 131 del Decreto Legislativo 1075 que regula el Recurso de Reconsideración . Nombramiento de domicilio procesal: Que, a través del presente escrito señalamos como domicilio procesal para estos efectos en la Av. Primavera Nº 120 Of 424 A Surco, y en los correos electrónicos froman@kpi.com .pe y judicial@kpi.com.pe. Asimismo, autorizamos a los Ores. Luis Alberto Sánchez Coronado, identificado con DNI Nº 40559617, de profesión Abogado con Reg istro CAL Nº 39567 y Francisco Javier Román Calzada identificado con DN I Nº 40545325, de profesión Abogado con Registro CAL Nº 41047, para que puedan acceder a la lectura del presente expediente, así como presentar escritos, y a la Srta. Stephanie Aragón Castillo DNI 48086549 para acceder a la lectura del Expediente. Por lo tanto: Solicito se tenga en consideración el presente recurso de reconsideración , evaluar los nuevos medios probatorios que ofrezco y declararlo fundado. Lima , 1O de Abril de 2019.

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BOGADO CAL41 047

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DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN Nº 1193-2017/ CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE

: 667156-2016

SOLICITANTE

: INDUSTRIA METAL MECANICA BUSES & CARROCERIAS Y MULTISERVICIOS S.A.C.

OPOSITORA

: INDUSCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA.

MATERIA

: SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO OPOSICIÓN

Lima , 12 de mayo de 2017

ANTECEDENTES

Con fecha 28 de junio de 2016, INDUSTRIA METAL MECANICA BUSES & CARROCERIAS Y MULTISERVICIOS S.A.C., de Perú, solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación INDUBUSKAR y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:

Para distinguir vehículos; aparatos de locomoción terrestre , aérea o acuática , de la clase 12 de la Clasificación Internacional. Mediante escrito de fecha 31 de agosto de 2016, INDUSCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARROCERIAS LTOA. , de Brasil, formuló oposición manifestando-lo siguiente: Es titular de la marca INDUSCAR y logotipo (certificado Nº 113513) que distingue productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE U PROPIEDAD INTp .ECTUAL CaJlc De /u Prosa IV-1. S on Borja, Lima -11 - Peni I Te/f: 114 í800 e-mail: c01lSVl1as(!! p~fffef~tfbd'é '9\ffdJ: v.;-ww.rndcrc>pi.eob.pr

Los signos confrontados pretenden distinguir los mismos productos y productos similares. ( ... ) las marcas confrontadas son cuasi idénticas, dado que comparten entre si ténTiinos muy semejantes : "INDUBUSKAR" e "INDUSCAR", observamos que las mencionadas marcas son iguales , solo se diferencian por el término BUS y las consona ntes "K" y "C", las cuales fonéticamente suenan exactamente igual. (sic) Desde el punto de vista fonético los signos en conflicto son semejantes debido a la presencia de la denominación "INDU" y los términos fonéticamente iguales (CAR/KAR). Los consumidores creerán que los productos distinguidos con el signo solicitado han sido elaborados por su empresa, lo que configura una situación de confusión indirecta. Citó j urisprudencia de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual que consideró aplicable al caso. Amparó su oposición en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, así como en el artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1075. Mediante escrito de fecha 07 de octubre de 2016, la opositora manifestó lo siguiente: Con fecha 18 de mayo de 2016, el expediente 585427-2014 fue resuelto en segunda instancia y mediante Resolución 1542-2016ffPl-INDECOPI, donde se confirmó la Resolución 0104-2015/CSD-INDECOPI la cual denegó la marca de

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producto · · El solicitante de dicha marca fue INDUSTRIA METAL MECANICA BUSES & CARROCERIAS Y MULTISERVICIOS S.A.C., de J

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Perú , el mismo que ha solicitado el registro de la marca 1 en la clase 12 de la Clasificación Internacional. La autoridad en cuestión deberá actuar bajo el mismo criterio ya que al haberse .//

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solicitado el registro del signo solo ha variado la letra "C" por la letra "K" y ha añadido una pequeña figura en la parte superior del término, actuando de mala fe, porque sabiendo que ya existía un precedente, volvió a pedir el registro de la marca haciendo pequeñas variaciones a la anterior. Pese a haber sido debidamente notificada, la solicitante INDUSTRIA METAL MECANICA BUSES & CARROCERIAS Y MUL TISERVICIOS S.A.C., no absolvió el traslado de la oposición dentro del plazo otorgado , por lo que mediante proveído de fecha 04 de noviembre de 2016, pasó el expediente a resolver, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150 de la Decisión 486.

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Comisión , teniendo en cuenta los antecedentes descritos, deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado INDUBUSKAR y logotipo y la marca registrada a favor de INDUSCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA. , de Brasil.

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ª 3.

3.1.

ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN Cuestión previa Principio de Preclusión

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140.4 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la preclusión por el vencimiento de plazos administrativos opera en procedimientos trilaterales, concurrenciales y en aquellos que por existir dos o más administrados con intereses divergentes,. deba asegurárseles tratamiento paritario. Respecto a la oportunidad para formular oposición al registro de un signo, el artículo 146 de la Decisión 486 dispone lo siguiente: ªDentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca." (subrayado nuestro) Asimismo, debe entenderse que las partes tienen la facultad de presentar en cualquier etapa del procedimiento las alegaciones y medios probatorios que consideren pertinentes, siempre que se circunscriban a abundar o probar los argumentos o alegaciones señaladas al formular oposición, siendo obligación de la Administración evaluarlos al momento de emitir la resolución final, sin que en ese estado del procedimiento pueda invocar nuevos argumentos no expuestos en su oposición en virtud de lo dispuesto en el artículo 140.4 de la Ley Nº 27444. En el caso de autos, de la revisión del escrito de oposición de fecha 31 de agosto de 2016, se advierte que INDUSCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARROCERIAS LTOA. , de Brasil, alegó que el signo solicitado resultaba confundible con su marca registrada INDUSCAR y logotipo (certificado Nº 113513), que distingue productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional. De otro lado, se aprecia que mediante escrito de fecha 07 de octubre de 2016, la opositora señaló que la solicitante estaría actuando de mala fe. Al respecto, se advierte que la opositora INDUSCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA. , de Brasil, alegó un nuevo argumento referido a que la solicitante estaría actuando de mala fe, con posterioridad a la presentación de la oposición formulada, por lo cual no corresponde considerarlo como sustento de su oposición, en virtud al Principio de Preclusión que rige los proced imientos administrativos trilaterales. 3.2.

Informe de antecedentes

Del informe de antecedentes que obran en el expediente, se ha verificado lo siguiente: a. INDUSCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARROCERIAS LTOA. , de Brasil, es titular de la marca de producto constituida por la denominación INDUSCAR escrita en letras características y debajo de ella una figura irregular; conforme al modelo adjunto:

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCJÓI\ DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Ca/:C De la /'i·osa JO./, Sa11 Borja, Lima 41 - Perú I Telf: 22./ 7800 e-mail: colL!ld1as(!ii91f91l!f~!ljbJ~ ~Web: ur.im:.i11dccopi.gob.pc

respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación". La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor o usuario en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios, idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que el consumidor o usuario adquiere un producto o contrata un servicio , según el caso , en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. Por su parte, la confusión indirecta, no está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor o usuario aun diferenciando claramente los productos o servicios, respectivamente, considera que ambos pertenecen a un mismo titular. De lo expuesto se concluye que para el análisis del riesgo de confusión se deberá tener en cuenta tanto la semejanza de los signos en sf, como la naturaleza de los productos o servicios a los que se aplican , debiéndose tener presente que por lo general, ef riesgo de confusión entre dos signos será mayor cuanto más sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir. 3.3.1. Productos a los que se refieren los signos en conflicto En cuanto a los productos y servicios, cabe señalar que uno de los principios en los que se sustenta el derecho marcario es el de especialidad , en virtud del cual se limita con carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes. Así, el registro de una marca otorga protección a su titular no sólo respecto a los productos o servicios para los cuales se concedió el registro, sino que también opera en relación a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusión al público consumidor, con independencia de si éstos se encuentran comprendidos o no en una misma clase de la Clasificación Internacional. Al respecto, cabe precisar que la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos o servicios en cuestión. Así lo entiende el artículo 151 de la Decisión 486 en su segundo párrafo, al establecer expresamente que "(. . .) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente", por lo que puede suceder que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificación Internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares. En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se deberá analizar si los productos o servicios a los que están referidos los signos son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización, complementariedad , utilización conjunta o público consumidor al que van dirigidos. En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA CO.MPETENCIA Y DE L'1 PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Callt De la Presa JO./, Sar1 Borja, Lima ./1 · Pmí / 1{/f: 11./ i800 e·mail: cmm1/ras@iJ.1decopi.g¡¡b.r,e I Web: WU'W.i11decopi.gob.pe t-agina ::> oe 9

Por su parte, la marca registrada distingue vehículos; partes y componentes de vehículos correspondientes a la clase, de la clase 12 de la Clasificación Internacional. Al respecto se advierte que el signo solicitado pretende distinguir algunos de los mismos productos que distingue la marca registrada (vehículos). Asimismo, se advierte que los "aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática" que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran incluidos en los "vehícu los" que distingue la marca registrada . En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no, semejantes al grado de inducir a confusión al público consumidor. Además, dada la identidad de algunos de los productos a que se refieren los signos en conflicto, esta Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser más riguroso en el examen comparativo de los signos . 3.3.2. Examen comparativo El artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que "a efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios: a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; b) El grado de percepción del consumidor medio; c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente; c) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y, d) Si el signo es parte de una familia de marcas." El artículo 46 del Decreto Legislativo Nº 1075 establece que "tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) La semejanza gráfico-fonética; b) La semejanza conceptual; y, e) Si el signo incluye palabras genéricas y/ o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva". El artículo 47 del Decreto Legislativo Nº 1075 dispone que "tratándose de signos figurativos, en adición a /os criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida. b) Si /as figuras son distintas, si evocan un mismo concepto". El artículo 48 del Decreto Legislativo Nº 1075, señala que "tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a /os criterios señalados en los artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

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a) b)

La denominación que acompaña al elemento figurativo; La semejanza conceptual; y, c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo". Por su parte, el artículo 49 del Decreto Legislativo Nº 1075 señala que "tratándose de

un signo denominativo y uno figurativo se tendrá en consideración la semejanza conceptual. Tratándose de un signo denominativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 45 y 48 de este Decreto Legislativo. Tratándose de un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo. En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados en el artículo 45 del presente Decreto Legislativo. n Asim ismo, para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresión de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, ya que por lo general, éste no podrá comparar ambos signos a la vez, sino más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo que guarde del signo anteriormente percibido. Es por ello , que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consum idor, debiendo tener presente además, que por lo general el recuerdo y capacidad de diferenciación de los consumidores dependerán de los productos o servicios a distinguir y de la atención que usualmente presten para su adquisición o contratación. Realizado e l examen comparativo entre el signo solicitado INDUBUSKAR y logotipo y la marca registrada INDUSCAR y logotipo (certificado Nº 113513), se advierte que los signos resultan semejantes.

Signo solicitado

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INDUB US~

Marca registrada

INDUSCAR

En efecto, se advierte que los signos en conflicto INDUBUSKAR / INDUSCAR resultan semejantes , toda vez que están constituidos por la mayoría de sus vocales y consonantes (1-N-D-U-B-U-S-K-A-R I 1-N-D-U-S -C-A-R), no siendo suficiente para diferenciarlas el reemplazo de la consonante "K" en el signo solicitado en lugar de la consonante "C" en la marca registrada y si bien la denominación del signo solicitado

INSTITUTO .'lliA.CIONA L DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Cal!t De la Prosa 104. Sa11 Borja, Lima 41 · Pmí I Telf.: 114 7800 e-mail: c1>11S1,úas~f!Jg9'fifff'f1~l/ieó: W'i.~~.::.i11dccopi.gob.pc

presenta las letras intermedias By U, por la ubicación de las mismas, estas no impedirán que dichos signos generen una pronunciación en conjunto semejante. Si bien los signos confrontados presentan elementos gráficos y/o cromáticos adicionales, según cada caso, ello no desvirtúa la semejanza antes señalada , debido a que los signos en cuestión podrían ser considerados como provenientes de un mismo origen empresarial o que uno constituye un signo derivado del otro. 3.3.3. Conclusión Por lo expuesto, dado que los signos en conflicto resultan semejantes y se encuentran referidos a algunos de los mismos productos, la Comisión determina que el otorgamiento del registro solicitado será susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor; por lo que corresponde declarar fundada la oposición formulada . 3.4.

Aplicación de la jurisprudencia invocada De la Sala de Propiedad Intelectual (ahora Sala Especializada en Propiedad Intelectual) del lndecopi

En el presente caso, la opositora invocó la aplicación de criterios contenidos en resoluciones de la Sala de Propiedad Intelectual (ahora Sala Especializada en Propiedad Intelectual) del lndecopi. Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con el artículo 43 del Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del lndecopi: "Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. (...)". Aplicando fa norma citada al presente caso, se concluye que si bien la jurisprudencia invocada, representa una línea de criterio o tendencia resolutiva de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del 1ndecopi, se debe tener en consideración que las conclusiones a que se arriben en cada caso dependerán del examen del correspondiente expediente. En tal sentido, se debe señalar que la Autoridad Administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud, verificando si el signo objeto de fa misma cum ple con los requisitos para acceder al registro o no y, si se encuentra incurso en alguna prohibición normativa. 3.4. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que tiene aptitud distintiva y es susceptible de representación gráfica, conforme lo requiere el artículo 134 de la Decisión 486 , Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y se encuentra fuera de las prohibiciones de registro establecidas en el artículo 135 de la

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2:fJ~-~~E'.j.o .?J ,M~ni~X~~ Decisión 486, sin embargo incurre en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a), por lo que no corresponde acceder a su registro. La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo Nº 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). 4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN Declarar FUNDADA la oposición formulada por INDUSCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA , de Brasil y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto solicitado por INDUSTRIA METAL MECANICA BUSES & CARROCERIAS Y MULTISERVICIOS S.AC ., de Perú.

Con la intervención de /os miembros de Comisión: Ray Augusto Meloni García, Hugo Fernando Gonzá/ez Coda, Sandra Patricia Li Carmelina y Gisella Ojeda Brignole.

Reg ístrese y comuníquese r

\__, . GUS~ELONI GARCIA

Presidente de la Comisión de Signos Distintivos

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Calk De la Prosa JO.J. San Borja. Lima 41 - Pení I Tdf: 2Z4 i800 e-mail: CQ11SU/1as~f>id~c!élgWcb: wwv.:.i11decopi.gob.pe

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Presidencia del Consejo de Ministros DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS RESOLUCIÓN Nº 2492-2016/ CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE

: 407650-2009

SOLICITANTE

: AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.

OPOSITORA

: RADIADORES FORTALEZA S.A.

MATERIA

: SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN

Lima, 19 de setiembre de 2016. 1.

ANTECEDENTES

Con fecha 10 de diciembre de 2009, AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A., de Chile, solicitó el registro de la marca constituida por la denominación G FORTALEZA y logotipo, (se reivindica colores) conforme al modelo adjunto:

<:> F ORTA LEZA Para distinguir máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres): instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente, de la clase 07 de la Clasificación Internacional. Mediante escrito de fecha 19 de marzo de 201 O, RADIADORES FORTALEZA S.A .. de Perú, formuló oposición señalando lo siguiente: Es titular de las siguientes marcas de producto: Marca

Certificado Nº

C lase

FORTAlE:ZA

129343

38569

151871

151870

•

IFORTAl EZA •

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trOATAlEZA:

E-GaTA1..E2A

J.\ 'STn lTO SACIOXAL DE DEFE.\ 'SA DE Ll CO.\f PETE.\'CIA r DE ú1 PROTFCC/O.\ VE L4 PROJ'l.J:,D,1D /.\ rf<.U:CJ Utll. ( uli. /l, /.i l'rt• a Ir!./, \,m H,,17<1. J 111;.1 ~¡ J'.:n1 '/;,/{· •• .+ \1111 nt:ul: f'!~'tn.atlt'• Í t t1i:!t. l'/:t ~tJt4 \ld>. :";:•.::...• mrlt-c.t:fl ..i!.tlh.r~ C'"

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Presidencia

del Consejo de Ministros

El signo solicitado resulta gráfica y fonéticamente confundible con sus marcas registradas. Existe identidad y/o vinculación entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los que distinguen sus marcas registradas. Es titular de diferentes marcas en diferentes clases que forman parte de la familia de marcas FORTALEZA. Mediante proveído de fecha 1O de mayo de 201O, se dejó constancia que la solicitante no ha absuelto el traslado de la oposición f ormulada, por lo que el expediente pasó a ser resuelto. Con fecha 11 de mayo de 201 O, AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. señaló lo sigu iente: El signo solicitado se encuentra conformado por elementos gráficos adicionales que permiten diferen ciarlo. No existe vinculación entre los productos de la clase 07 de la Clasificación Internacional que pretende distinguir el signo solicitado -con los productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional que distinguen las marcas de la opositora. La opositora no ha mencionado que actualmente se cuestiona en la vía administrativa y judicial la existencia de derechos de propiedad industrial respecto a sus marcas registradas en la clase 07 de la Clasificación Internacional. Solicita que se suspenda el presente procedimiento hasta que se resuelvan los procedimientos pendientes. Con fecha 26 de noviembre de 2013, AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. a fin de acredi tar el uso de su marca adjuntó diversos ca tálogos y lookbooks en donde se consigna su marca como casa matriz representantes de diversas compañías de vehículos. Mediante Resolución N° 2606-2010/CSD-INDECOPI , de fecha 13 de diciembre de 201 O, la Comisión de Signos Distintivos suspendió la tramitación del presente procedimiento hasta que se resuelvan de manera definitiva en la vía administrativa los Expedientes Nº 365547-2008, Nº 365548-2008, Nº 365549-2008. Nº 373159-2008 y Nº 373160-2008. 2.

CUESTIONES EN DISCUSIÓN

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar: (i)

Si corresponde levantar la suspensión dispuesta mediante Resolución Nº 2606201O/CSD-INDECOPI, de fecha 13 de diciembre de 201O. (ii) De ser el caso: Sí se ha configurado una familia de marcas a favor de la opositora. Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas a favor de RAD IADORES FORTALEZA S.A. 3.

ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

l\STTH TO NllCI0\"1-ll. DE DEFENS.1 DE Ll GO.W'J.;TENCM r DE L4 PIWTECCJOl\ ºDE. Lrl PROPIEDAD lfl.TEI .ECTUAL <-.1;1, /),- /.i J 'n•«1 J(J.f, ) u• H11r1.1. l.m1..1 .¡¡. !'.-ru 1a¡. ·.!A ·.vm ~ - 111J d. pi~.;fJllJ Cia 1 (a lt/d.

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Presidencia del Consejo de Ministros

3.1. Informe de Antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en el expediente, se ha verificado lo siguiente : a) RADIADORES FORTALEZA S.A., de Perú, fue titular de las siguientes marcas: La denominación RADIADORES FORTALEZA, el logotipo consta de la sombra de un radiador, sobre el cual figura la palabra rad iadores en color negro y FORTALEZA en color rojo, conforme al modelo adjunto:

Inscrita con Certificado W 38569, cuya vigencia fue otorgada hasta el 27 de_ agosto de 2017 , para distinguir radiadores de refrigeraci ón para motores que no sean de vehículos terrestres, de la clase 07 de la Clasificación Internacional. Mediante Expediente Nº 373159-2008, AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. solicitó la cancelación por falta de uso del referido signo. Mediante Resolución N" 5037-2015{fPI, de fecha 29 de diciembre de 2015, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual con firmó la Resolución Nº 2609· 2014/CSD- INDECOPI de fecha 27 de agosto de 2014, que CANCELÓ el registro de la marca. La denominación RADIADORES FORTALEZA, el logotipo consta de la figura de un radiador, que en la parte superior derecha tiene una torre cuya pun ta es el perfil de un cóndor, conform e al modelo adjunto: ,4\ .~ ~ 1-J¡

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R,1f>I A Dr1RJ-:s f:l?RTALF.ZA

Inscrita con Certificado Nº 39693 , cuya vigencia fue otorgada hasta el 29 de setiembre de 2017, para distinguir radiadores de refrigeración para motores que no sean de vehículos terrestres, de la clase 07 de la Clasificación Internacional. Mediante Expediente Nº 373160-2008 , AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. solicitó la cancelación por falta de uso del referido signo. Mediante Resolución Nº 104-2016{fPI , de fecha 13 de enero de 2016, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual confirmó la Resolución Nº 32542014/CSD- INDECOPI de fecha 11 de noviembre de 2014 que declaró INFUNDADO el recurso de reconsideración y por sus efectos la Resolu ción Nº 2617-2014/CSD- INOECOPI de fecha 28 de agosto de 2014, en el extremo que declaró fundada la acción de cancelación y CANCELÓ el registro de la marca. b) RADIADORES FORTALEZA S.A. , de Perú , es titular de las siguientes marcas de producto:

JSSTIHJ10 \ 'ACJO\'AJ D E DEFE.\'S~ DF. lA COMl'F.TE.\'CIA. Y D E L4 PROTECCIÓ/1; DF LA l'ROl'I ED.-ID T.\'TELFC T C'.•11, ( t1//, / lda ,..,,,.,, /l!-J, '·"' /l(ll;a. f 1tn" il /b;i /i'l.f · '.t.-J " !>Clll r

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Presidencia del Consejo de Ministros

La denominación FORTALEZA escrita en letras características de color rojo, conforme al modelo adjunto:

Ea<IRTA1.EZA Inscrita con Certificado Nº 129343, vigente hasta el 31 de julio de 2017, para distinguir máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres) ; instrumentos agrícolas; incubadoras de huevos. de la clase 07 de la Clasificación Internacional. en letras

Inscrito con Certificado Nº 151870, vigente hasta el 30 de marzo de 2019, para distinguir vehfculos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, de la clase 12 de la Clasificación Internacional. El logotipo conformado por la denominación RADIADORES FORTALEZA S.A. escrita en letras características , una franja recta horizontal debajo de la palabra FORTALEZA y la representación estilizada de un radiador al inicio de la denominación, todo en la combinación de colores rojo, beige y negro; conforme al modelo adjunto:

s. A

Inscrita con Certificado Nº 151871, vigente hasta el 30 de marzo de 2019, para distinguir vehículos. aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, de la clase 12 de la Clasificación Internacional. c) Asimismo, RADIADORES FORTALEZA S.A. , de Perú es titular de las siguientes marcas: Marca

Certificado Nº

Clase

E-UTAt.EZA E-UTAl.EZA E-UTAl..EZA E-UTAt.EZA

54549

147278

54550

147279

l .\ S111l. ·ro \ . ICI0.\'.1L DE DEFF\!!.A

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CO\ll'ETE..\ ºCJA l ' /)}-, L-l PROTl:.CCIO.\ ' DE L1 l'ROl'll:.D.W l .\"TELF Ol'.11 JI /' ·1 ·r.,f. __ J -~. <J 111~1:} f>JJ.llllUHt 1 11 !Wt ·f•J 4-1'4 \\ b i.. •:.. t1!J1..1..t-'{I ~.ji /'t

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54552

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i:QRTAlEZA: 3.2. Levantamiento de suspens ión

Mediante Resolución Nº 2606-2010íCSD-INDECOPI, de fecha 13 de diciembre de 201 O, la Comisión de Signos Distintivos suspendió el trámite del presente procedimiento hasta el momento en que se resuelvan de manera definitiva en ta vía administrativa los siguientes Expedientes N° 365547-200~ , Nº 365548-2008, Nº 365549-2008, Nº 373159-2008 y Nº 373160-2008 . Expediente Nº 365547-2008 Referido a la acción de nulidad del AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.

Certif1cado

Nº

129343,

iniciada

por

Mediante Resolución N° 367i -2013(TPl -I NDECOPI, de fecha 30 de octubre de 2013, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual confirmó la Resolución Nº 31512012/CSD-l NDECOPI de fecha 21 de setiembre de 2012 que declaró INFUNDADA la acción de nulidad interpuesta. En ese sentido, dado que el Expediente Nº 365547-2008, ya ha sido resuelto de manera definitiva en la vía administrativa , corresponde levantar la suspensión del presente proced imiento. Expediente Nº 365548-2008 Referido a la acción de nulidad del Certificado Nº 38569 , iniciada por AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. Mediante Resolución Nº 141 -20 14(TPl-INDECOPI, de fecha 26 de marzo de 2014, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual aceptó el desistimiento del procedimiento presentado por AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A . y declaró INSUBSISTENTE la Resolución Nº 3152-2012/CSD-INDECOPI de fecha 21 de setiembre de 2012 que declaró infundada la acción de nulidad. En ese sentido, dado que el Expediente Nº 365548-2008 , ya ha sido resuelto de manera definitiva en la vía administrativa, corresponde levantar la suspensión del presente procedimiento. Expediente Nº 365549-2008

I!\'STlTVTO SACJOXAL D E DEFt.X!l.4 DE L1 CO.UPE TESCJ.1 l' DE LA PROTECC!O.V DE LA J>ROJ>IED.1D l .\ TELEGTl'.41. (.;i/c [), /,1 /'11 '·' 11'4. '"" 81•1;,;, J.·111.i ;¡ l'tw T.:lt.. _:;.¡ -hnO l m'1.!. t'<''f!IJchfc1 .11>ult- 'í' § . '1t4 . U"~·], ¡ ,,;¡¡, :t1d,,apt.~oh.f..

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Referido a la acción de nulidad del Certificado Nº 39693, iniciada por AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. Mediante Resolución Nº 142-2014fTPl-INDECOPI, de fecha 26 de marzo de 2014, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual aceptó el desistimiento del procedimiento presentado por AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. y declaró INSUBSISTENTE la Resolución Nº 3153-2012/CSD-INDECOPI de fecha 21 de setiembre de 2012 que declaró infundada la acción de nulidad. En ese sentido, dado que el Expediente Nº 365549-2008, ya ha sido resuelto de manera definitiva en la vía administrativa, corresponde levantar la suspensión del presente procedimiento. Expediente Nº 373159-2008 Referido a la acción de cancelación del Certificado Nº 38569, iniciada por AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. Mediante Resolución Nº 5037-2015{TPl-INDECOPI , de fecha 29 de diciembre de 2015, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual confirmó la Resolución Nº 26092014/CSD- INDECOPI de fecha 27 de agosto de 2014, que CANCELÓ el referido registro. En ese sentido, dado que el Expediente Nº 373159-2008 , ya ha sido resuelto de manera definitiva en la vía administrativa, corresponde levantar la suspensión del presente procedimiento. Expediente Nº 373160-2008 Referido a la acción de cancelación del Certificado N° 39693 , iniciada por AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. Mediante Resolución Nº 104-2016{TPl-INDECOPI, de fecha 13 de enero de 2016, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual confirmó la Resolución Nº 32542014/CSD- INDECOPI de techa 11 de noviembre de 2014 que declaró INFUNDADO el recurso de reconsideración y por sus efectos la Resolución N° 2617-2014/CSDINDECOPI de fecha 28 de agosto de 2014, en el extremo que declaró fundada la acción de cancelación y CANCELÓ el registro de la marca. En ese sentido , dado que el Expediente Nº 373160-2008, ya ha sido resuelto de manera definitiva en la vía administrativa, corresponde levantar la suspensión del presente procedimiento. 3.3.

Familia de marcas

RAD IADORES FORTALEZA S.A. , manifestó que la denominación FORTALEZA que presentan sus marcas es parte de su familia de marcas al ser una denominación utilizada únicamente por su empresa.

l .\ .51 J re TO .\ 'ACIOXA. l DF. DEI·[ \ Sri DE L ·I CO.\IPETE.\'Cl.4 Y DE Ll PROTECCJÓX D E L-1 PROPJEDrllJ l\7 1:1.J::<.:1 L:AL < .di. /l, '.. !'>« 1 /, \,in fl,,, ,.J. l ...11.; I / / 'u« 7i.l/ ::. I -_,, ,,; ,..., ..ntpc.~P•U "''"o:duc'/' 6~ f4 uu,, i...... H._.,,kl...·;,,fi.g·hr~

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Presidencia del Consejo de Ministros Por familia de marcas se conoce al conjunto de marcas que son de propiedad de un solo titular y que comparten un elemento común. Este elemento común, conocido como el apellido de la familia, puede ser un prefijo, un sufijo, una palabra, una sílaba u otro elemento, el cual debe ser capaz de identifícar el origen empresarial de cada marca miembro de la familia. Así, como estrategia de mercado, muchos agentes económicos, a ·fin de distinguir diversos tipos de los productos o servicios que ofrecen. utilizan la figura de familia de marcas. Para que se configure una familia marcaría resulta necesario que se encuentren presentes de manera concurrente dos elementos, uno de orden objetivo y otro subjetivo. a) Elemento objetivo: Se basa en la existencia de una pluralidad de marcas registradas a favor de un mismo titular, que presenten algún elemento en común , el cual además debe ser de exclusividad de dicho titular y además deben estar destinadas a distinguir productos o servicios relacionados entre sí. b) Elemento subjetivo : Implica que dicho término o partícula común (apellido marcaría) sea percibido y reconocido por los consumidores como característico o proveniente de un productor o comerciante determinado, de manera tal que el público consumidor se haya acostumbrado a que diversos productos o servicios del titular sean distinguidos con la misma partícula o término común , atribuyéndoles un origen empresarial común. Si se cumplen con estos requisitos cabe otorgar protección al titular de una familia de marcas frente a solicitudes de registro de signos que presenten el mismo término o elemento común característico. ya que el público consumidor podría verse inducido a confusión indirecta al considerar que se trata de otra marca más del titular que suele identificar sus productos o servicios con dicho término o elemento común . En el presente caso, se verifica que no se cumple con el elemento objetivo, puesto que la opositora sólo cuenta con dos marcas: FORTALEZA y logotipo (Certificados Nº 54549 , N°129343, Nº 147278, N° 54550, Nº 151870 y Nº 147279), para distinguir productos y servicios de las clases 06, 07, 11 , 12, 40 y 42 de la Clasificación Internacional y RADIADORES FORTALEZA S.A. y logotipo (Certificados Nº 54551, Nº 151871, Nº 54552 y Nº 147280). para distinguir productos y servicios de las clases 06, 12, 40 y 42 conforme se desprende del Informe de Antecedentes, las cuales incluso no distinguen productos o servicios vinculados, por lo que no es suficiente para considerar que exista una pluralidad de marcas a favor de la opositora . En consecuencia, a criterio de esta Comisión, dado que no se configura el elemento objetivo, no es necesario analizar el cumplimiento del elemento subjetivo antes señalado, por lo que no es posible reconocer una familia de marcas a favor de la opositora. 3.4.

Evaluación del riesgo de confusión

La opositora sustentó su oposición sobre la base de las marcas FORTALEZA y logotipo (Certificado Nº 129343), que distingue productos de la clase 07 de la Clasificación Internacional y RADIADORES FORTALEZA y logotipo (Certificado Nº

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Presidencia del Consejo de Ministros

151871) y FORTALEZA y logotipo (Certificado Nº 151870), que distinguen productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional. Cabe precisar que si bien RADIADORES FORTALEZA S .A. también sustentó su oposición en la titularidad de la marca RADIADORES FORTALEZA y logotipo inscrita con Certificado Nº 38569, del Informe de Antecedentes se advierte que dicha marca fue cancelada, por lo que al no estar vigente no corresponde realizar el examen comparativo con dicho signo. El artículo 136 inciso a) de la Decisión Nº 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial señala que "no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen , a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo dé confusión o de asociación", La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios, idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta, no está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor aun diferenciando claramente los productos o servicios, considera que ambos pertenecen a un mismo titulaL De lo expuesto se concluye que para el análisis del riesgo de confusión se deberá tener en cuenta tanto la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los productos o servicios a los que se aplican , debiéndose tener presente que por lo general, el riesgo de confusión entre dos signos será mayor cuanto más sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir. 3.4.1 . Productos a los que se refieren los signos en cuestión

En cuanto a los productos o servicios , cabe señalar que uno de los principios en los que se sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita con carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes. Así, el registro de una marca otorga protección a su titular no sólo respecto a los productos o servicios para los cuales se concedió el registro, sino que también opera en relación a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusión al público consumidor o usuario, con independencia de si éstos se encuentran comprendidos o no en una misma clase de la Clasificación Internacional. Al respecto, cabe precisar que la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos o servicios en cuestión . Así lo entiende el artículo 151 de la Decisión Nº 486 en su segundo párrafo, al establecer expresamente que 'l '° ) Las clases de la Clasificación

J.\ STin'TO XACIO.\'AL DE DEFESSA DE Ll COA11'ETE.\ 'CM 1' DE LA PROTECCIOX DE Ll f'IWPIED.4D IN1 fl.EC J l 'AL (.i;/Ít /le /c, /'11 '.I /01, \ :•; J;, /ti, f.11'1<1 .f/. ft,-j 7i/f· ./ -J,,J(I r m,u/· {' ;,11.,.:•io •o ,r..ft, '/ 8014 \l tb. ~ .i :1..u4ÍLL•'{'~dh {'<

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Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente", por lo que puede suceder que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificación Internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares. En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad , se deberá analizar si los productos o servicios a los que están referidos los signos son similares según su naturaleza , finalidad, canales de comercialización, complementariedad, utilización conjunta o público consumidor o usuario al que van dirigidos. a) Respecto a la marca FORTALEZA y logoti po (Certificado Nº 129343) inscrita en la clase 07 de la Clasificación Internacional En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente, de la clase 07 de la Clasificación Internacional. Por su parte, la marca registrada distingue máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas; incubadoras de huevos. de la clase 07 de la Clasificación Internacional. Al respecto, se advierte que ambos signos están destinados a distinguir máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres). Asimismo, los instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran comprendidos dentro de los instrumentos agrícolas que distingue la marca registrada. En ese sentido se ha verificado que se cumple con uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son o no, semejantes en grado de confu sión. Además, dada la identidad de algunos de los productos a que se refieren los signos en conflicto, esta Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser más riguroso en el examen comparativo de los signos. b) Respecto a las marcas FORTALEZA y logotipo (Certificado N° 151870} y RADIADORES FORTALEZA S.A. y logotipo (Certificado Nº 151871) inscritas en la clase 12 de la Clasificación Internacional En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente, de la clase 07 de la Clasificación 1nternacional. Por su parte. las marcas registradas distinguen vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

TXSTITLTO .\ACIO:\ : lf, DE DEFE.VSA DE L1 CO.\.WE Jt,XCl.4 l ' DE IA f'ROJ1:. CCJÓN DE l..A PROPIEDAD/, rEl.ECTll.4 L ( ,¡/{, J), !a ¡•,,.-.; /.)4. S,11, /:J,,1:;;, l.m:.i fl J',«1 T.:IJ. ! ~J -);11) ... 111:.ú!· Pt•,lft;;.L·. ll 'm rnJt.~ t:pl @~1"4 \l"l/,. 4~·,;..o;,o. !l!i.kcnpt.~<~-r.

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Presidencia del Consejo de Ministros Al respecto, los productos que pretende distinguir el signo solicitado no se encuentran vinculados a los productos que distingue la marca registrada , en la medida que son productos que tienen distinta naturaleza y finalidad, por lo que serán ofrecidos por empresas distintas y destinados a cubrir distinta necesidad del público consumidor 1 • No obstante se ha verificado que no existe vinculación entre los productos a los que se refieren los signos en conflicto, se procederá a realizar el examen comparativo entre tales signos a fin de emitir un pronunciamiento sobre todos los puntos materia de controversia . 3.4.2. Examen comparativo El artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que "a efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumido1; la Dirección competente tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios: a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; b) El grado de percepción del consumidor medio; c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente; d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y, e) Si el signo es parte de una familia de marcas. " El artículo 46 del Decreto Legislativo Nº 1075 establece que ·'tratándose de signos denominativos. en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) La semejanza gráfico-fonética; b) La semejanza conceptual; y, e) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva". El artículo 4 7 del Decreto Legislativo Nº 1075 dispone que "tratándose de signos figurativos. en adición a los criterios seiialados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida. b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto". El artículo 48 del Decreto Legislativo Nº 1075, señala que "tratándose de signos mixtos. formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los

Similar criterio se estableció en la Resolución Nº 415-2015íCSD-INDECOPI, de fecha 05 de marzo de 2015, referida a la solicitud de registro de la marca DASH, para distinguir vehículos, incluyendo partes. piezas y accesorios comprendidos en la clase 12, de la clase 12 de la Clasificación Internacional a la que se opuso la marca DASH PROFESSIONAL POWER TOOLS y logotipo (Certificado Nº 206590), que distingue máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres) , de la clase 07 de la Clasificación Internacional.

T.\"ST1Tl70 .\ 'ACIO.VA J DE DF.FE.VSA DE U COMPETENCl.4 Y DE lA PROTECCIOS DE L'I PROPIEDAD l.VTELECTL~4L < JI/,· [). /.i f'n•.•.i /(l./, S.111 i;, ...,.,, l.1m<1 n J\:ru Dij .. .C.!./ "8ilii , · 11"1!/: f'í•<lmu·la .,, IH.{,•,1•fi1.(}i.,1 4 lhh. .-·;;-r:· 111,f..,p¡ ¡.'<~ f<

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Presidencia

del Consejo de Ministros

criterios seí'ialados en los artículos 45. 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) La denominación que acompaña al elemento figurativo: b) La semejanza conceptual; y, c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo".

Por su parte. el artículo 49 del Decreto Legislativo Nº 1075 señala que "tratándose de un signo denominativo y uno figurativo se tendrá en consideración la semejanza conceptual. Tratándose de un signo denominativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 45 y 47 de este Decreto Legislativo. Tratándose de un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los arlículos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo. En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados en e{ arlículo 45 del presente Decreto Legislativo".

Asimismo, para determinar si dos signos son confundibles , debe partirse de la impresión de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, ya que por lo general, éste no podrá comparar ambos signos a la vez, sino más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo que guarde del signo anteriormente percibido . Es por ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor, debiendo tener presente además, que por lo general el recuerdo y capacidad de diferenciación de los consumidores dependerán de los productos o servicios a distinguir y de la atención que usualmente presten para su adquisición o contratación. a) Entre el signo solicitado y las marcas FORTALEZA y logotipo (Certificado Nº 129343) Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada, se determina que dichos signos resultan semejantes.

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FORTALEZA En efecto, la semejanza entre las denominaciones G FORTALEZA y FORTALEZA de los signos en conflicto radica en que ambos signos están constituidos por la denominación FORTALEZA. Asimismo, debe señalarse que si bien ambos signos poseen elementos gráficos y cromáticos adicionales, estos no resultan suficientes para diferenciar a los signos entre sí, toda vez que los consumidores, a los que se encuentran destinados los signos en

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MARCA REGISTRADA

<:> FORTALEZA En efecto, la semejanza entre las denominaciones G FORTALEZA y FORTALEZA de los signos en conflicto radica en que ambos signos están constituidos por la denominación FORTALEZA. Asimismo. debe señalarse que si bien ambos signos poseen elementos gráficos y cromáticos adicionales , estos no resultan suficientes para diferenciar a los signos entre sí, toda vez que los consumidores, a los que se encuentran destinados los signos en conflicto, les atribuirán un mismo origen empresarial o considerarán que uno constituye un signo derivado del otro. c) Entre el signo solicitado y la marca RADIADORES FORTALEZA S.A. {Certificado Nº 151871) Previamente a realizar el examen comparativo , se advierte que la denominación RADIADORES que forma parte de la marca registrada no será tomada en cuenta, toda vez que resulta genérica respecto a los productos que pretende distinguir ya que forman parte integrante de los productos que ésta distingue. Asimismo, las siglas S.A. que también se encuentran presentes en la referida marca será percibida como el tipo de sociedad de la opositora, por lo tanto, tal denominación no constituye una denominación distintiva, en tanto no será capaz de indicar un origen empresarial determinado de los productos que distingue la marca registrada, por lo que dicho elemento no corresponde tenerlo en cuenta al momento de realizar el referido examen comparativo. Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada, se determina que dichos signos resultan semejantes. SIGNO SOLICITADO

MARCA REGISTRADA

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En efecto, la semejanza entre las denominaciones G FORTALEZA y FORTALEZA de los signos en conflicto radica en que ambos signos están constituidos por la denominación FORTALEZA. Asimismo, debe señalarse que si bien ambos signos poseen elementos gráficos y cromáticos adicionales, estos no resultan suficientes para diferenciar a los signos entre sí, toda vez que los consumidores , a los que se encuentran destinados los signos en conflicto , les atribuirán un mismo origen empresarial o considerarán que uno constituye un signo derivado del otro. 3.4.3. Conclusión

Respecto a las marcas inscritas con Certificados Nº 151870 y Nº 151871 Por lo expuesto, no obstante las semejanzas existentes entre los signos en conflictó. dado que los productos que pretende distinguir el signo solicitado no se encuentran vinculados con los productos que distinguen las marcas registradas, esta Comisión determina que el otorgamiento del registro solicitado no será susceptible de producir confusión en el público consumidor; por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada por RADIADORES FORTALEZA S.A. en ese extremo. Respecto a la marca inscrita con Certificado Nº 129343 Por lo expuesto, dadas las semejanzas existentes entre los signos en conflicto, así como el hecho que algunos de los productos que pretende distinguir el signo solicitado son los mismos que los productos que distingue la marca registrada, esta Comisión determina que el otorgamiento del registro solicitado será susceptible de producir confusión en el público consumidor; por lo que corresponde declarar fundada la oposición formulada por RADIADORES FORTALEZA S.A .. en ese extremo. 3.5. Examen de registrabilidad

Realizado el examen de registrab1lidad del signo solicitado se ha determinado que si bien es distintivo y susceptible de representación gráfica, conforme lo establece el artículo 134 de la Decisión 486 , Régimen Común sobre Propiedad Industrial, el mismo se encuentra incurso en la proh1b1c1ón contemplada en el artículo 136 inciso a) de la referida Decisión, por lo que corresponde denegar su registro. La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI} , sancionada por Decreto Legislativo Nº 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1075; así como por los artículos 50 , 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

1.\ S1/fC '1() .\"ACIO\r!L DE DEFE.\'S.4 DE VI cn.~1Pf.TE.\'CI.4 l' DELA PROTECCTO.\' DE L4 l'ROJ>IEDADl.\'TELECTl.'.4 L <olf./),.l,1/'1,·<.i/f)~.'•"'H'"·1.l.1m,1/l /\"'' ¡;¡¡ _;>; .~111 , 1t~;.. l. f'-'":mJ"ftYl'1W1i. ·r 1~-J, 4 \\,·h ,.-.u,:. rt1J,,·.·p: 1.'l l' P'

Presidencia

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DECISIÓN DE LA COMISIÓN

Primero.- Levantar la suspensión dispuesta mediante Resolución Nº 2606-2010/CSDINDECOPI, de fecha 13 de diciembre de 201 O. Segundo.- Declarar FUNDADA la oposición formulada por RADIADORES FORTALEZA S.A., de Perú , y, en consecuencia DENEGAR el registro de la marca de producto solicitada por AUTOMOTORES GI LDEMEISTER S.A. , de Chile. Con la intervención de los miembros de Comisión : Ray Augusto Meloni García, Hugo Fernando González Coda y Sandra Patricia Li Carmelíno.

Reg ístrese y comun íquese

JCCH

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AUGU TO M~ONI GARCÍA Presidente de la Comisió n de Signos Distintivos

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