CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO CUARTO JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO EXPEDIENTE DEMANDANTE DEMANDADO LITISCONSORTE MATERIA ESPECIALISTA
: 01958-2016-0-1801-JR-CA-24 : COMPAÑÍA DE EXPORTACIÓN Y NEGOCIOS GENERALES S.A. : INDECOPI : TED FINANCIAL S.A. DE PANAMÁ : NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA : DÁVILA RAMIREZ, GERALDINE Sumilla: No se advierte transgresión al Debido Procedimiento Administrativo al haberse verificado que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI efectuó una correcta valoración de los medios probatorios aportados en el procedimiento, los cuales acreditaron el uso de la marca “INKA FRESH”, dentro del periodo relevante, para distinguir “frutas frescas” comprendidas en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo cual, correspondía mantener vigente de manera parcial el registro de dicha marca conforme determinó la Comisión de Signos Distintivos en la Resolución 29712013/CSD-INDECOPI de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece.
SENTENCIA RESOLUCIÓN NÚMERO QUINCE Lima, treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete I.
PARTE EXPOSITIVA:
VISTOS: Puestos los autos en despacho para sentenciar, teniendo a la vista el Expediente Administrativo, sobre los actuados en el trámite de la demanda contencioso administrativa de Nulidad de Resolución Administrativa interpuesta por COMPAÑÍA DE EXPORTACIÓN Y NEGOCIOS GENERALES S.A. (COEXA), contra el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI y TED FINANCIAL S.A. DE PANAMÁ (en calidad de Litisconsorte Necesario Pasivo), la señora Juez del Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, emite la presente resolución con base en lo siguiente:
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1.1.
DEMANDA
PETITORIO Conforme aparece del escrito de demanda de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, obrante a fojas siete a veinticuatro del expediente principal, subsanado a fojas treinta y dos a treinta y tres, la demandante Compañía de Exportación y Negocios Generales S.A. (COEXA),1 representada por Fernando José María Bustamante Letts, postula las siguientes pretensiones: 1)
Pretensión Principal: Que se declare la NULIDAD de la Resolución Administrativa 4779-2015/TPI-INDECOPI, dictada con fecha nueve de diciembre de dos mil quince por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI; que confirmó la Resolución 2791-2013/CSD-INDECOPI de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, en el extremo que dispuso mantener vigente el registro de la marca “INKA FRESH” (Certificado 153955), respecto de frutas frescas de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.
2)
Pretensión Accesoria: Que, como consecuencia de la nulidad peticionada respecto de la Resolución 4779-2015/TPI-INDECOPI, se declare fundada en todos sus extremos la cancelación total del registro 153955 correspondiente a la marca constituida por la denominación “INKA FRESH”, para distinguir “frutas frescas” de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, otorgada a favor de Ted Financial S.A. de Panamá, con el pago de costas y costos.
FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA DE LA DEMANDA 1.
Sostiene la demandante que el Tribunal del Indecopi no efectuó una correcta valoración de los medios probatorios presentados en sede administrativa, pues no tomó en cuenta que las facturas presentadas contenían una distinta conformación del signo “INKA FRESH” y que, según lo advertido en la resolución impugnada, resultaba razonable presumir que dicho signo no formaba parte de la impresión de tales facturas, así como del sello de agua, sino que fue incorporado a las mismas por medio de un sello, siendo imposible determinar en qué fecha fue incorporado a dichos documentos.
2.
Manifiesta que la emplazada se resistió sistemáticamente a cumplir con exhibir los originales de los comprobantes de pago, siendo que el Artículo 167 de la Decisión 486 establece textualmente que la carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.
3.
Considera que los documentos presentados por la emplazada, tales como los Packing List, los certificados e informes fitosanitarios expedidos por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), las guías de remisión y las declaraciones juradas expedidas por LCL c/o Broom Perú S.A.C., debieron ser valorados en conjunto con las facturas y no en forma aislada.
1
En adelante, la demandante o Coexa.
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4.
Refiere que al ser las facturas pruebas típicas y centrales para acreditar el uso de la marca y teniendo en cuenta que el Tribunal del Indecopi determinó que la marca “INKA FRESH” no formaba parte de la impresión de las mismas, se debió declarar fundada la apelación. Más aun si el artículo 167 de la Decisión 486 revierte la carga probatoria al titular de la marca y teniendo en cuenta la negativa sistemática de la emplazada a exhibir la documentación original. Situación que, a su juicio, conllevaría a que los obligados a acreditar el uso de sus marcas, pudieran presentar facturas falsificadas para evitar cancelaciones por falta de uso.
TRÁMITE DEL PROCESO ADMISORIO DE LA DEMANDA Se admite a trámite la demanda -vía Proceso Especial- por Resolución Tres de fecha uno de junio de dos mil dieciséis, obrante a fojas sesenta y nueve a setenta, corriéndose traslado al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y a Ted Financial S.A. de Panamá, a quien se le incorporó en calidad de Litisconsorte Necesario Pasivo. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA POR INDECOPI 1.
Por escrito de fecha veintitrés de junio de dos mil quince, obrante a fojas ochenta a noventa y cuatro, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI presenta contestación a la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, por considerar que la misma carece de fundamentos que hagan atendible el petitorio en ella contenido.
2.
Manifiesta que en el presente caso quedó demostrado que Ted Financial ha hecho un uso real y efectivo de su marca de producto “INKA FRESH”, para identificar mangos frescos, los cuales se encuentran comprendidos dentro de las frutas frescas que distingue dicha marca y que han sido comercializados en cantidades razonables en atención a la naturaleza de los productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.
3.
Sostiene que el Tribunal del Indecopi ha valorado las pruebas pertinentes presentadas por Ted Financial, acreditándose correctamente el uso de la marca en cuestión durante el periodo comprendido entre el treinta de enero de dos mil diez y el treinta de enero de dos mil trece.
4.
Concluye afirmando que la Resolución 4779-2015/TPI-INDECOPI, de fecha nueve de diciembre de dos mil quince, ha sido correctamente emitida por el Tribunal del Indecopi.
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CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA POR PARTE DE TED FIANCIAL S.A. 1.
Por escrito de fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, Ted Financial S.A. presenta contestación a la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, solicitando que sea declarada infundada en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho que expone.
2.
Manifiesta que la resolución impugnada al pronunciarse sobre el pedido de cancelación de marca formulado por Coexa, valoró de manera conjunta las pruebas ofrecidas por Ted Financial, con los cuales se llegó a acreditar el uso de la marca “INKA FRESH” para distinguir limones, mangos y cocos sujetos a actividad de comercio exterior dentro del periodo relevante.
3.
Refiere que en sede administrativa el Indecopi no podía pronunciarse sobre el recurso de apelación de Coexa incoado contra la Resolución 2971-2013/CSDINDECOPI en el extremo de proceder a actuar y valorar un nuevo medio probatorio (exhibición de facturas), pues ello supondría inobservar lo preceptuado en el Artículo 209 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
4.
Afirma que, tanto la resolución administrativa impugnada como los demás actos administrativos dictados en el procedimiento, observaron los presupuestos del Principio del Debido Procedimiento Administrativo, consagrado en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444, en concordancia con el fundamento 2 de la Sentencia del Tribunal Constitucional dictada en el Expediente 3121-2012-PA/TC.
SANEAMIENTO DEL PROCESO Mediante Resolución Siete del uno de septiembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento cuarenta y cuatro a ciento cuarenta y seis del expediente principal, se declaró la existencia de una relación jurídica procesal válida entre las partes y por saneado el proceso, se fijaron los puntos controvertidos, se admitieron los medios probatorios ofrecidos por las partes; y, prescindiéndose de la realización de una audiencia de pruebas, se ordenó la remisión de los actuados al Ministerio Público para el Dictamen de Ley. DICTAMEN FISCAL La Segunda Fiscalía Provincial Civil de Lima emitió el Dictamen 1289-2016, obrante a fojas ciento cincuenta y cinco a ciento sesenta y seis del expediente principal, opinando que se declare infundada demanda, sobre la base de los fundamentos que allí se esbozan. AUTOS EN DESPACHO PARA SENTENCIAR Puesto a conocimiento de las partes el Dictamen Fiscal, con fecha dieciocho de mayo de dos mil diecisiete se llevó a cabo la diligencia de informe oral, conforme se dejó
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constancia a fojas ciento noventa y dos. Y, continuando con la tramitación del proceso, al no encontrarse actuaciones procesales pendientes de resolver, por Resolución Catorce de fecha dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, se dispuso dejar los autos en despacho para sentenciar. Por lo que corresponde emitir el pronunciamiento que ponga fin a la instancia en relación al proceso materia de autos. II.
PARTE CONSIDERATIVA
PRIMERO: DE LA ADMINISTRATIVO
FINALIDAD
DEL
PROCESO
CONTENCIOSO
1.1
Acorde con lo establecido por el artículo 148 de la Constitución Política del Perú y el artículo 1 del TUO la Ley 27584 - Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo-, la acción contencioso administrativa tiene por finalidad el control jurídico del Poder Judicial sobre las actuaciones de la Administración Pública sujetas al derecho administrativo que hayan causado estado.
1.2
En ese sentido, debe entenderse al Proceso Contencioso Administrativo como el instrumento a través del cual los particulares pueden, en ejercicio de su derecho de acción, solicitar tutela jurisdiccional efectiva frente a una situación jurídica que alegan les ha sido vulnerada o que está siendo amenazada como resultado de una actuación de la Administración Pública; porque el control ejercido en esta materia no solo se restringe a verificar la legalidad del acto o resolución administrativa que se impugna, sino que además busca brindar una efectiva tutela jurídica a los justiciables.2
SEGUNDO: MATERIA CONTROVERTIDA EN EL PRESENTE PROCESO 2.1. Conforme se advierte de la Resolución Seis de fecha uno de septiembre de dos mil dieciséis (Auto de Saneamiento), en el presente proceso se establecieron los siguientes puntos controvertidos:
“Pretensión Principal.Determinar si corresponde declarar la nulidad de la Resolución N° 47792015/TPI-INDECOPI emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI de fecha nueve de diciembre de dos mil quince, que resuelve: “Primero.- CONFIRMAR la Resolución N° 2971-2013/CSD-INDECOPI de fecha 25 de octubre de 2013, en el extremo que dispuso mantener vigente el registro de 2
Sobre el particular, GIOVANNI PRIORI, sostiene: “El Proceso Contencioso Administrativo se ofrece como el instrumento que permite el control interorgánico que ejerce el Poder Judicial sobre la Administración a fin de garantizar el respeto del principio de constitucionalidad como base del respeto de los derechos fundamentales” (PRIORI POSADA, Giovanni,... Comentarios a la Ley del proceso Contencioso Administrativo; Ara Editores, Lima, 2002, 2da. Edición p. 74.) Véase, asimismo: Ramón Huapaya Tapia… El objeto del proceso contencioso administrativo en la ley Nº 27584. Tesis de Bachiller inédita. Universidad de Lima. Lima 2004. También el catedrático Juan José Diez Sánchez en su ponencia. “Comentarios en torno a la ley del proceso contencioso administrativo del Perú”. En: la obra colectiva promovida por la Asociación Peruana de Derecho Administrativo titulada “Derecho Administrativo”, que recoge las ponencias presentadas al Primer Congreso Nacional de Derecho Administrativo celebrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú en abril del 2004; Jurista Editores, Lima, 2004, pp. 167 y s; y, Eloy Espinosa – Saldaña Barrera… “El nuevo proceso contencioso administrativo peruano: ¿Principio del fin de nuestro amparo alternativo?”. En: Normas Legales. Tomo 319, Volumen II, Lima, Diciembre 2002, pp. 1 y ss. También publicado en: Jurisdicción Constitucional, impartición de justicia y debido proceso; Ara Editores, Lima, 2003, pp. 253 y ss.
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marca INKA FRESH (Certificado 153955) respecto de las frutas frescas de la Clase 31 de la Nomenclatura Oficial. Segundo.- Dejar firme la Resolución N° 2971-2013/CSDINDECOPI de fecha 25 de octubre3 de 2013, en lo demás que contiene.”.
Pretensión accesoria: Determinar si corresponde declarar fundada en todos sus extremos la Cancelación Total del Registro N° 153955 sobre la marca constituida por la denominación INKA FRESH para distinguir frutas frescas de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial de Ted Financial S.A. de Panamá”.
2.2. Sin embargo, del estudio del escrito de demanda se advierte que la pretensión de nulidad planteada no recae en la totalidad de la Resolución 4779-2015/TPIINDECOPI, sino solo en el numeral Primero de la parte resolutiva que confirmó la Resolución 2971-2013/CSD-INDECOPI de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, en el extremo en que dispuso mantener vigente el registro de la marca “INKA FRESH” respecto de frutas frescas de la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. Toda vez que el numeral segundo resuelve dejar firme la resolución de primera instancia en lo demás que contiene, esto es, la cancelación parcial del registro de la marca de producto “INKA FRESH” (Certificado 153955). 2.3. Por tanto, conforme a lo expuesto por las partes, el asunto a dilucidarse se centra en determinar: • Pretensión Principal: si corresponde declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución 4779-2015/TPI-INDECOPI de nueve de diciembre de dos mil quince, emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, en el extremo que resolvió CONFIRMAR la Resolución 2971-2013/CSD-INDECOPI de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, en el extremo en que dispuso mantener vigente el registro de la marca INKA FRESH (Certificado 153955) respecto de frutas frescas de la Clase 31 de la Nomenclatura Oficial. • Pretensión Accesoria: si corresponde declarar fundada en todos sus extremos la Cancelación Total del Registro N° 153955 sobre la marca constituida por la denominación INKA FRESH para distinguir frutas frescas de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial de Ted Financial S.A. de Panamá. 2.4. Al respecto, es pertinente puntualizar que los numerales 1) y 2) del artículo 10 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establecen que: “Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14”. En tal sentido, se procederá a realizar el análisis de la Resolución 4779-2015/TPI-INDECOPI que dio por agotada la vía
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administrativa, a la luz de los fundamentos de hecho y de derecho expuestos por las partes, con la finalidad de determinar si corresponde o no declarar su nulidad. TERCERO: MARCO NORMATIVO Y CONCEPTUAL REFERIDO A LA MARCA Y LAS FINALIDADES DE SU USO 3.1. De acuerdo con el artículo 134 de la Decisión 486: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro”. 3.2. Asimismo, el mencionado artículo establece que podrán constituir marca, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. 3.3. En ese sentido, la marca es el signo que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados o prestados por una persona de los productos o servicios de otra. La protección legal de las marcas está regida por el principio registral, de acuerdo al cual, el derecho sobre la marca se adquiere con el acto administrativo del registro; es decir, que el registro de la marca es constitutivo, el mismo que concede una protección legal de la marca en todo el territorio nacional del país en que se efectuó dicho registro.3 3.4. Es de relevancia indicar que la normativa comunitaria impone al titular de una marca la carga de utilizarla en la forma y clase para la que fue registrada. De este modo, las finalidades del uso de la marca son de dos tipos: una de índole esencial y otra de índole funcional. Entre las finalidades esenciales están: (i) La de contribuir a que la marca se consolide como bien inmaterial mediante la 3
Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en reiterada jurisprudencia ha definido a la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de los medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio; en tal sentido, la marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándose el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado. Asimismo, para CHAVANNE y BURSA marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros” (Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16).
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asociación entre signo y producto en la mente de los consumidores; y, (ii) Aproximar el contenido formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el mercado. La finalidad funcional tiene por objeto: (i) Descongestionar el registro de marcas en el mercado que no están siendo usadas, abriendo el abanico de posibilidades para facilitar que nuevos solicitantes puedan acceder a éstas. CUARTO: SOBRE LA CANCELACIÓN DE LA MARCA POR FALTA DE USO 4.1.
Al respecto, el artículo 165 de la Decisión 486 establece que: “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. (…) Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”. (La negrita y el subrayado es nuestro).
4.2.
De conformidad con la citada disposición, en aquellos casos en los que el titular de una marca no demuestre el uso de todos los productos o servicios para los cuales esta se encuentra registrada, la Autoridad Administrativa ordenará la reducción o limitación del registro, de forma tal que identifique única y exclusivamente los productos o servicios que efectivamente distingue en el mercado.
4.3.
Según sea el caso, la Administración deberá decidir si dispone que la marca mantenga su vigencia para todos los productos o servicios consignados en el registro o si limita los productos o servicios que distinguirá la marca en el futuro a los efectivamente utilizados en el mercado, todo ello en función de las pruebas que se aporten en el respectivo procedimiento. Esto último es lo que se conoce como cancelación parcial del registro.
4.4.
Asimismo, en lo que respecta al periodo previsto en la norma comunitaria para la utilización de la marca, se establece que se incurrirá en la causal cuando la marca
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no se hubiese utilizado durante los tres (3) años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación. QUINTO: ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS QUE DIERON LUGAR A LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA 5.1. Fluye de los actuados administrativos que con fecha treinta de enero de dos mil trece, Compañía de Exportación y Negocios Generales S.A. (COEXA) solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca de producto constituida por la denominación “INKA FRESH” (Certificado 153955), inscrita a favor de Ted Financial S.A.; bajo el argumento que la referida marca no había sido utilizada por su titular durante los tres años consecutivos precedentes a la acción de cancelación. 5.2. Con fecha once de junio de dos mil trece, Ted Financial S.A. absolvió el traslado de la acción de cancelación y presentó medios probatorios para acreditar el uso de la marca. 5.3. Mediante Resolución 2971-2013/CSD-INDECOPI de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi declaró fundada en parte la acción de cancelación, al considerar que los medios probatorios presentados solo acreditaban el uso de la marca “INKA FRESH” para la comercialización de limones, cocos y mangos frescos, los cuales se encuentran comprendidos dentro del género de “frutas frescas” de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, y no respecto de los demás productos de dicha clase para los que se concedió el registro. 5.4. Contra el mencionado pronunciamiento, con fecha veintiuno de noviembre de dos mil trece, Coexa interpuso recurso de reconsideración. Para lo cual, ofreció como nueva prueba el mérito del acta de exhibición de las facturas originales que debía presentar Ted Financial S.A. 5.5. Mediante Resolución 2461-2014/CSD-INECOPI, de fecha trece de agosto de dos mil catorce, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por Coexa. 5.6. Con fecha tres de septiembre de dos mil catorce, Ted Financial S.A. interpuso recurso de apelación. 5.7. Mediante Resolución 4779-2015/TPI-INDECOPI de fecha nueve de diciembre de dos mil quince, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI confirmó la Resolución 2971-2013/CSD-INDECOPI en el extremo que dispuso mantener vigente el registro de la marca “INKA FRESH” (Certificado 153955) respecto de “frutas frescas” de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, dejándola firme en lo demás que contiene.
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SEXTO: ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS 6.1.
Con respecto a que el Tribunal del Indecopi no efectuó una correcta valoración de los medios probatorios presentados en sede administrativa
6.1.1. Se alega en la demanda que el Tribunal del Indecopi no valoró correctamente los medios probatorios presentados en sede administrativa, al no haber tomado en cuenta las facturas presentadas, las cuales contenían una distinta conformación del signo “INKA FRESH”, lo que conllevó a la Administración a presumir razonablemente que el signo no formaba parte de la impresión de tales facturas. De este modo, considera que se debió declarar fundada la apelación y cancelar totalmente el registro. 6.1.2. Sostiene también que la emplazada se resistió sistemáticamente a exhibir los originales de dichos comprobantes de pago, pese a que el Artículo 167 de la Decisión 486 establece textualmente que “la carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro”. En ese sentido, refiere que los documentos con los que la Sala dio por acreditado el uso de la marca, debieron ser valorados en conjunto con las facturas y no en forma aislada, teniendo en cuenta que las facturas son las pruebas típicas y centrales para acreditar el uso de la marca. 6.1.3. Dicho ello, se tiene que, conforme se ha hecho mención en los párrafos precedentes, el artículo 165 de la Decisión 486 establece que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de este, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Esto nos indica que la prueba de uso de la marca es determinante para mantener su permanencia en el registro o para que se ordene su cancelación. 6.1.4. Sobre el tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en reiterada Jurisprudencia,4 ha interpretado que: “Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización”. (Énfasis nuestro). 6.1.5. Con relación a este principio, el citado Tribunal, en el marco del Proceso N° 22IP-2005 de fecha veintiocho de abril de dos mil cinco, explicó lo siguiente: 4
PROCESO 018-IP-2014. Interpretación prejudicial de los artículos 171 y 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 165 y 168 de la misma Decisión. Marca: CLARKS (denominativa). Actor: Sociedad CADBURY ADAMS USA LLC. Proceso 180-IP-2006, y otros.
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“Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. A fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes y servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello (…) establece la presunción de que “una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado”.5 (Énfasis nuestro). 6.1.6. En cuanto a la prueba de uso de la marca, el artículo 167 de la Decisión 486 establece que “la carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”. En consecuencia, corresponde al titular probar el uso real y efectivo de la marca bajo sanción de cancelación. 6.1.7. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 27-IP-2014,6 de fecha tres de julio de dos mil catorce, en referencia del mencionado artículo, ha precisado que: “Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable”. (Énfasis nuestro). 5
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Interpretación de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, e interpretación de oficio de los artículos del 121 a 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina , 32, 33 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 108, 109 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Expediente Interno Nº 2488-2003. Actor: Fábrica de Tejidos Santa Catalina. Marca Figurativa: “Diseño rectangular de la figura de cuatro tigres encontrados de a par en extremos opuestos, destacando en el centro franjas horizontales con pintas que asemejan una piel de tigre”. Interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 Y 167 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 162 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 2333-2012. Actor: COMPAÑÍA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y SERVICIOS COPORA S.A. Asunto: Cancelación por falta de uso de la marca mixta: MONTERREY.
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6.1.8. En el caso que nos ocupa, se solicitó la cancelación por falta de uso de la marca “INKA FRESH” (denominativa) inscrita con Certificado 153955 a favor de Ted Financial S.A. para distinguir: “productos agrícolas, hortícolas, granos, frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales”; de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.1.9. A efecto de acreditar el uso real y efectivo de la marca objeto de cancelación, Ted Financial S.A. presentó los siguientes medios probatorios: 1) Asiento del Libro de Registro de Matrícula de Acciones de Inkafresh Perú S.A.7 2) Copia del Contrato de Comodato de Marca de Producto, celebrado entre Ted Financial S.A. e Inkafresh Perú S.A., de fecha cinco de mayo de dos mil once.8 3) Copias de ciento setenta y tres (173) facturas comerciales expedidas por Inkafresh Perú S.A. a diversas personas jurídicas, entre el dieciséis de mayo de dos mil once y el cinco de marzo de dos mil trece, en las que se detalla la venta de cajas con frutas frescas (limones y mangos) de exportación.9 4) Packing List de exportaciones a Chile, Holanda, Canadá y Estados Unidos, expedidas entre julio de dos mil once y febrero de dos mil trece.10 5) Guías de Remisión expedidas por Cartones del Pacífico S.A.C. – Cartopac, entre enero y febrero de dos mil trece, que sustentan el traslado de cajas de cartón para mango de exportación “INKAFRESH”.11 6) Declaración Jurada de fecha veintidós de febrero de dos mil trece, suscrita por el señor Mario Fishman Lerner, Gerente General de Cartones del Pacifico S.A.C., referente a la veracidad de la importación de insumos para la elaboración de cajas de cartón para mango de exportación “INKAFRESH”, que fueron vendidos a la empresa Inkafresh Perú S.A.12 7) Constancia de fecha 21 de mayo de dos mil trece, suscrita por el señor Hilton Jochamowitz, representante de la empresa LCL c/o Broom Perú S.A.C., respecto del servicio logístico de exportación de contenedores de mangos frescos prestado a la empresa Inkafresh Perú S.A., entre diciembre de dos mil once a marzo de dos mil trece.13 6.1.10. Respecto del periodo de acreditación del uso de la marca, la Sala Especializada precisó que debido a que la acción de cancelación fue interpuesta el treinta de 7 8 9 10 11 12 13
Obrante a fojas 49 del expediente administrativo. Obrante a fojas cincuenta a cincuenta y uno del expediente administrativo. Obrantes a fojas 52 a 224 del expediente administrativo. Obrantes a fojas 225 a 246 del expediente administrativo. Obrante a fojas 280 a 288 del expediente administrativo. Obrante a fojas 288 del expediente administrativo. Obrante a fojas 289 del expediente administrativo.
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enero de dos mil trece, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486, Ted Financial S.A. debe acreditar el uso de la marca materia cancelación en el periodo comprendido entre el treinta de enero de dos mil diez y el treinta de enero de dos mil trece. 6.1.11. En ese sentido, la Sala consideró pertinente no tomar en cuenta los documentos expedidos fuera del periodo de acreditación, tales como: 1) las facturas comerciales que obran a fojas ciento sesenta y cinco a ciento sesenta y siete, ciento sesenta y nueve a ciento setenta y dos, ciento setenta y cuatro a doscientos veinticuatro; 2) los Packing List, obrantes a fojas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y seis; 3) el certificado de SENASA; y, 4) las guías de remisión obrantes a fojas doscientos setenta a doscientos setenta y nueve del expediente administrativo. Asimismo, tampoco fueron tomadas en cuenta las declaraciones juradas emitidas por Cartones del Pacífico S.A.C., obrantes a fojas doscientos ochenta y cuatro a doscientos ochenta y ocho, por hacer referencia a hechos posteriores al periodo de prueba relevante. 6.1.12. Ahora bien, al efectuar la evaluación de los medios probatorios comprendidos dentro del periodo de acreditación, la Sala Especializada estimó lo siguiente: -
“El Asiento del Libro de Registro de Matrícula de Acciones de Inkafresh Perú S.A. acredita que Ted Financial S.A. es accionista de tal empresa.
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El Contrato de Comodato de Marca de Producto de fecha 5 de mayo de 2011, suscrito entre Ted Financial S.A. e Inkafresh Perú S.A., acredita que esta última cuenta con autorización por parte de la titular para comercializar productos de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial bajo la marca INKA FRESH (Certificado N° 15955).
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Respecto de las facturas emitidas por Inkafresh Perú S.A. se advierte que las mismas presentan una distinta conformación, según se aprecia a continuación: En efecto, dada la distinta posición del signo INKA FRESH en tales facturas, resulta razonable presumir que éste no forma parte de la impresión de tales facturas como sello de agua, sino que fue incorporado a las mismas por medio de un sello, siendo imposible determinar en qué fecha fue incorporado tal sello a dichos medios de prueba.
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De otro lado, respecto de aquellas facturas que muestran la denominación INKA FRESH tipeada en el apartado destinado a la descripción de los productos, dado que no se llevó a cabo la audiencia de exhibición de pruebas programada en el presente expediente, no es posible determinar si tal referencia coincide con la impresión de los otros datos contenidos en tal descripción o si consiste en un añadido posterior a la impresión de tales facturas.
Teniendo en cuenta lo anterior, no corresponde tener en cuenta tales documentos a fin de acreditar el uso de la marca materia de cuestionamiento. -
De la evaluación conjunta de los packing lists, los certificados e informes fitosanitarios expedidos por el SENASA, las guías de remisión y las declaraciones juradas expedidas por Cartones del Pacífico S.A.C., demuestran que la empresa Inkafresh Perú S.A. exporta mangos frescos identificados con la marca INKA FRESH a Chile, Europa (Inglaterra, Países Bajos) y Estados Unidos de América”.
6.1.13. De este modo, la Sala determinó que la entonces emplazada, Ted Financial S.A., hizo uso de la marca “INKA FRESH” en relación con mangos frescos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales comercializó en cantidades razonables en atención a su naturaleza; pues advirtió que la cantidad
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comercializada ascendió, cuando menos, a sesenta mil novecientos ochenta y cuatro (60 984) cajas por un total de doscientos cuarenta y tres novecientos treinta y seis (243 936) toneladas métricas. Por consiguiente, confirmó la Resolución 2971-2013/CSD-INDECOPI de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, en el extremo en que dispuso mantener vigente el registro de la marca “INKA FRESH” (Certificado 153955) respecto de frutas frescas de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.1.14. De lo citado en precedencia, se advierte que el Tribunal del Indecopi sí valoró adecuadamente los medios probatorios aportados en el procedimiento para acreditar el uso de la marca, habiendo tomado en cuenta aquellas instrumentales que resultaron relevantes para dicho fin, tales como los packing lists, los certificados e informes fitosanitarios expedidos por SENASA, las guías de remisión y las declaraciones juradas expedidas por Cartones del Pacífico S.A.C., detallados en el apartado 6.1.12. de la presente resolución; los cuales, valorados en forma conjunta acreditaron que Ted Financial S.A. comercializó, dentro del periodo relevante, una cantidad considerable de “mangos frescos” identificados con la marca “INKA FRESH”, pertenecientes a la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.1.15. En lo que concierne a las facturas, la demandante asume que al no haber sido tomadas en cuenta por la Sala, debido a que no generaban certeza respecto del uso de la marca “INKA FRESH”, se debió declarar fundada la apelación y, por ende, cancelar el registro de la marca; máxime si la entonces emplazada se negó a exhibir los documentos originales, contraviniendo lo establecido en el artículo 167 de la Decisión 486, y teniendo en cuenta, además, que dichos documentos son las pruebas típicas para acreditar el uso de la marca. 6.1.16. Al respecto es preciso indicar que, de conformidad con lo interpretado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sendos pronunciamientos, el artículo 167 de la Decisión 486 contiene un listado enunciativo mas no taxativo de los medios de prueba que podrán ser utilizados para acreditar el uso de la marca. Así, el mencionado artículo establece que: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”. (Énfasis nuestro). 6.1.17. En tal sentido, si bien las facturas comerciales son documentos de tipo contable que demuestran la venta efectiva de un producto en el mercado, a falta de las mismas, el uso de la marca también podrá acreditarse con otros medios de prueba, siempre que resulten suficientes para demostrar la regularidad y la cantidad de comercialización de los productos identificados con dicha marca. 6.1.18. De este modo, en el presente caso, las fracturas comerciales presentadas por Ted Financial S.A. dentro del periodo relevante, no resultaron conducentes para acreditar el uso de la marca, toda vez que la Sala pudo advertir que la denominación “INKA FRESH” no formaba parte de la impresión de dichas
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facturas como un sello de agua, sino que había sido incorporada a las mismas por medio de un sello, no siendo posible determinar la fecha en la que fue añadida a los documentos. Asimismo, en cuanto a las facturas que contienen la denominación “INKA FRESH” en el recuadro destinado a la descripción de los productos, al no haberse llevado a cabo la audiencia de exhibición de pruebas, la Sala no pudo determinar si tal referencia coincidía con la impresión de los otros datos o si consistía en un añadido posterior. 6.1.19. En tal sentido, al no existir certeza respecto del uso de la marca “INKA FRESH” para identificar los productos consignados en las facturas, la Sala estimó conveniente no tomar en cuenta dichos documentos, por lo que procedió a valorar los demás medios de prueba presentados por la entonces emplazada, los cuales sí demostraron que Ted Financial S.A., a través de un tercero, hizo uso de su marca “INKA FRESH” para la identificación de mangos frescos comprendidos en la categoría de “frutas frescas” de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.1.20. Conviene agregar que la desestimación de las facturas no determinaba en modo alguno que los demás medios de prueba corran la misma suerte; pues, como ya se dijo, a falta de las facturas o en defecto de las mismas, correspondía analizar si los otros documentos presentados por la entonces emplazada acreditaban o no el uso real y efectivo de la marca objeto de cancelación, teniendo en cuenta, además, que las facturas no son los únicos documentos idóneos para acreditar el uso de una marca en el comercio e impedir su cancelación. 6.1.21. Por otro lado, la negativa de la entonces emplazada a exhibir los originales de los documentos presentados con fecha once de junio de dos mil trece, fue una conducta que redundó en su propio perjuicio, pues determinó que las facturas comerciales cuestionadas no sean tomadas en cuenta por el Tribunal del Indecopi al momento de evaluar el uso de la marca. Sin embargo, dicha consecuencia no podía hacerse extensiva a los otros documentos, aun cuando fueron presentados en copias simples, puesto que del contenido de los mismos no se advirtió algún defecto que permita cuestionar su veracidad, como sí ocurrió con las facturas. Máxime si por el Principio de Presunción de Veracidad, contemplado en el numeral 1.7. del artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario. 6.1.22. Asimismo, respecto de la presentación de documentos en los procedimientos administrativos, el artículo 41 de la Ley 27444, antes de su modificatoria,14 disponía lo siguiente:
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Dicho Artículo fue modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo 1272, publicado el 21 de diciembre de 2016.
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“Artículo 41.- Documentos 41.1. Para el cumplimiento de los requisitos correspondientes a los procedimientos administrativos, las entidades están obligadas a recibir los siguientes documentos e informaciones en vez de la documentación oficial, a la cual reemplazan con el mismo mérito probatorio: 41.1.1 Copias simples o autenticadas por los fedatarios institucionales, en reemplazo de documentos originales o copias legalizadas notarialmente de tales documentos. Las copias simples serán aceptadas, estén o no certificadas por notarios, funcionarios o servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y tendrán el mismo valor que los documentos originales para el cumplimiento de los requisitos correspondientes a la tramitación de procedimientos administrativos seguidos ante cualquier entidad. Sólo se exigirán copias autenticadas por fedatarios institucionales en los casos en que sea razonablemente indispensable”. (Énfasis nuestro). 6.1.23. Estando a las consideraciones expuestas, no se advierte que en el presente caso la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI haya transgredido el Principio del Debido Procedimiento Administrativo, habiéndose verificado que efectuó una correcta valoración sobre los medios probatorios aportados en el procedimiento administrativo, los cuales acreditaron el uso de la marca “INKA FRESH” dentro del periodo relevante para distinguir “frutas frescas” comprendidas en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que correspondía mantener vigente el registro de la marca solo respecto a esta categoría de productos, conforme determinó la Comisión de Signos Distintivos en la Resolución 2461-2014/CSD-INDECOPI de fecha trece de agosto de dos mil catorce. 6.1.24. Asimismo, del contenido de los actuados administrativos, se advierte que las partes intervinientes, han tenido la oportunidad de argumentar sus posturas, así como la de ofrecer los recursos y medios probatorios que creían convenientes. De igual forma se verifica el correcto desarrollo del procedimiento, pues conforme es de verse de los antecedentes, las actuaciones realizadas por la entidad administrativa se han efectuado sin omitir los derechos que el ordenamiento jurídico concede a los administrados, siguiendo los procedimientos establecidos por la legislación especial aplicable que en el presente caso viene dada por el Decreto Legislativo 1075 y la Decisión 486. Por lo tanto, no resulta amparable lo argumentado por la accionante en su demanda. 6.2.
Con relación a la pretensión accesoria
6.1.1. Habiéndose planteado como pretensión accesoria en el escrito de demanda y fijación de puntos controvertidos: “determinar si corresponde declarar fundada en todos sus extremos la Cancelación Total del Registro N° 153955 sobre la marca constituida por la denominación “INKA FRESH” para distinguir frutas frescas de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial de Ted Financial S.A. de
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Panamá”; y, estando a que la pretensión principal ha sido desestimada en la presente Resolución, por Principio de Accesoriedad, corresponde desestimar la pretensión accesoria, dado que conforme a lo dispuesto en el artículo 87 del Código Procesal Civil, lo accesorio sigue la suerte del principal. SÉPTIMO: CONCLUSIÓN DE LO ANALIZADO De acuerdo con los fundamentos expuestos en la presente Sentencia, se determina que la conservación parcial del registro de la marca denominativa “INKA FRESH”, otorgada a favor de Ted Financial S.A., bajo Certificado 153955 para distinguir “frutas frescas” de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra acorde a derecho, al haberse acreditado su uso real y efectivo en el comercio conforme a los parámetros establecidos en los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486. Por tanto, los argumentos planteados por la demandante no enervan lo resuelto en sede administrativa, resultando válido el acto administrativo contenido en la Resolución 4779-2015/TPI-INDECOPI, de fecha nueve de diciembre de dos mil quince, y carente de vicios que acarreen su nulidad, conforme a lo previsto en el artículo 10 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en consecuencia, la demanda debe ser desestimada. III. DECISIÓN De conformidad con los fundamentos precedentes y las normas acotadas y en aplicación del artículo 200 del Código Procesal Civil, el VIGÉSIMO CUARTO JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, con el criterio de conciencia que la ley autoriza e impartiendo justicia a nombre de la Nación: FALLA: DECLARANDO INFUNDADA en todos sus extremos la demanda de fojas siete a veinticuatro interpuesta por COMPAÑÍA DE EXPORTACIÓN Y NEGOCIOS GENERALES S.A. (COEXA), contra el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI y TED FINANCIAL S.A. DE PANAMÁ (en calidad de Litisconsorte Necesario Pasivo), sobre nulidad de acto administrativo; en consecuencia, consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución archívese definitivamente los autos. Notifíquese por cédula a las partes y al Ministerio Público. GMZB/gdr
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