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111\0Tl!.GCIÓH DC U. t1.aOflflPD,4.0 IN'Ttll!C:TU.AL
DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS C1lle 11 ProH 104 Son Borj1
CÉDULA DE NOTIFICACIÓ
Señor(es): B & N INTERNACIONAL S.A.C . Dirección: CASILLA 08 DE INDECOPI - SAN BORJA Lima, 26 de septiembre de 201 8
En atención al escrito de fecha 19 de setiembre de 2018, se ha dispuesto lo siguiente: Téngase presente y a sus antecedentes. Lo que notifico a Ud., conforme a Ley.
===·N -... -,., .-o, -,-º -7· -- u -~
-o -N -· -~.. -~
""":Joñºnºathaii Ü1 a· . . ii\tadp'... Asisten
/
Área de Marcas Contenciosa
:
Secretaria 1iknica
'
Comi~1ón de Signos Distintivos
INDECOPI
Se adj unta copia de escrito.
Constancia de recepción Apellidos y Nombres:.. .. ......... ....... ... ...... ... ........ .... .... .... .... .. ......... . .. ... ... .. ...... ..... ... . Fecha: .. .... .. .. ..... .. . .. .......... ... ...... ...... .... . Hora de recepción: .... . .. ... ... ... ... . ..... .... ... ... .. . DNI o C. Extr. Nº:... .. ....... . ........ . ... .. ... ...... ... .. .... ..... ... ..... .... ... ............. ....... ..... ...... .... .... Firma y/o sello: .... ........ .. . ... ....... ....... ....... ... ....... .. .. ... .......... .... ... ... .. .. .. .... .... ..... ... ... . Vínculo con el destinatario:... ...... ... .. ... ... ... ..... ... .. ... ..... .... ... ... ... .... .... . ... ...... .... .... ... .
._
(~
lnd~._ co PI.
EXPEDIENTENº 749239 - 2018 TÉNGASE PRESENTE
lüJ8 SEP 19 p~ 17 A LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DEL INDECOPI
RECIO
NSF INASSA S.A.C. , d~t:fida~nte representada por Andrea Chunga Pilares, en /"--,
· de nu 11 ·dad contra e 1registro · de 1a marca '.'----"' , NSF), registrada · e 1proced .1m1ento para distinguir productos de la clase 21 de la Clasificación Internacional, mediante certificado de registro No. 254432, atentamente decimos: Que, habiendo sido notificados con el escrito de contestación a nuestra acción de nulidad, presentado por B&N INTERNACIONAL S.A.C., y al no encontrarnos conforme con el mismo, procedemos a contestarlo desvirtuando los argumentos: 1. LA MARCA "NSF" REGISTRADA A NOMBRE DE B&N INTERNACIONAL S.A.C. SE ENCUENTRA INCURSA DENTRO DE LAS CAUSALES DE NULIDAD:
Como bien señala el artículo 172 de la Decisión 486, a solicitud de cualquier tercero , la Autoridad Marcaria puede declarar la nulidad de una marca. A continuación , el detalle de la norma:
"Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136
o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro
impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna .
•
No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.
Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca".
En ese sentido, como previamente hemos señalado en nuestra acción de nulidad, nuestra mandante es titular de la marca "NSF" con distintos logotipos y en diversas clases .
Ahora bien, la titular señala como antecedentes las oposiciones presentadas por NSF INTERNATIONAL y NSF PERU S.A.C. , ambas interpuestas contra el registro de la marca que se pretende anular en el presente procedimiento.
Sin embargo, dichos procedimientos de oposición no son relevantes en la presente nulidad, porque nos encontramos ante empresas con diferente personería jurídica, por lo tanto, los argumentos expuestos en dichos procedimientos no deberán ser tomados en cuenta en este procedimiento, debido a ser procedimientos de distinta naturaleza.
En ese sentido, en concordancia con nuestro escrito de nulidad, señalamos que la
(~ marca materia de la nulidad
~
ha sido solicitada de mala fe , debido a los
siguientes argumentos:
Pese a tener distinta personería jurídica, NSF INTERNATIONAL, NSF INASSA S.A.C. y NSF SHANGAI CO. , LTD. son empresas vinculadas . Ello se puede corroborar de las páginas web de las empresas.
El titular de la marca @ . B&N INTERNACIONAL S.A.C. , ha contratado con empresas vinculadas a nuestra representadas, las cuales son titulares también de las marcas "NSF" alrededor del mundo.
2
•
Hemos presentado en nuestro escrito de nulidad facturas que acreditan que B&N INTERNACIONAL S.A.C . contrató con la sucursal China de nuestra representada: NSF SHANGAI CO., LTO.
En ese sentido, la solicitante solo intenta desvincularse de las empresas vinculadas a nuestra representada para argumentar que no conocía la preexistencia de las marcas "NSF" y, por ello, indica que en su escrito de contestación que "(. . .) tampoco está acreditado que la empresa NSF SHANGAI CO., L TO de China tenga vinculación con la accionante, más allá de coincidir con el vocablo "NSP'.
Sin embargo, es evidente que la titular conocía la preexistencia de las marcas "NSF" de nuestra representada, porque la identidad de los signos en conflicto es notoria. Conforme podemos observar en el siguiente cuadro, a la derecha nos encontramos con la marca registrada por B &N INTERNATIONAL S.A.C. en el Perú y a la izquierda nos encontramos con el signo que aparece en las facturas de NSF SHANGAI CO., LTO.
Marca que aparece en las facturas
Marca registrada por B &N INTERNATIONAL S.A.C .
Asimismo, debemos precisar que, la marca que aparece en las facturas de NSF SHANGAI CO., LTO. incluye la letra "R" de marcas registrada, un símbolo universalmente
conocido
de
"marca
registrada",
por lo
que
B &N
INTERNATIONAL S.A.C. conocía de la existencia de la marca de nuestra representada, sus filiales y la matriz principal. Tal es así que la similitud entre los signos no puede deberse a una simple coincidencia.
3
Certificación Emitida Por NSF lnternational a favor de B&N Internacional S.A.C. :
Conforme hemos explicado en nuestro escrito de nulidad, se puede verificar que B&N INTERNATIONAL S.A.C. ha sido previamente certificada por la matriz principal de nuestra representada; en ese sentido, la titular de la marca que se pretende anular conocía de la preexistencia de la matriz principal de nuestra representada y de las marcas registradas en otros países.
Documento de términos y condiciones:
Como se puede verificar de la traducción del documento términos y condiciones - presentada junto a los medios probatorios adjuntos a la acción de nulidad B&N INTERNATIONAL S.A.C. conocía de la preexistencia de matriz principal de nuestra representada y de las marcas registradas "NSF" en otros países.
Páginas web y catálogo de LINGNAN:
De las pruebas presentadas, hemos concluido que, si bien B&N lnternational S.A.C . DBA Lingnan es una empresa distinta a B&N lnternational S.A.C., es probable que una sea la sucursal de otra, por lo tanto, están indebidamente vinculadas. Como la titular no se pronunciado sobre esta vinculación , nos gustaría precisar que dicha vinculación entre las empresas se puede verificar en el catálogo de productos que presentó B&N INTERNACIONAL S.A.C. mediante el escrito de 22 de diciembre de 2017, mediante el cual presentó oposición contra el reg istro de la marca NSF y logotipo en la clase 21 , expediente No. 7307 46-2017.
Aunado a ello, podemos encontrar en la página web que dicha empresa reconoce estar aprobada/certificada por NSF, conforme el siguiente texto:
"Somos una empresa importadora y comercializadora de maquinaria. equipamiento y accesorios para la industria gastronómica. Nuestros productos estan aprobados por la National Sanitation Foundation (NSF) en Estados Unidos.
4
•
garantizando
nuestra
calidad ;
dirigidos
a
restaurantes,
panaderias, pastelerias, entre otros. Nuestra meta es satisfacer las necesidades de nuestros clientes; por lo tanto , brindaremos soluciones y alternativas con la variedad de productos y así cumplir las exigencias del mercado peruano" (Resaltado nuestro).
En ese sentido, LINGAN reconoce conocer a la matriz principal de nuestra representad NSF y por tanto la marca "NSF". Por ello, el titular de la marca registrada ha registrado la marca de nuestra representada
y pretender maliciosamente ser certificador y certificado.
Debido a lo anteriormente expuesto, se logra acreditar que la marca registrada por B&N INTERNACIONAL S.A.C. se solicitó y registró mediando la mala fe.
2. ELEVANCIA DE QUE LA MARCA NSF ÚNICAMENTE SE ENCUENTRE REGISTRADA A FAVOR DE LA FAMILIA "NSF INTERNATIONAL"
Como a lo largo del procedimiento, la marca
@
registrada a favor de B&N
INTERNACIONAL S.A.C . fue erróneamente otorgada, causando un grave perjuicio comercial a nuestra representada , y, peor aún, a la comunidad.
En ese sentido, NSF INASSA S.A.C. es un Organismo de Evaluación de la Conformidad para brindar servicios de valor oficial, acreditados por la Dirección de Acred itación del Instituto Nacional de Calidad - INACAL.
NSF INASSSA S.A.C . está autorizado como Laboratorio Oficial miembro de la Red de Laboratorios de Control de Calidad de Medicamentos y Afines del Sector Salud del Instituto Nacional de Salud.
Además, nuestra mandante es representante autorizado del PAi (Product Authentication lnternational) en el Perú para la realización de auditorías FEMAS 1 ,
1
Plan de aseguramiento para la materia prima de los alimentos balanceados.
5
•
siendo el único socio de negocios acreditado para certificar harina y aceite de pescado a ser exportado a EUROPA, así como otros alimentos para el consumo animal.
Por último, también es relevante tener en cuenta que NSF INASSA cuenta con las certificaciones internacionales de FOSFA2 y GAFTA3 como Laboratorio de Análisis y como Superintendente. Además, tiene un Joint Venture con el Laboratorio EUROFINS de Alemania, para los análisis de Dioxinas, PCB'S, Vitaminas, Drogas Veterinarias y otros, además de una serie de acreditaciones internacionales que respaldan su trayectoria .
Así, tomando en cuenta que la marca "NSF" es un signo sinónimo de calidad y garantía de procesos relacionados a alimentos, a nivel mundial, no puede permitirse que dicha seguridad en la salud pueda ser aprovechada injustamente por un tercero.
Asimismo, dada cuenta de que la calidad de los alimentos se encuentra íntimamente relacionada con la salud de la comunidad , es peligroso que un tercero comercialice productos bajo una idéntica marca pese a no contar con las debidas autorizaciones nacionales (como el INACAL) e internacionales.
Finalmente, es importante destacar que la prueba indiciaria no necesariamente exige la pluralidad de indicios que por su precisión, gravedad y concordancia puedan formar la convicción del juez. En efecto, puede existir contrariamente un solo indicio del cual resulta inevitable el hecho controvertido o la mala fe de la parte. Por todo lo antes mencionado, consideramos que todas las pruebas aportadas en el presente escrito, analizadas en conjunto evidencian la mala fe de la empresa B&N INTERNACIONAL S.A.C.
Sin perjuicio de lo expuesto, nos reservamos el derecho de seguir presentando medios probatorios en este procedimiento a fin de demostrar que B&N
2
3
The Federation of Oils, Seeds and Fats Associations Ud. The Grain and Feed Trade Association
6
lNTERNAClONAL S.A.C . ha sosla'íado el principio de la buena fe (\Ue debe regir las relaciones comerciales en el mercado.
Debido a lo anteriormente expuesto, la marca registrada @
a favor de "B&N
INTERNACIONAL S.A.C ." es una copia servil de la marca registrada a favor de nuestra representada .
3. DISTINTIVIDAD DE LA MARCA NSF EN REDES SOCIALES y PUBLICIDAD A NIVEL INTERNACIONAL:
Consideramos pertinente mencionar la distintividad que tiene la marca de nuestra representada, su matriz y filiales en redes sociales a nivel internaciona l.
En la actualidad , las redes sociales son un medio por el cual los consumidores pueden conocer, investigar u ordenar productos y/o servicios de distintas marcas. La marca registrada a favor de nuestra representada está activa en cuentas de Facebook e lnstagram, mediante las cuales se puede observar la interacción con su público consumidor, por ello, es prácticamente imposible que la parte contraria indique que no tenía conocimiento de las marcas "NSF".
A continuación , procederemos a dar algunos ejemplos:
7
NSF lntematíonal , .INS.lrt~t
...,~
......
¡_¡; ¡
.f!! $1
~U}'Cl.l"'--0-..d!ltf'tJ, ~~lt
lpcMtMlObethtt~t ~.Ñ
..,."',""'..-ttP'-"1.i!P' " " ' r'\"¡lj
.... ;..i.v-.i:•
.u.
ttwtU •hi•~-· ~'"1•~
•
A l_t90 09'..-.. lu p t . ftt9
;.\ 1(!l'Oi:--t......-1"8
.,., ....
LA MARCA MÁS CONFIABLE
EN INOCUIDAD ALIMENTARIA"' NSF lnternational Ecuador &N-S&: EC\.1~00~
••Ido tnforr'!\Ki&I
Fotos
---
.u. ln' ri•• •hll•,..... · ~~-·DUti. Ull~ •
•.• ¡
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"'no~·"' g1.1s~ ..':O
lnfonnadón ,t,,perturama. el
Programa s.tvSafe Manager, aondt oodl'Js capacitarte en i. marnpulacJ6n adecuada ca~ la ~ .t~•. • Dirigido r. Penonu ~d.u 1 ll tnd\,Af'.a de l'Ot.ÑS.. rut:turantu. ea~ ~.wc.ado'l )' Mt'Yidos. de •firMn.ros: con c.1.rgos de rnpons.abiQdld M>bfe ll• 09«~ de La or~ciór\ ITW!lpulKidn. u 1nsf0fn"-Kiótt y MMdo d•
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4 NSF Internacional [página de Facebook]. Consulta: 1O de setiembre de 2018 https://www.facebook.com/NSFI nternational/ 5 NSF Internacional Chile [página de Facebook]. Consulta: 10 de setiembre de 2018 https://www.facebook.com/NSFchile/
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Facebook de NSF INTERNACIONAL ECUADOR 6
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NSF Internacional Ecuador [página de Facebook]. Consulta: 10 de setiembre de 2018 https://www.facebook.com/NSF.ECUADOR/
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NSF en lnstagram7
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Comercial de la marca NSF en China8
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NSF Internacional [lnstagram]. Consulta: 10 de setiembre de 2018 https://www.instagram .com/explore/tags/nsfinternational/
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Comercial NSF Internacional [lnstagram]. Consulta: 1O de setiembre de 2018 https://www.instagram .com/p/BahlS56 HEHE/?tagged=nsfinternational
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drmikettw @doctor.mike 's commercial with Chinese actress liang Jie shot in China for NSF lnternational. Clip 2 of 4 ~~ • i¡,;; .., •
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Como se puede observar, la marca registrada por nuestra representada está presente en redes sociales y comerciales de distintos países con el mismo logotipo que se ha venido mostrando en el presente escrito.
En ese sentido, es evidente que nuestra representada goza de prestigio y reconocimiento por parte del público consumidor, prestigio del cual se está pretendido aprovechar el titular de la marca registrada.
4. CONCLUSIONES: 4.1 . Queda demostrado que definitivamente B&N INTERNACIONAL S.A.C. tuvo la posibilidad de conocer las marcas "NSF" de nuestra representada, la matriz y sus filiales, en la medida que no puede ser una casualidad que la misma registre un signo idéntico al de nuestra representada.
4.2.
Existió un acto de mala fe por parte de B&N INTERNACIONAL S.A.C. durante el
procedimiento de registro del signo
~..._!)
negando el conocimiento de la
comercialización del mismo por parte de NSF INTERNATIONAL, y argumentando la no confundibilidad de dos signos idénticos pese a conocer de la titularidad de la misma por parte de un tercero.
4.3. Queda demostrada la distintividad que poseen las marcas NSF alrededor del mundo, por lo que se reafirma que la existencia de mala fe.
POR LO EXPUESTO:
Solicitamos a la Comisión tener presente lo expuesto y, en su oportunidad, se sirva
declarar FUNDADA nuestra acción de nulidad de la marca @
inscrita bajo Certificado
de Registro Nº 254432, en la clase 21 de la Clasificación Internacional.
Lima , 19 de setiembre de 2018
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