esenciales; cosméticos; lociones para el cabello; crema nutritiva, humectante, de limpieza; tintes para cabellos; mascarilla astringente y protector solar, de la Clase 03 ( en adelante “la marca irregularmente registrada” ); bajo solicitud presentada el 03 de marzo de 2008 inicialmente por JULIO CÉSAR ZAMBRANO DE LA PEÑA, luego Transferido a la señora YOLANDA HUAMAN AQUIPUCHO mediante Resolución 018116-2015/DSDINDECOPI ( en adelante “la emplazada” ), , a quien solicitamos se le notifique en su domicilio señalado en su solicitud de registro, conforme a Decisión 486. En consecuencia, solicitamos la NULIDAD CON EFECTOS RETROACTIVOS de dicho Registro en base a lo estipulado en los Artículos 135° incisos e), i) y p) y Artículo 232° de la Decisión Nº 486. II.- ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE HECHO: 2.1.- PT. Megasurya MAS de Indonesia ( en adelante “el Fabricante original” ) es una antigua empresa indonesia fabricante jabones y artículos de limpieza personal fundada el año 1993 exportando sus productos a más de 132 países del mundo. Esto lo podemos confirmar con una visita a su página web: www.megasuryamas.com :
2.2.- Entre sus productos destacan el jabón de baño “HARMONY”, marca notoriamente reconocida a nivel mundial por su calidad y variedad de fragancias. opia
2.3.- En el Perú la marca de jabón de baño “HARMONY” viene siendo importado del Fabricante original indonesio y comercializado por distintas empresas desde hace más de 20 años. Ahora observando justamente en el Sistema DSD nuestra marca de jabón de baño “HARMONY” vemos que inicialmente lo tenía registrada sin nuestra autorización la empresa LÍNEA COSMIÁTRICA S.A.C. con Certificado 72033, transferida el año 2006 a GRUPO EMPRESARIAL ATLANTIC S.A.C. , luego transferida el año 2010 al señor JULIO CÉSAR ZAMBRANO DE LA PEÑA y por último transferido el año 2015 a la señora YOLANDA HUAMAN AQUIPUCHO mediante la citada Resolución 018116-2015/DSD-INDECOPI del 30 de diciembre de 2015. 2.4.- Prueba de ello es la RESOLUCIÓN N° 2543-2010/TPI-INDECOPI del 11 de diciembre de 2010, recaída en el Expediente 388118-2009 sobre la Denuncia por Infracción Marcaria que interpusiera GRUPO EMPRESARIAL
ATLANTIC S.A.C. contra el importador ANÍBAL CUBAS CABALLERO el mismo que en su defensa señala que “Los referidos productos fueron comprados en Panamá a la empresa Crown Royal Trading Corp. y son fabricados en Indonesia por la empresa PT Megasurya Mas”. Es decir, DESDE HACE AÑOS nuestros conocidos jabones de baño “HARMONY” venían siendo importados y comercializados en el Perú por distintos importadores. 2.5.- La emplazada, como su titular original, en consecuencia CONOCÍAN SOBRE LA NOTORIEDAD INTERNACIONAL DE LA MARCA “HARMONY” Y DE SU PROCEDENCIA. Basta hacer simple Búsqueda en TMview y observamos que nuestra marca internacional “HARMONY” Y SU LOGOTIPO se encuentra registrada en Colombia y EE.UU. desde hace años, entre otros países. Pegamos a continuación el pantallazo del resultado de la búsqueda:
2.6.- Causales de Nulidad del Registro 189647 :
Como podrá observar la Comisión, este es un típico caso de Nulidad de un registro de marca que RESULTA SER GRÁFICA Y FONÉTICAMENTE SEMEJANTE con nuestra marca registrada, incurriendo en la prohibición establecida en el Artículo 136° inc. a) de la Decisión 486 Además de ello, la marca irregularmente registrada se OBTUVO DE MALA FE; esto es, A SABIENDAS DE QUE LE PERTENECÍA A UN TERCERO Y PARA PERPETRAR ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL en contra de nosotros; incurriendo en la prohibición establecida en el Artículo 172° de la Decisión 486. El Artículo 172° de la Decisión 486, señala lo siguiente: “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;
“Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”. Artículo 232.- La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común. De otro lado, el artículo 12° del Decreto Legislativo Nº 1075, señala que la prelación a favor del primer solicitante, supone su buena fe, por lo que no se reconocerá tal prelación, cuando quede demostrado lo contrario. De este modo, quien alegue que un solicitante ha actuado de mala fe, deberá acreditarlo. En ese sentido, como se ha señalado en forma reiterada al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que “se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe probarla, para con base a ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intención de causar daño alguno, o de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”. 2.7.- La mala fe en la etapa pre y post registral En nuestra legislación vigente en materia de Propiedad Industrial, el principio de la buena fe objetiva se encuentra presente en la etapa pre y post registral.
La Sala Especializada de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI ha señalado en reiteradas oportunidades, distinguiendo la mala fe en las etapas pre y post registral, como sigue: (i)
En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 según la cual se denegara el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero. En estos casos la Autoridad denegará el registro de un signo solicitado.
El supuesto antes descrito no es el único cosa de mala fe que puede presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo para los demás supuestos deberá tenerse en consideración que, el no haber una causal de prohibición, no es posible denegar el oficio o a pedido de parte el registro de un signo basado en tales supuestos. Ello resulta aún más relevante si, durante la etapa pre-registral, la actuación de la Administración ha de orientarse especialmente hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil. (ii)
En relación con la etapa post-registral, el artículo 172 de la Decisión 483 establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Cabe indicar que la Decisión 486 no describe – no siquiera a título de ejemplo, como sí lo hacía la Decisión 344 – qué conductas constituye actos de mala fe por ser reprobables objetivamente, ya que son contrarías a la seguridad jurídica y representan un obstáculo para de desenvolvimiento de la competencia.
Debido a que la noción de la mala fe constituye un concreto general, cuyo contenido está representado por una gran diversidad de situaciones que deberán ser analizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto, la enumeración de los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe no puede ser establecida taxativamente.
Frente a esta complejidad de situaciones conviene mencionar, en términos generales, siguiendo lo establecido en el derecho comparado, que incurre en mala fe quien – en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro- tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor. En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en el Proceso 30-IP-97 que: “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. La injusticia e ilegalidad del perjuicio resulta de la mayor importancia, pues bajo determinadas circunstancias el ordenamiento tolera la causación de un daño, v. gr. En punto de la competencia económica es natural que cuando un agente del mercado logra conquistar a un cliente, ellos implique un perjuicio para los competidores (que ya no cortarán con ese cliente), pero el mencionado perjuicio está permitido, y hasta se tutela a quien lo produce, en cuanto no se hayan utilizado medios desleales”. Asimismo, el mencionado Tribunal Andino señala que: “se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intención de causar daño alguno, o de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”. Respecto de la etapa post-registral, el artículo 181 literal c) del Decreto Legislativo 823 establece, en relación a la figura de la mala fe , lo siguiente : “ La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de partes interesadas, cuando:
(…) c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se considera casos de mala fe, entre otros, los siguientes: -Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. -Cuando la solicitud de registro hubiese sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. La enumeración de los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe en relación a un caso concreto no puede ser establecida taxativamente, debido a que la noción de la mala fe constituye un concepto general cuyo contenido está representado por una gran diversidad de situaciones que deberán ser analizadas en virtud al caso concreto. Esta noción es corroborada por la redacción del citado artículo a través del cual se ha establecido a título ejemplificativo y en forma general qué tipo de conductas son reprobables objetivamente por ser contrarias a la seguridad jurídica y representar un obstáculo para el desenvolvimiento de la competencia. Frente a esta complejidad de situaciones que pueden presentarse en torno a la aplicación de la figura de la mala fe, conviene mencionar en términos generales, siguiendo a lo establecido en el derecho comparado, que incurre en mala fe quien en forma reproblable y valiéndose de una solicitud de registro tenga por finalidad alcanzar un derecho formal una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor. En ese orden ideas, la mala fe puede presentarse en forma específica a través de la configuración de los siguientes supuestos: 1.- Imitación de una marca.- La imitación de un signo de un tercero puede constituir un supuesto de mala fe, siempre que representa un acto contrario a la competencia. Ello puede darse ejemplo en el caso que el solicitante tenga la deliberada intención de aproximarse a las características de un signo reconocido en el tráfico con el objeto de gozar de su reputación.
2.- Perturbación de un derecho Subjetivo digno de protección.- Esta situación se produce cuando sin que medie un motivo justificado, un competidor pretende con su solicitud de registro entorpecer el uso de un signo de protección utilizando anteriormente en el mercado por un tercero. Para la comprobación de este supuesto es necesario la realización de un análisis exhaustivo de las especiales circunstancias del caso concreto. 3.- Entorpecimiento de la relación de mercado.- Dentro de este se considera el caso por el cual el solicitante se propone, valiéndose de su solicitud, no sólo obstruir la actividad concurrencial del competidor, sino también destruir la actividad económica por él desplegada. 4.- Impedimento de la competencia extranjera.- La adquisición de una marca extranjera también puede resultar ser un acto contrario a la competencia en aquellos casos en que esté generalmente ente una marca con un elevado valor publicitario en el extranjero o se trate de una marca de prestigio mundial. Sin embargo, para que la solicitud de una marca extranjera de tal naturaleza presentada por un nacional pueda representar un acto de mala fe y ser contrario a la competencia, no basta que dicho solicitante conozca que existe una marca idéntica que es usada en el extranjero por un tercero. Para la configuración de la mala fe en este tipo de casos, se requiere que el solicitante haya sabido o por lo menos considerado previsiblemente el tiempo de presentar su solicitud que los productos distinguidas por la marca extranjera estaba en disposición de ser importados o usados en el territorio nacional. Ello significa que debe comprobarse la intención del solicitante en entorpecer la entrada de la marca extranjera el mercado local”. Ello queda acreditado a simple vista del LOGOTIPO de la marca registrada:
Cuando observamos que ha tomado EL LOGOTIPO EXACTO DE NUESTRA MARCA INTERNCIONAL, incluyendo su TIPOGRAFÍA.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 2543-2010/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 388118-2009
ACCIONANTE :
GRUPO EMPRESARIAL ATLANTIC S.A.C.
EMPLAZADO
ANÍBAL CUBAS CABALLERO
:
Acción por infracción a los derechos de Propiedad Industrial: Fundada – Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial: Existencia – Imposición de sanciones – Costas y costos. Lima, once de noviembre de dos mil diez. I. ANTECEDENTES Con fecha 4 de mayo de 2009, Grupo Empresarial Atlantic S.A.C. (Perú) interpuso acción por infracción a los derechos de Propiedad Industrial contra Aníbal Cubas Caballero, manifestando lo siguiente: - Es titular de las marcas registradas HARMONY y logotipo (Certificados Nº 72033 y Nº 144084), que distinguen productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial. - Ha tomado conocimiento de que el emplazado viene importando y comercializando jabones que imitan a su marca registrada y envolturas y empaques que contienen su marca registrada. Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar lo expuesto1. Finalmente, solicitó que se sancione el ilícito cometido y se condene al pago de costas y costos. Mediante proveído de fecha 21 de mayo de 2009, la Secretaria Técnica de la Comisión de Signos Distintivos tuvo por interpuesta la presente acción por parte de Grupo Empresarial Atlantic S.A.C. y corrió traslado de la misma a Aníbal Cubas Caballero, cuyo domicilio está ubicado en J.C. Tello Nº 361, Collique 3er sector (altura policlínico de la Policía de Collique), Comas, Lima. Con fecha 2 de junio de 2009, Aníbal Cubas Caballero señaló lo siguiente: - Ha importado desde Panamá un lote de jabones marca Harmony Fruity Soap.
1
Al respecto, la accionante adjuntó los siguientes medios probatorios: - Copia de la Declaración Única de Aduanas Nº 082783 (fojas 13 a 16). - Copia de un acta de verificación fiscal del 22 de abril de 2009 (fojas 17 a 18). - Copia de dos boletas de venta (foja 19).
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- Los referidos productos fueron comprados en Panamá a la empresa Crown Royal Trading Corp. y son fabricados en Indonesia por la empresa PT Megasurya Mas. - No ha impreso ni imitado la marca de la accionante, toda vez que compró los productos ya terminados. - No existe similitud entre las marcas registradas a favor de la accionante y los que aparecen en la envoltura de los jabones materia de la presente denuncia. - No ha sido acreditada la supuesta comercialización de los jabones marca HARMONY FRUITY SOAP toda vez que la accionante solo ha presentado boletas de venta emitidas por terceros con los cuales él no tiene relación alguna y que no acreditan que haya comercializado dicho producto. - En el año 2005 solicitó la cancelación por falta de uso de la marca HARMONY (Expediente Nº 248703-2005). Adjuntó diversos medios probatorios a fin de acreditar sus afirmaciones. Mediante proveído de fecha 16 de junio de 2009, la Comisión de Signos Distintivos requirió a Aníbal Cubas Caballero que cumpla con presentar la envoltura de los jabones HARMONY FRUITY SOAP señalada en su escrito de fecha 2 de junio de 2009. Asimismo, citó a la accionante y al emplazado a una audiencia de conciliación a efectuarse el día 2 de julio de 2009. Con fecha 3 de julio de 2009, Aníbal Cubas Caballero señaló que mediante Resolución Nº 1471-2009/CSD-INDECOPI de fecha 17 de junio de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación del Certificado Nº 72033. En ese sentido, la denunciante carece de legitimidad para obrar. Con fecha 2 de julio de 2009, no se pudo llevar a cabo la Audiencia de Conciliación programada mediante proveído de fecha 2 de junio de 2009, debido a la inasistencia del emplazado, Aníbal Cubas Caballero. Mediante proveído de fecha 23 de julio de 2009, La Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos señaló que, dado que no fue posible notificar al emplazado el proveído de fecha 16 de junio de 2009, citó nuevamente a las partes a una audiencia de conciliación a efectuarse el día 13 de agosto de 2009.
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Con fecha 13 de agosto de 2009, no se pudo llevar a cabo la Audiencia de Conciliación programada mediante proveído de fecha 23 de julio de 2009, debido a la inasistencia del emplazado, Aníbal Cubas Caballero. Mediante proveído de fecha 14 de agosto de 2009, La Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos señaló que, dado que el emplazado no ha cumplido con el mandato establecido en el proveído de fecha 16 de junio de 2009, se tuvo por no presentado el medio probatorio conformado por la envoltura de los jabones HARMONY FRUITY SOAP. Con fecha 14 de agosto de 2009, Aníbal Cubas Caballero adjuntó dos envolturas del jabón HARMONY FRUITY SOAP. Con fecha 20 de agosto de 2009, Aníbal Cubas Caballero señaló que se encontraba fuera del país en la fecha señalada para la realización de la audiencia de conciliación. Adjuntó diversos medios probatorios a fin de acreditar sus afirmaciones. Con fecha 9 de setiembre de 2009, Aníbal Cubas Caballero solicitó la suspensión del presente procedimiento hasta que se resuelva la acción de cancelación interpuesta en contra del Certificado Nº 72033. Mediante Resolución Nº 1-2010/CSD-INDECOPI de fecha 5 de enero de 2010, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la denuncia por infracción interpuesta, prohibió al emplazado el uso de la denominación HARMONY para distinguir productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, sancionó al emplazado con una multa equivalente a dieciocho U.I.T. y dispuso que el emplazado asuma el pago de costas y costos incurridos por la accionante. Consideró lo siguiente: Informe de antecedentes - Si bien el emplazado solicitó la cancelación por falta de uso del Certificado Nº 72033 y que dicho procedimiento se encuentra en trámite ante la Sala de Propiedad Intelectual, al momento en que se cometieron los actos que motivaron la denuncia, la marca de la accionante se encontraba vigente. - Mediante Resolución nº 2807-2009/TPI-INDECOPI de fecha 28 de octubre de 2009, la Sala de Propiedad Intelectual dispuso declarar nula la Resolución Nº 20965-2008/DSD-INDECOPI que otorgó el registro de la marca HARMONY y logotipo. Asimismo, dispuso la cancelación del Certificado Nº 144084, correspondiente a la marca de producto HARMONY y logotipo, registrada a favor de la accionante.
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- En ese sentido, únicamente se tendrá en consideración como marca base de la denuncia la registrada bajo Certificado Nº 72033. Respecto del uso efectuado por el emplazado - Aníbal Cubas Caballero ha importado jabones de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial con el signo conformado por la denominación HARMONY escrito en letras características junto a diversos elementos, de acuerdo a la muestra física obrante en autos, siendo que, además, tales productos han ingresado al mercado nacional. Examen del supuesto uso indebido del signo - Los productos descritos en la marca base de la denuncia se encuentran vinculados con los que fueron importados por el denunciado. En efecto, los productos para el tratamiento integral para el cuidado y mantenimiento de la piel se encuentran vinculados con jabones siendo productos que tienen la misma naturaleza y finalidad, van dirigidos al mismo público consumidor y tienen similares canales de comercialización. - Realizado el examen comparativo, se advierte, desde el punto de vista fonético que los signos resultan similares debido a que coinciden en el uso de la denominación HARMONY que forma parte del signo cuestionado y que constituye el único elemento denominativo en la marca base de la denuncia. - Desde el punto de vista gráfico, la coincidencia antes aludida hace que los signos generen un impacto visual similar al ser apreciados. Imposición de sanción - A efectos de graduar la multa debe tomarse en cuenta lo siguiente: Está acreditado que el emplazado ha usado el signo materia de la denuncia. Los productos materia de la denuncia fueron retirados del Terminal aduanero el 22 de abril de 2009, lo cual permite válidamente afirmar que los mismos han ingresado al mercado nacional. De acuerdo a lo verificado en la DUA Nº 118-2009-10-82783-00, se han importado trescientos nueve mil seiscientos jabones con el signo infractor. Considerando un precio de venta promedio de un nuevo sol, teniendo en cuenta las características de dichos productos, se establece que, por la comercialización de todos se habría podido obtener una suma ascendente a trescientos nueve mil seiscientos nuevos soles. Estimando un provecho ilícito potencial ascendente al 10%, se advierte que el emplazado habría podido obtener por la comercialización de los productos en cuestión la suma de treinta mil novecientos sesenta nuevos soles. - En tal sentido, atendiendo que los productos han ingresado al mercado nacional y considerando el hecho de que la presente resolución debe poseer
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efectos disuasivos, el monto de la multa a imponer debe duplicarse, quedando establecida en dieciocho U.I.T. Costas y costos - Se considera que procede a imponer el pago de costas y costos al emplazado dado que la evidencia de la infracción cometida permite válidamente presumir que era razonable para ésta suponer que podía ser objeto de una denuncia. Con fecha 21 de enero de 2010, Aníbal Cubas Caballero interpuso recurso de apelación manifestando que: - Los productos materia de la denuncia fueron legalmente adquiridos e importados al país, consignándose en la respectiva envoltura los datos del fabricante, ninguno de los cuales aludía a la accionante. - Los productos que distingue el signo HARMONY FRUITY SOAP no son los mismos que distingue la marca registrada. En ese sentido, se advierte que no ha existido afán de crear confusión o asociación. - La resolución recurrida no ha tomado en cuenta la acción de cancelación interpuesto contra el registro de la marca base de la denuncia. - En el referido procedimiento, la accionante adjuntó documentos falsificados que dieron lugar a que pusiera el hecho en conocimiento del Ministerio Público. - La Comisión de Signos Distintivos debió suspender la tramitación del presente procedimiento. A la fecha, Grupo Empresarial Atlantic S.A.C. no ha absuelto el traslado de la apelación. II. CUESTION EN DISCUSION La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar: a) Si Aníbal Cubas Caballero ha infringido los derechos de Propiedad Industrial de Grupo Empresarial Atlantic S.A.C. b) De ser el caso, las sanciones a imponerse al emplazado. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que la accionante, Grupo Empresarial Atlantic S.A.C. (Perú):
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- Es titular de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación HARMONY escrita en letras características de color verde militar, conforme al modelo, que distingue productos para el tratamiento integral para el cuidado y mantenimiento de la piel, consistente en: crema de limpieza, mascarilla astringente, crema nutritiva, crema humectante, protector solar, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado Nº 72033, vigente desde el 30 de mayo de 2011.
Mediante Expediente Nº 248703-2005, de fecha 15 de julio de 2005, Aníbal Cubas Caballero solicitó la cancelación por falta de uso del referido certificado. Mediante Resolución Nº 841-2010/SPI-INDECOPI de fecha 14 de abril de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual revocó la Resolución Nº 1471-2009/CSD-INDECOPI de fecha 17 de junio de 2009 que declaró fundada la acción de cancelación interpuesta y mantuvo vigente el registro. - Con fecha 14 de octubre de 2008, se otorgó a su favor el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación HARMONY escrita en letras características; acompañada por la figura estilizada de una planta de sábila y una figura curva, todo en los colores celeste y verde; conforme al modelo, para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); papel y piedra para pulir; cera; lejía; jabones; champús; reacondicionador; fijador; detergentes; crema lava vajilla; dentífricos que no sean con fines medicinales; perfumería; aceites esenciales; cosméticos; lociones para el cabello; crema nutritiva, humectante, de limpieza; tintes para cabellos; acetona; mascarilla astringente y protector solar, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, inscrita con Certificado Nº 144084, con vigencia hasta el 14 de octubre de 2018. Mediante Resolución Nº 2807-2009/TPI-INDECOPI, de fecha 28 de octubre de 2009, la Sala de Propiedad Intelectual declaró nulo el referido registro toda vez que al momento de ser otorgada no se tuvo en consideración que Aníbal Cubas Caballero había solicitado con anterioridad (29 de noviembre de 2005) el registro de la marca de producto HARMONY por parte de mediante Expediente Nº 261954-2005.
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2. Cuestiones previas - En su recurso de apelación, la emplazada señala que la Primera Instancia debió suspender el presente procedimiento hasta que se resolviera la acción de cancelación interpuesta contra el Certificado Nº 72033. Cabe precisar que, tal como se verifica en el Informe de Antecedentes, dicho procedimiento ha concluido, por lo que dicho argumento no será tomado en cuenta al momento de evaluar el presente expediente. - Asimismo, respecto al argumento del emplazado referido a que la accionante ha adjuntado documentos falsificados en un procedimiento de cancelación, hecho que ha sido puesto en conocimiento del Ministerio Público, la Sala conviene en precisar que la veracidad de documentos presentados en otro procedimiento no constituye una cuestión controvertida en el presente procedimiento en el que corresponde determinar si se han infringido derechos de Propiedad Industrial. 3. Infracción a los derechos de propiedad industrial El artículo 238 de la Decisión 4862 establece que el titular de un derecho protegido en virtud de dicha Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho y que también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. El artículo 155 de la Decisión 486 establece que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: 2
Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.
Finalmente, el ordenamiento legal vigente faculta al titular de un derecho de propiedad industrial a interponer una acción por violación contra quien infrinja tales derechos, agregando que procede también en caso que exista peligro inminente que los derechos del titular puedan ser conculcados. 4. Signo utilizado por la emplazada En el presente caso, de la revisión de las pruebas presentadas por la accionante (consistentes en la muestra física de dos jabones) y de lo actuado en el presente procedimiento, se ha verificado el uso por parte de Aníbal Cubas
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Caballero del signo HARMONY FRUITY SOAP3 y logotipo, para identificar jabones, tal como se aprecia a continuación:
Asimismo, Aníbal Cubas Caballero no ha negado el hecho de haber efectuado la importación de dichos productos. Es más, manifiesta que los productos en cuestión fueron comprados a una empresa formal en Panamá. Al respecto, cabe precisar que el hecho de que compre productos a una empresa en otro país no exime al que importa de cumplir las normas de Propiedad Industrial. 5. Aplicación al caso concreto En el presente caso, a efectos de determinar si se han vulnerado los derechos de Propiedad Industrial de Grupo Empresarial Atlantic S.A.C., corresponde a la Sala establecer si existe riesgo de confusión entre el signo utilizado por Aníbal Cubas Caballero y la marca de producto HARMONY y logotipo (Certificado Nº 72033). 6. Determinación del riesgo de confusión En general, la confusión entre los signos es mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios que distinguen. 6.1 Respecto de los productos En el presente caso, la marca registrada de la accionante HARMONY y logotipo (Certificado Nº 72033) distingue productos para el tratamiento integral para el cuidado y mantenimiento de la piel, consistente en: crema de limpieza, mascarilla astringente, crema nutritiva, crema humectante, protector solar, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial; por su parte, el signo utilizado por la emplazada se encuentra destinado a distinguir jabones, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial. 3
Conforme se desprende de las muestras físicas presentadas por la accionante.
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Al respecto, se advierte que los jabones se encuentran comprendidos dentro de los productos para el cuidado y mantenimiento de la piel que distingue la marca registrada. 6.2 Examen comparativo Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 147-IP-20054 y 156-IP-20055. El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos y servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé en relación con esos productos y servicios. En el caso concreto, tratándose de productos comprendidos dentro de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, resulta razonable asumir que el público consumidor los examinará con especial atención y que su adquisición demandará diligencia y cuidado, por cuanto la elección y compra de los mismos responde en muchos casos a las necesidades, gustos y preferencias del consumidor, quien se guiará además por la opinión de otras personas o por las experiencias que haya tenido con anterioridad. En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente. 4 5
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1259. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271.
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También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos, que son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades: a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial. Conforme lo señala Fernández - Novoa6, “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”. Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general, sobre el componente gráfico o figurativo.” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente. (…) En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.
6
Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.
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El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo, que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo, que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo). En el caso concreto, atendiendo a que tanto la marca registrada como el signo utilizado por la emplazada constituyen signos mixtos, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento relevante que determinen su impresión en conjunto. En el caso de la marca registrada HARMONY y logotipo (Certificado N° 72033), resultan relevante únicamente el aspecto denominativo. En efecto, el aspecto denominativo será relevante porque será a través de ella que se solicitarán los servicios en el mercado. Por su parte el elemento figurativo únicamente está conformado por una escritura poco característica, conforme se puede apreciar a continuación:
Respecto al signo HARMONY FRUITY SOAP y logotipo7, utilizado por la emplazada, la Sala considera que será relevante tanto el aspecto denominativo como figurativo. En efecto, el aspecto denominativo será relevante por su tamaño y ubicación en el signo y debido a que será a través de el que se solicitarán los servicios en el mercado. Por su parte el elemento figurativo será relevante, dado que está conformado por la denominación en letras características; debajo la representación de tres limones, todo en los colores anaranjado, verde, amarillo, negro y beige, conforme se puede apreciar a continuación:
7
Cabe precisar que de los medios probatorios (copias de documentos) no es posible determinar con certeza si es que el signo en cuestión incluye una combinación cromática característica, por lo que se analizará el signo en cuestión sin hacer referencia alguna a los elementos cromáticos.
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Adicionalmente, cabe señalar que el público consumidor puede verse confundido cuando la impresión en conjunto de los signos es similar al grado de inducir a confusión respecto a la identificación de los productos, servicios o actividades económicas mismas. Ello sucederá cuando se trate de los mismos productos, servicios o actividades económicas y los signos sean esencialmente iguales. En estos casos, se está frente a un riesgo de confusión directa, en el cual el público puede terminar adquiriendo un producto, contratando un servicio o acudiendo a un establecimiento, en la creencia que se trata del producto, servicio o establecimiento no del solicitante sino del competidor. Pero también puede suceder que por la similitud o conexión competitiva de los productos, servicios o actividades y la similitud o identidad de los signos, el público crea que ambos signos provienen del mismo origen empresarial o se presuma que entre las empresas existen relaciones económicas u organizativas. Ello también puede ocurrir aun cuando el consumidor perciba que existen algunas diferencias entre los signos, pero éstos presenten elementos comunes que, por su carácter arbitrario o de fantasía, posean gran fuerza distintiva, pudiendo inducir a creer al consumidor que uno de los signos es la variación de otro anterior o cuando un signo posterior es considerado por el público consumidor como parte de una familia de marcas de propiedad de un tercero. En estos casos, se produce un riesgo de confusión indirecta, en la medida en que el público no confunde un producto, servicio o actividad con otro, pero llega a una conclusión errónea en cuanto al origen empresarial de los mismos. Realizado el examen comparativo entre la marca registrada HARMONY y logotipo (Certificado N° 72033) y el signo utilizado por el emplazado HARMONY FRUIY SOAP y logotipo, se advierte, se advierte, desde el punto de vista fonético, que si bien los signos comparten la denominación HARMONY, la presencia de la denominación FRUITY SOAP en el signo utilizado por el emplazado, determina que éstos susciten un impacto sonoro diferente.
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Desde el punto de vista gráfico, se advierte que no obstante que los signos incluyan en su conformación la misma denominación, presentan elementos denominativos, figurativos y/o cromáticos adicionales (según sea el caso), los cuales determinan una impresión gráfica distinta. Sin embargo, la Sala advierte que: En la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, no existen otras marcas registradas que incluya la denominación HARMONY. Existe similitud y, en su caso, vinculación entre los productos que distinguen los signos en conflicto. Así, aun cuando el público consumidor logre percibir y recordar las diferencias fonéticas y gráficas, el hecho de que los signos se encuentren conformados por la denominación HARMONY, constituye un supuesto de confusión indirecta, ya que podría inducir al consumidor a creer que el signo utilizado constituye una variación de la marca inscrita a favor de Grupo Empresarial Atlantic S.A.C., o una nueva línea de los productos que distingue dicha marca, o que existe vinculación de carácter comercial entre los titulares de los signos. 6.3 Riesgo de confusión En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a su registro. 7. Comisión del acto infractor En atención a lo expuesto, el signo utilizado por Aníbal Cubas Caballero vulnera los derechos de Propiedad Industrial de Grupo Empresarial Atlantic S.A.C. respecto de su marca de producto HARMONY y logotipo (Certificado N° 72033), por lo que – contrariamente a lo manifestado por el emplazado – sí se ha configurado una infracción a los derechos de Propiedad Industrial de Grupo Empresarial Atlantic S.A.C., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 incisos a) y d) de la Decisión 486, debiendo prohibirse a Aníbal Cubas Caballero el uso del signo en cuestión como signo distintivo para identificar jabones, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, ya que afecta los derechos adquiridos por el accionante. 8. Determinación de las sanciones por la infracción a los derechos de Propiedad Industrial de la accionante
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El artículo 120 del Decreto Legislativo 1075 establece que, sin perjuicio de las medidas que se dicten a fin de que cesen los actos de infracción o para evitar que éstos se produzcan, se podrán imponer las siguientes sanciones: a) Amonestación b) Multa Asimismo, establece que las multas que la autoridad nacional competente podrá establecer por infracciones a derechos de propiedad industrial serán de hasta ciento cincuenta (150) UIT. En los casos en los cuales el provecho ilícito real obtenido de la actividad infractora, sea superior al equivalente a setenta y cinco (75) UIT, la multa podrá ser del 20 % de las ventas o ingresos brutos percibidos por la actividad infractora. Por su parte, el artículo 121 de dicha norma señala que para determinar la sanción a aplicar, la autoridad nacional competente tendrá en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción; b) la probabilidad de detección de la infracción; c) la modalidad y el alcance del acto infractor; d) los efectos del acto infractor; e) la duración en el tiempo del acto infractor; f) la reincidencia en la comisión de un acto infractor; g) la mala fe en la comisión del acto infractor. De ser el caso, estos criterios también serán tomados en cuenta a efectos de graduar la multa a imponer. A la Autoridad le corresponde no sólo tutelar los derechos de propiedad industrial sino también difundir la importancia y el respeto de los mismos para el progreso económico y cultural de nuestra sociedad. Con la imposición de la multa se busca directa e indirectamente cumplir con estos objetivos. La Sala estima que el monto de la multa debe ser impuesto tomando en cuenta en primer lugar el provecho ilícito obtenido por la emplazada al realizar el acto infractor. Asimismo, para determinar la sanción a imponerse debe tenerse en cuenta el fin disuasivo de la misma, la conducta procesal de la emplazada y la gravedad de la falta. De la revisión del expediente, la Sala ha tenido en consideración los siguientes aspectos:
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(i)
(ii)
Respecto del provecho ilícito, se ha verificado que la emplazada importó lo siguiente: Descripción
Cantidad de unidades
Jabones de tocador (incluso medicinales), en barra, panes o trozos
2150 gruesa
8
Se ha verificado en el Reporte de la DUA N° 118-2009-10-082783-01-1009 que se consigna la importación de 2150 unidades (cada unidad equivale a 144 piezas, dando un total de 309 600 piezas) de jabones de tocador (incluso medicinales), en barra, panes o trozos, consignándose un precio FOB de US$ 10,749 (diez mil setecientos cuarenta y nueve dólares americanos). Asimismo, de las dos boletas de venta que presentó la accionante que obran a fojas 19 del presente expediente, se ha verificado que en el mercado peruano se han comercializado jabones con la marca HARMONY con un precio unitario promedio de S/. 0.81 nuevos soles.10
(iii)
Respecto a la conducta procesal del emplazado, no se ha verificado una conducta de parte de la emplazada que obstaculice el procedimiento. Cabe precisar que dicha circunstancia no es un factor a tener en cuenta para reducir la sanción, ya que es deber de todo administrado tener una conducta apropiada que no obstruya el desarrollo del procedimiento
(iv)
Finalmente, respecto a la gravedad de la infracción, se advierte que el emplazado ha comercializado efectivamente el producto infractor no habiéndose producido incautación alguna de los productos, lo cual le ha significado un beneficio económico al concretarse la venta de los mismos, lo que constituye una infracción muy grave.
Por las consideraciones anteriores, correspondería imponer una sanción mayor a la impuesta por la Primera Instancia. Cabe precisar que la prohibición de la no reformatio in peius (no reforma peyorativa) recogida en la Ley del Procedimiento
8
Gruesa: Número de doce docenas, especialmente de cosas menudas. Información extraída de www.rae.es 9 Extraída de la página web de ADUANAS www.aduanet.gob.pe y que se adjunta al presente expediente. 10 En las referidas boletas el precio de la docena de jabones varía entre S/. 9.50 a S/. 10 nuevos soles.
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Administrativo General11, impide empeorar o desmejorar la situación jurídica del recurrente a consecuencia de su recurso, por lo que cuando el infractor sancionado recurra o impugne la resolución adoptada, la resolución de los recursos que interponga no podrá determinar la imposición de sanciones más graves para el sancionado. En tal sentido, en el presente caso, no cabe la imposición al emplazado de una sanción mayor que la sanción de 18 UIT impuesta por la Comisión de Signos Distintivos, por lo que corresponde confirmar la sanción de multa ascendente a 18 UIT impuesta a Aníbal Cubas Caballero por la Comisión de Signos Distintivos. 9. Costas y costos del procedimiento El artículo 7 del Decreto Legislativo 80712 establece que en cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. De acuerdo al criterio anteriormente establecido por la Sala, la facultad de ordenar el pago de costas y costos no debería encontrarse relacionada con los costos que irroga a las empresas perjudicadas la comisión de una infracción, sino que más bien debería estar relacionada con la razonabilidad o no de que la materia controvertida sea discutida y resuelta dentro de un procedimiento administrativo. En este orden de ideas, al momento de evaluar si corresponde ordenar el pago de las costas y costos del proceso al infractor, se debe tomar en cuenta, en primer lugar, la gravedad de la infracción. A manera de ejemplo, podría suceder 11
Artículo 237.3.- Cuando el infractor sancionado recurra o impugne la resolución adoptada, la resolución de los recursos que interponga no podrá determinar la imposición de sanciones más graves para el sancionado. 12 Ley sobre facultades, normas y organización de Indecopi. Artículo 7.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comisión u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del artículo 38 del Decreto Legislativo Nº 716. Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del Indecopi, será sancionado con una multa de hasta 50 UIT mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplicará sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda.
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que la infracción cometida fuese tan flagrante, que pudiera considerarse evidente para quien la comete que será objeto de una denuncia ante algún órgano funcional del INDECOPI. De darse este supuesto, queda claro que quien llevó a cabo el acto es consciente de que su conducta puede dar origen al inicio de un procedimiento, que va a demandar costos para el denunciante o para la propia administración. Este supuesto justificaría ordenar que el infractor asuma el pago de costas y costos del proceso. En segundo lugar, debe tomarse en cuenta la conducta procesal demostrada por el infractor a lo largo del procedimiento. En este sentido, una conducta renuente u obstruccionista por parte del infractor ante la autoridad administrativa podría complicar y elevar los costos del proceso, lo que justificaría que se le condene al pago de costas y costos del mismo. Mientras que, por el contrario, una voluntad conciliadora y una conducta procesal idónea de la emplazada podrían evitar que a éste se le condene al pago de las costas y costos del proceso. En el presente caso, la Sala considera que el actuar del emplazado podía hacerle suponer que con dicha conducta podía ser objeto de una acción por infracción, dada la identidad existente entre el signo que utiliza y la marca registrada a favor de la accionante. En tal sentido, la Sala considera que se han configurado los supuestos necesarios para imponer al emplazado el pago de las costas y costos incurridos por la accionante en el presente procedimiento. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA CONFIRMAR en todos sus extremos la Resolución Nº 1-2010/CSD-INDECOPI de fecha 5 de enero de 2010 emitida por la Comisión de Signos Distintivos. Con la intervención de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Teresa Stella Mera Gómez, Virginia María Rosasco Dulanto y Edgardo Enrique Rebagliati Castañón
NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS Vice- Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual /jcch.
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