EXP. 768979-2018 NULIDAD DE REGISTRO 72033 de la marca HARMONY - PT. Megasurya MAS de INDONESIA by Estudio Castro García Abogados S.A.C

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DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS Calle 11 Prou 10<4 San Borj1

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Señor(es): PT. Megasurya MAS

Domicilio: Casilla Nº 08 Del lndecopi - SAN BORJA

En el expediente Nº 768979-2018 Por la presente, se notifica la Resolución Nº 1257-2019/CSD-INDECOPI

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Lo que notifico a Ud., conforme a Ley 1.

Lima, 5 de abril de 2019

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Adj.: Resolución

Constancia de recepción

Apellidos y Nombres: ........................................................................................... .. Fecha: .................................................. Hora de recepción: ....... ...... ........................ . DNI o C. Extr. Nº: ............... ..................... . ........................ ... ...................................... .. Firma y/o sello: ................. ... ........................ . ........................................................ . Vínculo con el destinatario: .. ........ ......................................... ........ ................ ... ..... .

1 Cabe precisar que contra la resolución mencionada procede recurso de reconsideración o apelación, según corresponda, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del dia siguiente de notificada la presente, de confonmidad con los artlculos 131 y 132 del Decreto Legislativo Nº 1075. La resolución que se notifica surte efectos el dia de su notificación y no agota la vía administralíva.

F-MAR-14/1 B

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Presidencia del Consejo de Ministros

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS RESOLUCIÓN Nº 1257-2019/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE

: 768979-2018

ACC IONANTE

: PT. Megasurya MAS

EMPLAZADA

: HUAMAN AQUIPUCHO YOLANDA

MATERIA

: NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO

Lima, 13 de marzo de 2019

1. ANTECEDENTES Con fecha 03 de octubre de 2018, PT. Megasurya MAS, de Indonesia, sol icitó la nulidad del registro de la marca de producto HARMONY y logotipo, inscrita con certificado Nº 72033, que distingue productos de la clase 03 de la Clasificación Internacional, a favor de HUAMAN AQUIPUCHO YOLANDA, de Perú. La accionante, sustentó su solicitud de nulidad en los siguientes argumentos: La marca objeto de nulidad se ha registrado en contravención del artículo 135 incisos e), i) y p) de la Decisión 486. Así, como también en los artículos 136 inciso a) y 137 de la Decisión 486, y la mala fe. Siendo que la marca objeto de nulidad fue solicitada para registro el 05 de marzo de 2001 a favor de Línea Cosmética S.A.C ., luego fue transferida a dos titulares previos hasta ser transferida a la actual titular. La empresa accionante es una empresa fabricante de jabones y artículos de limpieza personal fundada en el año 1993, la cual exporta sus productos a más de 132 países. Entre los productos de la empresa accionante destacan los jabones de baño HARMONY, marca que es notoriamente reconocida nivel mundial por su calidad y variedad de fragancias. El jabón de baño HARMONY viene siendo importado a Perú por distintas empresas desde hace más de 20 años. Prueba de ello, es la Resolución Nª 2543-201 O!TPl 1NDECOPI , de fecha 11 de diciembre de 201 O, recaída en el expediente Nº 3881182009, correspondiente a la denuncia por infracción interpuesta por GRUPO EMPRESARIAL ATLANTIC S.A.C. contra el importador ANISAL CUBAS CABALLERO, quien señaló que los jabones Harmony FUERON COMPRADOS en Panamá a la empresa Crown Royal Trading Corp. y que son fabricados por PT Megasurya Mas. Página 1 de 15 INS TITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PR OPIEDAD INTELECTUA L Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 · Perú I Telf: 224 7800 e-mail: consultas@indecopi.gob.pe I Web: www.indecopi.gob.pe

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INDECOPI

La marca HARMONY se encuentra registrada en Colombia y Estados Unidos de América. Siendo la marca objeto de nulidad gráfica y fonéticamente semejante con su marca registrada HARMONY. La marca objeto de nulidad fue obtenida de mala fe y con el ánimo de perpetrar actos de competencia desleal. Adjuntó medios probatorios. Amparó la acción de nulidad en base a los artículos 135 incisos e), i) y p), 136 incisos a) y h), 137, 172 y 173 de la Decisión 486. Mediante escrito de fecha 14 de diciembre de 2018, HUAMAN AQUIPUCHO YOLANDA, de Perú, al absolver el traslado de la nulidad interpuesta manifestó lo siguiente: No corresponde realizar un nuevo examen de registrabilidad de la marca HARMONY y logotipo (certificado Nº 72033) más aún cuando la accionante no cuenta con derechos registrados en Perú ni ha probado la condición de notoria de la marca alegada. La carga de la prueba corresponde a quien alega los hechos, siendo que en la página web de la empresa accionante figura que ha sido creada recién en el 2009, y la marca objeto de nulidad fue solicitada para registro el 05 de marzo de 2001 . Ha realizado la búsqueda en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia de la marca HARMONY, clase 03, la cual se encuentra registrada con certificado Nº 445589 desde el 18 de abril de 2012, por lo que, la marca objeto de nulidad fue solicitada con anterioridad en Perú a la marca registrada en Colombia a favor de la accionante. La accionante señaló que es titular de la marca HARMONY en la clase 03, en Estados Unidos de América, siendo que la fecha de solicitud fue el 29 de octubre de 2013 y la situación actual es "no registrada". No se ha probado la mala fe , puesto que la marca objeto de nulidad ha sido solicitada y registrada con anterioridad al registro y solicitud de la marca de la accionante en Colombia y Estados Unidos de América. La nulidad debe de ser declarada improcedente conforme a lo establecido en el artículo 172 de la Decisión 486. La marca objeto de nulidad no se encuentra incursa en ningún supuesto de nulidad de los artículos 134 y 135 de la Decisión 486. La marca HARMONY y logotipo (certificado Nº 72033) tampoco ha vulnerado los incisos que conforman el artículo 136 de la Decisión 486, habiéndose vencido el plazo de los 5 años desde su fecha de otorgamiento. La marca HARMONY, objeto de nulidad, no fue solicitada mediando mala fe. La nulidad interpuesta es forzada. 2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar lo siguiente:

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(i) (ii)

INDECOPI

Si la presente acción de nulidad resulta procedente. De ser el caso, si al momento de otorgarse el registro de la marca de producto HARMONY y logotipo, inscrita con certificado Nº 72033, se contravino lo dispuesto en las normas vigentes al momento de su otorgamiento.

3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 3.1 . Cuestiones previas

• Invocación de supuestos de competencia desleal como fundamentos de la nulidad Entre los fundamentos de la nulidad interpuesta en el presente procedimiento, la accionante citó el artículo 137 de la Decisión 486 y señaló que el registro de la marca cuya nulidad se pretende fue solicitado a efectos de perpetrar, consolidar y facilitar actos de competencia desleal. Al respecto, cabe precisar que los supuestos de competencia desleal no constituyen causales de nulidad del reg istro de una marca, las cuales se encuentran debidamente establecidas por el artículo 172 de la Decisión 486. Sin embargo, se advierte que la Decisión 486 contempla la mala fe como una causal para decretar la nulidad de una marca, así, teniendo en cuenta que toda conducta desleal importa en definitiva un acto de mala fe de parte de quien incurre en ella, la alegada conducta desleal de la emplazada corresponde ser incluida dentro del análisis de la mala fe invocada por la accionante. •

Respecto a la temeridad invocada por la emplazada

La emplazada alegó que la accionante ha presentado la nulidad de manera forzada. Al respecto, se debe dejar constancia que la sanción por temeridad, únicamente se circunscribe a la presentación de oposiciones temerarias dentro de un proced imiento de solicitud de registro de marca; siendo que la norma no prevé la figura de temeridad en las acciones de nulidad de registro, como en el presente caso.

3.2. Informe de antecedentes Del informe de antecedentes que obra en autos, se ha verificado que HUAMAN AQUIPUCHO YOLANDA 1, de Perú, es titular de la marca de producto constitu ida por el logotipo conformado por la denominación HARMONY escrita en letras características de color verde militar, conforme al modelo adjunto:

Cabe señalar que inicialmente la marca fue registrada a favor de LINEA COSMIATRICA S.A.C., de Perú. Posteriormente mediante Resolución Nº 11 467-2006/0SD-INDECOPI, fue transferida a favor de GRUPO EMPRESARIAL ATLANTIC S.A.C. Luego mediante Resolución N° 7413-2010/DSD-INDECOPI fue transferida a favor de ZAMBRANO DE LA PEÑA, JULIO CESAR, de Perú. Y finalmente , mediante Resolución N° 18116-2015/DSD-IN DECOPI fue transferida a la actual titular HUAMAN AQUIPUCHO YOLANDA. Página 3 de 15 INSTITUTO NACIONA L DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

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HARMONY Inscrita el 30 de mayo de 2001 , con certificado Nº 72033, vigente hasta el 30 de mayo de 2021 , que distingue productos para el tratamiento integral para el cuidado y mantenimiento de la piel, consistente en: crema de limpieza, mascarilla astringente, crema nutritiva, crema humectante, protector solar, de la clase 03 de la Clasificación Internacional. Cabe señalar que dicha marca fue solicitada el 05 de marzo de 2001 , de 2001 , mediante expediente Nº 124330-2001 .

3.3.

Determinación de la norma aplicable

La declaración de nulidad tiene efectos retroactivos, es decir, implica que el registro de una marca nunca fue válido , considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido los efectos previstos por ley.2 Dado el carácter retroactivo de la nulidad, resulta necesario determinar la normatividad que se encontraba vigente al momento de la concesión del registro cuestionado, ya que será en base a dichas disposiciones que se evaluará la validez del registro. En efecto, la nulidad implica un acto que se considera inválido por haber incurrido en un vicio vigente al momento de su nacimiento, de conformidad con las normas vigentes en dicho momento. Es por ello que aquellas causales de nulidad estipu ladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad, no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normativa vigente al momento de su concesión, ya que lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente , contraviniendo lo dispuesto por el artículo 103 de nuestra Constitución . En el presente caso, al momento de otorgarse el registro de la marca HARMONY y logotipo, inscrita con certificado Nº 72033, (concedido en virtud de la Resolución Nº 5715-2001 /0SD-INDECOPI, de fecha 30 de mayo de 2001 ), se encontraban vigentes el Decreto Leg islativo Nº 823 y la Decisi ón 486 (esta última norma actua lmente vigente), por lo que el análisis respecto a la validez del registro de la referida marca debe ser realizado a la luz de dichas disposiciones. En cuanto a la parte procedimental, cabe señalar que la norma aplicable es la Decisión 486, concordante en lo pertinente con el Decreto Legislativo Nº 10753 (antes Decreto Legislativo Nº 823).

2 BOTANA AGRA, Manuel. "Panorámica de la Ley 32/ 1998 Española de Marcas·. en Revista

AD/ N° 13,

1989-90, p. 28. 3

De conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1075. Página 4 de 15 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETEN CIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUA L Calle De la Prosa 104 , San Borja, Lima 41 - Perú I Tell: 224 7800 e-mail: consultas@lndecopi.gob.pe I Web: www.indecopi.gob.pe

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3.4.

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Análisis de la causal de nulidad

El primer párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. Por su parte, el segundo párrafo del citado artículo establece que la autoridad nacional competente decretará, de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención a lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. De la revisión de los argumentos expuestos, se advierte que la acción de nulidad iniciada por PT. Megasurya MAS, de Indonesia, se sustenta en que el registro de la marca HARMONY y logotipo se encontraba incurso al momento de su otorgamiento en las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 135 literales e), i) y p) y 136 incisos a) y h) de la Decisión 486. Adicionalmente, la accionante sustentó su acción en que el registro de la marca objeto de nulidad fue obtenido mediando mala fe. Teniendo en cuenta lo anterior, corresponde determinar si resulta atendible el argumento de la accionante. 3.5. Procedencia de la acción de nulidad La emplazada señaló que la nulidad debe ser declarada improcedente, en virtud a lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486. Asimismo, ha manifestado que la marca HARMONY y logotipo (certificado Nº 72033) no ha vulnerado los incisos que conforman el artículo 136 de la Decisión 486, habiéndose vencido el plazo de los 5 años desde su fecha de otorgamiento. Al respecto, esta Com isión debe precisar lo siguiente: l.

11 .

Conforme se ha señalado precedentemente la norma aplicable en la parte procedimental es la Decisión 486. Esta norma establece en su artículo 172 que la acción de nulidad relativa prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. En efecto, el segundo párrafo del artículo referido , dispone que: La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. En el presente caso, PT. Megasurya MAS, de Indonesia ha interpuesto una acción de nulidad relativa , basada en un eventual riesgo de confusión entre la marca objeto de nulidad HARMONY y logotipo, inscrita con certificado Nº 72033 y las marcas HARMONY de su propiedad , y la mala fe con que actúo el Página 5 de 15

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111. IV.

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emplazado. Cabe precisar que no señaló los datos de registro de las marcas afectadas. La marca HARMONY y logotipo, inscrita con certificado Nº 72033 fue otorgada cuando se encontraba vigente la Decisión 486 y el Decreto Legislativo Nº 823. Teniendo en cuenta lo anterior, el plazo para la prescripción de acciones de nulidad relativas y la mala fe contra el registro de la marca HARMONY y logotipo debe computarse a partir de la fecha de concesión de dicho registro, esto es, 30 de mayo de 2001 . En ese sentido, el plazo de cinco años venció el 30 de mayo de 2006. En el presente caso, se advierte que la presente acción de nulidad ha sido interpuesta el 03 de octubre de 2018, es decir, cuando el plazo para interponer la acción, ya se encuentra prescrito.

Cabe precisarse que los fundamentos de la nulidad basados en el artículo 136 incisos a) y h), así como la mala fe, forman parte de los supuestos de las nulidades relativas , siendo que la emplazada ha deducido que la acción prescribió, dado que han pasado más de cinco años desde la fecha de concesión del reg istro en cuestión, corresponde considerarse dentro de este punto a los referidos fundamentos de la nulidad. En ese sentido, conforme a lo expuesto, dado que el plazo para interponer la presente acción de nulidad ha prescrito , corresponde declararla improcedente en este extremo.

3.6.

Requisitos de registrabilidad y prohibiciones de registro

En el caso concreto , la accionante señaló que la marca objeto de nulidad se ha registrado en contravención del artículo 135 incisos e), i) y p) de la Decisión 486. 3.6.1. Requisitos de registrabilidad y prohibiciones de registro El artículo 134 de la Decisión 486 establece que se entenderá por marca todo "( ... ) signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado". Añade que "( ... ) podrán reg istrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica ( .. . )". Es decir, que conforme a la normativa andina, cualquier elemento distintivo , y en consecuencia perceptible, puede ser considerado como marca , siem pre que esté en aptitud de cumplir la función principal de esta figura, que es la función identificadora. De este modo, la Decisión 486, incluye una amplia gama de elementos susceptibles de ser registrados como marca, señalando de forma enunciativa, ejemplos de tales signos. En el mismo sentido, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, establece que "Ja marca es el medio o el modo ex terno y necesario del que se valen Jos empresarios para asignar a sus servicios y p roductos un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y p roductos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la m arca como signo ex terno de diferenciación y Jos productos como objeto de protección de Ja marca". 4

Proceso Nº 22-IP-96, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 265 del 16 de mayo de 1997, p. 17 Página 6 de 15 INSTITUTO NACIONA L DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

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Así, la marca tiene como función esencial el distinguir los productos o servicios de un competidor de los demás productos o servicios que se ofrecen en el mercado. Ese carácter distintivo del signo permite al empresario individualizar sus productos o servicios para así participar en el mercado y, por otro lado, permite al consumidor identificar el origen , procedencia y calidad del producto o servicio que desea adquirir o contratar, sin verse expuesto a confusión o engaño. Cabe señalar, sin embargo, que para efectos de determinar la aptitud distintiva de un signo deberán relacionarse sus características constitutivas inherentes con los productos o servicios que en concreto dicho signo pretende distinguir. Así, si el signo solicitado es capaz de diferenciar los productos o servicios que pretende distinguir, de aquellos que producen, comercializan o prestan los competidores , entonces ostentará la distintividad que le permitirá acceder a la protección registra! como marca. Es al relacionar los signos con los productos o servicios que pretenden distinguir que se revelará su aptitud distintiva o su incapacidad para diferenciar unos productos o servicios de otros. Por ello, por ejemplo, un signo que resulte ser usual, genérico o descriptivo, respecto de los productos o servicios que pretende distinguir, no podrá constituirse como marca al carecer de esa aptitud esencial de ser el medio instrumental diferenciador de los productos o servicios ofertados en el mercado. 3.6.2. Signos descriptivos El artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 regula con ciertas modificaciones la prohibición que se encontraba contenida en el artículo 82 inciso d) de la Decisión 344 5 , al señalar que "no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos". Dicha norma enumera las principales características sobre las que pueden informar las denominaciones descriptivas, tales como calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción, concluyéndose con una cláusula general "(. . .) u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse", incluyendo además de manera expresa a las frases laudatorias de los productos.

5 El articulo 82 inciso d) de la Decisión 344 establecía que no podían registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad , el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción y otros datos, caracterlsticas o infonnaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse.

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En ese sentido, se entiende por denominación descriptiva aquella que "informa a los consumidores y usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio 6". De lo expuesto, se advierte que el carácter descriptivo de un signo como causal de irregistrabilidad debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios a distinguir, ya que puede suceder que un signo por constituir una indicación descriptiva de determinados productos o servicios no sea registrable en relación a ellos, pero si lo sea respecto a otros productos o servicios. Así, si una denominación es capaz de comunicar directamente las características, cualidades, cantidad u otra información referente al producto o servicio al cual se aplica, entonces estamos frente a una denominación descriptiva para dicho producto o servicio y por lo tanto irregistrable. Asimismo, cabe señalar que la prohibición de registro en análisis, sólo comprende a los signos que "exclusivamente" estén compuestos por elementos descriptivos , por lo que signos que contengan otros elementos que le otorguen distintividad sí podrían acceder al registro . Es importante precisar que la razón para prohibir el registro de signos descriptivos, no radica únicamente en su falta de aptitud distintiva, sino que, al ser elementos que brindan información sobre determinados productos o servicios, deben ser libremente utilizables por todos los competidores que actúan en el mercado. En tal sentido, de otorgarse el derecho a su uso exclusivo en favor de una persona, se estaría privando a los competidores de la facultad de emplear dichos términos para mencionar las características u otras especificaciones de sus productos o servicios, concediéndose una ventaja injusta a un competidor singular, sin que ello sea consecuencia de su propio actuar en el mercado. Ahora bien, es pertinente diferenciar a los signos descriptivos (que son irregistrables) de los signos evocativos (que sí pueden acceder al registro). Sobre los signos descriptivos, David Rangel Medina en su obra "Tratado de Derecho Marcario", dice que: "descriptivas son las marcas que consisten en la definición del producto a que se aplican o que evocan la idea del mismo, sea porque el vocablo o locución guarda relación directa con la naturaleza del producto, con su composición física o qufmica, con sus propiedades; bien porque el vocablo expresa el tipo, peso, medida, función o destino del producto (. ..) Como en las genéricas y en las vulgares la incapacidad distintiva de la marca descriptiva radica en el hecho de que todos los productos que tienen determinada propiedad, función o característica, pueden ser individualizados del mismo modo bajo la misma denominación, la cual es impropia para servir de marca, porque pertenece al dominio público".7 En ese sentido, un signo descriptivo es aquel que transmite directamente a la mente del consumidor una imagen o idea sobre el producto que distingue sin llevar a cabo algún ejercicio de interpretación; es decir, que indica o señala las características o cualidades 6

OTERO LASTRES, Manuel. Citado por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en la sentencia del Proceso N° 12-IP-96, en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena del 16 de mayo de 1997, p. 37. 7 Rangel Medina, David. Citado por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en la sentencia del Proceso Nº 13-IP-96, p. 7. Página 8 de 15 INSTITUTO NA CIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Calle De la Prosa 104. San Borja. Lima 4 1 ·Perú /Telf: 224 7800 e-mail: consultas@indecopi.gob.pe I Web: www.indecopi.gob.pe

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que posee el producto, sin necesidad de realizar ningún esfuerzo de imaginación o proceso deductivo, para establecer la relación que existe entre el signo y la característica del producto marcado. Por el contrario, un signo será evocativo cuando el público consumidor requiera realizar algún esfuerzo de imaginación para establecer indirectamente la relación que existe entre el signo y la característica del producto marcado. 3.6.3. Signos engañosos El inciso i) del artículo 135 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, dispone que no podrán registrarse como marcas los signos que "puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre Ja procedencia geográfica, Ja naturaleza, el modo de fabricación, las caracterlsticas, cualidades o · aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate". Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado - al comentar las normas de la anterior Decisión 344, cuyo articulo 82 inciso h) regulaba en similares términos la prohibición contenida en la actual Decisión 486 - que los signos son engañosos cuando provocan "en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o del servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, Ja aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error" .8 Por otro lado, "el efecto obstativo provocado por la existencia de una indicación engañosa se comunica a Ja totalidad de Ja marca de la que forma parte - como elemento componente- la indicación susceptible de inducir al público a error". En tal sentido, a fin que un signo se encuentre incurso en la referida prohibición, debe ser susceptible de infundir en los medios comerciales la creencia que los productos o servicios a que se refiere el signo tienen determinadas características, calidad, utilidad, finalidad o cualquier otro factor que no corresponde a la realidad del producto o servicio, como por ejemplo aquellas que contienen una falsa indicación de procedencia (referencia geográfica). De esta manera, se trata de signos que nos proporcionan una información equivocada o incorrecta respecto de los productos o servicios que se desean distinguir, la cual puede ser determinante en la decisión de compra de los consumidores, razón por la cual no pueden ser admitidos a registro, como por ejemplo ocurre con el signo IRROMPIBLE para distinguir vaj illas de porcelana u OROPUR para joyas de fantasía.10 De esta manera, no sólo se requiere que el signo contenga una información errónea, sino que la Autoridad con ayuda de conocimientos técnicos, materiales de investigación 8

Sentencia del Proceso 30-IP-96. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 299 del 17 de octubre de 1997, pp. 48 a 52. 9 FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. Tratado sobre derecho de marcas. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid 2001 , p. 162. 10 MÁRQUEZ, Thaimy. Manual para el examen de registrabilidad de marcas en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Andinos. lndecopi, Lima 1996, p. 29. Página 9 de 15 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú I Telf: 224 7800 e-mail: consultas@indecopi.gob.pe I Web: www.indecopl.gob.pe

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e informaciones de otras fuentes usuales, determine que dicho error es capaz de influenciar a los círculos de consumidores correspondientes en su decisión de compra. Por lo anterior, es irrelevante la intención del solicitante o que el engaño se haya efectivamente producido. El peligro de engaño de una marca debe provenir de la marca misma, esto es, el contenido o la expresión de la marca debe ser engañoso. No es relevante la modalidad en que la marca va ser usada o es usada. Por tanto. no se está ante un signo engañoso si el engaño radica en que el uso del mismo se puede esperar un engaño. Adicionalmente, en todos los casos el carácter engañoso de un signo se juzgará en relación a determinados productos o servicios y por la opinión de los consum idores correspondientes (compradores de los productos o usuarios de los servicios). Ahora bien, a efectos de determinar el carácter engañoso de un signo debe verificarse la concurrencia de tres elementos. En primer lugar, que represente de manera inexacta algún elemento esencial e importante de los productos o servicios a distinguir. En segundo término, la representación o impresión que produce el signo debe ser manifiestamente falsa . Y, en tercer lugar, debe tratarse de un elemento en el cual el público confía para tomar su decisión de adquirir o contratar los productos o servicios. Cabe señalar que entre los signos susceptibles de causar engaño se encuentran comprendidos aquellos que dan la falsa impresión que los productos que identifican han obtenido premios, certificaciones o sellos de calidad , así como también aquellas indicaciones que hacen pensar erróneamente que alguna organización neutral ha dado su conformidad a dichos productos. 3.6.4. Signos contrarios a la ley. a la moral, al orden público o a las buenas costumbres El inciso p) del artículo 135 de la Decisión 486 tiene como ratio legis la protección del interés público en varios grados. Así , la norma cautela la moral social (al impedir el registro de signos que contraríen o afecten las buenas costumbres), vela por los intereses de paz, estabilidad y justicia (al proscribir las menciones atentatorias contra el orden público) para finalmente establecer protecciones directas a un sujeto colectivo constituido por los medios comerciales y el público consumidor. Previamente a realizar el análisis de la marca registrada, es conveniente precisar los conceptos de ley, moral, orden público y buenas costumbres.

En concordancia con lo establecido por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el Proceso 30-IP-9611 , conviene precisar que la interpretación del literal g) del artículo 72 de la Decisión 313 (recogida en térm inos similares por el artículo 135 inciso p) de la Decisión 486) y, de manera especial, la palabra "ley" contenida en el precepto, es

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 299 del 17 de octubre de 1997, pp.46, 52 y ss. Página 10 de 15 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

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necesario efectuarla en aplicación de criterios que miren al fin ulterior de la norma y en el contexto en que se encuentra inmersa. Conforme lo expresa el Tribunal en el citado Proceso 30-IP-96, cuando la disposición comunitaria hace alusión a la palabra "ley", no debe entenderse que las legislaciones internas sobre marcas pueden incorporar nuevas prohibiciones de registro que las contempladas en el Régimen Común Andino sobre Propiedad Industrial. Sin embargo, el derecho positivo de cada país ha incorporado en su ordenamiento jurídico disposiciones de carácter imperativo que velan por los intereses generales y que tienen por fundamento el orden público, la paz, la estabilidad, la moral y las buenas costumbres. Estas normas positivas internas no pueden ser desconocidas por la Oficina nacional competente al momento de conceder el registro.

Conceptualmente, se entiende por moral aquello perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia. Ciencia que trata del bien en general, y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia.12 En términos generales, puede definirse a la moral como la conducta espiritual referida a la valoración en base a la conciencia individual o a los valores del entorno social. La moral considera los actos humanos en relación con el sujeto mismo que los cumple, determinando entre los actos posibles de éste cuál es la conducta debida: selecciona, entre las posibilidades del comportamiento, aquéllas que son debidas o son lícitas, y las opone a aquellos otros comportamientos posibles, pero indebidos, ilícitos o proh ibidos.13 Si bien existe una estrecha relación entre las normas morales y las normas jurídicas ya que no es posible vaciar el derecho de su contenido ético - existen diferencias entre la Moral y el Derecho, ya que aun siendo éticos los valores hacia los que apunta el derecho, estos son distintos de los valores pura y estrictamente morales. En efecto, la norma moral enjuicia la conducta de los valores supremos hacia los cuales debe orientarse la vida humana; toma la vida humana en sí misma, en su plenitud, centrándola en su auténtica y más radical significación , atendiendo a su supremo destino y misión, y contemplándola en su auténtica realidad , que es siempre la realidad individual, única , singular e intransferible. En cambio, la norma moral jurídica enjuicia y regula el comportamiento humano desde el punto de vista de las repercusiones de éste en otras personas y en la sociedad. La Moral constituye la ciencia del bien en general; el conjunto de normas de conducta que la mutua convivencia fija entre los hombres; la ciencia de las costumbres sociales. La coacción, de la cual carecen las normas morales, sirve de elemento diferenciador con respecto a las normas jurídicas; si bien muchas reglas éticas reciben por ello sólo el amparo del derecho, mientras ciertas disposiciones positivas están desprovistas de sanción en caso de incumplimiento, por omisión del legislador, por la poca entidad de la 12 13

Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española . Enciclopedia Juridica Omeba. Página 11 de 15 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUA L Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú I Telf: 224 7600 e-mail: consultas@indecopi.gob.pe I Web: www.indecopi.gob.pe

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situación o por alguna razón superior, como la que lleva a no aplicar una pena en ciertos casos, entre ellos, la condena condicional. 14 Orden público Conceptualmente, puede definirse el orden público como la situación de normalidad y tranquilidad en la que discurren las principales actividades de un Estado sin perturbaciones ni conflictos . El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 4-IP-88 15 , señala que el orden público se refiere al Estado, a la cosa pública. Este orden es el imperio de la ley de la tranquilidad ciudadana que debe ser garantizado por el Estado. En tal sentido fue definido por Hauriou como el "orden material y exterior considerado como estado de hecho opuesto al desorden; como estado de paz opuesto al estado de perturbación". Son actos contra el orden público, por ejemplo, los que atentan contra la seguridad públ ica, los que afectan el normal funcionamiento de los servicios públicos, los tumultos y disturbios públicos, el pillaje, el vandalismo, la subversión, la apología de la violencia, los atentados contra la salubridad pública y, en general, los que alteran la paz pública o la convivencia social. En consecuencia, un signo denominativo o figurativo cuyo efecto en el público pueda ser el de estimular este tipo de actos, no podrá ser admitido como marca. Asimismo , el Tribunal Andino, en el Proceso 2-IP-94 16 , ha manifestado sobre el orden público lo siguiente (. . .) "Aunque por definición la generalidad de la ley hace que ella se presuma dictada en beneficio colectivo, existen algunas disposiciones cuyo enfoque jurídico mira especialmente a la protección de los intereses de la colectividad, de manera tal que éstos ejercen una acción predominante sobre el interés individua/ a fin de mantener la estabilidad del orden jurídico en una comunidad determinada". Fernández-Novoa ha indicado que el "orden público" debe ser concebido como el conjunto de principios jurídicos, políticos, morales y económicos que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social en un pueblo y en una época determinada. Buenas costumbres En términos generales, puede considerarse como buenas costumbres , en un lugar y en un momento determinado, aquéllas que reflejan una adecuación entre la actuación individual o colectiva y la moral. El Tribunal Andino, en el referido Proceso 4-IP-88, ha manifestado que por "buenas costumbres" debe entenderse la conformidad de la conducta con la moral aceptada o predominante según el lugar y época. Suele tener esta expresión un sentido ético general y no propiamente comercial , y se la refiere , entre otras, a conductas que chocan con la moral social tales como la prostitución, el proxenetismo, la vagancia, los juegos prohibidos, etc. y las conductas delictivas en general. Un signo de cualquier tipo, 14

Diccionario de Derecho Usual, Guillermo Cabanellas. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 39 del 24 de enero de 1989, p.3. 16 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 160 del 21 de julio de 1994, p.4. Página 12 de 15 15

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denominativo o figurativo , que pueda extenderse como apología o simple propaganda de esta clase de conductas, será entonces irregistrable como marca. Asimismo , en el Proceso 30-IP-96, se ha precisado que los términos "buenas costumbres no pueden ser confundidos con la costumbre como fuente del derecho nacida de la práctica social ni, de manera particular, con la costumbre mercantil, la cual tiene esencial importancia dentro del ámbito del Derecho Comercial dado su característico dinamismo y constante evolución; muestra de esa importancia constituye el reconocimiento hecho por las leyes mercantiles al otorgar a la costumbre valor como fuente del derecho, equiparándola incluso a la propia ley, dentro de determinados parámetros. Pero no puede hablarse en el mismo sentido cuando la ley se refiere a las "buenas costumbres" consideradas como la "conformidad que debe existir entre los actos humanos y los principios de la Moral". En el mismo sentido, Fernández-Novoa precisa que las "buenas costumbres" han de asim ilarse a la moral en el sentido de la conducta moral exigible y exigida en la normal convivencia de las personas estimadas honestas. 3.6.5. Aplicación al caso en concreto La accionante señaló que la marca objeto de nulidad se ha registrado en contravención del artículo 135 incisos e), i) y p) de la Decisión 486. Al respecto, se aprecia que la marca registrada se encuentra constituida por la denominación HARMONY y logotipo (se reivindican colores), conforme al modelo:

HARMONY Según se aprecia, se trata de una marca conformada por la denominación HARMONY escrita con letras características de color verde, lo que conlleva a que la referida marca en su conjunto tenga la aptitud distintiva suficiente para identificar los productos que distingue, diferenciándose suficientemente de los demás de la misma clase que se ofrecen en el mercado. La accionante señaló que la marca objeto de nulidad resulta descriptiva de los productos que distingue. Ahora bien, la referida marca distingue productos para el tratamiento integral para el cuidado y mantenimiento de la piel, consistente en: crema de limpieza, mascarilla astringente, crema nutritiva, crema humectante, protector solar, de la clase 03 de la Clasificación Internacional. Al respecto, se advierte que la denominación HARMONY está escrita en idioma inglés que significa "armonía", aún cuando el público consumidor pueda entender el significado por su escritura parecida al idioma castellano, aplicada a los referidos productos resulta una denominación arbitraria, la cual no informa de manera directa alguna de las características de los productos de la clase 03; es decir, no transmite al público nada acerca de la calidad, la cantidad , el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o Página 13 de 15 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 · Perú I Telf: 224 7800 e-mail: consultas@indecopi.gob.pe I Web: www.lndecopi.gob.pe

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informaciones de los productos que distingue. Por lo que, la marca objeto de nulidad no se encuentre incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, por lo que corresponde declarar infundada la nulidad formulada en dicho extremo. La accionante señaló que la marca materia de nulidad se encontraría incursa en el artículo 135 inciso i) de la Decisión 486. Al respecto, la marca objeto de nulidad muestra directamente que se trata de productos para el tratamiento integral para el cu idado y mantenimiento de la piel, consistente en: crema de limpieza, mascarilla astringente, crema nutritiva, crema humectante, protector solar, de la clase 03 de la Clasificación Internacional, es decir, el consumidor no pensará que se refieren a otros productos que no distingue la marca objeto de nulidad. Así, a criterio de esta Comisión, la marca objeto de nulidad no resulta engañosa, tal como lo alegó la accionante, ya que la marca objeto de nulidad, por sí misma, no es susceptible de engañar al público sobre la procedencia · geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos a los que será aplicado. Por lo que, la marca objeto de nulidad no se encuentre incurso en la prohibición de reg istro establecida en el articulo 135 inciso i) de la Decisión 486, por lo que corresponde declarar infundada la nulidad formulada en dicho extremo. La accionante señaló que la marca materia de nulidad se encontraría incursa en el artículo 135 inciso p) de la Decisión 486. Al respecto , la presencia de la denominación que conforma la marca objeto de la presente acción, así como el tipo de letra en color verde, no son susceptibles de afectar la moral, el orden públ ico o las buenas costumbres, ya que no consisten en un nombre relacionado a un producto o actividad considerados como ilícitos, ni constituyen un signo obsceno o que pueda incitar al odio, a la violencia, al racismo u otro tipo de conductas antisociales o que sea susceptible de generar desagrado, molestia, menosprecio o agravio a las personas o a la colectividad; por lo que no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso p) de la Decisión 486.

Por lo expuesto, se determina que el signo materia de nulidad no se encuentra incurso en las prohibiciones de registro contenidas en el artículo 135 incisos e), i) y p) de la Decisión 486; por lo cual corresponde declarar infundada la nulidad formulada en estos extremos.

3.7. Conclusión En virtud a las consideraciones expuestas, el registro de la marca de producto HARMONY y logotipo, inscrita con certificado Nº 72033, no incurre en las causales de nulidad del artículo 172 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial , razón por la cual corresponde declarar infundada la acción de nulidad interpuesta por PT. Megasurya MAS, de Indonesia. La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo Nº Página 14 de 15 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD IN TELECTUA L Calle De ta Prosa 104, San Borja, Lima 41 ·Perú I Tell: 2.24 7800 e-mail: consultas@indecopi.gob.pe I Web: www.lndecopi.gob.pe

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1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). 4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

Declarar INFUNDADA la acción de nulidad interpuesta por PT. Megasurya MAS, de Indonesia, contra el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación HARMONY escrita en letras características de color verde militar, conforme al modelo adjunto, para distinguir productos para el tratamiento integral para el cuidado y mantenimiento de la piel, consistente en: crema de limpieza, mascarilla astringente, crema nutritiva, crema humectante, protector solar, de la clase 03 de la Clasificación Internacional, inscrita con certificado Nº 72033, vigente hasta el 30 de mayo de 2021 , a favor de HUAMAN AQUIPUCHO YOLANDA, de Perú. -

Con la intervención de los miembros de Comisión: Ray Augusto Meloni García, Sandra Patricia Li Carmelino, Gise//a Carla Ojeda Brignole y Efraín Samuel Pacheco Guillén.

Regístrese y comuníquese

\ '· . RAY AUGUSTO MELONI GARCIA Presidente de la Comisión de Signos Distintivos

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DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS Calle la Prou 104 San Borja

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

Expediente Nº 768979-2018 Señor (es): PT. Megasurya MAS Dirección:

Casilla N° 08 Del lndecopi - SAN BORJA

( ) Traslado de la Nulidad por el plazo de dos meses para su contestación, contando a partir del dia siguiente de notificada la presente, de acuerdo a lo establecido en el articulo 78 de ia Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, aplicable según lo dispuesto por el articulo 173 de la norma referida.

En atención al escrito de fecha 21 de diciembre de 2018, téngase por absuelto el mandato de fecha 18 de diciembre de 2018 y proveyendo el escrito que lo motivó: ( X ) Téngase por contestada la acción de nulidad, a conocimiento del accionante, y pase el expediente a resolver, de acuerdo a lo establecido en el artículo 78 de la Decisión 486, Régimen sobre Propiedad Industrial, aplicable según lo dispuesto por el artículo 173 de la norma referida. Finalmente, téngase presente las facultades otorgadas a ARTURO O. DIAZ HUAMAN para actuar en representación de la emplazada conforme el documento de poder adjunto, así como su nuevo domicilio procedimental, sito en : CASILLA 86 - INDECOPI - SAN BORJA. ( ) Habiendo vencido el plazo de Ley, sin que el emplazado conteste la acción de nulidad , téngase por no contestada y pase el expediente a resolver, de acuerdo a lo establecido en el articulo 78 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, aplicable según lo dispuesto por el articulo 173 de la norma referida.

Lima, 8 de enero de 2019

SE ADJUNTA COPIA DE ESCRITOS Y RECAUDOS

Constancia de recepción

Apell idos y Nombres: ...... ... ....... .... .... ........................... .......... ... . .................. .... .... . . Fecha: ...... ............................. .. ............ . Hora de recepción: ......................... ... ... ..... .. DNI o C. Extr. Nº: ................. ... ........ ............. .. ..... ................ ...................................... .. Firma y/o sello: .. .. ...... .......... ................ ...................... .. ........................ ........ ..... ... .. Vínculo con el destinatario: ..... ... ... ... . .... ................................................................ .

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Folios: 02

Exp. Nº 768979-2018

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A LA DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS DEL(l~DE70~1... _) S .J. ARTURO ORLANDO DIAZ HUAMAN y/o ARTURO DIAZ & ASOCIADOS LAW OFFICES con domicilio

procesal para estos efectos en la Casilla 86 del INDECOPI, en nombre y representación de YOLANDA HUAMAN

AQUIPUCHO,

Perú, en el presente

expediente a Ud., en debida forma decimos: Que, según su proveído de fecha 14 del presente mes y recibido por nuestra Casilla el 19 del mismo mes, atentamente decimos:

Que, cumplimos con adj untar el documento de Poder de nuestra mandante la Sra. YOLANDA HUAMAN AQU IPUCHO.

POR LO TANTO:

A su Despacho solicitamos tener presente lo expuesto y continuar con el trámite respectivo.

Lima, 20 de diciembre del 2018

...-

Galle Monte Rosa N" 211 Ofic 102 Chacanua Sanbago de surco Perú T ... 511 2554752 Nlf~ardtazaboqado~ r.om

PODER

8ila Sra YOLANDA HUAMAN AQUIPUCHO, 1denl!f1cada wn ONI N" 29397601

Dorn1c1llados en Jr Cuzco Nº 910 Luna Norrbran por el presente AR 1URO DIAZ & ASOCIADOS LAW 01-HCES y/o AR 1URO O DI.Al HUAMAN con DNI Nº 09999311 y/o GIOVANNA YLLANES FR,A.NCIA con DNI Nº 09458278, con oficinas en la Av V1clor Andres Belaunde 147 Edificio Rea 06 Piso 07 San Isidro. Lima 27 - Peru Para obtener la proteccton de nuestra propiedad lndustnal e intelectual y con este fin autonzamos a dichos :;ipoaerados pcir3 que nos representen ach.18ndo conjunta o separedarnente ante ~uaesqu1erél autoridades o personas de los ordenes admm1stratrvo contencioso - adm1mstrat1Vo en todo lo relac10nado con los s19urentes actos y gestiones. Registro de marcas de producto de servicio colectivas o defensivas deposito de nombres y enseñas comercia es su renovac1on. prorroga mscripc1ón de transferencia ce marcas a favor del poderdante y camb11; de nombre o dom:ci:rc, acrnn¿s ce opos1c:0n. apciacrcn obsefl¡aG1ón, canc.::Jacron mtl1dad mfracc1on a derechos de prop•edad mte!ectual competencia desleal medidas cautelares dedarac1ones ¡uradas y en genera los ¡uic1os civües. penaes administrativos o contencioso - administrativos que promovamos o se nos promuevan Pudiendo en lodos los actos y gestiones arriba mencionados susbtuir este mandato entre los apoderados. trans191r des1st1r 1ec1b1r, cancelar presentar medios 1rnpugnatonos ante las Com1s1ones respec!Jvas del lndecq::>1 aceptar nollf1cac1ones y nombrar apoderados ¡ud1c1ales y extra-Jud1c1ales Finalmente este Poder rabf1ca la validez de todos los actos y sohc1tudes que a nombre de la poderdante hubieren reaizado los apoderados en relac10n con las facultades anteriormente enumeradas. antes de la sttsrnoc1on del prese.nte Poder Dado y firmado el 14 de dJc1embre del 2018

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Expediente Nº 7 68979-2018

SUMILLA: CONTESTA TRASLADO DE NULIDAD Solicita: Se declare IMPROCEDENTE, la acción de Nulidad interpuesta, contra la decisión que Otorga a registro la marca tipo mixta "HARMONY y LOGOTIPO", clase 03, Certificado Nº72033

A LA DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS DEL INDECOPI COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS YOLANDA

HUAMAN

"Accionada"),

AOUIPUCHO

representada

por

Perú

ARTURO

(en

adelante

DIAZ

HUAMAN,

identificado con DNI. 09999311 de las oficinas de ARTURO DIAZ & ASOCIADOS

LAW OFFICES S.A.C., con

RUC

Nº 20518105621,

señalando domicilio legal en la Calle Monterosa 271, Of. 702, 15038, Santiago de Surco, Lima- Perú y domicilio procesal para estos efectos en la Casilla 86 del INDECOPI, con teléfono Nº 2554752, email: adiaz@ardiazabogados.com, según poder adjunto en el presente escrito, atentamente decimos: Oue, hemos sido notificados con la Acción de Nulidad presentada por PT. MEGASURYA MAS de Indonesia (en adelante la "Accionante") del registro de la Marca de producto registrada "HARMONY y LOGOTIPO", inscrita con el certificado N°72033, que distingue diversos productos de la clase 03. Oue, a través de su autoridad, he recibido con total sorpresa el traslado de la acción de NULIDAD TOTAL, interpuesta contra mi marca registrada "HARMONY y LOGOTIPO" , clase 03, inscrita con el Certificado Nº72033. Revisando los alegatos señalados por la accionante, dejo constancia de mi extrañeza, ya que se pretende realizar un NUEVO EXAMEN DE REGISTRABILIDAD de mi marca otorgada, y querer enfrentarla con el signo mixto no registrado "JABONES DE BAÑO HARMONY", clase 03, en el PERU.

CENTRO EMPRESARIAL CHACARILLA CALLE M ONTE ROSA 271 OFICINA 702 - 15038, SANTIAGO DE SURCO, LIMA - PERU CENTRAL PHONE:

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ARTURO DÍAZ 6 ASOCIADOS Abogados 1 Attorneys at Law ln1e/lecrua/ Properry - Liligations Law Enforcement In1e/lec111a/ Properry Crime

Dejo constancia que el nuevo anál isis solicitado ES ILEGAL y por demás IMPROCEDENTE debido a que la empresa accionante, NO HA PROBADO TENER MARCA REGISTRADA en el Perú, y mucho menos que tenga la mencionada marca "Jabones de Baño Harmony", la probada condición de ser "marca notoria o renombrada" en la República del Perú. A continuación, paso a contestar el traslado de la acción presentada forzadamente por la empresa PT. MEGASURYA MAS de republica de Indonesia, a tiempo y forma sustentada bajo los siguientes fundamentos de hecho y derecho: PRIMERO. - IMPROCEDENCIA de la "acción de parte", ante la NO probada vulneración de los Artículos 134, 135 y el inciso a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y tampoco del Art. 12 del D. Leg. Nº1075. En su escrito la accionante, señala en su inciso 2.1, que su representada "se ha posicionado como uno de los líderes en la refinería de aceite

de palma y su industria de derivados, y hemos distribuido nuestros productos a toda Indonesia, así como a más de 132 países de todo el mundo". {el resaltado es nuestro) Resulta que la accionante debe conocer que quién afirma algo debe probarlo, y en este caso no se ha cumplido la definición de "la carga de la

prueba", máxime cuando en la mencionada página web, su dedicatoria o introducción "Home" es global y genérica, señalando las imágenes de los d iversos productos que fabrica; pero no se es prueba eficaz, al señalar al p ie "C 2009 PT. Megasurya mas. Todos los derechos reservados". Aquí se demuestra que dicha página electrónica, fue creada el año 2009, mientras que la marca en cuestión " HARMONY y LOGOTIPO", clase 03, fue peticionada a registro en Perú, con fecha 05.03.2001, es decir t ramitada en el año 2001 , con muchos años de anterioridad,

debiendo excluirse del análisis como

prueba; al obrar de contrario a su defensa.

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Luego, señala que se tome en cuenta que la citada marca HARMONY en la clase 03, se encuentra registrada en la república de Colombia. Realizadas las averiguaciones en la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, vemos que el signo HARMONY, clase 03; fue registrada el 18-04-2012 y se encuentra inscrita con el Certificado Nº445589 y en vigencia, veamos:

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Reiteramos que la marca materia de la acción de nulidad "HARMONY y LOGOTIPO ". clase 03. fue peticionada a reaistro en Perú. con fecha 05.03.2001: incluso a la fecha renovada en el año 2011. obrando de contrario a el supuesto no probado de copia, plagio, o de competencia desleal , si a la fecha de nuestra primera solicitud no existía ni rastros de marca alguna con la denominación HARMONY Finalmente, la empresa accionante también señala que posee registrada la marca HARMONY, clase 03 en los Estados Unidos de América, y hecha las averiguaciones ante la USPTO, el resultado señala que dicha marca, presenta los siguientes caracteres; s;gnomixto=

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Clase = 03 Internacional, Fecha de Solicitud = 29-10-2013 Expediente Nº: 86104029 Situación actual = En Trámite I No registrada. Así las cosas, pedimos excluir estos forzados alegatos, que por el contrario obra en su contra. Lo cierto y real, es que el signo HARMONY "i LOGOTIPO. clase 03. fue pedida a registro en el Perú. con fecha 05.03.2001: renovada en el año 2011 y Transferida en el año 2015 a nuestra mandante, siendo prueba de tener nuestra parte, total buena fe comercial y Prelación de derechos en el mercado peruano; dejando sin asidero el pedido ilegal de "nulidad de marca con efectos retroactivos", esto debido a que en las etapas pre-registra! y post-registra!, la accionante no acredita eficazmente con pruebas su pedido de nulidad total o parcial ante su autoridad. En consecuencia, no se ha probado mala fe comercial de nuestra mandante y tampoco de los anteriores titulares del signo en cuestión, y la marca registrada en Colombia, fue presentada con fecha posterior a la solicitud peruana.

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ARTURO DÍAZ S ASOCIADOS Ahogados 1 Attorneys at Law lntellecrual Propercy - Li1iga1io11s Law E11forceme111l111el/ec1ua/ Property Crime

Asimismo, el pedido de marca HARMONY, clase 03, peticionada en los Estados Unidos de América, a la fecha NO ESTA REGISTRADA A SU FAVOR.

consecuencia, la marca registrada en Perú "HARMONY y LOGOTIPO", clase 03, certificado Nº189647; cumple el requisito de Prelación, y es plenamente distintiva, sin infringir lo estipulado en los incisos e), i) y p) del Artículo 135, el inciso a) del Art. 136, el Art. 137, el Art. 172 y mucho menos el Artículo 232 de la Decisión 486. Téngase presente al momento de resolver que la marca materia de nulidad fue comprada por nuestra mandante al Sr. JULIO CESAR ZAMBRANO DE LA PEÑA, contrato que sirvió para realizar el acto modificatorio de cesión con fecha septiembre del año 2015, acto que quedo registrado con fecha Diciembre 29. 2015.

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SEGUNDO.- La empresa accionante, no ha probado tener marca registrada en el PERU, país formante de la Comunidad Andina.

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ARTURO DÍAZ S ASOCIADOS Abogados 1 Attomeys at Law Intel/ectua/ Proper1y - Lirigacions Law Enforcemenr Jn1el/ec111al Properry Crime

Por lo que en defensa de nuestra mandante, pido a su autoridad tomar en cuenta tres hechos incuestionables; 1.- Al día 13 de Diciembre del 2018, no se encuentra registrada en Perú, la marca de producto "HARMONY" solo o con otros elementos distintivos, para distinguir productos de la clase 03. 2.- La empresa accionante, no ha demostrado con documentación eficaz y fehaciente, tener la posesión de marca notoria, respecto al signo o partícula HARMONY, para distinguir productos de la Clase 03 en territorio peruano (país en cuestión). 3.- Que, la acción de Nul idad Interpuesta por PT. MEGASURYA MAS contraviene lo establecido en el Capítulo VII de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y el D. Leg. Nº823 normas legales vigentes al momento de la presentación del signo en cuestión, conforme lo señalan dichas normas legales en Perú. Que la marca "HARMONY y LOGOTIPO" , inscrita con el certificado Nº72033, Tramitada y registrada en el año 2001, renovada en año 2011 y transferida en el año 2015 se encontraba vigente el D. Leg. Nº 823 y la Decisión 486, las mismas que en su momento no tuvieron cuestionamiento alguno. Se deja constancia, que los supuestos legales, citados por la empresa accionante, no están respaldados con pruebas pertinentes, que demuestren y amparen e l alegato de estar infringiendo derechos de un signo o marca notoria. TERCERO.- La marca de producto "HARMONY y LOGOTIPO", clase 03, fue conced ida a registro, cumpliendo los requisitos del examen de registrabilidad correspondiente. A pesar de la improcedencia del presente acto de nulidad interpuesta, mi persona pasa a demostrar que la cuestionada marca de producto "HARMONY y Logotipo", clase 03; durante su tramitación normal, no recibió opos ición de terceras personas, conforme se aprecia en la información de la DSD del lndecopi, y fue conced ida cumpliendo los requisitos de ley, vigentes en su oportun idad de concesión. Téngase presente.

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ARTURO DÍAZ S ASOCIADOS Abogados 1 Attomeys at Law Jncel/ectua/ Property - Licigacions Law Enforcement Intel/ectual Propercy Crime

FUNDAMENTO DE DERECHO;

CUARTO.- Ha quedado probado ante su autoridad, que el signo mixto registrado HARMONY y LOGOTIPO, para d istinguir e identificar productos de la clase 03, no vulnera los alcances de los incisos e), i) y p) del Art. 135, y tampoco del inciso a) del Art.136, del Articulo 137, y menos aún del Art. 232 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; quedando sin asidero o sustento la forzada tesis de copia, plagio, o de supuestos de competencia desleal. QUINTO.- Rechazamos la prueba del registro de marca HARMONY y LOGOTIPO, clase 03, inscrita en Colombia, por ser DE FECHA EXCEXIVAMENTE POSTERIOR, al d ía de presentación de mi marca en PERU. Asimismo, el alegato de tener la citada marca aplicada a registro en los Estados Unidos de América, lo rechazamos de plano, por estar al 04-12-2018, tan solo en TRAMITE y fue presentada el Año 2013 y, teniendo que la marca registrada con Certificado Nº 72033. de nuestra mandante tiene como fecha de presentación el d ía 05 de Marzo del año 2001, registro 30 de mayo del 2001, renovada el 30 de mayo del 2011 y transferida en septiembre del 2015 a nuestra mandante, también esta prueba no puede ser avalada por tener una fecha, EXCEXIVAMENTE POSTERIOR, al d ía de presentación de mi marca en PERU. SEXTO.-

Reiteramos nuestro alegato en el sentido de que el presente acto de

Nulidad, debe ser declarada como IMPROCEDENTE al no vulnerar el siguiente precepto legal; (...)

Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedid o en contravención con lo dispuesto en /os artículos 134 primer párrafo y 135.

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ARTURO DÍAZ S ASOCIADOS Ahogados 1 Attorneys at Law In1e/lec111a/ Properry - Li1iga1ions Law Enforcemenr In1el/ec111a/ Propeny Crime

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier

persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a /os cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causa/es q ue hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. (.. .)

En consecuencia, mi marca registrada "HARMONY y LOGOTIPO", clase 03, no puede ser anulada por que al momento de su concesión, no infringió el primer párrafo del Art. 134 y el Art.135 de la Decisión 486. Afirmamos que mi marca registrada " HARMONY y LOGOTIPO", clase 03, certificado Nº72033, tampoco ha vulnerado los incisos que conforman el Art. 136 de la Decisió n 486 de la Comunidad Andina; habiendo vencido largamente el plazo de 05 años, desde su fecha de otorgamiento. SEPTIMO.- Afirmamos, que e l signo mixto " HARMONY y LOGOTIPO", mantiene

probado el "derecho d e p re lación", al mo mento de s u otorgamiento, pedida con buena fe comercial. Siendo otro alegato que obra de cont rario a la tesis de la forzada nulidad interpuesta. OCTAVO.- Pedimos la apl icación de los Principios del Debido Procedimiento y el de

Razonabil idad, citados en la Ley 27444, e n plena concordancia a lo establecido en el Art.111, del citado cuerpo legal.

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DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS C1lle 11 Pro11 104 Sin Borj•

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

Señor (es): PT. Megasurya MAS Dirección: Casilla Nº 08 Del lndecopi - SAN BORJA

( X ) Traslado de la Nulidad por el plazo de dos meses para su contestación, desde notificada la presente1, de acuerdo a lo establecido en el articulo 78 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, aplicable según lo dispuesto por el articulo 173 de la norma referida. Al primer otrosi decimos: Téngase presente, dejándose constancia que, si bien no se adjunta el comprobante de pago, tal y como se hace referencia, el accionante cumplió con Indicar la fecha y el número de constancia de pago de la tasa correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el inciso f) del artículo 54 del Decreto Legislativo Nº 1075, modificado mediante Decreto Legislativo Nº 1309, Decreto Legislativo de Simplificación de los procedimientos administrativos en materia de propiedad intelectual seguidos ante los órganos resolutivos del INDECOPI. Al segundo otrosi decimos: Téngase presente dejándose constancia que en aplicación al Principio de lnformalismo al que se refiere el Articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444: Se ha tenido a la vista el expediente Nº 768977-2018, al cual se remite la accionante para que se verifique el correspondiente documento de poder, incluyéndose copia del mismo al presente procedimiento. Asimismo, se deja constancia que los medios probatorios, ofrecidos por la accionante obran en el expediente Nº 768977-2018, seguido por las mismas partes. Finalmente, se deja constancia que el emplazado será notificado en el domiclllo sito en : JR. LLUMPA Nº 888 URB. PARQUE EL NARANJAL - L OS OLIVOS, tal como consta en el expediente Nº 632713-2015, donde se tramitó la solicitud de transferencia del registro de la marca, objeto de la presente nulidad , de conformidad con el articulo 72 aplicable por remisión del articu lo 74 del Decreto Legislativo Nº 1075, modificado mediante Decreto Legislativo Nº 1309, Decreto Legislativo de Simplificación de los procedimientos administrativos en materia de propiedad intelectual seguidos ante los órganos resolutivos del INDECOPI. ( ) Téngase por contestada la acción de nulidad, a conocimiento del accionante, y pase el expediente a resolver, de acuerdo a lo establecido en el artículo 78 de la Deci sión 486, Régimen sobre Propiedad Industrial, aplicable según lo dispuesto por el artículo 173 de la norma referida. ( ) Habiendo vencido el plazo de Ley, sin que el emplazado conteste la acción de nulidad , téngase por no contestada y pase el expediente a resolver, de acuerdo a lo establecido en el artículo 78 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial , aplicable según lo dispuesto por el artículo 173 de la norma referida. Lima, 19 de octubre de 2018

Constancia de recepción

Apellidos y Nombres: ....... ...... ... ........... ......... ............................. .. ... ..................................... ... . Fecha :....................... .... .... ...... ............. Hora de recepción: ... ................................. ................... . DNI o C. Extr. Nº:...... ...... ....... ..................... .... ... .. ....... ........ .. ..... ....................................................... Firma y/o sello : .. ..... ....... ...... ....... ...... ........ ... .......... ......... .............. ..... .............................. ...... . Vinculo con el destinatario: .. .. ............... ............. ............. ......... ............ .... ...... ............. ......... ... 1

Al respecto, se deja constancia, que, para el cómputo del plazo, se tomará en cuenta lo establecido en los artículos 133.2 y 134.3 de la Ley N' 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. Articulo 133.- Inicio de cómputo (...) 133.2 El plazo expresado en~ o allos es contado a partir de la notificación o de la publicación del respectivo acto, salvo que éste disponga fecha posterior. (el subrayado es nuestro) Articulo 134.· Transc urso del plazo ( ... ) 134.3 Cuando el plazo es fijado en meses o años es contado de fec ha a fec ha concluyendo el día Igual al del mes o allo que Inició, completando el número de meses o años fijados para el lapso. SI en el mes de vencimiento no hubiere dla Igual a aquel en que comenzó el cómputo, es entendido que el plazo expira el primer dla hábil del siguiente mes calendario. (el subrayado y resaltado es nuestro)

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Sumilla: SOLICITAMOS NULIDAD CON EFECTOS RETROACTIVOS DEL REGISTRO 72033 DE MARCA DE PRODUCTO. A LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DEL INDECOPI PT. Megasurya MAS de Indonesia, representado por su Apoderado JULIO ÁNGEL CASTRO GARCÍA con DNI Nº 06177913; con domicilio legal en la Casilla 08 del INDECOPI que corresponde al Estudio Castro García Abogados; a usted respetuosamente digo: 1.- PETITORIO: Que al amparo de los Artículos 172º, concordante con los Artículos 135º incisos e), i) y p), Artículo 136º inciso a), Artículo 137º y Artículo 232º de la Decisión Nº 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones (en adelante "Decisión 486") y del Artículo 12º del Decreto Legislativo Nº 1075 que aprueba las Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 (en adelante el "Decreto Legislativo Nº 1075" ), concordante con el Artículo IV, Numeral 1.8 del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General ( en adelante "Ley General" ), SOLICITO LA NULIDAD DE REGISTRO CON EFECTOS RETROACTIVOS del Certificado de Propiedad Nº 72033 emitido el 30 de mayo de 2001 sobre la marca de producto "HARMONY" Y LOGOTIPO:

HARMONY Para distinguir PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL PARA EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LA PIEL, CONSISTENTE EN: CREMA DE LIMPIEZA, MASCARILLA ASTRINGENTE, CREMA NUTRITIVA, CREMA HUMECTANTE, PROTECTOR SOLAR de la Clase 03 (en adelante "la marca irregularmente registrada" ); bajo solicitud presentada el 05 de marzo de 2001 inicialmente por LÍNEA COSMIÁTRICA S.A.C., con una primera Transferencia el año 2006 a GRUPO EMPRESARIAL ATLANTICA S.A.C., una

CASILLA 08 - INDECOPI CASILLA 11395 - SEDE JUDICIAL "JAVIER ALZAMORA VALDEZ"- CASILLA ELECTRONICA 2315 UNA ORGANIZACIÓN DE PERUREGISTER.COM INC. DE USA

segunda Transferencia el año 2010 a JULIO CÉSAR ZAMBRANO DE LA PEÑA y una tercera Transferencia el año 2015 a la señora YOLANDA HUAMAN AQUIPUCHO mediante Resolución 018116-2015/DSD-INDECOPI ( en adelante “la emplazada” ), a quien solicitamos se le notifique en su domicilio señalado en su solicitud de registro, conforme a Decisión 486. En consecuencia, solicitamos la NULIDAD CON EFECTOS RETROACTIVOS de dicho Registro en base a lo estipulado en los Artículos 135° incisos e), i) y p) y Artículo 232° de la Decisión Nº 486. II.- ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE HECHO: 2.1.- PT. Megasurya MAS de Indonesia ( en adelante “el Fabricante original” ) es una antigua empresa indonesia fabricante jabones y artículos de limpieza personal fundada el año 1993 exportando sus productos a más de 132 países del mundo. Esto lo podemos confirmar con una visita a su página web: www.megasuryamas.com :

2.2.- Entre sus productos destacan el jabón de baño “HARMONY”, marca notoriamente reconocida a nivel mundial por su calidad y variedad de fragancias.

2.3.- En el Perú la marca de jabón de baño “HARMONY” viene siendo importado del Fabricante original indonesio y comercializado por distintas empresas desde hace más de 20 años. Ahora observando justamente en el Sistema DSD nuestra marca de jabón de baño “HARMONY” vemos que inicialmente lo tenía registrada sin nuestra autorización la empresa LÍNEA COSMIÁTRICA S.A.C. con Certificado 72033, transferida el año 2006 a GRUPO EMPRESARIAL ATLANTIC S.A.C. , luego transferida el año 2010 al señor JULIO CÉSAR ZAMBRANO DE LA PEÑA y por último transferido el año 2015 a la señora YOLANDA HUAMAN AQUIPUCHO mediante la citada Resolución 018116-2015/DSD-INDECOPI del 30 de diciembre de 2015. 2.4.- Prueba de ello es la RESOLUCIÓN N° 2543-2010/TPI-INDECOPI del 11 de diciembre de 2010, recaída en el Expediente 388118-2009 sobre la Denuncia por Infracción Marcaria que interpusiera GRUPO EMPRESARIAL ATLANTIC S.A.C. contra el importador ANÍBAL CUBAS CABALLERO el mismo que en su defensa señala que “Los referidos productos fueron

comprados en Panamá a la empresa Crown Royal Trading Corp. y son fabricados en Indonesia por la empresa PT Megasurya Mas”. Es decir, DESDE HACE AÑOS nuestros conocidos jabones de baño “HARMONY” venían siendo importados y comercializados en el Perú por distintos importadores. 2.5.- La emplazada, como su titular original, en consecuencia CONOCÍAN SOBRE LA NOTORIEDAD INTERNACIONAL DE LA MARCA “HARMONY” Y DE SU PROCEDENCIA. Basta hacer simple Búsqueda en TMview y observamos que nuestra marca internacional “HARMONY” Y SU LOGOTIPO se encuentra registrada en Colombia y EE.UU. desde hace años, entre otros países. Pegamos a continuación el pantallazo del resultado de la búsqueda:

2.6.- Causales de Nulidad del Registro 189647 : Como podrá observar la Comisión, este es un típico caso de Nulidad de un registro de marca que RESULTA SER GRÁFICA Y FONÉTICAMENTE

SEMEJANTE con nuestra marca registrada, incurriendo en la prohibición establecida en el Artículo 136° inc. a) de la Decisión 486 Además de ello, la marca irregularmente registrada se OBTUVO DE MALA FE; esto es, A SABIENDAS DE QUE LE PERTENECÍA A UN TERCERO Y PARA PERPETRAR ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL en contra de nosotros; incurriendo en la prohibición establecida en el Artículo 172° de la Decisión 486. El Artículo 172° de la Decisión 486, señala lo siguiente: “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

“Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”. Artículo 232.- La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común. De otro lado, el artículo 12° del Decreto Legislativo Nº 1075, señala que la prelación a favor del primer solicitante, supone su buena fe, por lo que no se reconocerá tal prelación, cuando quede demostrado lo contrario. De este modo, quien alegue que un solicitante ha actuado de mala fe, deberá acreditarlo. En ese sentido, como se ha señalado en forma reiterada al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que “se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe probarla, para con base a ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intención de causar daño alguno, o de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”. 2.7.- La mala fe en la etapa pre y post registral En nuestra legislación vigente en materia de Propiedad Industrial, el principio de la buena fe objetiva se encuentra presente en la etapa pre y post registral. La Sala Especializada de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI ha señalado en reiteradas oportunidades, distinguiendo la mala fe en las etapas pre y post registral, como sigue:

(i)

En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 según la cual se denegara el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero. En estos casos la Autoridad denegará el registro de un signo solicitado.

El supuesto antes descrito no es el único cosa de mala fe que puede presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo para los demás supuestos deberá tenerse en consideración que, el no haber una causal de prohibición, no es posible denegar el oficio o a pedido de parte el registro de un signo basado en tales supuestos. Ello resulta aún más relevante si, durante la etapa pre-registral, la actuación de la Administración ha de orientarse especialmente hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil. (ii)

En relación con la etapa post-registral, el artículo 172 de la Decisión 483 establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Cabe indicar que la Decisión 486 no describe – no siquiera a título de ejemplo, como sí lo hacía la Decisión 344 – qué conductas constituye actos de mala fe por ser reprobables objetivamente, ya que son contrarías a la seguridad jurídica y representan un obstáculo para de desenvolvimiento de la competencia.

Debido a que la noción de la mala fe constituye un concreto general, cuyo contenido está representado por una gran diversidad de situaciones que deberán ser analizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto, la enumeración de los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe no puede ser establecida taxativamente. Frente a esta complejidad de situaciones conviene mencionar, en términos generales, siguiendo lo establecido en el derecho comparado, que incurre en mala fe quien – en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de

registro- tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor. En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en el Proceso 30-IP-97 que: “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. La injusticia e ilegalidad del perjuicio resulta de la mayor importancia, pues bajo determinadas circunstancias el ordenamiento tolera la causación de un daño, v. gr. En punto de la competencia económica es natural que cuando un agente del mercado logra conquistar a un cliente, ellos implique un perjuicio para los competidores (que ya no cortarán con ese cliente), pero el mencionado perjuicio está permitido, y hasta se tutela a quien lo produce, en cuanto no se hayan utilizado medios desleales”. Asimismo, el mencionado Tribunal Andino señala que: “se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intención de causar daño alguno, o de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”. Respecto de la etapa post-registral, el artículo 181 literal c) del Decreto Legislativo 823 establece, en relación a la figura de la mala fe , lo siguiente : “ La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de partes interesadas, cuando: (…) c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se considera casos de mala fe, entre otros, los siguientes:

-Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. -Cuando la solicitud de registro hubiese sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. La enumeración de los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe en relación a un caso concreto no puede ser establecida taxativamente, debido a que la noción de la mala fe constituye un concepto general cuyo contenido está representado por una gran diversidad de situaciones que deberán ser analizadas en virtud al caso concreto. Esta noción es corroborada por la redacción del citado artículo a través del cual se ha establecido a título ejemplificativo y en forma general qué tipo de conductas son reprobables objetivamente por ser contrarias a la seguridad jurídica y representar un obstáculo para el desenvolvimiento de la competencia. Frente a esta complejidad de situaciones que pueden presentarse en torno a la aplicación de la figura de la mala fe, conviene mencionar en términos generales, siguiendo a lo establecido en el derecho comparado, que incurre en mala fe quien en forma reproblable y valiéndose de una solicitud de registro tenga por finalidad alcanzar un derecho formal una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor. En ese orden ideas, la mala fe puede presentarse en forma específica a través de la configuración de los siguientes supuestos: 1.- Imitación de una marca.- La imitación de un signo de un tercero puede constituir un supuesto de mala fe, siempre que representa un acto contrario a la competencia. Ello puede darse ejemplo en el caso que el solicitante tenga la deliberada intención de aproximarse a las características de un signo reconocido en el tráfico con el objeto de gozar de su reputación. 2.- Perturbación de un derecho Subjetivo digno de protección.- Esta situación se produce cuando sin que medie un motivo justificado, un

competidor pretende con su solicitud de registro entorpecer el uso de un signo de protección utilizando anteriormente en el mercado por un tercero. Para la comprobación de este supuesto es necesario la realización de un análisis exhaustivo de las especiales circunstancias del caso concreto. 3.- Entorpecimiento de la relación de mercado.- Dentro de este se considera el caso por el cual el solicitante se propone, valiéndose de su solicitud, no sólo obstruir la actividad concurrencial del competidor, sino también destruir la actividad económica por él desplegada. 4.- Impedimento de la competencia extranjera.- La adquisición de una marca extranjera también puede resultar ser un acto contrario a la competencia en aquellos casos en que esté generalmente ente una marca con un elevado valor publicitario en el extranjero o se trate de una marca de prestigio mundial. Sin embargo, para que la solicitud de una marca extranjera de tal naturaleza presentada por un nacional pueda representar un acto de mala fe y ser contrario a la competencia, no basta que dicho solicitante conozca que existe una marca idéntica que es usada en el extranjero por un tercero. Para la configuración de la mala fe en este tipo de casos, se requiere que el solicitante haya sabido o por lo menos considerado previsiblemente el tiempo de presentar su solicitud que los productos distinguidas por la marca extranjera estaba en disposición de ser importados o usados en el territorio nacional. Ello significa que debe comprobarse la intención del solicitante en entorpecer la entrada de la marca extranjera el mercado local”. Ello queda acreditado a simple vista del LOGOTIPO de la marca registrada:

Cuando observamos que ha tomado EL LOGOTIPO EXACTO DE NUESTRA MARCA INTERNCIONAL, incluyendo su TIPOGRAFÍA.

•.

UTUDIO Cf\!TRO óf\RCI/\ ®

trecho Industrial 1recho Comercial Derecho Civil Derecho Penal

A B O G A D O S

<,.(51-1) 476-9761 1226.0777 372-90731476-9764 íl (51) 985.011-875 el lnfo@patentes.com.pe ~ www.patentes.com.pe

Av. Aviación 2695 Of. 301 • San Borja www.patentes.com.pe

2.6.- Base Legal: Los citados los Artículos 172º, concordante con los Artículos 135º incisos e), i) y p), Articulo 136º inciso a) , Artículo 137º y Artículo 232 º de la Decisión Nº 486. 111.- MEDIOS PROBATORIOS:

4.1.- Impresos de pantallazos de la página web: \\'W'\\l .megasurya-mas.com a que hacemos referencia en el punto 2.1 de esta Nulidad. 4.2.- Copia de la RESOLUCIÓN Nº 2543-2010/TPI-INDECOPI del 11 de diciembre de 2010, a que hacemos referencia en el punto 2.4 de esta Núlidad. 4.3.- Los Registros de la marca "HARMONY" a nivel internacional, a que hacemos referencia en el punto 2.5 de esta Nulidad. POR TANTO:

A la Comisión, solicitamos se sirva tener por interpuesta la presente Nulidad de Registro y, oportunamente, declararla FUNDADA, denegando el registro solicitado. OTROSÍ DECIMOS: Que cumplimos con acompañar el recibo de pago por los derechos correspondientes a la presente Nulidad. SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Que, señalamos que el Poder y los Medios Probatorios señalados en el Punto III, se encuentran bajo el Expediente -1. .~~ . :H~ .. -2018 .

San Borja, 03 de octubre de 2018

CASILLA 08 • INDECOPI CASILLA 11395 ·SEDE JUDICIAL "JAVIER ALZAMORA VALDEZ"· CASILLA ELECTRONICA 2315 UNA ORGANIZACIÓN DE PERUREGISTER.COM INC. DE USA

BANCO DE LA tlACION SERUICIO RECAUDACIOll COttPROBAll lE DE PAGO IUDECOPI-ARAllCEL CODIGO : 201000577 HULIDAD DE REGISIROS / OSO OOCUttENTO: DNI 06177913

f1 ~ยก: 03/10/2018 I

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