Nulidad del Título 1676 de Diseño Industrial “PLATO COMEDERO DE PLÁSTICO” de Avimetal. by Estudio Castro García Abogados S.A.C

TRIBUNAL

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Sala Especializada en Propiedad Intelectual

Indecopi

!!^S;T!TUT0

CEDULA DE NOTIFICACION Lima,

10 6 MAR 2015

Señores

IMACOL E.I.R.L.

Domicilio

Casilla N° 8 del Indecopi

Referencia: EXPEDIENTE N° 1718-2013/DIN De mi consideración: Nos dirigimos a ustedes con el fin de notificarle copia de la Resolución N° 09552015/TPI-INDECOPI, emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual en el expediente de la referencia. Atentamente,

lO^NtíNEZECHAIZ Secretario Técnico SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELECTUAL Adj.: Copia de la Resolución N° 0955-2015/TPI-INDECOPI La Resolución adjunta a la presente surte efectos el día de su notificación y agota la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 25° y literal e) del artículo 218° de la Ley N°27444, respectivamente. La Resolución adjunta a la presente puede ser impugnada ante el Poder Judicial a través del proceso contencioso administrativo dentro del plazo de 3 meses posteriores a la notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, inciso 1) de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo. La Resolución adjunta a la presente surte- efectos el día de su notificación y es irrecurrible, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 25° y artículo 158° de la Le y N°27444. La Resolución adjunta a la presente surte efectos el día de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 25° de la Ley N°27444. La Resolución adjunta a la presente obliga al destinatario de la misma al pago de una multa. En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 194° de la Ley N° 27444 se le requiere el cumplimiento espontáneo de dicha prestación, sin perjuicio de lo cual se le informa que la Resolución será puesta en conocimiento del Área de Ejecución Coactiva del INDECOPI a efectos de que ejerza las funciones que la Ley le otorga.

F-SPI-14/1E

TRIBUNAL Sala

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD iN iELECTUAL Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN

N° EXPEDIENTE

ACCIONANTE EMPLAZADA

IMACOL E . l . P L :

0955-2015/TPI-INDECOPI N"

1718-2013/DIN

I N V E R S I O N E S A V I M E T A L S.A.C.

N u l i d a d del r e g i s t r o d e d i s e ñ o i n d u s t r i a l : f u n d a d a Lima, veintisiete de febrero de 2015. 1. A N T E C E D E N T E S Con f e c h a 31 de julio de 2013, Imacol S.R.L. (Perú) interpuso acción de r u l i d a d contra el registro del diseño industrial P L A T O C O M E D E R O D E P L Á S T I C O , inscrito bajo Título N° 1676, a favor de Inversiones Avimetal S . A . C , manifestando lo siguiente: - El 31 de m a y o de 2 0 0 5 , Inversiones Avimetal S.A.C. solicita el d i s e ñ o industrial P L A T O C O M E D E R O DE P L Á S T I C O , s e ñ a l a n d o que el diseñador del m i s m o era Manuel M á x i m o P u m a Carcausto; sin e m b a r g o , debe t e n e r s e en cuenta que la e m p l a z a d a tiene c o m o su primer precedente a la e m p r e s a A v i m e t a l E . I . R . L , con R U C 2 0 1 1 7 4 2 1 0 6 7 que inició operaciones el 9 de enero de 1992 y estuvo representada por el m i s m o señor Manuel M á x i m o P u m a Carcausto, habiendo sido d a d a de baja de oficio, registrando una d e u d a en cobranza coactiva d e s d e el año 1999 por m á s de S/. 100,000 a dicha f e c h a . Posteriormente, se constituye la e m p r e s a A v i m e t a l del Perú S . A . C , iniciando operaciones el 1 de febrero de 1997 y siendo igualmente d a d a de baja de oficio el 28 de febrero de 2007 y registrando una d e u d a de S/. 1,100.00 al año 2 0 1 0 . Por último, se constituye la actual e m p r e s a Inversiones Avimetal S . A . C , iniciando operaciones el 4 de octubre de 2 0 0 4 y si bien no ha sido d a d a de baja, a la f e c h a registra una d e u d a en c o b r a n z a coactiva por m á s de S/. 10,500.00. -

En virtud del registro obtenido en Indecopi, la e m p l a z a d a ha interpuesto una d e n u n c i a penal contra su representante, en señor José Emilio B e n d e z ú Fuentes por supuesto delito contra la Propiedad Industrial, motivo por el que el pasado 18 de julio de 2013, personal de la Fiscalía, la Policía Nacional y a b o g a d o s de la ahora e m p l a z a d a incautaron 2 8 0 0 unidades de platos de P V C " C o m e d e r o " de su e m p r e s a . El registro del diseño industrial cuestionado fue obtenido de m a l a fe, y a que el m i s m o no cumplía con los requisitos exigidos por el artículo 115 de la Decisión 4 8 6 ; en efecto, la propia e m p l a z a d a con f e c h a 4 d e diciembre de

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INTELECTUAL

PE R Lf «Presidencia^ Wtíel Consejo de Ministros^: TRIBUNA, Sala

DE DEFENSA DE LA /DELA PROPIEDAD - ^pecializada en Propiedad

RESOLUCIÓN

N EXPEDIENTE

COMPETENCIA NTELECTUAL Intelectual

0955-2015/TPI-INDECOPI N"

1718-2013/DIN

2 0 0 1 , bajo Expediente N° 3 9 6 - 2 0 1 1 , solicitó el registro de la f o r m a q u e c o n f o r m a el ahora diseño industrial P L A T O C O M E D E R O D E P L Á S T I C O c o m o m o d e l o d e utilidad; dicha solicitud cayó en a b a n d o n o , motivo por el cual d e s p u é s de un t i e m p o , ei 31 d e m a y o de 2005, lo solicita c o m o diseño industrial sorprendiendo a la autoridad. El m e n c i o n a d o modelo de utilidad hace referencia también a otro diseño industrial registrado sin contar c o n n o v e d a d , a saber, e¡ Título 2 3 7 7 referido a C O M E D E R O C O N R O S C A (sic). La e m p l a z a d a también solicitó mediante Expediente N° 1442 2 0 0 8 / D l N el registro del diseño industrial para P L A T O , el cual fue d e n e g a d o mediante Resolución N° 3 0 4 - 2 0 0 9 / D I N - l N D E C O P I al no cumplir con los requisitos exigidos por ley. De u n a simple consulta por Internet en las Oficinas de patentes en el extranjero, se observa q u e al 31 d e m a y o de 2005 ya existían solicitudes o registros d e patentes con el diseño q u e la e m p l a z a d a ha registrado c o m o diseño industñal; dichas páginas son vvww.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/11 / 7 4 / E S - 2 1 1 7 4 8 7 A l .pdf; w w w . o e p m . e s / p d f / E S / 0 0 0 Q / 0 0 0 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / E S - 2 0 1 0 0 8 0 A6.pdf: www.patentesonline.com.co/comedero-colqante-para aves-40663ve.html: www.inpi.qov.ar/pdf/patentes/p654.pdf

El diseño cuestionado carece del requisito de n o v e d a d , ya q u e a la f e c h a de su solicitud no representaba un c a m b i o e n ei producto al q u e se aplica q u e lo h a y a dotado d e u n a apariencia distinta a la q u e tenía. A d e m á s , carece de .- u n a apariencia particular que le h a y a conferido u n a f i s o n o m í a n u e v a y propia. - Para el e x a m e n respectivo d e b e r á t a m b i é n tenerse en consideración la solicitud N° 1 1 8 0 8 6 - 1 9 9 7 / 0 I N publicada el 16 de julio d e 1987 de Fabriria E.I.R.L - A d e m á s d e lo señalado, el diseño industrial cuya nulidad se pretende s e e n c u e n t r a en el m e r c a d o d e s d e al m e n o s hace 15 años, c o n f o r m e se aprecia en las páginas web www.fabiavi.com, w w w . a v i p l a s t p e r u . c o m / p r o d c o m e d e r o s . h t m , www.estra.com/preparaci-n-vmanejo-de-alimentos/comedero-de-12-kq-con-plato-antidesperdicio, www.serviavicolaltda.com/avicola.html#dos. www.vidapec.com/cms/index.php?paqe:=shop.product details&flypaqe^flypa qe.tpi&product id=2351&cateaorv i d = 1 7 & o p t i o n ^ c o m virutuemart&ltemid=1 77, www.suministrospoultrv.com/Repuestos.htm.

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Presidencia' del Consejo de linistros TRIBUNA:,

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N°

COMPETENCIA

INTELECTUAL Intelectual

0955-2015/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTEN"

1718-2013/DIN

www.avicorvi.com/comedero-manual.html, www.enqormix.com/equiposinteqrados/comedero-tolva-plastico-sh6755 p r 2 4 0 0 6 . h t m . - A s i m i s m o , el diseño industrial cuestionado se refiere a u n a f o r m a q u e o b e d e c e a ventajas de orden técnico, y a que tanto por e cono central, s u s contornos y su pestaña superior atienden a la necesidad d e s u u s o y por elio, dichas características no se e n c u e n t r a n protegidas por el d i s e ñ o industrial de conformidad con el artículo 116, inciso b) d e la Decisión 4 8 6 . Adjuntó diversos medios probatoños a fin d e acreditar s u s afirmaciones, solicitante q u e el conjunto de facturas presentadas s e a declarado c o m o información confidencial. Mediante Resolución N ° 1 d e f e c h a 8 d e agosto d e 2 0 1 3 , la Secretaría T é c n i c a de la Comisión d e Invenciones y Nuevas T e c n o l o g í a s : i) admitió a trámite la acción d e nulidad interpuesta, ii) dispuso q u e se anote preventivamente e n el registro respectivo la acción de nulidad y, iii) respecto de la solicitud d e confidencialidad, requirió a la accionante q u e e n el plazo d e 7 días hábiles c u m p l a c o n presentar el resumen no confidencial d e los d o c u m e n t o s c u y a confidencialidad solicita, así c o m o señalar el plazo por el que se solicita el trato confidencial. A pesar de haber sido d e b i d a m e n t e notificada, Imacol E.I.R.L. n o absolvió el requerimiento efectuado. Mediante Resolución N° 1 0 5 - 2 0 1 3 / C I N - I N D E C O P I d e f e c h a 17 d e setiembre d e 2013, la Comisión d e Invenciones y N u e v a s T e c n o l o g í a s : i) d e n e g ó el trato confidencial d e la información a p o r t a d a por Imacol E.I.R.L. y, ii) requirió a Imacol E.I.R.L. que e n el plazo d e cinco días hábiles informe si d e s e a q u e los d o c u m e n t o s aportados c o n el escrito d e f e c h a 31 d e julio d e 2 0 1 3 le sean devueltos, bajo apercibimiento d e ser incorporados al expediente. A pesar d e haber sido d e b i d a m e n t e notificada, Imacol E.I.R.L. n o absolvió el requerimiento efectuado. Mediante Resolución N° 1 1 6 - 2 0 1 3 / C I N - I N D E C O P i d e f e c h a 15 d e octubre d e 2013, la C o m i s i ó n d e Invenciones y Nuevas T e c n o l o g í a s dispuso q u e se h a g a efectivo el apercibimiento previsto en la Resolución N° 1 0 5 - 2 0 1 3 / C I N I N D E C O P I y, e n consecuencia, q u e se incorporen al expediente los instrumentos presentados por Imacol E . I . R . L c o n el escrito d e l 31 d e julio d e 2013.

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N° EXPEDIENTE

COMPETENCIA INTELECTUAL Intelectual

0955-2015/TPI-INDECOPI N°

1718-2013/DIN

Con f e c h a 22 Je noviennbre de 2013, Inversiones Avimetal S.A.C. absolvió el traslado de la acción s e ñ a l a n d o lo siguiente: - La e m p r e s a accionante ha venido comercializando indebidamente productos con el diseño i n o j s t r i a l Je su e m p r e s a , motivo por el cual ha sido d e n u n c i a d a ante la Primera Fiscalía Provincial Penal Especialidad en Delitos A d u a n e r o s y Propiedad Intelectual. A s i m i s m o , con f e c h a 18 de julio de 2 0 1 3 se procedió a realizar la incautación de productos respectiva, lo q u e ha llevado a la accionante a iniciar la presente nulidad a fin de eludir la justicia. - El representante de la e m p r e s a accionante, el señor José Emilio B e n d e z ú Fuentes, realizó trabajos esporádicos para su e m p r e s a , siendo q u e tal era su afán por copia el diseño industrial registrado que se paró frente a la puerta de su fábrica y logró q u e matricero se f u e r a a trabajar con él a fin de seguir copiando en diseño registrado. - Respecto a la s u p u e s t a d e u d a que mantendría su e m p r e s a con la S U N A T , d e b e tenerse en cuenta que dichos a r g u m e n t o s son impertinentes y f u e r a de lugar. - El diseño industrial cuya nulidad se pretende no ha sido accesible al público sino hasta julio de 2 0 0 6 . - La solicitud presentada en m a y o de 2 0 0 1 , sobre P L A T O C O M E D E R O ÚNICO DE PLÁSTICO cayó en a b a n d o n o por un descuido y d e s c o n o c i m i e n t o de su parte; sin e m b a r g o , ello no es p r u e b a de q u e el diseño haya sido accesible al público, pues el m i s m o no fue comercializado. Prueba de ello es que no existió ninguna otra solicitud sobre su diseño industrial hasta el 2005, f e c h a en que volvió a presentar su solicitud. - Los antecedentes citados por la accionante son diferentes al diseño cuestionado y no afectan la n o v e d a d del m i s m o . - D e b e agregar que el diseño registrado t a m b i é n es útil, en efecto, evita el desperdicio del alimento del pollo y f u e hecho para evitar c o m p r a r un plato para los pollos b e b é s . Por ello, decidió bajar la altura para q u e p u e d a servir t a m b i é n para los pollos bebés y no s e a t a n alto; a pesar de dicho c a m b i o , no resultaba, porque era t a m b i é n necesario pensar en los h o n g o s q u e siempre se p e g a b a n la c o m i d a en las paredes y p r o v o c a b a n hongos, por lo que se hizo u n a primera curvatura, m á s aún q u e tenía que existir la f o r m a de tener un v o l u m e n de a l m a c e n a j e de la c o m i d a , por eso se a g r e g ó la s e g u n d a curvatura y s o b r e t o d o que el alimento p u e d a caer rápido con el uso de la tolva, se puso la punta del cono alto (sic). A s i m i s m o , se colocaron los g a n c h o s q u e se ajustan a la tolva, se hizo de polietileno para bajar el costo del material y t a m b i é n en la parte central s e colocó una circunferencia o

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INTELECTUAL

presidencia del Consejo de iVliftistros TRIBUNAL Sala

DE DEFENSA DE LA Y DE LA PROPIEDAD Especia:I -, la en Propiedad

R£SOLUCi':r.

/V' EXPEDIENTE

COMPETENCIA INTELECTUAL Intele tual

0955-2015/TPI-INüECOPI N°

1718-2013/DIN

curvatura reforzada por debajo con una e tre!'?. dándole una mayor resistencia y durabilidad al plato c o m e d e r o , el m i s m o que permite colocar un eje de fierro para ser usado con tolvas cilindricas. - Lo que se está protegido en su diseño industrial es la apariencia externa del diseño. - N u n c a ha usurpa ¡o los derechos de algún tercero ni ha cometido algún fraude. - Respecto de la solicitud tramitada bajo Expediente N° 144-2008, sobre diseño industrial para P L A T O A L U M I N I O Ú N I C O , cabe señalar que por desconocimiento pensó q u e también debía solicitar el registro de platos no sólo de plástico sino t a m b i é n de aluminio, no tenieedo claro hasta d o n d e alcanzaba la protección de su diseno. - Se opone a cualquier anotación en los registros por cuanto se encuentra en trámite una d e n u n c i a penal, ya q u e la m i s m a entorpecerá en normal desarrollo de dicha d e n u n c i a . Adjuntó diversos m e d i o s probatorios solicitando que la confidencialidad de los a n e x o s 8 y 9. Mediante Resolución N° 3 de fecha 29 de n o v i e m b r e de 2 0 1 3 , la Secretaría T é c n i c a de la Comisión de Invenciones y N u e v a s T e c n o l o g í a s señaló lo siguiente: - Mediante Resolución N° 1 de f e c h a 8 de agosto de 2013, la Secretaría dispuso q u e se realice la anotación preventiva en el registro preventivo, la m i s m a que fue o p o r t u n a m e n t e efectuada; siendo q u e la refeñda anotación no podría entorpecer el desarrollo de la causa penal a la que hace referencia la e m p l a z a d a , y a que no produce efectos sobre los d e r e c h o s de propiedad derivados del registro de diseño industrial cuestionado, el cual g o z a de presunción de validez. - Respecto de la confidencialidad solicitada, ia e m p l a z a d a d e b e r á cumplir, en el plazo de 7 días hábiles, con señalar el plazo por el que solicita el trato confidencial, bajo apercibimiento de denegar el m i s m o . Con f e c h a 11 de diciembre de 2 0 1 3 , Inversiones A v i m e t a l S.A.C. señaló que solicita la confidencialidad de los a n e x o s 8 y 9 por el plazo de 3 m e s e s . Mediante Resolución N° 2 - 2 0 1 4 / C I N - I N D E C O P l de f e c h a 7 de enero de 2 0 1 4 , la Comisión de Invenciones y N u e v a s T e c n o l o g í a s d e n e g ó la solicitud de confidencialidad efectuada por Inversiones Avimetal S.A.C. al considerar q u e la

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P E R U . Presidencia del Corfsejo de Ministros TRIBUNAL

DE DEFENSA y DE

Sala

Especializada

RESOLUCIÓN

DE LA COMPE

APROPIE

JAD

INTELEL

en Propiedad N"

EXPEDIENTE

:IA JAL

Intelectual

0955-2015/TPI-INDECOPi N"

1718-2013/DIN

información contenida en los a n e x o s 8 y 9 no califica c o m o información susceptible de ser declarada confidencial. A s i m i s m o , requirió a la e m p l a z a d a que en el plazo de 5 días hábiles informe si d e s e a que los a n e x o s 8 y 9 presentados con f e c h a 22 ie n o v i e m b r e de 2013 le sean devueltos, bajo apercibimiento de ser incorporados con el mismo trato que cualquier otro d o c u m e n t o incluido en éste. C o n f e c h a 15 de enero de 2014, Imacol E.I.R.L. señaló lo siguiente: - C o m o puede observarse del escrito de contestación presentado la e m p l a z a d a reconoce q u e en el año 2001 solicitó el registro del m i s m o diseño que ahora se cuestiona oero c o m o m o d e l o de utilidad, pero que el m i s m o cayó en a b a n d o n o por d e s c o n o c i m i e n t o . - Los fabricantes nacionales c o m o Avimetal, Imacol, Ingezen, Avitecnia, entre otros, son antiguos proveedores de productos con el diseño registrado para San Fernando S.A., quien al m e n o s d e s d e el 2004 requiere la fabricación y venta de estos platos c o m e d e r o s , tal c o m o acredita con los d o c u m e n t e s q u e adjunta. - Solicita que se requiera a S a n Fernando S.A. para q u e informe si efectivamente el producto " C o m e d e r o completo (Tolva + plato) m o d e l o S P P , según su carta G R - 1 5 / 0 4 del 18 de agosto de 2 0 0 4 , c o r r e s p o n d e a los diseños industñales de la e m p l a z a d a inscritos con Títulos 1676 y 2 3 7 7 . C o n f e c h a 21 de enero de 2 0 1 4 , Inversiones Avimetal S.A.C. señaló que los a n e x o s 8 y 8 d e b e r á n ser a g r e g a d o s al expediente Mediante Resolución N° 1 9 - 2 0 1 4 / C I N - I N D E C O P I de f e c h a 28 de enero de 2 0 1 4 , la Comisión de Invenciones y N u e v a s T e c n o l o g í a s dispuso que se incorporen al expediente los instrumentos presentados con f e c h a 22 de n o v i e m b r e de 2 0 1 3 , correspondientes a los anexos 8 y 9. C o n f e c h a 5 de febrero de 2014, Imacol E.I.R.L. solicitó q u e para el e x a m e n respectivo se t o m e en c u e n t a los resultados de la B ú s q u e d a de Información T e c n o l ó g i c a N° 0 0 4 - 2 0 1 4 / I N D E C O P I - D I N emitido a requerimiento de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos A d u a n e r o s y Propiedad Intelectual de Lima, en el q u e se han encontrado siete publicaciones correspondientes al diseño industrial P L A T O C O M E D E R O DE P L Á S T I C O de Inversiones A v i m e t a l S.A.C. cuya nulidad se pretende.

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N° EXPEDIEN

COMPETENCIA INTELECTUAL Intelectual

0955-2015/TPI-INDECOPI TEN'1718-2013/DIN

Con f e c h a 21 de marzo de 2014, la e x a m i n a d o r a emitió el Informe Técnico S M S 14-2014, en el cual señaló lo siguiente: i) Análisis El presente análisis se realizará t o m a n d o en cuenta los a r g u m e n t o s técnicos contenidos en los escritos de fechas 31 de julio y 14 de agosto de 2013, presentados por el accionante de la nulidad; así c o m e los a r g u m e n t o s técnicos contenidos en el escrito de contestación de f e c h a 22 de noviembre de 2013, presentada por la e m p l a z a d a . Los d o c u m e n t o s relevantes a t o m a r s e en cuenta en el presente análisis comparativo, son: • Solicitud de Modelo de Utilidad N° 0 0 0 3 9 6 - 2 0 0 1 d e n o m i n a d a "Plato C o m e d e r o de Plástico" con fecha de publicación 08 de marzo de 2003. • Solicitud de Diseño Industrial N° 118086-1987 denominada " C o m e d e r o para aves", con fecha de publicación 16 de julio de 1987. - A s i m i s m o , d e b e señalarse que no se t o m a r á n en c u e n t a el resto de pruebas presentadas por la accionante, por distintas razones, y a s e a porque que no presentan una f e c h a válida de elaboración de la páginas w e b o de a c c e s o al público, porque no se aprecia algún producto con su respectiva apariencia, debido a que no presentan una apariencia similar al diseño cuestionado, o debido a que la f e c h a de divulgación es posterior a la f e c h a de presentación del diseño industrial c u e s t i o n a d o , tal c o m o el " P L A T O C O M E D E R O DE P L A S T I C O " . ii) Análisis comparativo C o n el objeto de efectuar u n a c o m p a r a c i ó n clara y precisa entre oí diseño industrial registrado y los antecedentes materia de análisis, los d o c u m e n t o s serán identificados de la siguiente m a n e r a : • D I : Diseño Industrial d e n o m i n a d o "Plato C o m e d e r o de Plástico", otorgado de c o n f o r m i d a d con las figuras que corren de fojas 03 a 07 del expediente N° 001272-2005/OIN, a nombre de I N V E R S I O N E S A V I M E T A L S.A.C. • D2: Solicitud de Modelo de Utilidad N° 0 0 0 3 9 6 - 2 0 0 1 d e n o m i n a d a "Plato C o m e d e r o de Plástico", con fecha de publicación 08 de marzo de 2 0 0 3 . • D3: Solicitud de Diseño Industrial N° 1 1 8 0 8 6 - 1 9 8 7 d e n o m i n a d a " C o m e d e r o para aves", con fecha de publicación 16 de julio de 1987.

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CUADRO COMPARATIVO N ° 1

Plato comedero ue plástico constituido por: - Una bandeja circular (1) hueca, la cual presenta una porción cónica central (2) también hueca, que se eleva hasta una altura por encima de la bandeja y que termina en un vértice superior redondeado (3); Donde además, la bandeja circular vista desde un plano frontal, presenta una base horizontal, desde donde se eleva una primera porción (4) de pared periférica formada por planos inclinados hacia afuera que luego se prolongan verticalmente; unida a una segunda porción (5) de pared periférica formada por un cuerpo cóncavo hacia adentro.

D2 Plato comedero de plástico constituido por: ~ Una bandeja circular (1') hueca, la cual presenta una porción cónica central (2') también hueca, que se eleva hasta una altura por encima de la bandeja y que termina en un vértice superior redondeado ( 3 ' ) ; Donde además, la bandeja circular vista desde un plano frontal, presenta una base horizontal, desde donde se eleva una primera porción (4') de pared periférica formado por un cuerpo curvo-cóncavo hacia adentro que luego se prolonga verticalmente; unida a una segunda porción (5') de pared periférica formada por un cuerpo cóncavo hacia adentro.

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VISTA FRONTAL

i X i r ^ j H ' \

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• ,

;

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VISTA SUPERIOR

. -

Del cuadro comparativo N° 1, se p u e d e establecer que D2 p r e s e n t a similares características de f o r m a que el diseño D 1 , tales c o m o : o El c o m e d e r o de D2 tiene u n a b a n d e j a circular desde cuyo centro se eleva una porción cónica, o La porción cónica de la bandeja de D2, se eleva d e s d e la base d e la bandeja hasta una altura por e n c i m a d e los bordes de dicha bandeja, o La s e g u n d a porción de la pared periféñca d e D2 está f o r m a d a por un cuerpo c ó n c a v o hacia adentro. Si bien el diseño D1 presenta u n a primera porción de su pared periféñca, c o n f o r m a d a por planos inclinados hacia afuera que luego s e prolongan verticalmente; a diferencia d e D2 c u y a primera porción de su pared periférica, está f o r m a d a por un cuerpo curvo-cóncavo hacia adentro que luego se prolonga verticalmente; dicha característica se considera una característica s e c u n d a r i a , por lo que no le brinda u n a apariencia particular al diseño D 1 .

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Se determina así q u e el d o c u m e n t o 0 2 señalado por el accionante afecta la n o v e d a d del diseño industñal de propiedad d e Inversiones Avimetal S.A.C. CUADRO COI^PARATIVO N ° 2

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P l a t o c o m e d e r o d e p l á s t i c o c o n s t i t u i d o por: - Una bandeja presenta una también hueca, por e n c i m a d e vértice superior

c i r c u l a r (1) h u e c a , la c u a l porción cónica c e n t r a l (2) que se eleva hasta una altura la b a n d e j a , t e r m i n a n d o e n u n redondeado (3);

D o n d e a d e m á s , la b a n d e j a c i r c u l a r v i s t a d e s d e un plano frontal, presenta una base horizontal, d e s d e d o n d e s e e l e v a u n a p r i m e r a porción (4) d e p a r e d p e r i f é r i c a f o r m a d a p o r p l a n o s inclinados hacia afuera que luego se prolongan v e r t i c a l m e n t e ; y u n a s e g u n d a porción (5) d e pared periférica formada por un cuerpo cóncavo hacia adentro.

P l a t o c o m e d e r o c o n s t i t u i d o por: - U n a b a n d e j a c i r c u l a r ( 1 " ) h u e c a , la c u a l p r e s e n t a u n a porción e n f o r m a d e t r o n c o de c o n o central ( 2 " ) , que se eleva hasta u n a a l t u r a m e d i a d e la b a n d e j a , t e r m i n a n d o en u n a superficie plana y circular ( 3 " ) , en d o n d e presenta u n agujero circular; D o n d e a d e m a s , la b a n d e j a c i r c u l a r v i s t a desde un plano frontal, presenta una base horizontal, desde donde se eleva u n a p r i m e r a porción ( 4 " ) d e p a r e d p e r i f é r i c a f o r m a d a por un c u e r p o c u r v o - c ó n c a v o hacia afuera q u e l u e g o se prolonga d e m a n e r a o b l i c u a ; y u n a s e g u n d a porción ( 5 " ) d e pared periférica f o r m a d a por un cuerpo e n f o r m a d e porción c i l i n d r i c a p e r p e n d i c u l a r . A s i m i s m o , la b a n d e j a c i r c u l a r v i s t a d e s d e un plano superior, presenta en su base tres superficies: una primera central en forma de tronco de cono (2"); una s e g u n d a superficie e n f o r m a d e c o r o n a c i r c u l a r (6) s o b r e la c u a l s e c o l o c a n 3 g a n c h o s (7); y, u n a t e r c e r a superficie en f o r m a de revolución cilindrica (8).

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Del cuadro comparativo N° 2, se aprecia que D3 presenta diferencias respecto a D 1 , tales c o m o : o El c o m e d e r o del diseño D1 vista froníalmente presenta una base horizontal, d e s d e d o n d e se eleva una primera porción (4) de pared periférica f o r m a d a por planos inclinados hacia afuera que luego se prolongas verticalmente; y una s e g u n d a porción (5) de oared periférica f o r m a d a por un cuerpo cóncavo hacia adentro; mientras que el plato del c o m e d e r o de D3, vista d e s d e un plano frontal, presenta una base horizontal, desde d o n d e se eleva una primera porción ( 4 d e pared periférica f o r m a d a por un cuerpo curvocóncavo hacia afuera que luego se prolonga de m a n e r a oblicua; y una segunda porción (5") de pared periférica f o r m a d a por un cuerpo en f o r m a de porción c:''ndñca perpendicular.

o El c o m e d e r o del diseño D1 presenta una porción cónica central, que se eleva hasta una altura por e n c i m a de la bandeja, mientras que el c o m e d e r o de D3 presenta u n a porción en f o r m a de tronco de cono central, que se eleva hasta una altura m e d i a de la bandeja. o El c o m e d e r o del diseño D I presenta en su base interior tres g a n c h o s , mientras q u e el c o m e d e r o de D3 no presenta g a n c h o s . S e determina así q u e el d o c u m e n t o D3 señalado por el a c c i o n a n t e no afecta la novedad del diseño industrial de propiedad de Inversiones Avimetal S.A.C. iii) Conclusiones El d o c u m e n t o D2 aportado por la accionante divulga la apariencia protegida por el registro de diseño industñal " P L A T O C O M E D E R O DE PLASTICO" inscrito con Título N° 1676, estableciéndose, en consecuencia, que en relación al d o c u m e n t o revisado, las figuras q u e corren de fojas 03 a 07 no c u m p l e n con el requisito d e n o v e d a d establecido en el artículo 115 de la Decisión 4 8 6 . El d o c u m e n t o D3 a p o r t a d o por la accionante no divulga la apariencia protegida por e! registro de diseño industrial " P L A T O C O M E D E R O DE PLASTICO" inscrito con Título N° 1676, estableciéndose, en c o n s e c u e n c i a , q u e dicho d o c u m e n t o D3 no afecta la n o v e d a d del diseño industrial de propiedad de Inversiones Avimetal S.A.C. Con f e c h a 21 de marzo de 2 0 1 4 , Inversiones A v i m e t a l S.A.C. señaló q u e la presente acción de nulidad d e b e ser declarada improcedente, t o d a vez q u e el título cuestionado (N° 1676) f u e concedido el 31 de octubre de 2 0 0 5 , por lo que

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a la f e c h a ha vencido el plazo para solicitar cualquier acción de nulidad. A g r e g ó que de a c u e r d o al articulo 77 de la Decisión 4 8 6 , la acción d e nulidad solo puede ser iniciada por la persona a quien pe.^enece el derecho a obtener la patente, siendo que en el caso concreto, la accionante no ha alegado tener d e r e c h o alquno sobre el registro cuestionado, por lo q u e carece de legitimidad para obrar. Mediante Resolución N° 5 1 - 2 0 1 4 / C I N - I N D E C O P I d e fecha 25 de marzo de 2 0 1 4 , la Comisión d e lnvene;ones y N u e v a s T e c n o l o g í a s declaró f u n d a d a la acción de nulidad interpuesta. Conside-ó lo siguiente: a) Análisis de los a r g u m e n t o s que sustentan la acción d e nulidad En primer lugar, corresponde evaluar el cuestionamiento d e la accionante referido a q u e en el caso del diseño industrial materia de controversia se trata de una f o r m a q u e o b e d e c e a u n a ventaja d e orden técnico, puesto q u e tanto el c o n o central, c o m o sus contornos y la pestaña superior atienden a la necesidad de su uso, por lo q u e dichas características no se encontrarían protegidas por el diseño industñal, de conformidad con el articulo 116 inciso b) d e la Decisión 4 8 6 . Sobre el particular, es de señalar q u e la disposición recogida en el artículo 116, literal b), de la Decisión 4 8 6 , está refeñda al diseño solicitado en su integñdad y no a partes concretas d e éste. Por lo d e m á s , cabe indicar q u e la prohibición prevista en la n o r m a referida no atiende al solo hecho de q u e la a p a ñ e n c i a d e un producto atienda a . consideraciones de orden técnico o a la realización d e u n a función técnica, sino q u e , a d e m á s , s u s particulandades han d e ser las únicas q u e d e t e r m i n a n la f o r m a dei producto, d e m o d o tal que no se incorpore a aquei algún aporte de naturaleza arbitraña, no c u m p l i é n d o s e así con enriquecer el patrimonio de las f o r m a s estéticas aplicadas a productos. Bajo las consideraciones previamente expuestas, se d e t e r m i n a q u e c o r r e s p o n d e desestimar la acción de nulidad p r o p u e s t a por la accionante en el e x t r e m o relacionado a la prohibición dispuesta en el artículo 116, literal b), de la Decisión 4 8 6 , d a d o q u e a u n c u a n d o la accionante ha a s e v e r a d o q u e el c o n o central, los contornos y la p e s t a ñ a supeñor atienden a la necesidad del u s o , no h a especificado en q u é consiste tal uso y si la apariencia a m p a r a d a está dictada únicamente por éste. Por lo d e m á s , se tiene q u e si bien la e m p l a z a d a h a refeñdo q u e s u diseño obsen/a u n a utilidad específica, no h a y evidencia d e q u e la

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en Propiedad N'

COM^'F^ENCIA r

'electual

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apariencia general del objeto a m p a r a d o esté ú n i c a m e n t e dictada por u n a consideración d e carácter técnico De otro lado, resulta certinente precisar q u e para efectos d e desvirtuar la n o v e d a d d e un diseno industrial e s necesario q u e se c o m p r u e b e la existencia de d o c u m e n t o s de f e c h a cierta o cualquier otra evidencia q u e d e r ; u e s t r e indubitablemente q u e dicho diseño e r a ya conocido o h a b í a sido accesible al público c o n anterioridad a la f e c h a de presentación de su solicitud d e registro. Efectuada la aclaración precedente, se d e b e señalar q u e luego d e revisar los instrumentos a p o r t a d o s por la parte accionante, s e ha podido constatar lo siguiente; •

•

S e d e t e r m i n a que el reporte del Registro Nacional de G r a d o s y Títulos de la A s a m b l e a Nacional de Rectoras sobre el señor M a n u e l M á x i m o Puma Carcausto, desarroilador del diseño mateña de cuestionamiento, no resulta pertinente en el caso d e autos dado q u e no resulta una e x i j e n c i a normativa q u e determine la calidad d e diseñador d e u n a persona, por lo q u e carecen de f u n d a m e n t o los argumentos de la accionante destinados a cuestionar los a n t e c e d e n t e s a c a d é m i c o s de esta persona; motivo por el q u e a d e m á s resulta impertinente el r e p o r ' ; de b ú s q u e d a c o n las solicitudes d e la emplazada. Resultan impertinentes los reportes R U C a p o r t a d o s por la accionante y la copia del A c t a de Verificación e Incautación del 18 de julio d e 2013 de la P ñ m e r a Fiscalía Especializada en Delitos A d u a n e r o s y Propiedad Intelectual, t o d a v e z q u e no sirven d e base p a r a sustentar los cuestionamientos de registrabilidad efectuados. Luego de revisar las impresiones correspondientes a diversas p á g i n a s w e b d e v a n a s e m p r e s a s , a las cuales hace m e n c i ó n la accionante en su solicitud de nulidad, se d e t e r m i n a q u e no e s posible determinar la f e c h a a partir d e la cual el contenido en cuestión c o m e n z ó a ser objeto de a c c e s o público. S e ha verificado q u e no e s posible determinar las características físicas del diseño correspondiente al enlace http://www.patentesonline.com.co/comedero-colqante-para a v e s . 4 0 6 6 3 v e . h t m l . al cual h a c e m e n c i ó n la accionante, motivo por el cual no e s posible determinar si dicho diseño afecta la n o v e d a d del diseño industñal registrado a favor de la e m p l a z a d a .

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•

APETENCIA ELECTUAL Intelectual

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1718-2013/DIN

S e ha verificado que el diseño correspondiente al enlace http://www.inpi.qov.ar pdf/patentes/p654.pdf, al cual hace m e n c i ó n la accionante, corresponde a un Boletín de Patentes de f e c h a 27 de julio de 2 0 1 1 , es decir, es de f e c h a posteñor a la f e c h a de presentación de la solicitud del diseño industñal m a t e ñ a de nulidad (19 de marzo de 2009). Los enlaces http://www.oepm.eS/pdf/ES/0000/000/02/11 / 7 4 / E S 2 1 1 7 4 8 7 A l .Pdf v http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/01/00/ES2010080_A6.pdf, a los cuales hace m e n c i ó n la accionante se refieren a las solicitudes de patente ES 2117487 y ES 2 0 1 0 0 8 0 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, d e n o m i n a d a s " C O M E D E R O P A R A A V E S " , con fechas de publicación el 11 de abñl de 1994 y 13 de enero de 1989, respectivamente, no serán t o m a d o s en cuenta t o d a v e z q u e la materia solicitada en c a d a uno de estos expedientes está referida a un "cuerpo con depósito" y no a un plato, tal c o m o el diseño que es m a t e ñ a de cuestionamiento. Cabe indicar que el expediente 0 0 1 2 7 2 - 2 0 0 5 / O I N , publicado el 27 de abril de 2006; no será t o m a d o en cuenta toda v e z q u e se refiere a la solicitud de registro bajo el cual se tramitó el diseño industrial materia de nulidad. De otro ladc el diseño industrial tramitado bajo expediente N° 0 0 1 4 4 2 - 2 0 0 8 / D l N , publicado el 12 de diciembre de 2 0 0 8 ; no será t o m a d o en cuenta toda vez q u e éste es de f e c h a posterior a la f e c h a de presentación de la solicitud del diseño industñal m a t e ñ a de nulidad (31 de octubre de 2 0 0 5 ) . El diseño industñal tramitado bajo expediente N° 1 1 8 0 8 6 - 1 9 8 7 / O I N , publicado el 19 de junio de 1987, se encuentra referido a un plato c o m e d e r o para aves, por lo que, al tener f e c h a de a c c e s o al público anteñor a la f e c h a de presentación de la solicitud q u e dio o ñ g e n al registro objeto de discusión, constituye un medio idóneo para ser confrontado con ei diseño en cuestión. En el caso del modelo de utilidad tramitado bajo expediente H° 0 0 0 3 9 6 - 2 0 0 1 , se advierte que si bien éste cayó en a b a n d o n o el 11 de junio de 2003, ello tuvo lugar luego de que la solicitud respectiva fuera publicada (8 de marzo de 2 0 0 3 ) , razón por la que, al tener una f e c h a de a c c e s o al público anterior a la f e c h a de presentación de la solicitud que dio ongen al registro cuestionado y encontrarse refeñdo a un plato c o m e d e r o para aves, constituye, contrariamente a lo señalado

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N° 0955-201 EXPEDIENTE

o. W

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por la e m p l a z a d a , un m e d i o idóneo para ser confrontado con el diseño cuya nulidad se pretende. • . Las facturas aportadas por la accionante, emitidas d e s d e el 2 0 0 4 , no evidencian las características físicas de los productos materia de comercialización, por lo que se descarta su idoneidad probatoria. • Mediante escrito de fecha 5 de febrero de 2 0 1 4 , la a cionante ha solicitado que se t o m e en cuenta los resultados de la B ú s q u e d a de • Información T e c n o l ó g i c a N° 0 0 4 - 2 0 1 4 / I N D E C O P I - D I N , emitida a requerimiento de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos A d u a n e r o s y Propiedad Intelectual de Lima, en d o n d e se ha encontrado siete publicaciones; no obstante, tal, como se refiere en este d o c u m e n t o emitido por la Dirección de Invenciones y N u e v a s T e c n o l o g í a s , los resultados arrojados no constituyen a s p e c t o s que vinculen el pronunciamiento de este d e s p a c h o , siendo q u e por lo d e m á s la accionante no ha a r g u m e n t a d o c o n c r e t a m e n t e por q u é dichos a n t e c e d e n t e s afectarían la n o v e d a d del diseño m a t e ñ a de cuestionamiento. Esta consideración no m e r m a el análisis del expediente N° 0 0 0 3 9 6 - 2 0 0 1 , q u e f o r m a parte relevante de los cuestionamientos realizados por la accionante en su acción de nulidad. •

Finalmente, con f e c h a 21 de marzo de 2 0 1 4 , la e m p l a z a d a ha manifestado que, c o n f o r m e al artículo 77 de la Decisión 486 de la C o m u n i d a d A n d i n a , la presente acción de nulidad d e b e ser declarada - improcedente, puesto que el d e r e c h o de la accionante ha prescrito, y q u e dicha acción de nulidad sólo p u e d e ser iniciada por la persona a quien pertenece el derecho d e obtener la patente. Al respecto cabe señalar que ia solicitud de nulidad bajo análisis, no se encuentra s u s t e n t a d a en el artículo 7 7 de la Decisión 486 (anulación de patente), que a m p a r a al tercero a quien le pertenece el d e r e c h o a obtener una patente a iniciar y obtener la nulidad de una patente que hubiera sido c o n c e d i d a i n d e b i d a m e n t e .

•

Así, c a b e indicar q u e la acción de nulidad s e g u i d a en el caso d e autos no se sustenta en el artículo 77 de la Decisión 486, sino m á s bien en los supuestos de nulidad de registro de diseño industrial c o n t e m p l a d o s en los literales a), b) y c) del artículo 132 del m i s m o texto legal, artículo que a d e m á s establece que la a u t o n d a d nacional c o m p e t e n t e decretará de oficio o a solicitud de cualquier p e r s o n a y en cualquier m o m e n t o , la nulidad absoluta de un registro de diseño

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industrial c u a n d o se encuentre incurso en a l g u n a s de las causales establecidas en dicho artículo. De este m o d o , devienen en irrelevantes los a r g u m e n t o s planteados sobre el particular por la emplazada. Así pues, se tiene que solamente las característic is divulgadas en las solicitudes de registro de modelo de utilidad t r a m i i a d a bajo expediente N° 0 0 0 3 9 6 - 2 0 0 1 , publicado ei 8 de m a r z o de 2 0 0 3 , y el diseño industñal tramitado bajo expediente N° 1 1 8 0 8 6 - 1 9 8 7 / O I N , publicado el 19 de junio de 1987, a los cuales hace mención la accionante, resultan e l e m e n t o s ¡dóneos para la e aluación del caso, al haberse constatado q u e c o r r e s p o n d e n a productos cuyas particularidades f u e r o n divulgadas con anterioridad al 31 de octubre de 2005 (fecha en que fue presentada la solicitud q u e dio origen al registro de diseño industñal m a t e ñ a de cuestionamiento). De este m o d o , q u e d a por determinar si, de conformidad con lo sostenido por la parte accionante, las características físicas de dichos productos restan n o v e c a d al diseño industrial a m p a r a d o por el registro de ia e m p l a z a d a c si afectan su a p a ñ e n c i a particular. De conformidad con lo dispuesto en el Informe Técnico S M S 14-2014, el diseño industñal inscrito con Título N° 1676, no c u m p l e con el requisito de n o v e d a d establecido en el artículo 115 de la Decisión 4 8 6 , por lo q u e corresponde declarar su nulidad. Finalmente, la accionante ha manifestado q u e la e m p l a z a d a habría sorprendido a la autoridad al presentar c o m o diseño industñal en el a ñ o 2 0 0 5 el m i s m o objeto que f u e r a tramitado c o m o m ú d e l o de utilidad bajo expediente N° 0 0 0 3 9 6 - 2 0 0 1 , luego de q u e éste c a y e r a en a b a n d o n o en el 2003. De otra parte, la e m p l a z a d a ha refeñdo sobre el particular q u e no puede alegarse q u e haya habido e n g a ñ o alguno de su parte por el hecho de haber vuelto a presentar en el 2 0 0 5 la solicitud que diera ongen al registro cuestionado en tanto la solicitud que presentó en el a ñ o 2001 cayó en a b a n d o n o , a d e m á s que n u n c a antes de julio de 2 0 0 6 , f e c h a en q u e la a u t o n d a d aprobó su diseño, puso a disposición del público el m i s m o a través d e su comercialización. Evaluados los a r g u m e n t o s , se e s t i m a que no constituye un acto de m a l a fe por parte de la e m p l a z a d a el hecho de que ésta haya presentado la solicitud q u e dio origen al registro cuestionado en la a s u n c i ó n incorrecta de que la solicitud que tramitó antes bajo m o d e l o de utilidad, y q u e incorpora el diseño indicado de a c u e r d o al análisis hecho en la presente

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resolución, no afectaba la registrabilidad dei primero al haber caído en a b a n d o n o por aspectos f o r m a l e s y que el acceso al público se restringe únicamente a su comercialización. Por lo d e m á s , d e b e tenerse en cuenta q u e la mala fe es una circunstancia que d e b e ser acreditada por quien la alega, lo cual no ha sucedido en el presente caso. Con f e c h a 22 de abril de 2014, Inversiones Avimetal S.A.C. interpuso recurso de apelación señalando lo siguiente: - En el Informe Técnico S M S 14-2014 se ha c o m p a r a d o un diseño industrial ( D I ) con un modelo de utilidad (D2) sin tener en cuenta q u e se trata de e l e m e n t o s diferentes entre sí, por su conceptualización, trámite, d e r e c h o s , efectos, entre otros; m á s aún si se considera que para la existencia de un m o d e l o de utilidad es n e c e s a ñ o especificar la utilidad m á s q u e las características físicas. Sin e m b a r g o , en el caso concreto se ha hecho una c o m p a r a c i ó n desde el punto de vista de diseño industñal a a m b a s solicitudes. - No es posible evaluar t é c n i c a m e n t e dos solicitudes diferentes, una que f u e tramitada por su utilidad y funcionalidad, y la otra que es de carácter decorativo. - La e x a m i n a d o r a ha efectuado una c o m p a r a c i ó n c o m o si se estuviera frente a dos diseños industñales, lo cual e s incongruente. - A s i m i s m o , no se ha tenido en c u e n t a q u e el diseño industñal presentado en el Expediente 1272-2005 presenta características de t r a s c e n d e n c i a de carácter p ñ m a ñ o y no c o m o se pretende ver c o m o m e r o s c a m b i o s secúndanos. AMBOS SON DIFERENTES

PLATO EXP 1272-2005 -

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PLATO EXP 396-2001

P a r t e e x t e m a o v a l a d a fjasOOS M A S líneas internas C o n o interno M A S alto M A S curvaturas

- P a r t e e x t e m a r e c t a fjas 18 - M E N O S líneas internas - c o n o i n t e m o m e n o s alto - M E N O S cun/aturas

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AH.mBA

EXP: l272-20as - B píO(!j f « n i a s najo - mos círculor - Varias curvaiuros interncis • curvo surriCítinr que prolongodo

EX?: 050396-2001 • !'::!lu es oíSo ¡nfis plano. • soto uno curve i'-t^orno lo

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5u;;er:or

ievemenis

ssido - c o n o mo-i gllg •• partfj inteirio menor i'ingiaid d o Reposo Gl piso.

c o ! !c; rvios bajo • porte interna mayor ongifud d o rv,i losü al piso

C o m o se p u e d e apreciar, la porción cónica a la q u e se refiere el análisis técnico c o m o hueca, no advierte la diferencia q u e es con curvatura prolongada hacia adentro. La porción cónica central t a m b i é n h u e c a q u e se eleva hasta una altura por encima de la bandeja y q u e t e r m i n a en un vértice superior redondeado, no advierte que la vértice del Expediente 1272-2005 es curvo y la del Expediente ¡J" 396-2001 es plano. Una primera porción de pared periférica f o r m a d a por planos inclinados hacia afuera que luego prolonga verticalmente, unida a u n a s e g u n d a porción de pared periférica f o r m a d a por un cuerpo c ó n c a v o hacia adentro, no advierte las curvaturas a u m e n t a d a s en el nuevo diseño y que la parte externa no es recta sino curva, que el plato se a p o y a en una base semi c ó n c a v a y no plana.

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VISTA INVERTIDO

EXP.l 272-2005

EXP: 00396-2001

D e b e tenerse en cuenta que el Expediente N° 396-2001 f u e declarado en a b a n d o n o y archivado, por lo que no p u e d e considerarse conno accesible al público. Erróneamente se ha interpretado c u a n d o la n o r m a explica el carácter público, significa que tiene el dominio público por ia autoridad cuya función es pública (sic). Si bien el m o d e l o de utilidad solicitado c a y ó en a b a n d o n o , ello no d e t e r m i n a q u e su e m p r e s a perdió su derecho de invención; es decir, ninguna n o r m a establece q u e no podía volver a solicitar su invento c o m o m o d e l o de utilidad. Mediante el Expediente N° 1272-2005 pretendió el registro de un nuevo d i s e ñ o s u m a m e n t e mejorado, y no con características secundarias c o m o se ha señalado. Se está protegiendo a los infractores de las n o r m a s al declararse la nulidad dei diseño industrial d e b i d a m e n t e registrado, motivo por el cual d e b e r á acudir a instancias internacionales. N i n g u n a p e r s o n a tenía conocimiento q u e se había tramitado el m o d e l o de utilidad mediante Expediente N° 3 9 6 - 2 0 0 1 , prueba de ello es que n u n c a lo cuestionaron ni se opusieron al registro del diseño industrial c u y a nulidad se pretende. El I N D E C O P I d e b e r á demostrar la f o r m a en que el Expediente N° 3 9 6 - 2 0 0 1 tuvo la accesibilidad pública si éste cayó en a b a n d o n o .

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El diseño cuestionado no tiene la m i s m a f o r m a que el modelo de utilidad solicitado en el Expediente N° 3 9 6 - 2 0 0 1 , y a que se aquél tiene un cambio en la f o r m a que lo dota de una apariencia distinta. Solicita que se efectúe un nuevo informe técnico. Adjunta medios probatorios a fin de acreditar sus afirmaciones.

Con fecha 23 de setiembre de 2014, Imacol E.I.R.L. absolvió el traslado de la apelación reiterando sus a r g u m e n t o s respecto a q u e la prop a solicited de modelo de utilidad presentada hace unos a ñ o s por la e m p l a z a d a es la que afecta la n o v e d a d d e ' diseño industrial cuestionado. A g r e g ó que la e m p l a z a d a no ha presentado algún medio probatoño que desvirtúe lo señalado en el Informe Técnico S M S 14-2014. Manifestó q u e todo expediente administrativo que cae en a b a n d o n o constituye información de dominio público. Solicitó a la Sala que llame la atención de la e m p l a z a d a por el uso de la frase "dando de esta forma cabida a los trasgresores de la norma quienes acostumbrados a falsificar". Mediante M e m o r á n d u m N° 4 3 7 - 2 0 1 4 / D I N - C i n de f e c h a 22 de octubre de 2 0 1 4 , la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías remitió a la Sala copia del Oficio N ° 62-13-2014-1 ° F P P E D A P I - M P - F N emitido con f e c h a 10 de octubre de 2 0 1 4 por la P ñ m e r a Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos A d u a n e r o s y Propiedad Intelectual de Lima, mediante el cual se informa al I N D E C O P I que mediante Resolución de f e c h a 5 de setiembre de 2014 se ha dispuesto archivar provisionalmente la investigación s e g u i d a contra José Emilio B e n d e z ú Fuente, en su calidad de gerente general de Imacol E.I.R.L por la presunta comisión del delito contra los d e r e c h o s intelectuales - contra la Propiedad Industñal en agravio de la e m p r e s a Inversiones Avimetal S . A . C , en tanto se recaben las resoluciones de I N D E C O P I q u e p o n g a n fin a las acciones de nulidad planteadas contra los registros de diseños industriales para P L A T O C O M E D E R O D E P L Á S T I C O (Título N° 1676) y C O M E D E R O C O N R O S C A (Título N° 2 3 7 7 ) . II. C U E S T I Ó N EN D I S C U S I Ó N La Sala de Propiedad Intelectual d e b e r á determinar si el diseño industrial para P L A T O C O M E D E R O DE P L Á S T I C O , inscrito bajo Título N° 1676 fue concedido en contravención a las n o r m a s vigentes al m o m e n t o de su otorgamiento.

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III. ANALISIS D E LA C U E S T I Ó N EN D i S C U S i Ó N 1. Informe de a n t e c e d e n t e s Se ha verificado lo siguiente: a) Con f e c h a 28 de junio de 2006, la e m p l a z a d a , inversiones A v i m e t a l S.A.C. ÍPerú), obtuvo el registro de diseño industñal para P L A T O C O M E D E R O D E P L Á S T I C O , inscrito bajo Título N° 1676, vigen-e hasta el 31 de octubre de 2015. La solicitud de registro del diseño en cuestión fue tramitada bajo Expediente N° 1272-2005/DIN.

PLATO ÍJHK^O COf-iEOSW. VISTA !SCyOK!r:A DEt. PRO

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b) C o n fecha 4 de diciembre de 2 0 0 1 , mediante Expediente N° 396-2001 0 l N , Avimetal del Perú S.A. (Perú) solicitó patente de modelo de utilidad para

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P L A T O C O M E D E R O D E P L Á S T I C O , cuyo inventor es M a n u e l M á x i m o P u m a Carcausto, la cual c o n s t a b a d e 5 reivindicaciones^ . ^ _

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a). tí*. c).

Pijítíffíít o eurvaíuríí alargáis RaUm.!.^, en ia pan* oeníraf Dis^íipición da aíiyra d«) psaso

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•ütpeffitiS dsf pteto en füfma mss rápiti?- . aoemi^s que sm «(« «n iíi part? ceiiírisl siwgíior dei cowj para l« msi'-í!a<-!S!) ÍSP. fofv3 oSíndrJca guB sirv<í parí h¡íC8r I» cun^xton as 'm'^tni-i sulomáíicy de afi!«níntí!cif»n ?• ¡os sqf^os ds yfaüiíj. 4;

P!a!ü

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psique ia msmünjdóf! ae slíi»« de! pisio, p^rmíe qtJe ios gmnjaraí ütiBc*n « s t Q í ftquipoí como ünécos ya que anterwrn'ente S E tenia que tisgf im compismenío di cíianzs para ío? fíolíüos (Sámsse ííar^8}Q9 íromfiderofl E 8 ) y oiro psrs l o s pofca grandif? P!?!!o c a m s í í e í o e s aciwfdf; a Ja reiwndícsiCiíjn 1. c a t a c í s r i i S í j o pyiqii© €t auinenlü d« aRurs dsf C P P » H Í Í S da >a racifidad d?. m^iaiar dos fipns de íoiva • ai Tñfva C'UTveycinnal' 'jiiív^nféaoü apíísíJia y oe ¡.¡so foy,!!»? en í o c i s s Í33 g r a n j a s .

cflindrif-a: g a l v a n i z a d a v «^íids con !a yiijiíiffícicn d s u n CJÍ; cenlrai reguraoio para s i sppoft* deteiot^m de a c u s r d P a b aííufs nscesídad enla granja..

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DE LA COMPETENCIAfDE

LA PROTECCIÓN

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Vi \ it.-

Njr

• C o n f e c h a 10 de febrero de 2 0 0 3 , se otorgó la o r d e n de aviso N° 138-2203 efectuándose la publicación en el Diario Oficial El P e r u a n o con f e c h a 8 d e marzo d e 2003. Mediante proveído de f e c h a 11 de junio de 2 0 0 3 , la Oficina de Invenciones y N u e v a s T e c n o l o g í a s declaró el a b a n d o n o del procedimiento al haber transcurrido el plazo de tres m e s e s sin que la solicitante haya solicitado q u e se efectúe el e x a m e n de f o n d o . 2. Cuestión previa: Extremos apelados Mediante Resolución N° 5 1 - 2 0 1 4 / C I N - I N D E C O P I de f e c h a 25 de marzo de 2 0 1 4 , la C o m i s i ó n de Invenciones y N u e v a s T e c n o l o g í a s declaró f u n d a d a la acción de nulidad interpuesta. C o n s i d e r ó lo siguiente: El diseño industñal inscrito con Título N° 1676 c a r e c e de n o v e d a d al estar anticipado por la solicitud de m o d e l o de utilidad tramitada mediante Expediente N° 3 9 6 - 2 0 0 1 / O I N y, a d e m á s , no presenta una a p a ñ e n c i a particular.

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UCIA fUAL 'ctual

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C o r r e s p o n d e desestimar los d e m á s a n t e c e d e n t e s citados por accionante en su escrito de nulidad, así c o m o los a r g u m e n t o s referidos una apariencia d a d a por consideraciones técnicas y la m a l a fe con que habría actuado la e m p l a z a d a . No corresponde a m p a r a r los a r g u m e n t o s de la e m p l a z a d a en c i a n t o a prescripción de la acción de nulidad y a la falta de legitimidad de accionante.

la a la la la

Ante dicha resolución, únicamente la e m p l a z a d a Inversiones Avimetal S.A.C. interpuso recurso de apelación cuestionando la decisión de la Primera Instancia respecto del antecedente correspondiente al Expediente N° 3 9 6 - 2 0 0 1 / O I N , por lo que los d e m á s extremos de la resolución en mención (referidos a los d e m á s medios probatohos ofrecidos por la accionante, los a r g u m e n t o s referidos a u n a apariencia d a d a por consideraciones técnicas y la s u p u e s t a m a l a fe de la e m p l a z a d a , la prescripción de la acción y la legitimidad para obrar de la accionante) han q u e d a d o consentidos y no corresponde a la Sala pronunciarse sobre los m i s m o s . Por lo expuesto, y atendiendo a los a r g u m e n t o s que sustentan el recurso de apelación, corresponde a la Sala únicamente evaluar si el diseño industñal cuestionado c u m p l e con los requisitos de n o v e d a d y a p a ñ e n c i a particular en virtud del antecedente correspondiente al Expediente N° 3 9 6 - 2 0 1 1 / O I N . 3. Nulidad del registro de diseño industrial 3.1 Determinación de la norma aplicable La declaración de nulidad de un diseño industrial determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos en la ley. Siendo así, es importante para declarar ia nulidad de un registro determinar la n o r m a que se encontraba vigente en el m o m e n t o en el que se otorgó, ya que será en base a dicha n o r m a que se evaluará si a la f e c h a de su concesión se incurñó en las causales de nulidad del registro previstas por ella. En tal sentido, aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posteñondad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normativa vigente al m o m e n t o de su concesión. Lo contrario generaría una inseguñdad jurídica y significaría aplicar una norma

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retroactivamente, lo cual está expresamente pro'euido por el artícui ¡ 103 de la Constitución. A la f e c h a de la presentación de la solicitud del diseño industrial en cuestión (31 de octubre de 2005) se encontraban vigentes la Decisión 486 y el Decreto Legislativo N° 823. Por tanto, deberá evaluarse si el registro del diseño industñal cuya nulidad se pretende se encuentra incurso dentro de las causaies de nulidad previstas en el artículo 132 de la Decisión 4 8 6 concordado con el artículo 114 del Decreto Legislativo 823. 3.2 C a j s a l e s de nulidad previstas en la Decisión 436 El artículo 132 de ia Decisión 4 8 6 establece q u e la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier m o m e n t o , la nulidad absoluta d e un registro de un diseño industñal, cuando: a) El objeto del registro no constituyese un diseño industñal conforme a lo previsto en el artículo 113^; b) El diseño industrial no cumpliese con los requisitos de protección conforme a lo previsto en el artículo 115^; c) El registro se hubiese concedido para una mateña excluida d e protección c o m o diseño industñal conforme a lo previsto en el artículo 116^*; o,

^ A r t í c u l o 1 1 3 . - S e c o n s i d e r a r á c o m o d i s e ñ o i n d u s t r i a l la a p a r i e n c i a p a r t i c u l a r d e u n p r o d u c t o q u e r e s u l t e de cualquier reunión d e líneas o c o m b i n a c i ó n d e colores, o d e cualquier f o r m a externa bidimensional o t r i d i m e n s i o n a l , l í n e a , c o n t o r n o , c o n f i g u r a c i ó n , t e x t u r a o m a t e r i a l , s i n q u e c a m b i e el d e s t i n o o f i n a l i d a d d e dicho producto. Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales q u e sean nuevos. U n d i s e ñ o i n d u s t r i a l n o e s n u e v o si a n t e s d e l a f e c h a d e la s o l i c i t u d o d e la f e c h a d e p r i o r i d a d v á l i d a m e n t e i n v o c a d a , s e h u b i e r e h e c h o a c c e s i b l e al p ú b l i c o , e n c u a l q u i e r l u g a r o m o m e n t o , m e d i a n t e su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. U n d i s e ñ o i n d u s t r i a l n o e s n u e v o p o r el m e r o h e c h o q u e p r e s e n t e d i f e r e n c i a s s e c u n d a r i a s c o n r e s p e c t o a realizaciones anteriores o porque s e refiera a otra clase d e productos distintos a d i c h a s realizaciones. " Artículo 116.- No serán registrables: a)

los d i s e ñ o s i n d u s t r i a l e s c u y a e x p l o t a c i ó n c o m e r c i a l e n el t e r r i t o r i o d e l P a í s M i e m b r o e n q u e s e s o l i c i t a el r e g i s t r o d e b a i m p e d i r s e n e c e s a r i a m e n t e p a r a p r o t e g e r a la m o r a l o al o r d e n p ú b l i c o . A e s t o s e f e c t o s la e x p l o t a c i ó n c o m e r c i a l d e u n d i s e ñ o i n d u s t r i a l n o s e c o n s i d e r a r á c o n t r a r i a a la m o r a l o al o r d e n p ú b l i c o s ó l o p o r r a z ó n d e existir u n a d i s p o s i c i ó n l e g a l o a d m i n i s t r a t i v a q u e p r o h i b a o q u e r e g u l e dicha explotación;

los d i s e ñ o s industriales cuya apariencia estuviese dictada e n t e r a m e n t e por c o n s i d e r a c i o n e s de orden t é c n i c o o por la realización de u n a f u n c i ó n t é c n i c a , q u e no incorpore n i n g ú n a p o r t e arbitrario del diseñador;

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Se configuren las ca isales de nulidad absolutas previstas en la legislación nacional para los actos administrativos.

4. Registrabilidad d e los diseños industriales 4.1 Marco conceptual El amculo 113 de la Decisión 486 señale que se considera diseño industrial la a p a ñ ' n c i a particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combir ación de colores, o de cualquier f o r m a externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin q u e cambie el destino o finalSidad ae dicho producto. B o d e n h a u s e n ' señala que los dibujos o modelos industriales están constituidos por los aspectos o elementos ornamentales de un artículo utilitaño, incluso sus características de d o s o tres dimensiones en cuanto a f o r m a y superficie q u e constituyen la apariencia del artículo. Conviene también citar la definición f o r m u l a d a por la Organización Mundial de la Propiedad intelectual (OMPI) de los diseños industñales: "Se refiere al derecho garantizado en m u c h o s países, de acuerdo a un sistema registral, para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos d e un artículo o producto industrial q u e resulte de una actividad d e diseño".'^^ De las anteriores definiciones del diseño industrial se desprenden los siguientes elementos que le son característicos: -

El diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto, ya s e a en su superficie bidimensional (líneas, colores, transparencia, bñllo, etc.) o en su f o r m a tridimensional (contornos, v o l ú m e n e s ) .

los d i s e ñ o s industriales q u e consistan ú n i c a m e n t e en u n a f o r m a c u y a reproducción e x a c t a f u e s e n e c e s a r i a p a r a p e r m i t i r q u e el p r o d u c t o q u e i n c o r p o r a el d i s e ñ o s e a m o n t a d o m e c á n i c a m e n t e o conectado c o n otro producto del cual f o r m e parte. Esta prohibición no s e aplicará tratándose de p r o d u c t o s e n l o s c u a l e s el d i s e ñ o r a d i q u e e n u n a f o r m a d e s t i n a d a a p e r m i t i r el m o n t a j e o la c o n e x i ó n m ú l t i p l e d e los p r o d u c t o s o s u c o n e x i ó n d e n t r o d e u n s i s t e m a m o d u l a r .

• G . H . G . B o d e n h a u s e n , G u í a p a r a la a p l i c a c i ó n d e l C o n v e n i o d e P a r í s , G i n e b r a 1 9 6 9 , p. 2 3 . '' D i s e ñ o I n d u s t r i a l e n P r o p i e d a d I n t e l e c t u a l , M a t e r i a l d e L e c t u r a , e n D o c . W I P O , P u b l i c a t i o n N ° 4 7 6 (E) I S B N 9 2 - 8 0 5 - 0 6 2 9 - 3 , W I P O 1 9 9 5 , p. 2 2 9 .

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El d i s e ñ o industrial debe ser arbitraeo, esto es, no necesaño para construir el objeto al cual se aplica o para que éste cumpla su función utilitaña. Así, la protección del diseño no abarca a las características ú n i c a m e n t e impuestas por razones puramente prácticas o técnicas - c o m o el mejor f u n c i o n a m i e e t o de un objeto o sistema - y q u e no t e n g a n c o m o finalidad mejorar la a p a ñ e n c i a del producto. Existen otras figeras jurídicas que protegen estos desarrollos (patentes de invenció y mode.os de utilidad)'' El diseño industrial d e b e conferir un aspecto particular y distinto al producto al q u e se aplique, confiriéndole una fisonomía n u e v a y propia. En tal sentido, el -'¡seño industrial otorga un valor a g r e g a d o al objeto en cuestión. El diseño industrial d e b e ser percibido por la vista en su uso o funcionamiento. Así, la f o r m a de un c o m p o n e n t e electrónico, al inteñor de un artefacto, que no es percibido por la vista, no constituye un diseño industrial. El diseño industñal d e b e aplicarse a un artículo utilitaño, esto es, susceptible de ser reproducido artesanal o industñalmente. Así, no constituye un diseño industñal un cuadro cuya finalidad s e a ú n i c a m e n t e la c o n t e m p l a c i ó n estética. El derecho exclusivo sobre un diseño industrial se adquiere por el registro ante la oficina competente y otorga a su titular una protección por el período de su concesión oponible universalmente {erga omnes). Para que un diseño industrial pueda acceder al registro d e b e ser nuevo y poseer una apariencia particular. 4.2 Novedad de los diseños industñales La novedad es uno de los requisitos que d e b e concurñr en una creación de f o r m a para que pueda oñginar un derecho de diseño industñal. En efecto, en la ^ A l r e s p e c t o . O t e r o L a s t r e s ( £ / Modelo Industñal, M a d r i d 1 9 7 7 , p. 3 5 9 ) s e ñ a l a ; "Si en una creación de forma que cumple una función técnica, la forma es separable del efecto técnico producido, la creación de forma podrá ser protegida como modelo industrial. Por el contrario, si en una creación de forma que cumple una función técnica, la forma es inseparable de la función técnica, la creación de forma no podrá ser protegida en modo alguno como modelo industrial. Pero podrá ser amparada por un Derecho de modelo de utilidad cuando tanto en la forma como en el efecto técnico producido concurra el requisito de la novedad". P o r s u p a r t e , la L e y M o d e l o d e O M P I e s t i p u l a q u e la p r o t e c c i ó n d e u n d i s e ñ o i n d u s t r i a l n o d e b e r i a e x t e n d e r s e a " t o d o lo q u e e n u n d i s e ñ o s i n / a s o l a m e n t e p a r a o b t e n e r u n r e s u l t a d o t é c n i c o " . La Protección Jurídica del Diseño Industrial, e n : O M P I , Doc. OMPI/PI/JU/LIM/96/3 del 27.11.96, Curso I n t r o d u c t o r i o s o b r e P r o p i e d a d I n d u s t r i a l , p p . 2 y 3.

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generalidad de los oruenamientos jurídicos, la concesión de un derecho de exclusiva relativo a un diseño industrial está condicionada a que la correspondiente creación de f o r m a sea nueva. Conceptualmente el termino novedad alude a la cualidad de nuevo, de cambio producido en una cosa, de innovar algo que ya estaba en práctica'. En tal sentido, se entenderá que un diseño industñal tiene novedad cuando signifique un cambio en el producto al que se aplique, dotándolo de una apañencia distinta a la que tenía. Esta cualidad es indispensable y de carácter intrínseco al diseño industñal y esencial para su protección como derecho de propiedad industrial. Conforme señala Otero Lastres, en la generalidad de los ordenamientos jurídicos la concesión de un derecho de exclusiva sobre la forma de un objeto o - lo que es lo mismo - de un derecho de modelo industrial se subordina a que la correspondiente creación sea, por lo menos, nueva''. El artículo 115 de la Decisión 4 8 6 señala que serán registrables los diseños industriales que sean nuevos. El artículo 115 de la Decisión 486 señala que un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, se huoiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o en cualquier momento mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundanas con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones'". "

D i c c i o n a r i o d e la L e n g u a E s p a ñ o l a , R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a , T o m o I I , 21 e d i c i ó n , M a d r i d 1 9 9 2 , p. 1449. O t e r o L a s t r e s ( n o t a 7 ) , p. 4 5 5 . E n la d o c t r i n a s e e n c u e n t r a n d i s t i n t a s p o s i c i o n e s r e s p e c t o a si la n o v e d a d d e l o s d i s e ñ o s i n d u s t r i a l e s se j u z g a e x c l u s i v a m e n t e en relación c o n los m i s m o s p r o d u c t o s o d e b e e x t e n d e r s e a p r o d u c t o s d e distinta categoría: "...el diseño sólo se puede materializar en un producto determinado y en relación con dicho producto es que existe un patrimonio de las formas estéticas que sin/e para determinar la novedad. El

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Conforme se advierte, el requisito de la novedad exigido por la n o r m a es de carácter absoluto y a nivel mundial, ya que trasciende al espacio y al tiempo en que se haya efectuado la divulgación. Así, la legislación aplicable al caso considera c o m o nuevo lo que no es conocido en en determinado m o m e n t o . En consecuencia, los actos de divulgación de un diseño industñal realizados con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud destruyen la novedad e impiden que el titular obtenga el derecho de exclusiva. En tal sentido, la publicación o d e s c i p c i ó n , la utilización y la extubición de la creación de f o r m a realizados con anterioridad a la fecha de solicitud constituyen divulgaciones perjudiciales para la novedad e impiden que el titular obtenga el derecho de exclusiva.

patiimonio

de las formas

estéticas

cuando

se trata

de un diseño

de una

silla solo

está

integ'ado

por

sillas El traslado del dibujo de una vajilla a la industria dei tejido conlleva un esfuerzo cre<\dor que debe protegerse por tratarse de productos que presentan un aspecto estético diferente". PachónS á n c h e z Á v i l a , El régimen andino de la propiedad industrial, B o g o t á 1 9 9 5 , p. 1 6 4 y 1 6 5 ) . " llevada a sus últimas consecuencias la postura de la jurisprudencia conduce a la conclusión de que la regla de la especialidad es aplicable a los modelos industriales...la jurisprudencia iónicamente pretende que. para no inducir a confusión en el mercado, no sean admitidos en el Registro los modelos que uean semejantes a '.¡tros ya registrados y que se destinen a la ornamentación de productos de la misma o similar categoría....De aqui cabe deducir - a sensu contrario.... - que se pueden registrar modelos semejantes a otros ya registrados siempre que tales modelos ornamenten productos que pertenezcan a distintas categorías. Claramente se advierte que esta consecuencia está / • e n contradicción con el contenido del derecho de modelo industrial, que concede a su titular el derecho de explotaren exclusiva la correspondiente creación de forma...Porque la interpretación que realiza la Jurisprudencia...recorta las facultades del titular de modelo industrial sustrayéndole precisamente la facultad de prohibir que se registre un modelo semejante al suyo para diferenciar productos de distinta categoría" O t e r o L a s t r e s {El modelo industrial, M a d r i d 1 9 7 7 , p. 1 7 7 ) . "... Las leyes de protección del < iseño industrial inspiradas en el derecho de autor confieren una protección del diseño sin referencia al producto específíco que los incorpora, de modo que el mismo diseño incorporado en otro tipo de producto también caería dentro del alcance del derecho exclusivo. Por ejemplo, si el diseño de un automóvil deportivo estuviese protegido como diseño industrial y un tercero usara el mismo diseño para teléfonos o Juguetes, ello podría constituir una infracción del derecho exclusivo (en tanto que dentro del criterio de protección basado en el derecho de patentes) el alcance de la protección del diseño está en principio limitada a su aplicación e incorporación en productos del mismo tipo o naturaleza que los indicados en el registro. En consecuencia la reproducción del diseño para aplicario a productos diferentes y desvinculados no caería dentro del ámbito de protección y no constituirla una infracción. Por ejemplo, un diseño registrado para una tela podría ser usado por un tercero como diseño de superficie para un refrigerador, sin infringir el diseño de la tela, pues el derecho exclusivo está limitado a su reproducción como diseño de telas solamente". H. C o h é n J e h o r a m , Design Laws in Continental Europe and their Relation to Copyright Law ( 1 9 8 1 ) , p. 2 3 6 . E n : D e f i n i c i ó n d e l d i s e ñ o i n d u s t r i a l : D i f e r e n c i a s c o n o t r o s o b j e t o s d e p r o p i e d a d i n t e l e c t u a l e n : O M P I , D o c . O M P I / D I / C T G / 9 7 / 1 d e o c t u b r e d e 1 9 9 7 p p . 18 y 1 9 .

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UCIÓN

COMPETENCIA INTELECTUAL Intelectual

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T a m p o c o será nuevo un diseño si se ha hecho accesible a los competidores en el mercado, de m o d o q u e puedan reproducido sin dificultad, aun cuando no se haya publicado en revistas esoocializadas del área o no se haya expuesto en feñas o exposiciones. A esta respecto, el Tribunal de Justicia de la C o m u n i d a d Andina en el Proceso 71-IP 2005 ha señalado que: "Un diseño industria! es nuevo cuando implique un cambio en !a forma del product ? al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía. Si la creación no está comprendida en el patñmonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva, siempre que las diferencias no sean .:,ólo secundarias respecto de las formas existentes." Asimismo, conviene resaltar lo señalado por Pachón/Sánchez Á v i l a " : "A diferencia de lo que sucede en mateña de patentes no hay divulgaciones temporalmente estériles, esto es, que cualquier divulgación afecta de inmediato la novedad del diseño industñal, por lo cual la descripción, la utilización o cualquier otro medio que haga el diseño industñal accesible al público, antes de la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, así provenga del creador o su causahabiente, afecta la novedad del diseño (...) exprésame;^^e la norma legal considera que el patñmonio de las formas estéticas no se reduce al existente en el País Miembro en donde se solicita el diseño industñal, toda vez que específicamente se señala en cualquier lugar, indicándose con ello que se puede tratar del País Miembro en donde se hace la solicitud o de otro Estado". Para establecer si un diseño es conjunto del diseño solicitado con se considerará que no es nuevo substancialmente igual a otro secundarias.

nuevo deberá compararse la impresión en otros diseños ya conocidos. En este e x a m e n no sólo un diseño idéntico a otro sino uno o que difiera de otro en características

El Tnbunal de Justicia de la C o m u n i d a d Andina en el Proceso 71-IP-2005, ha señalado que "Las diferencias secundarias sólo podrán ser medidas, cuando la impresión general que produzca en los círculos interesados del público, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, el diseño con diferencias secundarias sustanciales "

P a c h ó n / S á n c h e z A v i l a , El R é g i m e n A n d i n o d e la P r o p i e d a d I n d u s t r i a l , B o g o t á 1 9 9 5 , p. 1 6 2 y s s .

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deberá conferir estética."

un valor

agregado

al producto,

expresado

N°

en su

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apariencia

La apreciación de la novedad de un diseño industñal d e b e refeñrse n e c e s a r i a n a n t e a un m o m e n t o concreto, toda vez que el diseño no puede ser nuevo indefinidamente. La Sala conviene en precisar que, de acuerdo al citado artículo 115 de la Decisión 486, el m o m e n t o determinante para la novedad es el del depósito de la solicitud. En tal sentido, el juicio sobre la novedad se formula respecto al momento ie la presentación de la solicitud y versará sobre todo lo que se haya hecho accesible al público en cualqu.er lugar o en cualquier m o m e n t o con anteñoñdad a esa fecha o a la de pñoñdad que se reivindica. Al respecto. Otero Lastres señala que el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad viene dado por el día, la hora y el minuto exacto en el que se ha efectuado el depósito de la solicitud de concesión de un derecho de modelo industhaF. 4.3 Apañencia particular de los diseños industñales Conforme se ha señalado en el punto 4 . 1 , el artículo 113 de la Decisión 4 8 6 considera al diseño industrial c o m o la apañencia particular de un producto. Se entiende c o m o particular aquello que es singular o individual, c o m o contrapuesto a universal o g e n e r a l " . Por tanto, el diseño tendrá carácter particular cuando la impresión general que produzca en los círculos interesados del público difiera de la producida por cualquier otro diseño que h a y a sido puesto a su disposición con anteriondad. A d e m á s , deberá conferir un valor agregado al producto al que se aplique. Conforme señala Otero Lastres, el modelo industrial (...) protege las creaciones industríales que tienen por finalidad hacer los productos más atractivos, desde el punto de vista estético, para el consumidor^*. '-

O t e r o L a s t r e s ( n o t a 7 ) , p. 4 6 8 . D i c c i o n a r i o d e la L e n g u a E s p a ñ o l a ( n o t a 8 ) , p. 1 5 3 6 . O t e r o L a s t r e s , A n o t a c i ó n s o b r e la s e n t e n c i a d e l T r i b u n a l S u p r e m o d e 2 d e j u n i o d e 1 9 8 1 , A c t a s d e D e r e c t i o I n d u s t r i a l , T o m o 8, M a d r i d 1 9 8 3 , p. 2 5 6 .

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Así, la Incorporación de un diseño industñal a un producto d e b e ayudar a una diferenciación suficiente de' mismo, oñginando un aumento de la atracción de los compradores hacia tales productos, lo que justificaría su c o m p r a e incrementaría la venta de estos productos. La apañencia es una de las consideraciones que m á s influye en la decisión de los consumidores a la hora de prefeñr un producto sobre o t r ) particularmente cuando j n a clase de productos que d e s e m p e ñ a la misma función está disponible en el mercado. En ;stas situaciones, si el d e s e m p e ñ o técnico de varios productos ofrecidos por diferentes fabricantes es relativamente igual, la apariencia estética y el costo determinarán la elección dei c o n s u m i d o r " . A diferencia del requisito de n o v e d a d , no se cumple con el requisito d e apañencia particular con la sola comparación con los diseños preexistentes, sino que se requiere un determinado criterio o juicio de valor. Para que un diseño tenga una apariencia particular, no basta que no sea copia de otro diseño preexistente, sino que d e b e superar un mínimo nivel de originalidad y creatividad, de m o d o que "la impresión general sea claramente diferente"'^ Si bien el diseño industrial puede inspirarse en un diseño o elemento preexistente, d e b e presentarse en una f o r m a distinta y original. Para m u c h o s autores, un diseño industñal d e b e plasmar la personalidad de su autor, aunque en un nivel menor que el que se exige p a r a el derecho de autor. La Sala conviene en precisar que este requisito es m u y difícil de lograr en un diseño industrial, por cuanto sus autores son diseñadores profesionales que se basan en la d e m a n d a del mercado y los requeñmientos de sus clientes para hacer sus diseños. En consecuencia, q u e d a poco espacio para plasmar la personalidad de su autor. 4.4 Aplicación al presente caso La solicitud de nulidad presentada por Imacol E.R.L. se f u n d a m e n t a en el hecho de que el diseño industñal para P L A T O C O M E D E R O DE P L Á S T I C O ^-

D i s e ñ o I n d u s t r i a l e n P r o p i e d a d I n t e l e c t u a l , M a t e r i a l d e L e c t u r a , e n D o c . W I P O , P u b l i c a t i o n N ° 4 7 6 (E) I S B N 9 2 - 8 0 5 - 0 6 2 9 - 3 , W I P O 1 9 9 5 , p. 2 2 7 . D o c u m e n t o O M P I ( n o t a 1 0 ) , p. 6.

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(Título N° 1676) no c u m p l í a con los requisitos de n o v e d a d y apark-ncia particular, pues en la opinión de la accionante, dicho diseño es el m i s m o que aquel que f u e r a solicitado por la m i s m a e m p l a z a d a c o m o l o d e l o de utilidad mediante Expediente N° 3 9 6 - 2 0 0 1 / O I N . Previ .mente al e x a m e n c o m p a r a t i / o , cabe señalar que la e m p l a z a d a ha cuestionado el hecho de q u e se considere a la solicitud de m o d e l o d e utilidad tramitada bajo Expediente N° 3 9 6 - 2 0 0 1 / O I N c o m o a n t e c e d e n t e en ei presente proco.:imiento, t o d a vez q u e : i) las figuras de m o d e l o de utilidad y diseño industrial son diferentes, y no p u e d e n ser tratadas de la m i s m a m a n e r a ; siendo que en la primera de ellas se hace referencia a cuestiones de utilidad y en la s e g u n d a a aspectos m e r a m e n t e estéticos y, ii) el Expediente N° 3 9 6 - 2 0 0 1 / O I N cayó en a b a n d o n o , motivo por el cual n u n c a f u e accesible al pijblico. A l respecto, cabe efectuar las siguientes precisiones: - T a l c o m o se ha señalado a n t e ñ o r m e n t e , el requisito de la n o v e d a d exigido por la n o r m a es de carácter absoluto y a nivel mundial, ya q u e trasciende al espacio y al t i e m p o en que se h a y a efectuado la divulgación. A s i m i s m o , el juicio sobre la novedad se formula respecto al m o m e n t o de la presentación de la solicitud y versará sobre todo lo que se haya hecho accesible al piJblico en cualquier lugar o en cualquier m o m e n t o con anteñoñdad a esa fecha o a la de prioridad que se reivindica. En ese sentido, a fin de evaluar la n o v e d a d de un diseño industñal se . c o n s i d e r a r á c o m o antecedente todo aquello que haya sido accesible al público con anterioridad a la f e c h a de solicitud dei diseño industñal, no existiendo limitación a l g u n a respecto al tipo o naturaleza del d o c u m e n t o q u e puede ser considerado c o m o a n t e c e d e n t e ; es decir, es p l e n a m e n t e válido c o m p a r a r solicitudes y/o registros de distinta naturaleza (diseños industñales, m o d e l o s de utilidad, invenciones, entre otros) a fin de evaluar el requisito de n o v e d a d de una d e t e r m i n a d a solicitud o registro. Por lo tanto, en el c a s o concreto, c o r r e s p o n d e considerar c o m o un a n t e c e d e n t e válido a la solicitud de m o d e l o de utilidad tramitada bajo Expediente N° 3 9 6 - 2 0 0 1 / O I N , la cual se publicó con f e c h a 8 de marzo de 2 0 0 3 , es decir, se hizo accesible al público con a n t e ñ o ñ d a d a la f e c h a de solicitud del registro del diseño industñal cuestionado. C a b e agregar q u e el hecho de q u e la solicitud 3 9 6 - 2 0 0 1 / O I N haya caído en a b a n d o n o , ello ocurnó luego de que se había efectuado la respectiva publicación en el

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diario Oficial El Peruano (con f e c h a 8 de marzo d e 2 0 0 3 ) , con lo cual, a diferencia de lo señalado por la e m p l a z a d a , se hizo accesible al público. A h o r a bien, corresponde a la Sala realizar un exam.en comparativo entre el diseño industñal cuya nulidad se pretende y el antecedente citado por la accionante; debiéndose precisar q u e un diseño industrial no será nuevo si apreciado en conjunto presenta sólo diferencias secundarias respecto del a n t e c e d e n t e encontrado. A s i m i s m o , cabe agregar q u e si bien e'^ su recurso de apelación, la e m p l a z a d a efecLua un análisis de lo q u e si 'puestamente sería el diseño ine istriai cuestionado y el modelo de utilidad citado c o m o a n t e c e d e n t e , detallando las diferencias q u e se presentarían entre ellos (incluso adjunta las m u e s t r a s físicas d e a m b o s productos cuyas fotografías son las q u e a p a r e c e n e n el recurso de apelación); en el presente caso, el e x a m e n comparativo q u e c o r r e s p o n d e efectuar no recae sobre las muestras físicas p r e s e n t a d a s por la e m p l a z a d a , sino sobre las figuras y representaciones q u e se adjuntaron a los expedientes respectivos (N° 1272-2005 y 3 9 6 - 2 0 0 1 ) . DISEÑO INDUSTRIAL CUESTIONADO

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SOLICITUD DE M O D E L O DE UTILIDAD CITADO COlVIO A N T E C E D E N T E

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1 i•

! í

V i

De la revisión d e a m b o s registros, se advierte lo siguiente: •

•

A m b o s están c o n f o r m a d o s por un plato circular hueco en c u y a parte interior central se observa una porción cónica; dicha porción cónica presenta una altura que sobresale del plato. D e s d e un plano frontal, el plato que c o n f o r m a a m b o s registros está divido en dos porciones, siendo que la inferior es m á s p e q u e ñ a que la superior.

Por lo expuesto, y vistos en conjunto los registros en cuestión, se advierte q u e a m b o s presentan las m i s m a s características principales, a saber, plato circular hueco, de cuya parte inteñor central sobresale una porción cónica cuya altura es mayor a la del plato; a m b o s con b a s e s divididas en dos porciones, de las cuales la infeñor es m á s p e q u e ñ a q u e la superior, lo cual afecta la n o v e d a d del diseño industrial registrado.

Así, el hecho de que el diseño industñal cuestionado presente la porción superior del plato (que es de mayor t a m a ñ o a la porción inferior) m á s c ó n c a v a

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que el modelo de uíiHdad solicitado con anterioridad, no de .virtúa las s e m e j a n z a s antes señaladas, ni el hecho de q u e a m b o s signos g e n e r a n una impresión visual de conjunto casi idéntica, por lo que el diseño registrado no contiene elementos ornaí-ientales suficientes q u e lo diferencien pleíiamente de la solicitud anterior de m.odelo de utilidad, en tal sentido aquél carece de una a p a ñ e n c i a singular así c o m o de n o v e d a d frente al antecedente m e n c i o n a d o . Si bien el criterio de n o v e d a d en el ámbito de los diseños industríale-'- alude a la cualidad de cambio producido en una cosa, a la acción de innovar digo q u e ya se encontraba en práctica, no se trata de incorporar m í n i m a s diferencias a un objeto ya existente para que aquél p u e d a ser considerado c o m o un diseño industñal, sino que las diferencias o r n a m e n t a l e s d e b e n ser tales que a simple vista logren diferenciar un objeto de otro, lo que no ocurre en el caso concreto, en el que el diseño registrado presenta la m i s m a f o r m a , estructura y características pñncipales que la solicitud anteñor de m o d e l o de utilidad.

Por lo a n t e ñ o r m e n t e señalado, se considera q u e el diseño registrado carece de n o v e d a d y a p a ñ e n c i a particular en virtud de la solicitud anterior tramitada bajo Expediente N° 3 9 6 - 2 0 0 1 / O I N .

5. Conclusiones En virtud de lo expuesto, la Sala determina que se ha demostrado que al m o m e n t o de otorgarse el registro del diseño industrial P L A T O C O M E D E R O DE P L Á S T I C O (Título N° 1676) se contravino lo dispuesto en los artículos 113 y 115 de la Decisión 486. En tal sentido, el mencionado registro se encuentra incurso en las causales de nulidad establecidas en los incisos a) y b) del artículo 132 de la Decisión 4 8 6 .

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IV. R E S O L U C I Ó N D E LA S A L A

C O N F I R M A R la Resolución N 5 1 - 2 0 1 4 / C I N - I N D E C O P I d e f e c h a 25 d e marzo de 2 0 1 4 , q u e declaró F U N D A D A la acción d e nulidad interpuesta por Imacol E.I.R.L., contra el registro d e diseño industñal para P L A T O C O M E D E R O D E P L Á S T I C O , registrado bajo Título N° 1 6 7 6 , a favor d e Inversiones A v i m e t a l S.A.C. Con la intervención de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas, María Soledad Ferreyros Castañeda, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz y Gonzalo Ferrero Diez Canseco

NESTCe^ANUEL E ^ O B E D O FERRADAS ^^::Presidente de .ra Sala Especializada en Propiedad Intelectual

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