Immaterialretlige aftaleforhold.indd 20
07/05/13 14.23
Forord Denne bog er tredje bind i firebindsværket Dansk Immaterialret, som er blevet til på initiativ af DIFI (Dansk Institut For Immaterialretsuddannelse). Værket kommer i sin helhed til at bestå af følgende fire bind: Bind I Bind II Bind III Bind IV
Enerettighederne Sanktioner og håndhævelse Immaterialretlige aftaleforhold Immaterialretlig crossover
Bind III om immaterialretlige aftaleforhold udgives som det første af værkets fire bind, fordi der blandt praktikere syntes at være et særlig presserende behov for en samlet fremstilling af de specielle problemer, som opstår, når der nationalt eller internationalt forhandles og indgås aftaler om immaterielle rettigheder. Bogen kommer til at indgå i pensum på DIFI’s kurser. Bind II om sanktioner og håndhævelse bliver efter planen næste udgivelse. Bogen kommer blandt andet til at indeholde den formentlig første samlede fremstilling i den juridiske litteratur af de nye regler om foreløbige forbud, der træder i kraft den 1. juli 2013. Bind IV om immaterialret i kombination med forskellige andre juridiske discipliner følger derefter. Bogen vil blandt andet behandle emner såsom den skatteretlige håndtering af immaterialretstransaktioner, immaterialrettigheder i panteretlig belysning, immaterialrettigheder i tingsretlig belysning og immaterialrettigheder i konkurrenceretlig belysning (herunder forbuddet mod misbrug af dominerende stilling). Bind I bliver – lettere ulogisk – det sidste bind i værket. Bogen kommer til at bestå af en ny, opdateret samt lettere omarbejdet og udvidet udgave af bogen “Grundlæggende immaterialret”, som med en praktisk tilgang gennemgår de forskellige immaterielle rettigheder. Denne bog om immaterialretlige aftaleforhold er opdelt i tre hovedafsnit: (A) grundlæggende spørgsmål i relation til licensaftaler og overdragelsesaf21
Immaterialretlige aftaleforhold.indd 21
07/05/13 14.23
Forord
taler, (B) almene immaterialretlige emner på klausul-niveau, og (C) særlige aftaletyper, herunder rettighedsspecifikke aftaler. I de to første hovedafsnit behandles emnerne på tværs af forskellige aftaletyper (patentlicensaftaler, aftaler om varemærker etc.). Der er tale om emner – for eksempel royalty og andet vederlag – som er fælles for en flerhed af aftaler, og som derfor hensigtsmæssigt kan gøres til genstand for behandling på tværs. I det tredje hovedafsnit fokuseres der på emner, der er specielle for en række mere eller mindre specifikke aftaletyper. Bogen er struktureret som en tematisk opbygget antologi, hvor hvert tema har fået sit eget kapitel. Sidst i hvert kapitel er der en målrettet litteraturliste. Bogen er skrevet af advokater, som alle arbejder med immaterialretlige aftaleforhold i hverdagen. Indholdet af de enkelte bidrag til antologien er alene udtryk for forfatterens egne synspunkter. Disse synspunkter deles ikke nødvendigvis af de øvrige forfattere og redaktionens medlemmer. Sidst i bogen er der en kort præsentation af forfatterne. Vi takker stud. jur. Camilla Bjørslev Pedersen for værdifuld og særdeles kompetent assistance med den praktiske færdiggørelse af bogen, forlagsredaktør Katrine Amtoft for konstruktive forslag og stor tålmodighed samt medlemmerne af DIFI’s bestyrelse (Lars Sparre Conrad, Ulla C. Klinge, Keld Nymann Jensen, Susan Reffelt Hansen og Martin Dræbye Gantzhorn) for uden tøven og med stor entusiasme at stille de nødvendige økonomiske ressourcer til rådighed for bogprojektet. Redaktionen er afsluttet ved årsskiftet 2012/13. København, februar 2013 Bjørn von Ryberg
Immaterialretlige aftaleforhold.indd 22
Christian Kragelund
Martin Lavesen
07/05/13 14.23
1. Licensaftalens kommercielle grunde og alternativer Bjørn von Ryberg
1. Indledning En lang række meget forskellige problemer kan motivere indgåelsen af en licensaftale. Licensaftaler er imidlertid langt fra den eneste mulige løsning på de problemer, der kan begrunde indgåelsen af en licensaftale. Der findes en række alternativer, som det kan være værd at overveje. Endvidere kan der være gode grunde til ikke at vælge licensaftale-vejen. I dette kapitel omtales de typiske kommercielle grunde til at indgå en licensaftale, de mest oplagte alternativer til en licensaftale og en række grunde til ikke at indgå licensaftaler.
2. Kommercielle grunde til at indgå licensaftaler 2.1 Mangel på relevante produktions- og markedsføringsfaciliteter Hvis man har et produkt, som man gerne vil have produceret og markedsført, og man selv mangler relevante produktions- og markedsføringsfaciliteter, kan det gøre vejen til markedet langt kortere og mindre risikabel at indgå en licensaftale med en virksomhed der allerede disponerer over de nødvendige faciliteter. Eksempel For en skønlitterær forfatter, der har skrevet en roman, vil det som regel fremstå som mere attraktivt og overskueligt at indgå en aftale med et etableret forlag om dettes udgivelse af romanen end at give sig i kast med opstart af eget forlag etc.
2.2 Manglende ressourcer til udvikling af produkt/marked Når der er tale om et produkt, som skal videreudvikles eller tilpasses, kan det på tilsvarende vis være en god ide at indgå en licensaftale med en licenstager, som har bedre forudsætninger for at gennemføre den nødvendige videreudvikling/tilpasning. Sådanne bedre forudsætninger kan for eksempel bero på finansiel styrke, teknisk kompetence og kendskab til lo23
Immaterialretlige aftaleforhold.indd 23
07/05/13 14.23
Kapitel 1. Licensaftalens kommercielle grunde og alternativer
kale forhold, såsom lovgivningsmæssige krav, sprog, kultur og klimatiske betingelser.
2.3 Transportproblemer Transportproblemer, herunder ikke mindst transportomkostninger, kan gøre det vanskeligt at forsyne et marked med varer fra en virksomheds egne produktionsfaciliteter. I sådanne tilfælde kan en licensaftale med en lokal produktionsvirksomhed være indiceret. Eksempel Transportproblemer kan være af afgørende betydning, når det drejer sig om isoleringsbatts (lav værdi per m3 og dermed i forhold til transportomkostningerne) eller færdigblandet beton (transport over lange afstande er ikke teknisk mulig).
2.4 Licenstager disponerer over kritisk distributionsapparat og/ eller servicefaciliteter Hvis adgang til en bestemt virksomheds distributionsapparat og/eller servicefaciliteter er nødvendig for at få succes med et produkt på et bestemt geografisk marked, og den pågældende virksomhed ikke ønsker at optræde som en ordinær forhandler, kan løsningen være en produktions- og markedsføringslicens til virksomheden med distributionsapparatet og/eller servicefaciliteterne.
2.5 Licensgivers fokus på kerneforretningen Af forskellige årsager kan en virksomhed komme i den situation, at den står med noget, som rent kommercielt ser lovende ud, men som ligger uden for det, virksomheden opfatter som sin kerneforretning, hvorfor virksomheden ikke selv ønsker at forfølge de kommercielle muligheder ved opstart af egen produktion eller lignende. Der kan for eksempel være tale om en mere eller mindre tilfældig sidegevinst ved den forskning og udvikling, virksomheden driver inden for sit eget kerneområde. I den type situationer kan virksomheden bevare sit strategiske sigte og kerneområde uændret og samtidig tjene penge på den lovende forretningsmulighed ved at indrømme en anden og mere relevant virksomhed en licens. 24
Immaterialretlige aftaleforhold.indd 24
07/05/13 14.23
2. Kommercielle grunde til at indgå licensaftaler
2.6 Indarbejdelse af teknologi som de facto standard I nogle tilfælde beror en teknologis kommercielle succes på, om man kan få markedet til at vælge den pågældende teknologi som de facto standard i stedet for en konkurrerende teknologi. Etablering af en af flere konkurrerende teknologier som den foretrukne de facto standard forudsætter, at den bliver udbredt hurtigere end de konkurrerende teknologier. Her vil hurtig indrømmelse af licens til andre toneangivende virksomheder kunne være den strategi, der sikrer teknologiens udbredelse og succesrige sejr over konkurrerende alternativer. Eksempel I 1970’erne vandt JVC videoformat-krigen mellem JVC’s VHS-format og Sonys Betamax-format. Krigen blev i vidt omfang udkæmpet med licensaftaler som foretrukkent våben. Ifølge en udbredt opfattelse vandt VHS, fordi pornofilmsindustrien bakkede op om VHS-formatet.
2.7 Krav om etablering af en second source of supply For mange virksomheder er det vigtigt, at deres produktion ikke er afhængig af leverancer fra en enkelt underleverandør. Hvis sådan en virksomhed overvejer at basere sin produktion på en ny komponent fra en ny underleverandør, vil virksomheden derfor til tider stille som betingelse, at der også forefindes en alternativ leverandør. I det omfang man ikke kan producere og levere den nye komponent uden udnyttelse af for eksempel et patent, som tilhører den nye underleverandør, vil den alternative underleverandørs produktion og salg af den nye komponent kræve en licens under patentet. Dersom patenthaveren vil sælge den nye komponent til den pågældende virksomhed, vil patenthaveren med andre ord være tvunget til at indrømme den alternative leverandør en licens. Sådan en licens vil naturligvis efter omstændighederne kunne begrænses til at omfatte produktion og salg til den virksomhed, der har krævet den alternative leveringskilde.
2.8 Importbegrænsninger Selv om udviklingen går i retning af, at verdenshandelen generelt bliver genstand for færre og færre restriktioner, er der stadig mange barrierer for den internationale handel. Som eksempler kan nævnes officielle restriktioner såsom langsommelig myndighedskontrol af importerede varer, re25
Immaterialretlige aftaleforhold.indd 25
07/05/13 14.23
Kapitel 1. Licensaftalens kommercielle grunde og alternativer
striktioner med hensyn til betaling for importerede varer og toldafgifter. Hertil kommer i en del lande uofficielle de facto restriktioner i form af korrupte lokale toldembedsmænd og lignende. Sådanne handelsrestriktioner på udenlandske markeder kan gøre det relevant at overveje etablering af lokal produktion for eksempel ved indgåelse af en licensaftale med en lokal licenstager.
2.9 Immaterialretlig brugspligt I mange lande er dele af den immaterialretlige lovgivning indrettet på en sådan måde, at der er en eller anden form for brugspligt. Brugspligten kan have flere former. Typisk kræves en eller anden form for aktivitet i det pågældende land for eksempel lokal produktion af et vist omfang. Brugspligtens manglende opfyldelse kan have flere forskellige retsvirkninger. Den mest radikale er den immaterielle rettigheds fuldstændige bortfald/ ugyldighed. I Danmark gælder den form for brugspligt for registrerede varemærker. Retsvirkningen kan dog også være mindre drakonisk. For eksempel kan manglende opfyldelse af brugspligt efter omstændighederne føre til, at andre virksomheder kan kræve tvangslicens under den pågældende rettighed. I Danmark gælder dette for eksempel for patenter. I denne sammenhæng er det interessante, at brugspligten ofte anses for opfyldt, hvis den krævede aktivitet har været udvist af en licenstager. Følgelig kan problemer med brugspligt i et land motivere indgåelsen af en licensaftale med en virksomhed, der kan stå for den krævede aktivitet i det pågældende land.
2.10 Licensgivers ønske om adgang til konkurrenters teknologi En virksomhed kan bruge sin patentportefølje til at få adgang til andre virksomheders patenterede teknologi. Det kan ske ved indgåelse af gensidige licensaftaler eller ved etablering af og deltagelse i egentlige patentpuljer.1 Udlicensering kan således være motiveret i et ønske om indlicensering.
1 Gensidige teknologi-licenser og navnlig patentpuljer kan give anledning til konkurrenceretlige problemer.
26
Immaterialretlige aftaleforhold.indd 26
07/05/13 14.23
2. Kommercielle grunde til at indgå licensaftaler
2.11 Forlig i krænkelsessager Når en retssag om krænkelse og/eller ugyldighed af en immateriel rettighed har verseret i nogen tid, er det ikke ualmindeligt, at parterne finder en forligsmæssig løsning, hvori indgåelsen af en eller anden form for licensaftale udgør forligets krumtap.2
2.12 Licenstagers teknologi er gået bag af dansen/licenstager ønsker at ekspandere til nye forretningsområder Hvis en virksomhed ikke har fulgt med den tekniske udvikling, og dens egen teknologi derfor i nogen grad er forældet, kan det være nødvendigt for den at licensere mere moderne teknologi fra en anden virksomhed. Et tilsvarende behov for indlicensering kan naturligvis opstå, hvis en virksomhed ønsker at sprede sine aktiviteter til et eller flere ny(e) forretningsområder, hvor den ikke selv råder over den nødvendige teknologi.
2.13 Sikre løsninger fremfor forsknings- og udviklingsrisici En virksomhed kan af mange årsager vælge, at den ikke selv vil tage de risici, der er forbundet med forskning og udvikling inden for et eller andet område. Sådan en virksomhed må basere sig på andre virksomheders teknologiske landvindinger, og det kan kræve indgåelse af licensaftaler med de pågældende virksomheder, når der er tale om teknologi, som er genstand for patentbeskyttelse, eller som holdes hemmelig som fortrolig knowhow.
2.14 Licenstagers overskydende produktionskapacitet Har en virksomhed af en eller anden grund ledig produktionskapacitet, som den ikke kan få udnyttet på anden vis, kan det motivere indgåelse af en licensaftale om produktion og salg af et kommercielt succesrigt produkt, hvormed den ledige produktionskapacitet kan udfyldes.
2 Om sådanne forligsaftaler, herunder om risikoen for konkurrenceretlige problemer, se kapitlet om forligsaftaler.
27
Immaterialretlige aftaleforhold.indd 27
07/05/13 14.23
Kapitel 1. Licensaftalens kommercielle grunde og alternativer
2.15 Varemærker som omsætningsbooster Det forhold, at man har et teknologisk set godt eller måske endog overlegent produkt, er langt fra nogen garanti for, at man kan sælge det. Efter omstændighederne kan det i høj grad lette afsætningen af produktet, hvis man disponerer over et kendt varemærke. Ønsket om at kunne trænge ind på et profitabelt marked med et eller flere af sine produkter, kan derfor gøre det attraktivt at få licens til anvendelse af en anden virksomheds kendte varemærker.
2.16 Kreative værker skabt af kunstnere I nogle virksomhedstyper er produktionen normalt baseret på værker, som skabes af selvstændigt arbejdende personer, det vil sige personer, som ikke står i noget ansættelsesforhold til virksomheden. Som eksempel på sådanne virksomheder kan nævnes bogforlag og pladeselskaber. Selv om forlagenes og pladeselskabernes aftaler med de kreative rettighedshavere normalt kaldes forlagsaftaler og pladekontrakter, er der i realiteten tale om en form for licensaftaler. Denne traditionelle arbejdsdeling og det dermed forbundne behov for licensaftaler er i vidt omfang en naturlig konsekvens af værkernes kreative karakter og ophavsmændenes behov for kunstnerisk frihed. Udfoldelsen af kunstnerisk kreativitet har således næppe de bedste betingelser i et ordinært ansættelsesforholds trygge men ikke altid lige inspirerende eller motiverende rammer. Endvidere er nogle kunstneres anarkistiske arbejdsformer, særegne personligheder, misbrug af alkohol, smøger og andre kunstige stimulanser med videre utvivlsomt svært forenelige med arbejdskulturen i det overvejende flertal af normale virksomheder. Eksempel Det er vanskeligt at forestille sig Jimi Hendrix, Janis Joplin og Jim Morrison som fastansatte funktionær-komponister og -musikere i et otte-til-fire-job på en arbejdsplads med frokostpause fra 12.30-13, rygeforbud på matriklen, stram alkoholpolitik, medarbejderudviklingssamtaler og målbare kvartalsmål for alle ansatte.
2.17 Licenstagers undertrykkelse af ny konkurrerende teknologi For en virksomhed, der på grundlag af sin egen teknologi lever godt med en betydelig markedsandel, kan fremkomsten af en ny konkurrerende tek28
Immaterialretlige aftaleforhold.indd 28
07/05/13 14.23
3. Alternativer
nologi være kilde til bekymring. For sådan en virksomhed kan det derfor af hensyn til sjælefredens og markedsandelens bevarelse være fristende at erhverve en eksklusiv licens på den nye teknologi for derved at kunne undertrykke fremkomsten af ubehagelig konkurrence. Sådanne forsøg på teknologi-undertrykkelse kan give anledning til konkurrenceretlige problemer.3
3. Alternativer For så vidt angår det meste af det, der kan motivere indgåelsen af en licensaftale, findes der andre måder, hvorpå man kan varetage de relevante kommercielle interesser. Et alternativ kan være at købe en virksomhed, som disponerer over det gode, man er interesseret i – lokal tilstedeværelse på et marked, moderne teknologi, kendte varemærker etc. Når formålet er at få lokal tilstedeværelse på et udenlandsk marked, kan et andet alternativ være a) etablering af et lokalt joint venture, b) oprettelse af et lokalt datterselskab eller c) engagering af en (ene)forhandler. Anvendelse af underleverandører kan efter omstændighederne løse problemer med manglende produktionskapacitet, immaterialretlige brugspligtsregler i udlandet og inferiør produktionsteknologi. Når det centrale i en transaktion er, at en immateriel rettighed på eksklusiv basis skal stilles til rådighed for en virksomhed, kan overdragelse af ejendomsretten til den immaterielle rettighed endvidere være et muligt alternativ til en eksklusiv licensaftale. Når behovet for udlicensering skyldes manglende interne kompetencer af en eller anden karakter, vil det efter omstændighederne kunne være et godt alternativ at ansætte en eller flere personer med de relevante kompetencer – for eksempel a) personer med det fornødne kendskab til et lokalt marked, som man gerne vil ind på, eller b) personer med en teknisk indsigt, 3 Se EU-Rettens dom af 10-07-1990 i sag T-51/89, Tetrapak Rausing SA mod EU- Kommissionen.
29
Immaterialretlige aftaleforhold.indd 29
07/05/13 14.23
Kapitel 1. Licensaftalens kommercielle grunde og alternativer
som man har brug for.4 En hermed nært beslægtet løsning er at købe sig til den ønskede ekspertise hos en ekstern konsulent. Et nærliggende alternativ til at indlicensere et produkt eller en teknologi er naturligvis at udvikle egne produkter og egne teknologier. Anvendeligheden af de nævnte alternativers fordeling på henholdsvis indog udlicensering kan skematisk illustreres som følger: ALTERNATIV TIL Indlicensering
Udlicensering
JA
JA
Etablering af datterselskab
NEJ
JA
Etablering af joint venture
JA
JA
Brug af underleverandør
JA
JA
Engagering af forhandler
NEJ
JA
Salg/køb af teknologi
JA
JA
Udvikling af egen teknologi/eget produkt
JA
NEJ
Ansættelse af personale
JA
JA
Engagering af konsulenter
JA
JA
Opkøb af virksomhed
4. Grunde til ikke at indgå licensaftaler Den bedste grund til ikke at indgå en licensaftale er naturligvis, at der findes et bedre alternativ. Ved vurderingen af om man bør gå efter et alter4 Ved ansættelse af personale med en særlig teknisk eller kommerciel indsigt kan der ifølge sagens natur være en vis risiko for, at der er tale om en indsigt, som for tredjemand – for eksempel den ansattes tidligere arbejdsgiver – er beskyttet efter reglerne om forretningshemmeligheder, jf. for eksempel markedsføringslovens § 19, hvilket kan give problemer med reglerne om retsstridig misbrug af tredjemands forretningshemmeligheder.
30
Immaterialretlige aftaleforhold.indd 30
07/05/13 14.23
4. Grunde til ikke at indgå licensaftaler
nativ, er der afhængigt af omstændighederne en række forhold, som man bør overveje. For det første kan der være høje interne og eksterne transaktionsomkost ninger forbundet med en licensaftale. Som eksempler på sådanne transaktionsomkostninger kan nævnes udgifter til advokatbistand i forbindelse med licensaftalens indgåelse og forbrug af interne ressourcer til den løbende administration af aftalen efter indgåelsen. For det andet risikerer man at hjælpe en potentiel konkurrent på banen, når man udlicenserer. For det tredje vil indkomsten fra en produktions- og salgslicens ofte være mindre end indkomsten fra egen produktion og salg. For det fjerde giver det bedre kontrol med forretningen selv at forestå produktion og salg end at overlade det til en licenstager og håbe på, at licenstageren lever op til ens forventninger. For det femte kan det indebære en svækkelse af ens virksomheds egen forskning og udvikling og teknologiske kompetencer, hvis man vælger at indlicensere fremmede produkter og fremmed teknologi i stedet for selv at udvikle nye produkter og ny teknologi.
Immaterialretlige aftaleforhold.indd 31
07/05/13 14.23