CPIREG5 MODULO1

Comercio y propiedad intelectual

MĂ“DULO 1

El Acuerdo sobre los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

Autor del curso: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (www.iadb.org), a través de su Sector de

Integración y Comercio (INT) Coordinador del curso: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (www.iadb.org), a través de su Sector de Integración y Comercio, el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (www.iadb.org/es/intal), y el Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social (INDES) (www.indes.org).

Autores del Módulo: Pedro Roffe, Senior Associate, International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD).

Xavier Seuba, Investigador y Profesor del Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad Intelectual (CEIPI), Universidad de Estrasburgo.

Coordinación pedagógica y de edición: El Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social (INDES) (www.indes.org ), en colaboración con la Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET) (www.ceddet.org) Coordinación pedagógica y de edición: El Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social (INDES) (www.indes.org ), en colaboración con la Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET) (www.ceddet.org)

2018

Este documento es propiedad intelectual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Cualquier reproducción parcial o total de este documento debe ser informada a: BIDINDES@iadb.org . Las opiniones incluidas en los contenidos corresponden a sus autores y no reflejan necesariamente la opinión del Banco Interamericano de Desarrollo.

2

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

Índice

Índice ...................................................................................... 3 Índice de recuadros ................................................................... 4 Glosario .................................................................................... 5 Objetivo general del módulo ....................................................... 6 Preguntas orientadoras del aprendizaje ....................................... 7 Objetivos de aprendizaje ......................................................... 8 I.1. Introducción a la unidad .................................................... 8 I.2 Las distintas expresiones de la propiedad intelectual ........... 12 I.3 La propiedad intelectual: su importancia y diferentes impactos .......................................................................................... 14 Recuadro I.2: La propiedad intelectual en la vida de un ciudadano común .................................................................................... 15 Síntesis de la unidad ................................................................ 17 Objetivos de aprendizaje ....................................................... 18 II.1. Introducción a la unidad. ................................................ 18 II.2. La internacionalización del sistema .................................. 19 II.3. Antecedentes de la relación comercio- propiedad intelectual en el sistema internacional .................................................... 20 II.4.

La

incorporación

de

la

relación

comercio-

propiedad

intelectual en la Ronda Uruguay (1986-1994).......................... 21 II.5. Los tratados internacionales que componen la llamada arquitectura internacional de la propiedad intelectual ............... 23 Síntesis de la unidad ................................................................ 26 Objetivos de aprendizaje ....................................................... 27 III.1. Introducción a la unidad ............................................... 27 Síntesis de la unidad ................................................................ 36 3

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

Índice de recuadros •

I.1: Categorías de derechos y objeto y ámbito de aplicación

•

I.2: La propiedad intelectual en las 24 horas de un ciudadano común

•

II.1: Los tratados internacionales relativos a las distintas categorías de propiedad intelectual

•

III. 1: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

•

IV.1: Patentes, estándares mínimos

•

IV.2: La protección de la información no divulgada

•

IV.3: Marcas de fábrica o de comercio

•

IV.4: Las indicaciones geográficas

•

IV.5: El derecho de autor y los derechos conexos

•

IV.6: Observancia, obligaciones generales (ADPIC, Parte III, 1)

•

IV.7: Procedimientos y recursos civiles y administrativos (ADPIC, Parte III, 2)

•

IV.8: Medidas de frontera (ADPIC, Parte III, 4)

•

IV.9: Procedimientos penales

•

V.1: Reclamaciones de Estados Miembros sobre cuestiones relacionadas con la aplicación e interpretación del ADPIC

4

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

Glosario

ADPIC: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio CE: Comunidades Europeas ESD: Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias GATT: El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio ICTSD:

International

Centre

for

Trade

and

Sustainable

Development NMF: Nación más favorecida PCT: Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PI: Propiedad intelectual OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMC: Organización Mundial del Comercio OSD: Organismo de Solución de Diferencias TN: Trato nacional TPP: Trans-Pacific Partnership Agreement, Acuerdo Transpacífico UE: Unión Europea.

USTR: United States Trade Representative

5

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

Presentación del módulo

El módulo sobre la relación comercio-propiedad intelectual: El Acuerdo

sobre

los

Aspectos

de

la

Propiedad

Intelectual

Relacionados con el Comercio (ADPIC)1, incluye cinco unidades: I. Una parte introductoria explicando entre otros qué es la propiedad intelectual y cuáles son sus relaciones con el comercio.

II. La arquitectura internacional de la propiedad intelectual: el tejido de acuerdos internacionales alrededor de la propiedad intelectual.

III. Los principios rectores del ADPIC. IV. Los estándares mínimos de protección y observancia.

V. La solución de diferencias.

Objetivo general del módulo Al finalizar el módulo el alumno estará en condiciones de: •

Reconocer la omnipresencia de la propiedad intelectual en la vida corriente de los ciudadanos y particularmente en su relación con el comercio internacional, en el contexto de la globalización y de la economía del conocimiento.

•

Identificar los grandes principios del Acuerdo ADPIC con énfasis en los estándares mínimos de protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual, y como el Acuerdo constituye un eslabón importante en la evolución del derecho internacional así como su incorporación al sistema comercial internacional.

El Acuerdo de 1994 sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) puede ser consultado en el sitio oficial de la OMC https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm#TRIPs (abril de 2016) 1

6

Comercio y propiedad intelectual.

•

Módulo 1

Analizar el contexto de la propiedad intelectual en relación con el sistema comercial internacional y su vinculación a las realidades nacionales de los países de la región.

Preguntas orientadoras del aprendizaje

•

¿Qué es la propiedad intelectual y cuáles son sus principales componentes?

•

¿Por

qué

la

propiedad

intelectual

ha

adquirido

creciente

importancia y se ha impuesto como una categoría propia en la agenda comercial internacional?

•

¿Cuáles son los principales acuerdos internacionales vigentes relacionados con la propiedad intelectual?

•

¿Por qué la propiedad intelectual genera preocupaciones en grupos de la sociedad civil en temas tan diversos como el acceso a la salud y al conocimiento vía Internet?

7

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

Unidad I: La propiedad intelectual y sus nexos con el comercio

Objetivos de aprendizaje •

Reconocer los conceptos centrales de la propiedad intelectual y su relación con el comercio.

•

Identificar los ámbitos de aplicación de la propiedad intelectual y su relevancia en la globalizacion y en la llamada sociedad del conocimiento.

•

Explicar conceptos claves para una mejor comprensión de los contenidos de la propiedad intelectual.

I.1. Introducción a la unidad La propiedad intelectual tradicionalmente comprende dos grandes ramas.

La

propiedad

intelectual

propiamente

tal,

en

su

expresión

tradicional, se vincula al derecho de autor y a los derechos conexos que amparan tanto las creaciones en los ámbitos literarios y artísticos,

como

los

derechos

de

los

artistas,

intérpretes

o

ejecutantes, los productores de fonogramas, y los organismos de radiodifusión.

8

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

En la terminología jurídica, la expresión derecho de autor se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras que abarca el derecho de autor van desde los libros, la música, la literatura, la escultura y las películas hasta los programas informáticos, las bases de datos, las publicidades, los mapas y los dibujos técnicos. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI], 2016a) http://www.wipo.int/about-ip/es/index.html#ip.

La segunda rama está constituida por la llamada propiedad industrial cuyo objeto de protección son las invenciones (patentes y modelos

de

indicaciones

utilidad), de

los

signos

procedencia

distintivos

(indicaciones

(marcas), geográficas

las y

denominaciones de origen), los dibujos y diseños industriales, las variedades vegetales y la protección de la competencia desleal y la información no divulgada.

Ambas ramas constituyen lo que llamamos genéricamente la propiedad intelectual. Ellas no cubren sólo variados objeto de protección,

sino

que

también

lo

hacen

de

una

manera

y

modalidades diferentes. Mientras el derecho de autor protege, en principio, las obras literarias y artísticas por el solo hecho de su creación, la protección que brinda la propiedad industrial requiere, normalmente, que una autoridad pública verifique la existencia de determinados requisitos –formales y/o sustantivos- para reconocer tal protección. En cuanto a la duración de la protección, en todas estas disciplinas tomadas en su conjunto el principio general es el de una protección limitada en el tiempo.

El derecho de autor protege la obra -en el caso de personas naturales- durante toda la vida del autor y hasta un determinado número de años después de su muerte. En la caso de la propiedad industrial la duración mínima varía entre 7 y 20 años, según la

9

Comercio y propiedad intelectual.

respectiva

categoría

Módulo 1

de

derechos,

pudiendo

ellos

renovarse

indefinidamente en el caso, por ejemplo, de las marcas.

Una patente es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención. En términos generales, una patente faculta a su titular a decidir si la invención puede ser utilizada por terceros y, en ese caso, de qué forma. Como contrapartida de ese derecho, en el documento de patente publicado, el titular de la patente pone a disposición del público la información técnica relativa a la invención. http://www.wipo.int/about-ip/es/index.html#ip

Subrayando la importancia que ha adquirido la propiedad intelectual en décadas recientes, podemos concluir que el desarrollo de nuevas tecnologías y las tendencias más recientes de expansión de los derechos de propiedad intelectual, iniciada de algún modo por el Acuerdo sobre los ADPIC, han hecho que la distinción tradicional entre la propiedad intelectual propiamente tal, y la propiedad industrial sea cada vez más tenue. Por ejemplo, hoy en día, los programas de computación (software) son generalmente protegidos por el derecho de autor, sin perjuicio de su eventual protección bajo el régimen de las patentes.

La propiedad intelectual en su globalidad, fruto de su evolución histórica, cubre hoy en día un número creciente de disciplinas y actividades económicas. Desde esta perspectiva, todas las esferas del comercio desde la agricultura hasta las tecnologías más 10

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

sofisticadas, incluyendo la producción de medicamentos, microelectrónica, la entretención, tienen alguna vinculación con la propiedad intelectual. (Ver recuadro I.2, infra).

Desde un punto de vista económico, los derechos de propiedad intelectual otorgan al objeto protegido una restricción importante de apropiación,

utilización,

aprovechamiento

económico

y,

por

consiguiente, de la posibilidad de ser negociada en el mercado. El titular goza de un derecho en virtud del cual puede legalmente excluir a terceros del uso de un bien o servicio, protegido por alguna de las categorías de la propiedad intelectual (ver recuadro I.1). Ello, sin embargo, tiene no sólo una especificidad temporal sino además una de carácter territorial. La protección otorgada a un titular de un derecho queda generalmente confinada a aquellos estados

o

territorios

donde

se

ha

solicitado

la

protección,

especialmente en el caso de las patentes y marcas.

La propiedad intelectual se encuentra concebida como un incentivo para la innovación y la creatividad expresada en los derechos de su titular a gozar de ciertos actos exclusivos relativos, principalmente a la producción y comercialización de un bien o servicio sobre el que recae algún derecho. Este incentivo es concedido a innovadores y creadores dada la naturaleza de su contribución a la sociedad y destinados a proporcionar los estímulos necesarios para fomentar la generación y difusión del conocimiento y al mismo tiempo facilitar la transferencia de tecnología.

11

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

Cuando hablamos en su conjunto de los derechos de propiedad intelectual, estos incorporan diferentes disciplinas, entre ellos, derechos de autor, patentes de invención, modelos de utilidad, marcas, indicaciones geográficas, diseños industriales, circuitos integrados. La propiedad intelectual cubre en consecuencia distintas categorías de derechos y comprende instrumentos legales e institucionales que protegen, bajo determinados requisitos, las creaciones del intelecto o de objetos vinculados a una actividad creativa.

Es necesario recordar que no siempre la propiedad intelectual está únicamente relacionada con la creatividad o la innovación. De hecho en algunos casos se protege principalmente la inversión económica necesaria

para

establecer,

organizar

y

facilitar

el

acceso

a

determinada información o las características que hacen a un producto de una determinada región, por ejemplo, distinguirse como una indicación geográfica (Vinos de la Rioja, Champagne, etc.).

I.2 Las distintas expresiones de la propiedad intelectual En el recuadro I.1 exploramos las distintas categorías de derechos que constituyen la propiedad intelectual describiendo sumariamente la materia que protegen y su ámbito de aplicación.

12

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

Recuadro I.1: Tabla de categorías de derechos y objeto y ámbito de aplicación Principales categoría de derecho

Objeto protegido y ámbito de aplicación.

Derecho de autor

Obras originales: Producciones literarias y artísticas, en general, compilaciones de datos, software.

Derechos conexos

Artistas intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas, organismos de radiodifusión.

Patentes

Invenciones novedosas, con altura inventiva y susceptibles de aplicación industrial.

Modelos de utilidad

Invenciones menores, incrementales, con menor actividad inventiva.

Conocidas en algunas legislaciones como petty patents.

Dibujos y diseños industriales

Un dibujo o modelo (diseño) industrial constituye el aspecto ornamental o estético de un artículo. El dibujo o modelo puede consistir en rasgos tridimensionales, como la forma o la superficie de un artículo, o en rasgos bidimensionales, como motivos, líneas o colores.

Marcas

Signos distintivos de bienes o servicios de una empresa que permite distinguirlos de los de otra empresa. En algunas legislaciones objetos tridimensionales, los sonidos y los olfatos.

Circuitos integrados

Diseños de trazados de las topografías de circuitos integrados.

Indicaciones geográficas, indicaciones de procedencia, denominacione s de origen o denominacione s geográficas

Expresiones que identifican productos de una zona o territorio debido a una característica geográfica, humana o de clima.

Obtenciones o variedades vegetales

Unidades vegetales que presentan características fisiológicas y morfológicas propias.

Información no divulgada

Información secreta, que tenga valor comercial por ser secreta y que haya sido objeto de medidas para mantener el secreto.

Protección contra la competencia desleal

Todo acto contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

13

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

I.3 La propiedad intelectual: su importancia y diferentes impactos Como hemos expuesto, la propiedad intelectual incluye una serie de derechos protegiendo de este modo intereses particularmente económicos, que tienen impactos de diversa naturaleza sobre la sociedad en general. Es por ello que la propiedad intelectual que fundamentalmente que son derechos privados tiene una función importante desde un punto vista económico y social.

Es por ello

que el Acuerdo de los ADPIC reconoce en su Preámbulo que la propiedad intelectual se vincula a “objetivos fundamentales de política general pública de los sistemas nacionales de protección de los derechos de propiedad intelectual, con inclusión de los objetivos en materia de desarrollo y tecnología”.

Igualmente, el ADPIC (ver Art. 7, objetivos del Acuerdo) destaca cuáles son los objetivos centrales de un sistema de propiedad intelectual que esencialmente debe estar diseñado con miras a favorecer el bienestar social y económico y un equilibrio entre los derechos

privados y aquéllos de los usuarios del sistema tales

como futuros inventores y creadores.

Art. 7, Acuerdo de los ADPIC, objetivos La protección y la observancia de los derechos de propiedad

intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

La protección y la observancia de los derechos de propropiedad intelectualedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los 14 productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

Es decir, la propiedad intelectual implica un sinnúmero de intereses que están en juego y su incorporación al marco regulatorio de cada país tiene diversas manifestaciones. Una forma de acercarnos a esta problemática, de un modo un tanto caricaturesco, es la de considerar el rango de exposición diaria que tenemos como ciudadanos, a diversas expresiones de la propiedad intelectual. El recuadro I.2 esquematiza la exposición a la propiedad intelectual que tiene en general todo ciudadano en su vida corriente.

Recuadro I.2: La propiedad intelectual en la vida de un ciudadano común Al levantarse nuestro ciudadano común hace su toilette usando un jabón de marca registrada (Palmolive) igualmente que un dentífrico (Colgate).

Al tomar su desayuno come una fruta de origen determinado (Perú, Brasil) o un queso (Gruyere) con sus respectivas indicaciones de origen.

Escucha las noticias en una radio de una marca determinada (Sony). Lee su diario de preferencia pleno de material cubierto por el derecho de autor.

Seguramente, para llegar a su trabajo o tomará un automóvil (Mazda) o el autobús (Pegaso o Mercedes Benz), todos medios de transporte con contenido diverso de propiedad intelectual (patentes, marcas, dibujos y modelos industriales, circuitos integrados).

En cualquiera actividad que lleve a cabo nuestro ciudadano común (agricultura, educación, industria, servicios) estará expuesto en algún instante a la propiedad intelectual; al sentarse, por ejemplo, frente a un computador, cuyos respectivos componentes incluyen patentes, diseños, marcas, software (protegido por el derecho de autor).

Usará al menos una vez al día un bolígrafo de diseño industrial determinado o de una marca notoria (Bic). El té o café que beberá en algún momento de su jornada tendrá una marca determinada (Nescafé) o una indicación geográfica (té de Ceylan) sin perjuicio del secreto comercial de producción.

A mediodía, al interrumpir su faena, el deportista hará algún tipo de ejercicio físico que requerirá el uso de vestuario probablemente de marca (Nike). Aquel que requiere alimentarse rápidamente y con poca imaginación y recursos irá a una franquicia de rutina (McDonald) donde entre otros beberá una Cola debidamente protegida con marca y respectivo secreto industrial.

Nuestro ciudadano tendrá algún otro intermedio en su diaria rutina o reunión de trabajo en su establecimiento preferido (Starbucks o Juan

15

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

Valdés) ambos con protecciones adecuadas a su establecimiento comercial, respectivas marcas, derechos de franquicias, etc.

Su vida laboral seguirá expuesta a productos y servicios protegidos bajo la propiedad intelectual: consulta de libros técnicos (derecho de autor), uso de maquinaria (bajo marcas, modelos industriales y/o circuitos integrados) o de una variedad vegetal (protegida como obtenciones vegetales).

Después de la actividad laboral, aquel con tiempo, edad y disposición tomará un vaso de vino detentando una correspondiente marca (Concha y Toro y/o Bianchi) o una denominación geográfica (Rioja). El otro con mayor tiempo irá al cine o se limitará a ver en su pantalla de TV un film, una telenovela, un espectáculo, todos con un sinnúmero de componentes de propiedad intelectual (particularmente vinculados al derecho de autor en términos de actuación, libreto, música, interpretación, etc.).

Durante su comida nocturna estará nuevamente expuesto a productos protegidos por signos de identificación (marcas y/o indicaciones geográficas). Él o la más culta leerá un libro cuyo autor goza de derecho de autor y principalmente la empresa editora que se beneficia de los derechos exclusivos para reproducir tal obra.

El ciclo de exposición a la propiedad intelectual se extiende además por 24 horas para aquellos que por razones de salud necesitan combatir el colesterol, presión arterial, combatir el insomnio, etc., recurriendo a diversos medicamentos protegidos por patentes, información no divulgada y/o marcas.

(Adaptado de Roffe, 2007)

16

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

¿Dudas, interrogantes?

• • • •

¿Qué protegemos en general con la propiedad intelectual? ¿Es válido excluir ciertos sectores tecnológicos de la protección a fin de preservar bienes públicos tales como la salud, la difusión del conocimiento? ¿Una idea se protege con una marca, una patente, derecho de autor? ¿Existen o no límites temporales a los derechos de exclusividad que reconoce la propiedad intelectual?

Síntesis de la unidad

El propósito de la unidad es de carácter introductorio y de acercamiento a las distintas categorías de derechos que integran la propiedad intelectual. El Acuerdo de los ADPIC vincula la propiedad intelectual al comercio internacional y considera entre sus objetivos la aspiracion que ella coadyuve a la “promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.” La unidad

destaca

igualmente

la

importancia

de

las

propiedad

intelectual en la vida diaria de los consumidores.

17

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

Unidad II: La arquitectura internacional de la propiedad intelectual

Objetivos de aprendizaje •

Analizar la llamada arquitectura internacional de la propiedad intelectual y su evolución histórica con relación a los

diversos

tratados internacionales en vigor. Reconocer los orígenes de la relación propiedad intelectual-comercio internacional.

•

Identificar los orígenes del Acuerdo de los ADPIC y cómo el instrumento internacional constituye uno de los ejes centrales del sistema comercial que culmina en el Acuerdo de Marrakech de 1994 que establece la nueva OMC.

II.1. Introducción a la unidad.

El derecho internacional tradicionalmente ha consagrado ciertos principios alrededor de la cooperación y la armonización de la propiedad intelectual en sus diferentes disciplinas. Las legislaciones nacionales,

siguiendo

internacionales, modalidades

de

las

destacan

pautas

con

protección

y

de

mayor uso

de

los

detalle esos

y

instrumentos precisión

derechos.

las

Estos

instrumentos legales tienden a ser complejos y las consecuencias o impactos

económicos,

sociales

y

culturales

de

la

propiedad

intelectual son diversos y difíciles de ponderar. En consecuencia, su relación con el comercio, tal como lo consagra el ADPIC, no es una cuestión exenta de controversias.

Hemos destacado que los derechos de propiedad intelectual son derechos esencialmente territoriales. A fin de paliar los efectos de este carácter territorial, la propiedad intelectual en sus diferentes componentes ha sido objeto de arreglos multilaterales desde fines del siglo XIX. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 (Convenio de París) y el Convenio de 18

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886 (Convenio de Berna) se distinguen por su importancia y alcance geográfico. Ambos convenios no sólo siguen vigentes, sino que sus principales disposiciones han sido explícitamente incorporadas en ADPIC. II.2. La internacionalización del sistema La necesidad de internacionalizar y de armonizar la propiedad intelectual se vincula con la expansión del comercio de bienes y servicios que hacen sentir la necesidad que aquellos que se sustentan en derechos de propiedad intelectual en un territorio determinado, no pierdan ese carácter cuando son exportados a terceros países. Ello hace surgir la temprana necesidad de normas internacionales de cooperación las que adquieren una mayor relevancia al incorporarse de pleno derecho la propiedad intelectual al sistema comercial internacional.

ADPIC, como veremos en la unidad siguiente, pareciera haber resuelto de modo formal a lo menos, la relación entre la propiedad intelectual

y

el

comercio

internacional,

cuestión

que

fue

particularmente conflictiva en los albores del sistema moderno de cooperación internacional, particularmente en el caso de las patentes de invención. En efecto, durante el primer intento de negociar un tratado internacional a fines del siglo XIX, Europa, el continente que había introducido los primeros regímenes jurídicos de protección sobre patentes se encontraba en medio de una importante controversia entre aquellos que abogaban por su internacionalización y aquellos que estimaban que las patentes no se conciliaban plenamente con un régimen de libre comercio. Estos últimos

argumentaban,

entre

otros,

que

las

patentes

eran

equivalentes a obstáculos al comercio; de otro modo, simplemente barreras comerciales.

El Convenio de Paris de 1883 logra superar la resistencia de los detractores

del

sistema

de

patente,

alrededor

del

llamado 19

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

“compromiso histórico” (Machlup) que reconoce que cada país posee la libertad de condicionar el reconocimiento de las patentes a la explotación local de la invención, cuestión que constituía una preocupación de aquellos que veían que las patentes extranjeras no contribuyesen al desarrollo industrial local y en general a la transferencia de tecnología.

II.3. Antecedentes de la relación comercio- propiedad intelectual en el sistema internacional2 Importantes cambios legislativos fueron introducidos en los Estados Unidos con el objetivo de vincular la protección de la propiedad intelectual con los intereses comerciales de ese país. Efectivamente a partir de la adopción de la Ley de Comercio de 1974 se incorpora la noción de la vinculación entre protección a la propiedad intelectual

y

el

comercio

internacional.

Los

cambios

más

trascendentales coinciden con la administración del Presidente Reagan donde la protección a la propiedad intelectual es objeto de reexamen y reconsideración. Durante esa administración las leyes de comercio y sus modificaciones posteriores, reforzaron el vínculo entre protección de los intereses norteamericanos expresados en derechos de propiedad intelectual y el acceso a mercados. Esta relación se hizo más estrecha con la adopción, entre otros, de la sección 301 y súper 301 de la Ley de Comercio, que obliga al Representante de Comercio (USTR) a llevar a cabo un monitoreo regular de aquellos países que no protegen adecuadamente los derechos

de

norteamericanas.3

propiedad

intelectual

de

las

empresas

Se introducen en consecuencia una serie de

medidas a efectos de hacer operativo y reforzar la hasta entonces

Ver mayores detalles sobre esta cuestión en trabajos anteriores de P. Roffe, particularmente contribución a libro editado por Mario Matus, citado en referencias, cuya publicación final se encuentra pendiente a la fecha de concluir este módulo.

3 Ver US Trade Act 1974 que ha sido actualizada y reforzada en el curso de los años particularmente con respecto a la protección y observancia de la propiedad intelectual a nivel internacional. Ver en particular Section 301 of the United States Trade Act, información disponible en https://ustr.gov/issue-areas/intellectual-property/Special-301 2

20

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

tenue relación entre protección a la propiedad intelectual y el comercio internacional.

Por otro lado, las medidas unilaterales domésticas fueron estimadas insuficientes para fortalecer la observancia de los derechos de propiedad intelectual y por tanto se estimó necesario elevar el nivel de protección al rango multilateral. A estos efectos se privilegió como foro de negociación al GATT y la futura Organización Mundial del Comercio (OMC), argumentando que el organismo especializado de Naciones Unidas, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), no disponía de instrumentos adecuados para hacer cumplir y sancionar de modo efectivo a los trasgresores de la propiedad intelectual.

II.4. La incorporación de la relación comercio- propiedad intelectual en la Ronda Uruguay (1986-1994) La propiedad intelectual fue finalmente incorporada en la agenda de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales, bajo el liderazgo de países desarrollados y bajo el impulso de sectores industriales altamente dependientes de una protección más robusta de la propiedad intelectual (industria químico-farmacéutica, software y la industria de la entretención), que consideraban que el proceso de armonización gradual en OMPI no estaban en armonía con los los nuevos avances tecnológicos y sus desafíos.

Cabe notar que en la anterior Ronda de negociaciones (Ronda Tokio), los Estados Unidos propuso en esa ocasión la adopción de un Código Anti-falsificación.

Desde

la

perspectiva

de

los países más industrializados, el

fortalecimiento de la propiedad intelectual tenía que ser un objetivo del nuevo GATT ya que su inadecuada protección planteaba serias y crecientes amenazas al comercio internacional.

Esta visión de vincular la propiedad intelectual con el comercio internacional fue resistida por países en desarrollo liderados 21

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

principalmente por Brasil e India quienes en lo principal sostenían que la protección de la propiedad intelectual no constituía una cuestión propia del GATT y consecuentemente no debía ser parte de las negociaciones de la Ronda Uruguay.

La Declaración de Punta del Este (1986) –punto de partida de la Ronda Uruguay- aludió entre los asuntos a abordar, a la falsificación de marcas comerciales y la piratería en materia de derecho de autor. Esta referencia inicial permitió que las discusiones fuesen más allá de la agenda más restringida vislumbrada al inicio de la Ronda por los países en desarrollo.

La resistencia inicial a una agenda más ambiciosa fue superada por una seria de factores tales como: concesiones ofrecidas por los países desarrollados en agricultura y textiles, y amenazas de sanciones comerciales unilaterales, basadas en la ley comercial vigente de los Estados Unidos.4 Precisamente la eventualidad de un acuerdo sobre la incorporación de la propiedad intelectual al nuevo orden comercial internacional asumía que las posibles medidas unilaterales tales como la Sección 301 de la ley comercial de los Estados Unidos estarían excluidas del nuevo marco comercial internacional donde la propiedad intelectual sería uno de sus principales pilares.

Finalmente, el mandato original, bajo los términos de la Declaración de Punta del Este de 1986, fue expandido en la llamada revisión de medio mandato (Diciembre de 1988 y Abril de 1989). En esa oportunidad los Ministros acuerdan expandir el mandato a: •

La aplicabilidad de los principios claves de GATT y de las convenciones relevantes sobre propiedad intelectual;

•

Disposiciones

sobre

estándares

adecuados

sobre

la

disponibilidad, ámbito y uso de los derechos de propiedad intelectual;

4

Ver nota de pagina 3, supra.

22

Comercio y propiedad intelectual.

•

Módulo 1

Disposiciones sobre medidas adecuadas sobre observancia de los derechos de propiedad intelectual; y

•

Disposiciones sobre procedimientos para la prevención y solución de controversias.

Los Ministros igualmente acordaron dar debida consideración en la negociaciones- punto importante para los países en desarrollo- a las preocupaciones relativas a las políticas públicas de los sistemas nacionales de propiedad intelectual incluyendo cuestiones relativas a objetivos, tales como el desarrollo en general y el desarrollo tecnológico en especial.

El Acuerdo de los ADPIC, tras complejas negociaciones, entra finalmente en vigor el 1 de enero de 1995 estableciendo a este respecto

modalidades

especiales

de

entrada

en

vigencia

e

implementación para los países en desarrollo y países menos adelantados.

II.5.

Los

tratados

internacionales

que

componen

la

llamada

arquitectura internacional de la propiedad intelectual En esta Unidad hemos examinado de manera sucinta la evolución del sistema internacional de la propiedad intelectual desde finales del Siglo XIX, -instante donde se negocian los dos grandes tratados sobre propiedad industrial y derecho de autor- hasta la adopción del ADPIC y su entrada en vigencia efectiva en 1995. El ADPIC junto a otros tratados internacionales conforman un tejido de acuerdos sobre diversos aspectos de la propiedad intelectual. El recuadro II.1,

infra,

enumera

relacionándolos

con

estos sus

diversos

respectivas

tratados categorías

internacionales de

propiedad

intelectual.

23

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

Recuadro II.1: Tabla sobre los tratados internacionales relativos a las distintas categorías de propiedad intelectual Categorías de derechos propiedad intelectual

de

Tratados internacionales

Derecho de autor

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, 1886, (Convenio de Berna), Tratado de la OMPI sobre el Derecho de Autor, 1996, (WCT), ADPIC, 1994, Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, 2013

Derechos conexos

Convenio de Ginebra para la Protección de los Productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas, 1971, (Fonogramas), Convención de Roma para la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, 1961, (Convención de Roma), ADPIC, Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite, 1974, (Convenio de Bruselas), Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, 1996 (WPPT), Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales,2012

Derechos conexos

ADPIC

Patentes

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1883, (Convenio de París), Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes, 1977, (Tratado de Budapest), Tratado sobre el Derecho de Patentes, 2000, (PLT), Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes, 1971, Arreglo de Estrasburgo), Tratado de Cooperación en materia de Patentes, 1970 (PCT),

24

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

ADPIC Modelos de utilidad

Convenio de París

Dibujos y diseños industriales

Convenio de París, Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales, 1968 (Arreglo de Locarno), Arreglo de la Haya relativo al Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, 1934 y 1960, (Arreglo de La Haya), ADPIC

Marcas

Convenio de París, Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, 1891, (Arreglo de Madrid) y Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, 1989, (Protocolo de Madrid), Tratado sobre el Derecho de Marcas, 1994, (TLT), Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, 1957(Arreglo de Niza), Arreglo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas, 1973, (Arreglo de Viena) Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico (Tratado de Nairobi) 1981, Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, 2006 y ADPIC

Circuitos integrados

Tratado de la OMPI sobre la propiedad intelectual respecto de los Circuitos Integrados (IPIC) suscrito en Washington, D.C., en Mayo de 1989, ADPIC

Indicaciones geográficas, indicaciones de procedencia, denominaciones de origen o denominaciones geográficas

Convenio de París, Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, 1958, (Arreglo de Lisboa), Arreglo de Madrid relativo a la Represión de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas en los Productos, 1891, ADPIC

Información no divulgada

ADPIC

Obtenciones vegetales

UPOV Acta de 1978, UPOV Acta de 1991, ADPIC

o

variedades

Protección contra competencia desleal

la

Convenio de París, ADPIC

25

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

¿Dudas, interrogantes?

• •

•

¿La propiedad intelectual ha estado siempre estrechamente vinculada con el comercio internacional? ¿Cuáles fueron en su oportunidad los argumentos principales esgrimidos en favor de la incorporación de la propiedad intelectual al orden comercial de la OMC? ¿Es el ADPIC el único tratado internacional vigente sobre la propiedad intelectual?

Los tratados internacionales citados en el recuadro II.1 se encuentran disponibles

respectivamente

en

los

sitios

oficiales

de

OMPI

(http://www.wipo.int/treaties/es/) y OMC con respecto a ADPIC .

Síntesis de la unidad

La unidad ha examinado la evolución del tejido de acuerdos internacionales

alrededor

de

la

protección

de

la

propiedad

intelectual, desde sus orígenes a fines del Siglo XIX con los tratados clásicos sobre patentes, marcas y derecho de autor, hasta el ADPIC en 1994 que confirma el vínculo entre comercio y propiedad intelectual.

26

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

Unidad III: Los principios rectores del ADPIC

Objetivos de aprendizaje

•

Destacar la importancia del ADPIC en la evolución del derecho internacional de la propiedad intelectual y su integración al sistema comercial internacional.

•

Enunciar los grandes principios que orientan el ADPIC en el reforzamiento de la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual.

•

Explicar cómo los principios que orientan el ADPIC se concilian con aquellos que respaldan el sistema comercial internacional.

III.1. Introducción a la unidad El ADPIC representa un hito importante en la evolución del sistema internacional de la propiedad intelectual, constituyendo uno de los tres pilares del nuevo sistema comercial de la OMC e incorporando, al mismo tiempo, significativas novedades en los sistemas de protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual.

Las principales novedades del Acuerdo pueden resumirse del modo siguiente: •

Establece un esquema de armonización más profundo basado en estándares mínimos de protección, que se consolidan en un mismo instrumento internacional, exhaustivo, cubriendo la mayoría de las disciplinas de la propiedad intelectual a las que hemos hecho referencia. (Ver, infra, recuadro III.1 que reproduce el contenido del Acuerdo)

•

Constituye un eslabón importante en la profundización de la armonización internacional al establecer que los estándares 27

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

mínimos son aplicables al universo de países miembros de la OMC. •

En el caso de las patentes se consagra que no puede discriminarse por sector tecnológico y que las patentes deben protegerse tanto en caso de productos y de procesos.

•

Incorpora todos los tratados clásicos sobre la propiedad intelectual particularmente los Convenios de París y Berna (ver recuadro II.1, supra, sobre lista de tratados internacionales).

•

Vincula de modo categórico los derechos de propiedad intelectual al comercio, visión que ha proliferado con la celebración de nuevos acuerdos comerciales preferenciales. Esta noción implica extender a la propiedad intelectual los principios del sistema comercial internacional tales como el trato nacional y el de la nación más favorecida.

•

Establece por primera vez un sistema estricto de observancia.

•

Incorpora a la propiedad intelectual al mecanismo de solución de diferencias de la OMC en términos de validar sanciones comerciales a países que no cumplan con los estándares mínimos de protección permitiendo igualmente la retorsión cruzada. La

En suma, el ADPIC es un acuerdo comprehensivo, ambicioso, que reúne en un mismo instrumento disposiciones generales, estándares mínimos de protección para las distintas categorías de derechos, normas sobre observancia, prevención y solución de controversias y aspectos institucionales. Un examen rápido de su contenido (ver recuadro III.1) sirve para confirmar esta afirmación.

retorsión cruzada se refiere a la autorización para imponer sanciones comerciales por infracciones en bienes o servicios, en otras áreas tales como la propiedad intelectual o viceversa. (Ver Abbott)

28

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

Recuadro III.1: Contenido del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio Parte I Parte II

Disposiciones generales y principios básicos Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual 1.

Derecho de autor y derechos conexos.

2.

Marcas de fábrica o de comercio.

3.

Indicaciones geográficas.

4.

Dibujos y modelos industriales.

5.

Patentes.

6.

Esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados.

7.

Protección de la información no divulgada.

8.

Control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales.

Parte III

Observancia de los derechos de propiedad intelectual 1.

Obligaciones generales.

2.

Procedimientos y recursos civiles y administrativos.

3.

Medidas provisionales.

4.

Prescripciones medidas en frontera.

5.

especiales

relacionadas

con

las

Procedimientos penales

Parte IV

Adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual y procedimientos contradictorios relacionados

Parte V

Prevención y solución de diferencias

Parte VI

Disposiciones transitorias

Parte VII

Disposiciones institucionales; disposiciones finales

29

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

III.2. Los principios generales del Acuerdo.

La incorporación de la propiedad intelectual al sistema internacional de comercio tiene una serie de consecuencias. Incorpora como destacábamos al nuevo régimen de la OMC las convenciones clásicas sobre propiedad intelectual (París y Berna, ver recuadro II.1,

supra)

pero

reforzándolas,

entre

otros,

al

someter

el

incumplimiento de sus disposiciones al mecanismo de solución de diferencias de la OMC. Igualmente, el Acuerdo ADPIC incorpora un capítulo específico sobre la observancia y cumplimiento, materia ajena a los tratados anteriores y, que sin lugar a dudas, robustece el sistema internacional de modo considerable. Es decir, a partir de ADPIC no basta disponer de un marco normativo que reconozca las diferentes disciplinas de la propiedad intelectual, sino que éste debe incluir “medios eficaces y apropiados para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, tomando en consideración las diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales” (Preámbulo del Acuerdo ADPIC).5 Uno de los objetivos del ADPIC, tal como lo enuncia su Preámbulo, es reducir “las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo.” A este respecto el ADPIC incluye una serie de mecanismos dirigidos a fomentar una protección adecuada y eficaz de los derechos de propiedad intelectual de modo que no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo.

La primera parte del ADPIC establece las disposiciones generales y los principios que orientan la protección de derechos en las distintas disciplinas cubiertas por el Acuerdo.6 Entre

las

disposiciones

generales cabe señalar las siguientes:

A efectos de conocer en detalle las disposiciones del ADPIC, ver el Acuerdo de 1994 sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) disponible en el sitio oficial de la OMC, ver nota 1, supra.

5

Según el Artículo 1.2 del Acuerdo, la expresión “propiedad intelectual” abarca todas las categorías de derechos referidas en las secciones 1 a 7 de la Parte II, que incluye: el 6

30

Comercio y propiedad intelectual.

o o o o o

Módulo 1

Estándares mínimos de protección y observancia El trato nacional (TN) La cláusula de la nación más favorecida (NMF) La libertad respecto de las modalidades de implementación nacional del Acuerdo Los principios y objetivos generales

III.3.1 Los estándares mínimos de protección En virtud de los estándares mínimos (artículo 1.1 del Acuerdo) 7, los Miembros de la OMC pueden prever en su legislación, aunque no están obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. En otras palabras, el principio de los estándares mínimos consagra, por un lado, que los países Miembros no pueden sustraerse de las obligaciones básicas que establece ADPIC

pero

reconoce

que

se

pueden

establecer

estándares

superiores sujeto a una limitación: estos estándares más estrictos no deberían entrar en colisión con las disposiciones del propio Acuerdo.

Las nuevas exigencias que incluye el Acuerdo de los ADPIC han constituido

importantes

desafíos

para

aquellos

estados,

principalmente países en desarrollo, que han debido reformar de modo significativo sus regímenes de protección de la propiedad intelectual. (Ver, Commission on Intellectual Property Rights, 2002 y Deere, 2008)

derecho de autor y los derechos conexos, las marcas de comercio, las indicaciones geográficas, los diseños industriales, las patentes, los circuitos integrados y la información no divulgada. En el caso Estados Unidos -Artículo 211 de la Ley de Asignaciones (EEUU – Havana Club) (WT/DS176/AB/R), el Órgano de Apelación concluyó que el ámbito de cobertura del Acuerdo no se limitaba únicamente a los encabezados de cada sección sino que era necesario tener presente las referencias cruzadas a otros tratados tales como el Convenio de Paris.

Artículo 1.1, ADPIC, prescribe: “Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.”

7

31

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

Cabe en todo caso enfatizar que no todas las disposiciones del Acuerdo están redactadas de modo imperativo; hay muchas que no tienen un carácter estrictamente vinculante. Ello conlleva que en la implementación de estos estándares mínimos los miembros tienen opciones (“flexibilidades”)8, conforme a la interpretación que se haga del Acuerdo.

Dada la importancia y la extensión que dedica el Acuerdo a esta materia y con propósitos didácticos, dedicamos la unidad siguiente (IV) a un examen más exhaustivo de los estándares mínimos de protección y de observancia de la propiedad intelectual.

III.3.2 Los principios de trato nacional y nación más favorecida Los principios de la nación más favorecida (NMF) -nuevo en el sistema de la propiedad intelectual- y de trato nacional (TN), se ven reforzados en el ADPIC. El principio de TN dentro de la lógica de los estándares mínimos se expresa en el trato no menos favorable a que el que se otorgue a los propios nacionales con respecto a la existencia,

adquisición,

alcance,

mantenimiento,

ejercicio

y

observancia de los derechos de propiedad intelectual.

El TN ha sido un principio tradicionalmente incorporado en los tratados multilaterales sobre propiedad intelectual administrados por la OMPI, como lo son el Convenio de París9 y el Convenio de Berna.

El principio del TN en el ADPIC no es absoluto sino que admite ciertas excepciones10 ya contenidas en los Convenios de París, Berna, la Convención Internacional sobre la Protección de los El módulo 3 de este curso explora esta cuestión con mayor detalle.

Este principio se perfilaba de modo diferente en el Convenio de París que consagraba que nacionales de los demás países de la Unión de París gozarían de “los mismos derechos” que sus nacionales.

10 Estas excepciones se encuentran explicitadas en los Convenios de París, Berna, la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, de los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión de 1961 (Convención de Roma) y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados de 1989 (Tratado de Washington).

8 9

32

Comercio y propiedad intelectual.

Artistas

Intérpretes

Fonogramas

y

los

Módulo 1

o

Ejecutantes,

Organismos

de

de

los

Productores

Radiodifusión

de

de

1961

(Convención de Roma) y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto

de

los

Washington).

(Ver

Circuitos

Integrados

recuadro

II.1,

de

1989

supra,

lista

(Tratado de

de

tratados

internacionales referentes a la propiedad intelectual) El principio de NMF (artículo 4 del Acuerdo) sanciona que toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que un estado conceda a los nacionales

de

cualquier

otro

país,

relativo

a

la

existencia,

adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de

propiedad

intelectual,

se

otorgará

inmediatamente

y

sin

condiciones a los nacionales de todos los demás miembros de la OMC. Tal como en el caso del TN, el NMF admite igualmente excepciones, en el sentido que no se aplica a las ventajas, favores, privilegios

o

inmunidades:

(a)

derivadas

de

acuerdos

internacionales sobre asistencia judicial o sobre observancia de la ley de carácter general; (b) otorgadas conforme al Convenio de Berna; (c) referidas a los derechos de artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, que no estén previstos en el ADPIC y; (d) deriven de acuerdos internacionales relativos a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual que hayan entrado en vigor antes del 1 de enero de 1995 y no constituyan una discriminación arbitraria o injustificable contra los nacionales de otros miembros. (Ver Art. 4 del ADPIC) La incorporación del principio de la NMF tiene de por sí una gran incidencia respecto de los efectos de tratados posteriores al ADPIC –tales como los tratados preferenciales comerciales (ver módulo 2 de este curso)- que se extienden, por efecto del principio NMF, más allá de las partes signatarias de estos tratados. El Acuerdo de los ADPIC no exceptúa la extensión del principio de la NMF a los acuerdos de libre comercio, excepción que está permitida bajo el 33

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

régimen del GATT (bienes) y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS en su sigla en inglés).

Los principios sobre TN y NMF –según el Artículo 5 del ADPICreconocen, adicionalmente, una excepción común: ellos no se aplican a los procedimientos para la adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual establecidos en los acuerdos multilaterales concertados bajo los auspicios de la OMPI. Ello se refiere

por ejemplo al Tratado de Cooperación en Materia de

Patentes (PCT) y al Arreglo y Protocolo de Madrid en materia de marcas.

III.3.3 La libertad de implementación y los objetivos y principios del Acuerdo El Acuerdo sobre los ADPIC (Artículo 1.1) consagra el principio de libertad de los Miembros para establecer “el método adecuado” para aplicar las disposiciones del mismo, conforme a su propio sistema y práctica

jurídica.

Este

principio

ha

sido

reconocido

por

la

jurisprudencia de la OMC como otorgando una amplia discreción para establecer la forma más adecuada de implementación del Acuerdo conforme al sistema legal de cada Miembro, pero al mismo tiempo recalcando que tal discreción no faculta a optar por el cumplimiento o no de una determinada obligación. (Ver UNCTADICTSD, Resource Book) ADPIC consagra en el artículo 711 un objetivo general que debiera lograr la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

A

este

objetivo

de

equilibrio

entre

derechos

y

obligaciones de titulares y usuarios del sistema nos hemos referido en la primera unidad de este módulo.

“La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones” (Artículo 7).

11

34

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

Por su parte, el Artículo 8 –transcrito a continuación- consagra dos principios relativos a la compatibilidad del Acuerdo con el legítimo recurso a políticas públicas vinculadas con la salud, nutrición y leyes antimonopolio.

Artículo 8, ADPIC 1. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo.

2. Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.

¿Dudas, interrogantes?

• • •

¿En qué sentido el Acuerdo sobre los ADPIC es uno de los tres pilares de la OMC? ¿La adopción del ADPIC se ha traducido en la derogación de los tratados sobre la propiedad intelectual anteriores a su entrada en vigencia en 1995, por ejemplo Paris o Berna? ¿Es posible en el contexto de ADPIC discriminar a residentes de país A (Albania) con respecto a la protección que se conceda a residentes de país B (Bielorrusia)?

35

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

Síntesis de la unidad

El ADPIC constituye un hito importante en la evolución del derecho internacional de la propiedad intelectual al integrarse al sistema comercial internacional como uno de sus tres grandes pilares -junto al comercio de bienes y servicios- consagrando estándares mínimos de protección y observancia sobre la propiedad intelectual y con recurso al mecanimo de solución de diferencias de la OMC. La Unidad explica el contenido del Acuerdo y sus principios rectores.

Dado el carácter más minucioso de los estándares mínimos de protección

éstos

son

tratados

separadamente

en

la

unidad

siguiente.

36

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

Unidad IV: Los estándares de protección y observancia

Objetivos de aprendizaje

•

Analizar el significado e impacto de los estándares mínimos de protección en la evolución del derecho internacional de la propiedad intelectual.

•

Considerar

cómo

los

estándares

mínimos

de

propiedad

intelectual se extienden a la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

•

Destacar que el ADPIC es el primer tratado internacional que cubre de modo comprehensivo la observancia de los derechos reforzando de tal modo el respecto y monitoreo sobre el eficaz cumplimiento de los derechos de la propiedad intelectual.

IV.1. Introducción a la unidad Como hemos reiterado, un aspecto central del ADPIC se refiere a los estándares mínimos de protección y observancia de la propiedad intelectual. El ADPIC rompe con la tradición de los tratados clásicos que dejaban a los Estados márgenes regulatorios importantes en el diseño de sus políticas sobre propiedad intelectual. De este espacio regulatorio hicieron pleno uso los países desarrollados en su tránsito al desarrollo, tal como son los casos más recientes de la República de Corea, China, Taiwán y otros. Por ejemplo, antes de ADPIC, los países podían definir los campos tecnológicos que serían objeto de protección en el caso de las patentes, hecho que permitió a América Latina y a otros países, incluso países desarrollados, excluir por décadas el patentamiento de productos farmacéuticos. (Ver módulo 3). El ADPIC pone fin a este espacio de exclusión al consagrar el principio de no-discriminación por sectores tecnológicos en el artículo 27.1 citado a continuación.

37

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

Artículo 27.1, ADPIC “las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial (…) las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país.” (Artículo 27.1)

Los estándares mínimos de protección y observancia se refieren a todas las disciplinas de la propiedad intelectual comprendidas en el ADPIC -(para detalles sobre la cobertura del Acuerdo, ver cuadro III.1, supra)-, entre ellos: derecho de autor y derechos conexos, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados y protección de la información no divulgada.

En

las

secciones

siguientes,

sin

pretender

ser

exhaustivos, nos detenemos selectivamente en algunas de las disciplinas más relevantes afectadas por los nuevos estándares de protección del ADPIC. IV.2. Estándares mínimos en materia de patentes Las prescripciones del ADPIC sobre patentes han contribuido a alterar de modo significativo el derecho internacional de la propiedad industrial. A efectos de facilitar nuestro análisis sobre la trascendencia del Acuerdo, sus implicaciones y tendencias, estos nuevos estándares se encuentran resumidos en el recuadro IV.1.

38

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

Entre los efectos mayores sin lugar a dudas se encuentran el concepto de no discriminación en las invenciones que pueden ser objeto de una patente, según su campo tecnológico. Igualmente, relevantes son las precisiones que da el Acuerdo al alcance del derecho de exclusión respecto de actos de terceros que pueden interferir con el goce y gestión de los derechos del titular de la patente igualmente respecto de su duración mínima, contados a partir de la presentación de la respectiva solicitud administrativa.

Recuadro IV.1: Patentes, estándares mínimos (ver Sección 5, Parte segunda, Acuerdo de los ADPIC) ➢ La protección se hace extensiva a todas las invenciones, sean de productos o procesos, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva (no obvia) y sean susceptibles de aplicación industrial (o útiles). ➢ La obtención y los derechos se gozan sin discriminación según el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos localmente. ➢ Pueden excluirse de la patentabilidad los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales e igualmente las plantas y los animales excepto los microorganismos y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. ➢ Las obtenciones vegetales deben protegerse mediante patentes, un sistema eficaz sui generis o una combinación de ambos. ➢ La patente de producto o proceso concede a su titular una serie de derechos exclusivos dirigidos a impedir que terceros sin su consentimiento, realicen actos tales como la fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación del producto u proceso objeto de la patente. ➢ La duración mínima es de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

Debe enfatizarse que a pesar del reforzamiento que consagra el ADPIC a la protección de la propiedad intelectual, los derechos del titular de una patente no son absolutos. Fuera de sus limitaciones temporales y territoriales, el derecho comparado consagra, a fin de cumplir con la función social de la propiedad intelectual, ciertas limitaciones a estos derechos. Por ejemplo, son permisibles ciertas excepciones a los derechos del titular, tales como la excepción 39

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

regulatoria o Bolar en el caso de productos regulados. Esta excepción convalida la posibilidad que terceros (empresas genéricas nacionales) inicien, a efectos de la aprobación de comercialización de un producto farmacéutico, la experimentación y producción del producto antes de la expiración de la patente.12 Las excepciones estas sujetas en el ADPIC al principio conocido como el test de los tres pasos consagrado en el Artículo 30.13 Otra excepción importante referida en el Acuerdo (Artículo 31) es la relativa a la concesión de licencias obligatorias las que para ser otorgadas

deben

respetar

ciertas

condiciones

a

fin

de

no

menoscabar los derechos legítimos de los titulares de una patente.

Las autorizaciones deben considerarse según las circunstancias propias del caso y deben tener lugar contra el pago de una remuneración adecuada. (Véase más sobre esta cuestión el módulo 3 de nuestro curso) IV.3. Estándares mínimos sobre información no divulgada Sin perjuicio de ser el ADPIC el primer instrumento internacional que cubre de modo más comprehensivo el tema de los secretos comerciales lo hace haciendo una referencia cruzada a disposiciones sobre competencia desleal del Convenio de París de 1883 . El ADPIC precisa los condicionamientos de esta protección agregando un elemento incipiente y controversial sobre la protección de los llamados productos regulados, es decir aquellos que para entrar al circuito comercial requieren de una autorización pública basada en consideración sobre la seguridad y eficacia de tales productos. Esta esfera regulatoria es de singular importancia en la industria farmacéutica y químico-agrícola. Es precisamente en este rubro El derecho comparado reconoce una serie de otras excepciones tales como la experimentación, actividades no comerciales, uso previo, etc.

12

“Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.”

13

40

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

donde el ADPIC introduce elementos de protección de cierta ambigüedad pero que han experimentado importantes desarrollos en los tratados de libre comercio de más reciente data. (Ver Módulo 2) Aspectos que no se han encontrado exentos de diferencias y controversias alrededor de su adecuada implementación doméstica (Véase por ejemplo, los informes anuales sobre Special 301 Report United States Trade Representative [USTR]).14

El recuadro IV.2 resume los aspectos centrales de las disposiciones del Acuerdo sobre información no divulgada.

Recuadro IV.2: La protección de la información no divulgada (Ver Articulo 39 del ADPIC) ➢ La protección de la información no divulgada que cumplan las condiciones de ser secretas, tengan un valor comercial por ser secretas y que hayan sido objeto de medidas razonables para mantenerlas secretas, tomadas por la persona que legítimamente las controla, gozan de la protección de impedir que esta información legítimamente bajo su control sea divulgada o adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos. ➢ La protección reconocida en ADPIC es sobre competencia desleal con referencia respectiva a las disposiciones pertinentes del Convenio de París. ➢ Los datos de prueba sobre la eficacia y seguridad de los productos farmacéuticos y productos químicos agrícolas que utilicen nuevas entidades químicas y cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, deben protegerse igualmente contra su uso comercial desleal.

14

Ver nota de pie pagina 4, supra, e informe del USTR 2015, disponible en

https://ustr.gov/sites/default/files/2015-Special-301-Report-FINAL.pdf

41

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

En el plano nacional o regional, una marca puede protegerse registrándola, esto es, presentando una solicitud de registro en la oficina nacional o regional de marcas y abonando las tasas correspondientes. En el plano internacional, existen dos opciones: presentar una solicitud de marca en la oficina de marcas de cada uno de los países en que se quiera obtener protección o utilizar el sistema de Madrid.

Las marcas pueden consistir en una palabra o una combinación de palabras, letras y cifras. Pueden consistir asimismo en dibujos, símbolos, características tridimensionales, como la forma y el embalaje de los productos, signos no visibles, como sonidos, fragancias o tonos de color utilizados como características distintivas; las posibilidades son casi ilimitadas. (OMPI, 2016c)

http://www.wipo.int/trademarks/es/

IV.4. Estándares mínimos relacionados con signos distintivos IV.4.1 Marcas de fábrica o de comercio

El ADPIC en materia de marcas consolida normas pre existentes en tratados

anteriores

pero

da

pasos

decisivos

para

incluir

directamente a los servicios en la disciplina marcaria. Igualmente, define con mayor precisión en un instrumento internacional los derechos del titular, establece la duración mínima y excluye modalidades tales como el doble uso de marcas. Esta práctica junto a

la

posibilidad

de

recurrir

a

una

licencia

obligatoria

son

derechamente excluidas en el sistema del ADPIC. El Acuerdo igualmente avanza de modo progresivo en la protección de las marcas notoriamente conocidas (ej. Coca Cola y Hilton) 42

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

El recuadro IV.3 resume las principales disposiciones del ADPIC

Recuadro IV.3: Marcas de fábrica o de comercio (ver detalles en Sección 2 de segunda parte del Acuerdo ADPIC) ➢ Trato no diferenciado entre marcas que distingan bienes o servicios. ➢ Los sistemas nacionales pueden exigir como condición de registro que los signos sean perceptibles visiblemente. ➢ Los derechos del titular incluyen el derecho exclusivo de impedir, sin su autorización, el uso de signos idénticos o similares para bienes o servicios cuando haya probabilidad de confusión. Confusión que se presume cuando el uso es el de un signo idéntico para bienes o servicios idénticos. ➢ Las marcas notoriamente conocidas gozan de una protección especial. A estos efectos, la notoriedad de la marca en el sector pertinente del público incluyendo la notoriedad como consecuencia de la promoción de dicha marca son factores a tomarse en cuenta.

Igualmente, el concepto se extiende a bienes o servicios no similares a los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, siempre que haya conexión entre dichos bienes y servicios y el titular de la marca registrada. ➢ Sin perjuicio de renovaciones indefinidas de registro, la duración es no inferior a siete años. ➢ Podrán establecerse requisitos de uso y no se aceptan complicaciones injustificadas tales como exigencias de doble uso de marcas ni la imposición de licencias obligatorias.

respecto de las marcas de fábrica o de comercio.

IV.4.1.2 Indicaciones geográficas En materia de indicaciones geográficas, el ADPIC, sin innovar de modo

significativo,

establece

ciertos

principios

sobre

las

modalidades de protección, las que a pesar de constituir principios muy generales quedan sujetas a los medios legales que los Miembros de la OMC, bajo su legislación nacional, deberán arbitrar, a solicitud de las partes interesadas, para impedir la utilización indebida o caprichosa del origen geográfico de un producto.

Contrariamente a la clara extensión de las marcas a los servicios, (Art. 15.1 del Acuerdo) en el caso de las indicaciones geográficas el ADPIC en el Art. 22 se refiere en general a productos de cierto origen geográfico. El Acuerdo sí menciona a bienes y servicios en la sección sobre negociaciones internacionales y excepciones (Artículo 43

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

24.6, ADPIC). Otro aspecto distintivo del ADPIC es la diferenciación que hace entre indicaciones geográficas en general y aquellas relacionadas con vinos y bebidas espirituosas.

El ADPIC igualmente establece un programa de negociaciones futuras sobre un sistema multilateral de notificación y registro de indicaciones

de

vinos

(que

incluye

bebidas

espirituosas)

y

negociaciones bilaterales o multilaterales encaminadas a mejorar la protección de las indicaciones geográficas.

La Unión Europea (UE) en negociaciones comerciales preferenciales ha hecho uso de la oportunidad que brinda el ADPIC para consolidar su enfoque sobre estas materias en el sentido de privilegiar estos signos distintivos como modo de agregar valor a sus productos locales y popularmente conocidos en el mundo entero tales como indicaciones de vinos (Champagne) y quesos (Roquefort). Esta estrategia la ha llevado a cabo la UE en una serie de tratados de libre comercio negociados con un número importante de países de América Latina y el Caribe, materia que retomamos en nuestro módulo 2.

Los Estados Unidos, por su parte, en sus acuerdos de libre comercio o preferenciales privilegia las marcas en sus diferentes modalidades por sobre las indicaciones geográficas. Estas diferencias culturales han impedido en general a nivel multilateral ir más allá de lo alcanzado en el ADPIC. El recuadro IV.4 resume los elementos centrales del ADPIC sobre indicaciones geográficas

44

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

Recuadro IV.4: Las indicaciones geográficas (Ver Sección 3 de la segunda parte del Acuerdo de los ADPIC) ➢ Indicaciones geográficas son aquellas que identifican un producto como originario del territorio de un país o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. ➢ Queda al arbitrio de cada país establecer los medios legales, incluidos actos de competencia desleal, para impedir la utilización de signos distintivos geográficos que sugieran que el producto proviene de una región distinta a su lugar de origen. ➢ Debe denegarse el registro de una marca que contenga o consista en indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, cuando ello induzca a error en cuanto al verdadero origen del producto. ➢ Se consagra una protección adicional a las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas consistente en medios legales a nivel doméstico para impedir la utilización de indicaciones que identifiquen vinos o bebidas espirituosas para productos que no sean originarios del lugar designado, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas. ➢ A fin de facilitar la protección para los vinos (y bebidas espirituosas), el Acuerdo consagra un programa de negociaciones sobre el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro.

IV.5. Derecho de autor y derechos conexos En materia de derecho de autor y derechos conexos el Acuerdo hace referencia a las disposiciones centrales del Convenio de Berna pero introduce novedades importantes con respecto a Berna, entre otras: •

Consagra mayor precisión cuáles son los derechos exclusivos del titular de derechos pero –con el fin de acomodar los intereses de los Estados Unidos- excluye los derechos morales del autor a ser citado como tal.

•

El Acuerdo acota la duración de derechos en el caso de personas jurídicas e incluye los programas de computación en la categoría de obras protegidas.

•

Inicia un acercamiento entre los derechos conexos y los derechos propiamente del autor que en la tradición latina han correspondido estos últimos a una jerarquía superior de 45

Comercio y propiedad intelectual.

derechos

comparados

Módulo 1

con

aquellos

simplemente

patrimoniales.

El ADPIC no contempla en general aspectos del derecho de autor y derechos conexos en la era digital los que han adquirido una importancia particular en los años siguientes al Acuerdo en especial después de la conclusión en 1996 de los llamados Tratados de Internet de la OMPI. Esta tendencia se ha acentuado en los acuerdos preferenciales comerciales y particularmente en el más reciente acuerdo plurilateral (TPP, considerado en nuestro módulo 2) El recuadro IV.5 extracta los aspectos centrales de los estándares mínimos contemplados en el ADPIC en la esfera del derecho de autor y derechos conexos.

46

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

Recuadro IV.5: El derecho de autor y los derechos conexos (ver Sección 1 de la segunda parte del Acuerdo ADPIC) ➢ Reitera las obligaciones contempladas en el Convenio de Berna excluyendo de su ámbito lo relativo a los derechos morales consagrados en el art. 6 bis (Berna). ➢ La protección abarca las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí. ➢ Los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, se protegen como obras literarias. Igualmente, constituyen creaciones de carácter intelectual y protegidas como tales, las compilaciones de datos. ➢ Respecto de los programas de ordenador y de las obras cinematográficas, debe reconocerse a los autores y a sus derechohabientes el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de los originales o copias de sus obras amparadas por el derecho de autor. ➢ Sin alterar la norma de Berna respecto de las personas naturales, el ADPIC clarifica que respecto de personas jurídicas, la duración será de no menos de 50 años contados desde el final del año civil de tal publicación autorizada dentro de un plazo de 50 años a partir de la realización de la obra, de 50 años contados a partir del final del año civil de su realización. ➢ Respecto de derechos conexos (artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión), ADPIC hace referencia entre otros derechos: o Al derecho de impedir actos llevados a cabo sin la autorización de sus titulares tales como la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas y la reproducción de tal fijación. Igualmente impedir la difusión por medios inalámbricos y la comunicación al público en general. o En el caso de productores de fonogramas el derecho de autorizar la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas. o Los organismos de radiodifusión tienen el derecho de prohibir actos emprendidos sin su autorización tales como la fijación, la reproducción de las fijaciones y la retransmisión por medios inalámbricos de las emisiones, así como la comunicación al público de sus emisiones de televisión. o La duración de los derechos conexos no podrán ser inferior a 50 años contados a partir del final del año civil en que se haya realizado la fijación o haya tenido lugar la interpretación o ejecución

Igual que en el caso de las patentes, el derecho de autor admite excepciones tales como la libre utilización de obras en citas de artículos periodísticos, a efectos de enseñanza, o bajo el concepto del fair use o fair dealing en el derecho anglosajón. El Acuerdo ADPIC contempla esta posibilidad, sujeta al test de los tres pasos 47

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

(ver Max Planck, 2008) que sanciona el Artículo 13 que literalmente prescribe: “Los Miembros circunscribirán las limitaciones o excepciones impuestas a los derechos exclusivos a determinados casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos.”

48

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

IV.6. La observancia de los derechos

El ADPIC es el primer tratado internacional que de modo comprehensivo incorpora estándares sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual Su propósito es hacer del respeto de la propiedad intelectual una realidad y no letra muerta. Para ello establece una batería de recursos para que tal protección sea efectiva. La Parte III del Acuerdo es la más extensa y detallada y comprende secciones sobre obligaciones de carácter general, procedimientos y recursos civiles y administrativos, medidas provisionales, prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera y procedimientos penales.

IV.6.1 Obligaciones generales El Acuerdo comienza estableciendo obligaciones generales (ver recuadro IV.6) tales como la adopción de medidas eficaces y recursos

ágiles

para

prevenir

infracciones

y

recursos

que

constituyan medios eficaces de disuasión de nuevas infracciones.

Por otro lado el Acuerdo establece que sin perjuicio del detalle de sus disposiciones no existe obligación especifica para instaurar un órgano judicial especializado para dirimir controversias sobre la materia.

49

Comercio y propiedad intelectual.

➢

➢

➢ ➢

Módulo 1

Recuadro IV.6: Observancia, obligaciones generales (ADPIC, Parte III, 1) Asegurar procedimientos de observancia que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones.

Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso.

Los procedimientos deben ser justos y equitativos y no innecesariamente complicados o gravosos, ni comportar plazos injustificables o retrasos innecesarios.

Las decisiones deben basarse en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas.

No existe obligación de establecer un sistema judicial para la observancia distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general. ADPIC igualmente no establece obligación alguna con respecto a la distribución de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos y los destinados a la observancia de la legislación en general.

IV.6.2 Procedimientos y recursos civiles y administrativos

Una detallada sección del Acuerdo contempla los procedimientos y recursos civiles y administrativos que deben incorporanse en los sistemas nacionales. Se destaca al respecto la necesidad de procedimientos

justos

y

equitativos,

disposiciones

sobre

la

presentación de pruebas sobre posibles infracciones, normas sobre mandamientos judiciales, el derecho a un resarcimiento adecuado para compensar daños sufridos por la infracción, etc.

El recuadro IV.7 resume los estándares mínimos incluidos en el ADPIC

con

respecto

a

procedimientos

y

recursos

civiles

y

administrativos.

50

Comercio y propiedad intelectual.

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

Módulo 1

Recuadro IV.7: Procedimientos y recursos civiles y administrativos (ADPIC, Parte III, 2) Los procedimientos deben ser justos y equitativos y en este sentido los demandados tendrán derecho a ser notificados por escrito en tiempo oportuno y con detalles suficientes sobre el fundamento de la reclamación. Todas las partes estarán debidamente facultadas para sustanciar sus alegaciones y presentar todas las pruebas pertinentes.

Se prevén principios reguladores para la presentación de pruebas tales como que las autoridades judiciales tendrán facultad para ordenar bajo ciertos supuestos, que la parte infractora aporte pruebas bajo su control con sujeción a condiciones que garanticen la protección de la información confidencial.

Las autoridades judiciales podrán estar habilitadas a adoptar medidas especiales en caso de que una de las partes en el procedimiento deniegue voluntariamente y sin motivos sólidos el acceso a información necesaria o de otro modo no facilite tal información u obstaculice de manera sustancial un procedimiento relativo a una medida adoptada para asegurar la observancia de un derecho. Se prescribe al respecto que habrá lugar a formular determinaciones preliminares y definitivas, afirmativas o negativas, sobre la base de la información que les haya sido presentada a la autoridad, con inclusión de la reclamación o de la alegación presentada por la parte afectada desfavorablemente por la denegación del acceso a la información, a condición de que se dé a las partes la oportunidad de ser oídas respecto de las alegaciones o las pruebas.

Las autoridades judiciales tendrán facultad para proceder a mandamientos judiciales para impedir que productos importados infractores entren en los circuitos comerciales, inmediatamente después del despacho de aduana. Sin embargo, no hay tal obligación en relación con una materia protegida que haya sido adquirida o pedida por una persona antes de saber o tener motivos razonables para saber que operar con esa materia comportaría infracción de derechos de la propiedad intelectual.

Respecto de perjuicios, el ADPIC faculta ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción de su derecho, causada por un infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.

Las autoridades judiciales están asimismo facultadas para ordenar al infractor que pague los gastos del titular del derecho, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes. Cuando así proceda, las autoridades judiciales podrán conceder reparación por concepto de beneficios y/o resarcimiento por perjuicios reconocidos previamente, aun cuando el infractor, no sabiéndolo o no teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.

El ADPIC contempla otros recursos con el fin de establecer medios eficaces de disuasión de las infracciones. A estos efectos, las autoridades judiciales pueden ordenar que las mercancías sean separadas de los circuitos comerciales o que sean destruidas

51

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

IV.6.3 De las medidas provisionales La Sección 3 de esta parte del Acuerdo detalla las medidas provisionales que las autoridades judiciales pueden ordenar a fin de evitar

que

pertinentes

se

produzcan

relacionadas

infracciones con

la

o

presunta

preservar

pruebas

infracción.

Estas

disposiciones prevén la posibilidad de facultar a las autoridades judiciales para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas principalmente: a evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales al mismo tiempo que preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción. Estas medidas pueden adoptarse, en ciertas circunstancias, sin haber oído a la otra parte. El Acuerdo establece en estas materias una serie de salvaguardias, tales como exigir al demandante la presentación de pruebas de que razonablemente disponga con el fin de preservar las mínimas reglas de debido proceso.

IV.6.4 De las medidas de frontera El

ADPIC

establece

igualmente

prescripciones

especiales

relacionadas con las medidas que puedan adoptarse en frontera a fin de evitar que se despachen en aduanas mercancías que lesionarían

los

intereses

de

los

titulares

de

derechos,

particularmente en casos de marcas y derechos de autor.

El recuadro IV.8 resume las medidas principales previstas en el Acuerdo en su Parte III,4.

52

Comercio y propiedad intelectual.

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

Módulo 1

Recuadro IV.8: Medidas de frontera (ADPIC, Parte III, 4) El titular de un derecho, que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías piratas que lesionan el derecho de autor puede presentar una demanda con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías para libre circulación.

El Acuerdo, sin establecer obligación vinculante sobre la materia, deja la puerta abierta para que se haga dicha demanda también respecto de mercancías que supongan otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual.

Podrá establecerse igualmente procedimientos análogos para que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías destinadas a la exportación desde su territorio.

El titular del derecho debe presentar pruebas suficientes que demuestren que existe presunción de infracción de su derecho ofreciendo una descripción detallada de las mercancías de modo que puedan ser reconocidas con facilidad por la autoridad aduanera.

Igualmente, se exigirá al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos. Esa fianza o garantía equivalente no deberá disuadir indebidamente del recurso a estos procedimientos.

Las medidas de suspensión de despacho quedan sujetas a ciertos plazos (plazo no superior a 10 días hábiles contado a partir de la comunicación de la suspensión al demandante) y procedimientos especiales incluidos la ampliación del plazo.

Bajo ciertas condiciones previstas en el Acuerdo, las autoridades competentes podrán actuar de oficio, por propia iniciativa, suspendiendo el despacho de aquellas mercancías respecto de las cuales se tenga presunción de que infringen un derecho de propiedad intelectual.

El ADPIC permite excluir de la aplicación de estas medidas situaciones respecto de pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas.

IV.6.5 Procedimientos y sanciones penales Finalmente,

el

ADPIC

establece

una

única

disposición

sobre

procedimientos y sanciones penales en especial en casos de falsificación dolosa de marcas o de piratería lesiva al derecho de autor. El recuadro IV.9 reproduce esta importante disposición del Acuerdo la que ha experimentado nuevos desarrollos en el marco de los tratados de libre comercio que un importante número de países de la América Latina y del Caribe ha suscrito en años recientes y en particular en el reciente concluido tratado plurilateral, el TPP. 53

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

Recuadro IV.9: Procedimientos Penales (Sección 5, Parte III del ADPIC, Artículo 61)

Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial.

Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente.

Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito.

Los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.

¿Dudas, interrogantes?

• •

• • •

¿Es legítimo afirmar que el Acuerdo sobre los ADPIC restringe el espacio de políticas públicas en materia de propiedad intelectual? ¿Es compatible con el ADPIC discriminar en términos de sectores tecnológicos en la concesión de una patente? ¿Podría excluirse de la patentabilidad invenciones consideradas no compatibles con el medio ambiente? ¿Es congruente con el Acuerdo la legislación del estado de Saratoga North que limita la duración de las patentes a 18 años? ¿Tanto los derechos de autor como las patentes son absolutos en términos de no permitir excepciones? ¿Se limita el Acuerdo ADPIC a establecer sólo principios generales sobre protección sin preocuparse de que las legislaciones nacionales respectivas establezcan medidas eficaces sobre el cumplimiento y observancia de tales derechos?

54

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

Síntesis de la unidad

Uno de los aspectos centrales del Acuerdo de los ADPIC es el establecimiento de un conjunto potente de estándares mínimos de protección de los derechos de propiedad intelectual. La unidad III del módulo ha detallado estos estándares en las categorías principales de la propiedad intelectual (ej. patentes, derecho de autor, etc.). Igualmente, la unidad ha destacado que una novedad notable del ADPIC ha sido el establecimiento de un marco regulatorio detallado respecto de la observancia de los derechos de propiedad intelectual particularmente en los casos de piratería de productos protegidos por el derecho de autor o falsificación de marcas incluyendo al respecto principios generales y prescripciones detalladas

sobre

recursos

civiles

y

administrativos,

medidas

provisionales, medidas de frontera y sanciones penales.

55

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

Unidad V: Sistema de Solución de diferencias

Objetivos de aprendizaje

•

Entender las formas de aplicación del mecanismo de solución de diferencias

como

parte

integral

del

sistema

comercial

internacional y modalidades sobre la interpretación del ADPIC. •

Analizar cómo funciona el mecanismo de solución de diferencias y comprender su relevancia respecto a la resolución de disputas alrededor de la propiedad intelectual.

•

Distinguir las diferentes formas de reclamación a partir del análisis de casos de aplicación del mecanimo de solución de diferencias de la OMC.

V.1. Introducción a la unidad El Entendimiento de Solución de Diferencias (ESD) de la OMC es uno

de

las

conquistas

importantes

de

la

Ronda

Uruguay,

representando un significativo cambio respecto del GATT 1947. La necesidad de activar el mecanismo de disputas surge siempre que una Parte en un acuerdo comercial considere que los beneficios que obtuvo de los compromisos negociados hayan sido afectados por medidas tomadas por otro Miembro. La idea central del sistema comercial internacional es que los beneficios económicos y ventajas producto de la liberalización comercial, sean mutuos y recíprocos.

Por su parte, el objetivo del mecanismo de solución de diferencias es restablecer, tan pronto como sea posible, la situación en que el socio comercial pueda recibir plenamente los beneficios que le corresponden bajo el respectivo acuerdo comercial.

56

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

El mecanismo de solución de diferencias - extensivo al ADPIC (ver Artículo 64, ADPIC) -incluye entre sus dispositivos el recurso a la retorsión comercial y retorsión cruzada, como sea el caso, a fin de corregir las medidas tomadas por un Miembro que afectarían la competitividad comercial de otro Miembro. El uso de la retorsión cruzada tratándose de la propiedad intelectual presenta dificultades conceptuales importantes como confirman

algunas

diferencias

sometidas al mecanismo de solución de diferencias de la OMC. (Abbott, 2009).

V.2. El caso de las llamadas reclamaciones sin violación.

Un aspecto particular del sistema de diferencias de la OMC extensivo a los derechos de propiedad intelectual- es el hecho que el mecanismo incluye reclamaciones que inciden también en medidas que no necesariamente contravengan formalmente el acuerdo comercial pero que una de las Partes considere que anulan o menoscaben los beneficios que razonablemente pudo haber esperado recibir de la aplicación de las disposiciones de ese acuerdo.

En el sistema de la OMC la diferencia entre los recursos por violación y aquellas en que no exista infracción, es que bajo la primera situación la competitividad se ve afectada por la violación de un Miembro a una determinada obligación de alguno de los acuerdos de la OMC. En el caso de diferencias por la segunda situación, por el contrario, esta relación de competitividad se ve afectada por acciones por parte de un Miembro, en sí consistentes con los acuerdos pero que en definitiva resultan en un menoscabo de ciertas concesiones tales como el acceso al mercado de la otra Parte. (Ver, UNCTAD-ICTSD, 2005), Es considerada en consecuencia una causa válida para accionar, en el contexto del sistema de diferencias, si un Miembro, por simples medidas internas frustra las expectativas legítimas de los demás Miembros con relación

a las ventajas competitivas que sus 57

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

productos han obtenido por una concesión arancelaria negociada.

(UNCTAD-ICTSD, 2005) En el contexto de la propiedad intelectual ello podría ocurrir hipotéticamente, por ejemplo, con la fijación de precios a la venta de medicamentos o por la concesión de una licencia obligatoria sobre una patente. El Miembro teóricamente afectado podría argumentar que en tales circunstancias, sus expectativas comerciales se verán afectadas por medidas de esta naturaleza

que

en el contexto

de

la

OMC

son plenamente

compatibles con el Acuerdo de los ADPIC.

58

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

Expertos han apuntado al hecho que la extrapolación de estas situaciones del sistema tradicional del comercio de mercancías a la propiedad intelectual no es obvia, y que la aplicación automática de acciones en caso que no exista infracción de los derechos de propiedad intelectual no puede ser automática (UNCTAD-ICTSD, 2005, Capítulo 5.3). De alguna manera ello fue reconocido en el ADPIC15 al prescribirse que durante un periodo de cinco años contados desde la fecha de entrada en vigencia del Acuerdo (1995), habría una moratoria sobre la materia. Dada la complejidad de la aplicación del Acuerdo a este tipo de reclamaciones, los cinco años iniciales han sido extendidos y la cuestión de la aplicación del

Según el Artículo 64, ADPIC: "2. Durante un período de cinco años contados a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, para la solución de las diferencias en el ámbito del presente Acuerdo no serán de aplicación los párrafos 1 b) y 1 c) del artículo XXIII del GATT de 1994. 3. Durante el período a que se hace referencia en el párrafo 2, el Consejo de los ADPIC examinará el alcance y las modalidades de las reclamaciones del tipo previsto en los párrafos 1 b) y 1 c) del artículo XXIII del GATT de 1994 que se planteen de conformidad con el presente Acuerdo y presentará recomendaciones a la Conferencia Ministerial para su aprobación. Las decisiones de la Conferencia Ministerial de aprobar esas recomendaciones o ampliar el período previsto en el párrafo 2 sólo podrán ser adoptadas por consenso, y las recomendaciones aprobadas surtirán efecto para todos los Miembros sin otro proceso de aceptación formal."

15

59

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

sistema de diferencias de la OMC a situaciones donde no ha habido una violación estricta del ADPIC sigue siendo parte de la agenda de negociaciones en el seno del Consejo de los ADPIC. En sesiones recientes del Consejo, los Estados Unidos con el apoyo de Suiza ha

En general, las diferencias que se plantean en el marco de la OMC se basan en alegaciones de que un país ha incumplido un Acuerdo o roto un compromiso. Pero en algunas situaciones un gobierno puede recurrir al Órgano de Solución de Diferencias aun cuando no se haya infringido ningún Acuerdo (….) La finalidad es ayudar a mantener el equilibrio de beneficios alcanzado en las negociaciones multilaterales. Por ejemplo, un país puede haber accedido a reducir el arancel que aplica a un producto como parte de un acuerdo sobre acceso a los mercados y subvencionar posteriormente la producción nacional, de modo que las condiciones de competencia siguen siendo las mismas que las que existían cuando aplicaba el arancel inicial. Se podría presentar una reclamación contra este país aunque no exista infracción, a fin de restablecer las condiciones de competencia implícitas en el acuerdo inicial. (ADPIC: Casos de Reclamación sin Infracción, Organización Mundial del Comercio [OMC], para. 1-2). http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/nonviolation_backgro und_s.htm

reiterado la necesidad de poner fin a la moratoria existente sobre el tema.16

El tema de la moratoria fue nuevamente referido a la

Conferencia

Ministerial

de

la

OMC

de

Nairobi

2015

donde

nuevamente a falta de consenso entre los miembros la moratoria ha sido renovada quedando la materia nuevamente en la agenda de discusiones del Consejo de los ADPIC.

En el Consejo de los ADPIC en sesión de Junio 2014, los Estados Unidos hicieron un nuevo llamamiento con el propósito de poner fin a la llamada moratoria. En documento IP/C/W/599, los Estados Unidos citan jurisprudencia de la OMC y referencia a otros factores para refutar varias de las reservas planteadas respecto de la moratoria. Se afima que las reclamaciones "no basadas en una infracción" son perfectamente conformes con el Acuerdo sobre los ADPIC. Ver http://www.wto.org/spanish/news_s/news14_s/trip_ss_11jun14_s.htm#nonviolation (05/08/2014) 16

60

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

V.3. Actividad del sistema de solución de diferencias en casos sobre la propiedad intelectual Desde la entrada en vigencia del ADPIC más de 30 reclamaciones relacionadas con la propiedad intelectual han sido sometidas al mecanismo del ESD. El recuadro V.1 resume los casos presentados desde 1996 a la fecha. Es notable y probablemente consecuente con los antecedentes que incorporan el ADPIC al sistema de la OMC el hecho que en la primera etapa de su vigencia hayan sido los países desarrollados, particularmente los Estados Unidos –más del 50% de las reclamaciones- y luego las Comunidades Europeas, los que sean los

principales

reclamantes

ante

el

Órgano

de

Solución

de

Diferencias (OSD), pero no solamente planteando cuestiones contra países en desarrollo sino que igualmente a fin de zanjar diferencias entre estos mismos países industrializados. (Ver Pauwlyn, 2010) La mayoría de estas diferencias se han relacionado con la esfera de las patentes

particularmente

farmacéuticos,

seguidas

en por

casos

vinculados

cuestiones

sobre

con

productos

observancia

y

materias relacionadas con el derecho de autor.

61

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

Recuadro V.1: Tabla sobre reclamaciones de Estados Miembros sobre cuestiones relacionadas con la aplicación e interpretación del ADPIC Año

Reclamante

1996

Estados Unidos de América

Japón

DS28, Medidas aplicables en materia de grabaciones sonoras, 9 de febrero de 1996

Estados Unidos de América

Pakistán

DS36, Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura, 30 de abril de 1996

Estados Unidos de América

Portugal

DS37, Protección mediante patente al amparo de la Ley de Propiedad Industrial, 30 de abril de 1996

Comunidades Europeas

Japón

DS4, Medidas aplicables en materia de grabaciones sonoras, 28 de mayo de 1996

Estados Unidos de América

India

DS50, Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura, 2 de julio de 1996

Estados Unidos de América

Indonesia

DS59, Determinadas medidas que afectan a la industria del automóvil, 8 de octubre de 1996

Comunidades Europeas

India

DS79, Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura, 28 de abril de 1997

Estados Unidos de América

Irlanda

DS82, Medidas que afectan a la concesión del derecho de autor y derechos conexos, 14 de mayo de

1997

Reclamado

Diferencia

62

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

1997

1998

1999

Estados Unidos de América

Dinamarca

DS83, Medidas que afectan a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, 14 de mayo de 1997

Estados Unidos de América

Suecia

DS86, Medidas que afectan a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, 28 de mayo de 1997

Comunidades Europeas

Canadá

DS114, Protección mediante patente de los productos farmacéuticos, 19 de diciembre de 1997

Estados Unidos de América

Comunidades Europeas

DS115, Medidas que afectan a la concesión del derecho de autor y derechos conexos, 6 de enero de 1998

Estados Unidos de América

Comunidades Europeas

DS124, Observancia de los derechos de propiedad intelectual por estaciones de televisión, 30 de abril de 1998

Estados Unidos de América

Grecia

DS125, Observancia de los derechos de propiedad intelectual por estaciones de televisión, 4 de mayo de 1998

Canadá

Comunidades Europeas

DS153, Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura, 2 de diciembre de 1998

Comunidades Europeas

Estados Unidos de América

DS160, Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos, 26 de enero de 1999

Estados Unidos de América

Canadá

DS170, Período de protección mediante patente, 6 de mayo de 1999

63

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

Estados Unidos de América

Argentina

DS171, Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y protección de los datos de pruebas relativos a los productos químicos para la agricultura, 6 de mayo de 1999

Estados Unidos de América

Comunidades Europeas

DS174, Medidas relacionadas con la protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios, 1 de junio de 1999

Comunidades Europeas

Estados Unidos de América

DS176, Artículo 211 de la Ley Ómnibus de Asignaciones de 1998, 8 de julio de 1999

Comunidades Europeas

Estados Unidos de América

DS186, Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930 y modificaciones de la misma, 12 de enero de 2000

Estados Unidos de América

Argentina

DS196, Determinadas medidas relativas a la protección de patentes y de los datos de pruebas, 30 de mayo de 2000

Estados Unidos de América

Brasil

DS199, Medidas que afectan a la protección mediante patente, 30 de mayo de 2000

2001

Brasil

Estados Unidos de América

DS224, Código de patentes de los Estados Unidos, 31 de enero de 2001

2003

Australia

Comunidades Europeas

DS290, Protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios, 17 de abril de 2003

2007

Estados Unidos de América

China

DS362, Medidas que afectan a la protección y observancia de los

2000

64

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

derechos de propiedad intelectual, 10 de abril de 2007 2010

India

Unión Europea y un Estado miembro

DS408, Confiscación de medicamentos genéricos en tránsito,11 de mayo de 2010

Brasil

Unión Europea y un Estado miembro

DS409, Confiscación de medicamentos genéricos en tránsito, 12 de mayo de 2010

Australia

DS-435/441/458/467 Determinadas medidas relativas a las marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas y otras prescripciones de empaquetado genérico aplicables a los productos de tabaco y al empaquetado de esos productos

2012- Honduras, 2013 Ucrania, República Dominicana, Cuba, Indonesia

Fuente: (OMC) http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_agreements_index_s .htm?id=A26#selected_agreement

No

todas

las

reclamaciones

citadas

han

derivado

en

una

controversia formal seguida del establecimiento de un Grupo Especial. Varias de ellas han sido resueltas en consultas entre las partes o aplazadas en su consideración final. Respecto de las diferencias

que

han conducido al

establecimiento

de

grupos

especiales ellas se han relacionado principalmente: con la aplicación de medidas transitorias y la aplicación en particular del Artículo 70 del Acuerdo como han sido los casos contra India 17 y Canadá18; cuestiones alrededor de la aplicación del test de los tres pasos en Ver OMC, DS50 India — Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura (1997).

17

Ver OMC, DS170 Canadá — Período de protección mediante patente (Reclamante: Estados Unidos de América), 6 de mayo de 1999.

18

65

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

casos de excepciones al derecho de autor 19 y patentes,20 la apropiación de una marca,21 la aplicación de disposiciones sobre indicaciones geográficas por parte de las CE,22 el caso contra China por medidas que afectan la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual en el caso particular del derecho de autor.23 Otra controversia importante en cuanto a la interpretación del Acuerdo de los ADPIC ha sido la reclamación de Estados Unidos contra Brasil respecto de medidas relativas a licencias obligatorias y su relación con la obligación de explotación local de las invenciones.

La diferencia entre los dos países fue temporalmente superada pero no llegando a conclusiones definitivas sobre las cuestiones de interpretación

originalmente

compatibilidad

de

conceder

planteadas licencias

en

cuanto

obligatorias

por

a

la

la

no

explotación local de una patente con lo previsto sobre la materia en el ADPIC.

24

(Tema que retomamos en el Módulo 4)

Como sugiere el recuadro V.1, los más recientes casos presentados al mecanismo de diferencias incluyen como reclamantes a tres países de la región que han demandado a Australia por posibles inconsistencias con el ADPIC como consecuencia de medidas adoptadas por el reclamado en relación a prescripciones de empaquetado genérico que obligan a destacar de modo prominente los peligros a la salud resultante del consumo del tabaco. Estas

Ver DS160 Estados Unidos de América — Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos (1999).

19

Ver DS114 Canadá — Protección mediante patente de los productos farmacéuticos (Reclamante: Comunidades Europeas) (1997) 20

Ver DS176 Estados Unidos de América — Artículo 211 de la Ley Ómnibus de Asignaciones de 1998 (1999).

22 DS174, Comunidades Europeas — Medidas relacionadas con la protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios (1999).

21

Ver DS362 China — Medidas que afectan a la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual (2007).

23

24

Ver DS199 Brasil — Medidas que afectan a la protección mediante patente (2000).

66

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

prescripciones según los demandantes serían contrarias a los estándares de protección del Acuerdo relativos a las marcas de fábrica o de comercio.

El caso Australia-tabaco –pendientes al momento de redactar este módulo- dejan de manifiesto interesantes interrogantes sobre la relación marcas y comercio internacional y sobre todo aquellas relativas al impacto social de la propiedad intelectual y su relación con aspectos de salud pública. Una serie de disposiciones del Acuerdo se encuentran implicadas en esta diferencia incluyendo las disposiciones del Artículo 8 al que hemos hecho referencia en la unidad III de este módulo y las disposiciones respectivas del Acuerdo sobre protección de marcas comerciales. El recuadro V.2, a continuación, destaca las disposiciones relevantes del ADPIC que se encuentran en colisión en las diferencia sobre las medidas de protección a la salud y el comercio del tabaco.

Recuadro V.2: Extractos de disposiciones del Acuerdo ADPIC relacionados con el caso Australia-tabaco Deseosos de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo;… [Preámbulo del Acuerdo].

Insistiendo en la importancia de reducir las tensiones mediante el logro de compromisos más firmes de resolver por medio de procedimientos multilaterales las diferencias sobre cuestiones de propiedad intelectual relacionadas con el comercio;… [Preámbulo].

Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo. [Art. 8.1].

La naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca. [Articulo 15.4].

67

Comercio y propiedad intelectual.

Mรณdulo 1

No se complicarรก injustificablemente el uso de una marca de fรกbrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, como por ejemplo el uso con otra marca de fรกbrica o de comercio, el uso en una forma especial o el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. [Art. 20].

68

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

¿Dudas, interrogantes?

•

•

•

¿Es legítimo presentar al mecanismo de solución de diferencias de la OMC una situación que no implica directamente la violación de un acuerdo comercial tal como el ADPIC? ¿Qué consecuencias puede traer el incumplimiento de una decisión del sistema de diferencia de la OMC con respecto al país infractor?

En los casos planteados contra Australia por prescripciones de empaquetado del tabaco que destaquen los peligros sanitarios de su consumo, ¿cómo expresaría usted la compatibilidad entre el derecho exclusivo del titular de una marca a no ser injustificadamente afectado en su uso con el de la autoridad del Estado a proteger la salud pública?

Síntesis de la unidad

El sistema de solución de diferencias de la OMC es un instrumento importante para velar por una correcta interpretación de los acuerdos comerciales partes del sistema de la OMC. El ADPIC siendo uno de estos acuerdos se encuentra sometido igualmente al sistema de diferencias que puede tener como consecuencias retorsiones comerciales. Desde la vigencia del Acuerdo ha habido un número significativos de diferencias sobre su correcta interpretación.

69

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

Referencias25

Abbott, F. M. (2009). Cross-Retaliation in TRIPS: Options for Developing

Countries.

ICTSD

Programme

on

Dispute

Settlement and Legal Aspects of International Trade (Vol. 8).

Geneva: International Centre for Trade and Sustainable Development

(ICTSD).

Disponible

en:

http://www.ictsd.org/sites/default/files/research/2009/06/cro ss-retaliation-in-trips.pdf Commission on Intellectual Property Rights (2002). Integrating Intellectual Property Rights and Development Policies.

Disponible en http://www.iprcommission.org/papers/pdfs/final_report/ciprfu llfinal.pdf.

Correa, C. (2007). Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPS Agreement. Oxford: Oxford University Press Correa, C. (Ed.) (2010). Research Handbook on the Interpretation and Enforcement of Intellectual Property under WTO Rules (Vols. 1-2). Cheltenham: Edward Elgar.

Deere,

C.

(2008).

The

Implementation

Game:

The

TRIPS

Agreement and the Global Politics of Intellectual Property Reform in Developing Countries. Oxford: Oxford University Press.

Gervais, D. (2008). The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis. London: Sweet & Maxwell.

El autor principal ha recurrido en su preparación a diversas referencias bibliográficas la mayoría de ellas mencionadas en la lista incluida en este módulo. Particularmente, este módulo recurre a trabajos anteriores de Pedro Roffe en su capacidad de autor individual (por ejemplo en publicaciones de CEPAL, capítulo 20 en libro editado por Mario Matus, publicación pendiente) o como responsable principal de trabajos publicados por Naciones Unidas (por ejemplo, UNCTAD 1997 y ICTSD-UNCTAD, Resource Book on TRIPS, 2005). La lista incluye igualmente referencias adicionales no necesariamente mencionadas en el texto principal pero de utilidad para mayor conocimiento de los temas.

25

70

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

Kur, A. & Levin, M. (2011). Intellectual Property Rights in a Fair World

Trade

System:

Proposals

for

Reform

of

TRIPS.

Cheltenham: Edward Elgar.

Machlup, F. & Penrose, E. (1950). The Patent Controversy in the 19th Century. The Journal of Economic History, 10(1), 1-29.

Machlup, F. (1958). An Economic Review of the Patent System:, Study of the Subcommittee on Patents, Trademarks, and Copyrights of the Committee on the Judiciary, US Senate, 85th Congress, Washington, DC Government Printing Office Maskus, K.E. (2000). Intellectual Property Rights in the Global Economy.

Washington

D.C.:

Institute

for

International

Economics.

Maskus, K.E. & Reichman, J. (Eds.) (2005). International Public Goods and Transfer of Technology: Under a Globalized Intellectual

Property

Regime.

Cambridge:_

Cambridge

University Press.

Max Planck Institute for Innovation and Competition (2008).

Declaración por una interpretación equilibrada de la “Regla de los

tres

pasos”

en

el

derecho

de

autor

[A

balanced

interpretation of the “three-step test” in copyright law].

Recuperado

de

http://www.ip.mpg.de/files/pdf2/declaration_three_step_test _final_spanish1.pdf, Max Planck Institute for Innovation and Competition (2014).

Declaration on Patent Protection, Regulatory Sovereignty under

TRIPS.

Recuperado

de:,

http://www.ip.mpg.de/files/pdf3/Patent_Declaration_en.pdf Melendez-Ortiz. Ricardo & Pedro Roffe, editors (2009), Intellectual Property

and

Sustainable

Development:

Development

71

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

Agendas in a Changing World, Elgar Intellectual Property and Global Development Okediji, R. (2004). Computer Software and Electronic Commerce Development in the Information Age: Issues in the Regulation of Intellectual Property Rights (Vol. 99, pp. 20-24). Geneva: International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD)

&

United

Development

Nations

Conference

(UNCTAD).

on

Trade

and

Recuperado

de

http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/CS_Okediji.pdf Organización Mundial del Comercio [OMC](s.f.). ADPIC: Casos de reclamación

sin

infracción

(párrafo

2

del

artículo

64),

Antecedentes y situación actual. Recuperado en Septiembre 21,

2014,

de

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/nonviolation_ba ckground_s.htm Organización Mundial del Comercio [OMC] (2014, Junio 11).

Propiedad

intelectual:

reunión

formal

del

consejo:

Los

miembros hablan de la tecnología verde, la ‘incubación’ y las diferencias relacionadas con la propiedad intelectual cuando no

se

infringen

normas.

Recuperado

de

http://www.wto.org/spanish/news_s/news14_s/trip_ss_11jun 14_s.htm#nonviolation Organización Mundial del Comercio [OMC] Solución de diferencias: las diferencias; Indice de diferencias por acuerdo. Recuperado en abril de 2016, de http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_agreeme nts_index_s.htm?id=A26#selected_agreement Organización Mundial del Comercio, (2015) The Making of the TRIPS Agreement: Personal insights from the Uruguay Round negotiations, Edited by J, Wattal and A. Taubman, WTO/20 years (referencia en 72

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/trips_agreeflyer _e.pdf (Abril 2016) Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI] (2016a).

Derecho

de

autor.

Recuperado

de:

http://www.wipo.int/about-ip/es/index.html#ip Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI] (2016b). ¿Qué

es

una

patente?.

Recuperado

de:

http://www.wipo.int/patents/es/#basics Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI] (2016c).

Marcas. Recuperado de http://www.wipo.int/trademarks/es/ Pauwelyn, J. (2010), The Dog That Barked But Didn’t Bite: Fifteen Years of Intellectual Property Disputes at the WTO, 1 Journal of International Dispute Resolution (2010), 389-429 Roffe, P. (2007). La propiedad intelectual y la agenda económica internacional: EL papel de América Latina. La Ley: Buenos Aires.

Roffe, P & Vea, G. (2009). The WIPO Development Agenda in an Historical and Political Context. N. W. Netanel [Ed.]. The Development

Agenda:

Global

Intellectual

Property

and

Developing Countries (pp.79-109). Oxford: Oxford University Press, pp.79-109.

Roffe, P. (2010), Intellectual Property, development concerns and developing countries, in Faundez, Julio and Celine Tan (2010), International Economic Law, Globalization and Developing Countries, Edward Elgar Publishing Limited, pp. 307-330 Roffe, P. (2014). El acuerdo sobre los ADPIC: Veinte años después.

Anuario Andino de Derechos Intelectuales, 10(10), 29-60.

Roffe, P. El Acuerdo de los ADPIC, capítulo 20, libro bajo la dirección de Mario Matus sobre la OMC (próxima publicación) 73

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

Sell, S. (2003). Private Power, Public Law: The Globalization of Intellectual Property Rights. Cambridge: Cambridge University Press.

Seuba, X. (Ed.) (2013). Propiedad Intelectual, Competencia y Aspectos Regulatorios del Medicamento: Determinantes Internacionales y Política Públicas. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, disponible en http://www.ictsd.org/themes/innovation-andip/research/propiedad-intelectual-competencia-y-aspectosregulatorios-del.

Seuba, X. (2010). Free Trade of Pharmaceutical Products: The Limits of Intellectual Property Enforcement at the Border (Vol. 27). Geneva: International Centre for Trade and Sustainable Development,

(ICTSD).

Recuperado

de

http://www.ictsd.org/sites/default/files/research/2011/12/fre e-trade-of-pharmaceutical-products.pdf (Abril 2016) UNCTAD (1997). The TRIPS Agreement and Developing Countries, United Nations publication, Sales No. E.96.II.D.10 UNCTAD-ICTSD (2005). Resource Book on TRIPS and Development: An authoritative and practical guide to the TRIPS Agreement.

Cambridge: Cambridge University Press Watal, J. (2001). Intellectual Property Rights in the WTO and Developing Countries: Oxford University Press, India and Kluwer Law International: Kluwer Law International

Referencias en Línea •

ICTSD

http://ictsd.org/

•

IP Watch

http://www.ip-watch.org/weblog/ 74

Comercio y propiedad intelectual.

Módulo 1

•

OMC

http://www.wto.org/

•

OMPI

http://www.wipo.int/about-wipo/en/what_is_wipo.html

75