Marchi e brevetti

IL MARCHIO

Quali aspetti considerare nella scelta?

Il marchio, oltre a rappresentare un importante asset aziendale, veicola molteplici messaggi e informazioni, come gli standard qualitativi e le caratteristiche del prodotto o del servizio, i valori e gli obiettivi dell’azienda. Il marchio, quindi, non è solo un indicatore dell’origine commerciale del prodotto che contraddistingue, ma è anche uno strumento di comunicazione. Affinché il consumatore percepisca chiaramente i messaggi trasmessi, è opportuno studiare appropriate strategie di marketing e dirigere risorse e sforzi nella ricerca, progettazione e sviluppo del proprio marchio, nonché nella tutela dello stesso. In tale ottica è importante coinvolgere i professionisti del marketing e i consulenti in Proprietà Industriale, realizzando sinergie, condividendo idee e valutando possibili opzioni, che rispondano alle esigenze dell’azienda e agli interessi commerciali, senza trascurare il quadro normativo. A tal ultimo fine si renderà tra l’altro necessario verificare se il marchio prescelto possieda i requisiti stabiliti dalla legge ai fini della registrazione (e per certi aspetti anche dell’uso di esso), ossia la novità, la distintività e la liceità.

NOVITÀ

Un marchio è nuovo se non è anticipato da marchi o da altri segni (ad esempio denominazioni sociali, nomi a dominio) uguali o siLaura Salustri Partner - Trademark Attorney

mili altrui, per prodotti identici od affini. L’obiettivo è di evitare che si crei confusione nel mercato, inducendo erroneamente il consumatore a credere che i prodotti e servizi contraddistinti dal proprio marchio provengano da altre aziende titolari di marchi od altri segni uguali o simili. Naturalmente quando i marchi sono identici e contraddistinguono prodotti o servizi uguali, il rischio di confusione è facilmente riscontrabile. L’esercizio diventa più complesso quando i marchi sono simili e designano prodotti uguali o simili. Sebbene in tali casi non esistano regole ferree per determinare se sussista o meno un rischio di confusione, la giurisprudenza ha definito alcuni criteri di massima, basando la valutazione sulla comparazione visiva, fonetica e concettuale dei marchi e sulla comparazione dei prodotti e dei servizi, tenendo conto, tra gli altri, della natura e della destinazione dei prodotti e dei servizi, dei canali di distribuzione, dei punti vendita, dei produttori, dei metodi di uso, della concorrenzialità e complementarietà. Ad esempio l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (= EUIPO) ha ritenuto confondibili i seguenti marchi per formaggi, yogurt, tzatziki, smetana [panna acida], skyr, ryazhenka [latte fermentato cotto al forno]: L’Ufficio ha affermato quanto segue: “(…) Formaggi sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti. I restanti prodotti del marchio impugnato, ossia formaggi a pasta molle stagionati; (….) sono tutti prodotti caseari (o loro derivati) così come i formaggi dell’opponente. Anche se non si può escludere che alcuni dei prodotti impugnati coincidano in numerosi criteri pertinenti quali la loro natura, lo scopo, il metodo d’uso, che siano complementari, in competizione o che siano addirittura identici, tali prodotti appartengono chiaramente a un settore omogeneo nel mercato. Inoltre essi sono quanto meno prodotti dalle stesse imprese, sono destinati al medesimo utilizzatore finale e sono venduti attraverso gli stessi canali di distribuzione.

Pertanto, tutti questi prodotti contestati sono almeno simili in basso grado ai formaggi dell’opponente. (…) Visivamente e sotto il profilo fonetico, i segni sono simili nella misura in cui quattro lettere (su cinque) “M*SER” del marchio anteriore sono riprodotte (nella stessa sequenza) nell’elemento verbale dominante (e distintivo) del marchio impugnato. I segni differiscono nella seconda lettera di questi elementi, ossia la ‘O’ nel marchio anteriore e la ‘A’ nell’elemento dominante e distintivo del marchio impugnato. La presenza di un accento sulla quarta lettera dell’elemento verbale del marchio impugnato non comporterà alcuna differenza significativa a livello fonetico e visuale. I segni differiscono inoltre negli elementi verbali (e numerici) che compongono l’espressione secondaria e non distintiva “FORMAGGI dal 1890” che molto probabilmente non verrà nemmeno pronunciata. A livello visivo i segni differiscono anche nella banale stilizzazione degli elementi verbali del marchio impugnato e negli elementi figurativi che fungono da sfondo agli elementi verbali (e numerici) di questo marchio. Tuttavia tali elementi figurativi sono non distintivi o molto deboli. Inoltre bisogna tener conto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37) (…)” (decisione del 22.05.2020 che statuisce sull’opposizione No. B 3080536).

Marchio anteriore

MOSER

Formaggi Formaggi; formaggi a pasta molle stagionati; formaggi bianchi freschi colati; formaggi cremosi; formaggi freschi non stagionati; formaggi cremosi bianchi; formaggi misti; creme da spalmare a base di formaggio; creme da spalmare a base di latte a basso contenuto di grassi; creme da spalmare a base di latticini; cheddar; cancoillotte (formaggio francese cremoso); burro; formaggio grattugiato pronto; formaggio erborinato; formaggio lavorato; formaggio tipo ricotta; formaggio di pecora; formaggio di capra; formaggio colato; formaggio bianco a base di latte fermentato (cottage); formaggio alle erbe; formaggio affumicato; formaggio a pasta molle; formaggio a pasta dura; formaggio a crosta fiorita; formaggio a basso contenuto di grassi; formaggi stagionati; kefir; latte; ghi; latte cagliato; quark; prostokvasha [latte cagliato]; panna [prodotto lattiero]; miscele di formaggi; mascarpone; yogurt; tzatziki; smetana [panna acida]; skyr; ryazhenka [latte fermantato cotto al forno].

Marchio contestato

DISTINTIVITÀ

Il carattere distintivo di un marchio corrisponde alla sua idoneità a distinguere i prodotti e servizi di un’impresa da quelli di

un’altra, ossia alla sua originalità. Il marchio non potrà essere uguale alle denominazioni generiche dei prodotti e servizi contraddistinti, né alle indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono. Tali diciture, infatti, non potranno essere oggetto di un diritto di esclusiva, ma sono fruibili da chiunque per designare i prodotti o servizi, o loro caratteristiche. Ad esempio l’EUIPO ha respinto la domanda di marchio UE:

FIOR DI LATTE DI NAPOLI

per prodotti caseari e loro succedanei e fornitura di alimenti e bevande, poiché tale denominazione non presenta elementi fantasiosi, distintivi, bensì informa immediatamente e senza ulteriori riflessioni i consumatori in merito alla natura ed alle caratteristiche dei prodotti/servizi per i quali è stata presentata la domanda. Qualora, tuttavia, il marchio non fosse costituito esclusivamente dalla denominazione generica o descrittiva, ma quest’ultima fosse abbinata ad elementi denominativi e/o figurativi di fantasia, il marchio sarebbe meritevole di tutela. Ad esempio, è stato ammesso a registrazione il marchio dell’UE:

poiché è formato dalla dicitura generica o descrittiva “Fior di latte” unitamente alla dicitura di fantasia “Gran Luna”. Nell’insieme, il segno è distintivo.

LICEITÀ

È inoltre importante verificare che il segno non sia 1) contrario alla legge, all’ordine pubblico ed al buon costume, e 2) non sia idoneo ad ingannare il pubblico. Per quanto riguarda il primo aspetto, si tratta di un principio generale del nostro ordinamento, come dell’UE. In tale ottica, l’UIBM (= Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) ha rifiutato il marchio:

poiché, “per sé contrario all’ordine pubblico un cartello con un individuo con una pistola pronta a sparare. Si ricorda infatti che nel nostro ordinamento la difesa dei cittadini, salvo situazioni eccezionali, è riservata agli organi di Polizia”. Quanto all’aspetto dell’ingannevolezza, è importante che il segno non induca in errore il pubblico in merito alla provenienza geografica, alla natura, od alla qualità dei prodotti e dei servizi. Ad esempio l’EUIPO ha respinto il marchio:

MOZZARELLA GOURMET

in relazione a succedanei dei prodotti caseari; formaggi cremosi; formaggi bianchi freschi colati; formaggi cremosi bianchi; formaggi stagionati; formaggio a basso contenuto di grassi; formaggio a pasta dura; formaggio tipo ricotta, poiché include il termine “mozzarella”, noto nell’Unione Europea per indicare un determinato prodotto caseario. Tale termine sarebbe chiaramente ingannevole se utilizzato in relazione ai suddetti prodotti. “Esso infatti trasmette chiare informazioni indicanti che i prodotti designati con tale segno sono un particolare tipo di formaggio fresco a pasta morbida e filamentosa, laddove i prodotti per i quali è stata avanzata obiezione non possono in realtà avere tali caratteristiche.” Le suddette osservazioni intendono fornire solo una panoramica di alcuni dei profili che occorre tenere in considerazione ai fini della scelta del proprio marchio. Tale scelta non può prescindere da valutazioni approfondite che è opportuno operare con la collaborazione di professionisti esperti. Questi ultimi vi potranno guidare nei meandri della legge e del mondo della comunicazione, al fine di realizzare con voi un marchio che rappresenti l’azienda e che non esponga il fianco a possibili obiezioni da parte di terzi o degli Uffici competenti.