MARCHI E BREVETTI
IL MARCHIO Quali aspetti considerare nella scelta?
I
l marchio, oltre a rappresentare un impor-
Sebbene in tali casi non esistano regole fer-
tante asset aziendale, veicola molteplici
ree per determinare se sussista o meno un
messaggi e informazioni, come gli stan-
rischio di confusione, la giurisprudenza ha
dard qualitativi e le caratteristiche del pro-
definito alcuni criteri di massima, basando
dotto o del servizio, i valori e gli obiettivi
la valutazione sulla comparazione visiva,
dell’azienda.
fonetica e concettuale dei marchi e sulla
Il marchio, quindi, non è solo un indicatore
comparazione dei prodotti e dei servizi, te-
dell’origine commerciale del prodotto che
nendo conto, tra gli altri, della natura e della
contraddistingue, ma è anche uno stru-
destinazione dei prodotti e dei servizi, dei
mento di comunicazione.
canali di distribuzione, dei punti vendita, dei
Affinché il consumatore percepisca chiara-
produttori, dei metodi di uso, della concor-
mente i messaggi trasmessi, è opportuno studiare appropriate strategie di marketing e dirigere risorse e sforzi nella ricerca, pro-
Laura Salustri Partner - Trademark Attorney
Ad esempio l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (= EUIPO) ha
gettazione e sviluppo del proprio marchio,
ritenuto confondibili i seguenti marchi per
nonché nella tutela dello stesso.
formaggi, yogurt, tzatziki, smetana [panna
In tale ottica è importante coinvolgere i pro-
acida], skyr, ryazhenka [latte fermentato
fessionisti del marketing e i consulenti in
cotto al forno]:
Proprietà Industriale, realizzando sinergie,
L’Ufficio ha affermato quanto segue: “(…)
condividendo idee e valutando possibili op-
Formaggi sono identicamente contenuti in
zioni, che rispondano alle esigenze dell’a-
entrambe le liste di prodotti. I restanti prodotti del marchio impugnato, ossia formaggi a
zienda e agli interessi commerciali, senza
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renzialità e complementarietà.
trascurare il quadro normativo.
mili altrui, per prodotti identici od affini.
pasta molle stagionati; (….) sono tutti prodot-
A tal ultimo fine si renderà tra l’altro neces-
L’obiettivo è di evitare che si crei confusio-
ti caseari (o loro derivati) così come i formag-
sario verificare se il marchio prescelto pos-
ne nel mercato, inducendo erroneamente il
gi dell’opponente. Anche se non si può
sieda i requisiti stabiliti dalla legge ai fini
consumatore a credere che i prodotti e ser-
escludere che alcuni dei prodotti impugnati
della registrazione (e per certi aspetti anche
vizi contraddistinti dal proprio marchio pro-
coincidano in numerosi criteri pertinenti quali
dell’uso di esso), ossia la novità, la distinti-
vengano da altre aziende titolari di marchi
la loro natura, lo scopo, il metodo d’uso, che
vità e la liceità.
od altri segni uguali o simili.
siano complementari, in competizione o che
Naturalmente quando i marchi sono identici e
siano addirittura identici, tali prodotti appar-
contraddistinguono prodotti o servizi uguali, il ri-
tengono chiaramente a un settore omogeneo
NOVITÀ
schio di confusione è facilmente riscontrabile.
nel mercato. Inoltre essi sono quanto meno
Un marchio è nuovo se non è anticipato da
L’esercizio diventa più complesso quando i
prodotti dalle stesse imprese, sono destinati
marchi o da altri segni (ad esempio denomi-
marchi sono simili e designano prodotti
al medesimo utilizzatore finale e sono vendu-
nazioni sociali, nomi a dominio) uguali o si-
uguali o simili.
ti attraverso gli stessi canali di distribuzione.
Aprile/2021
